Fiducie Sadhu Singh Hamdard c. Navsun Holdings Ltd.

Fiducie Sadhu Singh Hamdard c. Navsun Holdings Ltd.
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2021-06-11
Référence neutre
2021 CF 602
Numéro de dossier
T-1127-10
Contenu de la décision
Date : 20210611
Dossier : T‑1127-10
Référence : 2021 CF 602
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 11 juin 2021
En présence de madame la juge Fuhrer
ENTRE :
FIDUCIE SADHU SINGH HAMDARD
demanderesse
et
NAVSUN HOLDINGS LTD. ET 6178235 CANADA INC.
défenderesses
JUGEMENT ET MOTIFS MODIFIÉS
I. Aperçu
[1] La présente affaire porte sur le mot pendjabi « AJIT », qui signifie « invincible » ou « indomptable », et le droit à l’emploi de ce mot au Canada en liaison avec des journaux. Le litige entre les parties dure depuis longtemps, et l’historique des procédures est complexe. Le nouvel examen du jugement sommaire en l’espèce, le deuxième, porte sur les allégations de commercialisation trompeuse, de contrefaçon de marque et de dépréciation de l’achalandage de la demanderesse, y compris toutes les questions de fait et de droit portant sur la responsabilité.
[2] Aux fins du nouvel examen de ces questions, je résumerai d’abord le contexte factuel, puis la nature de la procédure en cause et l’historique des procédures, y compris les conclusions qui demeurent valides. Je résumerai ensuite la preuve des parties et j’exposerai en détail les questions visées par le nouvel examen. Enfin, sur ce fondement, j’effectuerai une analyse qui comprendra une étude attentive des dossiers et des observations présentés par les parties dans le cadre du nouvel examen en l’espèce, ainsi que des principes juridiques applicables.
[3] Pour les motifs qui suivent, je fais droit à la demande de la fiducie Hamdard fondée sur la commercialisation trompeuse, mais seulement en ce qui concerne le logo initial de Navsun (décrit plus loin). Les défenderesses sont tenues envers la fiducie Hamdard à des dommages-intérêts compensatoires de 10 000 $, mais seulement au titre de la période de juillet 2004 à septembre 2009, compte tenu du délai de prescription et des moyens de défense applicables. Enfin, la Cour rejette les allégations de violation formulées par la fiducie Hamdard au titre des articles 19 et 20 ainsi que les allégations de dépréciation de l’achalandage formulées au titre de l’article 22 en ce qui concerne le logo modifié de Navsun (décrit plus loin).
II. Le contexte factuel
A. a) Le Daily Ajit
[4] La demanderesse, la fiducie Sadhu Singh Hamdard [la fiducie Hamdard], publie un journal en pendjabi appelé AJIT, qui est bien connu des Pendjabis en Inde, parmi laquelle il compte de nombreux lecteurs. À partir d’au moins 1968, les mots « THE DAILY AJIT JULLUNDUR » (le mot « AJIT » étant imprimé en caractères gras et dans une police plus grande), et plus tard les mots « Daily Ajit, Jalandhar », apparaissaient en caractères latins sur le cartouche de titre du journal, en plus de la graphie stylisée du mot « AJIT » en caractères pendjabis. Le mot « Daily » semble avoir complètement disparu en 2016, ne laissant que les mots « Ajit, Jalandhar ». Cependant, afin distinguer le journal de la demanderesse et celui des défenderesses, je désignerai le premier par le nom de Daily Ajit.
[5] Le Daily Ajit a été fondé en 1955 par M. Sadhu Singh Hamdard, sous le nom de Ajit Patrika, à Jalandhar, dans l’État du Pendjab, en Inde. En 1955, le nom a été changé à AJIT, tout simplement, et n’a pas changé depuis. M. Hamdard a rempli les fonctions de rédacteur en chef de ce journal de 1955 jusqu’à sa mort en 1984. Voici un exemple du cartouche de titre utilisé en 1968 :
[6] M. Hamdard a créé la fiducie Hamdard en 1977. Il s’agit d’une fiducie caritative publique à laquelle il a fait don de tous les actifs du Daily Ajit, y compris les machines, les presses et les locaux. Il a assuré la présidence de cette fiducie jusqu’à sa mort en 1984. Le Daily Ajit est un quotidien, comme l’indique son nom anglais (daily signifiant quotidien); il propose un contenu typique : nouvelles locales, nationales et internationales, prévisions météorologiques, sports, programmes de télévision, articles de fond, éditoriaux et publicité. En 2002, la fiducie Hamdard a créé un site Web portant le nom de domaine www.ajitjalandhar.com. Le contenu du Daily Ajit est publié sur ce site Web ainsi que sur des applications mobiles.
[7] Le tirage quotidien moyen du Daily Ajit est passé de 23 467 exemplaires en 1975 à 400 126 en 2016 (414 590 la fin de semaine). Le Daily Ajit compte des abonnés au Canada et dans d’autres pays depuis au moins 1968. Il est cependant peu diffusé hors de l’Inde dans sa version imprimée, en raison des problèmes de livraison tardive causés par les grandes distances. On le constate, par exemple, en examinant les chiffres de diffusion au Canada. Au cours de la période de 1990 à 2010, le nombre d’abonnés du Daily Ajit au Canada a atteint un maximum de 43 en 1991, pour s’établir à seulement 7 en 2010, après être descendu jusqu’à 4 en 2003, 2004, 2006 et 2008. De 2002 à 2010 inclusivement, le nombre d’abonnés au Canada était inférieur à 10. On voit donc qu’il se vend peu d’abonnements quotidiens à la version imprimée de ce journal en dehors de l’Inde. Le Daily Ajit a cependant reçu des lettres à la rédaction et des annonces publicitaires du Canada au fil des ans. En outre, depuis le lancement, en décembre 2012 ou à peu près, des applications mobiles de la fiducie Hamdard, qui permettent la lecture gratuite en ligne du contenu de ce journal, le nombre de téléchargements de ces applications pour les systèmes d’exploitation Android et IOS au Canada n’a cessé d’augmenter, jusqu’à dépasser 71 000 en date du 17 août 2017.
[8] Depuis 1984, le cartouche de titre du Daily Ajit porte un logo constitué par le nom AJIT, écrit en caractères pendjabis de couleur rouge dans une graphie stylisée particulière [le logo de la fiducie Hamdard]. La partie la plus inhabituelle du logo de la fiducie Hamdard est le « crochet » qui surmonte la graphie stylisée du mot pendjabi « AJIT » et qui, aplati à son sommet, s’étend à gauche au‑dessus des caractères voisins. La base aplatie du dernier caractère est elle aussi particulière. Ces caractéristiques graphiques composent un dessin original créé par un employé de la fiducie Hamdard en 1984 et ne se retrouvent dans aucune police de caractères pendjabis. Cela dit, le reste de la graphie rappelle une police de grands caractères appelée « Nanak », qui existe depuis 1995. Voici un exemple de ce cartouche de titre, datant de 2004 :
[9] Le logo de la fiducie Hamdard est déposé au Canada depuis le 23 septembre 2015 sous le numéro d’enregistrement de marque de commerce LMC914925, essentiellement en liaison avec des journaux et magazines imprimés et électroniques, ainsi que des services connexes. Cet enregistrement est basé sur l’emploi de la marque de commerce au Canada depuis au moins le 22 août 1984, en liaison avec les produits susmentionnés, et revendique d’autres dates de premier emploi à l’égard des autres produits et services. La couleur n’est pas revendiquée en tant que caractéristique de la marque. Voici le logo de la fiducie Hamdard tel qu’il a été déposé :
[10] La fiducie Hamdard a appris l’existence de l’Ajit Weekly (décrit plus loin) en 1995, lorsque le rédacteur en chef du Daily Ajit de l’époque, M. Barjinder Singh Hamdard, a fait un voyage au Canada.
B. b) L’Ajit Weekly
[11] En 1993, la défenderesse Navsun Holdings Ltd. [Navsun] et ses prédécesseurs, la famille Bains, ont commencé à publier au Canada un hebdomadaire gratuit s’adressant à la population d’origine pendjabie de notre pays et, plus tard, des États‑Unis. Afin de distinguer le journal des défenderesses et celui de la demanderesse, je désignerai le premier par le nom d’Ajit Weekly. L’Ajit Weekly, qui est lui aussi un journal en pendjabi, proposait en outre du contenu en anglais.
[12] L’entreprise familiale a d’abord exercé ses activités sous le nom de The Ajit ou Weekly Ajit. La société Navsun a été constituée en 1997, à l’origine sous le nom d’Ajit Newspaper Advertising, Marketing and Communications Inc., puis sous le nom de Navsun Holdings Ltd. à compter de 2005. Navsun exploite depuis 1998 un site Web portant le nom de domaine www.ajitweekly.com, qui publie une version électronique de l’Ajit Weekly. La défenderesse 6178235 Canada Inc. [617Canada] est l’éditeur actuel de l’Ajit Weekly, sous licence de Navsun depuis janvier 2004. La famille Bains continue de jouer un rôle dans ces activités et entreprises. Sauf indication contraire ou incompatibilité avec le contexte, toute mention de Navsun vaut aussi pour 617Canada.
[13] Le journal Ajit Weekly est distribué chaque semaine en paquets dans des épiceries, supermarchés, restaurants, temples et kiosques à journaux des régions du Grand Toronto et du Grand Vancouver. Les exemplaires sont déposés dans des boîtes portant le dessin-marque AJIT de Navsun (décrit plus loin), à des endroits déterminés en Colombie‑Britannique et à Toronto. En 2014, Navsun imprimait 11 000 exemplaires par semaine chez son imprimeur vancouvérois et 13 000 chez son imprimeur torontois. Le site Web www.ajitweekly.com, où est publiée la version électronique de l’Ajit Weekly, reçoit un nombre mensuel de visites très variable, qui va de 5 500 à 30 000, parfois plus.
[14] Durant de nombreuses années, le cartouche de titre de Navsun s’est présenté sous la forme reproduite ci-dessous, où l’on distingue le mot « AJIT » en caractères pendjabis (dont la graphie imite pour l’essentiel le logo de la fiducie Hamdard illustré ci-dessus au paragraphe 8), les mots « The Ajit (Weekly Newspaper) » en dessous et, sous ces mots, un dessin représentant le Khanda, symbole du sikhisme, entre deux drapeaux canadiens :
[15] La couleur de la une et du mot « AJIT » en caractères pendjabis variait chaque semaine. En 2000, Navsun a décidé d’imprimer ce mot en magenta et de remplacer les mots « The Ajit (Weekly Newspaper) » par le nom de domaine www.ajitweekly.com. Voici un exemple du cartouche de titre de l’Ajit Weekly tel qu’il se présentait en janvier 2000 :
[16] Le 3 mars 2005, Navsun a enregistré au Canada le dessin-marque reproduit ci‑dessous [le logo initial de Navsun] sous le numéro d’enregistrement LMC634203, essentiellement en liaison avec des journaux et magazines imprimés et électroniques, ainsi que des services connexes en ligne, sur la base de l’emploi de la marque au Canada depuis au moins le 15 octobre 1993. Le logo initial de Navsun se composait du logo de la fiducie Hamdard et de la mention « AJIT WEEKLY » en dessous. Comme les versions antérieures du logo initial de Navsun illustrées ci-dessus contenaient le même élément graphique et, en dessous, les mots « AJIT WEEKLY » sous une forme ou une autre, la mention du logo initial de Navsun vaudra aussi pour ces versions antérieures. En 2010, la fiducie Hamdard a introduit une procédure de radiation de l’enregistrement portant le numéro LMC634203, qui est devenue théorique lorsque Navsun a annulé l’enregistrement en question.
[17] Depuis septembre 2009, Navsun emploie, au lieu de son logo initial, le dessin-marque suivant [le logo modifié de Navsun], où la graphie stylisée du mot « AJIT » en caractères pendjabis apparaît normalement en vert :
[18] Navsun a adopté la marque décrite au paragraphe précédent par suite d’un accord de règlement partiel signé par les parties le 15 septembre 2009, que j’examinerai ci-dessous.
III. La nature de la procédure et les antécédents procéduraux
[19] De nombreuses instances ont opposé les parties au Canada, aux États‑Unis et ailleurs. Je récapitule sommairement ci‑dessous les instances pertinentes plaidées aux États‑Unis et au Canada.
A. (1) États‑Unis d’Amérique
[20] Le 12 août 2004, la fiducie Hamdard a intenté devant la Cour de district des États‑Unis pour le district Est de New York [la Cour de district] une action contre Navsun et M. Darshan Singh, alias M. Darshan Singh Bains, alors administrateur de Navsun et rédacteur en chef de l’Ajit Weekly, mais aujourd’hui décédé. La fiducie Hamdard reprochait aux défendeurs de contrefaire sa marque de commerce et de violer son droit d’auteur. La Cour de district a rendu un jugement sommaire favorable aux défendeurs – confirmé par la Cour d’appel des États‑Unis du Deuxième Circuit –, sauf à l’égard de l’allégation de violation du droit d’auteur.
[21] Le 15 septembre 2009, les parties ont signé un accord en règlement de leur différend sur le droit d’auteur [l’accord de règlement partiel], par lequel les défendeurs se sont engagés à ne pas contester, dans aucun ressort, le fait que la fiducie Hamdard détient un droit d’auteur valide sur le logo de la fiducie Hamdard (désigné comme le [traduction] « logo du Daily Ajit » dans l’accord de règlement partiel) et que ce logo, mais non le mot « AJIT », remplit les conditions nécessaires pour être protégé par le droit d’auteur.
[22] L’accord de règlement partiel a aussi octroyé aux défendeurs une licence limitée leur permettant d’employer le logo de la fiducie Hamdard et le logo alors essentiellement identique de Navsun jusqu’au 31 décembre 2009. Navsun s’est engagée à utiliser, à partir du 1er janvier 2010, un logo [traduction] « nettement distinct ». Les parties ont convenu que la graphie stylisée différente du mot « AJIT », reproduite ci‑dessus en vert dans le logo modifié de Navsun, était [traduction] « nettement distincte ». Les parties ont également convenu de ce qui suit : i) la licence limitée ne porterait pas atteinte aux droits de marque et autres droits respectivement revendiqués par elles dans quelque ressort que ce soit; et ii) elles pourraient faire valoir l’accord de règlement partiel comme défense entière et complète dans d’autres instances. Sur consentement de toutes les parties, la Cour de district a intégré l’accord de règlement partiel dans une ordonnance en date du 1er octobre 2009.
B. (2) Canada
[23] La fiducie Hamdard a intenté la présente action le 15 juillet 2010, à l’origine contre Navsun, 617Canada et Master Web Inc., imprimeur et diffuseur de l’Ajit Weekly au Canada. Elle s’en est désistée à l’égard de Master Web en 2015.
[24] La fiducie Hamdard affirme en résumé dans sa déclaration trois fois modifiée que les défenderesses :
- par leur emploi du logo initial et du logo modifié de Navsun, ont appelé et continuent d’appeler l’attention du public sur leurs produits, leurs services ou leur entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre leurs produits, leurs services ou leur entreprise et ceux de la fiducie Hamdard, en violation de l’alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13;
- ont contrefait le logo et la marque de commerce AJIT de la fiducie Hamdard, par application de l’article 20 de la Loi sur les marques de commerce;
- par leur emploi du mot « AJIT » et du logo initial de Navsun, ont contrefait le logo et la marque de commerce AJIT de la fiducie Hamdard, en violation de l’article 19 de la Loi sur les marques de commerce;
- par leur emploi du logo modifié de Navsun, ont diminué la valeur de l’achalandage attaché au logo de la fiducie Hamdard et à la marque de commerce AJIT;
- ont violé le droit d’auteur sur le logo de la fiducie Hamdard.
[25] Dans leur deuxième défense et demande reconventionnelle modifiée, les défenderesses contestent les allégations de la fiducie Hamdard. Elles font valoir que plusieurs des revendications afférentes à l’enregistrement du logo de la fiducie Hamdard sous le numéro LMC914925, notamment la date revendiquée de premier emploi au Canada (soit le 22 août 1984), sont fausses en ce qui concerne les publications électroniques et les services en ligne connexes. Les défenderesses sollicitent donc en demande reconventionnelle un jugement déclaratoire portant que l’enregistrement numéro LMC914925 est nul ab initio et devrait être radié du registre des marques de commerce. (Dans leur demande reconventionnelle, les défenderesses reprochaient aussi à la fiducie Hamdard d’avoir fait des déclarations fausses et trompeuses tendant à discréditer l’entreprise, les produits ou les services d’un concurrent, en violation de l’alinéa 7a) de la Loi sur les marques de commerce. La Cour fédérale a toutefois rejeté cette demande reconventionnelle en 2014, rejet confirmé en appel comme on le verra ci-dessous, de sorte qu’elle se trouve maintenant entièrement exclue de l’instance.) Les défenderesses avancent également que la fiducie Hamdard ne peut faire valoir ses allégations de violation du droit d’auteur et de diminution de la valeur de l’achalandage – allégations qu’elles contestent – à l’égard d’une période antérieure à la date d’enregistrement de son logo (le 23 septembre 2015). En outre, les défenderesses invoquent le retard indu, l’inertie et l’acquiescement.
[26] Dans sa réponse modifiée à la deuxième défense et demande reconventionnelle modifiée, la fiducie Hamdard soutient que l’enregistrement numéro LMC914925 s’applique aussi bien à son logo AJIT qu’à sa marque de commerce AJIT. En outre, cet enregistrement ne contient aucune fausse déclaration et est conforme aux exigences de la Loi sur les marques de commerce. Qui plus est, les défenderesses étaient au courant de la demande d’enregistrement en question et ne s’y sont pas opposé.
[27] La demanderesse a demandé à la Cour, par voie de requête, de rendre un jugement sommaire, d’ordonner la tenue d’un procès sommaire ou d’ordonner que sa déclaration soit traitée comme un avis de demande, conformément à l’article 300 des Règles des Cours fédérales, et que la demande soit instruite et tranchée sur la base de la preuve déposée. Les défenderesses ont pour leur part introduit une requête incidente en jugement sommaire ou en procès sommaire, à instruire le même jour que la requête de la demanderesse. Ces requêtes ont donné lieu à la première de multiples décisions des Cours fédérales dans la présente affaire.
(1) a) 2014 CF 1139 [Hamdard CF 2014]
[28] Après avoir noté que l’affaire était complexe, la juge McVeigh a conclu qu’elle pouvait être tranchée par voie de procès sommaire, sur la base des affidavits déposés par les deux parties et des contre-interrogatoires y afférents. Cette conclusion n’a pas été remise en cause dans les décisions successives, de sorte que je me vois ici saisie du deuxième réexamen des requêtes en procès sommaire des parties. La juge McVeigh a rejeté la demande de la fiducie Hamdard et la demande reconventionnelle des défenderesses et n’a adjugé aucuns dépens.
(2) b) 2016 CAF 69 (Hamdard CAF 2016)
[29] Saisie de l’appel interjeté contre la décision Hamdard CF 2014, la Cour d’appel fédérale a renvoyé l’affaire à la Cour fédérale pour nouvel examen de la demande de la fiducie Hamdard, mais a confirmé les dispositions du jugement de première instance portant rejet des allégations de la demanderesse contre Master Web et de la demande reconventionnelle des défenderesses touchant la violation de l’alinéa 7a) de la Loi sur les marques de commerce. La juge Gleason a fondé cette décision sur un certain nombre de conclusions qu’il convient de noter.
[30] Premièrement, étant donné que la Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, c C‑42, prévoit un délai de prescription de trois ans, la fiducie Hamdard ne peut faire valoir la violation de son droit d’auteur qu’à l’égard d’actes remontant tout au plus au 15 juillet 2007 (soit trois ans avant la date du dépôt de sa déclaration, qui est le 15 juillet 2010) : Hamdard CAF 2014, au para 10. Deuxièmement, les marques des deux parties comprennent une graphie stylisée du mot « AJIT », qui constitue aussi un prénom répandu chez les Pendjabis. Les marques de commerce en litige « ne se résument donc pas simplement au mot “Ajit”, mais plutôt au mot et à l’écriture stylisée de celui‑ci, que les deux journaux utilisent comme logo » : Hamdard CAF 2016, au para 28. Troisièmement, « la présence du préjudice requis pour présenter une demande fondée sur la commercialisation trompeuse peut être établie au moyen d’une preuve de la perte de contrôle sur la réputation, l’image ou l’achalandage » : Hamdard CAF 2016, au para 31 (citant Cheung c Target Event Production Ltd., 2010 CAF 255 aux para 24, 27-28; Orkin Exterminating Co Inc v Pestco Co. of Canada Ltd et al, 1985 CanLII 157 (CA Ont) [Orkin], [1985] OJ No 2536, 1985 CarswellOnt 144 aux para 48-49, 75).
(3) c) 2018 CF 1039 [Hamdard CF 2018]
[31] Chargé du nouvel examen de la présente affaire, le juge Fothergill a intégré à ses motifs le résumé de la preuve présenté par la juge McVeigh, pour ensuite résumer lui-même la preuve déposée ultérieurement par les parties : Hamdard CF 2018, aux para 25-27. Sur le fond, le juge Fothergill a conclu que la fiducie Hamdard avait établi le bien-fondé de ses allégations de commercialisation trompeuse, mais seulement en ce qui concerne le logo initial de Navsun (et non en ce qui concerne le logo modifié de Navsun ou le nom de domaine www.ajitweekly.com), et il ne lui a accordé que des dommages-intérêts symboliques de 5 000 $ (puisqu’il n’y avait aucune preuve de conséquences sur son entreprise).
[32] Le juge Fothergill a aussi conclu que le logo initial de Navsun violait le droit d’auteur de la fiducie Hamdard. Celle‑ci pouvait donc toucher des dommages‑intérêts, mais seulement au titre de la période commençant en juillet 2007 (soit trois ans avant l’introduction de l’action en juillet 2010, compte tenu de la prescription de trois ans constatée par la juge Gleason dans l’arrêt Hamdard CAF 2014) et se terminant en septembre 2009 (c’est‑à‑dire avec la signature de l’accord de règlement partiel). La fiducie Hamdard a ainsi obtenu des dommages-intérêts symboliques de 5 000 $ pour violation du droit d’auteur. Pour le reste, le juge Fothergill a conclu que la fiducie Hamdard ne s’était pas acquittée du fardeau qu’il lui incombait d’établir la commercialisation trompeuse, la contrefaçon de marque de commerce, la diminution de la valeur de l’achalandage et la violation du droit d’auteur relativement au logo modifié de Navsun.
[33] Pour ce qui est de la deuxième défense et demande reconventionnelle modifiée des défenderesses, déposée avant le nouvel examen dont il était saisi, le juge Fothergill a conclu que, s’il était vrai que les défenderesses avaient obtenu l’autorisation de déposer une défense modifiée, cela ne pouvait avoir pour effet de redonner vie à la demande reconventionnelle, étant donné le rejet antérieur de celle‑ci.
(4) d) 2019 CAF 295 [Hamdard CAF 2019]
[34] Saisie de l’appel interjeté contre la décision Hamdard CF 2018, la Cour d’appel fédérale, en résumé :
a accueilli en partie l’appel incident de Navsun et de 617Canada en ce qui concerne l’examen ou le nouvel examen de la responsabilité pour commercialisation trompeuse pour la période de juillet 2007 à septembre 2009 relativement au logo de la fiducie Hamdard;
a modifié l’adjudication des dommages-intérêts, de sorte que Navsun était tenue envers la fiducie Hamdard à des dommages-intérêts de 5 000 $ pour violation du droit d’auteur de juillet 2007 à septembre 2009 (relativement au logo initial de Navsun);
a accueilli l’appel de la fiducie Hamdard concernant le rejet des allégations formulées par elle au titre de l’alinéa 7b) et des paragraphes 19, 20 et 22 de la Loi sur les marques de commerce, et a renvoyé l’affaire à la Cour fédérale pour nouvel examen de l’ensemble des questions de fait et de droit portant sur la responsabilité aux termes de ces dispositions.
[35] Dans le cours du raisonnement qui l’a amené à cette décision, le juge Laskin a formulé plusieurs conclusions qu’il convient de noter et qui ont une incidence sur les questions non réglées et sur mon analyse. Premièrement, pour autant qu’il effectue sa propre analyse, rien n’empêche le juge du procès sommaire d’adopter les résumés de la preuve ou certains passages des motifs établis à la suite des procès sommaires antérieurs : Hamdard CAF 2019, au para 16. Deuxièmement, la question pertinente à se poser dans l’examen d’une allégation de violation fondée sur l’article 19 de la Loi sur les marques de commerce est de savoir si les marques de commerce en question sont identiques, c’est‑à‑dire les mêmes, et non pas simplement si elles se ressemblent : Hamdard CAF 2019, aux para 20, 22.
[36] Troisièmement, l’examen d’une allégation de violation fondée sur l’article 20 de la Loi sur les marques de commerce exige la prise en considération de tous les facteurs énumérés au paragraphe 6(5), même lorsque les marques de commerce en question présentent un degré appréciable de ressemblance : Hamdard CAF 2019, aux para 25, 28. Quatrièmement, le critère applicable à l’examen de la dépréciation de l’achalandage aux termes de l’article 22 de la Loi sur les marques de commerce est le critère à quatre volets formulé au paragraphe 46 de l’arrêt Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23 [Veuve Clicquot] : Hamdard CAF 2019, au para 34.
[37] Cinquièmement, pour pouvoir invoquer la commercialisation trompeuse au titre de l’alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce, le demandeur doit d’abord prouver qu’il possédait « une marque de commerce valide opposable, déposée ou non, au moment où le défendeur a commencé à attirer l’attention du public sur ses propres produits et services », ce qui exige l’examen de la question de savoir si le demandeur a prouvé l’emploi de sa marque de commerce pour distinguer ses produits ou services de ceux d’autres personnes : Hamdard CAF 2019, au para 39.
[38] Sixièmement, il était permis à la Cour fédérale de prendre en considération les facteurs énumérés au paragraphe 54 de l’arrêt Veuve Clicquot (qui s’appliquent à l’évaluation de l’achalandage dans le contexte de l’article 22) aux fins de l’analyse qui l’a amenée à constater l’existence de l’achalandage nécessaire pour étayer une allégation fondée sur l’alinéa 7b) : Hamdard CAF 2019, aux para 47-50. Septièmement, la Cour fédérale n’a pas commis d’erreur manifeste et dominante en concluant que « Navsun n’a pas donné d’explications crédibles quant à sa décision d’utiliser le mot “Ajit” dans le nom de son journal Ajit Weekly qu’elle a lancé en 1993 » : Hamdard CAF 2019, au para 52. Huitièmement, la Cour fédérale a eu raison de conclure qu’elle n’était plus saisie de la demande reconventionnelle des défenderesses et de refuser de l’examiner : Hamdard CAF 2019, aux para 55-56.
(5) e) La marque nominale AJIT
[39] Les parties se sont affrontées non seulement dans les actions judiciaires décrites ci-dessus, mais aussi dans des procédures portées devant la Commission des oppositions des marques de commerce. L’une de ces procédures mérite ici notre attention, entre autres parce que les parties y ont fait référence dans les actes de procédure et les observations qu’elles m’ont présentés. En outre, j’estime que cette procédure se rapporte à la conclusion formulée par la juge Gleason au paragraphe 28 de l’arrêt Hamdard CAF 2014, selon laquelle les marques de commerce en litige ne se réduisent pas au mot « AJIT », mais se composent plutôt de ce mot et de sa graphie stylisée que les deux journaux utilisent comme logo. Je conclus que ce qui est en question dans le deuxième réexamen en l’espèce, au moins à compter du 28 décembre 2012, est la graphie stylisée du mot « AJIT » employée par les parties.
[40] En 2010, la fiducie Hamdard a demandé l’enregistrement de la marque nominale AJIT en liaison avec des publications et journaux imprimés (demande no 1487122 modifiée). Navsun s’y étant opposé, le registraire des marques de commerce a rejeté la demande d’enregistrement sur le fondement du caractère non distinctif. La date pertinente déterminée par le registraire pour l’évaluation du caractère distinctif de la marque AJIT dont la fiducie Hamdard demandait l’enregistrement était la date de production de la déclaration d’opposition, soit le 28 décembre 2012. Le registraire a conclu que la marque AJIT de Navsun était suffisamment connue à cette date pour annuler le caractère distinctif de la marque nominale AJIT de la fiducie Hamdard, citant le paragraphe 34 de la décision Bojangles’ International, LLC c Bojangles Café Ltd, 2006 CF 657 [Bojangles]. En conséquence, le registraire a rejeté la demande d’enregistrement : Navsun Holdings Ltd c Sadhu Singh Hamdard Trust, 2015 COMC 214 [Navsun COMC 2015] au para 41. Les recours exercés par la fiducie Hamdard devant la Cour fédérale (2018 CF 42) et la Cour d’appel fédérale (2019 CAF 10) ont été rejetés, de même que sa demande d’autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada.
IV. Les questions visées par le nouvel examen en l’espèce
[41] Avant de définir les questions visées par le nouvel examen, je note que les points suivants ne sont plus en litige, compte tenu des antécédents procéduraux exposés ci-dessus :
- l’instruction de la présente affaire par procès sommaire, sur la base des affidavits déposés par les parties et des contre-interrogatoires y afférents;
- l’adoption des résumés des affidavits et des contre-interrogatoires énoncés dans les décisions Hamdard CF 2014 et Hamdard CF 2018, ainsi que l’adoption de certains passages des motifs de ces décisions : Hamdard CAF 2019, au para 16;
- la violation du droit d’auteur en ce qui concerne le logo initial de Navsun : Hamdard CF 2018, au para 79; et les dommages-intérêts symboliques de 5 000 $ sanctionnant cette violation : Hamdard CAF 2019, au para 63;
- la violation du droit d’auteur en ce qui concerne le logo modifié de Navsun (la fiducie Hamdard n’a pas fait valoir cette allégation devant la Cour fédérale lors du nouvel examen antérieur, en raison de l’accord de règlement partiel) : Hamdard CAF 2019, au para 11, et Hamdard CF 2018, au para 76;
- le fait que le nom de domaine ajitweekly.com de Navsun ne ressemble pas au logo de la fiducie Hamdard au point de créer de la confusion : Hamdard CAF 2019, au para 32;
- l’existence d’un achalandage dans le contexte de l’allégation de la fiducie Hamdard fondée sur l’alinéa 7b) : Hamdard CAF 2019, aux para 47-50;
- le fait que Navsun n’a proposé aucune explication crédible de sa décision d’employer le mot « AJIT » au Canada lorsqu’elle a lancé l’Ajit Weeklyen 1993 : Hamdard CAF 2019, au para 52;
- la demande reconventionnelle des défenderesses : Hamdard CAF 2019, aux para 55-56.
[42] Outre ce qui précède, la demanderesse a convenu lors de la nouvelle audience tenue devant moi que les questions relatives à l’alinéa 7c) de la Loi sur les marques de commerce ne sont pas non plus visées par le nouvel examen. Je note que, de toute manière, la déclaration trois fois modifiée ne contient aucune allégation fondée sur cet alinéa.
[43] Voici donc les questions fondamentales qui restent en litige dans le nouvel examen de la présente affaire dont je suis saisie :
Les défenderesses se sont-elles livrées à une commercialisation trompeuse au sens de l’alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce?
Les défenderesses ont‑elles contrefait le logo de la fiducie Hamdard, en violation de l’article 19 de la Loi sur les marques de commerce?
Les défenderesses ont-elles contrefait le logo de la fiducie, par application de l’article 20 de la Loi sur les marques de commerce?
Les défenderesses ont-elles diminué la valeur de l’achalandage, quel qu’il soit, attaché au logo de la fiducie Hamdard, en violation de l’article 22 de la Loi sur les marques de commerce?
Quelles mesures de réparation, le cas échéant, sont justifiées en l’espèce?
[44] Il faut répondre à la première question par rapport au logo initial et au logo modifié de Navsun, tandis que les deuxième, troisième et quatrième questions doivent être examinées en fonction du logo de la fiducie Hamdard tel qu’il a été déposé sous le numéro d’enregistrement LMC914925 en date du 23 septembre 2015 et du logo modifié de Navsun que cette dernière emploie au Canada depuis septembre 2009.
V. Les dispositions législatives applicables
[45] Voir l’annexe A ci‑dessous.
VI. La preuve des parties
[46] J’adopte ici les résumés de la preuve présentés dans les décisions antérieures, puisque rien ne m’en empêche selon le paragraphe 16 de l’arrêt Hamdard CAF 2019. La liste des affidavits invoqués par les parties figure à l’annexe B et les résumés de ces affidavits et des contre-interrogatoires y afférents, ainsi que des passages pertinents des nouveaux affidavits non antérieurement récapitulés, figurent à l’annexe C.
VII. Analyse
A. A. La commercialisation trompeuse – alinéa 7b)
(1) 1) Les principes généraux
[47] La Loi sur les marques de commerce régit les marques de commerce déposées aussi bien que non déposées. Plus précisément, l’alinéa 7b) vise à la protection des marques de commerce et des noms commerciaux au Canada. « [L]e recours civil prévu à l’al. 7b) protège l’achalandage rattaché aux marques de commerce et a pour objet d’empêcher que l’emploi de marques de commerce sème la confusion chez les consommateurs » : Kirkbi AG c Ritvik Holdings Inc., 2005 CSC 65 [Kirkbi] au para 35. Comme l’a fait observer le juge Laskin, le demandeur est tenu de prouver « qu’il possède une marque de commerce valide opposable, déposée ou non, au moment où le défendeur a commencé à attirer l’attention du public sur ses propres produits et services » : Hamdard CAF 2019, au para 39. Mis à part le remplacement du terme « marchandises » par « produits » et l’abrogation formelle de son alinéa e), l’article 7 est à l’heure actuelle essentiellement identique à ce qu’il était au moment où la demanderesse a introduit la présente action en 2010, même si l’on tient compte des modifications récentes de la Loi sur les marques de commerce qui sont entrées en vigueur en juin 2019.
[48] Pour obtenir gain de cause dans une action en commercialisation trompeuse, le demandeur doit établir trois éléments : l’existence d’un achalandage, le fait que le public a été induit en erreur par une fausse déclaration, et le préjudice réel ou possible pour le demandeur. Un exposé détaillé de ces éléments figure dans l’arrêt Ciba-Geigy Canada Ltd. c Apotex Inc., 1992 CanLII 33 (CSC), [1992] 3 RCS 120 [Ciba-Geigy] à la page 132, citant Reckitt & Colman Products Ltd. c Borden Inc., [1990] 1 All ER 873 à la page 880. En résumé, le demandeur doit établir plus précisément :
1) qu’un achalandage ou une réputation est attaché, dans l’esprit du public consommateur, aux produits ou services que fournit le demandeur, en raison de l’association de ceux‑ci avec la présentation, par exemple la marque, qui les identifie et que le public reconnaît comme distinctive quant à ces produits ou services;
2) que le défendeur (intentionnellement ou non) a fait une fausse déclaration au public, qui amène ou amènera vraisemblablement le public à croire que ses produits ou services sont ceux du demandeur;
3) que le demandeur a subi ou subira vraisemblablement un préjudice par suite de la croyance erronée attribuable à la fausse déclaration faite par le défendeur touchant la source des produits ou services.
[49] À mon avis, il découle du premier élément ci‑dessus que le demandeur doit d’abord établir qu’il a employé sa marque de commerce pour distinguer ses produits et services de ceux d’autres personnes, de sorte qu’il possédait une marque de commerce valide et opposable, déposée ou non, au moment où le défendeur a commencé à attirer l’attention du public sur ses propres produits et services : Hamdard CAF 2019, au para 39, citant Nissan Canada Inc. c BMW Canada Inc., 2007 CAF 255 aux para 15-18. Le demandeur qui ne remplit pas cette condition préliminaire ne peut empêcher d’autres personnes d’employer la marque ou le nom commercial en question : Brewster Transport Co. c Rocky Mountain Tours & Transport Co., 1930 CanLII 36 (CSC), [1931] SCR 336 aux p 339-340.
[50] Le caractère distinctif d’une marque de commerce se définit par son aptitude « à indiquer, de façon distinctive, la source d’un produit, d’un procédé ou d’un service, afin qu’idéalement les consommateurs sachent ce qu’ils achètent et en connaissent la provenance » : Kirkbi, au para 39. Pour paraphraser le paragraphe 2 de l’arrêt Mattel, Inc. c 3894207 Canada Inc., 2006 CSC 22 [Mattel], [2006] 1 RCS 772, alors que son rôle traditionnel était de créer dans l’esprit de l’acheteur éventuel un lien entre le produit et le producteur, la marque de commerce représente aujourd’hui non seulement une garantie d’origine, mais aussi un gage pour le consommateur que la qualité sera celle qu’il en est venu à associer à cette marque.
[51] L’examen de la question de savoir si le public a été induit en erreur par la fausse déclaration alléguée du défendeur exige que la Cour prenne en considération la probabilité de confusion au sens de l’article 6 de la Loi sur les marques de commerce : Hamdard CAF 2019, au para 53. Comme l’a fait observer la Cour d’appel fédérale plus récemment, « [l]’arrêt Masterpiece de la Cour suprême indique clairement que tous les facteurs énoncés à l’alinéa 6(5) et les circonstances doivent être examinés et mis en balance, à moins que les marques ne se ressemblent pas » : Loblaws Inc. c Columbia Insurance Company, 2021 CAF 29 au para 11, citant Masterpiece Inc. c Alavida Lifestyles Inc., 2011 CSC 27 [Masterpiece] au para 49. Le critère applicable à la question de la confusion peut être résumé ainsi : « [l]e critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l’esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue [de la marque] alors qu’il n’a qu’un vague souvenir des marques de commerce [antérieures] et qu’il ne s’arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques » : Veuve Clicquot, au para 20.
[52] Gardant ces principes à l’esprit, je conclus, pour les motifs exposés ci‑dessous, que la fiducie Hamdard a établi que les défenderesses se sont livrées à une commercialisation trompeuse en ce qui concerne le logo initial de Navsun, mais non le logo modifié de celle‑ci.
(2) (2) Le logo initial de Navsun
(a) a) Le caractère distinctif en tant que condition préliminaire
[53] Pour analyser la question de la commercialisation trompeuse, il faut en premier lieu se demander si la fiducie Hamdard jouissait d’un droit protégeable au Canada en 1993 lorsque les prédécesseurs de Navsun ont lancé l’Ajit Weekly et ainsi commencé à appeler l’attention du public sur leur hebdomadaire, au sens de l’alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce. Je conclus qu’elle jouissait d’un tel droit, compte tenu des trois éléments du critère pour établir le caractère distinctif, tel qu’il a été décrit par le juge Noël : la marque doit être associée à un produit; le propriétaire doit utiliser ce lien entre la marque et le produit; et le lien en question doit permettre au propriétaire de la marque de distinguer son produit de ceux des autres : Bojangles, au para 70, citant Havana House Cigar and Tobacco Merchants Ltd. c Skyway Cigar Store (1998), 1998 CanLII 7773 (CF), 147 FTR 54, [1998] ACF no 678 (CF), inf pour d’autres motifs par (1999), 251 NR 215, [1999] ACF no 1749 (CAF). En 1993, le logo de la fiducie Hamdard était associé à un journal en pendjabi; la fiducie Hamdard utilisait ce lien pour vendre le Daily Ajit, et ce lien permettait à la fiducie de distinguer son journal, le Daily Ajit, des journaux publiés par d’autres éditeurs.
[54] Contrairement à l’argument de Navsun, le mot « AJIT », qu’il soit écrit en caractères pendjabis ou latins, me paraît posséder un caractère distinctif inhérent en liaison avec des journaux et des produits et services connexes. Considéré par rapport à ces produits et services, il n’a pas de signification en soi, de sorte qu’il peut servir d’indication de source, si largement employé qu’il puisse être comme prénom ou comme nom d’entreprise dans d’autres secteurs ou branches d’activité. Cela dit, l’usage très répandu du mot « AJIT » comme prénom et comme nom d’entreprise peut influer sur sa force comme marque de commerce.
[55] Il est vrai que le registraire a accueilli l’opposition de Navsun à la demande d’enregi