Remo Imports Ltd. c. Jaguar Canada Ltd.

Remo Imports Ltd. c. Jaguar Canada Ltd.
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2006-01-16
Référence neutre
2006 CF 21
Numéro de dossier
T-1473-91
Contenu de la décision
Date : 20060116
Dossier : T-1473-91
Référence: 2006 CF 21
Ottawa (Ontario), le 16 janvier 2006
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE
ENTRE :
REMO IMPORTS LTD
demanderesse/
défenderesse reconventionnelle
et
JAGUAR CARS LIMITED et FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED/FORD DU CANADA LIMITÉE
exploitant une entreprise sous la raison sociale JAGUAR CANADA
défenderesses/
demanderesses reconventionnelles
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
APERÇU
[1] Après 14 ans de préparation de l'instruction par les parties et huit semaines d'instruction réparties sur une année, après le dépôt de plus de 6 000 pièces, de 200 classeurs, de douzaines de brochures et de dizaines d'échantillons d'accessoires comme des valises, des porte-documents, des sacs à dos, des chaînettes porte-clés, des pochettes de documents pour voiture, des chaînettes pour porte-clés et des automobiles jouets, l'analyse de la preuve a été rendue possible grâce à l'assistance de Mme Sylvie Baillargeon et de M. Alain Dernek, deux greffiers de la Cour fédérale. Ce sont ces deux personnes qui ont catalogué et organisé la documentation, avec l'aide de deux personnes très compétentes qui ont exercé les fonctions d'archivistes des conseillers juridiques respectifs des deux parties, Mme Bettina Murphy et M. Tyson Neil. Mme Mireille Legault, qui a mis en forme la version papier du présent jugement et assuré l'inclusion et la citation des notes de fin de document, mérite également une mention spéciale.
En outre, en raison du dépôt par les parties d'observations finales représentant quatre et huit classeurs respectivement, soit douze autres classeurs (dont six concernant la doctrine et la jurisprudence), j'ai demandé aux parties de déposer, dans un délai d'une semaine, un résumé de leurs observations finales sous la forme d'un mémoire d'au plus 90 pages sur les points qu'elles jugeaient essentiels pour leur position. Les parties se sont exécutées de bon gré.
Emerson a dit que l'essentiel se trouve dans la simplicité.
Le fondement même de cette affaire en marques de commerce comporte une question : qui a droit à quoi, quand et pourquoi ?
(1) qui - quelle entreprise?
(2) quoi -- pour quelle marque de commerce ?
(3) quand -- pour quelle période et depuis quand ?
(4) pourquoi -- quels produits ?
TABLE DES MATIÈRES
APERÇU.. 1
TABLE DES MATIÈRES. 3
INTRODUCTION.. 5
DEMANDE ET DEMANDE RECONVENTIONNELLE.. 7
structure de la décision.. 8
CONTEXTE FACTUEL.. 9
Les témoins des faits. 9
Les témoins de Remo. 9
Les témoins de Jaguar Cars. 16
Les témoins experts. 20
Les experts de Jaguar 20
Les experts de Remo. 24
FIABILITÉ ET VALIDITÉ DES sondages. 25
Le sondage de 1998 sur la notoriété de Jaguar Cars. 26
Le sondage de 1998 sur les mallettes de Jaguar 31
Le sondage de 2004 sur les bagages/sacs à dos/portefeuilles/porte-clés de Jaguar 31
Le sondage de 2004 sur la publicité de produits Jaguar 33
Rapport de M. Mitch Bergesen (données du BAV; preuve relative au marketing; analyse de régression) 40
Le rapport de M. Moorthy. 47
Le sondage de Landor 56
ConclusionS de la COUR concernant LA PREUVE PAR sondage.. 57
FAITS DÉTAILLÉS. 58
Les ventes de Jaguar Cars depuis 1936. 58
Les voitures Jaguar sont considérées comme des véhicules de luxe. 58
Les voitures JAGUAR étaient célèbres en 1980 et en 1991, et elles le sont toujours. 60
Les faits convenus. 60
activités de promotion à l'échelle mondiale.. 61
Promotion AU Canada.. 61
La preuve de la réputation.. 64
Jaguar Cars a des activités LIÉES À des accessoires personnels, y compris des articles de bagage, depuis au moins les années 50. 66
Jaguar Cars a étendu sa gamme D'ACCESSOIRES au début des années 80. 67
Au début des années 80 et par la suite, l'extension de la marque de Jaguar Cars à une plus vaste gamme d'accessoires personnels, dont des articles de bagage, était une évolution naturelle, et l'association faite entre ces accessoires et la célèbre marque de voitures Jaguar avait une valeur commerciale auprès des consommateurs. 70
L'emploi d'articles de bagage par d'autres constructeurs d'automobiles. 70
Les faits reconnus par Remo. 71
L'enregistrement de certains accessoires personnels de Jaguar Cars. 72
DEPUIS 1973, Remo vend des accessoires personnels au Canada sous les marques de commerce remo, beau sac et sacsibo.. 72
Remo a adopté la marque de commerce JAGUAR en 1980, affirmant qu'elle ignorait alors l'existence de la marque de Jaguar Cars. 73
Les enregistrements de Remo. 74
Les ventes de Remo. 74
La demande d'extension de Remo. 75
La vaste campagne publicitaire menée par Remo en 1999. 75
Parmi les marchandises vendues par Remo, certaines étaient des produits bas de gamme vendus à des chaînes de magasins bas de gamme. 76
DATES IMPORTANTES. 77
QUESTIONS EN LITIGE.. 79
ANALYSE.. 80
La validité de l'enregistrement de la marque de commerce de Remo. 80
La portée de la protection. 81
L'achalandage. 83
L'expansion naturelle de l'achalandage. 83
Les facteurs de liaison entre les automobiles et les articles de bagage. 94
Les facteurs de diminution de la valeur - Généralités. 96
La prise d'un élément d'actif de valeur 98
La perte d'exclusivité (dilution) 100
L'atteinte à la réputation. 102
La possibilité de tromperie. 103
La probabilité de confusion. 107
Les circonstances de l'espèce. 114
Conclusion relative à la confusion. 115
L'absence de caractère distinctif 116
Conclusion concernant le caractère distinctif 121
L'invalidité de l'enregistrement de Remo. 121
La validité des enregistrements de la marque de commerce de Jaguar Cars à l'égard des marchandises faisant l'objet de l'opposition. 122
La diminution de valeur, la contrefaçon et la commercialisation trompeuse de la part de Remo. 124
L'absence de contrefaçon ou de commercialisation trompeuse de la part de Jaguar Cars. 127
Les dépens. 127
CONCLUSION.. 127
JUGEMENT.. 127
notes. 3
INTRODUCTION
[2] « La plupart des décisions concernant des marques célèbres et similaires ont une faible valeur jurisprudentielle. Ces affaires reposent sur des faits particuliers, souvent uniques. Il est rare que deux marques se ressemblent ou se distinguent de la même manière. Il est peu fréquent que deux affaires concernent des entreprises du même type ou des clients du même genre. Par conséquent, les décisions rendues antérieurement peuvent s'avérer intéressantes, mais, en règle générale, elles ne sont guère utiles dans cette sorte de décision. » Le juge Linden, de la Cour d'appel fédérale, dans l'arrêt Pink Panther Beauty Corp c. United Artists Corp. (C.A.), [1998] 3 C.F. 534, [1998] A.C.F. no 441 (QL) à la page 566, paragraphe 39.
[3] Après une réflexion approfondie, ainsi qu'un examen détaillé et minutieux de la preuve, des observations finales et du résumé des observations finales des deux parties, la Cour souscrit à l'essentiel des arguments juridiques des défenderesses. Bien qu'elle disconvienne de l'analyse faite par les témoins experts des défenderesses en ce qui concerne les sondages qu'elles avaient commandés, ce désaccord découle simplement et uniquement de la méthodologie inhérente des sondages, qui a été justifiée par les experts mais avec laquelle la Cour n'est pas d'accord par principe.
[4] L'emploi conscient ou inconscient de la méthode socratique dans n'importe quelle situation mettant en jeu au moins deux groupes d'experts exige l'application de la logique pour comprendre les questions relatives à une certaine discipline ou à une certaine spécialité. Lorsque les parties adverses examinent, pendant l'audience, la logique des réponses fournies par les experts ou la cohérence des définitions ou des explications qui constituent le fondement des conclusions « fondées » des experts, dans l'analyse concluante qui est faite par le tribunal les réponses ne sont pas toutes considérées comme égales ou comme revêtant la même valeur probante. Dans le cours de cette analyse, certains éléments sont acceptés et d'autres, réfutés. Par conséquent, l'application consciente ou inconsciente de la méthode socratique oblige la Cour à faire preuve d'humilité pour éviter l'arbitraire. Cette attitude permet à la Cour d'assurer une recherche constante de l'équité en refusant d'accepter comme définitives les hypothèses invoquées par quelque expert confronté par l'une des parties, et en étudiant plutôt ces hypothèses avec humilité pour les fins de sa propre analyse.
[5] Par conséquent, pour ce qui est des sondages et des expertises, la Cour est, après réflexion, fondamentalement d'accord avec l'analyse de la demanderesse, bien que cela ne modifie pas en soi l'analyse qu'elle a faite à la suite de l'examen de l'ensemble de la preuve. Bien que le résultat ultime soit identique à ce que les défenderesses ont plaidé à l'égard de l'interprétation du droit, de la doctrine et de la jurisprudence, l'on notera que les deux parties prétendent l'une et l'autre que son propre échelon de direction ne connaissait pas l'existence de l'autre lors de l'introduction de l'action; et la preuve, même interprétée de manière opposée par chacune des parties, ne permet pas de conclure autrement. Les parties devraient donc être tenues d'en supporter les conséquences pour le passé ; en corollaire, donc, et davantage encore, il appert clairement de la preuve que les clientèles respectives des parties étaient différentes, tout comme la distinction marquée sur le marché entre les produits respectifs des parties. Remo vendait ses accessoires principalement dans les magasins de détail de bas de gamme et parfois de milieu de gamme, alors que Jaguar Cars vend ses accessoires par l'intermédiaire de ses concessionnaires automobiles ou directement à ses acheteurs sans intermédiaire.
[6] Par conséquent, il ne sera pas ordonné à la demanderesse de verser de dommages-intérêts exemplaires, punitifs ou autres. Cependant, pour les raisons exposées dans les motifs qui suivent, les défenderesses ont droit à leur marque de commerce « célèbre » , et la marque de commerce de la demanderesse au nom de Jaguar doit donc être radiée.
[7] La conclusion ultime de la Cour est que, même s'il n'y a pas eu de confusion dans le passé, celle-ci a la possibilité d'exister, ce qui, en soi, est un fait d'une grande signification. Étant donné que chacune des parties, à son propre échelon de direction, prétend qu'elle ne connaissait pas « consciemment » ni « directement » l'existence de l'autre avant l'introduction de l'action, aucune d'elles ne devrait être obligée de rendre des comptes à l'autre pour le passé, ni subir de conséquences financières sur la base de ce passé (hormis la taxation des dépens, lesquels restent à déterminer). Cependant, il en va différemment en ce qui concerne l'avenir, d'où le jugement qui suit.
DEMANDE ET DEMANDE RECONVENTIONNELLE
[8] La présente demande a été introduite le 5 juin 1991 par la demanderesse Remo Imports Ltd. (Remo) contre Jaguar Cars Limited et Ford Motors Company of Canada Limited (Jaguar Canada) (conjointement, Jaguar Cars) pour contrefaçon et commercialisation trompeuse de la marque de commerce JAGUAR de Remo, enregistrement no 263,924, enregistrée le 30 octobre 1981 en liaison avec des fourre-tout et des bagages, et le 11 janvier 1984 en liaison avec des sacs à main et des sacs d'école, en raison de la vente par Jaguar Cars des marchandises suivantes : étuis pour permis de conduire, étuis pour portefeuilles, étuis pour cartes d'affaires, ceintures, étuis pour cartes de crédit, étuis à clés, carnets d'adresses, carnets de notes, étuis pour passeports, étuis de beauté, étuis à documents, portefeuilles de poche (les marchandises faisant l'objet de l'opposition) en liaison avec la marque de commerce JAGUAR. Remo demande également la radiation des marchandises faisant l'objet de l'opposition des enregistrements nos 378,643 et 378,644 de Jaguar Cars en ce qui concerne JAGUAR et JAGUAR AND LEAPER DESIGN.
[9] Le 6 mars 1992, Jaguar Cars a demandé reconventionnellement la radiation de l'enregistrement de Remo au motif que l'adoption de la marque de commerce JAGUAR par Remo en 1980 était et demeure invalide étant donné qu'elle était susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à l'enregistrement no UCA21,618, de Jaguar Cars, de la marque JAGUAR en ce qui concerne les automobiles, qu'elle créait de la confusion avec celle-ci et trompait le public, et qu'elle n'était pas distinctive. Jaguar Cars demande également des mesures de réparation pour la diminution de valeur, la contrefaçon et la commercialisation trompeuse.
[10] La question en litige fondamentale, tant dans la demande que dans la demande reconventionnelle, est l'enregistrement valide. Toutes les autres questions en litige découlent de cette décision.
structure de la décision
[11] En raison de la documentation et de l'argumentation extrêmement détaillées présentées par les parties, un historique détaillé précède l'exposition des questions en litige. La validité des marques de commerce spécifiques aux marchandises de chacune des parties ne peut être tranchée qu'après un examen détaillé de la preuve en ce qui concerne la célébrité de la marque de commerce de Jaguar Cars au Canada durant la période pertinente, puis -- seulement alors -- du lien entre cette marque de commerce et les marchandises vendues comme accessoires par cette dernière. Il est également indispensable d'étudier dès l'abord la preuve de Remo en ce qui concerne la liaison entre sa marque de commerce JAGUAR et ses marchandises; ce n'est qu'après l'exposition détaillée de ce contexte que seront analysées les questions fondamentales pour décider la demande et la demande reconventionnelle.
CONTEXTE FACTUEL
Les témoins des faits
Les témoins de Remo
[12] M. Moise Bassal est et a toujours été l'unique actionnaire et le président-directeur général de Remo.
[13] M. Bassal est né à Beyrouth, au Liban, le 30 janvier 1947. Il a fait ses études primaires et secondaires à Beyrouth. Il ne se rappelle pas avoir joué avec des voitures jouets Jaguar, ou en avoir vu, étant enfant. Il ne se rappelle pas avoir vu, au cours de ses études primaires et secondaires, de photos, de magazines ou de livres portant sur les voitures Jaguar. M. Bassal a un baccalauréat de la faculté des lettres de l'université de Beyrouth. Il ne se rappelle par avoir vu de voitures Jaguar ou avoir monté à bord d'une voiture Jaguar à cette époque.
[14] Titulaire d'un baccalauréat, M. Bassal s'est rendu à Paris en vue d'y obtenir un diplôme d'enseignement. Lorsqu'il était à Paris, il se déplaçait en métro, non en automobile, et il ne se rappelle pas avoir vu de voitures Jaguar dans les rues de Paris.
[15] Après ses études à Paris, M. Bassal est rentré au Liban pour une période de deux ans, au cours de laquelle il a enseigné. Entre le moment où il est rentré au Liban et le moment où il en est parti, en 1967, M. Bassal ne se rappelle pas avoir vu ou avoir conduit une voiture Jaguar, ni avoir vu de photos, de livres ou de magazines portant sur les voitures Jaguar.
[16] En 1967, M. Bassal a quitté le Liban pour venir au Canada, où il a enseigné pendant quatre ans au niveau secondaire.
[17] Lorsqu'il enseignait à Montréal, M. Bassal a importé au Canada des sacs à main en cuir provenant du Liban, en vue de les revendre. Après quatre ans d'enseignement, il a abandonné cette profession pour se lancer dans le commerce des sacs à main. Remo Imports Ltd. a été constituée le 16 janvier 1973.
[18] Entre 1967 et 1979, M. Bassal a fait l'acquisition de six voitures, mais au lieu de visiter des salons de l'automobile et des concessionnaires automobiles ou d'acheter des ouvrages consacrés à l'achat et à la vente de voitures, il demandait la plupart du temps conseil à des amis ou à des employés pour arrêter son choix (comme il est expliqué en détail aux paragraphes 398 et 410 à 412 du premier mémoire des faits et du droit de la demanderesse, volume 1).
[19] Bien que M. Bassal admette avoir vu une voiture Jaguar à Hong Kong, il a expliqué que ce n'était pas lors de son premier voyage à Hong Kong, en 1978 (comme il est indiqué au paragraphe 404 du premier mémoire des faits et du droit de la demanderesse, volume 1).
[20] Au cours de son témoignage, M. Bassal a indiqué qu'il n'avait ni vu ni conduit de voitures Jaguar au cours de son premier voyage en Corée, en 1978, étant donné que la Corée était fermée aux importations à cette époque et qu'aucune voiture étrangère ne circulait donc dans les rues coréennes.
[21] Même si, entre 1973 et 1980, M. Bassal a fait des voyages d'affaires au Québec et en Ontario, ainsi qu'en Europe comme aux Pays-Bas, en Hollande et dans le Nord de l'Italie, il a affirmé n'avoir jamais entendu parler des voitures Jaguar à cette époque, [traduction] « comme je ne m'intéressais pas aux voitures Jaguar, ni aux autres voitures d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'importait peu » .
[22] M. Bassal lisait de temps à autre le journal Montreal Gazette de 1967 à 1979, mais il n'a vu aucune des 168 publicités faites dans ce journal par les concessionnaires Jaguar (VSA 31), étant donné qu'il n'a jamais accordé d'attention à ce type de publicité et qu'il ne lisait jamais la section du journal où ces publicités figuraient.
[23] En 1979, au cours d'un voyage d'affaires en Italie, M. Bassal a rendu visite à un ami, M. Roberto Gista, qui a d'abord agi à titre d'agent pour lui. L'entreprise de cet ami, Jaguar S.R.L., vendait des valises en Italie, et plus tard dans d'autres régions de l'Europe, en liaison avec la marque de commerce « JAGUAR » .
[24] Au cours de cette visite, M. Bassal a demandé à M. Gista s'il pouvait se servir de la même marque de commerce au Canada. M. Gista lui a répondu qu'il n'y voyait aucun inconvénient, comme il ne vendait pas de produits au Canada, et que M. Bassal pouvait faire ce qu'il voulait.
[25] Lorsque M. Bassal a vu la marque de commerce « JAGUAR » chez son ami, celle-ci était assortie d'un logo. M. Bassal a indiqué que ce logo était comme celui figurant dans la pièce P-46, soit le document italien d'enregistrement de la marque de commerce et du dessin « JAGUAR » de Jaguar S.R.L.
[26] Lorsqu'il est rentré au Canada après son voyage en Italie, M. Bassal a demandé à son avocat, M. Charles Wolfson, de vérifier si Remo pouvait utiliser la marque de commerce « JAGUAR » au Canada pour des fourre-tout et des bagages. M. Wolfson lui a indiqué que la marque de commerce était disponible.
[27] M. Bassal ne se rappelle pas que M. Wolfson lui ait mentionné l'existence d'enregistrements de la marque « JAGUAR » pour des automobiles.
[28] Le 10 octobre 1980, après avoir reçu une réponse favorable à l'issue de la recherche faite par M. Wolfson, Remo a produit la demande no 460,209 en vue de l'enregistrement de la marque de commerce « JAGUAR » pour des fourre-tout et des bagages.
[29] La demande no 460,208 a donné lieu à l'enregistrement no 263,924 le 10 octobre 1981, pour des fourre-tout et des bagages.
[30] Le 3 mars 1982, Remo a produit une demande d'extension de la liste des marchandises associée à l'enregistrement no 263,924 de la marque de commerce « JAGUAR » afin d'y inclure les sacs à main et les sacs d'école. Cette demande a été approuvée, et un certificat de modification a été délivré le 11 janvier 1984.
[31] En 1980, Remo a commencé à acheter des produits de marque « JAGUAR » en provenance de la Corée, particulièrement des sacs en polyuréthanne et en nylon oxford. Ces produits portaient tous une étiquette volante « JAGUAR » et un logo « JAGUAR » . Lorsque ces sacs sont entrés au Canada et qu'ils ont été livrés aux clients de Remo, ils portaient une étiquette volante et un logo « JAGUAR » .
[32] Les pièces P-162, P-163, P-164 et P-165 sont des confirmations de ventes de produits de marque « JAGUAR » à la suite de commandes faites par Remo en 1980.
[33] La pièce MB-22.1 (P-50) est une liste des produits de marque « JAGUAR » qui étaient offerts par Remo en 1980.
[34] La pièce P-102 comprend des copies de factures faites par Remo à ses clients en 1980.
[35] Au procès, M. Bassal a passé en revue chacune des factures de la pièce P-102. Il a indiqué que les produits de marque « JAGUAR » correspondaient aux modèles nos 78508, 78849, 78508, 78700, 78780, 78521, 102, 104, 105, 106, 108, 109, 112 et 114.
[36] Des renvois précis ont été faits aux pièces ayant un lien avec l'achat par Remo de marchandises en cuir de marque « JAGUAR » entre les années 1981 et 2000, et la vente de ces marchandises par Remo à des détaillants canadiens (paragraphes 482 à 533 du premier mémoire des faits et du droit de la demanderesse, volume 1).
[37] Remo a vendu et continue de vendre sa gamme de produits de marque « JAGUAR » à des grands magasins, à des chaînes de magasins de détail et à des magasins spécialisés situés un peu partout au Canada.
[38] Le chiffre d'affaires brut tiré par Remo de la gamme de produits de marque « JAGUAR » entre 1980 et 1997 inclusivement est indiqué dans la pièce confidentielle DT-32.
[39] Entre 1988 et 1999, Remo a fait de la publicité collective avec nombre de ses clients, notamment Zellers Inc., K-Mart Canada Ltd., Bentley Leathers Inc. et Kotler Canada. Les pièces P-33 et P-76 (MBA-100) sont des copies de notes de crédit transmises par Remo à ses clients concernant de la publicité collective de produits de marque « JAGUAR » faite entre 1988 et 1998.
[40] Entre 1980 et 1988, Remo a également participé à une publicité collective du même genre avec certains clients, en particulier Zellers et K-Mart.
[41] Des copies de notes de crédit concernant de la publicité collective faite par Remo pour ses produits de marque « JAGUAR » , entre 1997 et 2001, avec des clients comme K-Mart Canada Ltd., Zellers Inc., Tigre Géant, Sears Canada Inc., Bentley Leathers Inc. et La Baie d'Hudson ont également été produites sous la cote P-99.
[42] À partir du début des années 80 jusqu'en 1992 inclusivement, Remo a assisté et participé au Salon international canadien de la chaussure organisés à l'hôtel de la Place Bonaventure, à Montréal. À chacun de ces salons professionnels, Remo a occupé un kiosque où il présentait ses produits en vente en liaison avec la marque de commerce « JAGUAR » .
[43] Depuis 1986, Remo participe à la foire commerciale Luggage, Leathergoods, Handbags and Accessory Show, qui a lieu chaque printemps à Toronto (Ontario). À chacune de ces foires commerciales, Remo occupe un kiosque où il présente ses produits en vente en liaison avec la marque de commerce « JAGUAR » .
[44] Régulièrement depuis 1980, Remo participe à des foires commerciales ouvertes au public de moindre envergure dans des hôtels de la ville de Québec, où il présente, pour les vendre, ses produits de marque « JAGUAR » .
[45] Une illustration de l'ensemble de bagages « JAGUAR AVANT GARDE II » de Remo a été publiée le 14 décembre 1999 dans le National Post.
[46] Une illustration des valises « JAGUAR AVANT GARDE II » et « JAGUAR PILOT » a été publiée en décembre 1999, aux dates et dans les journaux indiqués dans le fait convenu P-849.
[47] En août 1999, Remo a lancé une campagne de publicité sur des panneaux d'affichage et des abribus pour ses produits « JAGUAR » .
[48] Les publicités de produits de marque « JAGUAR » de Remo faites sur des panneaux d'affichage et des abribus ont été préparées et installées par Mediacom Inc., pour le compte de Remo, entre août 1999 et décembre 2000, dans les endroits suivants : Halifax et Sydney (Nouvelle-Écosse); Moncton et Saint John (Nouveau-Brunswick); Thetford Mines, Drummondville, Granby, Beauce, Québec, Chicoutimi, Trois-Rivières, Sherbrooke, Montréal et Hull (Québec); Kingston/Brockville, Belleville, Ottawa, Toronto, Hamilton, Oshawa, Kitchener, St. Catherines/Niagara, London, Windsor, Sarnia, Peterborough/Lindsay, Barrie, Orilla et Thunder Bay (Ontario); Winnipeg (Manitoba); Regina et Saskatoon (Saskatchewan); Moose Jaw, Edmonton et Calgary (Alberta); Vancouver (Colombie-Britannique).
[49] Des photographies de ces publicités faites par Mediacom Inc. sur des panneaux d'affichage et des abribus figurent dans la pièce P-152.
[50] Après décembre 2000 et régulièrement jusqu'à présent, Remo a pris des ententes avec Viacom Inc. et Patterson afin que des publicités de certains de ses produits « JAGUAR » soient faites sur des panneaux d'affichage et des abribus dans l'ensemble du Canada.
[51] Mme Alice Ann Morlock est avocate spécialisée en marques de commerce chez McMillan Binch. En 1987, elle était avocate externe pour Jaguar Cars au Canada. Elle a témoigné au sujet de certaines pratiques liées aux marques de commerce. Ses communications avec son client sont confidentielles; elles ne figurent pas parmi les éléments de preuve.
Les témoins de Jaguar Cars
[52] Mme Vivien Shortt travaille pour Jaguar Canada depuis 1981. Elle a été responsable des gammes d'accessoires personnels de Jaguar Canada entre le début des années 80 et les années 90. Depuis son arrivée au sein de l'entreprise, en 1981, Jaguar a élargi sa gamme d'accessoires personnels en une gamme complète d'accessoires personnels : porte-documents, serviettes, mallettes, sacs à main, étuis pour permis, porte-monnaie, portefeuilles, agendas, chemises, porte-cartes de crédit, porte-cartes, anneaux porte-clés, porte-clés, housses à vêtements, sacs de sport, valises, sacoches de vol, ensembles de voyage, bagages, ceintures, vêtements, polochons, fourre-tout et autres articles similaires. Jaguar Cars fait la promotion de cette nouvelle gamme d'accessoires personnels JAGUAR au Canada, depuis le début des années 80, dans de nombreux dépliants et brochures qu'elle met à la disposition des clients dans les salles d'exposition des concessionnaires et les salons de l'automobile. Les ventes sont effectuées par les concessionnaires et les licenciés de Jaguar Canada, et certaines ventes directes le sont par Jaguar Canada. Jaguar Cars a adopté des normes rigoureuses en matière de fabrication, de présentation, de promotion, de publicité et de vente de sa gamme d'accessoires personnels portant la marque de commerce JAGUAR. Tous les accessoires personnels authentiques dont la vente sous la marque de commerce JAGUAR est autorisée au Canada sont d'excellente qualité. Mme Shortt n'était pas au courant de l'existence de la demanderesse ni de ses ventes au Canada avant que l'avocat de celle-ci n'envoie la lettre de mise en demeure qui est à l'origine de la présente action.
[53] M. Jim Robertson travaille pour Jaguar Canada depuis 1976. Il y a occupé des postes en marketing et en ventes et il est actuellement coordonnateur du marketing, de la présentation et de la formation. Il a parlé des activités de marketing de Jaguar de 1976 à aujourd'hui. Il a fait état des ventes de voitures de luxe effectuées par Jaguar Cars en liaison avec la marque de commerce JAGUAR entre le début des années 70 et 1997.
[54] M. Craig Manuel est un avocat de Toronto. Il a parlé de différents vidéos, dont certains films datant de 1942 dans lesquels il avait repéré des voitures Jaguar.
[55] À titre de cadre supérieur chez Jaguar Cars Limited en Angleterre, M. John Maries a été responsable de l'élargissement de la marque de commerce JAGUAR à une gamme complète d'accessoires personnels, et ce, entre la fin des années 1970 et 1999. Partout dans le monde et au Canada, la marque de commerce JAGUAR a été employée en liaison avec différents accessoires personnels par Jaguar Cars ou ses licenciés, dont certains depuis les années 50 au moins, y compris des valises, des modèles réduits, des pochettes pour documents de voiture, des chaînettes pour porte-clés et des chaînes porte-clés. Il a décrit certaines activités de promotion d'accessoires personnels entreprises par Jaguar Cars dans le monde entre 1950 et 1980. Des concurrents de Jaguar Cars dans le segment des voitures de luxe, comme Mercedes-Benz, avaient étendu leur marque réputée à des accessoires personnels avant 1980. À la fin des années 70, les dirigeants de Jaguar Cars ont décidé d'étendre leur prestigieuse marque Jaguar à une gamme complète d'accessoires personnels. M. John Maries, responsable de la mise sur pied du projet en 1981, est à l'origine de la brochure argent (Silver Brochure), présentée en 1982. Jaguar Cars n'a jamais autorisé l'utilisation de sa marque de commerce JAGUAR par Remo. Avant de recevoir les lettres de mises en demeure liées à cette action, au milieu des années 90, Jaguar Cars ignorait l'existence de Remo. Si Jaguar Cars avait su que Remo utilisait la marque de commerce JAGUAR, elle aurait tenté de l'en empêcher. Jaguar Cars a effectivement pris des mesures en ce sens dans d'autres cas d'utilisation de la marque de commerce JAGUAR, lorsque cela a été possible.
[56] M. Anders Clausager est archiviste pour une entreprise affiliée à Jaguar Cars Limited en Angleterre. En liaison avec les marques de commerce JAGUAR, LEAPING JAGUAR DESIGN et JAGUAR HEAD DESIGN, Jaguar Cars et ses prédécesseurs vendent des voitures dans le monde entier, sans interruption, depuis 1936, y compris au Canada. M. Anders Clausager a donné un ordre de grandeur du volume des ventes. Depuis 1936, Jaguar fait la publicité et la promotion continues des voitures de Jaguar Cars sur le marché mondial, y compris au Canada, en liaison avec la marque de commerce JAGUAR. Depuis au moins 1959, Jaguar Cars et ses voitures ont fait l'objet de nombreux ouvrages rigoureux.
[57] M. John Mackie a été vice-président des ventes puis président de Jaguar Canada entre 1965 et 1997 environ. Il a fait état des dépenses de publicité et des ventes de voitures de luxe réalisées entre 1948 et 1997 par Jaguar Cars en liaison avec la marque JAGUAR. Il a décrit la nature et l'ampleur des activités de promotion visant les automobiles de Jaguar Cars au Canada, entre 1948 et 1997. De nombreux documents produits au fil des ans avant 1980 font état de la réputation de Jaguar Cars au Canada et de l'image de richesse et de qualité qui y est associée. Jaguar Cars ou ses licenciés ont utilisé la marque de commerce JAGUAR, au Canada, en liaison avec différents accessoires personnels dès 1950 au moins, notamment des valises, des modèles réduits, des pochettes pour documents de voiture, des chaînettes pour porte-clés et des chaînes porte-clés. C'est vers 1981 ou 1982 que Jaguar Canada a commencé à envisager, de concert avec Jaguar Cars, d'étendre la précieuse marque JAGUAR à une gamme complète d'accessoires personnels. Jaguar Canada n'a jamais autorisé ou accepté l'emploi de sa marque de commerce JAGUAR par Remo. Avant la présentation des lettres de mises en demeure liées à cette action, au milieu des années 90, Jaguar Canada ignorait l'existence de Remo.
[58] M. Brian Green a été directeur général du service d'entretien et de réparation de Jaguar Canada de 1968 à 1986, puis vice-président de 1986 à 1994. Il a décrit certaines activités de Jaguar Canada de 1968 à aujourd'hui. La marque de commerce JAGUAR a été utilisée au Canada, par Jaguar Cars ou ses licenciés, en liaison avec différents accessoires personnels dès les années 50, notamment des valises, des modèles réduits, des pochettes pour documents de voiture, des chaînettes porte-clés et des chaînes porte-clés. Des concurrents de Jaguar Cars dans le segment des voitures de luxe, comme Mercedes-Benz, BMW, Porsche et Saab, ont commencé à étendre leur marque réputée à des accessoires personnels avant 1980.
[59] M. John Cox a été directeur général et/ou propriétaire de concessions Jaguar Cars à Toronto, entre 1981 et 2000 environ. Il travaille dans le domaine des concessions d'automobiles depuis 1970. Il a fait état des activités de la concession Jaguar Coventry entre 1993 et 1998 et de la concession Jaguar de la rue Bay entre 1981 et 1992. Il a indiqué en quoi consistait, pour chacune des deux concessions, une promotion annuelle type d'accessoires personnels de marque JAGUAR. Les ventes d'accessoires personnels ont commencé au début des années 80 et ont progressivement pris de l'importance par la suite. Entre le début et le milieu des années 80, les concessionnaires de Jaguar proposaient à leurs clients des accessoires figurant dans leurs catalogues, brochures et listes de prix, notamment la brochure « Collection Jaguar » . Il a décrit certaines des techniques utilisées par Jaguar Coventry pour faire la promotion de ses voitures et de ses accessoires, notamment lors d'activités sportives et culturelles, dans des publications et sur les lieux d'exposition.
Les témoins experts
Les experts de Jaguar
[60] Mme Ruth Corbin est spécialiste du marketing ainsi que de l'étude et de l'analyse du comportement du consommateur, particulièrement des sondages portant sur les questions liées aux marques de commerce. Elle a mené quatre sondages indépendants, soit deux en 1998 et deux en 2004.
[61] Sondage de 1998 sur la notoriété de Jaguar Cars : à partir des résultats obtenus lors d'un sondage téléphonique pancanadien, elle a conclu qu'en 1980 et en 1998, 89 % des Canadiens - étant donné un certain niveau de précision, connaissaient le nom JAGUAR comme étant un nom de voiture.
[62] Sondage de 1998 sur les porte-documents Jaguar : à partir des résultats obtenus lors d'un sondage téléphonique pancanadien, elle a tiré les conclusions suivantes :
(1) en voyant un porte-documents de marque JAGUAR, de 5 % à 9 % des répondants concluent sans qu'on le leur suggère que ce porte-documents a été fabriqué par Jaguar Cars ou a fait l'objet d'une licence de Jaguar Cars;
(2) si la question leur est posée, 19 % des répondants (31 % des propriétaires de voitures de luxe) concluent qu'il existe un lien entre les porte-documents JAGUAR et Jaguar Cars.
[63] Sondage de 2004 sur les valises/sacs à dos/portefeuilles/porte-clés Jaguar : à partir des résultats obtenus lors d'un sondage téléphonique pancanadien, elle a tiré les conclusions suivantes :
(1) en voyant une valise, un sac à dos ou un portefeuille de marque JAGUAR, de 4 % à 7 % des répondants concluent que le produit, a été fabriqué par Jaguar Cars ou a fait l'objet d'une licence de Jaguar Cars;
(2) si la question leur est posée, 35 % des répondants concluent qu'il existe un lien entre les porte-clés JAGUAR et Jaguar Cars.
[64] Sondage de 2004 sur la publicité de Jaguar : à partir des réponses obtenues lors d'un sondage mené dans un centre commercial auprès de Canadiens à qui on a montré la copie d'une publicité de Remo sur un panneau d'affichage, elle a tiré les conclusions suivantes :
(1) 97 % des répondants connaissent Jaguar Cars;
(2) Jaguar Cars est associée à des adjectifs comme luxueux, élégant, classique, chic;
(3) sans qu'on le leur suggère, 44 % des adultes établissent un lien entre Jaguar Cars et les publicités des valises JAGUAR de Remo;
(4) même lorsqu'ils n'y a pas confusion, la majorité des répondants établissent tout de même un lien entre le nom Jaguar des produits de Remo et l'achalandage de Jaguar Cars.
[65] M. Mich Bergesen est un spécialiste de l'évaluation des marques (de commerce), de l'extension de marques, de l'évaluation de l'achalandage et de l'extension de marques de commerce bien connues, ainsi que de la mesure de la notoriété de marques biens connues aux États-Unis et au Canada auprès des consommateurs[1]. Il a mené des recherches de type historique en ce qui concerne l'extension de marques de voitures bien connues à des « articles de bagage » . Il a décrit la banque de données Brand Asset Valuator (BAV), qui contient des renseignements sur des milliers de marques au Canada et aux États-Unis pour la période de1993 à 2003.
[66] Il a présenté son analyse des données susmentionnée et d'autres attributs de la marque de commerce JAGUAR du point de vue des consommateurs :
(1) 96 % des consommateurs connaissaient la marque de voitures JAGUAR;
(2) le niveau de perception de la richesse et de la qualité était très élevé, tant aux États-Unis qu'au Canada;
(3) la valeur de l'achalandage de la marque de commerce JAGUAR en liaison avec des voitures était considérable et mesurable.
(4) la valeur de l'achalandage de la marque de commerce JAGUAR étendue à des articles de bagage était considérable et mesurable.
[67] Pour les données et l'analyse, on a fait une extrapolation rétrospective jusqu'en 1980, au Canada. Selon lui, en 1980, en 1991, en 1993 et aujourd'hui au Canada :
(1) un expert des marques dirait à Jaguar Cars qu'elle aurait un achalandage précieux en étendant sa marque JAGUAR à des articles de bagage;
(2) un tiers employant la marque pour des articles de bagage utiliserait un achalandage pour lequel Jaguar aurait pu accorder une licence ou que Jaguar aurait pu vendre à un prix élevé;
(3) un lien étroit est et a été établi entre la marque de commerce JAGUAR utilisée pour des voitures et la même marque utilisée pour des articles de bagage comme les produits auxquels Jaguar Cars a bel et bien étendu sa marque JAGUAR dans les années 80.
[68] M. Darmon a contesté cette extrapolation rétrospective jusqu'en 1980.
[69] M. Joachimsthaler est un spécialiste des stratégies de commercialisation, de la création de marques fortes et de l'extension de marques à de nouvelles catégories de produits et de services[2]. Il considère que M. Bergesen a utilisé une technique fiable et valide, que JAGUAR était largement connue comme une marque de voitures haut de gamme entre 1993 et 2004, au Canada et aux États-Unis, et qu'il est approprié de faire une extrapolation rétrospective au Canada, jusqu'en 1980. Il a conclu que la marque JAGUAR se prêtait à une extension à des bagages au Canada, en 1980. Il a également indiqué qu'en vendant au Canada des valises portant la marque de commerce JAGUAR en 1980, Remo s'est livrée à des activités ayant une valeur considérable pour Jaguar Cars. M. Joachimsthaler a confirmé que, sur les plans historique et de la commercialisation, il y a eu des cas d'extension de marques de voitures bien connues à des valises avant 1980 au Canada, et que d'étroits rapprochements peuvent être faits en ces deux types de produits; c'est pourquoi il a conclu que Remo, en utilisant la marque JAGUAR pour des valises au Canada en 1980, a diminué la valeur de la marque de voitures JAGUAR, que les valises aient été ou non de grande qualité et qu'il y ait eu ou non confusion chez les consommateurs, étant donné qu'on peut parler de différents types de diminution de valeur. Son témoignage est écarté pour les motifs indiqués plus bas en ce qui concerne M. Bergesen.
[70] M. Sridhar Moorthy est un spécialiste du marketing en général, et du développement d'images de marque en particulier, y compris de l'évaluation de marques, de l'extension de marques (de commerce), de la connaissance des marques par les consommateurs et de la valeur ajoutée des marques. Il a conclu que l'extrapolation rétrospective des données, au Canada, jusqu'en 1980, est valide et qu'en 1980, en 1991, en 1993 et en 2004 :
(1) il y avait de bonnes raisons pour Jaguar Cars d'étendre sa marque de voitures JAGUAR à des « articles de bagage » ;
(2) un tiers employant la marque de commerce JAGUAR pour des articles de bagage utiliserait un achalandage qui aurait autrement eu une valeur considérable pour Jaguar Cars;
(3) du point de vue du consommateur, les marchandises liées aux automobiles JAGUAR sont des produits complémentaires aux articles de bagage;
(4) il y avait de bons motifs, sur le plan marketing, pour qu'une marque de voiture bien connue soit étendue à des articles de bagagerie;
(5) en utilisant la marque JAGUAR pour des articles de bagagerie au Canada en 1980, Remo a pu réaliser des économies de coûts de promotion, elle a diminué la valeur de l'achalandage lié à la marque de commerce JAGUAR utilisée pour des voitures, et ce, d'une ou plusieurs façons, qu'il y ait ou non confusion et que les produits de Remo soient ou non de moindre qualité.
[71] La réflexion de la Cour à cet égard est présentée ci-dessous.
Les experts de Remo
[72] M. Alain D'Astous, professeur de marketing, est un spécialiste reconnu en marketing multicult