Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.

Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
2011-05-26
Référence neutre
2011 CSC 27
Recueil
[2011] 2 RCS 387
Numéro de dossier
33459
Juges
McLachlin, Beverley; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Fish, Morris J.; Charron, Louise; Rothstein, Marshall; Cromwell, Thomas Albert
En appel de
Cour d'appel fédérale
Sujets
Propriété intellectuelle
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 33459
Contenu de la décision
COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.,
2011 CSC 27, [2011] 2 R.C.S. 387
Date : 20110526
Dossier : 33459
Entre :
Masterpiece Inc.
Appelante
et
Alavida Lifestyles Inc.
Intimée
- et -
International Trademark Association
Intervenante
Traduction française officielle
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Fish, Charron, Rothstein et Cromwell
Motifs de jugement :
(par. 1 à 114)
Le juge Rothstein (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Binnie, LeBel, Fish, Charron et Cromwell)
Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc., 2011 CSC 27, [2011] 2 R.C.S. 387
Masterpiece Inc. Appelante
c.
Alavida Lifestyles Inc. Intimée
et
International Trademark Association Intervenante
Répertorié : Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.
2011 CSC 27
No du greffe : 33459.
2010 : 8 décembre; 2011 : 26 mai.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Fish, Charron, Rothstein et Cromwell.
en appel de la cour d’appel fédérale
Propriété intellectuelle — Marques de commerce — Confusion — Société albertaine employant des marques de commerce non déposées avant qu’une société ontarienne ne fasse enregistrer une marque de commerce similaire — Demande de la société albertaine visant à faire biffer l’enregistrement de la marque de commerce de la société ontarienne dans le registre des marques de commerce — Le lieu où la marque est employée est-il pertinent en ce qui concerne l’analyse relative à la confusion? — De quels facteurs faut-il tenir compte pour évaluer la ressemblance entre une marque de commerce dont l’emploi est projeté et une marque de commerce employée mais non déposée? — Incidence de la nature et du coût des marchandises ou des services sur l’analyse relative à la confusion — Utilisation de la preuve d’expert dans l’analyse relative à la confusion — Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13, art. 6 , 16(3) , 17 , 19 , 20 , 21 , 30 , 35 , 40(2) , 57(1) .
Masterpiece Inc. et Alavida Lifestyles Inc. (« Alavida ») font toutes les deux des affaires dans le secteur des résidences pour personnes âgées. Depuis 2001, Masterpiece Inc., qui exerce ses activités en Alberta, emploie plusieurs marques de commerce non déposées, y compris « Masterpiece the Art of Living ». Alavida, qui exerce ses activités en Ontario, a commencé à faire des affaires en 2005 et demandé l’enregistrement de la marque de commerce « Masterpiece Living » le 1er décembre 2005 au motif qu’elle en projetait l’emploi. Alavida a commencé à employer cette marque de commerce en janvier 2006. Peu de temps après le dépôt de la demande d’Alavida, Masterpiece Inc. a commencé à employer elle aussi « Masterpiece Living » et, en 2006, a demandé l’enregistrement de cette marque de commerce ainsi que de la marque de commerce « Masterpiece ». La demande antérieure d’Alavida ayant finalement été accordée, les demandes de Masterpiece Inc. ont été rejetées. Par la suite, Masterpiece Inc. a produit une demande visant à faire biffer l’enregistrement de la marque de commerce d’Alavida, mais cette demande a été rejetée par le juge de première instance, qui a conclu à l’absence de probabilité que les marques de Masterpiece Inc. et la marque d’Alavida créent de la confusion. Cette décision a été maintenue en appel.
Arrêt : Le pourvoi est accueilli et la marque de commerce d’Alavida doit être biffée.
La présente affaire porte sur la façon fondamentale d’aborder l’analyse relative à la confusion et sur les critères qu’il convient d’appliquer à cet égard. Plus particulièrement, il s’agit de savoir si la marque de commerce d’Alavida et les marques de commerce et le nom commercial de Masterpiece Inc. créent de la confusion au sens de l’art. 6 de la Loi sur les marques de commerce . Le critère est de savoir si, à partir de sa première impression, le « consommateur ordinaire plutôt pressé » qui voit la marque de commerce d’Alavida alors qu’il n’a qu’un vague souvenir de l’une ou l’autre des marques de commerce ou du nom commercial de Masterpiece Inc. considérerait probablement qu’Alavida et Masterpiece Inc. constituent un seul et même fournisseur de services de résidence pour personnes âgées. Le paragraphe 6(5) de la Loi établit la démarche à suivre dans l’analyse relative à la confusion. Il faut tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou des noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période durant laquelle les marques de commerce ou les noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent.
La première question à trancher est de savoir si l’endroit où les marques sont employées est pertinent lorsqu’il s’agit de décider s’il existe une probabilité qu’une marque de commerce déposée crée de la confusion avec une marque de commerce non déposée mais déjà employée. De façon générale, selon l’art. 19 , le propriétaire d’une marque de commerce déposée a le droit exclusif à l’emploi de celle‑ci dans tout le Canada. Le critère qu’il convient d’appliquer pour décider s’il y a confusion est fondé sur l’hypothèse que les noms commerciaux et les marques de commerce sont employés « dans la même région », que ce soit le cas ou non. Pour que le propriétaire d’une marque de commerce déposée ait le droit exclusif à l’emploi de celle‑ci dans tout le Canada, il ne faut pas qu’elle soit susceptible de créer de la confusion avec une autre marque de commerce à quelque autre endroit que ce soit au pays. Pour cette raison, l’endroit où les marques ont été réellement employées n’est pas pertinent.
La deuxième question à trancher est de savoir quels facteurs il convient de prendre en compte pour évaluer la ressemblance entre une marque de commerce dont l’emploi est projeté et une marque de commerce employée mais non déposée. C’est l’emploi d’une marque de commerce et non l’enregistrement qui confère un droit prioritaire sur la marque et le droit exclusif de l’employer. La Loi confère des droits de deux façons au premier utilisateur d’une marque de commerce. D’une part, selon l’art. 16, la partie qui est la première à employer la marque de commerce obtient normalement un droit prioritaire de l’enregistrer. D’autre part, l’utilisateur de la marque de commerce peut s’opposer aux demandes d’enregistrement d’autres personnes ou encore demander que des enregistrements soient biffés au motif qu’il emploie déjà une marque de commerce créant de la confusion. Le paragraphe 16(3) de la Loi reconnaît à l’utilisateur d’une marque de commerce le droit de s’opposer à toute demande d’enregistrement d’une marque au motif qu’il employait déjà sa marque au moment du dépôt de la demande. Masterpiece Inc. pouvait demander au registraire de biffer la marque de commerce d’Alavida en conformité avec le par. 16(3) de la Loi en invoquant la probabilité de confusion entre cette marque et l’une ou l’autre des marques de commerce qu’elle avait employées avant le 1er décembre 2005. En outre, Masterpiece Inc. avait le droit de faire comparer séparément chacune de ses marques de commerce à la marque de commerce « Masterpiece Living » d’Alavida. Le juge de première instance a commis une erreur en se livrant à une analyse globale dans laquelle il a examiné de façon générale la ressemblance entre la marque « Masterpiece Living » et l’ensemble des marques de commerce ainsi que le nom commercial de Masterpiece Inc. Dans la plupart des cas, l’évaluation de la ressemblance entre les marques en cause devrait constituer le point de départ de l’analyse relative à la confusion. Le juge de première instance a commis une erreur en n’examinant que l’emploi qu’Alavida faisait réellement de sa marque au lieu de tenir compte de toute la portée des droits exclusifs que l’enregistrement de la marque conférait à Alavida et des autres emplois qui pouvaient en être faits. Son approche ne reconnaissait pas qu’Alavida avait le droit d’employer les mots protégés sous la forme de son choix, y compris une forme qui ressemblait beaucoup à celle des marques de Masterpiece Inc. En l’espèce, comme la marque de commerce projetée d’Alavida n’est constituée que des mots « Masterpiece Living », la différence ou la similitude entre cette marque et chacune des marques de commerce de Masterpiece Inc. ainsi que le nom commercial de cette dernière s’apprécie uniquement en fonction de ces mots. L’aspect frappant ou unique de chaque marque de commerce est le mot « Masterpiece ». L’idée évoquée par chaque marque est également la même, à savoir la retraite dans le luxe. Il existe clairement une forte ressemblance entre « Masterpiece the Art of Living » et « Masterpiece Living ».
La troisième question à trancher est de savoir quelle est l’incidence de la nature et du coût des marchandises ou des services en cause sur l’analyse relative à la confusion. En l’espèce, le juge de première instance a commis une erreur en estimant que le fait qu’en général le consommateur à la recherche de biens et de services onéreux consacre un temps appréciable à s’informer sur la source de tels biens et services donne à penser que la probabilité de confusion dans un tel cas sera moins grande. Il convient plutôt d’évaluer la confusion en se fondant sur la première impression du consommateur s’apprêtant à faire un achat coûteux lorsqu’il voit la marque de commerce. La possibilité que des recherches approfondies puissent ultérieurement dissiper la confusion ne signifie pas qu’elle n’a jamais existé ou qu’elle cesserait de subsister dans l’esprit du consommateur qui n’a pas fait de telles recherches. Le juge de première instance aurait plutôt dû s’en tenir à la question de savoir comment le consommateur ayant un vague souvenir des marques de Masterpiece Inc. aurait réagi en voyant la marque d’Alavida. La question du coût ne mènera vraisemblablement pas à une conclusion différente dans les cas où l’existence d’une forte ressemblance donne à penser qu’il y a probabilité de confusion et où les autres facteurs énoncés au par. 6(5) de la Loi ne militent pas fortement contre l’existence d’une telle probabilité.
La dernière question à trancher est de savoir quel est le rôle de la preuve d’expert dans l’analyse relative à la confusion. En général, l’expert ne doit être autorisé à témoigner que si son témoignage contient des renseignements qui, selon toute vraisemblance, dépassent l’expérience et la connaissance du juge. Dans les cas où le « consommateur ordinaire » n’est pas censé posséder des connaissances particulières et où il existe une ressemblance entre les marques, il n’est généralement pas nécessaire de soumettre une preuve d’expert qui ne fournit qu’une simple appréciation de cette ressemblance. Les juges doivent examiner chaque marque litigieuse globalement, mais aussi eu égard à la caractéristique dominante de chacune, sa caractéristique la plus frappante ou singulière, en faisant appel à leur bon sens pour décider s’il y aurait probabilité de confusion chez le consommateur ordinaire qui voit la marque pour la première fois. En l’espèce, l’expert d’Alavida a fait une analyse de la morphologie et de la sémantique au lieu d’apprécier les marques globalement. Il a également fondé son analyse sur l’emploi qu’Alavida a réellement fait de sa marque après l’avoir fait enregistrer, au lieu de tenir compte de toute la portée des droits exclusifs que l’enregistrement de la marque conférait à Alavida. De même, le sondage invoqué par Masterpiece Inc. n’était d’aucune utilité car il tentait de simuler l’existence de consommateurs avec un « vague souvenir » alors qu’il n’en existait pas. Pour cette raison, le sondage ne constituait pas une appréciation valable de la question pertinente. Les juges devraient s’interroger sur la nécessité et l’utilité d’une telle preuve, peut‑être au stade de la gestion de l’instance, en particulier de manière à éviter que des ressources considérables soient consacrées à une preuve peu utile.
La prise en compte de toutes les circonstances de l’espèce, et particulièrement la très grande ressemblance entre la marque de commerce « Masterpiece Living » d’Alavida et la marque de commerce « Masterpiece the Art of Living » de Masterpiece Inc., amène à conclure que cette dernière a prouvé que l’emploi de la marque de commerce d’Alavida dans la même région que celle où ses marques sont employées serait susceptible de faire conclure que les services liés aux marques de commerce de Masterpiece Inc. sont fournis par Alavida. Comme l’emploi par Masterpiece Inc. a précédé celui projeté par Alavida, cette dernière n’avait pas droit à l’enregistrement de sa marque de commerce en vertu du par. 16(3) , et celle-ci doit être biffée du registre.
Jurisprudence
Arrêts appliqués : Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc., 2006 CSC 22, [2006] 1 R.C.S. 772; Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23, [2006] 1 R.C.S. 824; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; Hollis c. Dow Corning Corp., [1995] 4 R.C.S. 634; arrêts examinés : R. c. Mohan, [1994] 2 R.C.S. 9; Ultravite Laboratories Ltd. c. Whitehall Laboratories Ltd., [1965] R.C.S. 734; esure Insurance Ltd. c. Direct Line Insurance plc, 2008 EWCA Civ 842, [2008] R.P.C. 34; General Electric Co. c. The General Electric Co. Ltd., [1972] All E.R. 507; arrêts mentionnés : Partlo c. Todd (1888), 17 R.C.S. 196; Benson & Hedges (Canada) Ltd. c. St. Regis Tobacco Corp., [1969] R.C.S. 192; Leaf Confections Ltd. c. Maple Leaf Gardens Ltd., [1986] A.C.F. no 766 (QL), conf. par [1988] A.C.F. no 176 (QL); Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd., [1988] 3 C.F. 91; Conde Nast Publications Inc. c. Union des éditions modernes (1979), 46 C.P.R. (2d) 183; General Motors Corp. c. Bellows, [1949] R.C.S. 678.
Lois et règlements cités
Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13, art. 2 , 4 , 6 , 16(1) , (3) , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 30 , 35 , 40 , 57(1) .
Règlement sur les marques de commerce, DORS/96-195.
Doctrine citée
Gill, Kelly, and R. Scott Jolliffe. Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition, 4th ed. Toronto : Carswell, 2002 (loose-leaf updated 2006, release 2).
Hughes, Roger T., and Toni Polson Ashton. Hughes on Trade Marks, 2nd ed. Markham, Ont. : LexisNexis, 2005 (loose-leaf updated 2010, release 22).
Nouveau Petit Robert : Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. Paris : Dictionnaires Le Robert, 2010, « ressemblance ».
Vaver, David. Intellectual Property Law : Copyright, Patents, Trade-marks, 2nd ed. Toronto, Ont. : Irwin Law, 2011.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (les juges Sexton, Layden‑Stevenson et Trudel), 2009 CAF 290, [2010] 4 R.C.F. 243, 397 N.R. 180, 78 C.P.R. (4th) 243, 312 D.L.R. (4th) 532, [2009] A.C.F. no 1263 (QL), 2009 CarswellNat 5263, qui a confirmé une décision du juge O’Reilly, 2008 CF 1412, 338 F.T.R. 168, 72 C.P.R. (4th) 160, [2008] A.C.F. no 1826 (QL), 2008 CarswellNat 4970. Pourvoi accueilli.
W. Clarke Hunter, c.r., Kelly Gill et Brandon Potter, pour l’appelante.
Scott Miller, Sharon Griffin et Heather Gallant, pour l’intimée.
Daniel R. Bereskin, c.r., et Mark L. Robbins, pour l’intervenante.
Version française du jugement de la Cour rendu par
Le juge Rothstein —
I. Introduction
[1] Au Canada, les marques de commerce sont un outil très utile aux consommateurs et aux entreprises. Ainsi, toute entreprise appose une marque sur les marchandises ou les services qu’elle vend afin d’en indiquer la provenance, ce qui permet aux consommateurs d’en connaître l’origine. Les marques de commerce font donc en quelque sorte « office de raccourci qui dirige les consommateurs vers leur objectif », comme l’a dit le juge Binnie dans Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc., 2006 CSC 22, [2006] 1 R.C.S. 772, par. 21. Dans les cas où les marques de commerce de différentes entreprises sont similaires, le consommateur peut ne pas savoir quelle société offre les marchandises ou les services qui l’intéressent. La confusion entre les marques de commerce nuit à l’objectif qui consiste à fournir aux consommateurs une indication fiable de l’origine des marchandises ou des services. La présente affaire donne à la Cour l’occasion d’examiner la façon fondamentale d’aborder la question de savoir si des marques de commerce concurrentes créent de la confusion (l’« analyse relative à la confusion ») ainsi que les critères qu’il convient d’appliquer à cet égard selon la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (« Loi »).
[2] La question en litige en l’espèce est de savoir si la marque de commerce « Masterpiece Living », projetée, puis enregistrée par la société Alavida Lifestyles Inc. (« Alavida »), qui fait ses débuts dans le secteur des résidences pour personnes âgées en Ontario, créait de la confusion avec les marques de commerce ou le nom commercial non enregistrés qu’une autre société, Masterpiece Inc., employait déjà dans le même secteur en Alberta.
[3] Masterpiece Inc. prétend qu’à la date à laquelle Alavida a produit sa demande d’enregistrement auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (la « demande d’Alavida »), soit le 1er décembre 2005, la marque de commerce de cette dernière créait de la confusion avec son nom commercial et ses marques de commerce, qu’elle employait déjà, et que pour cette raison, cette demande était irrecevable. Elle fait donc valoir que l’enregistrement de la marque d’Alavida est invalide et qu’il doit être biffé.
[4] Déboutée en Cour fédérale (2008 CF 1412 (CanLII)) et en Cour d’appel fédérale (2009 CAF 290, [2010] 4 R.C.F. 423), Masterpiece Inc. se pourvoit à présent devant notre Cour.
[5] À mon avis, le juge de première instance et la Cour d’appel fédérale (« Cour d’appel ») n’ont pas interprété et appliqué correctement le critère qui sert à décider s’il y a confusion. En effet, une interprétation et une application correctes de ce critère m’amènent à conclure qu’à la date du dépôt de la demande d’Alavida, la marque de commerce projetée « Masterpiece Living » créait de la confusion avec au moins l’une des marques de commerce de Masterpiece Inc., et qu’Alavida n’avait donc pas le droit de la faire enregistrer. Comme j’ai conclu qu’il y avait confusion entre l’une des marques de commerce de Masterpiece Inc. et la marque d’Alavida, il n’est pas nécessaire de se demander si les autres marques de commerce et le nom commercial de Masterpiece Inc., d’une part, et la marque d’Alavida, d’autre part, créent de la confusion. Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi et d’ordonner au registraire des marques de commerce de radier du registre des marques de commerce l’enregistrement d’Alavida.
[6] Je tiens à préciser que la présente décision ne traite que de la radiation de l’enregistrement de la marque de commerce « Masterpiece Living » d’Alavida, et qu’il revient au registraire de décider, sur demande de Masterpiece Inc., si cette dernière peut faire enregistrer une marque de commerce qui comprend le mot « Masterpiece ».
II. Les faits
[7] Masterpiece Inc. et Alavida font toutes les deux des affaires dans le secteur des résidences pour personnes âgées. Avant décembre 2005, Masterpiece Inc. se servait de plusieurs marques de commerce qui comprenaient le mot « Masterpiece », ainsi que de son nom commercial, « Masterpiece Inc. ». Pour sa part, Alavida a commencé à faire des affaires vers la fin de 2005, époque à laquelle elle a demandé l’enregistrement de la marque de commerce « Masterpiece Living » afin de commercialiser ses services.
[8] Masterpiece Inc. a été constituée en société en 2001. Entre 2001 et 2005, elle a construit deux résidences pour personnes âgées en Alberta en vue de leur exploitation et entrepris la construction d’une troisième résidence. Au cours de cette période, elle a employé sa dénomination sociale, Masterpiece Inc., en tant que nom commercial dans des documents tels des prospectus, des contrats et des publicités.
[9] À la même époque, Masterpiece Inc. employait plusieurs marques de commerce non enregistrées qui comprenaient le mot « Masterpiece », dont « Masterpiece the Art of Living », « Masterpiece, the Art of Retirement Living » et le mot « Masterpiece » inscrit sous forme stylisée et accompagné d’un logo sous forme de papillon. Elle employait aussi d’autres marques, dont la marque de commerce « Club Sierra », dans ses publicités.
[10] Alavida, une filiale d’Ashcroft Homes Inc., a été constituée en société le 4 août 2005. Elle a demandé l’enregistrement de la marque de commerce « Masterpiece Living » le 1er décembre 2005 parce qu’elle en projetait l’emploi. La marque a été enregistrée sans opposition le 23 mars 2007. Depuis janvier 2006, Alavida emploie la marque de commerce « Masterpiece Living ».
[11] Peu de temps après le dépôt de la demande d’Alavida, Masterpiece Inc. a modifié légèrement sa marque et commencé à employer exactement la même marque de commerce qu’Alavida, c’est‑à‑dire « Masterpiece Living ». Ces décisions quasi simultanées ont fait en sorte qu’à partir de 2006 deux sociétés canadiennes, l’une exerçant ses activités en Alberta et l’autre en Ontario, employaient la marque de commerce « Masterpiece Living » dans le secteur des résidences pour personnes âgées.
[12] En janvier 2006, Masterpiece Inc. a demandé l’enregistrement de la marque de commerce « Masterpiece » et, en juin 2006, de « Masterpiece Living ». La demande antérieure d’Alavida ayant finalement été accordée, les demandes de Masterpiece Inc. ont été rejetées car le registraire avait conclu qu’elles créaient de la confusion avec la marque de commerce « Masterpiece Living » d’Alavida.
[13] Le 16 mars 2007, Masterpiece Inc. a présenté une demande de radiation de l’enregistrement de la marque de commerce d’Alavida. Il semble que Masterpiece Inc. ne s’était pas opposée à la demande d’Alavida, mais il n’a pas été allégué que cette omission a eu une incidence quelconque sur la procédure de radiation.
III. Cour fédérale
[14] Le juge O’Reilly a rejeté la demande de Masterpiece Inc. sollicitant la radiation de l’enregistrement de la marque de commerce d’Alavida.
[15] Il a conclu que si la marque de commerce d’Alavida était semblable à une marque de commerce ou à un nom commercial déjà employé au point de créer de la confusion, Alavida n’aurait pas le droit de la faire enregistrer. Par ailleurs, il a affirmé que lorsqu’il s’agit de décider si une marque créant de la confusion a été employée avant de faire l’objet d’une demande d’enregistrement, « la date pertinente est la date de la production de la demande » (par. 9).
[16] Selon lui, Masterpiece Inc. a démontré qu’elle avait fait « un certain emploi » de la marque de commerce « Masterpiece » et de marques connexes comprenant le mot « Masterpiece », avant qu’Alavida ne produise sa demande (par. 19 (soulignement dans l’original)). Il a cependant conclu que cet emploi avait été plutôt sporadique. Il s’est ensuite demandé, en appliquant le par. 6(5) de la Loi , s’il existait une probabilité que la marque de commerce d’Alavida et les marques déjà employées par Masterpiece Inc. créaient de la confusion à la date de la demande d’Alavida.
[17] Dans l’analyse relative à la confusion qu’il a faite en application du par. 6(5) de la Loi , il a conclu qu’il y avait un certain caractère distinctif dans l’usage du mot « Masterpiece » en liaison avec les résidences ou les services pour personnes âgées (par. 41), mais que, à la date pertinente, aucune des marques de commerce de Masterpiece Inc. n’avait acquis de caractère distinctif à la suite de leur emploi par cette dernière (par. 42). En ce qui concerne le degré de ressemblance entre les marques, il a accepté les observations de l’un des experts d’Alavida, qui a expliqué qu’Alavida n’avait pas employé sa marque, après l’avoir fait enregistrer, de la même façon que Masterpiece Inc. employait les siennes, et ce tant sur le plan du design de la marque que sur celui de la conception des publicités. Il a conclu que même s’il y avait « de toute évidence un degré de ressemblance » entre les marques de l’une et l’autre société, ces différences dans la façon de les employer diminuaient la probabilité de confusion (par. 46). Il a également souligné que le choix d’une résidence pour personnes âgées était une décision importante et à caractère onéreux, et qu’on pouvait donc s’attendre à ce que les consommateurs prennent soin de se renseigner avant de prendre leur décision, ce qui diminuait aussi la probabilité de confusion.
[18] Sur la base de ces considérations, il a conclu que Masterpiece Inc. n’avait pas établi qu’il existait une probabilité que son nom commercial et ses marques de commerce, d’une part, et la marque de commerce d’Alavida, d’autre part, créaient de la confusion.
IV. Cour d’appel fédérale
[19] Les juges Sexton et Trudel, s’exprimant au nom de la Cour d’appel, ont rejeté l’appel de Masterpiece Inc.
[20] La Cour d’appel a confirmé la conclusion du juge de première instance que la date pertinente pour les besoins de l’analyse relative à la confusion était celle de la demande d’Alavida, soit le 1er décembre 2005. Sur la base de cette conclusion, la Cour d’appel a rejeté la preuve que Masterpiece Inc. avait présentée pour établir qu’au 1er décembre 2005 elle prévoyait déjà étendre ses activités au marché des provinces centrales canadiennes. Selon la Cour d’appel, le fait que les marques en cause pourraient un jour créer de la confusion n’avait rien à voir avec l’analyse relative à la confusion qu’il convenait de faire sous le régime de la Loi , et, par conséquent, l’intention de Masterpiece Inc. d’étendre ses activités à de nouveaux marchés n’était aucunement pertinente. Elle a déclaré ce qui suit au par. 22 :
À la date de production de la demande d’enregistrement de la marque de commerce de l’intimée, l’appelante ne vendait pas son produit dans le même marché que celui de l’intimée. La Cour n’est pas tenue de prendre en compte les plans d’expansion de l’appelante postérieurs à cette date.
[21] Dans le reste de ses motifs, la Cour d’appel a également approuvé de manière générale la façon dont le juge de première instance a fait l’analyse relative à la confusion, et elle a conclu qu’il n’avait commis aucune erreur manifeste ou dominante en examinant la preuve. Elle a donc jugé que l’enregistrement de la marque de commerce d’Alavida devait être maintenu et a rejeté l’appel de Masterpiece Inc.
V. Les questions en litige dans le présent pourvoi
[22] La Cour doit examiner les quatre questions suivantes :
1. L’endroit où les marques sont employées est-il pertinent lorsqu’il s’agit de décider s’il existe une probabilité qu’une marque de commerce demandée ou déposée crée de la confusion avec une marque de commerce ou un nom commercial non déposé mais déjà employé?
2. De quels facteurs faut‑il tenir compte pour évaluer la ressemblance entre une marque de commerce dont l’emploi est projeté et une marque de commerce employée mais non déposée?
3. Dans le cadre de l’examen de la « nature du commerce » en application du par. 6(5) de la Loi , quelle est l’incidence de la nature et du coût des marchandises ou des services en cause sur l’analyse relative à la confusion?
4. Quand les tribunaux doivent‑ils tenir compte d’une preuve d’expert dans les affaires où des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion?
VI. Analyse
[23] Les dispositions de la Loi qui sont pertinentes à l’égard du présent pourvoi sont reproduites à l’annexe figurant à la fin des présents motifs.
A. L’endroit où les marques sont employées est‑il pertinent lorsqu’il s’agit de décider s’il existe une probabilité qu’une marque de commerce demandée ou déposée crée de la confusion avec une marque de commerce ou un nom commercial non déposé mais déjà employé?
[24] Dans ses motifs, la Cour d’appel a beaucoup insisté sur la question de savoir s’il fallait, dans l’analyse relative à la confusion, tenir compte des projets d’expansion de Masterpiece Inc. dans l’est du Canada, lesquels pourraient la mettre en concurrence directe avec Alavida. Ces projets ont depuis été réalisés et Masterpiece Inc. fait maintenant des affaires dans le secteur des résidences pour personnes âgés au Québec, mais le 1er décembre 2005, il n’était question que de projets.
[25] La Cour d’appel a conclu qu’il ne fallait pas tenir compte de ces projets. Toutefois, ce faisant, elle a fait des distinctions d’avec plusieurs précédents invoqués par Masterpiece Inc. pour étayer son argument que ces projets doivent au contraire être pris en compte. Certains de ces précédents donnaient à penser que le lieu géographique où deux marques de commerce sont employées ou dans lequel on projette de le faire n’a pas d’incidence sur la probabilité qu’elles créent de la confusion.
[26] L’établissement de telles distinctions pourrait être perçu comme la reconnaissance du fait que le lieu géographique où les marques sont employées ou dans lequel on projette de le faire constitue un facteur pertinent à prendre en compte dans l’analyse relative à la confusion. D’ailleurs, la International Trademark Association est intervenue devant la Cour pour traiter de cette seule question. Si le lieu géographique était pertinent, Alavida pourrait prétendre que sa marque ne créait pas de confusion avec les marques de Masterpiece Inc., car, au 1er décembre 2005, celle‑ci n’exerçait ses activités qu’en Alberta alors qu’Alavida, elle, faisait des affaires en Ontario.
[27] Quoiqu’on puisse douter que la Cour d’appel laissait entendre dans ses motifs que le lieu géographique constituait un facteur pertinent, je profite de l’occasion pour dissiper tout doute à cet égard.
[28] Le régime canadien en matière de marques de commerce a une portée nationale. En effet, à moins que sa marque ne soit jugée invalide, le propriétaire d’une marque de commerce déposée a le droit exclusif à l’emploi de celle‑ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne les marchandises ou les services auxquels elle se rapporte. L’article 19 de la Loi est rédigé ainsi :
19. Sous réserve des articles 21 , 32 et 67 , l’enregistrement d’une marque de commerce à l’égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l’emploi de celle‑ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces marchandises ou services.
[29] Pour ce qui est de la confusion, les par. 6(1) et 6(2) de la Loi prévoient ce qui suit :
6. (1) Pour l’application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l’emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.
(2) L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.
Le paragraphe 6(3) de la Loi vise l’emploi d’une marque de commerce qui crée de la confusion avec un nom commercial, et le par. 6(4) , la situation inverse. Les paragraphes 6(2) , (3) et (4) reprennent la même formule : « . . . lorsque l’emploi des deux [. . .] dans la même région serait susceptible de faire conclure . . . ».
[30] Il ressort immédiatement des mots « lorsque l’emploi des deux [. . .] dans la même région » que le critère qu’il convient d’appliquer pour décider s’il y a confusion est fondé sur l’hypothèse que tant les noms commerciaux que les marques de commerce sont employés « dans la même région », que ce soit le cas ou non (le « critère fondé sur l’hypothèse »). Ainsi, le fait que des noms commerciaux et des marques de commerce similaires au point de créer de la confusion ne soient pas employés dans le même lieu géographique n’est d’aucune incidence en ce qui concerne ce critère. Il doit en être ainsi parce que l’art. 19 de la Loi précise que, sous réserve de certaines exceptions qui ne nous nous intéressent pas ici, l’enregistrement d’une marque donne à son propriétaire le droit exclusif à l’emploi de celle-ci dans tout le Canada.
[31] Pour que le propriétaire d’une marque de commerce déposée ait le droit exclusif à l’emploi de celle-ci dans tout le Canada, il ne faut pas qu’elle soit susceptible de causer de la confusion avec une autre marque de commerce à quelque autre endroit que ce soit au pays.
[32] Cette conclusion est confirmée par le par. 16(3) de la Loi , qui prévoit que tout requérant qui a produit une demande en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce projetée a droit d’en obtenir l’enregistrement à moins que, à la date de la production de la demande, elle n’ait créé de la confusion avec une marque de commerce ou un nom commercial antérieurement employé au Canada. Voici le libellé du par. 16(3) :
16. . . .
(3) Tout requérant qui a produit une demande selon l’article 30 en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce projetée et enregistrable, a droit, sous réserve des articles 38 et 40 , d’en obtenir l’enregistrement à l’égard des marchandises ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande, elle n’ait créé de la confusion :
a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;
b) soit avec une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement a été antérieurement produite au Canada par une autre personne;
c) soit avec un nom commercial antérieurement employé au Canada par une autre personne.
[33] Que l’on se demande s’il y a eu violation du droit du propriétaire d’une marque de commerce au regard de l’art. 19 ou si l’intéressé a droit d’obtenir l’enregistrement d’une marque en application de l’art. 16, le critère qu’il convient d’appliquer pour décider s’il existe une probabilité de confusion demeure le même. L’application du critère fondé sur l’hypothèse traduit l’intention du législateur d’accorder une protection d’envergure nationale aux marques de commerce déposées au Canada (voir D. Vaver, Intellectual Property Law : Copyright, Patents, Trade-marks (2e éd. 2011), p. 536).
B. De quels facteurs faut-il tenir compte pour évaluer la ressemblance entre une marque de commerce dont l’emploi est projeté et une marque de commerce employée mais non déposée?
[34] Dans le but de clarifier la démarche qu’il convient d’adopter pour évaluer la ressemblance entre une marque de commerce dont l’emploi est projeté et des marques de commerce employées mais non déposées, il sera utile d’examiner les questions suivantes :
(1) la relation entre l’emploi et l’enregistrement;
(2) le critère en matière de confusion;
(3) la nécessité d’examiner chaque marque séparément;
(4) la démarche applicable pour évaluer la ressemblance;
(5) la nécessité d’examiner la marque de commerce dont l’emploi est projeté en fonction des termes de la demande d’enregistrement plutôt qu’en fonction de son emploi réel;
(6) l’exigence d’évaluer les marques de commerce non déposées en fonction de leur emploi réel;
(7) la ressemblance entre les marques de commerce en litige.
Bien que toutes ces questions soient pertinentes en l’espèce, elles ne sont pas censées constituer une liste complète de l’ensemble des facteurs qu’il faut prendre en compte pour évaluer la ressemblance.
(1) La relation entre l’emploi et l’enregistrement
[35] Au départ, il me paraît important de faire un rappel sur le lien qui existe entre l’emploi et l’enregistrement d’une marque de commerce. L’enregistrement d’une marque de commerce ne confère pas en soi un droit prioritaire sur la marque. En common law, c’était l’emploi de la marque de commerce qui conférait le droit exclusif sur celle‑ci. Bien que la Loi confère au titulaire d’une marque de commerce déposée des droits autres que ceux dont il pouvait se prévaloir en common law, la personne qui cherche à faire enregistrer une marque de commerce doit d’abord établir qu’elle a un droit sur celle‑ci parce qu’elle l’emploie. Le juge en chef Ritchie a affirmé ce qui suit dans Partlo c. Todd (1888), 17 R.C.S. 196, p. 200 :
[traduction] Ce n’est pas l’enregistrement qui rend la partie propriétaire d’une marque de commerce; la marque doit lui appartenir pour qu’elle puisse l’enregistrer . . .
[36] Ce principe, que les premières lois canadiennes en matière de marque de commerce ont établi, a été repris dans la Loi , qui confère des droits de deux façons au premier utilisateur d’une marque de commerce. D’une part, selon l’art. 16 , la partie qui est la première à employer la marque de commerce obtient normalement un droit prioritaire de l’enregistrer. D’autre part, l’utilisateur de la marque de commerce peut s’opposer aux demandes d’enregistrement d’autres personnes ou encore demander la radiation d’enregistrements au motif qu’il emploie déjà une marque de commerce créant de la confusion. Cela explique pourquoi Masterpiece Inc. peut, pour contester la demande d’Alavida, invoquer le fait qu’elle employait déjà une certaine marque de commerce non déposée au moment où cette dernière a présenté sa demande. Le paragraphe 16(3) de la Loi reconnaît à l’utilisateur d’une marque de commerce le droit de s’opposer à toute demande d’enregistrement d’une marque qui crée de la confusion avec la sienne, au motif qu’il employait déjà sa marque au moment du dépôt de la demande. Le paragraphe 17(1) garantit ce droit, sous réserve de certaines limites qui ne nous nous intéressent pas ici, dans les cas où la marque de commerce a été enregistrée.
[37] Il faut également expliquer pourquoi la demande d’Alavida, en date du 1er décembre 2005, empêchait Masterpiece Inc. d’obtenir par la suite l’enregistrement des marques de commerce en invoquant le fait qu’elle les employait déjà. Comme je l’ai déjà dit, en common law, la marque de commerce n’était protégée que si son utilisateur établissait qu’il l’employait déjà. Cependant, la Loi permet de revendiquer la priorité à compter de la date du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque de commerce projetée qui n’a pas encore été employée. Cela dit, l’enregistrement n’aura lieu que si l’intéressé soumet par la suite une déclaration établissant qu’il a effectivement employé la marque de commerce projetée dans le délai prescrit au par. 40(2) de la Loi .
[38] En l’espèce, Alavida a bien soumis une telle déclaration, de sorte que sa revendication de priorité au 1er décembre 2005, date à laquelle elle a déposé sa demande d’enregistrement, empêchait Masterpiece Inc. de faire enregistrer la marque de commerce « Masterpiece Living », qui était identique à la sienne, par le biais d’une demande ultérieure fondée sur l’emploi après le 1er décembre 2005. Masterpiece Inc. devait plutôt s’opposer à la demande d’Alavida ou demander la radiation de l’enregistrement de la marque de commerce de celle-ci en invoquant la probabilité de confusion entre la marque de commerce d’Alavida et les marques de commerce ou le nom commercial qu’elle avait employés avant le 1er décemb