671905 Alberta Inc. c. Q'max Solutions Inc.

671905 Alberta Inc. c. Q'max Solutions Inc.
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2003-06-02
Référence neutre
2003 CAF 241
Numéro de dossier
A-560-01
Notes
Décision rapportée
Contenu de la décision
Date : 20030602
Dossier : A-560-01
Référence neutre : 2003 CAF 241
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE NOËL
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
671905 ALBERTA INC. et M-I DRILLING FLUIDS CANADA INC.
appelantes/intimées dans l'appel incident
(demanderesses)
et
Q'MAX SOLUTIONS INC.
intimée/appelante dans l'appel incident
(défenderesse)
Audience tenue à Ottawa (Ontario), les 1er et 2 avril 2003.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 2 juin 2003.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE STONE
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NOËL
LE JUGE SEXTON
Date : 20030602
Dossier : A-560-02
Référence neutre : 2003 CAF 241
CORAM : LE JUGE STONE
LE JUGE NOËL
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
671905 ALBERTA INC. et M-I DRILLING FLUIDS CANADA INC.
appelantes/intimées dans l'appel incident
(demanderesses)
et
Q'MAX SOLUTIONS INC.
intimée/appelante dans l'appel incident
(défenderesse)
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE STONE
[1] Il s'agit d'un appel et d'un appel incident du jugement par lequel un juge de la Section de première instance a rejeté, le 15 août 2001, les demandes que les appelantes avaient présentées en vue d'obtenir un jugement déclaratoire portant sur la validité des lettres patentes canadiennes 2 101 884 et sur leur contrefaçon par l'intimée et a accueilli la demande reconventionnelle que l'intimée avait présentée en vue d'obtenir un jugement déclaratoire portant que le brevet était nul ab initio entre l'intimée et les appelantes.
Historique
[2] Comme l'a conclu le juge de première instance, vers la fin des années 1980, Fleming Oil Field Services Ltd., par l'intermédiaire de sa division Reef Mud, fournissait de la boue de forage à l'industrie pétrolière et gazière. À peu près à la même époque, la société, qui appartenait et était contrôlée conjointement par James K. Fleming, son président, et par le frère de celui-ci, Harold C. Fleming, son vice-président, a commencé à utiliser un nitrate de calcium de qualité « engrais » ou « commerciale » comme traceur, et l'a ensuite utilisé comme floculent dans les boues de forage à la base d'eau. À cette fin, Fleming Oil Field Services Ltd. a conclu une entente en vue de la distribution de nitrate de calcium avec un fournisseur de l'État de Washington, aux États-Unis, en vertu de laquelle Fleming Oil Field Services était autorisée à distribuer ce nitrate de calcium en sacs sous le nom « Envirofloc » partout dans l'ouest du Canada.
[3] Le produit de Q'Max qui fait l'objet du présent litige, lequel est connu sous le nom d' « Envirovert » , est une « boue de forage à base d'émulsion inverse d'eau dans l'huile » . Il renferme un sel appelé nitrate d'ammonium et de calcium décahydraté.
[4] Selon le dossier, une boue de forage à base d'émulsion inverse est obtenue par un processus en plusieurs étapes. Une huile de base est mélangée avec de la chaux ou une autre matière alcaline, des émulsifiants, des tensioactifs et d'autres additifs. Une solution aqueuse est préparée en mélangeant de l'eau et un sel pour former une saumure. La boue de forage est employée par l'industrie pétrolière et gazière pour effectuer ses forages. Elle lubrifie et refroidit le trépan. Elle permet également d'éliminer les débris produits par le trépan de l'intérieur du trou jusqu'à la surface. Un problème peut survenir avec l'utilisation de boue de forage : l'eau de la boue hydrate les couches souterraines. Cela peut conduire à des problèmes d'instabilité dans le trou lui-même. Avec les boues d'émulsion inverse à base d'huile, ces problèmes sont surmontés grâce à l'emploi d'une solution de saumure dans la phase aqueuse de la boue, qui produit un niveau d'activité aqueuse égal à celui des couches souterraines dans lesquelles le trou est foré. Cela empêche l'eau de migrer de la boue de forage vers la roche forée. Le chlorure de calcium et le chlorure de sodium sont les sels qui sont généralement utilisés pour préparer la saumure destinée à la phase aqueuse.
[5] Lorsque la boue de forage à émulsion inverse est remontée du trou jusqu'à la surface, les débris sont enlevés à l'aide de tamis. La composition du fluide de forage est ensuite analysée; on procède, si nécessaire, à des ajustements, et on réutilise la boue. Les débris de roche extraits doivent être éliminés; à cette fin, l'industrie utilise la technique appelée « épandage des boues sur le sol » . Cela consiste à enlever une couche de terre végétale d'une zone entourant le site de forage, à épandre les débris dans cette zone et à les couvrir avec la terre végétale. Les débris et la couche arable sont mélangés de façon à augmenter le contact entre l'huile et les microorganismes indigènes présents dans le sol, qui décomposent les résidus d'huile. Le sel est dilué et lixivié naturellement dans le sol. Cette pratique exerce des effets négatifs sur l'environnement, car ni l'huile provenant des débris, ni les chlorures (sels) généralement employés ne sont écologiques. Dans les années 1980, l'épandage des boues sur le sol suscitait de plus en plus d'inquiétude. Cela a encouragé le développement de boues de forages efficaces, qui auraient un caractère plus écologique.
[6] L' invention prévoyait une boue de forage à base d'émulsion inverse, qui utilise des sels doubles contenant de l'azote. Cette formulation « faisait d'une pierre deux coups » . Elle éliminait l'emploi des chlorures (sels) utilisés pour prévenir l'hydratation au cours du forage avec, comme résultat, la réduction des quantités de chlorures lors de l'épandage des boues sur le sol. En même temps, cela apportait un engrais azoté « incorporé » permettant d'accélérer la dégradation des résidus d'huile grâce à l'épandage, sur le sol, des débris provenant du forage. Comme nous allons le voir, le sel préféré était le nitrate d'ammonium et de calcium décahydraté (NACD), sel présent dans le produit « Envirofloc » .
Le brevet
[7] Par leur pétition en date du 4 août 1993 (la pétition), signée et déposée par leurs agents le même jour, James K. Fleming et Harold C. Fleming ont présenté une demande en vue de faire breveter une invention intitulée « BOUE DE FORAGE À BASE D'ÉMULSION INVERSE » décrite et revendiquée dans le mémoire qui l'accompagnait. Il a été affirmé au premier paragraphe de la pétition que [traduction] « le demandeur a fait l'invention » , et au paragraphe 3 que les demandeurs croyaient qu'ils avaient [traduction] « droit à un brevet pour ladite invention » . Le brevet a été rendu public le 30 septembre 1993 et a été accordé le 16 mai 1995 en tant que lettres patentes canadiennes 2 101 884 (le brevet). James K. Fleming et Harold C. Fleming étaient désignés dans le brevet à titre d' « inventeurs » . J.F.K. Investments Ltd. et Hour Holdings Ltd., qui étaient respectivement les sociétés de portefeuille personnelles de James K. Fleming et de Harold C. Fleming, étaient désignées à titre de propriétaires bénéficiaires.
[8] Le 16 octobre 1997, en réponse à une autre pétition, le Bureau de la propriété intellectuelle du Canada a apporté un certain nombre de petites corrections au brevet conformément à l'article 8 de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4. Ces corrections consistaient à substituer les mots « phase aqueuse » aux mots « eau » ou « teneur en eau » en divers endroits de la divulgation, et au mot « eau » à la fin des revendications 1, 4 et 7. Le 9 février 1998, une autre pétition a été déposée auprès du Bureau en vue de la redélivrance du brevet. La pétition a été accordée le 24 mars 1998. Le brevet redélivré visait principalement à éclaircir l'expression « sel complexe azoté et hydraté » figurant dans les revendications, cette expression signifiant « un sel double azoté et hydraté, comme l'entendrait une personne ordinaire versée dans l'art ou la science » , les mots « sel complexe » et « sels complexes » devant donc être compris comme des références à un « sel double » et à des « sels doubles » respectivement. On a en même temps produit un « Résumé » qui est cité intégralement au paragraphe 10 des motifs de jugement du juge de première instance.
[9] Le brevet contient dix-huit revendications précises, dont le texte a été reproduit par le juge de première instance à l'Annexe 1 de ses motifs de jugement publiés (671905 Alberta Inc. c. Q' Max Solutions Inc. (2001), 14 C.P.R. (4th) 129, 210 F.T.R. 24). Il est ici utile de reproduire le texte des sept premières revendications du brevet :
1. Une boue de forage à base d'émulsion inverse d'eau dans l'huile, comprenant un émulsifiant, un tensioactif, une argile, une substance alcaline et un sel complexe azoté et hydraté, pour réduire ou prévenir l'hydratation des argiles de formations souterraines, la teneur en eau de la boue se situant dans une plage d'environ 5 à 50 % en volume et la concentration du sel complexe azoté couvrant une plage d'environ 5 à 80 % en poids de la phase aqueuse.
2. Une boue de forage à base d'émulsion inverse d'eau dans l'huile, selon la revendication 1, où le sel complexe azoté est un nitrate ou un nitrite d'ammonium et de calcium hydraté.
3. Une boue de forage à base d'émulsion inverse d'eau dans l'huile, selon la revendication 1, où le sel complexe azoté est un nitrate d'ammonium et de calcium décahydraté.
4. Une boue de forage à base d'émulsion inverse d'eau dans l'huile, selon la revendication 1, 2 ou 3, la concentration du sel complexe azoté dans la boue se situant dans une plage d'environ 25 à 40 % en poids de la phase aqueuse.
5. Une boue de forage à base d'émulsion inverse d'eau dans l'huile, selon la revendication 1, 2 ou 3, la teneur en eau de la boue se situant dans une plage d'environ 10 à 40 % en volume.
6. Une boue de forage à base d'émulsion inverse d'eau dans l'huile, selon la revendication 1, 2 ou 3, dans laquelle l'huile est de l'huile brute ou de l'huile diesel.
7. Dans une méthode de forage d'un trou, comprenant plusieurs étapes, à savoir injecter dans le trou de forage une boue de forage à base d'émulsion inverse d'eau dans l'huile, faire recirculer la boue à la surface, séparer par criblage les débris de roche de la boue puis renvoyer la boue de forage tamisée dans le trou, enfin analyser les propriétés de la boue de forage, ainsi que l'étape d'amélioration par addition d'un sel complexe azoté et hydraté à la boue pour réduire ou prévenir l'hydratation des argiles de formulations souterraines, la teneur en eau de la boue se situant dans une plage d'environ 5 à 50 % en volume et la concentration du sel complexe azoté représentant environ 5 à 80 % en poids de la phase aqueuse.
Cessions
[10] Le dossier de l'instance comprend un certain nombre de documents pertinents qui ont été déposés auprès du Bureau de la propriété intellectuelle du Canada. Le premier document est une cession en date du 11 août 1993 de James K. Fleming et de Harold C. Fleming, en leurs qualités d' « inventeurs » , en faveur de J.F.K. Investments Ltd. et de Hour Holdings Ltd., des droits, titres et intérêts respectifs [traduction] « afférents à l'invention se rapportant à la BOUE DE FORAGE À BASE D'ÉMULSION INVERSE décrite et revendiquée dans la demande visant l'obtention d'un brevet relatif à cette invention ainsi qu'à tout droit, titre et intérêt connexe se rapportant à tout brevet qui sera délivré à leur égard » . Deux autres actes de cession en date du 1er janvier 1996 ont également été déposés. En premier lieu, J.F.K. Investments Ltd. a cédé tous les intérêts, droits et titres [traduction] « afférents aux lettres patentes canadiennes 2 101 884 [...] accordées le 16 mai 1995 » à 671905 Alberta Inc., l'une des appelantes dans la présente instance, laquelle était contrôlée par Harold C. Fleming. En second lieu, Hour Holdings Ltd. a cédé tous les intérêts, droits et titres afférents au brevet à cette société. Par un acte de cession distinct en date du 15 octobre 1997, 671905 Alberta Inc. a cédé tous les intérêts, droits et titres afférents au brevet à Fleming Oil Field Services Ltd. Le dossier révèle également que par le certificat de fusion en date du 1er juillet 1998, Fleming Oil Field Services Ltd. et M-I Drilling Fluids Canada, Inc. ont été fusionnées conformément à la Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985) ch. C-44 sous le nom de « M-I Drilling Fluids Canada, Inc. » , qui est l'autre appelante ici en cause.
Mise au point de l'invention
[11] En janvier 1989, un essai expérimental a été effectué au laboratoire de Fleming Oil Field Services Ltd. afin de déterminer si le nitrate de calcium (sel) décahydraté, présent dans le produit « Envirofloc » , pouvait remplacer les chlorures (sels) dans la phase aqueuse d'une boue de forage à base d'émulsion inverse d'eau dans l'huile.
[12] Dans le témoignage qui'il a présenté au procès, Harold C. Fleming a fait part de son engagement et de celui de son frère, James K., dans une société appelée DOC Environmental Control Inc., avec deux relations du monde des affaires, société créée pour la fourniture de services lorsque surviennent des déversements d'hydrocarbures. Le témoin a également indiqué que les connaissances acquises avec la société DOC sur l'emploi d'un agent nutritif pour la croissance de bactéries les ont conduits à essayer le produit « Envirofloc » pour le développement d'une émulsion inverse de boue de forage, en collaboration avec Richard Smith, directeur ou superviseur de laboratoire travaillant pour Fleming Oil Field Services Ltd. Dans son témoignage, M. Fleming a déclaré que son frère James, Richard Smith ainsi que lui-même voulaient procéder aux essais qui ont été effectués au mois de janvier 1989 et qu'ils s'étaient entendus pour que M. Smith effectue les essais. [transcription de l'instruction, volume 1, page 116, lignes 15 à 18].
[13] Dans son témoignage, M. Smith a indiqué que c'était lui qui avait [traduction] « mis au point les formulations » pour Fleming Oil Field Services Ltd. et que les essais du mois de janvier 1989 ont été effectués par un technicien de laboratoire sous sa supervision à l'aide d'une phase externe constituée d'huile minérale et d'une phase interne à base de saumure de nitrate de calcium [transcription de l'instruction, volume 5, page 648 et suivantes]. Le témoin a également indiqué que l'idée d'utiliser le nitrate de calcium lui avait été suggérée par Darryl Lucas, qui travaillait alors pour une société du nom de Harrison & Crossfield. M. Smith a conclu que, d'après les essais, l'emploi de nitrate de calcium dans une émulsion inverse était « viable » . Cependant, il lui fallait encore déterminer si le nitrate de calcium permettait d'obtenir le niveau d'activité aqueuse approprié pour la stabilisation des schistes lors des opérations de forage. M. Smith a continué d'étudier cette question en dépouillant la documentation disponible sur le sujet, ce qui l'a convaincu que l'incorporation de nitrate de calcium, en concentrations appropriées, dans la saumure ou la phase aqueuse de l'émulsion inverse permettrait de stabiliser les formations.
[14] Il ne s'est rien passé d'autre en ce qui concerne la mise au point de la boue de forage à base d'émulsion inverse jusqu'au mois de mai 1991 lorsque M. Smith a procédé à d'autres essais en introduisant de l'huile diesel à la place de l'huile minérale. Le premier essai sur place de l'invention a eu lieu à l'automne 1992 au puits Morrison, en Alberta.
Jugement de première instance
[15] Le juge de première instance a défini les questions litigieuses comme suit : interprétation du brevet; validité du brevet; droit des appelantes d'intenter des poursuites au sujet du brevet; contrefaçon du brevet par l'intimée, et réparation appropriée.
[16] Parmi les questions d'interprétation que le juge a examinées, il y avait le sens de l'expression « personne versée dans l'art ou la science » . Certains éléments de preuve et arguments ont été présentés à l'audience à ce sujet. Les appelantes soutenaient qu'un « ingénieur technique spécialisé en boue de forage » devait être considéré comme la personne fictive versée dans l'art. Toutefois, le juge de première instance a conclu, aux paragraphes 40 et 41, qu'une telle personne serait trop compétente. Le juge a retenu la preuve selon laquelle une personne versée dans l'art serait une personne qui comprend la chimie d'une composition de boue de forage, qui connaît les ingrédients et leur effet et qui sait comment procéder aux essais appropriés.
[17] Le juge de première instance a ensuite examiné la prétention de l'intimée selon laquelle le brevet n'était pas valide pour les raisons suivantes : absence de nouveauté ou antériorité, évidence, manque d'utilité, insuffisance de la divulgation et ambiguïté. Il a conclu qu'aucun de ces moyens de défense n'avait été établi.
[18] Le juge de première instance devait également déterminer si les Fleming étaient les « inventeurs » comme on l'affirmait dans la pétition. Selon un moyen de défense invoqué au moyen de la demande reconventionnelle, les Fleming n'étaient pas les inventeurs et, en outre, l'assertion figurant dans la pétition selon laquelle ils étaient les inventeurs constituait une « allégation importante » qui « n'[était] pas conforme à la vérité » et qui était « volontairement faite pour induire en erreur » au sens du paragraphe 53(1) de la Loi sur les brevets. Le juge de première instance a retenu l'argument selon lequel les Fleming n'étaient pas les « inventeurs » et il a donc conclu que le brevet était « nul ab initio » entre les parties conformément à cette disposition. En se fondant sur les arrêts faisant autorité, il a conclu qu'il importait peu pour l'application du paragraphe 53(1) que la revendication de l'invention dans la pétition ne soit pas « volontairement faite pour induire en erreur » .
[19] Après avoir déclaré le brevet nul, le juge de première instance a brièvement examiné les autres points litigieux dans des remarques incidentes. Le premier point était de savoir si les appelantes pouvaient intenter des poursuites fondées sur la contrefaçon du brevet étant donné qu'il avait été conclu que les Fleming n'étaient pas les « inventeurs » en ce sens que Richard Smith, le véritable inventeur, ne s'était pas départi, en faveur des Fleming, des droits, titres et intérêts afférents à l'invention. Le 11 août 1993, les Fleming ont censément cédé à J.F.K. Investments Ltd. et à Hour Holdings Ltd. les droits, titres et intérêts respectifs afférents à l'invention et à tout brevet délivré à l'égard de l'invention. Le juge de première instance a conclu que ni J.F.K. Investments Ltd. ni Hour Holdings Ltd. n'avaient acquis valablement un intérêt dans le brevet 884 et par conséquent que ni l'une ni l'autre n'avait pour le moment droit à l'avantage du brevet 884.
[20] Enfin, le juge de première instance a examiné la question de la contrefaçon. Cet argument était fondé sur ce que l'intimée avait produit et vendu au public, en Alberta, une composition de boue de forage connue sous le nom de « Q'Max Mud » et que cela avait entraîné la violation des droits relatifs au brevet parce que la boue de l'intimée contenait le sel complexe azoté appelé « nitrate d'ammonium et de calcium décahydraté » (NACD) auquel font référence les revendications du brevet. Le juge de première instance a d'abord noté que l'intimée avait reconnu dans ses plaidoiries qu'elle avait fait en sorte que le produit Q'Max Mud soit « produit et transporté » et qu'elle avait vendu cette boue au public à des fins de forage de puits. En se fondant sur la preuve, le juge a conclu que les activités de l'intimée sur ce point révélaient qu'il y avait eu « contrefaçon textuelle des revendications » du brevet, exception faite de la revendication 15. Il a conclu que la revendication relative à « [u]ne trousse selon la revendication 14, où le sel complexe azoté est du nitrate d'ammonium et de calcium décahydraté » n'avait pas été violée parce que l'intimée n'avait pas vendu une « trousse » pour formuler l'émulsion inverse à laquelle font référence les revendications du brevet.
Les points litigieux
[21] Les appelantes contestent le jugement de première instance en invoquant plusieurs motifs. Premièrement, elles soutiennent que le juge de première instance a commis une erreur en interprétant le brevet parce qu'il n'a pas reconnu l'avantage environnemental de l'invention et la contribution des Fleming en leurs qualités d'inventeurs. Deuxièmement, le fait de désigner James K. Fleming et Harold C. Fleming à titre d' « inventeurs » dans la pétition et de ne pas désigner Richard Smith à titre d'inventeur n'était pas une allégation importante non conforme à la vérité qui était faite volontairement pour induire en erreur au sens du paragraphe 53(1) de la Loi sur les brevets. Troisièmement, la réparation appropriée dans le cas d'une erreur commise en désignant les inventeurs aurait consisté à corriger le titre conformément à l'article 52 de la Loi sur les brevets. Quatrièmement, la présente Cour devrait rendre une ordonnance conformément à cette disposition en vue de corriger les registres du Bureau des brevets pour ce qui est de l'invention et du droit de propriété sur le brevet. Cinquièmement, le juge de première instance a commis une erreur en concluant que les appelantes n'étaient pas « le breveté » ou une « personne se réclamant de celui-ci » au sens de l'article 55 de la Loi sur les brevets.
[22] Dans son appel incident, l'intimée affirme que le juge de première instance a commis une erreur en omettant de déclarer le brevet nul à l'échelle mondiale plutôt qu'en le déclarant nul simplement entre les parties. Deuxièmement, le juge a commis une erreur en définissant la « personne versée dans l'art ou la science » . Troisièmement, il a commis une erreur en rejetant les moyens de défense fondés sur l'antériorité et sur l'évidence. Enfin, l'intimée soutient que le juge de première instance a commis une erreur en concluant que toutes les revendications du brevet à l'exception de la revendication 15 avaient été contrefaites par l'intimée.
ANALYSE
Inventivité
[23] L'analyse devrait commencer par la prétention des appelantes selon laquelle le juge de première instance a commis une erreur en concluant que les Fleming n'étaient pas les « inventeurs » de la boue de forage à base d'émulsion inverse ici en cause. Il est soutenu qu'en tirant cette conclusion, le juge de première instance a omis de tenir compte de l'avantage environnemental que comporte l'invention et qu'il a omis de reconnaître la contribution apportée par les Fleming en vue d'arriver à l'invention. Il est soutenu que cela peut s'expliquer par le fait que le juge de première instance a restreint son examen à cause de l'avis qu'il a exprimé au paragraphe 58 de ses motifs, à savoir que « [l]es revendications du brevet ne font nulle part référence à une performance écologique améliorée » .
[24] Toutefois, il ressort d'une interprétation juste des motifs de jugement que le juge de première instance a réglé la question de l'inventivité en retenant le témoignage de Richard Smith plutôt que celui de Harold C. Fleming. Les conclusions que le juge a tirées sur ce point figurent aux paragraphes 22, 23 et 24 de ses motifs :
Comme on l'a signalé dans les paragraphes précédant immédiatement ces motifs, il y avait certaines contradictions dans les témoignages au sujet de la mise au point de la boue Q'Max. Dans son témoignage, M. Harold Fleming, l'un des propriétaires de Fleming Oil Field Services Ltd., qui était, à toutes les époques pertinentes, actif dans la gestion et l'exploitation de la compagnie, a déclaré que l'initiative de mettre au point une boue de forage à base d'émulsion inverse, plus écologique que celles utilisant le chlorure de calcium ou de sodium, était la sienne et que c'est lui qui avait donné à Rick Smith les instructions pour faire le travail accompli par ce dernier.
Rick Smith a témoigné que c'était lui qui avait pris cette initiative et que, bien que dans le bureau relativement petit de la compagnie il tenait Harold Fleming en tout temps au courant, c'est lui qui faisait preuve d'ingénuité inventive, si tant est qu'il y en avait une.
Je préfère la version des faits de Rick Smith à celle de Harold Fleming. Bien que le témoignage de M. Fleming se soit avéré, de façon générale, très utile, il manquait décidément de détails. Il a reconnu dans son témoignage qu'il ne se rappelait pas très bien des dates et de la chronologie des événements. En revanche, j'estime que le témoignage de Rick Smith est plus direct, détaillé et précis. [...]
Plus loin, au paragraphe 99, le juge de première instance a conclu que M. Smith était « le véritable inventeur » .
[25] Il n'a pas été démontré qu'en tirant ces conclusions, le juge de première instance ait commis une erreur manifeste et dominante qui a faussé son appréciation des faits au point que la présente Cour serait justifiée à modifier ces conclusions : Stein c. Le navire « Kathy K » , [1976] 2 R.C.S. 802, page 808; N.V. Bocimar S.A. c. Century Insurance Co. of Canada, [1987] 1 R.C.S. 1247; Toneguzzo-Norvell (Tutrice à l'instance de) c. Burnaby Hospital, [1994] 1 R.C.S. 114; Swartz c. Canada, [1996] 1 R.C.S. 254, page 278; Delgamuukw c. Colombie-Britannique, [1997] 3 R.C.S. 1010, page 1064; Housen c. Nikolaisen 2002 CSC 33.
Argument fondé sur le paragraphe 53(1)
[26] Les appelantes contestent l'avis du juge de première instance selon lequel un jugement déclaratoire fondé sur le paragraphe 53(1) de la Loi sur les brevets portant que le brevet est nul était justifié parce que, dans la pétition qu'ils ont signée, James K. Fleming et Harold C. Fleming ont inscrit leurs noms à titre d' « inventeurs » au lieu d'y inscrire le nom de Richard Smith. Les paragraphes 53(1) et (2) sont ainsi libellés :
53. (1) Le brevet est nul si la pétition du demandeur, relative à ce brevet, contient quelque allégation importante qui n'est pas conforme à la vérité, ou si le mémoire descriptif et les dessins contiennent plus ou moins qu'il n'est nécessaire pour démontrer ce qu'ils sont censés démontrer, et si l'omission ou l'addition est volontairement faite pour induire en erreur.
(2) S'il apparaît au tribunal que pareille omission ou addition est le résultat d'une erreur involontaire, et s'il est prouvé que le breveté a droit au reste de son brevet, le tribunal rend jugement selon les faits et statue sur les frais. Le brevet est réputé valide quant à la partie de l'invention décrite à laquelle le breveté est reconnu avoir droit.
53. (1) A patent is void if any material allegation in the petition of the applicant in respect of the patent is
untrue, or if the specification and drawings contain more or less than is necessary for obtaining the end for which they purport to be made, and the omission or addition is wilfully made for the purpose of misleading.
(2) Where it appears to a court that the omission or addition referred to in subsection (1) was an involuntary error and it is proved that the patentee is entitled to the remainder of his patent, the court shall render a judgment in accordance with the facts, and shall determine the costs, and the patent shall be held valid for that part of the invention described to which the patentee is so found to be entitled.
[27] Il n'est pas soutenu que les Fleming ont délibérément ainsi été désignés à titre d'inventeurs. De fait, comme le juge de première instance l'a fait remarquer, il n'avait pas été allégué qu'en se désignant eux-mêmes plutôt qu'en désignant M. Smith comme « inventeur » , les Fleming avaient agi « volontairement pour induire en erreur » . Les appelantes soutiennent donc qu'il n'était pas loisible au juge de première instance d'invalider le brevet conformément au paragraphe 53(1). Selon elles, la jurisprudence invoquée à l'appui de l'invalidation fondée sur cette disposition ne s'applique plus.
[28] Le juge de première instance s'est fondé en particulier sur l'analyse que Monsieur le juge Wetston avait effectuée dans la décision Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., (1998), 79 C.P.R. (3d) 193 (C.F. 1re inst.), pages 264 et 265, citant Monsieur le juge Walsh dans la décision Beloit Canada Ltd. c. Valmet OY (1984) 78 C.P.R. (2d) 1 (C.F. 1re inst.), selon lequel ce qui importe, pour que le paragraphe 53(1) s'applique, n'est pas de savoir si une erreur alléguée a volontairement été commise pour induire en erreur, mais plutôt si le fait de désigner d'une façon inexacte l'inventeur constitue une allégation « importante » qui n'est pas conforme à la vérité. Le juge Walsh a fondé cet avis sur son interprétation du paragraphe 53(1) dans son ensemble. En particulier, il a statué que les mots « et si l'omission ou l'addition est volontairement faite pour induire en erreur » figurant à la fin de la disposition, telle qu'elle était alors libellée, se rapportaient aux omissions et aux ajouts qui sont faits « dans les mémoires descriptifs ou sur des dessins » , plutôt qu'à une « allégation importante dans la pétition » . Le juge de première instance s'est également inspiré de l'avis exprimé par Monsieur le juge Thurlow (tel était alors son titre) dans la décision Jules R. Gilbert Ltd. c. Sandoz Patents Ltd. (1970), 64 C.P.R. 14 (C. de l'É.), page 74, à savoir qu'une allégation selon laquelle le demandeur a fait l'invention constituait une « allégation importante » au sens de cette disposition. Il a ainsi fait une distinction entre l'affaire dont il était saisi, qui se rapportait au fait que la mauvaise personne avait été désignée à titre d'inventeur, et une affaire d'invention conjointe dans laquelle une pétition désigne certains inventeurs, mais non tous les inventeurs.
[29] Dans la décision Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., précitée, le juge Wetston a conclu que l'omission de désigner deux chercheurs indépendants, MM. Broder et Mitsuya, à titre de coinventeurs, n'avait pas pour effet de rendre le brevet nul en vertu du paragraphe 53(1) parce que l'omission ne constituait pas une « allégation importante » . En arrivant à cette conclusion, le juge Wetston a examiné la jurisprudence canadienne antérieure portant sur ce point, y compris les observations que Monsieur le juge Addy avait faites dans la décision Proctor & Gamble Co. c. Bristol Myers Canada Ltd. (1978), 39 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1re inst.). Dans la décision Proctor & Gamble, l'inventeur Gaiser avait reçu des suggestions et des recommandations au sujet de modifications à apporter à l'invention d'une société qui s'appelait Purex, mais il a été conclu que Purex n'était pas un coinventeur. Le juge Addy a répondu à l'argument fondé sur le paragraphe 53(1) [autrefois paragraphe 55(1)] selon lequel Purex était un coinventeur en concluant que l'omission de désigner Purex n'aurait pas eu pour effet de rendre le brevet nul. Voici ce que le juge a dit, aux pages 156 et 157 :
En l'espèce, Gaiser se croyait sans aucun doute l'unique inventeur et, selon les éléments de preuve qui m'ont été fournis, il est nettement évident que de toute manière, la Purex n'estimait pas qu'elle était l'inventeur. Il n'existe absolument aucune preuve à l'effet que l'on aurait volontairement tenter d'induire en erreur le commissaire des brevets. Dans de telles circonstances, à mon avis, le fait que le demandeur soit l'inventeur ou l'un de deux coinventeurs est sans conséquence pour le public, puisque ce fait ne touche ni la durée ni le fond du brevet ni même le fait d'y avoir droit. En d'autres termes, je ne crois pas qu'il s'agisse, dans de telles circonstances, d'une allégation importante telle que prévue par l'article 55(1) de la Loi sur les brevets.
[30] En appel dans l'affaire Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd. (2000), 10 C.P.R. (4th) 65, la présente cour (juge Sexton) a conclu que MM. Broder et Mitsuya n'était pas coinventeurs. La Cour a ensuite examiné l'argument relatif à l'invalidité fondé sur le paragraphe 53(1) selon lequel MM. Broder et Mitsuya étaient coinventeurs; la Cour a conclu, aux pages 81 et 82, que l'omission de désigner ces personnes dans la pétition n'était pas fatale. Ce faisant, la Cour s'est encore une fois fondée sur les observations susmentionnées que le juge Addy avait faites dans la décision Proctor & Gamble, précitée.
[31] Le jugement rendu par la Cour a été porté en appel devant la Cour suprême du Canada, qui a rejeté l'appel dans un jugement qui a été publié bien après le prononcé du jugement qui est ici porté en appel : Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., 2002 CSC 77, 21 C.P.R. (4th) 499. Parmi les questions que la Cour a examinées, il y avait la question de savoir si MM. Broder et Mitsuya étaient coinventeurs avec les personnes désignées dans la pétition et, dans l'affirmative, si l'omission de les désigner constituait une « allégation importante » non conforme à la vérité qui était « volontairement faite pour induire en erreur » , de façon à rendre le brevet nul. La Cour suprême a conclu que MM. Broder et Mitsuya n'étaient pas des coinventeurs. Toutefois, Monsieur le juge Binnie, au nom de la Cour, a fait les remarques suivantes, au paragraphe 94 :
Les appelantes soutiennent que les Drs Broder et Mitsuya étaient des « coinventeurs » et auraient dû être désignés comme tels dans le brevet. Pour que cet argument joue en faveur des appelantes (par opposition aux Drs Broder et Mitsuya), celles-ci doivent en outre établir que cette omission constitue une déclaration inexacte « importante » qui était « volontairement faite pour induire en erreur » . Si tel est le cas, le brevet serait nul conformément au par. 53(1) de la Loi sur les brevets.
(Non souligné dans l'original)
Étant donné que MM.Broder et Mitsuya n'étaient pas coinventeurs, le juge Binnie a conclu, au paragraphe 109, qu'il n'était pas nécessaire d'examiner la question de l'importance en vertu du paragraphe 53(1) non seulement pour cette raison, « mais encore parce qu'il n'exist[ait] aucune preuve que l'omission de les désigner a[vait] été « volontairement faite pour induire en erreur » , comme l'exige[aient] les derniers mots du paragraphe 53(1) » . Par conséquent, la position qui est adoptée de nos jours est qu'une « allégation importante » non conforme à la vérité qui consiste à omettre de désigner les coinventeurs dans une pétition visant l'obtention d'un brevet n'a pas pour effet de rendre le brevet nul si l'allégation n'était pas « volontairement faite pour induire en erreur » .
[32] Il est vrai que, dans la pétition, les Fleming étaient désignés comme les seuls inventeurs et que M. Smith n'était pas désigné. L'intimée dit qu'il est possible de faire une distinction entre la présente espèce et l'affaire Wellcome Foundation, précitée, parce que dans cette affaire-là les personnes qui étaient désignées comme inventeurs étaient en fait les inventeurs, alors qu'en l'espèce, selon la conclusion tirée par le juge de première instance, les Fleming n'étaient pas les inventeurs. Toutefois, à mon avis, cette distinction n'a pas pour effet de faire tomber l'affaire sous le coup du paragraphe 53(1) lorsque, comme il le semble ici, les Fleming ne se sont pas délibérément désignés comme inventeurs pour induire en erreur. Dans la décision Dec International, Inc. c. A.L. LaCombe & Associates Ltd. (1989), 26 C.P.R. (3d) 193 (C.F. 1re inst.), il a été statué qu'un brevet ne devrait pas être déclaré invalide conformément à la disposition qui figure maintenant à l'article 53 de la Loi sur les brevets dans des circonstances où la société employeur avait désigné, de bonne foi, un employé qui, selon les conclusions tirées lors de l'instruction, n'était pas l'inventeur plutôt que l'employé qui était le véritable inventeur. Si, comme le juge de première instance l'a conclu, les Fleming n'avaient pas l'intention d'induire volontairement en erreur en se désignant comme inventeurs, il est difficile de voir comment l'omission de désigner M. Smith justifierait la réparation draconienne prévue au paragraphe 53(1). Eu égard aux circonstances, il ne devrait pas être conclu que le brevet est nul en vertu de cette disposition.
Argument fondé sur l'article 52
[33] Les appelantes soutiennent que le juge de première instance aurait dû faire droit à la demande qu'elles avaient faite dans leur argumentation orale, à l'instruction, en vue d'obtenir, conformément à l'article 52 de la Loi sur les brevets, une ordonnance déclarant que M. Smith était l'inventeur et que M-I Drilling Fluids Canada Inc. était le propriétaire. L'article 52 est ainsi libellé :
52. La Cour fédérale est compétente, sur la demande du commissaire ou de toute personne intéressée, pour ordonner que toute inscription dans les registres du Bureau des brevets concernant le titre à un brevet soit modifiée ou radiée.
52. The Federal Court has jurisdiction, on the application of the Commissioner or of any person interested, to order that any entry in the records of the Patent Office relating to the title to a patent be varied or expunged.
Les appelantes soutiennent en outre que la présente cour possède la compétence nécessaire en vertu de l'alinéa 52b) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, pour rendre le jugement que le juge de première instance aurait dû rendre et que nous devrions donc maintenant modifier les registres du Bureau des brevets en vue de désigner M. Smith comme inventeur et M-I Drilling Fluids Canada Inc. comme propriétaire de l'invention brevetée.
[34] Le fait que les appelantes ont fait leur demande au cours de l'instruction relative à la contrefaçon n'est pas en soi fatal. Il a été statué qu'une « demande » fondée sur l'article 52 [autrefois article 54] peut être ainsi présentée. Dans la décision Clopay Corp. c. Metalix Ltd. (1960), 34 C.P.R. 232 (C. de l'É.), le juge Cameron a dit ce qui suit, à la page 235 :
[traduction] Ni la Loi sur les brevets ni les Règles de la présente cour ne précisent la procédure à suivre dans les demandes fondées sur l'article 54. Toutefois, je suis d'avis que la présente demande qui a été faite par un intéressé -- à savoir les propriétaires bénéficiaires des droits afférents au brevet -- est une demande visée à l'article 54, même si elle est faite dans des procédures de contrefaçon en instance. Eu égard à la preuve mise à ma disposition, je ne doute pas que tous ceux qui peuvent faire valoir des droits sur le brevet étaient représentés à l'audience. La défenderesse, dont la défense serait visée par une ordonnance rendue dans la demande, a été avisée et elle a comparu. Le commissaire aux brevets, qui devrait toujours selon moi être avisé d'une demande fondée sur l'article 54, était présent à l'audience et, même s'il n'était pas désigné dans l'avis de requête, il a reçu signification d'une copie de l'avis. Je suis donc convaincu que la Cour a compétence pour entendre la requête.
Le juge Cameron a également noté, à la page 235, que la disposition en question a une portée [traduction] « fort étendue » , avis qui a été réitéré dans des décisions plus récentes : Pitney Bowes Inc. c. Yale Security (Canada) Inc. (1987), 15 C.P.R. (3d) 347 (C.F. 1re inst.); Comstock Canada c. Electec Ltd. (1991), 38 C.P.R. (3d) 29 (C.F. 1re inst.); page 50. De fait, comme le juge Cameron l'a signalé dans la décision Clopay, précitée, à la page 235, la disposition en question visait
[traduction] [...] à permettre à la Cour de corriger les registres du Bureau des brevets concernant le titre, de façon que la partie ou les parties qui ont réellement droit à l'octroi [...] puissent faire enregistrer leurs droits de la façon régulière.
[35] Toutefois, il faut noter que, dans leur plaidoirie, les appelantes ne mentionnent pas une demande fondée sur l'article 52; par conséquent, aucun préavis n'a été donné à l'intimée ou aux autres intéressés. Dans l'arrêt Esso Petroleum Co. Ltd. c. Southport Corporation, [1956] A.C. 218 (C.L.), page 239, lord Normand a d'une façon judicieuse fait remarquer, en faisant des commentaires au sujet de [traduction] « la valeur d'une plaidoirie » , que [traduction] « [l]a condamnation