Hortilux Schreder B.V. c. Iwasaki Electric Co. Ltd.

Hortilux Schreder B.V. c. Iwasaki Electric Co. Ltd.
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2011-07-29
Référence neutre
2011 CF 967
Numéro de dossier
T-2116-10
Contenu de la décision
Cour fédérale
Federal Court
Date : 20110729
Dossier : T-2116-10
Référence : 2011 CF 967
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 29 juillet 2011
En présence de monsieur le juge Russell
ENTRE :
HORTILUX SCHREDER B.V.
appelante
et
IWASAKI ELECTRIC CO. LTD.
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Il s’agit d’un appel interjeté en vertu de l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 (la Loi), par Hortilux Schreder B.V. (Hortilux Schreder, l’appelante ou l’opposante) à l’égard d’une décision rendue le 27 octobre 2010 (la décision) par une commissaire de la Commission des oppositions des marques de commerce (la commissaire). La commissaire a rejeté l’opposition d’Hortilux Schreder à l’enregistrement de la marque de commerce HORTILUX par Iwasaki Electric Co. Ltd. (Iwasaki ou l’intimée).
[2] Hortilux Schreder demande sollicite :
a. un jugement déclaratoire portant que la commissaire a, à tort, rejeté son opposition à la demande no 1,064,360 visant l’enregistrement de la marque de commerce HORTILUX;
b. une ordonnance faisant droit au présent appel, infirmant la décision de la commissaire et portant que la marque de commerce HORTILUX de l’intimée n’est pas enregistrable ni distinctive et que l’intimée n’est pas la personne qui a droit à l’enregistrement de cette marque;
c. les dépens liés au présent appel.
LE CONTEXTE
[3] Hortilux Schreder fait valoir que, depuis mars 1997, elle emploie la marque de commerce et le nom commercial HORTILUX en liaison avec des appareils d’éclairage et des réflecteurs destinés au secteur horticole.
[4] Le 23 juin 2000, Iwasaki a sollicité l’enregistrement de la marque de commerce HORTILUX en liaison avec des « lampes électriques » (c.‑à‑d., des ampoules électriques) sur le fondement de l’emploi de la marque au Canada depuis au moins le 31 décembre 1997. Les lampes électriques vendues par Iwasaki sont destinées au secteur horticole.
[5] Le 31 mai 2002, Hortilux Schreder a déposé une déclaration d’opposition relativement à la demande d’enregistrement d’Iwasaki. L’appelante allègue notamment qu’Iwasaki a contrevenu à l’alinéa 30b) de la Loi parce qu’elle n’a pas employé la marque de commerce HORTILUX au Canada en liaison avec les marchandises depuis le 31 décembre 1997. Elle soutient en outre que, selon l’alinéa 16(1)a) de la Loi, Iwasaki n’est pas la personne qui a droit à l’enregistrement car, à la date de premier emploi alléguée, la marque de commerce créait de la confusion avec les marques de commerce HORTILUX et HORTILUX SCHREDER d’Hortilux Schreder, lesquelles avaient été antérieurement employées et sont toujours employées au Canada en liaison avec les marchandises d’Hortilux Schreder.
[6] La commissaire a rejeté l’appel interjeté par Hortilux Schreder, et cette décision fait l’objet du présent appel.
LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DE L’APPEL
L’opposition fondée sur le paragraphe 16(1)
[7] Dans le cadre de l’instance devant la commissaire, Hortilux Schreder a fait valoir qu’Iwasaki n’était pas la personne qui avait droit à l’enregistrement parce qu’à la date de premier emploi alléguée, la marque de commerce créait de la confusion avec ses marques de commerce HORTILUX et HORTILUX SCHREDER, lesquelles avaient été antérieurement employées au Canada en liaison avec des réflecteurs de lampe.
[8] Pour s’acquitter de son obligation de prouver qu’elle avait employé les marques de commerce en cause au Canada en liaison avec les marchandises, Hortilux Schreder a d’abord présenté une preuve par affidavit sous forme de factures relatives à l’achat de réflecteurs de lampe au Canada, la plus ancienne de ces factures portant la date du 26 août 1997. La commissaire a signalé que les marques de commerce ne figuraient pas sur les factures et que la preuve ne permettait pas de savoir si elles étaient apposées sur les marchandises ou sur leur emballage.
[9] Hortilux Schreder a ensuite produit une preuve par affidavit visant à établir que, selon l’accord de licence conclu avec ses filiales, elle contrôlait les caractéristiques et la qualité des marchandises. La commissaire a fait remarquer que l’accord de licence lui‑même n’avait pas été mis en preuve et que l’auteur de l’affidavit, M. de Leeuw, n’avait pas expliqué comment ce contrôle était exercé et n’avait pas précisé les mesures prises pour maintenir les caractéristiques et assurer la qualité des marchandises. La commissaire a tiré la conclusion suivante :
Je suis donc d’avis que l’emploi des marques de l’Opposante, même s’il avait été démontré, n’aurait pas profité à celle‑ci en application du paragraphe 50(1) de la Loi.
Pour toutes ces raisons, j’estime que l’Opposante n’a pas démontré l’emploi de ses marques de commerce au Canada. Ce motif d’opposition est donc rejeté.
[10] En ce qui concerne la question de la confusion, la commissaire a mentionné que le plus ancien élément (une facture) déposé par Hortilux Schreder afin de prouver l’emploi de la marque de commerce HORTILUX SCHREDER au Canada portait la date du 6 avril 1999. Comme cette date est postérieure à la date de premier emploi revendiquée par Iwasaki (soit le 31 décembre 1997), la commissaire a conclu qu’Hortilux Schreder n’avait pas non plus gain de cause sur ce point.
L’opposition fondée sur l’alinéa 30b)
[11] Pendant l’instance devant la commissaire, Hortilux Schreder a soutenu qu’Iwasaki n’avait pas employé sa marque au Canada en liaison avec les marchandises depuis le 31 décembre 1997 et qu’elle avait donc omis de se conformer à l’alinéa 30b) de la Loi. Hortilux Schreder a présenté certains éléments de preuve selon lesquels Iwasaki aurait pour la première fois employé la marque de commerce en liaison avec les marchandises le 12 octobre 1999 sur le site Web de l’une de ses filiales, Eye Lighting International of North America Inc. (Eye Lighting), soit deux ans après la date de premier emploi revendiquée par Iwasaki. La commissaire a estimé que cette preuve mettait en cause la date de premier emploi revendiquée par Iwasaki.
[12] Iwasaki a répondu au moyen d’une preuve par affidavit démontrant que sa filiale, Eye Lighting, avait vendu des marchandises à sa principale cliente, Standard Products Inc., le 31 décembre 1997. L’auteur de l’affidavit, M. Thomas, a déclaré que, pour autant qu’il se rappelait, la marque de commerce était apposée sur les marchandises et sur leur emballage.
[13] Hortilux Schreder a contesté cet élément de preuve. Elle a affirmé que, suivant le paragraphe 4(1) de la Loi, une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises notamment si, lors du transfert de la possession des marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur celles‑ci. Comme la possession des marchandises ne pouvait avoir été transférée tant que ces dernières n’avaient pas été reçues par Standard Products, la date de premier emploi devait être celle à laquelle Standard Products a reçu les marchandises et non le 31 décembre 1997, date où Eye Lighting a pris la commande relative aux marchandises. Hortilux Schreder a en outre avancé qu’il était peu probable qu’Eye Lighting (qui se trouve à Cleveland) ait pris la commande à une date donnée et que Standard Products (qui se trouve au Québec) l’ait reçue le même jour. Comme Iwasaki n’avait produit aucun élément de preuve à l’effet contraire, on ne pouvait présumer que le 31 décembre 1997 était la date de premier emploi.
[14] Iwasaki a toutefois présenté certains éléments de preuve démontrant que deux appareils avaient été vendus à Standard Products le 15 octobre 1997 pour une somme nulle et que la marque de commerce était apposée sur ces marchandises et sur leur emballage. La commissaire a reconnu que des ventes sans contrepartie peuvent constituer un emploi dans la pratique normale du commerce à la condition d’être suivies d’autres ventes. Voir la décision Canadian Olympic Association c. Pioneer Kabushiki Kaisha (1992), 42 CPR (3d) 470, 1992 CarswellNat 1476 [Canadian Olympic Association] (C.O.M.C.). La commissaire a conclu en ces termes :
[B]ien que la vente du 31 décembre 1997 ne puisse être établie au moyen de pièces démontrant l’arrivée des marchandises au Canada à cette date, j’estime que la Requérante a effectivement employé la Marque au Canada deux mois avant la date déclarée de premier emploi, ce qui a mené à la vente subséquente de Marchandises le 31 décembre 1997.
Je conclus donc que la Requérante a établi comme il le lui incombait qu’elle s’est conformée aux exigences de l’al. 30b) de la Loi. Ce motif d’opposition est donc rejeté.
LES QUESTIONS EN LITIGE
[15] L’appelante soulève les questions suivantes dans le présent appel :
a. La norme de la décision correcte est‑elle la norme de contrôle applicable?
b. La commissaire a‑t‑elle commis une erreur lorsqu’elle a rejeté le motif d’opposition fondé sur l’article 16 de la Loi invoqué par l’appelante?
c. La commissaire a‑t‑elle commis une erreur lorsqu’elle a rejeté le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30b) de la Loi invoqué par l’appelante?
LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES
[16] Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent à la présente instance :
Quand une marque de commerce est réputée employée
4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
[…]
Enregistrement des marques employées ou révélées au Canada
16. (1) Tout requérant qui a produit une demande selon l’article 30 en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a employée ou fait connaître au Canada en liaison avec des marchandises ou services, a droit, sous réserve de l’article 38, d’en obtenir l’enregistrement à l’égard de ces marchandises ou services, à moins que, à la date où le requérant ou son prédécesseur en titre l’a en premier lieu ainsi employée ou révélée, elle n’ait créé de la confusion :
a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne ….
Emploi ou révélation antérieur
(5) Le droit, pour un requérant, d’obtenir l’enregistrement d’une marque de commerce enregistrable n’est pas atteint par l’emploi antérieur ou la révélation antérieure d’une marque de commerce ou d’un nom commercial créant de la confusion, par une autre personne, si cette marque de commerce ou ce nom commercial créant de la confusion a été abandonné à la date de l’annonce de la demande du requérant selon l’article 37.
[…]
Contenu d’une demande
30. Quiconque sollicite l’enregistrement d’une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant :
[…]
b) dans le cas d’une marque de commerce qui a été employée au Canada, la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, ont ainsi employé la marque de commerce en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande
[….]
Licence d’emploi d’une marque de commerce
50. (1) Pour l’application de la présente loi, si une licence d’emploi d’une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l’emploi, la publicité ou l’exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial — ou partie de ceux-ci — ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s’il s’agissait de ceux du propriétaire.
When deemed to be used
4. (1) A trade-mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of the wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.
[…]
Registration of marks used or made known in Canada
16. (1) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a trade-mark that is registrable and that he or his predecessor in title has used in Canada or made known in Canada in association with wares or services is entitled, subject to section 38, to secure its registration in respect of those wares or services, unless at the date on which he or his predecessor in title first so used it or made it known it was confusing with
(a) a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person ….
Previous use or making known
(5) The right of an applicant to secure registration of a registrable trade-mark is not affected by the previous use or making known of a confusing trade-mark or trade-name by another person, if the confusing trade-mark or trade-name was abandoned at the date of advertisement of the applicant’s application in accordance with section 37.
[…]
Contents of application
30. An applicant for the registration of a trade-mark shall file with the Registrar an application containing
[…]
(b) in the case of a trade-mark that has been used in Canada, the date from which the applicant or his named predecessors in title, if any, have so used the trade-mark in association with each of the general classes of wares or services described in the application ….
[…]
Licence to use trade-mark
50. (1) For the purposes of this Act, if an entity is licensed by or with the authority of the owner of a trade-mark to use the trade-mark in a country and the owner has, under the licence, direct or indirect control of the character or quality of the wares or services, then the use, advertisement or display of the trade-mark in that country as or in a trade-mark, trade-name or otherwise by that entity has, and is deemed always to have had, the same effect as such a use, advertisement or display of the trade-mark in that country by the owner.
LES ARGUMENTS
L’appelante
La norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte
[17] Hortilux Schreder fait valoir qu’en raison des nouveaux éléments de preuve produits dans le cas du présent renvoi il convient de contrôler la décision suivant la norme de la décision correcte. Dans l’arrêt Les Brasseries Molson, société en nom collectif c. John Labatt Ltée, [2000] 3 CF 145, 5 CPR (4th) 180, la Cour d’appel fédérale a énoncé la norme de contrôle applicable en appel d’une décision du registraire au paragraphe 51 :
Compte tenu de l’expertise du registraire, et en l’absence de preuve supplémentaire devant la Section de première instance, je considère que les décisions du registraire qui relèvent de son champ d’expertise, qu’elles soient fondées sur les faits, sur le droit ou qu’elles résultent de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, devraient être révisées suivant la norme de la décision raisonnable simpliciter. Toutefois, lorsqu’une preuve additionnelle est déposée devant la Section de première instance et que cette preuve aurait pu avoir un effet sur les conclusions du registraire ou sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge doit en venir à ses propres conclusions en ce qui concerne l’exactitude de la décision du registraire.
[18] Selon l’appelante, la nouvelle preuve qu’elle a présentée répond aux préoccupations soulevées par la commissaire et auraient eu une incidence appréciable sur les conclusions de cette dernière portant, d’une part, que l’appelante n’avait pas réussi à établir l’emploi de la marque de commerce HORTILUX et, de l’autre, que l’emploi, quel qu’il soit, de la marque de commerce HORTILUX ne pouvait pas profiter à l’appelante puisque celle‑ci n’avait pas expliqué comment elle exerçait un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des marchandises vendues par ses licenciés. Pour cette raison, la Cour doit procéder à sa propre analyse de la présente affaire.
La commissaire a commis une erreur lorsqu’elle a statué sur les arguments fondés sur le paragraphe 16(1)
L’emploi antérieur
[19] L’appelante soutient que sa preuve, y compris les nouveaux éléments de preuve produits en appel, permet d’établir qu’elle employait la marque de commerce HORTILUX avant la date de premier emploi alléguée par Iwasaki, soit le 31 décembre 1997. Lors de l’audition de l’opposition, l’appelante a tenté de démontrer qu’elle avait employé les marques de commerce en cause au Canada en liaison avec les marchandises en joignant comme pièce à un affidavit des factures relatives à l’achat de réflecteurs de lampe au Canada, dont la plus ancienne porte la date du 26 août 1997. La commissaire a estimé que cette preuve n’était pas convaincante, notamment parce que les marques de commerce ne figuraient pas dans le corps des factures.
[20] Une revue de la jurisprudence montre que la commissaire a fait erreur. Dans la décision Gordon A. MacEachern Ltd c. National Rubber Co (1963), 41 CPR 149, 1963 CarswellNat 20 [National Rubber], la Cour de l’Échiquier a conclu, à la page 157, que le fait qu’une marque de commerce figure sur une facture accompagnant les marchandises constitue un « emploi » en liaison avec les marchandises suivant le paragraphe 4(1) de la Loi si la marque de commerce et les marchandises sont à ce point liées qu’avis de liaison en est alors donné au destinataire. D’autres décisions font état de plusieurs facteurs pertinents dont il faut tenir compte pour décider si une marque de commerce figurant dans le haut d’une facture est liée aux marchandises mentionnées dans cette dernière. À titre d’exemple, la marque de commerce doit être bien en vue. Voir la décision Gowling Lafleur Henderson LLP c. Bulova Watch Co (2006), 51 CPR (4th) 470, aux paragraphes 14 et 18, 2006 CarswellNat 1234 (C.O.M.C.). La marque de commerce ne doit pas être employée dans le but d’identifier l’entreprise et ne doit pas faire partie de l’adresse et des coordonnées de l’entreprise. Voir la décision 88766 Canada Inc c. Phillips, [2008] C.O.M.C. no 90, 2008 CarswellNat 2206, au paragraphe 19 (C.O.M.C.). Il doit être évident pour l’acheteur des marchandises que la marque de commerce est liée à celles‑ci. Voir la décision 88766 Canada Inc c. Texinvest Inc, [2008] C.O.M.C. no 27, 2008 CarswellNat 767, aux paragraphes 12 et 14 (C.O.M.C.). Aucune autre marque de commerce ne doit figurer sur la facture en liaison avec les marchandises. Voir la décision Messrs Stewart McKelvey Stirling Scales c. Peninsula Farm Ltd, 2006 CarswellNat 4228, au paragraphe 9 (C.O.M.C.). L’appelante soutient que les factures en cause satisfont à tous ces critères et qu’elles établissent donc son emploi antérieur de la marque de commerce HORTILUX.
[21] La nouvelle preuve présentée par l’appelante comprend l’affidavit de Marco Brok, lequel travaille pour l’appelante depuis mars 1997 et occupe actuellement le poste de directeur de la recherche et du développement. M. Brok affirme que l’un des distributeurs de l’appelante, P.L. Light Systems Canada Inc. (P.L. Light Systems), importe des appareils d’éclairage depuis mars 1997 et que l’appelante, ainsi que ses clients canadiens, désignent la société et les produits de l’appelante simplement par le terme HORTILUX.
L’emploi antérieur de la marque de commerce profite à l’appelante
[22] L’appelante avance que, lorsque le propriétaire d’une marque de commerce vend ses marchandises en liaison avec celle‑ci à un distributeur au Canada, on considère que la marque de commerce est « employée » au Canada par son propriétaire. En conséquence, lorsqu’elle vend ses produits directement à son distributeur canadien, P.L. Light Systems, l’appelante emploie la marque au Canada; elle n’a donc pas à invoquer que le paragraphe 50(1) de la Loi s’applique ni qu’elle profite du fait qu’un tiers emploie la marque de commerce. Voir la décision Manhattan Industries Inc c. Princeton Manufacturing Ltd (1971), 4 CPR (2d) 6, aux pages 16 et 17, 1971 CarswellNat 513 (C.F. 1re inst.). La commissaire a commis une erreur lorsqu’elle a présumé que l’article 50 s’appliquait à tous les « emplois » que l’appelante a fait, suivant sa preuve, de la marque HORTILUX. Elle a, à tort, omis de reconnaître que la preuve de l’appelante établissait l’emploi de la marque par cette dernière (et non simplement l’emploi par un licencié) et que cet emploi n’est pas assujetti aux exigences du paragraphe 50(1).
La confusion
[23] L’appelante avance que la marque de commerce HORTILUX, pour laquelle Iwasaki a présenté une demande d’enregistrement en liaison avec des lampes électriques, crée de la confusion avec sa propre marque de commerce HORTILUX, laquelle était déjà employée en liaison avec des réflecteurs de lampe. La commissaire a omis de se pencher sur la question de la confusion, qui doit donc être examinée dans le cadre du présent appel.
[24] Le paragraphe 6(5) de la Loi énonce cinq situations dans lesquelles on considère qu’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre. L’appelante affirme que ces cinq situations sont présentes en l’espèce. Premièrement, le terme HORTILUX est un mot inventé et il est très distinctif. Deuxièmement, l’appelante a employé la marque de commerce HORTILUX au Canada dès août 1997, soit antérieurement à la date de premier emploi la plus ancienne revendiquée par l’intimée, soit octobre 1997. Troisièmement, les marchandises de chacune des parties se rapportent à l’éclairage dans le secteur horticole. Ainsi, Iwasaki demande l’enregistrement de la marque HORTILUX en liaison avec des lampes électriques destinées au secteur horticole. Hortilux Schreder, quant à elle, vend des appareils d’éclairage et des réflecteurs de lampe (qui servent de supports de lampes électriques) destinés au secteur horticole en liaison avec la marque de commerce HORTILUX. Quatrièmement, les marchandises de l’une des parties pourraient facilement être employées avec les marchandises de l’autre. Par exemple, les ampoules HORTILUX de l’intimée pourraient être employées dans les réflecteurs HORTILUX de l’appelante. Cinquièmement, les marques de commerce sont identiques. L’intimée n’a donc pas droit à l’enregistrement de la marque de commerce en liaison avec des lampes.
La commissaire a commis une erreur lorsqu’elle a statué sur les arguments fondés sur l’alinéa 30b)
[25] La commissaire s’est notamment appuyée sur la décision Canadian Olympic Association, précitée, pour conclure qu’Iwasaki avait établi sa date de premier emploi alléguée en raison de la vente de deux appareils pour une somme nulle deux mois avant la date de premier emploi revendiquée, même si Iwasaki n’a jamais établi que l’opération avait eu lieu dans la pratique normale du commerce.
[26] En agissant ainsi, la commissaire expose mal le droit, applique incorrectement la décision Canadian Olympic Association et donne une interprétation erronée de la preuve. Dans la décision Canadian Olympic Association, le tribunal a conclu que la distribution d’échantillons gratuits par la requérante faisait partie de la pratique normale du commerce. Cette conclusion se fondait sur une preuve relative à la pratique normale du commerce de la requérante et au but recherché en distribuant des échantillons gratuits, soit faire connaître et faire la promotion du produit en vue d’obtenir des commandes. D’autres décisions portent que les marchandises utilisées comme [traduction] « cadeaux publicitaires » ne sont pas en soi réputées être employées dans la pratique normale du commerce. Voir les décisions 88766 Canada Inc c. Spinnakers Brew Pub Inc (2005), 48 CPR (4th) 70, au paragraphe 11, 2005 CarswellNat 2914 (C.O.M.C.) [Spinnakers Brew Pub], et Aird & Berlis LLP c. Levi Strauss & Co (2005), 45 CPR (4th) 397, au paragraphe 9, 2005 CarswellNat 2555 (C.O.M.C.) [Levi Strauss]. En conséquence, Iwasaki était tenue de présenter une preuve établissant que, le 15 octobre 1997, l’opération sans contrepartie a eu lieu dans la pratique normale du commerce, ce qu’elle n’a pas fait. En outre, l’appelante soutient qu’Iwasaki, lorsqu’elle invoque l’opération du 31 décembre 1997 à titre de preuve de son emploi de la marque de commerce dans la pratique normale du commerce, laisse entendre que l’opération antérieure ne peut servir à cette fin. Comme Iwasaki n’a produit aucun nouvel élément de preuve sur ce point, sa demande doit être rejetée.
L’intimée
La norme de contrôle applicable est celle du caractère raisonnable
[27] La Cour suprême du Canada a confirmé que la norme de contrôle applicable dans le cadre d’un appel fondé sur l’article 56 de la Loi est celle du caractère raisonnable. Voir l’arrêt Mattel Inc c. 3894207 Canada Inc, (2006),49 CPR (4th) 321, à la page 341, 2006 CarswellNat 1400 [Mattel]. La Cour doit se demander si la décision dont elle est saisie peut résister « à un examen assez poussé » et si elle n’est pas « manifestement erronée ». Voir l’arrêt Mattel, précité, à la page 341.
[28] Lorsque de nouveaux éléments de preuve sont déposés en appel, la Cour doit examiner dans quelle mesure cette nouvelle preuve ajoute un quelconque élément ayant une force probante. Si la nouvelle preuve n’a pas de valeur probante, la Cour doit appliquer une norme de contrôle déférente. Voir l’arrêt Philip Morris Inc c. Imperial Tobacco Ltd (1987), 17 CPR (3d) 289, 1987 CarswellNat 701 (C.A.F.).
[29] Dans la présente affaire, l’appelante a présenté une nouvelle preuve sous forme d’affidavits souscrits par Marco Brok, Kendrik Westerhoff et Edwin de Gier. L’intimée affirme que cette preuve n’ajoute rien de vraiment différent aux éléments auparavant soumis à la commissaire. L’affidavit de M. Brok est muet sur la façon dont la marque de commerce HORTILUX a été employée en liaison avec les marchandises, et son témoignage relatif à l’usage continu qui en aurait été fait sur le site Web de l’appelante n’est pas convaincant. Les assertions de M. Westerhoff et de M. de Gier concernent des événements qui se sont produits après 2004 et qui sont donc trop tardifs pour être pertinents en l’espèce. En conséquence, la norme de contrôle applicable est celle de la raisonnabilité.
La décision de la commissaire était raisonnable
Le paragraphe 16(1)
[30] La commissaire mentionne aux paragraphes 47 et 48 de sa décision que l’appelante n’a pas réussi à s’acquitter du fardeau qui lui incombait de présenter des éléments de preuve établissant son emploi de la marque de commerce HORTILUX au Canada avant le 31 décembre 1997 en liaison avec les marchandises ou leur emballage. La seule preuve produite par l’appelante est constituée des trois factures jointes à l’affidavit de M. de Leeuw. Ces factures portent toutes la mention « HORTILUX Assimilatiebelichting ». L’auteur de l’affidavit affirme que ces factures [traduction] « accompagnaient » les marchandises envoyées à la filiale canadienne de l’appelante, mais il ne précise pas ce qu’il entend par là. En réalité, les factures mentionnent qu’elles ont été [traduction] « livrées avec le bordereau de marchandises », ce qui laisse entendre, selon l’intimée, qu’elles n’ont pas été livrées avec les marchandises. De plus, l’auteur de l’affidavit n’indique pas quel poste il occupait au sein de la filiale canadienne en 1997 et qui, vraisemblablement, l’autoriserait à traiter de ces questions. Il est impossible de conclure à la lumière de cet affidavit que les critères énoncés au paragraphe 4(1) de la Loi sont remplis.
[31] L’intimée allègue en outre qu’on ne peut simplement présumer qu’une marque de commerce, parce qu’elle est apposée sur une facture, est employée en liaison avec les marchandises qui y sont mentionnées. Voir la décision National Rubber, précitée. L’endroit où se trouve la marque de commerce sur la facture constitue un facteur important. Voir la décision Tint King of California Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce), 2006 CF 1440, [2006] A.C.F. no 1808. Dans la décision Sterling & Affiliates c. ACB Dejac SA (1994), 58 CPR (3d) 540, 1994 CarswellNat 3082 (C.O.M.C.), le tribunal a conclu que l’emploi de la marque de commerce dans le haut d’une facture (comme c’est le cas en l’espèce) ne constituait pas un emploi en liaison avec les marchandises au moment où celles‑ci ont été transférées dans la pratique normale du commerce; il s’agissait plutôt de l’emploi d’un nom commercial. (L’intimée signale que l’appelante n’a pas allégué un emploi antérieur du nom commercial HORTILUX comme motif d’opposition.) La commissaire a tiré des conclusions appropriées et raisonnables en ce qui concerne la position de la marque de commerce sur les factures.
L’alinéa 30b)
[32] L’appelante s’appuie sur les décisions Spinnakers Brew Pub, précitée, et Levi Strauss, également précitée, pour affirmer qu’il incombait à l’intimée de produire des éléments de preuve établissant que le transfert de marchandises le 15 octobre 1997 a été effectué dans la pratique normale du commerce. L’intimée soutient que ces décisions se distinguent de la présente affaire. Dans la décision Spinnakers Brew Pub, les marchandises distribuées à titre de [traduction] « cadeaux publicitaires » comprenaient des sous‑verres et des allumettes; dans la décision Levi Strauss, il s’agissait de carnets, d’albums et de napperons. Dans les deux cas, le tribunal a conclu que la distribution de ces marchandises ne constituait pas un emploi dans la pratique normale du commerce parce que leur distribution gratuite n’avait pas eu lieu en vue d’obtenir des commandes et de réaliser des ventes. En l’espèce, toutefois, il ressort sans équivoque de la preuve que l’opération sans contrepartie effectuée le 15 octobre 1997 ne peut être assimilée à un simple [traduction] « cadeau publicitaire », mais qu’elle a plutôt été faite en vue d’obtenir une commande ultérieure, ce qui s’est effectivement passé le 31 décembre 1997. L’emploi qui a commencé avec l’opération du 15 octobre 1997 constituait donc un emploi dans la pratique normale du commerce. Les conclusions tirées par la commissaire sur ce point sont fondées.
L’appelante a abandonné la marque de commerce HORTILUX
[33] L’intimée fait valoir que l’appelante n’a pas réussi à prouver qu’elle employait la marque de commerce HORTILUX au Canada avant la date pertinente du 31 décembre 1997. Cependant, même si elle avait fait cette preuve, l’appelante aurait également dû établir, suivant l’article 16 de la Loi, qu’elle n’avait pas abandonné la marque de commerce à la date où la demande a été publiée, soit le 9 janvier 2002, ce qu’elle n’a pas fait. Qui plus est, après décembre 1997, l’appelante a abandonné la marque de commerce HORTILUX en faveur de HORTILUX SCHREDER. S’appuyant sur ce fait, l’intimée affirme que la décision de la commissaire en ce qui concerne ce motif d’opposition était entièrement raisonnable. Contrairement aux assertions formulées par l’appelante, la commissaire n’a pas mal énoncé ou mal appliqué le droit et elle n’a pas mal interprété la preuve.
L’ANALYSE
La norme de contrôle
[34] À l’audition de la présente affaire, il est devenu manifeste qu’aucun litige réel n’oppose les parties quant à la norme de contrôle applicable. En général, la norme de la raisonnabilité s’appliquera comme l’a énoncé la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Mattel, précité, au paragraphe 40 :
Compte tenu, en particulier, de l’expertise de la Commission et du rôle d’« appréciation » que lui impose l’art. 6 de la Loi, je suis d’avis que, malgré l’octroi d’un droit d’appel absolu, la norme de contrôle applicable est celle du caractère raisonnable. Le pouvoir discrétionnaire dont dispose la Commission ne commande pas la grande retenue dont il faut faire preuve, par exemple, à l’égard de l’exercice ministériel d’un pouvoir discrétionnaire, auquel s’applique habituellement la norme du caractère manifestement déraisonnable (p. ex. S.C.F.P. c. Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 R.C.S. 539, 2003 CSC 29, par. 157), mais la Commission n’est pas tenue non plus de satisfaire à la norme de la décision correcte, comme si elle tranchait une question de droit de portée générale qui peut être isolée (Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 84, 2002 CSC 3, par. 26). Comme l’a expliqué le juge Iacobucci dans Ryan, par. 46, la norme intermédiaire (celle du caractère raisonnable) signifie qu’« [u]ne cour sera souvent obligée d’accepter qu’une décision est raisonnable même s’il est peu probable qu’elle aurait fait le même raisonnement ou tiré la même conclusion que le tribunal. » La question est de savoir si la décision de la Commission est étayée par des motifs qui peuvent résister « à un examen assez poussé » et si elle n’est pas « manifestement erronée » : Southam, par. 56 et 60.
[35] Dans l’arrêt Molson Breweries, précité, au paragraphe 51, la Cour d’appel fédérale donne les indications suivantes aux tribunaux qui sont saisis d’éléments de preuve supplémentaires :
Compte tenu de l’expertise du registraire, et en l’absence de preuve supplémentaire devant la Section de première instance, je considère que les décisions du registraire qui relèvent de son champ d’expertise, qu’elles soient fondées sur les faits, sur le droit ou qu’elles résultent de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, devraient être révisées suivant la norme de la décision raisonnable simpliciter. Toutefois, lorsqu’une preuve additionnelle est déposée devant la Section de première instance et que cette preuve aurait pu avoir un effet sur les conclusions du registraire ou sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge doit en venir à ses propres conclusions en ce qui concerne l’exactitude de la décision du registraire.
Les questions touchant l’alinéa 30b)
[36] La commissaire a conclu que l’intimée avait établi sa date de premier emploi alléguée. Le raisonnement suivi par la commissaire sur ce point est contesté dans le présent appel et il me paraît opportun de reproduire les parties pertinentes de la décision en cause :
39. Je passe à présent à l’examen de l’argument de l’Opposante selon lequel, même si la Marque figurait bien sur les Marchandises au moment de leur transfert, la date de premier emploi la plus ancienne possible est la date à laquelle les marchandises sont parvenues à Standard Products Inc. au Canada. L’Opposante soutient à cet égard qu’il est peu probable qu’une commande passée auprès d’une entreprise de Cleveland (Ohio) [Eye Lighting] le 31 décembre 1997 soit livrée à une entreprise de VMR (Québec) [Standard Products Inc.] le même jour. Il appert que VMR est l’acronyme de Ville de Mont‑Royal, municipalité de l’île de Montréal (Québec).
40. Il est ressorti du contre‑interrogatoire de M. Ward que :
- il n’a pas de connaissance directe de la facture en date du 31 décembre 1997 produite comme pièce B (q. 44 et 46);
- il n’a pas de connaissance directe de l’envoi mentionné dans la facture en date du 31 décembre 1997 (q. 47‑48);
- il ne peut affirmer avec certitude ce que les mots [traduction] « date de la commande » inscrits sur la facture veulent dire, mais il croit qu’il s’agit du lendemain du jour où les marchandises partent de l’usine de Eye Lighting (q. 53, 55, 57, 59 et 60);
- il ne sait pas quand les marchandises expédiées à Standard Products Inc. le 31 décembre 1997 sont arrivées à destination (q. 62);
- la Requérante a pris sous réserve la demande de production de tout document prouvant la réception par Standard Products Inc. de l’envoi du 31 décembre 1997 (q. 63, 64 et 65); la réponse qu’elle a finalement donnée était [traduction] « non disponible ».
41. Suivant le paragraphe 4(1) de la Loi, il faut un transfert effectif de possession pour que l’on considère qu’il y a emploi au moment du transfert. Ni une entente ni une commande n’équivalent à un emploi [Bilsom International Ltd. c. Cabot Corp (1991), 36 C.P.R. (3d) 92 (C.O.M.C.)]. Dans l’affaire Manhattan Industries Inc. c. Princeton Manufacturing Ltd, (1971) 4 C.P.R. (2d) 6 (C.F. 1re inst.), la Cour a jugé que le transfert de possession ne s’effectuait que lorsque le destinataire canadien prenait effectivement possession des marchandises. En l’espèce donc, il fallait, pour établir l’emploi de la Marque au Canada le 31 décembre 1997, démontrer que les marchandises étaient arrivées à destination à cette date, ce qui n’a pas été fait.
42. Je ne perds pas de vue, cependant, la pièce F jointe à l’affidavit Thomas, consistant en une copie des registres de Eye Lighting indiquant que deux appareils avaient été vendus à Standard Products Inc. le 15 octobre 1997 pour une somme nulle. Bien qu’il s’agisse d’une vente sans contrepartie, il est établi que de telles opérations peuvent constituer un emploi dans la pratique normale du commerce à la condition d’êtres suivies d’autres ventes, ce qui est le cas en l’espèce [voir Canadian Olympic Association c. Pioneer Kabushiki Kaisha (1992), 42 C.P.R. (3d) 470 (C.O.M.C.)]. M. Thomas déclare en outre que, pour autant qu’il se rappelle, la Marque était apposée sur les Marchandises vendues à Standard Products Inc. le 15 octobre 1997 ou sur leur emballage. Par conséquent, bien que la vente du 31 décembre 1997 ne puisse être établie au moyen de pièces démontrant l’arrivée des marchandises au Canada à cette date, j’estime que la Requérante a effectivement employé la Marque au Canada deux mois avant la date déclarée de premier emploi, ce qui a mené à la vente subséquente de Marchandises le 31 décembre 1997.
43. Je conclus donc que la Requérante a établi comme il le lui incombait qu’elle s’est conformée aux exigences de l’al. 30b) de la Loi. Ce motif d’opposition est donc rejeté.
[37] Il ressort de ce qui précède que l’intimée n’a pas été en mesure d’établir l’emploi au Canada en date du 31 décembre 1997 de la façon habituelle. Néanmoins, la commissaire a décidé de se fonder sur la pièce F jointe à l’affidavit de M. Thomas (un double de documents internes d’Eye Lighting révélant que deux appareils avaient été vendus à Standard Products le 15 octobre 1997 pour une somme nulle).
[38] Voici ce que dit M. Thomas au sujet des ventes canadiennes dans son affidavit :
[traduction]
11. Selon les registres de mes sociétés, deux appareils ont été vendus (pour une somme nulle) à Standard Products Inc. (« SPI ») le 15 octobre 1997. Un document interne faisant état de cette opération est joint à mon affidavit sous la cote « F ».
12. Ma société a vendu 36 appareils à SPI le 31 décembre 1997, dans la pratique normale du commerce. Un double d’une facture relative à la vente est joint à mon affidavit sous la cote « G ».
13. À ma connaissance, les marchandises vendues à SPI le 15 octobre 1997 et le 31 décembre 1997 portaient les marques suivantes :
a. le monogramme HORTILUX sur l’ampoule elle‑même;
b. la représentation graphique HORTILUX sur le manchon devant servir à l’emballage des lampes.
Comme ma société disposait déjà à l’automne 1997 du monogramme HORTILUX et de la représentation graphique HORTILUX destinée aux manchons, il n’y a aucune raison qu’ils n’aient pas été apposés sur les marchandises vendues à SPI le 15 octobre 1997 et le 31 décembre 1997.
[39] Ce témoignage a ceci d’intéressant qu’au paragraphe 12 M. Thomas affirme sans équivoque que les appareils vendus le 31 décembre 1997 l’ont été « dans la pratique normale du commerce ». En revanche, au paragraphe 11, il ne précise pas que les deux appareils vendus sans contrepartie à Standard Products l’ont été dans la pratique normale du commerce. De toute évidence, M. Thomas a