Conseil canadien des ingénieurs c. Kelly Properties, Llc

Conseil canadien des ingénieurs c. Kelly Properties, Llc
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2012-11-21
Référence neutre
2012 CF 1344
Numéro de dossier
T-412-11
Contenu de la décision
Cour fédérale
Federal Court
Date : 20121121
Dossier : T-412-11
Référence : 2012 CF 1344
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 21 novembre 2012
En présence de monsieur le juge O’Keefe
ENTRE :
CONSEIL CANADIEN DES INGÉNIEURS
demandeur
et
KELLY PROPERTIES, LLC
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Le présent appel est fondé sur l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 (la Loi), et vise la décision du 23 décembre 2010 par laquelle une agente d’audience du Bureau du registraire des marques de commerce (l’agente) a rejeté l’opposition formée par le Conseil canadien des ingénieurs à l’encontre de la demande no 1 220 370, présentée par la défenderesse relativement à la marque de commerce KELLY ENGINEERING RESOURCES (la marque de commerce). Cette décision reposait sur la conclusion de l’agente suivant laquelle aucun des motifs d’opposition soulevés par l’appelant à l’encontre de l’enregistrement de la marque de commerce ne pouvait être retenu.
[2] Dans son avis de demande, le Conseil canadien des ingénieurs a demandé les mesures de réparation suivantes :
1. une ordonnance rendue à l’issue de l’appel, conformément à l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce, annulant la décision par laquelle le registraire des marques de commerce a rejeté l’opposition du Conseil canadien des ingénieurs à la demande no 1 220 370;
2. les dépens qu’il a engagés dans la présente demande;
3. toute autre réparation que la Cour jugera opportun d’accorder.
[3] Dans son mémoire des faits et du droit, le Conseil canadien des ingénieurs a demandé les mesures de réparation suivantes :
1. un jugement déclarant que le registraire des marques de commerce a eu tort de rejeter l’opposition du Conseil à la demande no 1 220 370 concernant la marque de commerce KELLY ENGINEERING RESOURCES;
2. une ordonnance infirmant la décision du registraire des marques de commerce et portant que la marque de commerce KELLY ENGINEERING RESOURCES n’était pas employée au Canada à la date de premier emploi revendiquée dans la demande de marque de commerce, que Kelly Properties, LLC n’a pas établi la validité de sa demande au titre de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce, que la marque de commerce visée donne une description fausse et trompeuse et donc n’est pas enregistrable, et que la marque de commerce KELLY ENGINEERING RESOURCES n’était pas distinctive des services de Kelly Properties, LLC à la date pertinente;
3. une ordonnance rejetant la demande d’enregistrement no 1 220 370 produite en liaison avec la marque de commerce KELLY ENGINEERING RESOURCES;
4. les dépens afférents à la présente demande.
Contexte
[4] Dans le présent appel, l’appelant est le Conseil canadien des ingénieurs (le CCI, l’appelant ou le demandeur). Le CCI représente les associations provinciales et territoriales d’ingénieurs (les associations constituantes) légalement habilitées à délivrer des licences d’ingénieurs et à réglementer cette profession au Canada. Dans onze de ces provinces ou territoires, les entreprises qui offrent des services d’ingénierie doivent être autorisées à cet effet (au moyen de certificats ou de permis).
[5] Au nom de ses associations constituantes, l’appelant s’oppose aux demandes de marques de commerce dans lesquelles des individus ou des sociétés, qui ne sont pas qualifiés pour pratiquer la profession d’ingénieur, sont pourtant désignés comme tels. L’appelant le fait afin d’empêcher l’utilisation d’un nom, d’un titre, d’une description ou d’une désignation qui pourrait amener le public à penser que le titulaire de la marque de commerce est autorisé à pratiquer la profession d’ingénieur au Canada ou qu’il est qualifié pour ce faire, alors que ce n’est pas le cas, et protéger ainsi la sécurité et le bien‑être du public.
[6] La défenderesse, Kelly Properties LLC, est une filiale en propriété exclusive de Kelly Services, une entreprise américaine offrant des services de placement de personnel. Pour répondre à des besoins en personnel spécialisé, la défenderesse a créé des divisions pour divers domaines d’emploi, lesquelles offrent aux entreprises de recruter des [traduction] « ingénieurs, des concepteurs, des dessinateurs et des techniciens qualifiés », d’où la marque de commerce en cause dans la présente affaire. La défenderesse n’est autorisée à pratiquer la profession d’ingénieur au Canada.
[7] Les parties à la présente demande ont déjà comparu devant la Commission des oppositions des marques de commerce (COMC) relativement à la même marque de commerce (voir Conseil canadien des ingénieurs c Kelly Properties Inc, [2004] COMC no 68, 37 CPR (4th) 537). Cette affaire concernait la demande d’enregistrement de la marque de commerce présentée par la défenderesse en janvier 1999, sur la base d’un emploi projeté au Canada. Le CCI s’est opposé à la demande en vertu des articles 10 et 30, du sous-alinéa 9(1)n)(iii) et des alinéas 12(1)a) et 12(1)b) de la Loi. La COMC a rejeté ces motifs d’opposition, mais a conclu néanmoins que la marque de commerce n’était pas distinctive. La décision n’a pas été portée en appel et la marque de commerce n’a donc pas été enregistrée.
[8] Le 15 juin 2004, la défenderesse a produit une nouvelle demande d’enregistrement de sa marque de commerce fondée sur son emploi au Canada depuis avril 1999, ainsi que sur l’emploi et l’enregistrement de la marque aux États-Unis. Les services associés à la marque de commerce ont été décrits comme suit (les services énumérés) :
Services de placement, nommément fourniture d’employés temporaires, d’employés occasionnels jusqu’à temps plein et d’employés à temps plein possédant des compétences, une éducation et/ou une formation techniques spécialisées.
[9] Le 6 décembre 2005, la défenderesse a modifié sa demande en y ajoutant un motif d’enregistrement fondé sur l’article 14 de la Loi (la demande et la modification étant appelées ci-après « la demande »).
[10] La demande a été annoncée dans le Journal des marques de commerce du 29 décembre 2004. Le 24 février 2005, l’appelant a produit une déclaration d’opposition à l’encontre de la demande. Le 21 décembre 2007, il a demandé l’autorisation de modifier sa déclaration d’opposition pour y ajouter un motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30b) de la Loi. Cette demande a été acceptée le 10 mars 2008.
[11] Les motifs d’opposition invoqués par l’appelant sont tous résumés ci-après. La marque de commerce :
- ne respecte pas l’alinéa 30i) de la Loi;
- ne respecte pas l’alinéa 30b) étant donné qu’elle n’était pas été utilisée au Canada en liaison avec les services énumérés à la date de premier emploi revendiquée.
- n’est pas enregistrable en raison de l’alinéa 12(1)b) de la Loi étant donné qu’elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse;
- n’est pas enregistrable en raison de l’article 14 étant donné qu’elle est dépourvue de caractère distinctif, qu’elle est contraire à l’ordre public et qu’elle est de nature à tromper le public;
- n’est pas enregistrable et son adoption est interdite aux termes de l’alinéa 12(1)e) et de l’article 10 de la Loi;
- n’est pas distinctive au sens de l’alinéa 38(2)d) et de l’article 2 de la Loi.
[12] La défenderesse a produit une contre-déclaration le 6 avril 2005, et une contre-déclaration modifiée le 16 janvier 2009.
La décision de l’agente
[13] L’agente a rendu sa décision le 23 décembre 2010.
[14] Après avoir brièvement rappelé la chronologie des actes de procédures produits par les parties et résumé les motifs d’opposition, l’agente a abordé la question du fardeau de la preuve. Elle a noté qu’il incombait d’abord à l’opposant (l’appelant dans le présent appel) de produire assez d’éléments de preuve admissibles permettant raisonnablement de conclure que les faits invoqués à l’appui de chaque motif d’opposition existent. Une fois ce fardeau acquitté, la requérante (la défenderesse dans le présent appel) devait alors prouver selon la prépondérance des probabilités que les motifs d’opposition ne faisaient pas obstacle à l’enregistrement de sa marque de commerce.
[15] L’agente a précisé les dates pertinentes pour la demande :
- la date de production de la demande, pour l’application des alinéas 12(1)b) et 30i) de la Loi : 15 juin 2004;
- la date de premier emploi revendiquée dans la demande, pour l’application de l’alinéa 30b) de la Loi : avril 1999;
- la date de la décision, pour l’application de l’alinéa 12(1)e) et de l’article 14 de la Loi : 23 décembre 2010;
- la date de production de la déclaration d’opposition relativement au motif lié à l’absence de caractère distinctif : 10 mars 2005.
Examen de la prevue
[16] L’agente a ensuite résumé les affidavits déposés par les deux parties, et formulé quelques observations à leur sujet. S’agissant d’abord de la preuve de l’appelant, elle a noté que la défenderesse contestait l’essentiel du contenu de l’affidavit no 2 de Deborah Eatherley. L’agente a toutefois estimé que les sites Web de l’université devaient être considérés comme des sources de renseignements dignes de foi pour ce qui était de ses listes de cours. Elle a donc accordé un certain poids à cet élément de preuve, mais a conclu en définitive qu’il n’était pas déterminant.
[17] L’agente a ensuite examiné l’affidavit de John Kizas. En ce qui concerne les lois relatives à la profession d’ingénieur au Canada citées par M. Kizas, elle a fait observer que les dispositions pertinentes interdisent aux individus de pratiquer l’ingénierie ou d’employer un terme susceptible de faire croire au public que les services offerts relèvent de la pratique de l’ingénierie. Elle a toutefois noté qu’aucune disposition ne semble interdire l’utilisation du mot « engineering » dans une marque de commerce lorsque celle-ci n’amène pas le consommateur à penser que les services qui y sont associés sont des services d’ingénierie ou des services exécutés par un ingénieur. En ce qui a trait à la législation régissant les dénominations sociales et les noms commerciaux, l’agente signale que les dispositions pertinentes n’établissent pas de règles à l’égard des marques de commerce.
[18] Passant à la preuve de la défenderesse, l’agente a ensuite examiné l’affidavit de John W. Lichtenberg qui présentait l’historique de la défenderesse et de ses activités. L’agente a noté que la date d’enregistrement du droit d’auteur du matériel promotionnel arborant la marque de commerce était 2002, mais qu’aucune preuve ne permettait de conclure que ce matériel ait jamais été distribué au Canada. Elle a également mentionné les extraits de quatre magazines, publiés en avril 1999 et diffusés au Canada d’après M. Lichtenberg, et a fait observer qu’il s’agissait apparemment de revues américaines.
[19] L’agente a souligné que lorsqu’on lui a demandé durant le contre-interrogatoire de produire une preuve établissant que la défenderesse avait effectivement fourni les services énumérés dans la demande en date d’avril 1999, et que la marque de commerce était utilisée au Canada en date du mois d’avril 1999 et du 15 juin 2004, M. Lichtenberg a refusé de répondre à ces questions au motif qu’elles n’étaient pas pertinentes étant donné qu’à cette époque, la déclaration d’opposition ne renfermait aucun motif fondé sur l’alinéa 30b). Il a soumis des exemples d’annonces publicitaires employant la marque de commerce, parues dans des publications diffusées au Canada en 2004. Bien que l’appelant ait contesté les renseignements produits par l’agence de publicité de la défenderesse quant au tirage canadien approximatif de ces magazines, l’agente leur a accordé un certain poids, estimant qu’il était raisonnable de présumer que les agences de ce type pouvaient les obtenir dans le cours normal de leurs activités, et qu’ils relevaient de la compétence de M. Lichtenberg en tant que vice-président de la gestion du marketing.
[20] L’agente a pris acte de la preuve de M. Lichtenberg touchant l’utilisation de la marque de commerce sur des sites Web de tierces parties annonçant des occasions d’emploi, signalant toutefois que ces sites n’annonçaient aucun poste au Canada. De même, un échantillon de brochure diffusée par publipostage et affichant la marque de commerce, et des articles de tierces parties qui y faisaient référence, ne prouvaient pas qu’ils avaient été distribués au Canada. Quant aux rapports annuels joints à l’affidavit de M. Lichtenberg, l’agente a noté qu’ils ne mentionnaient pas expressément les services fournis en liaison avec la marque de commerce, mais qu’ils faisaient état de l’ouverture d’un bureau à Toronto en 1998.
[21] L’agente s’est ensuite penchée sur les affidavits (nos 1 et 2) de Karin French. Le second affidavit de Mme French a été produit en réponse à l’ajout du motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30b). Pour l’agente, la preuve de Mme French se rapportait davantage à des faits survenus au Canada que celle de M. Lichtenberg. Mme French a déclaré que les services de placement de la marque Kelly sont offerts au Canada depuis au moins 1968 et que la défenderesse détenait seize enregistrements de marque de commerce au Canada en liaison avec de tels services. Elle a ajouté que les usagers canadiens y avaient accès à partir du site Web de la défenderesse depuis au moins 1999. Bien que les appels de fichier effectués par des usagers au Canada n’aient été compilés qu’à partir de 2003, Mme French a indiqué qu’ils s’élevaient à 110 947 en 2003, à 92 955 en 2004 et à plus de 60 000 par an de 2005 à 2008.
[22] L’agente a également examiné l’affidavit de Julianne Norris, une adjointe juridique ayant obtenu des copies certifiées conformes des enregistrements canadiens de diverses marques de commerce Kelly. L’agente a noté que ces enregistrements se rapportaient tous à des services de placement de personnel. Dans certains cas, les services étaient décrits de manière plus distinctive et ciblaient un domaine d’emploi particulier. Par ailleurs, Lisa Saltzman, directrice du service d’information sur les marques de commerce d’une entreprise spécialisée dans la recherche de dénominations sociales, a expliqué dans son affidavit que le terme Kelly avait un sens technique dans le secteur minier, qu’il renvoyait à un nom de lieu au Canada, et qu’il était abondamment employé comme prénom. Jane Griffith a également effectué des recherches sur le sens du mot Kelly. Le contenu de son affidavit était comparable à celui de Mme Saltzman. Mme Griffith y relevait des définitions techniques de « kelly », et le fait que le terme est utilisé comme prénom et pour désigner des endroits.
[23] L’agente a ensuite abordé la preuve de l’appelant soumise en vertu des articles 43 et 44 du Règlement. L’affidavit de Leslie Kirk était accompagné de versions archivées du site Web www.kellyengineering.com. L’agente a mentionné qu’il avait été reconnu par la jurisprudence que la source des documents ainsi obtenus par Mme Kirk était généralement fiable. Les versions archivées du site Web couvrant la période allant du 29 mai 2002 au 28 avril 2007 affichaient toutes bien en évidence la marque de commerce. Cependant, le Canada n’apparaissait pas dans le menu déroulant des pays où les services étaient proposés aux usagers. L’agente a néanmoins déclaré que les renseignements sur les services indiquaient que la défenderesse les offrait dans le monde entier. L’agente a également relevé la preuve de Mme Kirk concernant les inscriptions figurant dans la catégorie emploi des Pages jaunes de Toronto, pour les années 1998-1999 jusqu’à 2007-2008. Chaque version annuelle contenait au moins une référence aux services Kelly, mais la marque de commerce n’apparaissait sur aucune de ces pages.
[24] Après avoir examiné la preuve des parties, l’agente a analysé les motifs d’opposition avancés par l’appelant.
Opposition fondée sur l’alinéa 30i) de la Loi
[25] L’agente a rejeté le motif d’opposition de l’appelant fondé sur les alinéas 38(2)a) et 30i) de la Loi, estimant que les faits et la preuve susceptibles de corroborer la mauvaise foi de la défenderesse étaient insuffisants. Elle a accepté l’argument de cette dernière voulant que les allégations d’infractions à des lois provinciales ne puissent constituer des motifs au titre de l’alinéa 30i). L’agente a également estimé que l’appelant n’avait présenté aucune preuve tendant à indiquer que la défenderesse prétendait pratiquer la profession d’ingénieur, et a rappelé que ce motif avait déjà été rejeté par la COMC dans Kelly Properties (2004), précitée.
Opposition fondée sur l’alinéa 30b) de la Loi
[26] L’agente a noté que les alinéas 38(2)a) et 30b) de la Loi exigent de la requérante qu’elle ait employé de façon continue sa marque de commerce en liaison avec les services décrits dans sa demande, depuis la date de premier emploi revendiquée jusqu’à celle du dépôt de la demande de marque de commerce. Elle a cité la jurisprudence concernant le fardeau de preuve lié à ces dispositions, et fait observer qu’une partie qui s’oppose à une marque de commerce peut s’appuyer sur sa propre preuve comme sur celle de la requérante pour établir la non-conformité à l’alinéa 30b) de la Loi. Dans ce dernier cas, toutefois, l’opposante doit établir que la preuve de la requérante est nettement incompatible avec les allégations qu’elle formule.
[27] L’agente a pris note des observations de l’appelant selon lesquelles le Canada n’apparaissait pas dans le menu déroulant des pays sur le site Web de la défenderesse, estimant toutefois que cela n’était pas nettement incompatible avec la date de premier emploi revendiquée par celle-ci étant donné que sa demande se fondait sur l’usage fait dans des publications. L’agente n’était pas davantage convaincue que l’absence du Canada dans le menu déroulant prouvait catégoriquement que les services n’étaient pas offerts aux usagers de ce pays. Compte tenu des annonces parues dans la presse écrite, de la déclaration de Mme French et de l’existence du bureau à Toronto, l’agente ne disposait pas d’éléments manifestement incompatibles avec la prétention que la défenderesse était en mesure d’offrir ses services en liaison avec la marque de commerce au mois d’avril 1999 et, par la suite, de façon continue. L’agente a donc également rejeté ce motif d’opposition.
Opposition fondée sur l’alinéa 12(1)b) de la Loi
[28] L’appelant a fait valoir en l’occurrence que la marque de commerce donnait une description claire ou une description fausse et trompeuse des services d’ingénierie. L’agente a indiqué que cette question devait être examinée du point de vue de l’acheteur ordinaire des marchandises associées à la marque. Elle a de plus précisé qu’il ne s’agissait pas de scruter chacun des éléments constitutifs de la marque, celle‑ci devant plutôt être considérée dans son ensemble et sous l’angle de la première impression qui s’en dégage en liaison avec les services énumérés.
[29] L’agente a conclu que la marque de commerce ne possédait pas un caractère distinctif très marqué, mais qu’elle ne contrevenait pas pour autant à l’alinéa 12(1)b) de la Loi. Elle a estimé que la marque n’indiquait pas de façon claire ni de façon fausse ou trompeuse que la défenderesse était une firme d’ingénieurs ou qu’elle offrait des services d’ingénierie. D’après elle, la marque donnait à penser que Kelly propose des ressources à ceux qui cherchent un emploi dans le domaine de l’ingénierie, ou bien à des firmes d’ingénierie cherchant à recruter du personnel, pouvant être, mais pas nécessairement, des ingénieurs.
[30] L’agente a établi une distinction entre les faits de la présente affaire et ceux de l’affaire Conseil canadien des ingénieurs c Krebs Engineers, [1996] COMC no 93, 69 CPR (3d) 267. Dans ce dernier cas, il a été établi que la marque de commerce donnait une description claire ou une description trompeuse des personnes employées en vue de la production des marchandises visées par la demande. En distinguant les deux affaires, l’agente a mentionné que la marque de commerce en cause en l’espèce se rapportait à des services et non à des marchandises, et que les services concernés n’étaient pas propres aux ingénieurs. De plus, l’élément contesté de la marque de commerce ne décrit pas les personnes chargées d’exécuter ou de fournir les services.
[31] L’agente a également établi une distinction avec l’affaire Conseil canadien des ingénieurs c John Brooks Co, 2004 CF 586, [2004] ACF no 720, dans laquelle la marque de commerce contestée contenait le terme engineers, ce qui rendait plus probable qu’un consommateur présume que les services en cause étaient offerts par des ingénieurs. L’agente a noté que dans le cas présent, la marque de commerce ne contenait que le terme engineering, et que les services de placement de personnel n’étaient pas le type de services techniques que l’on s’attendait que des ingénieurs fournissent. Par ailleurs, le mot resources était aussi important que celui d’engineering dans la marque de commerce. L’agente a donc conclu que celle‑ci ne contrevenait pas à l’alinéa 12(1)b) de la Loi. C’est pourquoi elle a jugé qu’il n’y avait pas lieu de se demander si la marque de commerce était enregistrable aux termes de l’article 14 de la Loi.
Opposition fondée sur l’alinéa 12(1)e) et sur l’article 10 de la Loi
[32] S’agissant de ce motif d’opposition, l’appelant alléguait que le terme engineering était reconnu au Canada comme désignant des services fournis par des ingénieurs. L’agente a fait remarquer, cependant, que le terme engineering contenu dans la marque de commerce était employé en liaison avec des services de placement de personnel, plutôt qu’avec des services relevant de la même catégorie générale que ceux qui sont offerts par des ingénieurs autorisés. Elle a rappelé que l’emploi des termes engineering et resources dans le contexte des services de placement ne risquait pas de porter à confusion, et a ajouté que rien ne démontrait que le terme engineering était devenu connu au Canada comme désignant le genre, la qualité ou la valeur de services de placement de personnel. L’agente a donc également rejeté ce motif d’opposition.
Opposition fondée sur l’alinéa 38(2)d) et sur l’article 2 de la Loi
[33] En ce qui concerne ce dernier motif, l’agente a noté que la date pertinente était celle de la production de l’opposition, à savoir le 22 février 2005. En l’occurrence, c’est à la partie opposante qu’il incombe habituellement de démontrer que la marque ne saurait avoir un caractère distinctif compte tenu de l’usage qu’elle ou un tiers en a fait. Or, la demande reposait sur l’argument voulant que la marque de commerce ne possède aucun caractère distinctif et qu’elle ne permette pas de distinguer les services fournis en liaison avec le nom Kelly de ceux offerts par d’autres personnes qui pourraient avoir le même nom.
[34] L’agente a jugé important que la défenderesse ait produit une preuve concernant la promotion et la vente de services sous le nom de Kelly au Canada et dans le monde. Elle a également estimé que le nombre important d’appels de fichier faits sur le site Web de la défenderesse par des usagers au Canada était un élément concluant. Eu égard à la preuve établissant que Kelly Services était une grande entreprise de placement internationale, l’agente a conclu que le terme Kelly avait acquis un caractère distinctif tel que la marque de commerce, dans son ensemble, permettait de distinguer les services de la défenderesse des services comparables offerts par d’autres personnes. L’agente a donc conclu que ce motif d’opposition devait également être rejeté.
[35] N’ayant retenu aucun des motifs d’opposition soulevés à l’encontre de l’enregistrement de la marque de commerce, l’agente a rejeté l’opposition de l’appelant en application du paragraphe 38(8) de la Loi.
Les questions en litige
[36] L’appelant soumet les points litigieux suivants :
1. Il a produit dans la présente instance de nouveaux éléments de preuve quant au fond, contrairement à la défenderesse. Compte tenu de ces nouveaux éléments, qui n’ont pas été contestés au moyen d’un contre-interrogatoire ou d’une contre-preuve, quelle est la norme de contrôle applicable à la décision de l’agente?
2. Motifs d’opposition fondés sur l’alinéa 30b) de la Loi :
a) L’appelant a produit des éléments de preuve, devant l’agente et devant la Cour, pour contester la date de premier emploi revendiquée dans la demande. S’est-il acquitté du fardeau qui lui incombait de mettre en jeu l’exactitude de la date de premier emploi revendiquée?
b) La défenderesse s’est-elle acquittée de son fardeau d’établir la date de premier emploi revendiquée au Canada?
c) La défenderesse a-t-elle établi que sa marque de commerce possède un caractère distinctif suffisant au Canada pour lui permettre d’invoquer l’alinéa 14(1)b) de la Loi?
3. Motifs d’opposition fondés sur l’alinéa 12(1)b) de la Loi :
a) Compte tenu de la preuve, la marque de commerce est-elle non enregistrable au motif qu’elle donne une description fausse et trompeuse?
4. Motifs d’opposition fondés sur l’alinéa 38(2)d) de la Loi :
a) Compte tenu de la preuve, la marque de commerce donne-t-elle une description fausse et trompeuse et, par conséquent, est-elle dépourvue de caractère distinctif?
b) La défenderesse s’est-elle acquittée de son fardeau d’établir que sa marque de commerce est distinctive au Canada?
[37] Je reformulerais les questions comme suit :
1. Quelle est la norme de contrôle appropriée?
2. L’agente a-t-elle commis une erreur en ce qui a trait à la date de premier emploi de la marque de commerce au titre de l’alinéa 30b) de la Loi?
3. L’agente a-t-elle commis une erreur en ce qui a trait à la question de savoir si la marque de commerce donnait une description claire ou une description fausse et trompeuse au titre de l’alinéa 12(1)b) de la Loi?
4. L’agente a-t-elle commis une erreur en ce qui a trait à la question de savoir si la marque de commerce était distinctive au titre de l’alinéa 38(2)d) et de l’article 2 de la Loi?
Les observations écrites de l’appelant
[38] L’appelant fait valoir que la demande de la défenderesse contrevient aux alinéas 30b), 12(1)b) et 38(2)b) ainsi qu’aux articles 14 et 2 de la Loi.
Nouveaux éléments de preuve produits dans le cadre de l’appel
[39] Dans le cadre du présent appel, l’appelant a déposé en preuve de nouveaux affidavits, soit ceux de Michael H. Neth, Kenneth C. McMartin, Stephen Haddock, Paul Barbeau et D. Jill Roberts. Il a mis l’accent sur les renseignements suivants.
[40] Michael H. Neth est le directeur de la conformité de l’Association of Professional Engineers Geologists and Geophysicists of Alberta [Association des ingénieurs, géologues et géophysiciens de l’Alberta (APEGGA) ]. Il signale qu’en Alberta, les entreprises qui offrent des services professionnels d’ingénierie et font affaire sous un nom incluant le terme engineering, doivent détenir un permis d’exercice. M. Neth fait observer que la défenderesse ne détient pas un tel permis en Alberta.
[41] M. Neth joint également à son affidavit les Lignes directrices sur la conformité de l’APEGGA à l’intention des agences de ressources humaines ou de placement (la politique de l’APEGGA). Cette politique permet de déterminer, à l’aide des indications suivantes, si les agences de ressources humaines ou de placement offrent des services professionnels d’ingénierie :
[traduction] Si les quatre critères suivants sont remplis, l’APEGGA estime que l’agence offre des services professionnels d’ingénierie, de géologie ou de géophysique en Alberta :
(i) l’agence place un employé dans de telles conditions qu’une partie de son travail s’effectue en Alberta;
(ii) les activités de l’employé (en Alberta) répondent à la définition de services professionnels d’ingénierie, de géologie ou de géophysique à l’article 1 de la EGGP Act [The Engineering, Geological and Geophysical Professions Act (loi régissant les professions d’ingénieur, de géologue et de géophysicien)];
(iii) l’employé est un ingénieur, un géologue ou un géophysicien professionnel;
(iv) le bénéficiaire des services professionnels (le client) verse à l’agence des honoraires pour les services, tandis que l’agence rémunère l’employé pour son travail.
[42] M. Neth note que l’APEGGA a intenté deux actions contre des entreprises offrant des services dans le domaine des ressources humaines et du placement. L’une d’elles, Randstad Engineering, a obtenu en conséquence un permis valide d’exercice de la profession d’ingénieur en 2010. Quant à la deuxième, la défenderesse dans le présent appel, le dossier a été ouvert en octobre 2009. Cependant, comme il est difficile d’obtenir des non-membres des éléments de preuve convaincants, le dossier reste ouvert et non résolu. M. Neth indique aussi que les entreprises internationales provenant de pays qui ne protègent pas le titre d’ingénieur posent souvent problème. Il précise toutefois que les précédents établis ailleurs n’influencent pas l’application par l’APEGGA de sa loi en Alberta.
[43] Kenneth C. McMartin est le directeur des affaires professionnelles et internationales de l’appelant. Il fait observer que les entreprises étrangères offrant des services d’ingénierie dans une province ou un territoire au Canada doivent obéir aux mêmes exigences légales fixées par les associations constituantes que les entreprises canadiennes.
[44] Stephen Haddock est l’agent chargé de la conformité réglementaire de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario (OIO). Il indique que le nom de la défenderesse n’est pas inscrit comme dénomination sociale en Ontario et que la défenderesse n’a jamais obtenu de certificat l’autorisant à proposer ou à fournir des services professionnels d’ingénierie en Ontario.
[45] Paul Barbeau est le président d’hyperNet Inc., une entreprise établie à Ottawa qui offre des services en liaison avec des sites Web régis par des bases de données et des applications Web personnalisées. Il a expliqué qu’un appel de fichier sur un site Web correspond au téléchargement d’un élément de logiciel ou d’un code du site. Chaque page visionnée implique de multiples appels de fichier. Ainsi, un appel ne représente pas une visite unique et isolée sur le site Web. Par ailleurs, de nombreux appels de fichier sont probablement attribuables à des programmes informatiques spécialisés autonomes connus sous le nom de robots ou d’araignées de recherche. Il n’est pas toujours possible de distinguer les visiteurs humains de ces programmes.
[46] Compte tenu de la nature de la page Web de la défenderesse qui permet à un seul usager de consulter des annonces d’emploi récentes et mises à jour, M. Barbeau déclare que plus de mille appels de fichier peuvent être enregistrés pour un seul usager ayant effectué cinq visites sur le site. À cet égard, M. Barbeau joint un rapport des données téléchargées en une seule visite effectuée par lui sur le site Web de la défenderesse en 2011. On peut y voir que 44 appels de fichier provenaient de son adresse.
[47] M. Barbeau explique qu’il a procédé à deux types de recherche concernant le site Web www.kellyengineeringresources.com. Une recherche sur le bottin Internet a révélé que ce nom de domaine avait été enregistré le 4 août 2003. La deuxième recherche, réalisée sur des bases de données non identifiées, indiquait que ce site Web a été visité pour la première fois par un robot de recherche le 7 février 2005.
[48] Enfin, M. Barbeau déclare que le menu déroulant des pays sur un site Web est expressément conçu pour n’inclure que ceux dans lesquels les services sont offerts. Ainsi, si un pays ne figure pas sur cette liste, il est probable que les services n’y soient pas offerts.
[49] Le 5 juillet 2011, D. Jill Roberts a découvert à l’issue d’une recherche que le nom de la défenderesse n’était pas inscrit comme dénomination sociale en Ontario.
Norme de contrôle
[50] L’appelant soutient que dans le cadre d’un appel fondé sur l’article 56 de la Loi, le dossier de la Cour se compose de la preuve soumise à l’agent aussi bien que de tout nouvel élément déposé à la Cour. Il affirme que, dans ce contexte, la norme de contrôle applicable doit être déterminée ab initio. Ainsi, bien que les décisions des agents soient généralement soumises à la norme de la raisonnabilité, c’est la norme de la décision correcte qui s’applique lorsqu’il s’avère que les nouveaux éléments de preuve auraient sensiblement influé sur les conclusions de fait de l’agent ou sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. L’appelant prétend que les nouveaux éléments de preuve présentés dans le cadre du présent appel contiennent des renseignements inconnus de l’agente, et s’attachent à des questions juridiques et factuelles dont elle n’a pas tenu compte et qui auraient sensiblement influé sur sa décision.
[51] L’appelant fait valoir en particulier que l’affidavit de M. Neth établit que les activités mentionnées dans la demande entrent dans la catégorie des services d’ingénierie pour lesquels la loi albertaine exige un permis d’exercice. L’affidavit de M. Neth établit également que la défenderesse ne détient pas de permis, et que la question de savoir si elle a enfreint la loi en se présentant comme une entreprise offrant des services d’ingénierie reste ouverte et non résolue. L’appelant ajoute que cet affidavit répond aux questions de l’agente pour ce qui est de savoir si la défenderesse peut être perçue comme un fournisseur de services d’ingénierie en proposant des services de placement dans ce secteur aux chercheurs d’emploi ou aux employeurs désireux d’engager des ingénieurs. L’appelant soutient donc que si l’agente avait disposé de l’affidavit de M. Neth, son analyse au titre de l’alinéa 12(1)b) de la Loi aurait été différente.
[52] S’agissant de l’affidavit de M. Barbeau, l’appelant soutient qu’il confirme qu’un appel de fichier sur un site Web ne correspond pas à une visite unique et isolée sur ce site. Cet élément de preuve indique que les 100 000 appels de fichier annuels mentionnés dans la preuve de la défenderesse, et sur la base desquels le registraire a conclu que la marque de commerce était distinctive, pourrait en fait représenter aussi peu que 90 personnes et robots de recherche ayant accédé au site à partir du Canada. Selon l’appelant, cette preuve contredit directement le postulat énoncé dans la décision de l’agente quant au « nombre important d’appels de fichier faits sur le site Web […] par des usagers canadiens ». En outre, l’appelant fait valoir que l’affidavit de M. Barbeau prouve l’importance du menu déroulant des pays sur un site Web lorsqu’il s’agit établir si des activités commerciales ont effectivement lieu dans un pays donné.
[53] En résumé, l’appelant prétend que les nouveaux éléments de preuve, et en particulier les affidavits de MM. Neth et Barbeau, auraient sensiblement influé sur la décision de l’agente. Ces éléments répondaient directement aux préoccupations exprimées dans la décision et auraient donc mérité analyse et réflexion. La décision doit donc être contrôlée selon la norme de la décision correcte et la Cour doit procéder à sa propre analyse plutôt que de s’en remettre aux conclusions de l’agente.
[54] Avant de passer aux autres questions, l’appelant signale qu’il convient d’ajouter foi aux nouveaux éléments de preuve puisqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un contre-interrogatoire ou d’une contre-preuve par la défenderesse. Il ajoute que l’on peut tirer une inférence défavorable du fait que la défenderesse n’a pas mené de contre-interrogatoire ni présenté de nouveaux éléments de preuve visant à réfuter ceux de l’appelant.
Opposition fondée sur l’alinéa 30b) de la Loi
[55] L’appelant soutient que l’agente a commis une erreur de fait et de droit en concluant que la défenderesse avait fourni la date de premier emploi de sa marque de commerce. La preuve produite par les deux parties dément l’allégation selon laquelle elle aurait employé la marque de commerce au Canada de manière continue depuis avril 1999. L’appelant note que l’emploi au sens du paragraphe 4(2) de la Loi signifie que les services doivent être rendus au Canada et que les services annoncés au pays doivent être exécutés ou à tout le moins offerts et prêts à être exécutés au Canada.
[56] S’appuyant sur l’affidavit de M. Barbeau, l’appelant soutient qu’il est probable que les entreprises n’offrent pas leurs services dans les pays qui ne figurent pas sur la liste déroulante de leur site Web. Il note que le Canada n’est apparu sur le menu déroulant du site Web de la défenderesse qu’en avril 2007, bien après la date de premier emploi alléguée. D’après lui, cet élément de preuve satisfait au léger fardeau qui lui incombe d’établir les faits au titre de l’alinéa 30b) de la Loi lorsque l’opposante se sert de sa propre preuve pour contester la marque de commerce.
[57] L’appelant fait aussi valoir qu’une opposante à une marque de commerce peut s’appuyer sur la preuve de la requérante pour s’acquitter du fardeau minimal qui lui incombe à cet égard. Ainsi, il note que les documents internes de la défenderesse ne mentionnent pas le Canada en liaison avec la marque de commerce. Il souligne également que la défenderesse a refusé, durant le contre-interrogatoire, d’acquiescer à la demande expresse de produire une preuve confirmant qu’elle avait fourni les services énumérés dans sa demande en date du mois d’avril 1999. Pour l’appelant, le refus d’obtempérer à des demandes légitimes ou d’honorer des engagements peut autoriser des inférences défavorables. En l’occurrence, il soutient que l’agente a eu tort de ne pas tirer une inférence défavorable du refus de la défenderesse de répondre à ces questions.
[58] Par ailleurs, l’appelant fait valoir que l’agente a eu tort de retenir l’argument de la défenderesse selon lequel ces demandes étaient non pertinentes étant donné que la déclaration d’opposition ne renfermait aucun motif fondé sur l’alinéa 30b) au moment du contre-interrogatoire. L’appelant note que les refus de produire une réponse ont été déposés le 28 mars 2008, trois mois après le dépôt de la demande de modification de la déclaration d’opposition et deux semaines après que l’agente eut accepté cette déclaration modifiée (10 mars 2008). L’appelant indique que la défenderesse n’a fourni aucune preuve concluante de l’emploi de sa marque de commerce en date du mois d’avril 1999 dans le second affidavit de Karen French, souscrit le 22 décembre 2008. Par ailleurs, l’appelant soutient que la défenderesse est constamment tenue, en vertu de l’article 245 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, de répondre aux questions touchant la date de son premier emploi revendiquée lors du contre-interrogatoire.
[59] L’appelant avance que l’agente a commis une erreur de droit en ne concluant pas que les allégations de la défenderesse voulant que quatre périodiques aient circulé au Canada entre 1999 et 2004 constituaient une preuve par ouï-dire irrecevable. L’appelant note que les témoins de la défenderesse ignoraient personnellement si les publications, qui contenaient les publicités, avaient été diffusées au Canada. La production de ce renseignement par leurs agences de publicité constituait donc du ouï-dire. Les témoins de la défenderesse n’ont d’ailleurs pas été en mesure de confirmer si le numéro de téléphone figurant sur les annonces était actif au Canada. L’appelant rappelle que la COMC a conclu plusieurs fois que l’estimation non vérifiée du tirage d’un magazine était une preuve par ouï-dire irrecevable. Quoi qu’il en soit, l’appelant fait valoir que la publicité de la marque de commerce parue dans des magazines américains, même s’ils étaient diffusés au Canada, ne prouve pas que les services étaient effectivement offerts ici. Cela indique simplement qu’ils l’étaient aux États-Unis.
[60] Enfin, l’appelant s’appuie sur la décision McDonald’s Corp c Canada (Registraire des marques de commerce), [1989] 3 CF 267