Glaxosmithkline Inc. c. Pharmascience Inc.

Glaxosmithkline Inc. c. Pharmascience Inc.
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2008-05-09
Référence neutre
2008 CF 593
Numéro de dossier
T-833-06
Contenu de la décision
Date : 20080509
Dossier : T-833-06
Référence : 2008 CF 593
Ottawa (Ontario), le 9 mai 2008
En présence de Monsieur le juge Barnes
ENTRE :
GLAXOSMITHKLINE INC. et
THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED
demanderesses
et
PHARMASCIENCE INC. et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ
défendeurs
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] La présente demande a été introduite par Glaxosmithkline Inc. et par Wellcome Foundation Limited (ci-après GSK) contre le ministre de la Santé et Pharmascience Inc. (Pharmascience) en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, modifié (le Règlement). GSK sollicite une ordonnance interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité à la défenderesse Pharmascience tant que le brevet canadien 1340083 (le brevet 083) ne sera pas expiré. GSK affirme que le brevet 083 est un brevet de sélection valide qui sera contrefait si l’on permet à Pharmascience de produire le promédicament antiviral valacyclovir (commercialisé sous le nom de Valtrex). Le brevet 083 a été déposé le 12 août 1998 et a été délivré le 13 octobre 1998. Sa date d’antériorité est le 15 août 1987 et il expirera le 13 octobre 2015. Le brevet de genre antérieur duquel a été tirée la sélection du valacyclovir était le brevet européen 0099493 de GSK (le brevet 493) dont l’équivalent canadien est le brevet canadien 1208637 (le brevet 637). Le brevet 637 est venu à expiration le 29 juillet 2003.
[2] Malgré le caractère sommaire de la présente instance, il vaut la peine de signaler que les débats ont duré plus de quatre jours et demi, que le dossier de la demande contient 40 volumes comptant plus de 11 000 pages et que la transcription du contre-interrogatoire des cinq principaux témoins experts représente plus de 1 700 pages. Il y a toutefois lieu de féliciter les avocats, qui ont réussi à s’en tenir aux points litigieux qui méritaient d’être débattus, évitant ainsi un débat de fond sur bon nombre de questions qui n’auraient pas été déterminantes.
I. Contexte
[3] La présente affaire porte sur la sélection. Il est acquis aux débats que le brevet 493 de GSK revendiquait un monopole sur une catégorie ou sur un genre de promédicaments dont le valacyclovir faisait partie. Pharmascience souhaite produire une version générique du médicament Valtrex de GSK mais elle reconnaît que, ce faisant, elle contrefera plusieurs des revendications du brevet 083 que GSK détient sur le valacyclovir. Pharmascience affirme dans son avis d’allégation (avis d’allégation) que le brevet 083 de GSK est invalide pour cause d’antériorité, d’évidence, d’inutilité, de double brevet, d’absence de valeur inventive, d’insuffisance de l’exposé, d’absence de prédiction valable et parce que le brevet ne renferme ou ne divulgue pas de sélection valide du brevet que GSK possède déjà en ce qui concerne le valacyclovir (la DBE 493). Bon nombre de ces allégations se chevauchent, de sorte qu’il n’est pas nécessaire, pour trancher le présent litige, de les examiner séparément.
Charge de la preuve
[4] Les parties conviennent que la charge ultime de la preuve selon la prépondérance des probabilités repose sur GSK, sous réserve du fardeau de la preuve intermédiaire imposé à Pharmascience de présenter suffisamment d’éléments de preuve au sujet de l’invalidité pour « faire jouer » les allégations de son avis d’allégation.
La personne versée dans l’art et les témoins experts
[5] Je ne décèle aucune différence marquée dans l’opinion donnée par les divers témoins experts au sujet des attributs que devait posséder au milieu de 1987 la personne versée dans l’art à qui le brevet 083 aurait été soumis. Cette personne aurait reçu une formation spécialisée et posséderait une expérience professionnelle dans le domaine de la découverte et de la mise à l’essai de médicaments et serait particulièrement rompue à la conception, la synthèse et l’évaluation des promédicaments. Elle serait notamment en mesure d’évaluer les propriétés thérapeutiques (par ex. la biodisponiblité) de candidats-médicaments et de candidats-promédicaments à l’aide d’épreuves in vitro et in vivo normales. Comme formation universitaire, cette personne serait titulaire d’un baccalauréat ou d’une maîtrise en sciences dans le domaine de la pharmacie, de la chimie ou d’une discipline équivalente ou d’un diplôme équivalent, et justifierait d’une vaste expérience de travail. Elle pourrait aussi être titulaire d’un doctorat dans un domaine de spécialisation pertinent comme la chimie pharmaceutique, la chimie bioanalytique, la chimie organique de synthèse ou la chimie médicinale.
[6] Sous réserve des limites évidentes que comporte toute tentative visant à évaluer la crédibilité d’un témoin en se fondant sur des affidavits et sur la transcription de contre-interrogatoires, je ne décèle rien en l’espèce qui permettrait de discréditer l’un ou l’autre des témoins experts que les parties ont fait entendre ou qui permettrait de mettre en doute leur aptitude à témoigner dans les champs de compétence requis. De fait, tous les témoins qui sont venus à la barre semblaient très compétents et généralement objectifs dans le témoignage d’opinion qu’ils ont donné. Je vais tenter d’exposer dans les présents motifs les réserves que j’ai pu avoir sur certains aspects de leur témoignage.
Acyclovir et ses esters promédicaments
[7] L’acyclovir est un agent antiviral dont on sait depuis un certain temps qu’il est efficace pour le traitement de diverses infections virales, par exemple l’herpès. Bien que l’acyclovir soit administré par voie orale, sa biodisponibilité est faible, de sorte que seulement de 15 % à 20 % d’une dose donnée est effectivement absorbée dans le sang. La biodisponibilité de l’acyclovir est également limitée lorsqu’il est utilisé dans des solutions aqueuses, comme des gouttes ophtalmiques et des solutions pour injection. La principale difficulté liée à l’utilisation d’acyclovir en solution aqueuse réside dans sa faible solubilité. Essentiellement, il n’est pas possible de dissoudre suffisamment d’acyclovir pour obtenir une concentration permettant d’administrer la dose nécessaire dans une formulation comme une goutte ophtalmique, qui, par définition, ne consiste qu’en un très faible volume de liquide. Ces limitations sur le plan de la biodisponibilité ont mené les chercheurs à tenter de trouver des médicaments plus efficaces.
[8] L’une des méthodes connues permettant de contourner les limites de biodisponibilité d’un médicament comme l’acyclovir est de lier la molécule active à un autre composé, que l’on appelle groupement temporaire (souvent un acide aminé), pour créer un promédicament. Le valacyclovir est un promédicament formé par l’association moléculaire de l’acyclovir à l’acide aminé L‑valine.
[9] L’idée qui sous‑tend la mise au point d’un promédicament est que le groupement temporaire permettra au médicament actif d’atteindre le site d’action de façon plus efficace. En 1987, la supériorité d’un promédicament vis‑à‑vis du médicament d’origine sur le plan de l’activité était généralement attribuée à une absorption optimale ou plus équilibrée. Dans un article paru en 1985, Hans Bundgaard[1] décrit de façon détaillée la faisabilité de la mise au point de promédicaments dans le but d’obtenir certaines propriétés d’absorption précises, y compris l’analyse suivante au sujet de la mise au point éventuelle de promédicaments à base d’acyclovir :
[traduction]
9.3 Promédicaments à base d’acyclovir spécifiques d’enzymes
L’acyclovir (150) est un agent antiherpétique efficace qui présente une activité antivirale hautement sélective après conversion en la forme phosphorylée active par le biais d’une thymidine kinase spécifique du virus [423 – 425]. La biodisponibilité de l’acyclovir est cependant faible, seuls 10 % à 20 % de la dose orale étant absorbée chez l’humain [426 – 429]. Ce phénomène est le plus vraisemblablement attribuable à la faible solubilité aqueuse et à la lipophilie du composé. On a étudié la possibilité d’utiliser le congénère 6‑désoxy‑6‑amino (151) de l’acyclovir comme promédicament en vue d’améliorer la biodisponibilité orale de l’acyclovir [430]. Ce promédicament est désaminé par l’adénosine désaminase [431] pour libérer l’acyclovir, mais l’administration de doses orales à des chiens et à des rats n’a entraîné qu’une modeste augmentation du taux plasmatique d’acyclovir par rapport aux taux obtenus à l’aide de l’acyclovir non modifié [430]. Le 6‑désoxyacyclovir (152), récemment mis au point par Krenitsky et coll. [432], pourrait s’avérer de loin supérieur. Ce promédicament est 18 fois plus soluble que l’acyclovir dans l’eau et est oxydé rapidement in vivo par la xanthine oxydase pour libérer le médicament mère. Des études préliminaires menées chez le rat et l’humain ont montré que le 6‑désoxyacyclovir est absorbé rapidement après une administration par voie orale (biodisponibilité de cinq à six fois supérieure à celle de l’acyclovir) [432, 432a]. Le promédicament est également susceptible d’être oxydé par l’aldéhyde oxydase pour former la molécule inactive 8‑hydroxy‑6‑désoxyacyclovir, mais cette oxydation non activatrice ne joue apparemment qu’un rôle mineur en comparaison de l’oxydation activatrice par la xanthine oxydase [432].
[10] Les promédicaments sont conçus de façon que le groupement temporaire (en l’occurrence, l’ester d’acide aminé) soit hydrolysé ou clivé à un moment précis après son absorption dans l’organisme. Les preuves dont je dispose laissent fortement entendre que la stratégie utilisée à l’époque pour fabriquer des promédicaments consistait habituellement à utiliser l’un des 20 acides aminés protéinogènes naturels comme groupement temporaire, car on savait que le corps humain avait des enzymes qui pouvaient reconnaître et cliver ces acides aminés et parce que les acides aminés résultants, une fois clivés, ne seraient pas toxiques chez l’humain.
[11] On savait donc que l’utilisation de promédicaments était une stratégie potentiellement utile pour résoudre les problèmes de solubilité, de stabilité et de perméabilité associés à un composé mère. C’est pour accroître la solubilité limitée de l’acyclovir que les dérivés « ester d’acide aminé » de l’acyclovir ont été mis au point par GSK et revendiqués en tant que promédicaments dans le brevet 493.
Brevet 493
[12] Le brevet 493 revendiquait un monopole relativement à une classe de « nouveaux esters » de la 9‑(2-hydroxyéthoxyméthyl)guanine (c.‑à‑d. l’acyclovir), dont la formule générale est la suivante :
où X représente un atome d’oxygène ou de soufre, R1 représente un groupement hydroxyle ou amine, R2 représente un atome d’hydrogène ou un groupement ‑CH2OR3a, et R3 et R3a, lesquels peuvent être des radicaux différents ou un même radical, représentent un radical acyle d’acide aminé.
[13] L’invention revendiquée visait l’utilisation de composés correspondant à la formule générale ci‑dessus, ainsi que des sels pharmaceutiquement acceptables, [traduction] « pour le traitement ou la prophylaxie d’une maladie virale chez l’animal, par exemple un mammifère comme l’humain ». Dans le mémoire descriptif du brevet, les composés sont décrits comme suit :
[traduction]
Les composés privilégiés selon l’invention sont notamment ceux où R1 représente un groupement hydroxyle, R2 représente un atome d’hydrogène et X représente un atome d’oxygène, c’est‑à‑dire des dérivés « ester d’acide aminé » de l’acyclovir et leurs sels pharmaceutiquement acceptables.
En ce qui concerne le ou les radicaux acyle d’acide aminé, représentés par R3 et/ou R3a, ceux‑ci seraient de préférence dérivés d’un acide aminé aliphatique, par exemple la glycine, l’α‑alanine ou la β‑alanine.
[14] On a dit de ces nouveaux esters [traduction] « qu’ils ont étonnamment une solubilité aqueuse supérieure à celle de l’acyclovir, ce qui permet l’utilisation de ces dérivés à plus grande échelle que l’acyclovir dans les préparations aqueuses ». Cette caractéristique quant à la solubilité est considérée comme une amélioration par rapport à l’acyclovir, dont l’inventeur a dit [traduction] « qu’il présente le désavantage d’être peu soluble dans l’eau ». L’inventeur a déclaré de surcroît que cette amélioration avantageuse de la solubilité aqueuse par rapport à l’acyclovir ne réduit pas l’activité antivirale de la substance. L’invention revendiquée ne consistait donc pas en la découverte de nouveaux antiviraux, mais plutôt en la découverte de promédicaments à base d’acyclovir qui permettaient une administration plus efficace de l’acyclovir en solution aqueuse.
[15] Bien que l’on décrive, dans le brevet 493, les nouveaux esters de l’acyclovir comme étant [traduction] « particulièrement utiles pour la formulation de préparations pharmaceutiques aqueuses, comme les gouttes ophtalmiques et les préparations pour injection », le mémoire descriptif précisait que [traduction] « les composés actifs peuvent être administrés par toute voie convenant au traitement de l’affection en cause […] y compris les voies orale, rectale, nasale, topique, […] vaginale et parentérale […] ». En ce qui concerne l’administration par voie orale des nouveaux esters, le mémoire descriptif du brevet précisait ce qui suit :
[traduction]
Les formulations de la présente invention destinées à une administration par voie orale peuvent être offertes sous forme de capsules, de cachets ou de comprimés contenant chacun une quantité prédéterminée de l’ingrédient actif, sous forme de poudre ou de granules, sous forme de solution ou en suspension dans une solution aqueuse ou non aqueuse, ou sous forme d’une émulsion liquide d’huile dans l’eau ou d’eau dans l’huile. L’ingrédient actif peut également être offert sous forme de bol, d’électuaire ou de pâte.
Brevet 083
[16] Dans son brevet 083, GSK revendiquait le composé valacyclovir (c.‑à‑d. l’ester de L‑valine de l’acyclovir) présenté comme un dérivé du genre « ester d’acide aminé aliphatique » de l’acyclovir revendiqué dans le brevet 493. La découverte exposée dans le brevet 083 était que le valacyclovir [traduction] « présentait étonnamment une meilleure biodisponibilité après une administration orale en comparaison des esters d’alanine et de glycine mentionnés [dans le brevet 493] ». Le mémoire descriptif précisait également que l’acyclovir, bien qu’il possède une forte activité antivirale, est peu soluble dans l’eau et peu absorbé dans le tractus gastro‑intestinal. Les inventeurs ont reconnu l’utilité du brevet 493 en ce qui concerne le problème de solubilité de l’acyclovir, mais maintiennent, du moins par inférence, que la biodisponibilité orale du produit demeure limitée. Le mémoire descriptif du brevet présentait également les observations suivantes en ce qui concerne l’invention :
[traduction]
Dans le cadre d’essais visant à mesurer, chez le rat, le pourcentage de récupération d’acyclovir dans les urines (par rapport à la dose orale administrée), les composés de l’invention sont beaucoup mieux absorbés dans l’intestin que les autres esters et que l’acyclovir. Il est ainsi possible d’obtenir des concentrations plasmatiques équivalentes en administrant des doses orales moins importantes. Le composé L‑valinate est particulièrement privilégié en raison de son absorption intestinale particulièrement bonne.
En plus de sa biodisponibilité relativement élevée, le produit possède, selon l’invention, pratiquement le même effet antiviral in vitro que l’acyclovir. L’augmentation avantageuse de la biodisponibilité du produit ne se fait donc pas aux dépens de son activité antivirale. En effet, dans diverses applications cliniques tel le traitement de la kératite stromale, l’effet thérapeutique de certains esters d’acides aminés est supérieur à celui de l’acyclovir (EP 99493).
Les sels pharmaceutiquement acceptables des composés de la formule (I) sont de préférence des sels d’addition avec un acide approprié, comme l’acide chlorhydrique, sulfurique, phosphorique, maléique, fumarique, citrique, tartrique, lactique, acétique ou p‑toluènesulfonique. Le chlorhydrate du composé de formule (I) est particulièrement privilégié.
Dans des essais menés sur des animaux, on a découvert que l’administration orale des composés de la formule (I) ci‑dessus mène à la libération de quantités mesurables d’acyclovir dans le plasma. Par conséquent, selon un autre aspect de l’invention, nous offrons un moyen de produire de l’acyclovir in vivo, chez les mammifères, par l’administration de composés de la formule (I) ci‑dessus ou de l’un de ses sels pharmaceutiquement acceptables.
Les données de recherche présentées dans le brevet 083 à l’appui de l’avantage du valacyclovir sur le plan de la biodisponibilité orale sont fournies dans l’exemple suivant tiré du mémoire descriptif :
[traduction]
Détermination de la biodisponibilité orale
On a administré le composé à l’étude par gavage à des rats Long Evans, à une dose équivalant à 25 mg d’acyclovir par kilogramme. Les urines ont été prélevées 24 heures et 48 heures après l’administration de la dose, puis ultrafiltrées et analysées par chromatographie liquide haute performance en phase inverse. La biodisponibilité orale du composé est exprimée en pourcentage de la dose éliminée dans les urines sous la forme d’acyclovir.
Composé
Exemple 1 [valacyclovir]
Acyclovir (ACV)
Ester glycylique de l’ACV
[ester de glycine]
Ester L‑alanylique de l’ACV [ester d’alanine]
Pourcentage de la dose récupérée dans les urines sous forme d’acyclovir
63
15
30
34
[17] Il convient de souligner qu’on ne trouve aucune mention dans le brevet 083 selon laquelle le valacyclovir a ou pourrait avoir des avantages surprenants ou inattendus quant à la biodisponibilité par rapport aux composés revendiqués dans le brevet 493, outre les esters de glycine et d’alanine à l’étude.
II. Question
[18] Le brevet 083 visant le valacyclovir est‑il un brevet de sélection valide?
III. Analyse
Quelle est l’envergure du genre visé par le brevet 493?
[19] L’un des grands principes de la loi de la sélection est que l’on peut choisir tant parmi une classe comptant deux éléments que parmi une classe en comptant des milliers. Ainsi, il n’est pas nécessaire de définir de façon précise l’envergure de la classe de composés visée par le brevet 493, car il est entendu par les parties que, quelle qu’en soit l’envergure ou la constitution, la classe de composés visée par le brevet 493 englobe le valacyclovir. Le nombre de composés faisant partie d’une classe donnée dans un brevet d’origine constitue toutefois un facteur permettant de déterminer si la sélection était évidente : voir Eli Lilly Canada Inc. c. Apotex Inc. 2007 CF 455, 58 C.P.R. (4th) 353, par. 306. J’ajouterais que le nombre d’éléments formant un genre donné joue également dans l’évaluation du caractère surprenant ou inattendu de l’avantage associé à un composé du genre en question par rapport aux autres éléments du genre. En d’autres termes, lorsqu’un genre comporte un nombre relativement peu élevé d’éléments et/ou qu’une proportion considérable des éléments du genre ont été analysés, il peut être plus facile de prédire que l’on ne trouvera pas un tel avantage dans un nombre important des autres éléments du genre en question. De façon réciproque, il peut être plus difficile de faire une prédiction fiable lorsque le genre comporte un grand nombre d’éléments.
[20] La société GSK soutient que la classe de composés visés par le brevet 493 est quasi infinie parce qu’elle englobe tous les acides aminés aliphatiques, y compris les acides aminés de synthèse. La société affirme qu’une personne versée dans l’art comprendrait que la classe peut être élargie en ajoutant systématiquement des groupements CH2 à l’acide aminé le plus simple : la glycine. Selon Pharmascience, le genre du brevet 493 est limité à cinq acides aminés naturels (c.‑à‑d. la glycine, l’alanine, la valine, l’isoleucine et la leucine), lesquels sont aliphatiques et sont utilisés par le corps humain pour fabriquer des protéines, de même qu’un autre acide aminé fabriqué in vivo chez l’humain, à savoir la β‑alanine.
[21] Je suis persuadé que l’interprétation de l’envergure du brevet 493 par la société GSK est correcte. La revendication no 1 de ce brevet porte sur des composés correspondant à une formule générale selon laquelle une molécule d’acyclovir est jointe, à la position R3, à [traduction] « un radical acyle d’acide aminé ». Cette revendication n’est pas qualifiée davantage ni limitée. Au sens strict, le terme « acide aminé » engloberait tout composé organique, naturel ou synthétique, ayant au moins un groupement amine (‑NH2) et au moins un groupement carboxyle (‑COOH). Bien que l’on mentionne, dans le mémoire descriptif du brevet, une préférence pour les dérivés d’un [traduction] « acide aminé aliphatique, p. ex. la glycine, l’α‑alanine ou la β‑alanine », j’accepte les preuves fournies par GSK voulant que la référence à un « acide aminé aliphatique » ne désigne pas seulement un sous‑ensemble de cinq des 20 acides aminés utilisés pour fabriquer les protéines dans l’organisme, mais qu’elle englobe plutôt tout acide aminé dans lequel les atomes de carbone seraient liés entre eux dans une chaîne ouverte plutôt que dans un cycle.
[22] Je reconnais qu’une personne versée dans l’art pourrait avoir tendance à privilégier les 20 acides aminés protéinogènes chez l’humain pour fabriquer un promédicament de l’acyclovir, mais il était toutefois connu dans l’état antérieur de la technique que les stratégies efficaces de fabrication de promédicaments ne sont pas limitées aux acides aminés naturels ou aux acides aminés protéinogènes chez l’humain, ni encore aux groupements temporaires entièrement non toxiques.
[23] Il existe une autre anomalie en ce qui concerne l’interprétation suggérée par Pharmascience qui découle de l’exemple de la β‑alanine fourni dans le brevet 493. Si l’α‑alanine est l’un des 20 acides aminés utilisés par l’organisme pour fabriquer des protéines, ce n’est pas le cas de la β‑alanine. Bien que la β‑alanine soit utilisée dans l’organisme, il ne s’agit que d’un acide aminé non protéinogène parmi plusieurs centaines d’acides aminés semblables, et sa présence dans la liste des exemples du brevet laisse entendre que l’invention revendiquée ne se limitait pas aux acides aminés aliphatiques qui figurent parmi les 20 acides aminés protéinogènes chez l’humain. Je reconnais que les cinq acides aminés aliphatiques protéinogènes chez l’humain sont souvent énumérés ensemble en tant que groupe homologue à des fins de description, mais cela n’explique pas la présence de la β‑alanine ou l’absence d’un énoncé descriptif dans le mémoire descriptif du brevet. Si l’inventeur avait voulu limiter la classe de composés revendiquée par le brevet 493, il n’aurait pas été compliqué de rédiger le brevet de façon à obtenir ce résultat. Il pourrait être intéressant de souligner que lorsque les Drs Mitra et Dordick ont tenté de limiter la classe de composés revendiquée par le brevet 493, ils ont fréquemment utilisé des termes tels que « de base », « simples », « courants » ou « naturels ». Mon examen des références bibliographiques fournies en tant que preuve ne révèle pas non plus de nomenclature ou de système de classification précis en ce qui concerne les acides aminés aliphatiques qui serait suffisant pour remplacer l’énoncé non descriptif de la revendication no 1 du brevet 493. Sur cette question, j’accepte la réponse du Dr Borchardt telle qu’elle est présentée ci‑dessous :
[traduction]
44. Aux paragraphes 159 à 162 de son affidavit, le Dr Mitra laisse entendre qu’en plus des α‑acides aminés « glycine, alanine, valine, isoleucine et leucine », on trouve également dans l’organisme humain un β‑acide aminé, la « β‑alanine ». Par conséquent, le Dr Mitra avance que, pour une personne versée dans l’art, le groupe des « acides aminés aliphatiques » (selon la définition qu’il en donne) engloberait ce β‑acide aminé, et uniquement celui‑ci, en plus des cinq α‑acides aminés précédents. Ainsi, le Dr Mitra conclut qu’une personne versée dans l’art interpréterait le terme « acide aminé aliphatique », tel qu’il est utilisé dans la DBE 493, comme étant limité à six acides aminés aliphatiques, c’est‑à‑dire la glycine, l’alanine (α et β), la valine, l’isoleucine et la leucine.
45. De même, aux paragraphes 72 à 77 et 120 à 122 ainsi qu’à l’annexe A de son affidavit, le Dr Dordick donne la même raison pour expliquer l’inclusion de la β‑alanine dans la définition du terme « acide aminé aliphatique » mentionnée dans la DBE 493.
46. Rien ne laisse entendre dans la DBE 493 que le Dr DeClercq voulait limiter la classe privilégiée des « acides aminés aliphatiques » à ceux faisant partie du groupe des 20 acides aminés naturels dont l’organisme se sert pour synthétiser des protéines, et encore moins aux cinq acides aminés que PMS a mentionnés dans l’avis d’allégation, soit la glycine, l’α‑alanine, la valine, la leucine et l’isoleucine, ou les six acides aminés énumérés par les Drs Mitra et Dordick.
47. Tout d’abord, par définition, un acide aminé est un composé qui comporte à la fois un groupement amine (‑NH2) et un groupement carboxyle (‑COOH). Les acides aminés peuvent être préparés synthétiquement ou naturellement. En 1987 par exemple, on connaissait environ 350 acides aminés aliphatiques naturels.
48. Ensuite, même parmi les 20 acides aminés naturels utilisés par l’organisme pour fabriquer des protéines, la glycine, l’α‑alanine, la valine, la leucine et l’isoleucine ne sont pas les seuls acides aminés dits « aliphatiques ». Cela ne fait aucun doute à la lumière de bon nombre des références jointes à l’affidavit du Dr Mitra. Par exemple, la nouvelle référence relative à l’état antérieur de la technique présentée à l’onglet B37 de l’affidavit du Dr Mitra indique que 15 des 20 acides aminés naturels utilisés par l’organisme pour fabriquer les protéines sont considérés comme des « acides aminés aliphatiques ». De plus, la sérine et la thréonine figurent dans la définition des acides aminés aliphatiques protéinogènes donnée dans la référence à l’onglet B38. Les pages 90 et 91 de la référence à l’onglet B38 de l’affidavit du Dr Mitra sont fournies dans la pièce « G » de son affidavit.
49. Le Dr DeClercq indique clairement que le terme « acides aminés aliphatiques », tel qu’il est utilisé dans la DBE 493, comprend la β‑alanine. Comme l’admettent les Drs Mitra et Dordick, la β‑alanine ne fait pas partie des 20 acides aminés naturels utilisés par l’organisme pour fabriquer des protéines. Par conséquent, il est illogique d’affirmer, comme ils le font, que le terme « acide aminé aliphatique », tel qu’il est utilisé dans la DBE 493, doit être limité à la glycine, à l’α‑alanine, à la valine, à la leucine et à l’isoleucine (lesquelles font toutes partie des 20 acides aminés naturels utilisés par l’organisme pour fabriquer des protéines), plus un β‑acide aminé, la β‑alanine, qui ne fait pas partie de ce groupe. Au minimum, la position des Drs Mitra et Dordick est une admission du fait que, pour le Dr DeClercq, le terme « acide aminé aliphatique » ne se limitait pas aux 20 acides aminés naturels dont il est question aux pages 2 et 3 de l’avis d’allégation.
50. Par conséquent, la personne versée dans l’art qui lirait la DBE 493 comprendrait clairement que le terme « acide aminé aliphatique » englobe à la fois des acides aminés naturels et non naturels, et comprendrait certainement que ce terme ne se limite pas aux six acides aminés que PMS a choisis de façon arbitraire pour soutenir sa position.
Évidence et antériorité
[24] La preuve présentée m’a convaincu que l’avantage sur le plan de la biodisponibilité présenté comme étant la sélection inventive du brevet 083 n’était ni antérieur ni évident.
[25] Pharmascience soutient que le brevet 083 était antériorisé par la divulgation du brevet 493, dans lequel on pouvait trouver toute l’information nécessaire pour produire le valacyclovir et pour en apprécier l’avantage sur le plan de la biodisponibilité. Pharmascience fait également valoir que la sélection inventive du valacyclovir était évidente et que les efforts de GSK visant à breveter un composé qu’elle avait déjà monopolisé constituent un double brevet, ce que l’on appelle également un « renouvellement à perpétuité ».
[26] Les critères juridiques de l’antériorité et de l’évidence sont bien connus en droit des brevets. Qu’il suffise de dire qu’il n’est pas facile de satisfaire à l’un ou à l’autre.
[27] On trouve une formulation souvent citée du critère de l’antériorité dans le passage suivant de l’arrêt Beloit Canada Ltd. et autre c. Valmet Oy, (1986) 8 C.P.R. (3d) 289, 64 N.R. 287 (C.A.F.) :
On se souviendra que celui qui allègue l'antériorité, ou absence de nouveauté, prétend que l'invention était connue du public avant la date pertinente. L'enquête porte sur l'invention litigieuse elle-même et non, comme dans le cas de l'évidence, sur l'état de la technique et des connaissances générales. De plus, ainsi qu'il ressort du passage précité de la Loi, l'antériorité doit se trouver dans un brevet particulier ou dans un autre document publié; il ne suffit pas de recueillir des renseignements à partir de diverses publications antérieures et de les ajouter les uns aux autres et d'en arriver à l'invention revendiquée. Il faut en effet pouvoir s'en remettre à une seule publication antérieure et y trouver tous les renseignements nécessaires, en pratique, à la production de l'invention revendiquée sans l'exercice de quelque génie inventif. Les instructions contenues dans la publication antérieure doivent être d'une clarté telle qu'une personne au fait de l'art qui en prend connaissance et s'y conforme arrivera infailliblement à l'invention revendiquée. Lorsque, comme c'est le cas ici, l'invention consiste en une combinaison de plusieurs éléments connus, une publication qui ne révèle pas la combinaison de tous ces éléments ne peut avoir un caractère d'antériorité.
[28] On trouve un résumé utile des règles de droit relatives à l’évidence dans le passage suivant de l’arrêt Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd., 2007 CAF 217, 59 C.P.R. (4th) 116 :
23 Le critère juridique admis de l'évidence a été formulé comme suit par le juge Hugessen à la page 294 de l'arrêt‑clé Beloit Canada Ltd. et al. c. Valmet OY (1986), 8 C.P.R. (3d) 289 (C.A.F.) :
La pierre de touche classique de l'évidence de l'invention est le technicien versé dans son art mais qui ne possède aucune étincelle d'esprit inventif ou d'imagination; un parangon de déduction et de dextérité complètement dépourvu d'intuition; un triomphe de l'hémisphère gauche sur le droit. Il s'agit de se demander si, compte tenu de l'état de la technique et des connaissances générales courantes qui existaient au moment où l'invention aurait été faite, cette créature mythique (monsieur Tout-le-Monde du domaine des brevets) serait directement et facilement arrivée à la solution que préconise le brevet. C'est un critère auquel il est très difficile de satisfaire.
24 L'examen que commande le critère Beloit est de nature factuelle et fonctionnelle et doit être guidé par la preuve d'expert touchant les compétences pertinentes de la personne hypothétique normalement versée dans l'art et l'état de la technique à l'époque pertinente. Il convient d'évaluer attentivement la crédibilité et la fiabilité de cette preuve d'expert. Il ne faut en effet jamais oublier la mise en garde classique que fait le juge Hugessen contre la sagesse rétrospective à la page 295 de Beloit :
Une fois qu'elles ont été faites, toutes les inventions paraissent évidentes, et spécialement pour un expert du domaine. Lorsque cet expert a été engagé pour témoigner, l'infaillibilité de sa sagesse rétrospective est encore plus suspecte. Il est si facile de dire, une fois que la solution préconisée par le brevet est connue : « j'aurais pu faire cela »; avant d'accorder un poids quelconque à cette affirmation, il faut obtenir une réponse satisfaisante à la question : « Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? »
25 Il n'existe aucune question factuelle ni aucun ensemble de telles questions qui puisse décider de l'issue de toutes les affaires ou même d'une seule. Le juge Hugues, au paragraphe 113 de son exposé des motifs, propose une liste de facteurs à prendre en considération lorsque la validité d'un brevet est contestée au motif de l'évidence. Cette liste paraît avoir été établie à la suite d'une revue de nombreuses décisions rendues au Canada, aux États-Unis et au Royaume‑Uni. Malgré le débat incessant sur le point de savoir si le critère juridique de l'évidence est le même dans ces trois pays, la liste de facteurs proposée par le juge Hugues me semble utile pour orienter la recherche nécessaire des faits et en tant que cadre de l'analyse à laquelle ces faits doivent être soumis. Voici une version remaniée de cette liste :
Principaux facteurs
1. L’invention
La question porte sur la revendication telle que la Cour l’interprète.
2. La personne hypothétique versée dans l’art dont parle Beloit
Il faut définir le profil de la personne hypothétique normalement versée dans l’art (ou personne du métier).
3. Les connaissances que possède la personne hypothétique normalement versée dans l’art
La somme des connaissances courantes que possède la personne hypothétique normalement versée dans l’art comprend ce qu’on peut légitimement s’attendre à ce qu’elle sache et soit capable de trouver. On suppose que cette personne est raisonnablement diligente dans ses efforts pour se tenir au courant des progrès réalisés dans le domaine dont relève le brevet (Whirlpool, au paragraphe 74). Les connaissances présumées de la personne du métier hypothétique évoluent et s’accroissent constamment. Les connaissances ne sont pas toutes consignées dans des publications. Inversement, toutes les connaissances ainsi consignées ne font pas partie des connaissances que la personne du métier moyenne est censée posséder ou pouvoir trouver.
4. Le climat régnant dans le domaine en question à l’époque où l’invention supposée a été faite
L’état général de la technique comprend non seulement les connaissances et l’information, mais aussi les attitudes, les tendances, les préjugés et les attentes.
5. La motivation qui, à l’époque où l’invention supposée a été faite, incitait à résoudre un problème reconnu
La « motivation », dans ce contexte, peut signifier la raison pour laquelle l’inventeur supposé a fait l’invention supposée, ou encore la raison pour laquelle on pouvait légitimement s’attendre à ce que la personne hypothétique normalement versée dans l’art associât des éléments de l’état de la technique pour aboutir à l’invention supposée. S’il existe dans le domaine en question un problème déterminé que tous les spécialistes de ce domaine essaient de résoudre (une motivation générale), il peut se révéler plus probable que la solution, une fois trouvée, ait exigé de l’inventivité. Par ailleurs, s’il s’agit d’un problème que seul l’inventeur supposé essayait de résoudre (une motivation particulière ou personnelle) et que personne d’autre ne voyait de raison d’aborder, il peut s’avérer plus probable aussi que la solution ait demandé de l’inventivité. Cependant, si des concepts courants et des techniques éprouvées pouvaient mener à la solution, la possibilité peut se trouver réduite que la solution ait nécessité de l’inventivité.
6. Le temps et les efforts qu’a exigés l’invention supposée
Le temps et les dépenses consacrés à l’invention peuvent être des indicateurs d’inventivité, mais ce ne sont pas des facteurs déterminants, étant donné qu’une invention supposée peut être le fruit de la chance ou de la simple application non inventive de techniques courantes, si grande que soit la dépense de temps et d’argent que cette application ait nécessitée. Si l’on est arrivé à la solution en prenant des décisions peu nombreuses et de nature ordinaire, il se peut que cette solution n’ait pas exigé d’esprit inventif. En revanche, si les décisions à prendre étaient nombreuses, il peut y avoir eu inventivité dans le fait de prendre les bonnes.
Facteurs secondaires
Ces facteurs peuvent se révéler pertinents, mais on leur accorde en général moins de poids parce qu’ils se rapportent à des faits postérieurs à la date de l’invention supposée.
7. Le succès commercial
L’objet de l’invention a-t-il été accueilli rapidement et avec impatience par les consommateurs visés? Dans l’affirmative, on peut penser que beaucoup de gens étaient motivés pour répondre aux besoins du marché, ce qui peut laisser supposer la présence d’inventivité. Cependant, cet accueil peut aussi s’expliquer par d’autres facteurs tels qu’une bonne stratégie de marketing, la puissance commerciale et des caractéristiques étrangères à l’invention.
8. Les prix et autres récompenses
Les prix décernés au titre de l’invention supposée peuvent signifier que la collectivité des personnes versées dans l’art estime méritoire la réalisation en cause, ce qui peut être ou non signe qu’elle a nécessité de l’inventivité.
[…]
27 J'insiste sur le fait que cette liste est un instrument utile, mais rien de plus. Ce n'est pas une liste de règles juridiques à suivre à la lettre, pas plus qu'une liste exhaustive des facteurs pertinents. Il incombe au juge de première instance d'établir dans chaque affaire, en se fondant sur la preuve, son bon jugement et sa raison, le poids qu'il convient d'attribuer (le cas échéant) aux facteurs de cette liste et à tous autres facteurs qui peuvent être portés à son attention.
28 Je voudrais aussi répéter l'avertissement du juge Hugues selon lequel il faut se garder de considérer comme des règles de droit les lieux communs tirés de cette liste ou de la jurisprudence. Je souscris aux observations suivantes qu'il formule au paragraphe 113 de son exposé des motifs :
À cet égard, les tribunaux utilisent parfois des expressions comme « valant la peine d'être tenté », « directement et facilement » ou « examens de routine ». Il est inutile d'employer des expressions de ce genre car elles ont tendance à se glisser dans des énoncés de droit ou des déclarations de témoins experts. Le juge Sachs a désapprouvé l'utilisation de telles expressions dans General Tire & Rubber Company c. Firestone Tyre & Rubber Company Limited, [1972] R.P.C. 195 aux pages 211‑212.
[29] J’ai examiné attentivement le brevet 493 et je reconnais qu’il n’antériorise pas la sélection du valacyclovir en tant que médicament présentant une meilleure biodisponibilité après administration par voie orale.
[30] Le brevet 493 dévoilait l’utilisation de divers esters de l’acyclovir en tant que promédicaments[2] pour améliorer la solubilité en vue d’une utilisation principalement dans des formulations aqueuses de petit volume. Les travaux menés par l’inventeur et la solution dévoilée par le brevet 493 portaient clairement sur la résolution du problème de solubilité de l’acyclovir dans de telles formulations.
[31] Sur cette question, j’accepte l’interprétation suivante du brevet 493 fournie par le Dr Borchardt, laquelle me paraît conforme aux preuves scientifiques globales :
[traduction]
La stratégie utilisée dans la DBE 493 pour accroître la solubilité aqueuse de l’acyclovir est identique à la stratégie utilisée par d’autres chimistes médicinaux dans les années 1980 pour accroître la solubilité d’autres médicaments insolubles dans l’eau, y compris le métronidazole (Bundgaard et coll., 1984 [Avis d’allégation, annexe A, document 34]; Bundgaard et coll., 1984 (Avis d’allégation, annexe A, document 35]; Cho et Haynes, 1985), les corticostéroïdes (Kawamura et coll., 1971; Anderson et coll., 1985; Johnson et coll., 1985 [Avis d’allégation, annexe A, document 50]), et le paracétamol (Kovach et coll., 1981 [Avis d’allégation, annexe A, document 23]). Tous ces travaux étaient axés sur l’utilisation d’esters dans des formulations topiques ou injectables, c’est‑à‑dire des formula