Travel Leaders Group c. 2042923 Ontario INC

Travel Leaders Group, LLC c. 2042923 Ontario Inc. (Travel Leaders)
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2023-03-08
Référence neutre
2023 CF 319
Numéro de dossier
T-202-17
Contenu de la décision
Date : 20230308
Dossier : T-202-17
Référence : 2023 CF 319
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 8 mars 2023
En présence de madame la juge Walker
ENTRE :
TRAVEL LEADERS GROUP, LLC
demanderesse/défenderesse reconventionnelle
et
2042923 ONTARIO INC. faisant affaire sous le nom de TRAVEL LEADERS
défenderesse/demanderesse reconventionnelle
JUGEMENT ET MOTIFS
Table des matières
I. Résumé 3
II. Les parties 4
III. Contexte et chronologie 5
IV. Historique des procédures 10
V. Témoins produits à l’instruction 14
1. Les témoins des faits de TLG 14
a) Stephen McGillivray 14
b) Mario Iafrate 15
c) Daryl Somes 15
d) Gul Mohammed 15
2. Le témoin expert de TLG 16
3. Le témoin des faits d’Ontario Inc. 17
VI. Questions en litige 17
VII. Dispositions pertinentes 18
VIII. Analyse 18
1. L’enregistrement est-il invalide? 18
a) Alinéa 18(1)c) — La marque de commerce a-t-elle été abandonnée? 20
b) Alinéa 18(1)a) — L’enregistrement contient-il une fausse déclaration importante quant à la date de premier emploi? 38
c) Alinéa 18(1)e) — La demande d’enregistrement a-t-elle été produite de mauvaise foi par Ontario Inc.? 42
2. TLG a-t-elle violé les droits conférés par l’enregistrement? 54
a) Article 19 — Violation du droit exclusif à l’emploi d’une marque déposée 55
b) Alinéa 20(1)a) — Violation du droit du propriétaire de la marque attribuable à l’emploi d’une marque qui crée de la confusion 58
c) Paragraphe 22(1) — Diminution de la valeur de l’achalandage attaché à la marque d’Ontario Inc. attribuable à TLG 61
3. Commercialisation trompeuse reprochée à TLG sur le fondement de l’alinéa 7b) 66
4. Commercialisation trompeuse reprochée à Ontario Inc. sur le fondement de l’alinéa 7b) 71
5. Mesures de réparation demandées 71
a) La radiation 71
b) L’injonction 72
c) Les dommages-intérêts symboliques 72
d) Les dommages-intérêts punitifs 73
6. Dépens 75
JUGEMENT DANS LE DOSSIER T‑202‑17 76
Annexe A 79
I. Résumé [1] La principale question en litige dans la présente instance porte sur la validité de l’enregistrement d’une marque de commerce canadienne, soit l’enregistrement no LMC790523 (l’enregistrement) pour la marque de commerce TRAVEL LEADERS. La défenderesse/demanderesse reconventionnelle, 2042923 Ontario Inc. (Ontario Inc.), est la propriétaire de l’enregistrement. Selon la demanderesse/défenderesse reconventionnelle, Travel Leaders Group, LLC (TLG), l’enregistrement est invalide pour les raisons suivantes : il contient une fausse déclaration importante quant à la date de premier emploi, la marque de commerce a été abandonnée, et la demande d’enregistrement a été produite de mauvaise foi (Loi sur les marques de commerce, LRC (1985), c T-13 (la Loi), art 18(1)a), c) et e) respectivement). Ontario Inc. nie les allégations d’invalidité formulées par TLG et prétend que cette dernière a violé son droit exclusif, à titre de propriétaire, à l’emploi de la marque de commerce TRAVEL LEADERS, qu’elle a entraîné la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à la marque de commerce et qu’elle a commis des actes de commercialisation trompeuse en contravention à l’alinéa 7b) de la Loi.
[2] Pour les motifs exposés ci-après, j’ai conclu qu’Ontario Inc. avait abandonné la marque déposée TRAVEL LEADERS le 14 février 2017. Par conséquent, l’enregistrement sera radié du registre. J’ai également conclu qu’Ontario Inc. n’avait pas prouvé les moyens qu’elle avait soulevés à l’encontre de TLG sur le fondement de l’article 19, des paragraphes 20(1) et 22(1), et de l’alinéa 7b) de la Loi.
II. Les parties [3] TLG est une société constituée en vertu des lois du Delaware dont le siège est situé à Plymouth, au Minnesota. Elle compte parmi les trois unités d’affaires d’Internova Travel Group (Internova) et exerce, elle aussi, ses activités par l’entremise d’un certain nombre de divisions, notamment Travel Leaders Network LLC (TL Network) qui, quant à elle, mène ses activités au Canada par l’intermédiaire de TL Network Canada Inc. (TL Network Canada).
[4] Les activités de TL Network se divisent en deux volets : les agences de voyages membres qui vendent des services de voyage directement aux consommateurs, et les partenaires privilégiés qui offrent des services de voyage (p. ex., hôtels, croisiéristes, voyagistes, agences de location de voitures et compagnies aériennes). TLG exploite également des agences de voyages sous la franchise TRAVEL LEADERS aux États-Unis, mais elle ne détient aucune franchise au Canada.
[5] En contrepartie de droits d’adhésion payés à TLG, les agences de voyages membres peuvent mettre leur pouvoir d’achat à profit afin de négocier des conditions avantageuses auprès des prestataires de services de voyage privilégiés. À titre d’exemple, les prestataires privilégiés offrent des commissions plus élevées aux agences membres de TLG qu’à celles qui n’en sont pas membres. TLG aide également les agences membres à bâtir leur entreprise en leur fournissant des logiciels de réservations, de la formation, des certifications, des évènements de réseautage et d’autres services aux entreprises. Ses principales sources de revenus proviennent de ses prestataires privilégiés qui lui versent 1) un faible pourcentage du chiffre d’affaires réalisé auprès des agences membres, et 2) des droits afin que TLG promeuve leurs services aux agences membres.
[6] Ontario Inc. a été constituée en société le 16 mars 2004 et compte deux actionnaires à parts égales : M. Amin Saleh, l’unique administrateur et dirigeant d’Ontario Inc. et son seul témoin dans la présente instance; et Mme Salehmohamed, la conjointe de M. Saleh. Mme Salehmohamed n’est pas, et n’a jamais été, une employée d’Ontario Inc. Elle travaille à temps plein pour une organisation bien établie sans lien avec Ontario Inc.
[7] Le ou vers le 10 mai 2004, Ontario Inc. a fait l’acquisition d’une agence de voyages autonome, soit K&S Travel Limited (K&S Travel). Au départ, la clientèle d’Ontario Inc. était constituée des anciens clients de K&S Travel, et l’entreprise exerçait ses activités dans les locaux existants de K&S Travel situés au 550, rue Ontario Sud, à Milton, en Ontario. Ontario Inc. a ensuite déménagé dans les locaux commerciaux situés au 400, rue Bronte Sud, bureau 203, toujours à Milton, en Ontario (les bureaux), où elle offrait des services d’agence de voyages directement aux consommateurs canadiens.
III. Contexte et chronologie [8] Les faits et leur chronologie, qui suivent, sont fondés sur l’exposé conjoint des faits détaillé rédigé par les parties, les témoignages et les éléments de preuve documentaire présentés lors de l’instruction, et les extraits des interrogatoires préalables des parties. La présente partie donne un résumé de la preuve afin de mettre en contexte le litige qui oppose les parties. J’examinerai en profondeur les éléments de preuve pertinents dans mon analyse de fond des questions en litige.
[9] Ontario Inc. a commencé ses activités en 2004 à la suite de l’acquisition de K&S Travel, dont elle a repris le nom et les locaux ayant pignon sur rue. Vers 2006 ou 2007, Ontario Inc. a acheté les bureaux, soit une unité condominiale d’environ 700 pieds carrés située au deuxième étage d’un immeuble de faible hauteur.
[10] À la fin de 2004, M. Saleh a décidé de donner une nouvelle image à Ontario Inc. Le 8 novembre 2004, il a lancé une recherche pour les noms commerciaux « Travel Ways » et « Travel Leaders », puis a arrêté son choix sur « Travel Leaders ». Selon lui, ses recherches en ligne n’avaient relevé aucune entreprise faisant affaire sous le nom de Travel Leaders en Ontario.
[11] M. Saleh a obtenu un permis principal d’entreprise de l’Ontario pour le nom Travel Leaders le 8 novembre 2004 et a dit qu’il avait enregistré le nom de domaine travelleaders.ca le 9 novembre 2004. D’après son témoignage, il n’a pas envisagé d’utiliser un nom de domaine .com ni vérifié l’emploi de travelleaders.com. En janvier 2005, il a déposé une demande auprès du Travel Industry Council of Ontario [le Conseil de l’industrie du tourisme de l’Ontario] (TICO) et de l’Association du transport aérien international (IATA) afin de modifier le nom commercial d’Ontario Inc. pour « TRAVEL LEADERS ».
[12] Selon les documents publics du United States Patent and Trademark Office, l’une des sociétés qui ont précédé TLG, soit American Leisure Equities Corporation, a été la première à adopter la marque de commerce TRAVELEADERS, en 2001, puis a produit une demande d’enregistrement le 19 avril 2005. La marque a été enregistrée le 14 novembre 2006.
[13] L’enregistrement d’origine aux États-Unis a été modifié le 11 septembre 2008 afin que la marque s’écrive dorénavant en deux mots, « TRAVEL LEADERS ». TLG et ses prédécesseures ont employé le nom commercial et la marque de commerce TRAVEL LEADERS aux États-Unis depuis 2008.
[14] Le 18 août 2008, TLG a produit une demande pour l’enregistrement de la marque de commerce TRAVEL LEADERS au Canada en vue de l’emploi qu’elle y projetait (demande d’enregistrement au Canada no 1407622 (la demande d’enregistrement)). Cette demande a été annoncée le 10 juin 2009.
[15] Le 24 novembre 2009, Ontario Inc. a produit une déclaration d’opposition à l’égard de la demande d’enregistrement, et TLG n’a produit aucune contre-déclaration. En vue de mettre fin à la procédure d’opposition au moyen d’un règlement, TLG a offert à Ontario Inc. de lui acheter la marque de commerce TRAVEL LEADERS pour la somme de 4 000 $ en plus de lui octroyer une licence d’emploi, ajoutant qu’en l’absence d’un règlement, elle abandonnerait la demande et exercerait ses activités au Canada sous une marque de commerce différente. Ontario Inc. a rejeté l’offre.
[16] Selon le registraire des marques de commerce, la demande d’enregistrement a été réputée abandonnée le 29 mars 2010.
[17] Le 4 mai 2010, Ontario Inc. a produit une demande pour l’enregistrement de la marque de commerce TRAVEL LEADERS dans laquelle elle alléguait qu’elle l’employait au Canada depuis au moins le 22 mars 2005.
[18] Comme la demande d’Ontario Inc. n’a fait l’objet d’aucune opposition, la marque de commerce a été enregistrée le 14 février 2011 (enregistrement canadien portant le no LMC790523 (l’enregistrement)).
[19] Au milieu de l’année 2011, TLG a offert à Ontario Inc. de lui acheter l’enregistrement pour la somme de 25 000 $ en plus de lui permettre d’exercer ses activités au Canada à titre d’agence membre de TLG. Subsidiairement, TLG lui a offert l’option d’acheter l’entreprise à sa juste valeur marchande.
[20] Ontario Inc. lui a présenté une contre-offre, soit de lui vendre l’enregistrement pour la somme de 850 millions de dollars. TLG a répondu que la contre-offre était [traduction] « d’un amateurisme décevant ».
[21] En novembre et décembre 2015, Ontario Inc. a publié à ses frais une annonce de vente de l’enregistrement (l’annonce) pour la somme de 80 millions de dollars américains sur le site Web www.ustrademarkexchange.com. M. Saleh a rédigé l’annonce et payé les frais d’inscription sur cette plateforme pour une période d’un an. Le 7 décembre 2016, il a écrit aux responsables de la plateforme afin de demander le retrait de son inscription; malgré cette démarche, l’annonce a continué d’être affichée en ligne jusqu’en 2019. Après que TLG l’eut questionné à maintes reprises à ce sujet lors de l’interrogatoire préalable, M. Saleh a écrit aux responsables de la plateforme le 10 mai 2019 pour demander de nouveau le retrait de son inscription.
[22] Voici quelques extraits de l’annonce : [traduction] « OCCASION INCROYABLE », « Travel Leaders Group ne peut introduire sa franchise vedette Travel Leaders sur le marché canadien sans acheter cette marque de commerce ou en obtenir une licence d’emploi » et [traduction] « Selon Travel Leaders Group, l’entreprise regroupe plus de 30 % de l’ensemble des agences de voyages en Amérique du Nord, et son chiffre d’affaires brut s’élève à environ 20 milliards de dollars américains. » Dans l’annonce figuraient les liens vers deux articles de presse portant sur la valeur de l’entreprise TLG.
[23] Les documents publics de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada indiquent qu’en date du 14 février 2017, soit la date de production de la déclaration en l’espèce, TLG était propriétaire de 11 marques déposées et avait déposé 13 demandes d’enregistrement de marques de commerce qui étaient toujours en instance (les marques TLG). Les marques TLG comprenaient les demandes d’enregistrement en instance pour les marques TRAVEL LEADERS NETWORK, TL NETWORK et TL NETWORK & Dessin.
[24] Ontario Inc. s’est opposée aux deux demandes d’enregistrement des marques TL NETWORK.
[25] Dans sa décision du 16 août 2021, la Commission des oppositions des marques de commerce (COMC) a autorisé l’enregistrement de la marque verbale TL NETWORK (enregistrement canadien no LMC1114893). Après avoir conclu que la marque TL NETWORK ne créait pas de confusion avec TRAVEL LEADERS, la COMC a rejeté l’opposition qu’Ontario Inc. a formulée. Ontario Inc. n’a pas interjeté appel de la décision de la COMC.
IV. Historique des procédures [26] Dans la déclaration qu’elle a produite le 14 février 2017 relativement à la présente instance, TLG allègue que l’enregistrement est invalide et doit être radié en vertu du paragraphe 57(1) de la Loi. Selon TLG, Ontario Inc. n’a pas employé la marque de commerce TRAVEL LEADERS depuis la date de premier emploi revendiquée dans la demande d’enregistrement et, en date du 14 février 2017, elle l’avait abandonnée. TLG a également allégué que l’enregistrement était invalide aux termes de l’alinéa 18(1)b) de la Loi, car la marque n’était pas distinctive; elle n’a toutefois pas donné suite à ce moyen ultérieurement.
[27] Ontario Inc. a produit sa défense le 31 mars 2017.
[28] L’action s’est poursuivie à titre d’instance à gestion spéciale, et les étapes habituelles, notamment la tenue d’interrogatoires préalables, ont eu lieu. M. Saleh a été soumis à un premier interrogatoire préalable les 28 et 29 novembre 2017. Le 23 mars 2018, la juge responsable de la gestion de l’instance a rendu une ordonnance enjoignant à Ontario Inc. de répondre à des questions auxquelles elle avait refusé de répondre ou s’était engagée à répondre lors des interrogatoires préalables tenus en novembre 2017.
[29] M. Saleh a également été interrogé le 13 juin 2018, le 7 août 2019, le 7 novembre 2019 et le 20 février 2020.
[30] En décembre 2018, Ontario Inc. a intenté une action distincte contre TLG (T‑2153‑18), laquelle a été réunie à la présente instance par l’ordonnance rendue le 11 février 2019. Les moyens soulevés dans l’action T‑2153‑18 ont été repris dans la demande reconventionnelle ordonnée relativement à la réunion de ces instances.
[31] Ontario Inc. a produit une défense et demande reconventionnelle modifiée le 28 février 2019.
[32] Le 8 mai 2019, TLG a produit une déclaration modifiée dans laquelle elle soulevait un moyen fondé sur le nouvel alinéa 18(1)e) de la Loi, selon lequel l’enregistrement était invalide au motif que la demande d’enregistrement avait été produite de mauvaise foi.
[33] Le 5 juin 2019, Ontario Inc. a produit une nouvelle défense et demande reconventionnelle modifiée dans laquelle elle soutenait que TLG avait usurpé sa marque déposée TRAVEL LEADERS, ce qui avait entraîné la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à cette marque.
[34] TLG a produit sa réponse et défense reconventionnelle le 15 juillet 2019.
[35] Le 13 mars 2020, les parties ont participé à une séance de médiation, mais elles ne sont pas parvenues à un règlement des actions réunies.
[36] La Cour a suspendu les procédures en mars 2020 en raison de la pandémie de COVID‑19, puis a repris les étapes préparatoires à l’instruction à la fin de 2020.
[37] L’instruction a eu lieu du 12 au 22 septembre 2022, les débats ayant été tenus en personne à Toronto. Les deux parties ont eu pleinement l’occasion de produire devant la Cour leurs témoins et leur preuve documentaire, de même que leurs observations finales par écrit et de vive voix. La Cour a répondu à l’ensemble des questions en litige entre les parties au terme de l’instruction. Il ne lui restera qu’à recevoir les observations au sujet des dépens une fois qu’elle aura rendu le présent jugement.
[38] Le 21 septembre 2022, soit l’avant-dernier jour d’audience, M. Saleh a demandé l’autorisation de s’adresser à la Cour au sujet de la conduite de l’affaire par son avocat. J’ai donné une directive dans laquelle je faisais savoir aux avocats des deux parties qu’ils auraient la possibilité de présenter leurs observations concernant la demande de M. Saleh le 22 septembre 2022, avant l’étape des exposés finals. Tôt dans la journée du 22 septembre 2022, M. Saleh a retiré sa demande, et les avocats ont présenté leurs exposés finals.
[39] Le 19 octobre 2022, une fois les débats clos, M. Saleh a déposé, au nom d’Ontario Inc., une requête demandant 1) l’autorisation, sur le fondement de l’article 120 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles), de représenter Ontario Inc.; et 2) l’autorisation d’apporter une preuve additionnelle dont pouvait disposer la Cour, mais qui n’avait pas été produite lors de l’instruction. Compte tenu du fait que M. Saleh n’avait pas qualité pour présenter la demande visée au deuxième point de sa requête et afin de préserver l’intégrité du système judiciaire, la Cour a avisé les parties qu’elle examinerait uniquement la demande d’autorisation fondée sur l’article 120 des Règles.
[40] Le 14 novembre 2022, j’ai rejeté la requête fondée sur l’article 120 des Règles présentée par Ontario Inc., après avoir conclu que cette société n’avait pas démontré qu’il existait des circonstances particulières justifiant d’accueillir la requête et d’autoriser M. Saleh à agir en qualité de représentant. Étant donné le rejet de la requête fondée sur l’article 120 des Règles, Ontario Inc. ne pouvait, dans la présente instance, se faire représenter que par un avocat, et la Cour n’a pas examiné la demande d’autorisation d’apporter une preuve additionnelle.
[41] Le 7 décembre 2022, l’avocat d’Ontario Inc., Me Baker, a déposé une requête en vue d’obtenir une ordonnance de cessation d’occuper en raison d’une rupture dans la relation avec son client. Ontario Inc. a fait savoir qu’elle ne donnerait pas suite à la requête. La juge responsable de la gestion de l’instance a fait droit à la requête présentée par Me Baker le 12 décembre 2022.
V. Témoins produits à l’instruction 1. Les témoins des faits de TLG a) Stephen McGillivray [42] M. Stephen McGillivray est le directeur du marketing de TLG depuis 2010 et il exerce ses fonctions à Alexandra, en Virginie. Il est à la tête de l’équipe américaine de marketing, qui compte environ 50 personnes. L’équipe a pour principale responsabilité d’aider les agences de voyages membres de TLG, en négociant des contrats et des prix préférentiels avec les prestataires de services de voyage privilégiés. M. McGillivray et son équipe assurent la gestion du budget de marketing de TLG et sont responsables d’environ 90 % des communications avec les membres canadiens de TL Network. Un collègue à Toronto les aide dans cette tâche.
[43] M. McGillivray a exposé de façon générale le modèle d’affaires de TLG ainsi que ses activités par l’intermédiaire de TL Network Canada. Dans son témoignage, il a dit que TLG avait élaboré des lignes directrices sur l’emploi du logo à l’intention de ses franchisés et agences de voyages membres situés aux États-Unis, et des lignes directrices distinctes pour les agences canadiennes membres de TL Network. Il a expliqué que les agences canadiennes membres de TLG avaient le droit d’employer la marque TL NETWORK MEMBER afin d’annoncer leur association à TL Network, mais qu’il leur était interdit d’employer TRAVEL LEADERS pour ce faire. De plus, les prestataires canadiens partenaires de TL Network peuvent employer la marque TL NETWORK SUPPLIER PARTNER. Par comparaison, les lignes directrices sur l’emploi du logo aux États-Unis permettent aux prestataires américains de publier une annonce dans laquelle ils se présentent comme un [traduction] « prestataire partenaire du réseau TRAVEL LEADERS ».
b) Mario Iafrate [44] M. Mario Iafrate est un enquêteur privé à la retraire. En 1979, il a fondé Hallmark Investigation Services Inc. (Hallmark), une entreprise spécialisée dans les enquêtes visant les produits contrefaits et l’usurpation de marque de commerce. Entre 2016 et 2017, M. Iafrate a mené cinq enquêtes pour le compte de TLG dans le but d’évaluer si Ontario Inc. était une entreprise viable et en activité. Il a rédigé cinq rapports, un à l’issue de chacune des enquêtes. TLG a produit les rapports en preuve à l’instruction, et la Cour les a admis comme preuve de la véracité de leur contenu.
c) Daryl Somes [45] M. Daryl Somes est un enquêteur privé agréé et le propriétaire majoritaire de Backlit Resource Group Incorporated (Backlit), une agence d’enquête spécialisée dans les enquêtes visant les produits contrefaits et concernant la propriété intellectuelle. Les avocats de TLG ont retenu les services de Backlit afin qu’elle réalise une série d’enquêtes sur l’état des activités d’Ontario Inc. entre 2019 et 2022. M. Somes a assuré la gestion des enquêtes et examiné les rapports rédigés par l’enquêteur agréé de Backlit.
d) Gul Mohammed [46] M. Gul Mohammed est un enquêteur privé agréé au service de Backlit. Conformément aux directives que lui avait données M. Somes, il s’est rendu dans les bureaux d’Ontario Inc. à cinq reprises entre 2019 et 2022 afin de vérifier si une agence de voyages y exerçait ses activités. Il a rédigé un rapport détaillé pour chacune des cinq enquêtes qu’il a menées. TLG a produit ces rapports en preuve à l’instruction, et la Cour les a admis comme preuve de la véracité de leur contenu.
2. Le témoin expert de TLG [47] M. Jon Purther est actuellement directeur des Renseignements sur le marché à Paiements Canada. Avant d’occuper ces fonctions, il était président et chef de l’exploitation de CorbinPartners Inc. (CorbinPartners), une entreprise offrant des services de recherche spécialisée et de veille stratégique principalement dans le contexte de litiges. Au cours de ses années au sein de CorbinPartners, il a conçu et mené une étude d’enquête visant à mesurer le degré de reconnaissance par les consommateurs de l’agence de voyages située à Milton et faisant affaire sous le nom de Travel Leaders (l’enquête).
[48] Dans son affidavit du 30 novembre 2018, M. Purther a confirmé qu’il avait signé le certificat requis à l’article 52.2 des Règles par lequel il attestait avoir pris connaissance du Code de déontologie régissant les témoins experts de la Cour fédérale et acceptait de s’y conformer. Il a également confirmé, lors de l’interrogatoire principal, qu’il comprenait qu’il avait l’obligation de fournir à la Cour des renseignements indépendants et impartiaux. Ontario Inc. ne s’est pas opposée à ce que la qualité d’expert soit reconnue à M. Purther.
[49] La Cour a reconnu que M. Purther pouvait témoigner sur les études de marché à titre d’expert particulièrement spécialisé dans la conception, la réalisation et l’analyse de travaux de recherche et d’enquêtes auprès des consommateurs en matière de propriété intellectuelle.
3. Le témoin des faits d’Ontario Inc. [50] M. Saleh était le seul témoin qu’Ontario Inc. a fait entendre à l’instruction. Il est le président et chef de la direction d’Ontario Inc. et, comme il a été mentionné plus haut, il détient 50 % des actions en circulation de l’entreprise. Il a longuement témoigné lors de l’interrogatoire principal et a été soumis à un contre‑interrogatoire approfondi. Il a fourni des renseignements généraux sur Ontario Inc., sur les activités qu’elle exerce depuis 2004, sur l’adoption, l’emploi et l’enregistrement de la marque TRAVEL LEADERS, ainsi que sur le rôle qu’il avait lui-même dans l’entreprise et la tentative de vente de la marque déposée à TLG et à des tiers. Il a également décrit les mesures qu’il avait prises en 2004 dans le but de donner une nouvelle image à Ontario Inc., et expliqué comment son agence de voyages avait évolué depuis et le sort qu’elle a ensuite connu.
VI. Questions en litige [51] Les questions auxquelles la Cour doit répondre sont les suivantes :
L’enregistrement est-il invalide (pour un ou plusieurs des motifs suivants)?
a)La marque de commerce a-t-elle été abandonnée?
b)L’enregistrement contient-il une fausse déclaration importante quant à la date de premier emploi?
c)La demande d’enregistrement a-t-elle été produite de mauvaise foi par Ontario Inc.?
Si l’enregistrement est valide, TLG a-t-elle violé les droits conférés par l’enregistrement?
a)La responsabilité de TLG est-elle engagée par les effets de l’article 19 ou du paragraphe 20(1) de la Loi?
b)TLG a-t-elle entraîné la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à la marque de commerce en contravention au paragraphe 22(1) de la Loi?
TLG a-t-elle commis des actes de commercialisation trompeuse en contravention à l’alinéa 7b) de la Loi?
Ontario Inc. a-t-elle commis des actes de commercialisation trompeuse en contravention à l’alinéa 7b) de la Loi?
Quelles sont les mesures de réparation appropriées en l’espèce?
[52] Ontario Inc. a initialement fait valoir que l’action de TLG était irrecevable au titre du paragraphe 17(2) de la Loi, mais elle n’a pas donné suite à cet argument lors des débats.
VII. Dispositions pertinentes [53] Voir l’annexe A jointe au présent jugement.
VIII. Analyse 1. L’enregistrement est-il invalide? [54] TLG demande à la Cour de rendre une ordonnance radiant l’enregistrement en vertu du paragraphe 57(1) de la Loi au motif que l’enregistrement est invalide. Sa demande soulève deux questions préliminaires, qui peuvent toutes deux être examinées rapidement.
[55] En premier lieu, la Cour doit être d’avis que TLG a la qualité pour agir dans sa demande de radiation de l’enregistrement. Par souci de commodité, voici le paragraphe 57(1) de la Loi :
[56] Le registraire ou toute « personne intéressée » peut, relativement à une inscription dans le registre des marques de commerce, présenter une demande au titre du paragraphe 57(1). Selon l’article 2 de la Loi, le terme « personne intéressée » s’entend de « […] quiconque est atteint ou a des motifs valables d’appréhender qu’il sera atteint par une inscription dans le registre, ou par tout acte ou omission, ou tout acte ou omission projetés, sous le régime ou à l’encontre de la présente loi ».
[57] La qualité de « personne intéressée » constitue un critère de minimis (Beijing Jingdong 360 du E‑commerce Ltd c Zhang, 2019 CF 1293 au para 11 (Beijing Jingdong); Advanced Purification Engineering Corporation (APEC Water Systems) c iSpring Water Systems, LLC, 2022 CF 388 au para 13 (APEC Water Systems)). Le terme « personne intéressée » doit recevoir une interprétation large et vise les parties dont les droits peuvent être restreints par l’enregistrement d’une marque ou qui craignent raisonnablement un préjudice, ou dont les activités commerciales risquent d’être gênées par l’enregistrement d’une marque (Apotex Inc c Registraire des marques de commerce, 2010 CF 291 au para 7; TLG Canada Corp c Product Source International LLC, 2014 CF 924 aux para 38‑39; voir aussi Beijing Jingdong, aux para 11‑13).
[58] Ontario Inc. ne conteste pas que TLG est une « personne intéressée » aux fins du paragraphe 57(1) de la Loi. TLG soutient qu’elle est une personne ayant un intérêt dans la marque TRAVEL LEADERS étant donné qu’elle l’emploie dans d’autres pays, notamment aux États-Unis où elle est propriétaire de l’enregistrement de la marque du même nom, et qu’Ontario Inc. la poursuit pour contrefaçon. Je suis d’accord. L’inscription de l’enregistrement dans le registre des marques de commerce nuit aux activités légitimes de TLG et fait naître chez elle une crainte raisonnable de préjudice.
[59] Je suis d’avis que TLG est une personne intéressée aux fins du paragraphe 57(1) de la Loi et qu’elle a qualité pour présenter sa demande de radiation.
[60] En second lieu, mon examen de la thèse de TLG portant que l’enregistrement est invalide a pour point de départ la présomption selon laquelle l’enregistrement de la marque de commerce est valide jusqu’à preuve du contraire (APEC Water Systems, au para 16; Beyond Restaurant Group LLC c Wang, 2020 CF 514 au para 24 (Beyond Restaurant Group)). L’existence de cette présomption fait en sorte qu’il incombe habituellement à la partie qui conteste la validité de l’enregistrement en cause de faire la preuve de son invalidité (Bedessee Imports Ltd c GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited, 2019 CF 206 aux para 14‑15 (Bedessee CF) (conf par Bedessee Imports Ltd c GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited, 2020 CAF 94) (Bedessee CAF)), citant l’arrêt Cheaptickets and Travel Inc c Emall.ca Inc, 2008 CAF 50 au para 12).
[61] Comme TLG est la partie qui allègue que l’enregistrement est invalide, elle doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, que l’enregistrement de la marque TRAVEL LEADERS est invalide (Techno‑Pieux Inc c Techno Piles Inc, 2022 CF 721 au para 172, citant l’arrêt Bedessee CAF, au para 18).
a) Alinéa 18(1)c) — La marque de commerce a-t-elle été abandonnée? [62] Selon l’alinéa 18(1)c) de la Loi, l’enregistrement d’une marque de commerce est invalide si la marque de commerce a été abandonnée. La date pertinente pour l’examen de la question de l’abandon de la marque de commerce est celle de la demande de radiation (Yiwu Thousand Shores E‑Commerce Co Ltd c Lin, 2021 CF 1040 au para 45 (Yiwu Thousand Shores); Bedessee CF , au para 43; Cross‑Canada Auto Body Supply (Windsor) Limited c Hyundai Auto Canada, 2007 CF 580 au para 10, conf par Cross‑Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd c Hyundai Auto Canada, 2008 CAF 98, demande d’autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada (CSC) rejetée).
[63] Dans la présente instance, la date pertinente est le 14 février 2017, soit la date à laquelle TLG a déposé sa déclaration. Cette date sert également de point de repère afin d’évaluer si les mesures prises par Ontario Inc. après le 14 février 2017 visaient à renforcer ses activités en réponse à l’abandon invoqué par TLG ou si elles s’inscrivent dans le cours normal de ses activités.
[64] Pour que la Cour conclue à l’abandon de la marque de commerce, il faut 1) qu’elle ne soit plus employée au Canada et 2) que son propriétaire ait manifesté l’intention de l’abandonner (Promafil Canada Ltée c Munsingwear Inc, (1992) 44 CPR (3d) 59 (CAF), ACF no 611; Milano Pizza Ltd c 6034799 Canada Inc, 2022 CF 425 au para 111; Iwasaki Electric Co Ltd c Hortilux Schreder BV, 2012 CAF 321 au para 18 (Iwasaki)). Il est possible de déduire que le propriétaire avait l’intention d’abandonner la marque de commerce du fait qu’il ne l’a pas employée depuis longtemps (Iwasaki , au para 21); cela étant dit, il s’agit d’une décision factuelle, de sorte qu’il peut être conclu à son abandon sans qu’il y ait eu un défaut d’emploi sur une longue période (Beijing Jingdong , au para 24).
[65] Je tiens à souligner que j’ai appliqué deux autres paramètres à mon analyse de l’abandon soulevé par TLG.
[66] Premièrement, TLG a intenté son action en radiation au titre du paragraphe 57(1) de la Loi. La jurisprudence établit une distinction entre les procédures de radiation prévues aux articles 45 et 57. Le fardeau de la preuve qui pèse sur le propriétaire de la marque de commerce est plus léger dans le cas de la procédure de radiation prévue à l’article 45 que dans celui de la procédure fondée sur l’article 57 (Miller Thomson SENCRL, SRL c Hilton Worldwide Holding LLP, 2020 CAF 134 au para 139 (Hilton Worldwide)).
[67] Deuxièmement, une autre distinction revêt une importance capitale pour mon appréciation de la preuve. L’alinéa 18(1)c) porte sur l’abandon de la marque de commerce et non sur l’abandon des activités. Chacune des parties a produit des éléments de preuve à l’appui de son affirmation respective selon laquelle Ontario Inc. a – ou n’a pas – cessé d’exercer ses activités à titre d’agence de voyage à l’exception d’activités passives et minimales. Ces éléments de preuve fournissent l’important contexte qui me permet de répondre à la question de savoir si la marque TRAVEL LEADERS a été abandonnée. Les personnes veulent les conséquences naturelles et probables de leurs actes (Beijing Jingdong, au para 24). La cessation des activités d’Ontario Inc. permet de tirer la conclusion naturelle et probable qu’elle n’emploie plus sa marque de commerce et qu’elle l’a abandonnée. L’inverse n’est toutefois pas vrai. Le fait qu’Ontario Inc. conserve des enseignes commerciales et exerce des activités commerciales minimales en tant qu’agence de voyages – question sur laquelle je me pencherai ci-après – ne suffit pas pour faire la preuve qu’elle emploie la marque et qu’elle ne l’a pas abandonnée. L’emploi de la marque de commerce ne peut être établi que si la preuve démontre qu’elle est employée en liaison avec l’exécution des services et dans les communications avec les consommateurs visés, c’est-à-dire la clientèle des services d’agence de voyages qu’offre Ontario Inc.
[68] J’ai examiné attentivement la preuve produite par TLG à l’instruction, y compris la preuve présentée par ses enquêteurs et ses témoins experts, les extraits pertinents de l’exposé conjoint des faits, et celle présentée par Ontario Inc., notamment le témoignage que M. Saleh a rendu lors de son interrogatoire principal et de son contre‑interrogatoire. Dans mon évaluation des activités d’Ontario Inc., j’ai tenu compte du fait qu’elle avait subi d’importants effets négatifs depuis mars 2020 en raison de la pandémie de COVID‑19.
[69] Mes conclusions sont les suivantes.
[70] Année après année, le déficit d’Ontario Inc. n’a cessé d’augmenter. Elle a connu un ralentissement de ses activités et une détérioration de sa situation financière peu après l’acquisition de K&S Travel en 2004. Selon M. Saleh, l’adoption du nom TRAVEL LEADERS et de la nouvelle image en 2005 n’ont pas amélioré le sort de l’entreprise.
[71] Selon les données clés tirées des états financiers d’Ontario Inc. pour les années 2004 à 2016 inclusivement, l’entreprise a enregistré, pour l’année partielle de 2004, une perte nette de 43 568 $ et devait rembourser un prêt d’actionnaire de 139 715 $. En 2010, le déficit accumulé par Ontario Inc. s’élevait à près de 300 000 $. L’entreprise a subi une perte nette pour chacune des années suivantes de sorte qu’à la fin de l’année 2016, ses pertes et son déficit cumulés s’élevaient à 459 646 $ et le montant total du prêt d’actionnaire, à 562 703 $.
[72] Parmi les notes accompagnant les états financiers non vérifiés d’Ontario Inc. pour l’année 2006 figure la remarque suivante rédigée par son comptable : [TRADUCTION] « La capacité de l’entreprise à poursuivre ses activités dépend de sa capacité à augmenter suffisamment ses ventes pour couvrir ses dépenses ou à obtenir un financement supplémentaire auprès des actionnaires ou d’institutions financières. Si la direction estime que les ventes pour l’année 2007 augmenteront assez pour couvrir les dépenses de l’année et qu’au besoin, elle est en mesure de financer le fonds de roulement, il est toutefois impossible de prédire avec certitude qu’il en sera ainsi, ce qui laisse planer un doute sur la capacité de l’entreprise à poursuivre ses activités. »
[73] La même remarque figure sur l’ensemble des états financiers d’Ontario Inc. depuis 2006.
[74] Ontario Inc. a continué à enregistrer des pertes au cours des années qui ont suivi 2016. Ses états financiers pour l’exercice ayant pris fin en décembre 2019 font état d’une perte nette de 25 115 $ pour l’exercice et d’un déficit cumulé de 519 682 $. Ontario Inc. ne parvient pas à couvrir ses dépenses et elle ne peut maintenir le solde bancaire minimal exigé pour conserver son permis d’agence de voyages que grâce aux injections de fonds de la part de la conjointe de M. Saleh.
[75] Ontario Inc. n’a aucun plan d’affaires pour enrayer ses pertes ou générer des profits.
[76] Au cours des années antérieures à 2017, le départ d’agents de voyages a entraîné une contraction marquée des activités d’Ontario Inc. L’entreprise a licencié son dernier employé salarié en mars 2016 et elle n’a pas embauché de nouveaux employés depuis. Elle n’avait aucun employé en date du 14 février 2017.
[77] Ontario Inc. ne prévoit aucune nouvelle embauche.
[78] Mme Zoe Parchem est la seule entrepreneure indépendante qui a continué à travailler pour Ontario Inc. après mars 2016. Elle a atteint l’âge de la retraite. Elle ne vit pas à Milton, en Ontario, ni ne se présente aux bureaux. Son nom ne figure sur aucune des factures d’Ontario Inc. depuis janvier 2020.
[79] Mme Parchem possédait auparavant une agence de voyages du nom de C’Ville Travel. Son profil LinkedIn indique toujours qu’elle travaille pour C’Ville Travel.
[80] Dans son témoignage, M. Saleh a dit qu’une part importante des ventes réalisées par Ontario Inc. au cours des dernières années était attribuable à Mme Parchem. Il a également confirmé qu’elle utilisait une adresse courriel comportant le nom de domaine bell.net et non travelleaders.ca. Lors de l’interrogatoire préalable de M. Saleh mené le 7 août 2019, Ontario Inc. s’est engagée à produire les [traduction] « courriels échangés entre l’entreprise et ses clients » qui ne figuraient pas au dossier. Elle n’a par la suite produit que très peu de courriels, dont un de 2018 provenant d’un client de Mme Parchem. Le courriel en question était adressé à l’adresse courriel bell.net de Mme Parchem et son auteur ne fait aucun emploi ni mention de la marque de commerce TRAVEL LEADERS.
[81] Ontario Inc. n’a pas fait entendre Mme Parchem à l’instruction malgré le fait que M. Saleh ait dit, durant son témoignage, que, depuis 2016, elle était la dernière agente de voyages de l’entreprise, agissant à titre d’entrepreneure indépendante, et que la majorité des ventes lui étaient attribuables. Il ne fait aucun doute qu’il aurait été important que Mme Parchem témoigne sur la question de l’abandon de la marque de commerce d’Ontario Inc. et, de façon plus générale, sur l’exploitation de l’agence de voyages avant et après le 14 février 2017. Je tire une inférence défavorable du fait qu’Ontario Inc. ne l’a pas appelée à témoigner (Lickerish, Ltd c airG Inc, 2020 CF 1128 au para 30).
[82] S’agissant des plans envisagés pour les activités futures d’Ontario Inc., M. Saleh a dit, lors de son témoignage, qu’il devra [traduction] « recommencer à zéro » et recruter de nouveaux agents et de nouveaux clients.
[83] M. Saleh ne retire lui-même aucune somme d’argent d’Ontario Inc. ni n’en reçoit de cette dernière, et l’entreprise ne lui verse aucune commission. Lors de son témoignage, M. Saleh a mentionné que l’agence de voyages ne rapportait à personne.
[84] Selon son profil professionnel, M. Saleh est titulaire de permis de courtage immobilier et hypothécaire. Quant à son profil LinkedIn, il s’y présente comme étant un courtier immobilier et hypothécaire, et non un agent de voyages ou le propriétaire d’une agence de voyages.
[85] Passons à la preuve relative aux bureaux, à leur utilisation et à la pertinence de ses enseignes commerciales.
[86] Au printemps 2016, TLG a retenu les services de Hallmark afin que l’agence mène une série d’enquêtes dans le but d’évaluer si l’entreprise Travel Leaders était viable et en activité. M. Iafrate, le dirigeant principal de Hallmark, a réalisé cinq enquêtes entre mai 2016 et novembre 2017. Lors de sa première enquête, il a effectué des recherches en ligne au sujet d’Ontario Inc. D’après ses recherches, il a conclu que l’entreprise existait et exerçait des activités.
[87] Aux fins des quatre enquêtes suivantes, M. Iafrate