Miller Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l. c. Hilton Worldwide Holding LLP

Miller Thomson S.E.N.C.R.L., s.r.l. c. Hilton Worldwide Holding LLP
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2020-09-09
Référence neutre
2020 CAF 134
Numéro de dossier
A-325-18, A-369-18
Notes
Décision rapportée Une correction fut apportée le 29 novembre 2021
Contenu de la décision
Date : 20200909
Dossiers : A-325-18
A-369-18
Référence : 2020 CAF 134
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
LE JUGE WEBB
LE JUGE NEAR
LA JUGE MACTAVISH
ENTRE :
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L., S.R.L.
appelante
et
HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP
intimée
Audience tenue par vidéoconférence en ligne organisée par le greffe, le 5 juin 2020.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 9 septembre 2020.
MOTIFS DU JUGEMENT :
LA JUGE MACTAVISH
Y ONT SOUSCRIT :
LE JUGE WEBB
LE JUGE NEAR
Date : 20200909
Dossiers : A-325-18
A-369-18
Référence : 2020 CAF 134
CORAM :
LE JUGE WEBB
LE JUGE NEAR
LA JUGE MACTAVISH
ENTRE :
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L., S.R.L.
appelante
et
HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
LA JUGE MACTAVISH
[1] Le Waldorf Astoria est un hôtel de luxe réputé situé à New York. Il existe de nombreux autres hôtels Waldorf Astoria ailleurs aux États-Unis et dans les grandes villes du monde. Cependant, il n’y a jamais eu d’hôtel physique « traditionnel » portant le nom de Waldorf Astoria au Canada.
[2] L’intimée Hilton Worldwide Holding LLP est propriétaire de la marque de commerce WALDORF ASTORIA, qui est enregistrée au Canada pour être utilisée en liaison avec des « services hôteliers ».
[3] La principale question soulevée par le présent appel est de savoir si Hilton peut établir l’« emploi » de la marque WALDORF ASTORIA au Canada pour l’application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce bien qu’elle n’ait jamais exploité d’hôtel « traditionnel » sous ce nom au Canada.
[4] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la Cour fédérale n’a pas commis d’erreur (dans les motifs portant le numéro de référence 2018 CF 895) en concluant que Hilton avait établi l’emploi de la marque WALDORF ASTORIA au Canada. Par conséquent, je rejetterais l’appel.
I. Le contexte légal
[5] Avant d’examiner les faits en l’espèce, il convient de commencer par analyser la nature des procédures visées par l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi).
[6] Contrairement à d’autres formes de propriété intellectuelle, l’emploi d’une marque est essentiel et fondamental en droit des marques de commerce : HomeAway.com Inc. c. Hrdlicka, 2012 CF 1467, [2012] A.C.F. no 1665 (QL), aux paragraphes 11 et 12. Comme l’a fait observer la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc., 2006 CSC 22, [2006] 1 R.C.S. 772, au paragraphe 5, « en ce qui concerne une marque de commerce, le mot d’ordre est de l’employer sous peine de la perdre ». En effet, aux termes de la définition figurant à l’article 2 de la Loi, « marque de commerce » s’entend d’un « signe ou combinaison de signes qui est employé par une personne ou que celle-ci projette d’employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, ses produits ou services de ceux d’autres personnes » [non souligné dans l’original].
[7] Aux termes du paragraphe 4(2) de la Loi, une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services « si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services ». Cela dit, le simple fait d’annoncer des services au Canada ne constituera pas un emploi au Canada en liaison avec un service. Une partie des services doit être exécutée ou fournie au Canada : Porter v. Don the Beachcomber, [1966] Ex.C.R 982, 48 C.P.R. 280, au paragraphe 17; Marineland Inc. c. Marine Wonderland and Animal Park Ltd., [1974] 2 C.F. 558 (C.A.F.).
[8] Les propriétaires étrangers de marques de commerce peuvent enregistrer leurs marques au Canada et ainsi bénéficier des avantages de l’exclusivité; toutefois, le maintien d’un enregistrement dépend de l’emploi de la marque au Canada.
[9] L’article 45 de la Loi prévoit une procédure sommaire pour que soient radiés du registre des marques de commerce les enregistrements de marques tombés en désuétude : Sport Maska Inc. c. Bauer Hockey Corp., 2016 CAF 44, [2016] 4 R.C.F. 3, au paragraphe 55. Le processus prévu à l’article 45 a été décrit comme un processus d’épuration du registre permettant d’y éliminer le « bois mort » : Boutiques ProGolf Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce), [1993] A.C.F. no 1363 (QL) (C.A.F.). Il n’est pas censé servir à trancher les questions litigieuses opposant des intérêts commerciaux concurrents. Ces questions se tranchent par la procédure de radiation prévue à l’article 57 de la Loi : Moosehead Breweries Ltd. c. Molson Cos. Ltd. et al., [1985] A.C.F. no 1013 (QL) (C.A.F.).
[10] Le critère auquel il doit être satisfait pour établir qu’il y a « emploi » dans une procédure prévue par l’article 45 est peu rigoureux : Woods Canada Ltd. c. Lang Michener, [1996] A.C.F. no 1701 (QL) (C.F. 1re inst.). En outre, il n’est pas nécessaire de produire une preuve surabondante : Union Electric Supply Co. Ltd. c. Registraire des marques de commerce, [1982] 2 C.F. 263 (1982) (C.F. 1re inst.). Cela dit, il faut quand même présenter des faits suffisants pour que le registraire des marques de commerce (le registraire) conclue à l’emploi d’une marque en liaison avec chacun des services enregistrés pendant la période pertinente.
[11] Le paragraphe 45(1) de la Loi autorise le registraire, soit de sa propre initiative, soit sur demande présentée par un tiers, à délivrer un avis enjoignant au propriétaire d’une marque de commerce enregistrée de démontrer l’emploi de la marque au Canada au cours des trois années précédant la date de l’avis (la période pertinente). Conformément aux paragraphes 45(3) et (5) de la Loi, l’enregistrement d’une marque de commerce peut être radié si le propriétaire ne démontre pas l’emploi de celle-ci au Canada au cours de la période pertinente ou l’existence de « circonstances spéciales » justifiant le défaut d’emploi de la marque.
[12] Au titre du paragraphe 56(1) de la Loi, il est possible d’interjeter appel devant la Cour fédérale de toute décision rendue par le registraire dans une procédure engagée au titre de l’article 45, et le paragraphe 56(5) de la Loi autorise la production d’éléments de preuve supplémentaires en appel.
II. Résumé des faits
[13] Le premier hôtel Waldorf Astoria a ouvert ses portes à New York dans les années 1930. L’hôtel a été acquis par Hilton Hotels Corporation en 1949, et il est actuellement la propriété de l’intimée Hilton Worldwide Holding LLP (Hilton), une société remplaçante de Hilton Hotels Corporation.
[14] Hilton affirme avoir utilisé la marque WALDORF ASTORIA (la marque) au Canada en liaison avec des « services hôteliers » depuis au moins 1988. Elle est propriétaire de la marque WALDORF ASTORIA (no d’enregistrement LMC 337 529), laquelle est enregistrée pour être employée en liaison avec des « services hôteliers ».
[15] L’appelante, Miller Thomson, est un cabinet d’avocats représentant un client actif dans le secteur de l’hôtellerie. Ce client a des demandes d’enregistrement en cours pour les marques « WALDORF », « THE WALDORF », « WALDORF HOTEL » et d’autres noms semblables. Hilton s’oppose activement à ces demandes.
[16] Sur demande de Miller Thomson, le registraire a délivré à Hilton, en application de l’article 45 de la Loi, un avis lui enjoignant de démontrer l’emploi de la marque au Canada en liaison avec des « services hôteliers » au cours de la période pertinente, qui, en l’espèce, s’étendait du 23 octobre 2011 au 23 octobre 2014. Si Hilton n’était pas en mesure de démontrer un tel emploi, elle devait indiquer la date à laquelle la marque avait été utilisée pour la dernière fois, ainsi que les motifs du défaut d’emploi subséquent.
III. La preuve dont disposait le registraire
[17] En réponse à l’avis délivré en application de l’article 45, Hilton a fourni au registraire un affidavit de Christian Eriksen. M. Eriksen dit occuper la fonction d’avocat chargé des marques de commerce et de la propriété intellectuelle pour Hilton Worldwide, Inc. Selon M. Eriksen, Hilton (ou la société qu’elle remplaçait) emploie la marque WALDORF ASTORIA au Canada depuis au moins 1988 en liaison avec [traduction] « des services hôteliers, en particulier des services de réservation et de paiement de chambres d’hôtel et des services de gestion et de développement hôteliers ».
[18] M. Eriksen a déclaré dans son affidavit que le terme « services hôteliers » est interprété dans l’industrie hôtelière comme comprenant [traduction] « des services de réservation, des services de paiement et l’accès à des chambres d’hôtel ». Il a affirmé que les hôtels [traduction] « ne pouvaient fonctionner que si les clients étaient en mesure de réserver et de payer les chambres à l’avance », que les services de réservation et de paiement [traduction] « font partie intégrante de la prestation de services hôteliers » et que le coût de la prestation de ces services et d’autres services auxiliaires est inclus dans le prix de la chambre.
[19] M. Eriksen a expliqué que les clients canadiens peuvent faire des réservations dans les hôtels Waldorf Astoria de différentes manières. Cela comprend les systèmes de réservation d’agences de voyages comme Expedia et Travelocity, ainsi que le système de réservation en ligne centralisé de Hilton, où la marque est affichée au moment de la réservation et du paiement et sur le courriel envoyé aux clients pour confirmer leur réservation. M. Eriksen a également fourni des éléments de preuve montrant le nombre de réservations effectuées par des clients ayant une adresse au Canada qui ont ensuite séjourné dans des hôtels Waldorf Astoria, ainsi que les revenus produits par ces séjours.
[20] Selon M. Eriksen, les clients peuvent garantir leurs réservations d’hôtel en faisant un dépôt au moment de la réservation, ou ils peuvent obtenir un tarif réduit en effectuant un paiement non remboursable lors de la réservation. Les clients peuvent également adhérer au programme de fidélisation « HILTON HHONORS » de Hilton. Entre autres avantages, les membres du programme peuvent accumuler des points en séjournant dans les hôtels du groupe Hilton, dont les hôtels Waldorf Astoria. Ces points peuvent être échangés contre des séjours dans des hôtels du groupe Hilton, y compris dans des hôtels situés au Canada. Plus de 400 000 Canadiens étaient inscrits au programme de fidélisation HILTON HHONORS pendant la période pertinente.
[21] Enfin, M. Eriksen a parlé du projet qu’avait Hilton de construire un hôtel Waldorf Astoria à Montréal et des raisons pour lesquelles cet hôtel n’a jamais été construit. Il a également confirmé l’intérêt continu de Hilton pour l’établissement d’un hôtel Waldorf Astoria au Canada.
IV. La décision du registraire
[22] Une déléguée du registraire a conclu que l’absence d’hôtel Waldorf Astoria « traditionnel » au Canada était fatale à la thèse de Hilton selon laquelle elle avait employé la marque au Canada en liaison avec des « services hôteliers » au cours de la période pertinente. Le registraire a également conclu que Hilton n’avait pas établi qu’il existait des « circonstances spéciales » qui auraient excusé son défaut d’employer la marque au pays pendant cette période. En conséquence, le registraire a ordonné la radiation de la marque WALDORF ASTORIA.
[23] Le registraire s’est fondé sur le raisonnement suivi dans la décision Stikeman Elliott LLP c. Millennium & Copthorne International Limited, 2015 COMC 231, [2015] C.O.M.C. no 5231 (QL) [M Hotel], pour conclure que Hilton n’avait pas établi qu’elle employait la marque au Canada. La marque en litige dans la décision M Hotel avait été enregistrée pour être utilisée en liaison avec des « services hôteliers et services de réservation en rapport avec des hôtels ». Le registraire avait conclu dans cette décision que l’enregistrement relatif aux « services hôteliers » devait être radié, étant donné qu’il n’y avait pas d’hôtel M physique situé au Canada pendant la période pertinente et que le propriétaire de la marque n’avait pas établi qu’il fournissait, ou était en mesure de fournir, des services hôteliers au Canada pendant la période pertinente. Le registraire avait toutefois maintenu l’enregistrement visant des [TRADUCTION] « services de réservation en rapport avec des hôtels ».
[24] Dans la présente affaire, le registraire a estimé qu’au sens ordinaire du commerce, les « services de “prise de réservation, planification et réservation” ne constituent pas des “services hôteliers” ». Le registraire a conclu que, si un client devait quitter le Canada pour bénéficier du service, il ne s’agissait pas d’un « service hôtelier » fourni au Canada. Citant la décision antérieure du registraire Bellagio Limousines c. Mirage Resorts, Incorporated, 2012 COMC 220, le registraire a affirmé qu’il « est contraire au sens commun d’assimiler la possibilité d’effectuer une réservation dans un hôtel à l’exploitation d’un hôtel ». Il a en outre conclu que, même si on pouvait profiter d’un programme de fidélisation au Canada ou à partir du Canada, il ne s’agissait pas d’un « service hôtelier ».
[25] Ainsi, bien que les clients puissent réserver des chambres d’hôtel dans les hôtels Waldorf Astoria depuis le Canada, le registraire a conclu que seuls des clients voyageant à l’étranger pouvaient bénéficier de la prestation de « services hôteliers » de Hilton. En conséquence, aucun emploi de la marque au Canada en liaison avec des « services hôteliers » n’a été établi.
[26] Le registraire n’était pas non plus convaincu de l’existence de « circonstances spéciales » qui auraient excusé le défaut d’emploi de la marque par Hilton pendant la période pertinente. Hilton avait conclu une entente en vue de la construction d’un hôtel Waldorf Astoria à Montréal, mais le projet a été abandonné en raison de la crise financière de 2008. Selon le registraire, il ne s’agissait pas du type de « circonstances spéciales » qui, selon la jurisprudence, pouvait justifier le défaut d’emploi d’une marque. Il a aussi conclu que, de toute manière, Hilton n’avait pas réussi à établir pourquoi elle n’avait jamais construit ni exploité d’hôtel Waldorf Astoria au Canada depuis 1988, l’année où elle a enregistré sa marque de commerce. Cette conclusion a été confirmée par la Cour fédérale, et Miller Thomson ne conteste pas la conclusion relative aux « circonstances spéciales » dans le présent appel.
V. La décision de la Cour fédérale
[27] Hilton a appelé de la décision du registraire devant la Cour fédérale en vertu du mécanisme d’appel prévu au paragraphe 56(1) de la Loi. Comme elle était en droit de le faire, Hilton a présenté des éléments de preuve supplémentaires à l’appui de son appel, soit un nouvel affidavit de M. Eriksen, ainsi qu’un affidavit de Linda Elford. Mme Elford est une spécialiste de la recherche de marques de commerce et son témoignage portait sur l’état du « Manuel des marchandises et services » tenu par l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (le Manuel).
[28] La Cour fédérale a fait observer que, pour déterminer si l’appelant a démontré l’emploi d’une marque de commerce, la Cour doit effectuer un examen de novo de la décision du registraire lorsque sont produits en appel de nouveaux éléments de preuve qui auraient eu un effet substantiel sur la décision : Mattel, précité, aux paragraphes 35 et 37; Molson Breweries c. John Labatt Ltd, [2000] 3 C.F. 145, 2000 CanLII 17105, au paragraphe 29 (C.A.F.), autorisation de pourvoi devant la CSC refusée, 27839 (14 septembre 2000). Toutefois, lorsque les conclusions de fait ou le traitement des questions par le registraire ne sont pas touchés par les nouveaux éléments de preuve, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable.
[29] La Cour fédérale a ensuite cherché à déterminer si le propriétaire d’un hôtel peut établir l’« emploi » d’une marque de commerce sans qu’il y ait d’hôtel « traditionnel » au Canada.
[30] Citant la décision Kraft Ltd. c. Registraire des marques de commerce [1984] 2 C.F. 874 (C.F. 1re inst.), la Cour fédérale a fait observer que la notion de « services » doit être interprétée de façon libérale, et que les « services » peuvent inclure des services qui sont « accessoires » au service principal indiqué dans l’enregistrement.
[31] Après avoir examiné la jurisprudence, en constante évolution, concernant l’« emploi » des marques de commerce à l’ère d’Internet, la Cour fédérale a affirmé qu’il était essentiel que certains éléments du service enregistré soient offerts directement aux Canadiens ou soient exécutés au Canada. Pour que l’emploi de la marque au pays soit établi, il faut en outre que des personnes puissent tirer un avantage concret et important de l’utilisation de la marque en liaison avec le service enregistré au Canada. La Cour a ajouté que la question de savoir si l’emploi au Canada a été établi doit être tranchée au cas par cas, ce qui demande une analyse de la portée des services énoncés dans l’enregistrement de la marque de commerce et de la nature des avantages fournis aux personnes physiquement présentes au Canada.
[32] La Cour fédérale a conclu que le registraire avait commis plusieurs erreurs dans sa décision. La Cour a conclu que le registraire n’avait pas pris en considération les seuls éléments de preuve qui avaient été présentés relativement au sens ordinaire du commerce du terme « services hôteliers » et qu’il n’avait pas suivi la jurisprudence contraignante établissant que la notion de services comprend les services primaires ainsi que les services accessoires. La Cour a également conclu que le registraire avait commis une erreur en appliquant la version actuelle du Manuel pour interpréter le sens d’un enregistrement datant de 1988. Enfin, la Cour a estimé que le registraire avait commis une erreur en ne tenant pas compte des mots expressément utilisés dans l’enregistrement lui-même.
[33] En conséquence, la Cour fédérale a accueilli l’appel de Hilton, a annulé la décision du registraire et a maintenu l’enregistrement de la marque au motif que Hilton avait établi l’emploi de la marque au Canada pendant la période pertinente. La Cour a également accordé à Hilton 9 000 $ pour ses frais juridiques et 6 600 $ pour ses débours.
VI. Les questions en litige
[34] Le présent appel porte sur le bien-fondé de la décision rendue par la Cour fédérale. L’adjudication des dépens a fait l’objet d’un appel distinct par Miller Thomson, et les deux appels ont été regroupés par ordonnance de notre Cour.
[35] L’appel regroupé soulève plusieurs questions, notamment celles de savoir si la Cour fédérale a commis une erreur :
en appliquant la norme de contrôle;
en concluant qu’il y a eu emploi de la marque WALDORF ASTORIA au Canada pendant la période pertinente;
en déterminant le montant des dépens octroyés à Hilton.
[36] Hilton a présenté un appel incident, faisant valoir que, dans l’hypothèse où notre Cour conclurait qu’elle n’a pas établi l’emploi de la marque WALDORF ASTORIA au Canada en liaison avec des « services hôteliers », elle devrait être autorisée à modifier l’enregistrement de sa marque de commerce pour qu’elle s’applique à des « services hôteliers, à savoir des services de réservation hôtelière », ce qui représenterait plus fidèlement les activités effectivement exercées au Canada. La Cour fédérale a conclu qu’il n’était pas nécessaire d’examiner cette question étant donné sa conclusion selon laquelle Hilton avait effectivement établi l’emploi de la marque au Canada.
[37] Comme j’ai conclu que la Cour fédérale n’a pas commis d’erreur en concluant que Hilton avait établi l’emploi de la marque WALDORF ASTORIA au Canada, il n’est pas nécessaire d’examiner son appel incident.
VII. La norme de contrôle applicable à la décision de la Cour fédérale
[38] Avant d’examiner les questions soulevées par Miller Thomson, il faut d’abord établir les normes de contrôle que notre Cour doit appliquer dans son examen de la décision de la Cour fédérale.
[39] Avant que la Cour suprême rende l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] A.C.S. no 65 (QL), les appels portés devant la Cour fédérale des décisions du registraire des marques de commerce étaient traités comme des demandes de contrôle judiciaire, nonobstant le fait qu’au paragraphe 56(1) de la Loi sur les marques de commerce, on utilisait le mot « appel ». Par conséquent, lorsqu’elle examinait les décisions de la Cour fédérale dans des affaires comme en l’espèce, notre Cour suivait l’approche énoncée par la Cour suprême dans l’arrêt Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559, aux paragraphes 45 à 47.
[40] En d’autres termes, notre Cour aurait d’abord cherché à déterminer si la Cour fédérale avait correctement établi la norme de contrôle applicable aux questions en litige, puis elle aurait déterminé si la Cour fédérale avait correctement appliqué cette norme.
[41] L’arrêt Vavilov de la Cour suprême a fait changer la situation. Dans cet arrêt, la Cour suprême a conclu que, lorsque le législateur prévoit que les parties peuvent interjeter appel d’une décision administrative devant un tribunal, il assujettit le régime administratif à une compétence d’appel. Par conséquent, indépendamment du fait qu’il y a eu de nouveaux éléments de preuve importants devant la Cour fédérale qui auraient pu avoir une incidence sur la décision du registraire, notre Cour doit maintenant examiner la décision de la Cour fédérale dans un processus d’appel : The Clorox Company of Canada, Ltd. c. Chloretec S.E.C., 2020 CAF 76, [2020] A.C.F. no 508 (QL). Cela signifie que notre Cour doit appliquer les normes de contrôle énoncées dans les arrêts Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, et Vavilov, précité, au paragraphe 36.
[42] La norme de contrôle applicable aux questions de droit est donc celle de la décision correcte. Les conclusions et les déductions de fait doivent être examinées selon la norme de l’erreur manifeste et dominante. Les conclusions mixtes de fait et de droit doivent être examinées selon la même norme empreinte de retenue, à moins qu’une erreur de droit isolable puisse être démontrée, auquel cas cette erreur est examinée selon la norme de la décision correcte.
[43] Cela nous amène à la première question soulevée par Miller Thomson, qui concerne la norme de contrôle que la Cour fédérale a appliquée dans son examen de la décision du registraire.
VIII. La Cour fédérale a-t-elle commis une erreur dans son application de la norme de contrôle en l’espèce?
[44] L’arrêt Vavilov a également eu une incidence sur les normes de contrôle que doit appliquer la Cour fédérale dans les procédures prévues au paragraphe 56(1) de la Loi, étant donné que ces procédures doivent désormais être traitées comme des appels plutôt que comme des demandes de contrôle judiciaire.
[45] Avant l’arrêt Vavilov, les normes de contrôle énoncées dans des arrêts comme Mattel, précité, aux paragraphes 35 à 39, et John Labatt, précité, aux paragraphes 23 à 29, devaient être appliquées par la Cour fédérale dans le cadre d’appels de décisions du registraire des marques de commerce. Conformément à cette jurisprudence, les conclusions de fait et l’exercice du pouvoir discrétionnaire du registraire faisaient l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable. La Cour pouvait toutefois procéder à un examen de novo d’une décision du registraire si elle estimait que les éléments de preuve supplémentaires présentés dans l’appel auraient eu une incidence importante sur les conclusions de fait du registraire ou sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire : John Labatt, précité, au paragraphe 29.
[46] Comme la décision de la Cour fédérale en l’espèce est antérieure à l’arrêt Vavilov de la Cour suprême, les normes établies dans les arrêts Mattel et John Labatt ont été les normes de contrôle que la Cour fédérale a appliquées en examinant l’appel de Hilton.
[47] L’exigence selon laquelle la Cour fédérale doit procéder à un contrôle selon la norme de la décision correcte à l’égard des questions pour lesquelles elle est saisie de nouveaux éléments de preuve importants n’a pas changé en conséquence de l’arrêt Vavilov : Clorox, précité, au paragraphe 21. Dans de tels cas, la Cour peut substituer son opinion à celle du registraire.
[48] Là où la norme de contrôle applicable aux décisions du registraire a changé en conséquence de l’arrêt Vavilov, c’est lorsqu’il n’y a pas de nouveaux éléments de preuve produits devant la Cour fédérale qui auraient eu une incidence importante sur la décision faisant l’objet de l’appel : Clorox, précité, au paragraphe 22. Les normes de contrôle que la Cour fédérale doit appliquer dans de tels cas sont les normes de compétence d’appel que sont la décision correcte et l’erreur manifeste et dominante, prescrites par la Cour suprême dans l’arrêt Housen : Clorox, précité, aux paragraphes 22 et 23.
[49] Nonobstant la modification du droit applicable, je ne comprends pas pourquoi Miller Thomson conteste la conclusion tirée par la Cour fédérale quant aux normes de contrôle à appliquer en l’espèce. Je ne crois pas qu’on soutienne que le résultat aurait été différent si la Cour fédérale avait appliqué aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit la norme de l’erreur manifeste et dominante énoncée dans l’arrêt Vavilov plutôt que la norme de la décision raisonnable énoncée dans l’arrêt Mattel. Miller Thomson soutient plutôt que la Cour fédérale n’a pas appliqué correctement la norme de contrôle commandant de la retenue dans son examen de l’importance des nouveaux éléments de preuve produits par Hilton en appel.
[50] Quant au deuxième affidavit de M. Eriksen, Miller Thomson soutient qu’il est impossible de déterminer la norme de contrôle qu’a appliquée la Cour fédérale pour chaque question. Elle soutient également que, en tout état de cause, rien dans le deuxième affidavit de M. Eriksen n’aurait pu avoir une incidence importante sur la décision du registraire.
[51] Miller Thomson soutient également que la Cour fédérale ne s’est pas penchée sur la question de savoir si l’affidavit de Mme Elford aurait eu une incidence importante sur la décision du registraire et que, en tout état de cause, les observations du registraire au sujet des services hôteliers énumérés dans le Manuel étaient des observations incidentes. Miller Thomson soutient en outre que rien dans l’affidavit de Mme Elford n’aurait pu avoir quelque incidence que ce soit sur la décision du registraire.
[52] Je ne peux pas souscrire aux observations de Miller Thomson.
[53] De nouveaux éléments de preuve pertinents sont des éléments qui sont « suffisamment important[s] » et « de valeur probante » : Clorox, précité, au paragraphe 21, citant Vivat Holdings Ltd. c. Levi Strauss & Co., 2005 CF 707, [2005] A.C.F. no 893 (QL), au paragraphe 27, et Tradition Fine Foods Ltd. c. Groupe Tradition’L Inc., 2006 CF 858, [2006] A.C.F. no 1089 (QL), au paragraphe 58.
[54] La question de l’importance des nouveaux éléments de preuve est une question mixte de fait et de droit. En conséquence, les conclusions de cette nature demeureront valables, à moins qu’il n’y ait erreur manifeste et dominante ou erreur de droit isolable : Clorox, précité, au paragraphe 19, citant Monster Cable Products, Inc. c. Monster Daddy, LLC, 2013 CAF 137, [2013] A.C.F. no 589 (QL), au paragraphe 4.
[55] Il ressort clairement des paragraphes 10 à 13 de la décision de la Cour fédérale que cette dernière a bien saisi l’importance qu’ont les nouveaux éléments de preuve sur la norme de contrôle à appliquer dans un appel visant une décision rendue en vertu de l’article 45. La Cour fédérale a également compris qu’il lui fallait examiner la nature, l’importance, la valeur probante et la fiabilité de ces éléments de preuve afin de déterminer la norme de contrôle qu’il convenait d’appliquer à la décision du registraire.
[56] Après avoir examiné les nouveaux éléments de preuve produits par Hilton, la Cour a conclu, au paragraphe 27 de ses motifs, que la norme de contrôle à appliquer en l’espèce était celle de la « décision correcte pour ce qui a trait aux questions visées par les nouveaux éléments de preuve » et qu’elle appliquerait pour le reste la norme du caractère raisonnable dans son contrôle de la décision du registraire.
[57] En ce qui concerne l’affidavit de Mme Elford, cette dernière est une spécialiste expérimentée de la recherche de marques dont le témoignage portait sur l’état du Manuel à différents moments. Ce Manuel énumère les types de services pouvant être inclus dans les enregistrements de marques de commerce. Dans son affidavit, Mme Elford présentait également son point de vue sur la pratique qui avait été suivie relativement aux ajouts et aux suppressions apportés au Manuel.
[58] Mme Elford a déclaré dans son affidavit que l’avocat de Hilton lui avait demandé de trouver la version la plus ancienne possible du Manuel. On lui a également demandé de rechercher les termes [traduction] « services hôteliers », [traduction] « services de réservation d’hôtels », [traduction] « services de réservation » et [traduction] « gestion d’hôtels » dans cette version du Manuel.
[59] Mme Elford a déclaré que la version la plus ancienne du Manuel qu’elle a pu trouver était celle du 18 janvier 2006. Ce manuel nomme les « services hôteliers » et la « gestion d’hôtels » comme étant des services acceptables, mais il ne contient pas les termes [traduction] « services de réservation d’hôtels » ou [traduction] « services de réservation ».
[60] Mme Elford a en outre affirmé que, bien qu’elle n’ait pu trouver de version plus ancienne du Manuel, elle ne se souvenait pas d’avoir vu, en 45 ans d’expérience, un terme qui ait été ajouté au Manuel, puis qui y ait été retiré avant d’y être plus tard réintégré. Par conséquent, elle a estimé que les termes [traduction] « services de réservation d’hôtels », [traduction] « services de réservation » ou [TRADUCTION] « réservations d’hôtels » aient pu figurer dans une version du Manuel antérieure à celle du 18 janvier 2006.
[61] Le registraire s’est reporté à la version actuelle du Manuel pour déterminer si le terme « services hôteliers » inclut des services comme les « services de réservation ». En concluant que ce n’était pas le cas, le registraire a affirmé que le Manuel « prévoit expressément les termes [traduction] “services hôteliers” et “hôtels” comme termes préapprouvés, distincts d’autres services liés aux hôtels comme la [traduction] “réservation d’hôtels”, les “services de réservation d’hôtels”, la “gestion hôtelière” et la “gérance administrative d’hôtels pour des tiers” ». Bien que les observations du registraire sur le Manuel aient été précédées de la mention « [p]ar ailleurs » (en anglais, « [a]s an aside »), l’analyse relative à l’état du Manuel faisait clairement partie de son analyse de la question de l’emploi et n’était pas une simple remarque incidente.
[62] Le témoignage de Mme Elford portait sur cette question. Il ressort de ce témoignage que, bien que la marque WALDORF ASTORIA de Hilton ait été enregistrée au Canada en 1988, le Manuel en vigueur à cette date ne comprenait pas [traduction] « les services de réservation d’hôtels, les services de réservation et la réservation d’hôtels ».
[63] La Cour fédérale a conclu que le témoignage de Mme Elford concernant l’état du Manuel n’était pas un témoignage d’expert, mais un simple exposé des faits concernant des questions relevant de sa connaissance personnelle. En ce qui concerne sa déclaration relative à sa connaissance personnelle des pratiques du Bureau des marques de commerce relativement aux ajouts au Manuel, la Cour a conclu qu’il s’agissait d’un exposé des faits qui était recevable en appel, mais qu’il avait une valeur probante limitée. En ce qui concerne l’intention de Mme Elford de fournir un témoignage d’expert ou l’intention de Hilton de se fonder sur son témoignage pour étayer des propositions allant au-delà des faits énoncés, la Cour a conclu que le témoignage de Mme Elford n’était pas recevable.
[64] La Cour fédérale a expressément parlé de l’importance du témoignage de Mme Elford au paragraphe 24 de ses motifs. La Cour a conclu que son affidavit présentait des éléments de preuve « admissibles et probants » pour ce qui était de l’exemplaire du Manuel qu’avait en sa possession Mme Elford et de sa connaissance personnelle quant aux ajouts au Manuel. La Cour a noté que le témoignage relatif aux versions antérieures du Manuel était important, car il « aurait empêché le registraire de commettre l’erreur de se fonder sur sa version actuelle ».
[65] La Cour a en outre observé que le témoignage de Mme Elford était utile pour ce que la Cour a appelé « la question centrale ici », c’est-à-dire la question de savoir si l’emploi de la marque avait été démontré en liaison avec des « services hôteliers » ou s’il était nécessaire de préciser « services de réservation d’hôtels » dans l’enregistrement de la marque de commerce. Au paragraphe 73 de ses motifs, la Cour fédérale a conclu que le registraire avait commis une erreur, car « la version actuelle du Manuel a servi de fondement à l’interprétation d’un enregistrement remontant à 1988 ».
[66] Il ressort clairement de ceci que la Cour fédérale a compris que la norme de contrôle applicable à la question du Manuel dépendait de la question de savoir si l’affidavit de Mme Elford était admissible et probant et s’il aurait pu avoir une incidence sur la décision du registraire. La Cour fédérale a clairement reconnu que tel était le cas pour certaines parties désignées de son témoignage et que le registraire avait commis une erreur en se fondant sur des termes qui avaient été ajoutés au Manuel après l’enregistrement de la marque pour établir le sens des services en cause. Miller Thomson n’a pas établi que la Cour a commis une erreur à cet égard relativement à l’application de la norme de contrôle.
[67] Les motifs de la Cour fédérale sont moins clairs en ce qui concerne l’incidence du témoignage figurant dans le deuxième affidavit de M. Eriksen. La Cour a fait observer que cet affidavit fournissait de meilleures copies de certaines pièces qui avaient été jointes à l’affidavit original de M. Eriksen, plus précisément des captures d’écran de diverses pages du site Web de Hilton. La Cour a conclu que rien ne dépendait de la qualité des copies des pièces originales et que cette partie du deuxième affidavit de M. Eriksen était redondante et n’aurait donc aucune incidence sur la norme de contrôle.
[68] La Cour a ensuite fait observer que le deuxième affidavit de M. Eriksen fournissait également des renseignements sur le lien entre les diverses personnes morales formant le groupe Hilton ainsi que sur le fonctionnement au Canada des systèmes de réservation de chambres dans les hôtels Hilton. La Cour a affirmé que « [c]es compléments d’information par rapport au premier affidavit recèlent une certaine valeur probante, comme il sera expliqué plus loin ».
[69] La Cour fédérale est revenue sur le deuxième affidavit de M. Eriksen au paragraphe 94 de ses motifs. Elle y a déclaré que cet affidavit « précise que le système de réservation est exploité par Hilton Reservations Worldwide au nom de la chaîne de sociétés Hilton, dont Waldorf-Astoria fait partie » et que « [l]a marque de commerce Waldorf-Astoria est affichée au site Web lorsque la réservation et le paiement sont effectués, de même que sur les confirmations transmises aux clients par messagerie électronique ».
[70] Bien que cela eût été utile, il n’y a pas d’analyse expresse dans les motifs de la Cour fédérale quant à l’importance qu’ont eue les éléments de preuve du deuxième affidavit de M. Eriksen (à l’exception des captures d’écran) relativement à la norme de contrôle, hormis la déclaration au paragraphe 94 et l’observation selon laquelle ces éléments de preuve avaient « une certaine valeur probante ». En contraste avec la conclusion de la Cour selon laquelle le témoignage de Mme Elford était pertinent, car il « aurait empêché le registraire de commettre l’erreur de se fonder sur sa version actuelle », il n’y a aucune indication semblable dans les motifs de la Cour fédérale selon laquelle le témoignage présenté dans le deuxième affidavit de M. Eriksen aurait pu avoir une incidence sur la décision du registraire.
[71] Ceci, ajouté au fait que la Cour fédérale a clairement compris l’incidence que de nouveaux éléments de preuve peuvent avoir sur la norme de contrôle applicable dans un appel visant une décision rendue en vertu de l’article 45, mène à la conclusion que la Cour fédérale n’a pas jugé que le nouveau témoignage de M. Eriksen était suffisamment probant pour justifier un examen de novo de la question en litige. En effet, comme on le verra plus loin, la Cour fédérale a expressément jugé que certains éléments de la décision du registraire étaient déraisonnables, et non incorrects. Aucune erreur n’a donc été démontrée à cet égard.
[72] Cela nous amène ensuite à la question centrale dans le présent appel, à savoir si la Cour fédérale a commis une erreur en concluant qu’il y avait eu emploi de la marque WALDORF ASTORIA au Canada pendant la période pertinente.
IX. La Cour fédérale a-t-elle commis une erreur en concluant qu’il y avait eu emploi de la marque WALDORF ASTORIA au Canada?
[73] Miller Thomson soutient que la Cour fédérale a commis plusieurs erreurs en concluant que la marque WALDORF ASTORIA avait été employée au Canada pendant la période pertinente, notamment en énonçant de manière erronée le critère juridique applicable et en interprétant de manière erronée le terme « services hôteliers ». La Cour fédérale a également commis une erreur, selon Miller Thomson, en concluant que l’utilisation d’une marque pour des services accessoires aux services enregistrés est suffisante pour établir l’emploi d’une marque au Canada pour l’application de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce.
a) La Cour fédérale a-t-elle énoncé de manière erronée le critère juridique applicable?
[74] Comme il est écrit ci-dessus, Miller Thomson soutient que la Cour fédérale a énoncé de manière erronée le critère applicable à l’« emploi » d’une marque en liaison avec des services au sens du paragraphe 4(2) de la Loi. Ce paragraphe dispose qu’une « marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services ».
[75] Selon Miller Thomson, la Cour fédérale a indûment confondu la question de savoir si Hilton avait démontré l’emploi de la marque WALDORF ASTORIA au Canada avec celle de savoir si la marque WALDORF ASTORIA jouissait d’une réputation au Canada. Elle soutient que la question de savoir si la marque WALDORF ASTORIA permettait ou non de distinguer les services hôteliers de Hilton de services hôteliers ou autres de tiers n’est pas en cause en l’espèce. Toutefois, Miller Thomson soutient que la Cour fédérale a déclaré qu’une analyse fondée sur le caractère distinctif était la « logique qui guidera[it] [s]on analyse de la portée de la notion d’emploi dans le contexte des services hôteliers ».
[76] Je ne puis souscrire à cette observation. Lorsqu’on lit les observations figurant au paragraphe 72 des motifs de la Cour fédérale dans leur contexte, il apparaît que la Cour faisait référence à la nécessité d’examiner la question de l’emploi à la fois du point de vue du propriétaire de la marque de commerce et de celui du consommateur, et non pas à la question de savoir si la marque était distinctive.
[77] Miller Thomson soutient également que la Cour fédérale a estimé qu’un client ordinaire concluant un contrat contraignant pour la réservation d’une chambre d’hôtel et bénéficiant d’un tarif réduit ainsi que de points de fidélité pour la réservation conclurait qu’il reçoit un élément des « services hôteliers »