Glaxosmithkline Inc. c. Genpharm Inc.

Glaxosmithkline Inc. c. Genpharm Inc.
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2003-10-24
Référence neutre
2003 CF 1248
Numéro de dossier
T-1755-01
Notes
Fiche analytique
Contenu de la décision
Date : 20031024
Dossier : T-1755-01
Référence : 2003 CF 1248
ENTRE :
GLAXOSMITHKLINE INC.
et SMITHKLINE BEECHAM P.L.C.
demanderesses
et
GENPHARM INC.
et LE MINISTRE DE LA SANTÉ
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Motifs d'ordonnance confidentiels rendus le 3 octobre 2003)
LA JUGE HENEGHAN
INTRODUCTION
[1] GlaxoSmithKline Inc. et SmithKline Beecham P.L.C. (GSK ou les demanderesses) cherchent à obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe 6(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133 (le Règlement), interdisant au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité en vertu de l'article C.08.004 du Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C. ch. 870, à Genpharm Inc. (Genpharm ou la défenderesse) avant l'expiration des lettres patentes canadiennes 1,287,060 (le brevet 060). Genpharm demande la délivrance d'un avis de conformité à l'égard de ses comprimés de chlorhydrate de paroxétine en concentrations de 10 mg, 20 mg et 30 mg.
LE BREVET
[2] Le brevet 060, intitulé [traduction] « Chlorhydrate cristallin de paroxétine » , a été déposé au Bureau canadien des brevets le 23 octobre 1986. Il revendique la priorité à l'égard de demandes déposées devant le British Patent Office le 25 octobre 1985. Le brevet 060 a été délivré par le Bureau canadien des brevets le 30 juillet 1991. Comme le brevet a été déposé au Canada avant le 1er octobre 1989, il est régi par les dispositions de la Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4, qui étaient alors en vigueur.
[3] Le brevet 060 vise le chlorhydrate cristallin de paroxétine hémihydraté et ses procédés d'obtention et d'utilisation comme agent thérapeutique sous une forme acceptable sur le plan pharmaceutique. Dans la présente demande, GSK ne s'oppose qu'à la revendication 10 du brevet. La revendication 10, qui porte sur une composition de matières, indique :
10 [traduction] Chlorhydrate cristallin de paroxétine hémihydraté
[4] Le brevet 060 a déjà été examiné par la Cour : voir la décision de la juge McGillis dans l'affaire Smithkline Beecham Inc. c. Apotex Inc. (1999), 1 C.P.R. (4th) 99 (C.F. 1re inst.), confirmée par (2001), 267 N.R. 101 (C.A.F.). Plus récemment, le brevet 060 a été traité dans la décision GlaxoSmithKline Inc. et SmithKline Beecham P.L.C. c. Apotex Inc. et Le ministre de la Santé, 2003 CFPI 687, encore que cette décision concernait principalement un autre brevet de GSK, soit les lettres patentes canadiennes 2,214,575 (le brevet 575). À l'origine, la présente procédure incluait le brevet 575 et les lettres patentes canadiennes 2,178,637 (le brevet 637). Au début de l'audience, GSK a retiré sa demande à l'égard des deux autres brevets, en partie tout au moins, en raison de la décision GlaxoSmithKline c. Apotex, précitée, 2003 CFPI 687, publiée la veille de l'audience.
Le chlorhydrate de paroxétine
[5] Le chlorhydrate de paroxétine est un inhibiteur de la recapture de la sérotonine utilisé dans le traitement de la dépression et de l'anxiété. Le brevet initial qui a divulgué pour la première fois le médicament paroxétine était le brevet américain n º 4,007,196 (le brevet américain 196), délivré le 8 février 1977 à une société danoise ayant pour dénomination Ferrosan. Ce brevet divulguait une classe de composés qui étaient des inhibiteurs de la 5-hydrotryptamine (5-HT) et leur utilisation thérapeutique comme antidépresseurs.
[6] Deux articles rédigés par des employés de Ferrosan, Lund et al., et publiés en 1979 et 1982, décrivaient le chlorhydrate de paroxétine comme un nouveau médicament dont il était établi qu'il avait un effet antidépresseur. Ces articles sont annexés à l'affidavit de M. Story, versé au dossier de la demande des demanderesses.
[7] Dans un article postérieur publié en 1988, [traduction] « Formes de chlorhydrate de paroxétine à l'état solide » , Buxton et al. ont décrit deux formes différentes de paroxétine à l'état solide :
[traduction] Le chlorhydrate de paroxétine existe sous deux formes solides, se distinguant par leur degré d'hydratation. La forme I est un hémihydrate non hygroscopique, la plus stable au point de vue thermodynamique. La forme II est un composé hygroscopique anhydre, dont la teneur en humidité est régie par l'humidité ambiante. La forme II est convertie en forme I s'il y a présence de cristal germe de forme I, si elle est exposée à des conditions humides ou encore si elle est soumise à une compression.
[8] Le composé chimique en cause dans la présente procédure se trouve sous forme solide, « cristalline » . Lorsqu'on incorpore de l'eau dans le cristal, on obtient un « hydrate » . Lorsque le rapport nombre de molécules d'eau/nombre de molécules de composé est 1:1, ce dernier est appelé « monohydrate » . Lorsque ce rapport est 0,5:1, le composé est un « hémihydrate » . S'il n'y a pas présence d'eau dans la structure cristalline, le composé est dit « anhydre » . Le chlorhydrate cristallin de paroxétine hémihydraté est donc une forme cristalline solide de chlorhydrate de paroxétine, où une demi-molécule d'eau est liée à chaque molécule de chlorhydrate de paroxétine comme composante structurelle du réseau cristallin. Même si la forme anhydre ne renferme pas d'eau comme composante dans sa structure cristalline, elle est hygroscopique, ce qui signifie qu'elle a tendance à attirer l'humidité. L'environnement dans lequel se trouve la forme anhydre peut donc influer sur la teneur en humidité du composé. La différence entre la forme anhydre et la forme hémihydratée du chlorhydrate de paroxétine a été abordée par la juge McGillis dans la décision SmithKline Beecham Inc. c. Apotex Inc., précitée, au paragraphe 13.
[9] Selon cette description, il existe une différence entre les formes cristallines anhydre et hémihydratée. On a suggéré que cette différence s'expliquait par le caractère dominant de la forme plus stable, l'hémihydrate, sur la forme moins stable, l'anhydre. On a dit dans la présente procédure que ce caractère dominant donne naissance au phénomène de [traduction] « disparition de formes cristallines » . L'une des explications fournies au phénomène est l' « ensemencement » , c'est-à-dire la croissance dans l'environnement de germes d'une forme cristalline donnée.
[10] L' « ensemencement » peut être délibéré, c'est-à-dire résulter de l'introduction délibérée de germes de la forme cristalline recherchée dans le système où se produit la cristallisation. Il peut y avoir un ensemencement spontané dans le cas où les germes d'une forme cristalline particulière sont présents dans l'environnement et contaminent la structure moléculaire, la convertissant dans la forme cristalline des germes. La notion d' « ensemencement » est pertinente dans le cadre de la présente procédure puisque la capacité de Genpharm de produire une forme anhydre de chlorhydrate de paroxétine est une question critique.
L'AVIS D'ALLÉGATION
[11] Par lettre datée du 17 août 2001, Genpharm a signifié un avis d'allégation à GSK au sujet des brevets en vertu de l'article 5 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité). Genpharm a allégué que six des brevets figurant dans la liste de GSK soumise au ministre sont invalides et que quatre ne seront pas contrefaits par le produit de Genpharm.
[12] Dans l'avis d'allégation, Genpharm a déclaré qu'elle cherche à commercialiser des comprimés administrés par voie orale contenant du chlorhydrate de paroxétine en concentrations de 10, 20 et 30 mg. Genpharm a joint à l'avis d'allégation deux déclarations détaillées, l'une au sujet du brevet 060 et l'autre au sujet des brevets 637 et 575. Ces pièces jointes exposent de manière détaillée le fondement des allégations de l'avis d'allégation.
[13] Genpharm identifie le produit envisagé comme une forme de chlorhydrate de paroxétine anhydre obtenu par solvatation. Les comprimés de Genpharm sont fabriqués en Australie avec du chlorhydrate de paroxétine anhydre comme principe actif. Cet ingrédient est mêlé à d'autres composants non médicamenteux de la formulation, appelés collectivement « excipients » , par un processus de compression par voie sèche.
[14] Genpharm prétend que son produit contiendra une forme anhydre de chlorhydrate de paroxétine et non une forme hémihydratée.
[15] Le 4 octobre 2001, les demanderesses ont déposé une demande auprès de la Cour pour obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe 55.2(4) de la Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4 (la Loi) et de l'article 6 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité à la défenderesse. En réponse à l'avis d'allégation de Genpharm, GSK soutient que le brevet 060 est valide et sera contrefait par le produit de Genpharm.
LE TÉMOIGNAGE DES EXPERTS
[16] GSK et Genpharm ont toutes les deux produit une preuve par affidavit, notamment des témoignages d'expert, à l'appui de leurs positions respectives. GSK a déposé les affidavits des experts suivants : Victor W. Jacewicz, John E. Richardson, Kurt Justin Baldwin, Thomas M. Niemczyk, Stephen Byrn et Gerald Brenner.
[17] Genpharm a déposé les affidavits des experts suivants : Michael Story, Antony Godwin, James Durig, Dennis V. Stynes et Elias Ndzie.
[18] GSK a procédé à des analyses du produit de Genpharm, précisément d'une quantité de 50 mg du produit en vrac fabriqué en Australie, de comprimés non commerciaux en concentrations de 10 mg, 20 mg et de 30 mg ainsi que de comprimés commerciaux en concentration de 20 mg.
[19] Le produit en vrac a été analysé par Thomas Niemczyk, expert en chimie analytique. Il a utilisé une technique appelée « moindres carrés partiels » et a analysé les données du spectre infra-rouge. Il en est arrivé à la conclusion que le produit en vrac contenait une quantité décelable d'hémihydrate, suffisante pour produire l'ensemencement. Dans son affidavit, il précise ce qui suit :
[traduction] D'après mon rapport , annexé comme pièce B, il est clair que le produit en vrac de Genpharm contient une certaine quantité de chlorhydrate cristallin de paroxétine hémihydraté comme le spécifie la revendication 10 du brevet 060 et comme il est décrit à la figure 2 du même brevet. Mes expériences ont montré que le chlorhydrate cristallin de paroxétine hémihydraté est présent dans l'échantillon de produit en vrac de Genpharm à une teneur de 0,18 " 0,08 % (0,08 est l'écart-type pour cinq analyses répétées)[1].
[20] Monsieur Baldwin, chimiste spécialiste en chimie analytique et expert en spectroscopie, a analysé des échantillons de comprimés tant commerciaux que non commerciaux. Il croit comprendre que les comprimés non commerciaux étaient quantitativement et qualitativement identiques aux comprimés commerciaux. M. Baldwin a utilisé la technique de la microscopie Raman. Il a décrit celle-ci comme étant une méthode qui permet de caractériser la structure moléculaire d'après les fréquences de vibration des molécules. M. Baldwin estime qu'il s'agit d'une technique offrant la sensibilité voulue pour déceler le médicament dans les comprimés pharmaceutiques, car le médicament produit habituellement un signal Raman plus fort que les excipients qui généralement l'entourent. La structure moléculaire de la substance est déterminée en comparant le spectre Raman obtenu aux spectres enregistrés de substances déjà caractérisées et de produits de référence.
[21] Il a déterminé que, dans le cas des comprimés non commerciaux de 10 mg, entre 0,86 % et 17,59 % présentaient l' « empreinte » du chlorhydrate de paroxétine hémihydraté. M. Baldwin a obtenu une empreinte se situant entre 0,86 % et 21,76 % pour le chlorhydrate de paroxétine hémihydraté et le chlorhydrate de paroxétine anhydre combinés dans les comprimés de 10 mg qu'il a analysés. Il n'a pas décelé la présence de chlorhydrate de paroxétine hémihydraté dans les comprimés non commerciaux de 20 mg et 30 mg.
[22] Monsieur Baldwin a trouvé du chlorhydrate de paroxétine hémihydraté dans tous les comprimés commerciaux de 20 mg analysés. Les quantités variaient de 1,00 % à 28,57 % pour le chlorhydrate de paroxétine hémihydraté, et de 3,48 % à 48,39 % pour le chlorhydrate de paroxétine hémihydraté et le chlorhydrate de paroxétine anhydre combinés.
[23] Monsieur Byrn est un expert en chimie des solides, notamment en chimie des cristaux, en chimie pharmaceutique et en techniques de procédés, de polymorphisme et en techniques analytiques. Il a étudié les rapports et les affidavits de M. Niemczyk et de M. Baldwin, qui ont analysé respectivement le produit en vrac et les comprimés de Genpharm. M. Byrn a traité la question de l'invalidité du brevet 060 au motif de l'évidence et fait des observations sur certaines publications sur lesquelles s'est appuyée Genpharm à ce sujet. Il a conclu que les techniques d'analyse employées par M. Niemczyk et M. Baldwin étaient des outils analytiques appropriés.
[24] Monsieur Byrn a conclu que la présence partielle de chlorhydrate de paroxétine hémihydraté dans les produits de Genpharm, à savoir le produit en vrac et les comprimés, correspondait au phénomène de l'ensemencement et de la conversion. L'ensemencement est relié à la conversion de la forme anhydre en forme hémihydratée. Il a dit que toute quantité présente a la faculté d'agir comme germe pour produire la croissance de cristaux de chlorhydrate de paroxétine hémihydraté.
[25] Monsieur Byrn a rejeté l'argument de l'invalidité sur le fondement de l'antériorité et établi qu'avant la première préparation de l'hémihydrate, la personne qui fabrique du chlorhydrate de paroxétine aurait produit un anhydre ou une forme amorphe de chlorhydrate de paroxétine. Cela diffère des développements postérieurs à la découverte de la forme hémihydratée, étant donné que le forme hémihydratée affecte la capacité de conversion de l'anhydre. Il a conclu que le brevet 196 et les articles Lund n'enseignaient pas la fabrication du chlorhydrate cristallin de paroxétine hémihydraté.
[26] Monsieur Jacewicz est un spécialiste de la chimie de synthèse qui travaille pour GSK. Il a participé en qualité de chimiste au développement du chlorhydrate cristallin de paroxétine. Il a traité la question de l'ensemencement et déclaré qu'il croyait [traduction] « hautement improbable, voire impossible » de recréer certaines formes cristallines attribuables à la présence d'un ensemencement étendu.
[27] M. John Richardson, l'un des inventeurs désignés dans le brevet 060, a déposé un affidavit où il décrit la découverte du chlorhydrate cristallin de paroxétine hémihydraté au milieu de décembre 1984. À l'époque, M. Richardson et d'autres personnes préparaient des lots de chlorhydrate de paroxétine. Les 22 premiers lots contenaient du chlorhydrate de paroxétine anhydre, mais le lot 23, de manière imprévue, contenait la forme cristalline de l'hémihydrate. Cette forme nouvelle s'est révélée stable et non hygroscopique, et d'une teneur en eau uniforme. Par la suite, M. Richardson et d'autres scientifiques de GSK ont été incapables de produire de l'anhydre hygroscopique, le procédé ne donnant que du chlorhydrate cristallin de paroxétine hémihydraté.
[28] Monsieur Brenner, expert en chimie organique détenant une expérience particulière des formes cristallines et polymorphes des composés, a été appelé à donner une opinion sur les allégations d'invalidité soulevées par Genpharm au sujet du brevet 060. Dans son rapport, il a passé en revue certains documents, notamment la décision de la juge McGillis Smithkline Beecham Inc. c. Apotex, précitée, les affidavits de M. Richardson, de M. Jacewicz, de M. Niemczyk et de M. Baldwin ainsi que le procédé de formulation de Genpharm. Il a formulé des observations sur l'ensemencement et la conversion. Il a interprété la revendication 10 du brevet de la manière suivante :
[traduction] À la lumière de ce qui précède, j'interprète la revendication 10 comme incluant le chlorhydrate cristallin de paroxétine hémihydraté fabriqué par tout procédé, notamment par cristallisation ou recristallisation, avec ou sans ensemencement, par l'effet du hasard ou d'une autre manière, et par conversion du chlorhydrate de paroxétine anhydre sous pression ou dans le temps.
[29] Il a exprimé l'avis que le brevet 060 était valide, nonobstant le brevet 196 et les deux articles Lund. Il a conclu également que le brevet 060 serait contrefait par le produit de Genpharm, au motif que le produit en vrac de Genpharm contient suffisamment d'eau pour permettre la conversion d'environ 86 % de ce produit en chlorhydrate cristallin de paroxétine hémihydraté. Il a conclu, sur la foi des analyses de MM. Niemczyk et Baldwin, que le produit de Genpharm serait une contrefaçon du brevet 060 du fait [traduction] « qu'une certaine partie » de chlorhydrate cristallin de paroxétine hémihydraté était décelée dans le produit en vrac ainsi que dans les comprimés non commerciaux et commerciaux.
[30] Il a rejeté les expériences menées par Genpharm, exposées dans un document intitulé « Investigations » , daté du 29 mars 2001, essentiellement parce que ces analyses ont été conduites après l'apparition du nouveau polymorphe, le chlorhydrate cristallin de paroxétine hémihydraté, parce que le nouveau polymorphe plus stable, par la voie du procédé d'ensemencement, nuirait à la production réussie du polymorphe antérieur moins stable, soit le chlorhydrate de paroxétine anhydre. M. Brenner a fait des observations sur la possibilité d'une conversion vraisemblable du produit en vrac de Genpharm en chlorhydrate cristallin de paroxétine hémihydraté.
[31] Genpharm a répondu aux témoignages des experts présentés par GSK par des témoignages parallèles de ses experts. En réponse à M. Niemczyk et à M. Baldwin, elle a déposé l'affidavit de M. Durig, expert en chimie analytique possédant de l'expérience en infrarouge et en spectroscopie Raman. On lui a demandé des observations sur les trois analyses décrites dans le brevet 060 pour caractériser le chlorhydrate de paroxétine hémihydraté et leur usage à la date de la délivrance du brevet 060, soit le 30 juillet 1991. Il a également fait des commentaires sur la technique de la microscopie Raman, la décrivant comme un outil de laboratoire plutôt qu'un outil analytique. Il a déclaré qu'elle était moins sensible que l'infrarouge.
[32] Monsieur Durig a également examiné la fiche maîtresse du médicament du chlorhydrate de paroxétine anhydre qu'il croyait être la matière première des produits de Genpharm. Il s'est dit d'avis que la matière première de Genpharm, selon les tableaux de la fiche maîtresse du médicament, n'est pas le chlorhydrate de paroxétine hémihydraté et, en outre, que rien n'établit que la matière première contient du chlorhydrate de paroxétine hémihydraté.
[33] Monsieur Durig se réfère aux analyses de la matière première de Genpharm à l'aide des trois méthodes décrites dans le brevet 060, soit la spectroscopie infrarouge, la calorimétrie à balayage différentiel (CBD) et la diffraction des rayons X. Ces résultats sont consignés dans la fiche maîtresse du médicament. Il a comparé les résultats de la fiche avec les données pour les mêmes analyses correspondant au brevet 060 et a constaté des différences entre la matière première de Genpharm et la substance décrite dans le brevet 060. Il décrit les différences, au niveau de la CBD, comme [traduction] « importantes » et, au niveau de la diffraction des rayons X, comme [traduction] « énormes » . D'après les différences observées lorsque les méthodes du brevet 060 étaient utilisées avec la matière première de Genpharm, il en est arrivé à la conclusion que la matière première analysée n'était pas la même que celle qui est décrite dans le brevet.
[34] Monsieur Durig a aussi fait des observations sur les affidavits de M. Niemczyk et de M. Baldwin. S'agissant de M. Niemczyk, il a critiqué le choix fait par celui-ci de l'outil analytique, la technique des moindres carrés partiels d'analyse infrarouge. Il a dit qu'elle ne convenait pas à la micro-analyse, soit moins de 1 %, dans les cas où l'échantillon comporte des variantes importantes. Il a également critiqué les conclusions de M. Niemczyk concernant la quantité de chlorhydrate de paroxétine hémihydraté présente dans le produit en vrac de Genpharm, soit 0,18 % " 0,11 %. M. Durig a exprimé d'autres critiques à l'égard de la méthodologie et des conclusions de M. Niemczyk.
[35] De même, M. Durig a critiqué le choix d'analyse de M. Baldwin, la microscopie Raman. Selon lui, cette méthode n'est pas identifiée dans le brevet 060 comme mode d'identification du chlorhydrate de paroxétine hémihydraté. Il note aussi la différence des résultats de M. Baldwin dans son analyse des comprimés, où il détecte du chlorhydrate de paroxétine hémihydraté dans les comprimés non commerciaux de 10 mg, aucun dans les comprimés non commerciaux de 20 mg et de 30 mg, et une [traduction] « certaine quantité » dans tous les comprimés commerciaux de 20 mg. M. Durig dit que ces résultats diffèrent tellement des résultats des analyses du produit en vrac de M. Niemczyk qu'on ne peut accorder crédit aux procédures des experts dans les deux cas.
[36] Monsieur Stynes, chimiste expert en chimie organique et dans les formes cristallines, a traité la question de la disparition de formes cristallines et présenté des observations sur la preuve de GSK dans ce domaine, en particulier sur les affidavits de M. Jacewicz, de M. Richardson et de M. Brenner. Il a rejeté la théorie de la disparation de polymorphes en disant qu'elle n'avait aucun fondement scientifique théorique ou pratique. Il fait des commentaires, en particulier, sur une publication antérieure de M. Jacewicz dans laquelle l'auteur [traduction] « démystifiait » la théorie de la disparition de polymorphes. M. Stynes a également émis l'opinion qu'il est toujours possible de créer la forme antérieure existante, soit la forme anhydre de chlorhydrate de paroxétine et que si tel n'est pas le cas, il faut l'imputer aux activités de GSK qui ont contaminé l'environnement avec la forme hémihydratée, sans possibilité de confinement, semble-t-il.
[37] Monsieur Story est un chimiste qui travaille actuellement comme conseil auprès de la branche pharmaceutique. Il a élaboré la déclaration détaillée relative au brevet 060 jointe à l'avis d'allégation de Genpharm. Il s'est dit d'avis que la revendication 10 du brevet avait été antériorisé, en particulier dans le brevet 196 et les deux articles Lund. Pour cette raison, il a conclu que le brevet 060 est invalide.
[38] Monsieur Story a également fait des observations sur les témoignages de M. Byrn, de M. Brenner, de M. Jacewicz et de M. Richardson au sujet du brevet 060. Il conteste leurs conclusions, en particulier en ce qui touche la « disparition » de la forme anhydre.
LES QUESTIONS EN LITIGE
1. L'avis d'allégation est-il déficient?
2. Comment faut-il interpréter la revendication 10 du brevet 060?
3. L'allégation de Genpharm d'invalidité du brevet 060 est-elle fondée?
A) Sur le plan de l'évidence
B) Sur le plan de l'antériorité
4. L'allégation de Genpharm selon laquelle son produit ne contrefera pas le brevet 060 est-elle justifiée?
LA NATURE DE LA PROCÉDURE
[39] La présente demande vise à empêcher la délivrance d'un avis de conformité à la défenderesse pour son produit contenant du chlorhydrate cristallin de paroxétine anhydre. Les demanderesses attaquent l'avis d'allégation de la défenderesse au motif que les allégations d'invalidité et d'absence de contrefaçon du brevet 060 ne sont pas fondées.
[40] L'avis de conformité confère une autorisation de commercialisation de médicaments au Canada. Il est délivré par le gouvernement fédéral, ce qui indique que toutes les conditions prescrites par le Règlement sur les aliments et drogues pour la protection de la santé et de la sécurité du public ont été remplies. Le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) autorise les titulaires de brevets de produits pharmaceutiques à soumettre une « liste de brevets » à l'égard des produits pour lesquels un avis de conformité leur a été délivré. Le Règlement sur l'avis de conformité désigne la personne qui soumet cette liste comme la « première personne » . En l'espèce, les demanderesses sont la « première personne » .
[41] Le cadre du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) permet aux fabricants de médicaments génériques de s'appuyer sur l'autorisation antérieure d'un produit pharmaceutique connexe lorsqu'ils demandent l'autorisation de commercialiser la forme générique des produits. Les fabricants qui produisent le même médicament peuvent déposer une demande d'avis de conformité qui fait référence à l'autorisation délivrée à la version du médicament d'origine et s'appuie sur elle. Ce fabricant est désigné la « seconde personne » et c'est la qualité de la défenderesse.
[42] Le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) interdit au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité avant l'expiration de tous les brevets pertinents de produit ou d'exploitation reliés au médicament antérieurement autorisé, tels qu'ils sont décrits dans la liste de brevets. Par conséquent, la seconde personne doit, soit attendre l'expiration du brevet avant la délivrance d'un avis de conformité, soit présenter un avis d'allégation au ministre avec la présentation de drogue nouvelle.
[43] Le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) prévoit que l'avis d'allégation est signifié à la première personne. L'article 5 expose les fondements sur lesquels doit s'appuyer l'avis d'allégation. En résumé, l'avis d'allégation doit déclarer soit que la première personne n'est pas le breveté, soit que le brevet est expiré ou n'est pas valide, soit encore que le brevet ne serait pas contrefait en cas de délivrance de l'avis de conformité.
[44] Après la signification de l'avis d'allégation, le ministre peut délivrer un avis de conformité à la seconde personne, à moins que la première personne ne fasse valoir son droit, en vertu du paragraphe 6(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), de demander une ordonnance de la Cour fédérale du Canada interdisant au ministre de délivrer l'avis de conformité. Cette mesure doit être prise par la première personne dans un délai de 45 jours de la réception de l'avis d'allégation et une fois cette procédure engagée, la délivrance d'un avis d'allégation à la seconde personne est suspendue pour un délai maximal de vingt-quatre mois.
[45] Avant d'examiner les aspects spécifiques de l'espèce, je vais brièvement étudier la jurisprudence applicable au fardeau de la preuve et la question à trancher dans une procédure relative à un avis de conformité. Il est bien établi que la charge d'établir que les allégations de la seconde personne, en l'occurrence Genpharm, ne sont pas fondées repose sur la personne qui demande l'ordonnance d'interdiction, GSK en l'espèce. GSK doit établir, suivant la prépondérance de la preuve, que les allégations de Genpharm ne sont pas justifiées. Genpharm doit mettre en jeu les allégations de son avis d'allégation. Cependant, cela fait, GSK est tenue d'établir que ces allégations ne sont pas fondées, suivant la prépondérance de la preuve : voir les arrêts Eli Lilly Co. c. Nu-Pharm Inc. (1996), 69 C.P.R. (3d) 1 (C.A.F.), Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1994), 55 C.P.R. (3d) 302 (C.A.F.) et la décision SmithKline Beecham Pharma Inc. c. Apotex Inc., [2001] 4 C.F. 518 (1re inst.), confirmée par (2002), 291 N.R. 168 (C.A.F.).
[46] Deuxièmement, la Cour doit décider si les allégations d'invalidité et de non-contrefaçon de Genpharm sont ou ne sont pas justifiées. Dans l'arrêt Pharmacia Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1994), 58 C.P.R. (3d) 209 (C.A.F.), la Cour d'appel fédérale a fait les observations suivantes, à la page 216, au sujet de la norme applicable dans ce type de procédure :
... ces procédures ne constituent pas des actions touchant la validité ou la contrefaçon d'un brevet : il s'agit plutôt de procédures visant à établir si le ministre peut délivrer un avis de conformité. Cette décision doit être axée sur la question de savoir si la société générique fait valoir des allégations suffisamment bien fondées pour appuyer la conclusion tirée à des fins administratives (la délivrance d'un avis de conformité) que la mise en marché du produit générique ne violerait pas le brevet du requérant.
LE CARACTÈRE SUFFISANT DE L'AVIS D'ALLÉGATION
[47] Le paragraphe 5(1) et l'alinéa 5(3)a) Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) disposent :
5. (1) Lorsqu'une personne dépose ou a déposé une demande d'avis de conformité pour une drogue et la compare, ou fait référence, à une autre drogue pour en démontrer la bioéquivalence d'après les caractéristiques pharmaceutiques et, le cas échéant, les caractéristiques en matière de biodisponibilité, cette autre drogue ayant été commercialisée au Canada aux termes d'un avis de conformité délivré à la première personne et à l'égard de laquelle une liste de brevets a été soumise, elle doit inclure dans la demande, à l'égard de chaque brevet inscrit au registre qui se rapporte à cette autre drogue :
a) soit une déclaration portant qu'elle accepte que l'avis de conformité ne sera pas délivré avant l'expiration du brevet;
b) soit une allégation portant que, selon le cas :
(i) la déclaration faite par la première personne aux termes de l'alinéa 4(2)c) est fausse,
(ii) le brevet est expiré,
(iii) le brevet n'est pas valide,
(iv) aucune revendication pour le médicament en soi ni aucune revendication pour l'utilisation du médicament ne seraient contrefaites advenant l'utilisation, la fabrication, la construction ou la vente par elle de la drogue faisant l'objet de la demande d'avis de conformité. ...
5. (1) Where a person files or has filed a submission for a notice of compliance in respect of a drug and compares that drug with, or makes reference to, another drug for the purpose of demonstrating bioequivalence on the basis of pharmaceutical and, where applicable, bioavailability characteristics and that other drug has been marketed in Canada pursuant to a notice of compliance issued to a first person and in respect of which a patent list has been submitted, the person shall, in the submission, with respect to each patent on the register in respect of the other drug,
(a) state that the person accepts that the notice of compliance will not issue until the patent expires; or
(b) allege that
(i) the statement made by the first person pursuant to paragraph 4(2)(c) is false,
(ii) the patent has expired,
(iii) the patent is not valid, or
(iv) no claim for the medicine itself and no claim for the use of the medicine would be infringed by the making, constructing, using or selling by that person of the drug for which the submission for the notice of compliance is filed. ...
5(3) Lorsqu'une personne fait une allégation visée aux alinéas (1)b) ou (1.1)b) ou au paragraphe (2), elle doit :
a) fournir un énoncé détaillé du droit et des faits sur lesquels elle se fonde; ...
5(3) Where a person makes an allegation pursuant to paragraph (1)(b) or (1.1)(b) or subsection (2), the person shall
(a) provide a detailed statement of the legal and factual basis for the allegation; ...
[48] L'avis d'allégation de Genpharm satisfait-il à cette condition du Règlement, en fournissant le droit et les faits sur lesquels Genpharm fonde ses allégations d'invalidité et de non-contrefaçon?
[49] Dans l'arrêt AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (2000), 7 C.P.R. (4th) 272 (C.A.F.), la Cour d'appel fédérale a déclaré au paragraphe 23 :
L'intimée prétend que la liste des antériorités de l'énoncé détaillé ne se veut pas exhaustive, d'où la présence du mot « notamment » , de telle sorte que subsistait la possibilité d'ajouter à cette liste dans le cadre de l'instance relative à la demande visée à l'article 6. Je suis toutefois d'opinion que l'alinéa 5(3)a) n'envisage pas cette possibilité. L'intention serait plutôt que tous les faits sur lesquels on se fonde devraient figurer dans l'énoncé et non pas être révélés pièce à pièce au moment où on en sent le besoin dans le cadre d'une instance relative à la demande visée à l'article 6. La présente Cour a déjà prévenu des personnes dans la position de l'intimée qu'elles assument le risque qu'une allégation en particulier puisse ne pas être conforme au Règlement et que les lacunes ne puissent pas être comblées par le tribunal dans le cadre d'une instance relative à la demande visée à l'article 6.
[50] S'appuyant sur l'arrêt AB Hassle, précité, ainsi que sur la décision Hoffman-La Roche Ltd. et al. c. Apotex Inc. et al. (1997), 72 C.P.R. (3d) 480 (C.F. 1re inst.), confirmée par (1998), 82 C.P.R. (3d) 284 (C.A.F.), les demanderesses disent que la défenderesse n'a pas inclus dans son avis d'allégation certaines questions maintenant soulevées dans l'argumentation juridique. Par conséquent, GSK fait valoir que Genpharm ne devrait pas être autorisée à affirmer que de nouvelles antériorités, dont il n'est pas fait mention dans l'avis d'allégation, invalident le brevet 060. GSK soutient aussi que l'avis d'allégation est déficient du fait qu'il n'indique pas les articles de loi sur lesquels Genpharm comptait se fonder.
[51] La défenderesse fait valoir que l'avis d'allégation, notamment l'énoncé détaillé relatif aux revendications du brevet 060, n'est pas insuffisant dans la mesure où GSK n'est pas tenue dans l'ignorance des véritables fondements des allégations de la défenderesse portant qu'il n'y aurait pas contrefaçon du brevet et que le brevet est invalide. La défenderesse s'appuie sur la décision Merck Frosst Canada Inc. et al. c. Ministre de la Santé et al. (2000), 8 C.P.R. (4th) 87 (C.F. 1re inst.), confirmée par (2001), 12 C.P.R. (4th) 447 (C.A.F.). Dans cette décision, le juge Muldoon a déclaré au paragraphe 10 :
En réponse au reproche des demanderesses, l'avocat d'Alcon signale plusieurs allégations de fait de l'avis d'allégation qui, à son avis, pourraient justifier une allégation de non-contrefaçon, si elles étaient tenues pour avérées. Il appelle en particulier l'attention sur les allégations suivantes : le produit d'Alcon contient de la gomme xanthane et cette gomme ne subit pas une transition de phase liquide-gel, se gélifiant in situ sous l'effet d'une augmentation de la force ionique et les demanderesses ont déjà admis le second fait allégué. Comme les demanderesses le soulignent, ces allégations ne pèchent pas par excès de précision. Elles satisfont toutefois aux exigences de l'alinéa 5(1)a) du Règlement, car elles justifieraient l'allégation de non-contrefaçon d'Alcon si on les tenait pour véridiques. Elles précisent par ailleurs le terrain du débat sur lequel les demanderesses auraient à combattre l'allégation de non-contrefaçon d'Alcon si elles choisissaient ce parti. L'allégation de non-contrefaçon n'est pas, en d'autres termes, une simple assertion vague.
[52] La défenderesse soutient que dès que le demandeur présente une argumentation dans une procédure d'avis de conformité, le défendeur doit être autorisé à déposer une preuve en réponse. La preuve qui est nouvelle et ne devrait pas être autorisée, selon les demanderesses, doit donc être considérée comme une preuve déposée en réponse à la preuve et à l'argumentation des demanderesses. C'est la position qu'a tenue le juge Muldoon dans la décision Merck Frosst, précitée, au paragraphe 11.
[53] Au terme de mon examen de l'avis d'allégation, qui comporte un énoncé détaillé écrit de M. Story, je conclus que l'avis d'allégation expose de manière suffisante les faits et le droit sur lesquels se fondent les allégations de la défenderesse.
[54] L'énoncé détaillé déposé par la défenderesse soulève clairement des allégations d'invalidité fondées sur l'antériorité et la nouveauté à l'égard de la revendication 10. L'énoncé détaillé renvoie à trois antériorités pour l'allégation d'antériorité. Il renvoie aux trois mêmes antériorités et à deux autres brevets américains pour l'allégation d'évidence.
[55] L'énoncé détaillé soulève également la question de l'absence de contrefaçon. Bien qu'il ne soit pas précisément fait mention de l'argument de l'applicabilité de la règle de minimis dans l'appréciation de la contrefaçon, cet argument est à mon avis inhérent à l'allégation générale de non-contrefaçon. Les demanderesses ont en effet soutenu que toute contrefaçon est interdite et qu'elles ne sont pas prises au dépourvu par la subtilité que représente l'argument de minimis.
[56] Les demanderesses ont longuement développé l'argument selon lequel la défenderesse n'aurait pas traité l'alinéa 27(1)a) de la Loi antérieure à 1989. Elles ont présenté des observations sur cette disposition de la loi.
[57] L'énoncé détaillé expose clairement les motifs du paragraphe 27(1) qui fondent l'allégation d'antériorité touchant la revendication 10 dans les termes suivants :
[traduction] Pour décider si une invention est nouvelle, on doit se poser les questions suivantes :
a) L'invention était-elle connue ou utilisée par une autre personne avant la date où les inventeurs désignés ont fait l'invention? À défaut d'autre élément de preuve, cette date est vraisemblablement la date de priorité, soit le 25 octobre 1985.
b) L'invention a-t-elle été décrite dans un autre brevet ou publication imprimée au Canada ou dans un autre pays plus de deux ans avant le dépôt de la demande de brevet, soit avant le 23 octobre 1984?
c) L'invention a-t-elle été utilisée en public ou vendue au Canada plus de deux ans avant la date de la demande, soit avant le 23 octobre 1984?
S'agissant de la question b) ci-dessus, pour qu'une invention puisse faire l'objet d'une antériorité dans une publication antérieure, toutes les caractéristiques essentielles de l'invention doivent être divulguées dans un seul document.
[58] Le fait que l'énoncé détaillé ne fasse pas spécifiquement mention du « paragraphe 27(1) » ne constitue pas une erreur fatale. Cette critique du caractère suffisant de l'avis d'allégation est rejetée.
[59] Par conséquent, je conclus que l'avis d'allégation, y compris l'énoncé détaillé, satisfait au critère du caractère suffisant tel qu'il est exposé dans la jurisprudence pertinente. La preuve par affidavit déposée par la défenderesse répondait à la preuve et à l'argumentation déposées par les demanderesses. Comme l'établit la décision Merck Frosst, précitée, cette possibilité doit être autorisée pour permettre le bon fonctionnement du processus contradictoire.
L'INTERPRÉTATION DE LA REVENDICATION 10 DU BREVET 060
[60] Pour trancher le bien-fondé des allégations de Genpharm de non-contrefaçon et d'invalidité, la première étape consiste à interpréter la revendication attaquée du brevet 060. Suivant la Cour suprême du Canada dans les arrêts Whirlpool Corp. c. Camco Inc., [2000] 2 R.C.S. 1067 et Free World Trust c. Électro Santé Inc., [2000] 2 R.C.S. 1024, la revendication du brevet doit être interprétée selon la méthode « téléologique » et la Cour doit considérer l'ensemble du mémoire descriptif du brevet pour comprendre les mots tels qu'ils sont énoncés dans la revendication contestée.
[61] Le juge Binnie, au nom de la Cour suprême du Canada, a déclaré dans l'arrêt Whirlpool, précité, à la page 1098 :
J'ai déjà exposé les raisons qui m'incitent à conclure que, dans la mesure où les appelantes préconisent une méthode consistant à s'en tenir au dictionnaire pour interpréter le sens des mots utilisés dans les revendications du brevet 803, cette méthode doit être rejetée. Dans l'arrêt Western Electric Co. c. Baldwin International Radio of Canada, [1934] R.C.S. 570, notre Cour a cité des décisions antérieures portant sur le mot [traduction] « conduit » ut