Philip Morris Products S.A. c. Malboro Canada limitée

Philip Morris Products S.A. c. Malboro Canada limitée
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2010-11-08
Référence neutre
2010 CF 1099
Numéro de dossier
T-1784-06
Notes
Fiche analytique
Contenu de la décision
Cour fédérale
Federal Court
Date : 20101108
Dossier : T-1784-06
Référence : 2010 CF 1099
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 8 novembre 2010
En présence de monsieur le juge de Montigny
ENTRE :
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
et ROTHMANS, BENSON & HEDGES INC.
demanderesses
(défenderesses reconventionnelles)
et
MARLBORO CANADA LIMITÉE
et IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITÉE
défenderesses
(demanderesses reconventionelles)
MOTIFS PUBLICS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
I. Introduction......................................................................................................................... para. 1
II. Les faits …......................................................................................................................... para. 8
........... A. Les parties.............................................................................................................. para. 8
........... B. Les faits pertinents antérieurs au litige................................................................. para. 11
(1) Les demanderesses et leurs activités …………………………………….para. 12
....................... (2) Les activités des défenderesses............................................................... para. 40
.......................
....................... (3) Les faits pertinents relatifs au marché canadien des cigarettes …………...para. 51
........... C. Le lancement de la marque Rooftop au Canada.................................................. para. 58
III. Les témoins..................................................................................................................... para. 66
........... A. Les employés des demanderesses......................................................................... para. 67
........... B. Les employés et les représentants des ventes des défenderesses
........... ainsi que les personnes dont elles ont retenu les services.......................................... para. 86
........... C. Les experts des parties........................................................................................ para. 123
........... D. Les détaillants (témoins des défenderesses)........................................................ para. 155
........... E. Les consommateurs (témoins des demanderesses)............................................. para. 161
IV. Les questions en litige…….......................................................................................... para. 165
V. Analyse : Les questions relatives aux marques de commerce........................................ para. 167
........... A. Les défenderesses sont-elles précluses de contester l’emploi des marques de commerce figuratives ROOFTOP ou ont-elles acquiescé autrement à pareil emploi?................................................................................................. para. 170
........... B. Les enregistrements des marques de commerce figuratives ROOFTOP constituent‑ils un moyen de défense complet aux allégations de violation des défenderesses? Le cas échéant, ces enregistrements sont‑ils valides?..... para. 183
........... C. Les articles 19 et 22 de la Loi sur les marques de commerce ont‑ils été enfreints?................................................................................................. para. 222
........... D. L’article 20 de la Loi sur les marques de commerce a-t-il été enfreint?.... para. 240
........... E. L’enregistrement de la marque MARLBORO est‑il valide?................ para. 294
VI. Analyse : La question relative au droit d’auteur.......................................................... para. 309
........... A. Les paquets de cigarettes Marlboro canadiennes d’ITL de 1996, 2001 et 2007 violent‑ils le droit d’auteur que possède PMPSA à l’égard de l’habillage au toit rouge du paquet de Marlboro, selon les articles 2, 3 et 27 de la Loi sur le droit d’auteur, et ces paquets contreviennent‑ils à l’accord intervenu entre les parties en 1952?.................................................................................................. para. 309
VII. Conclusion….…………………………………………........................................... ..para. 373
JUGEMENT
Paquets de cigarettes Rooftop Red, Rooftop Gold et Rooftop Silver......................... ANNEXE A
Enregistrements des marques de commerce figuratives ROOFTOP............................ ANNEXE B
Chronologie des modifications apportées aux paquets................................................. ANNEXE C
I. Introduction
[1] La présente instance concerne les cigarettes les plus vendues dans le monde, qui sont vendues au Canada par les demanderesses en liaison avec certaines marques figuratives et nominales également associées au produit ailleurs dans le monde. Ce produit est appelé « Marlboro » sur les marchés internationaux. Au Canada, les demanderesses n’emploient pas la marque nominale MARLBORO en liaison avec leur produit parce que cette marque est enregistrée au nom d’un concurrent, l’une des défenderesses. Elles appellent plutôt leur produit « Rooftop » au Canada, en référence aux éléments graphiques figurant sur le paquet. La marque nominale ROOFTOP ne se trouve cependant pas sur les paquets de cigarettes. Il semble que ce soit la première fois que des cigarettes ont été vendues au Canada (et, fort probablement, dans le monde) sans qu’aucune marque de fabrique ne figure sur le paquet[1].
[2] Le différend a pris naissance lors du lancement, en 2006, de ce produit « sans nom » que les demanderesses appellent « Rooftop ». Les défenderesses ont réagi à ce lancement en faisant parvenir aux demanderesses une mise en demeure, dans laquelle elles alléguaient que la nouvelle marque constituait une contrefaçon de leur marque de commerce déposée MARLBORO. Les demanderesses ont alors intenté la présente action afin d’obtenir un jugement déclarant que la vente des cigarettes Rooftop au Canada ne viole aucun des droits des défenderesses relatifs à la marque de commerce MARLBORO déposée. Les défenderesses ont répondu en déposant une demande reconventionnelle dans laquelle elles allèguent précisément une telle contrefaçon.
[3] La présente affaire est particulière en ce qu’elle soulève une question qui n’a encore jamais été traitée. En gros, les demanderesses affirment n’avoir en rien contrefait la marque de commerce des défenderesses, alléguant, au contraire, qu’elles ne font qu’employer un emballage dont les éléments constitutifs ont été créés pour elles et leur appartiennent, et sont, de surcroît, enregistrés comme marque de commerce au Canada. Elles soutiennent en outre qu’il n’y a pas de confusion quant à la source, pas plus qu’il n’y a de confusion quant au produit contenu dans les paquets de Rooftop. Selon leur thèse, les empêcher d’identifier et de vendre leurs produits Rooftop au Canada équivaudrait à outrepasser et à accroître de manière démesurée les droits que les défenderesses pourraient détenir à l’égard de la marque nominale MARLBORO.
[4] Pour leur part, les défenderesses soutiennent que les demanderesses incitent délibérément les consommateurs à associer leurs produits à la marque internationalement connue Marlboro en les commercialisant dans des paquets reproduisant l’habillage des paquets Marlboro et en se gardant d’apposer sur ces paquets quelque marque de fabrique que ce soit. En agissant ainsi, les demanderesses usurperaient implicitement – et, si je puis dire, de manière subliminale – les droits des défenderesses à l’égard de la marque nominale MARLBORO, contrevenant ainsi aux articles 19, 20 et 22 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 (la Loi).
[5] Par ailleurs, les demanderesses ont modifié leur déclaration le 8 janvier 2008 afin d’alléguer que les versions de 1996, 2001 et 2007 du paquet de Marlboro des défenderesses sont essentiellement des copies et des imitations déguisées de l’[traduction] « habillage au toit rouge du paquet de Marlboro », qui est formé de différents éléments graphiques et dont le droit d’auteur leur appartient. En conséquence, elles allèguent que les défenderesses contreviennent ainsi aux articles 2, 3 et 27 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R. 1985, ch. C‑42, ainsi qu’à un accord conclu entre les parties en 1952.
[6] Une semaine avant la date prévue pour le procès, les défenderesses ont présenté une requête afin de modifier leur défense et leur demande reconventionnelle, dans le but de contester la validité de six des enregistrements de marque de commerce figurative ROOFTOP de Philip Morris Products S.A. (PMPSA) (voir l’annexe B à la fin des présents motifs). Cette requête a été accueillie et les demanderesses ont été autorisées à modifier leurs actes de procédure en conséquence.
[7] Dans leur réponse et défense à ces modifications, les demanderesses alléguaient que l’enregistrement no LMCDF55988 des défenderesses pour la marque MARLBORO était invalide parce que celle‑ci ne distinguait pas les marchandises fabriquées et vendues par la défenderesse Marlboro Canada Limitée et qu’elle n’était pas adaptée à les distinguer, contrairement aux articles 2 et 18 de la Loi sur les marques de commerce. Elles ont modifié leur déclaration en conséquence.
II. Les faits
A. Les parties
[8] Les deux demanderesses, PMPSA et Rothmans Benson & Hedges Inc. (RBH), sont des filiales appartenant en propriété exclusive à Philip Morris International Inc. (PMI). PMPSA, une société constituée en personne morale en Suisse, est propriétaire des marques de commerce figuratives ROOFTOP et de l’habillage au toit rouge du paquet de Marlboro qui est protégé par le droit d’auteur. RBH est une société canadienne constituée en vertu d’une loi fédérale, qui a son établissement principal à Toronto (Ontario) et qui est la licenciée exclusive des marques de commerce figuratives ROOFTOP. RBH fabrique et distribue des produits du tabac au Canada et elle est le deuxième fabricant canadien en importance de produits du tabac.
[9] La défenderesse Imperial Tobacco Limitée (ITL), une société constituée en vertu d’une loi fédérale au Canada qui a son établissement principal à Montréal (Québec), est le plus grand fabricant de produits du tabac au Canada. ITL appartient en propriété exclusive à British‑American Tobacco Plc (BAT) et est la licenciée de l’enregistrement de la marque de commerce LMCDF55988 pour le mot MARLBORO. L’autre défenderesse, Marlboro Canada Ltée (MCL), est une entité constituée en vertu d’une loi fédérale dont l’établissement principal est également situé à Montréal (Québec). MCL est une filiale possédée en propriété exclusive par ITL. Elle est actuellement la propriétaire enregistrée de la marque de commerce MARLBORO.
[10] Les sociétés mères PMI et BAT sont les deux plus grandes sociétés ouvertes de fabrication de produits du tabac au monde. Elles se disputent les parts de marché dans plus de 160 pays, notamment au Canada par l’entremise de leurs filiales canadiennes, RBH et ITL.
B. Les faits pertinents antérieurs au litige
[11] Le résumé qui suit est tiré en grande partie de l’exposé conjoint des faits déposé par les parties.
(1) Les demanderesses et leurs activités
[12] Les prédécesseurs en titre et anciennes sociétés affiliées de PMPSA (Philip Morris) ont commencé à exploiter leur entreprise de produits du tabac en tant que société du Royaume-Uni en 1846. En 1883, ils ont commencé à vendre des cigarettes sans filtre de marque Marlboro au Royaume-Uni. Les activités ont débuté plus tard aux États-Unis et au Canada, les ventes de cigarettes Marlboro ayant commencé en 1906 dans ces deux pays. Le paquet utilisé au Canada et aux États-Unis (le paquet Marlboro original) ressemblait à ceci :
[13] En 1902, la société du Royaume-Uni a décidé de transférer les activités qu’elle menait aux États-Unis à une société américaine qui allait devenir « Philip Morris US ». Peu de temps après, elle a cédé à Philip Morris US ses droits sur le marché canadien.
[14] En 1924, une société canadienne fabriquant des produits du tabac, la Tuckett Tobacco Company d’Hamilton (Ontario) (Tuckett), a commencé à vendre des cigarettes Marlboro au Canada dans le paquet Marlboro original. Tuckett a enregistré la marque MARLBORO auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada en 1932, sous le no LMCDF55988, en liaison avec les marchandises suivantes : [traduction] « tabac sous toutes ses formes et destiné plus particulièrement à être employé en liaison avec la vente de cigarettes, de papier à cigarettes, de tubes à cigarettes, de tabac, de tabac à priser et de cigares ». Même si les circonstances exactes précédant ces faits ne peuvent être vérifiées aujourd’hui, la preuve disponible datant de cette époque a été passée en revue au cours d’autres instances de la Cour concernant les mêmes parties. Dans ce contexte, le juge Rouleau a déduit de cette preuve que Tuckett avait acquis le droit relatif à la marque de commerce MARLBORO de Philip Morris.
[15] Les prédécesseurs d’ITL sont devenus propriétaires de l’enregistrement de la marque de commerce MARLBORO après avoir acquis le contrôle de Tuckett vers 1930.
[16] Entre 1924 et 1969, Tuckett Tobacco, maintenant sous le contrôle d’ITL, a continué de vendre des cigarettes au Canada dans le paquet Marlboro original. La promotion de ces cigarettes visait principalement les femmes; on faisait valoir qu’elles étaient destinées à des personnes raffinées, avec des slogans comme « Mild as May » [traduction] « Douce comme le mois de mai » et « Ivory Tips Caress the Lips » [traduction] « Le bout filtre ivoire caresse les lèvres ». L’une des versions avait un bout filtre rouge qui camouflait les marques de rouge à lèvres.
[17] Pour sa part, Philip Morris a continué de vendre des cigarettes aux États-Unis dans le paquet Marlboro original entre 1924 et 1954. L’image projetée par la publicité était semblable à celle du produit de Tuckett Tobacco – une cigarette pour les personnes raffinées vivant en milieu urbain – et l’une de ses versions possédait également un bout filtre rouge camouflant les marques de rouge à lèvres.
[18] Le paquet Marlboro original utilisé par Tuckett Tobacco jusqu’en 1969 et celui utilisé par Philip Morris jusqu’en 1954 n’étaient différents sur aucun élément important. Les ventes de ces produits ont décliné et leur distribution est devenue de plus en plus limitée.
[19] Certaines des publicités canadiennes de Tuckett ont été à la source d’un litige entre les parties; ces publicités ont été décrites dans la correspondance à l’époque. Au début des années 1950, Philip Morris avait allégué que l’une de ces publicités contrevenait à un accord intervenu entre les parties le 27 août 1951. L’accord a été décrit par le président d’ITL, M. Edward C. Wood, dans une lettre datée du 22 juillet 1952 :
[traduction] Le 27 août, nous sommes parvenus à un accord ferme selon lequel nous [ITL] n’avions aucun droit d’utiliser la publicité que vous [Philip Morris] aviez créée ou de la copier, ni d’utiliser les slogans que vous pourriez créer maintenant ou dans l’avenir ou tout nouvel habillage ou changement que vous pourriez apporter aux anciens habillages. […] L’idée générale était d’arriver à un accord et de vous donner l’assurance ferme que Tuckett n’avait pas le droit de suivre les changements que vous pourriez apporter à l’habillage et à l’apparence du paquet ou de copier les différentes campagnes de publicité ou de reproduire celles en cours ou celles qui pourraient être lancées dans l’avenir.
Exposé conjoint des faits (ECF), paragraphe 18, annexe 5.
Comme M. Wood l’écrit dans sa lettre, l’accord de 1952 a été accepté et reconnu par les parties. Cet accord confirmait que les défenderesses reconnaissaient qu’elles n’auraient aucun droit relativement à l’habillage et à l’apparence des paquets que les demanderesses allaient créer dans l’avenir, ni le droit de copier les futures campagnes de publicité des demanderesses.
[20] Au début des années 1950, des recherches menées par Philip Morris ont révélé que les cigarettes à bout filtre étaient de plus en plus populaires. Les filtres avaient jusque‑là été perçus comme ayant un caractère féminin. Philip Morris voulait lancer une cigarette à bout filtre à l’intention des fumeurs masculins. Il a été décidé d’adapter à cette fin la marque Marlboro dont les ventes étaient relativement faibles. Philip Morris a donc décidé de repenser complètement ses cigarettes Marlboro, leur emballage et leur image. La société a créé un mélange de tabac américain pleine saveur et a ajouté des filtres à ses cigarettes. Elle a embauché un graphiste, Francesco Gianninoto, afin qu’il crée un nouveau paquet ayant une apparence masculine et forte. Une étude de marché effectuée à l’époque a révélé que les formes angulaires étaient perçues comme étant plus masculines que les formes rondes et que le rouge était la couleur la plus efficace sur le plan psychologique à cet égard.
[21] Le nouvel habillage (l’habillage au toit rouge du paquet de Marlboro) a été utilisé sur un nouveau paquet à abattant lancé également par Philip Morris, qui contenait 20 cigarettes longues. Ce nouveau paquet arborait le dessin d’un toit rouge vif, avec l’emblème de Philip Morris et le mot MARLBORO écrit à l’aide d’une police à empattement spéciale. M. Ross Randolph Millhiser, qui a été président de Philip Morris de 1973 à 1978 et qui était le chef de la marque MARLBORO de Philip Morris en 1954, a dirigé tous les aspects du renouvellement de la marque, de la recherche et de la conception du paquet à la publicité et aux ventes. Il décrit le nouveau paquet dans les termes suivants dans un affidavit signé en 1987 dans le cadre d’une poursuite engagée devant la Cour suprême de l’Afrique du Sud :
[traduction] Le dessin du toit rouge avec la cigarette et le bout filtre liège placés à l’intérieur du « l » et du « b » allongés – ou « ascendantes » comme nous avons appelé ces lettres – placé dans la pointe de la section blanche du dessin visait à projeter une image masculine et était compatible avec l’image de « cowboy » de la publicité qui (comme nous le verrons ci‑après) allait être adoptée. De plus, le triangle était essentiellement complété par les lettres « l » et « b » graphiquement allongées du mot MARLBORO. Le concept traduit par cette forme abstraite forte visait à évoquer clairement un style masculin et macho.
ECF, paragraphes 19 à 24 et 30 et annexe 7. Les parties se sont entendues pour que l’affidavit de M. Millhiser puisse être admis pour faire preuve de son contenu, M. Millhiser étant décédé en 2003.
[22] Le créateur de l’habillage au toit rouge du paquet de Marlboro, Francesco Gianninoto, est décédé en 1988, mais il a lui aussi signé un affidavit en 1987 dans le cadre de la même instance de la Cour suprême de l’Afrique du Sud. Dans cet affidavit, M. Gianninoto confirme qu’il a créé seul l’habillage au toit rouge du paquet de Marlboro et que le droit d’auteur en a été cédé à Philip Morris. Les parties s’entendent pour que l’affidavit de M. Gianninoto puisse être admis pour faire preuve de son contenu.
[23] Les parties conviennent que, par suite d’une cession, PMPSA est la propriétaire du droit d’auteur au Canada relatif à l’œuvre artistique originale de Francesco Gianninoto appelée l’habillage au toit rouge du paquet de Marlboro :
[24] Pour commercialiser son produit à l’image renouvelée, Philip Morris a lancé des campagnes publicitaires qui montraient de rudes cow-boys au travail dans la [traduction] « contrée Marlboro » et s’accompagnaient de messages comme « Come to where the flavor is. Come to Marlboro country » [traduction] « Venez au pays du goût. Venez dans la contrée Marlboro ». Ces publicités ont fait l’objet d’une grande diffusion et sont devenues très connues.
[25] Le renouvellement de l’image du produit et de l’emballage et les campagnes publicitaires ont connu un immense succès et sont reconnus aujourd’hui pour compter parmi les campagnes les plus efficaces de l’histoire de la publicité. Les cigarettes Marlboro de Philip Morris ont ensuite été vendues partout dans le monde, dans plus de 160 pays, à l’exception notable du Canada. Elles sont devenues les cigarettes les plus vendues dans le monde en 1972 et les plus vendues aux États‑Unis en 1975. Aujourd’hui, les cigarettes de Philip Morris ont conservé leur premier rang dans bon nombre de pays et elles sont toujours les cigarettes les plus vendues dans le monde.
[26] Deux autres produits ont été vendus au Canada en liaison avec les marques de commerce figuratives ROOFTOP. En 1958, les prédécesseurs des demanderesses ont commencé à vendre des cigarettes de marque Matador au Canada. Ce produit était commercialisé dans un paquet rouge et blanc (Matador Red) qui arborait essentiellement tous les éléments des produits Marlboro de Philip Morris qui étaient vendus ailleurs dans le monde par PMPSA, à l’exception du mot Marlboro qui était remplacé par le mot Matador sur les paquets. Une marque de commerce a été enregistrée en liaison avec ce paquet le 15 août 1958 (LMC111226). Elle est reproduite ci‑dessous :
[traduction] 20 Venez au pays du goût
[27] Les cigarettes contenues dans les paquets Matador Red étaient des cigarettes canadiennes à mélange de Virginie. Une version « légère » de ces cigarettes a été mise sur le marché au Canada vers 1971. Ces cigarettes étaient vendues dans un paquet or et blanc (Matador Gold). Elles étaient également faites d’un mélange de Virginie.
[28] Les paquets Matador Red et Matador Gold ont toujours contenu des cigarettes canadiennes à mélange de Virginie depuis leur lancement, et c’est encore le cas aujourd’hui. Leur apparence a été modifiée à l’occasion afin de respecter les exigences relatives aux avertissements sanitaires. Ils arborent toujours les marques de commerce figuratives ROOFTOP et les marques nominales MATADOR et COME TO WHERE THE FLAVOR IS qui font l’objet d’enregistrements distincts et qui appartiennent aussi aux demanderesses :
[traduction] Avertissement
La cigarette peut causer le cancer du poumon.
85% des cancers du poumon sont causés par la cigarette. 80% des gens atteints du cancer du poumon meurent dans les trois ans suivant le diagnostic. Santé Canada
CIGARETTES FILTRE
Avertissement
La cigarette vous coupe le souffle
Le tabac peut causer des maladies pulmonaires dévastatrices et souvent mortelles comme l’emphysème. Santé Canada
CIGARETTES FILTRE
[29] Ce produit semble être vendu dans certaines régions du Canada seulement et sa part de marché est actuellement inférieure à 0,01 %.
[30] Des cigarettes de marque Maverick ont également été vendues par les prédécesseurs des demanderesses à partir environ de 1970, dans des paquets arborant les marques de commerce figuratives ROOFTOP ainsi que la marque nominale MAVERICK, qui faisait l’objet d’un enregistrement distinct et qui appartenait aux demanderesses. Ce produit n’a plus été vendu à partir de 1978 environ. Les cigarettes vendues dans les paquets Maverick étaient des cigarettes canadiennes à mélange de Virginie. Les ventes et le rayonnement de ce produit sont demeurés très limités.
[31] Le 21 décembre 1979, Philip Morris a produit trois demandes en vue de faire enregistrer des marques de commerce figuratives. Toutes étaient fondées sur l’emploi des marques au Canada depuis le 8 août 1958. Deux de ces marques ont été enregistrées le 21 décembre 1979, sous les nos LMC252082 et LMC252083, alors que la troisième a été enregistrée le 9 janvier 1981 sous le no LMC254670.
[traduction] No d’enregistrement : TMA254,670
Date d’enregistrement : 9 janvier 1981
Date de dépôt : 21 décembre 1979
Marchandise : (1) Cigarettes
Fondé sur l’utilisation au Canada depuis le 8 août 1958
La couleur rouge est représentée sur l’image par des hachures.
[traduction] No d’enregistrement : TMA252,082
Date d’enregistrement : 4 novembre 1980
Date de dépôt : 21 décembre 1979
Marchandise : (1) Cigarettes
Fondé sur l’utilisation au Canada depuis le 8 août 1958.
No d’enregistrement : TMA252,083
Date d’enregistrement : 4 novembre 1980
Date de dépôt : 21 décembre 1979
Marchandise : (1) Cigarettes
Fondé sur l’utilisation au Canada depuis le 8 août 1958
La couleur rouge est représentée sur l’image par des hachures.
À l’époque, les paquets de cigarettes Matador ont été utilisés pour faire la preuve de l’emploi des marques.
[32] Le 26 juin 1981, Philip Morris a intenté deux poursuites contre ITL. La première visait à faire radier l’enregistrement canadien no LMCDF55988 concernant la marque nominale MARLBORO appartenant à ITL. Philip Morris prétendait notamment que cette marque n’était pas distinctive au moment de son enregistrement ni au moment de la poursuite. Au moyen de la deuxième poursuite, Philip Morris tentait d’obtenir du registraire des marques de commerce qu’il radie le même enregistrement pour défaut d’emploi.
[33] Le 14 septembre 1981, ou vers cette date, ITL a intenté une action devant la Cour contre PMI pour contrefaçon de la marque de commerce enregistrée sous le no LMCDF55988, parce que PMI importait en vue de vendre et vendait des cigarettes en liaison avec la marque nominale MARLBORO au Canada.
[34] À la même époque, Philip Morris a produit trois demandes d’enregistrement. Deux de ces demandes concernaient deux paquets de cigarettes Marlboro très semblables à la marque figurative Rooftop et étaient fondées sur l’emploi projeté de la marque; la troisième avait trait à un autre paquet qui arborait l’image du toit et la couleur or en arrière‑plan, mais sans aucun nom. Les deux premières demandes ont été retirées à la suite de la décision qui a été rendue par la Cour et qui a été confirmée par la Cour d’appel. La troisième demande a donné lieu à l’enregistrement no LMC274442 le 3 décembre 1982.
[traduction] No d’enregistrement : TMA274,442
Date d’enregistrement : 3 décembre 1982
Date de dépôt : 1er octobre 1981
Marchandise : (1) Cigarettes
Fondé sur l’utilisation au Canada depuis au moins 1971
La couleur or est représentée sur l’image par des hachures.
[35] Avant que l’instance relative à la radiation de l’enregistrement no LMCDF55988 ait lieu devant le juge Rouleau, le registraire des marques de commerce avait refusé de radier cet enregistrement pour défaut d’emploi sous le régime de ce qui est maintenant l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce. En conséquence, le juge Rouleau a statué à la fois sur la demande de radiation et sur l’appel relatif à la procédure prévue à l’article 45. Il a rejeté la demande de radiation et l’appel au motif que la marque de commerce d’ITL pouvait toujours être distinguée et n’avait pas été abandonnée. Il a écrit à cet égard :
[traduction] Après un examen attentif de cette question, je suis parvenu à la conclusion que le sondage et les éléments de preuve touchant la diffusion des publications américaines au Canada n’établissent pas, de façon à me convaincre, que la marque de commerce canadienne MARLBORO, dont la radiation est demandée, ait perdu son caractère distinctif. En effet, le critère à appliquer est le point de savoir si la marque de commerce employée par la défenderesse sur le marché canadien distingue ses marchandises des marchandises offertes par d’autres entreprises sur le même marché au moment de la présente procédure.
[...] Les marchandises produites et vendues par la défenderesse peuvent encore être distinguées de celles d’autres entreprises vendues sur le marché canadien, ainsi que de celles portant la marque de la demanderesse/appelante. Il a été prouvé que les cigarettes américaines Marlboro sont bien et avantageusement connues, bien qu’elles ne soient en général pas disponibles sur le marché canadien. Ce fait démontre et établit l’influence qu’ont eue les retombées de la publicité américaine sur l’esprit des Canadiens. Ces cigarettes sont bien connues au Canada, et les Canadiens en achètent sans doute quand ils sont à l’étranger. Toutefois, le sondage et les campagnes publicitaires ne me convainquent pas que les fumeurs canadiens sont incapables de distinguer une marque américaine d’une marque canadienne de cigarettes.
Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd. (1985), 7 C.P.R. (3d) 254, pages 272 et 273.
[36] Le 29 septembre 1987, la Cour d’appel fédérale a rejeté à l’unanimité l’appel interjeté par PMI à l’encontre de la décision du juge Rouleau. Le 28 janvier 1988, la demande d’autorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada de PMI a aussi été rejetée.
[37] Le 13 septembre 1995, Philip Morris a produit une autre demande en vue de faire enregistrer un dessin‑marque sur la foi de son emploi au Canada depuis le 12 avril 1995. Un paquet de cigarettes Matador a été produit pour démontrer l’emploi de la marque. Le dessin‑marque a été enregistré le 1er novembre 1996 sous le no LMC465532 :
[traduction] No d’enregistrement : TMA465,532
Date d’enregistrement : 1er novembre 1996
Date de dépôt : 13 septembre 1995
Marchandise : (1) Cigarettes
Fondé sur l’utilisation au Canada depuis le 12 avril 1995
L’arrière-plan de l’image est de couleur or et un motif triangulaire noir y est superposé. Aucune couleur dans la partie ovale vide.
[38] Enfin, les demanderesses possèdent également l’enregistrement no LMC693326 concernant le mot ROOFTOP en liaison avec des cigarettes.
[39] Depuis que le produit Maverick a été retiré du marché, les demanderesses n’ont lancé aucun nouveau produit portant les marques de commerce figuratives ROOFTOP jusqu’en 2006, lorsqu’elles ont commencé à vendre des cigarettes Rooftop sans nom.
(2) Les activités des défenderesses
[40] Comme il a été mentionné précédemment, ITL a vendu des cigarettes Marlboro canadiennes dans le paquet Marlboro original au Canada jusqu’en 1969, lorsque la fabrication de ce produit a cessé. En 1970, ITL a remis sur le marché des cigarettes Marlboro canadiennes sous la forme de cigarettes à bout filtre à mélange canadien. Un nouveau paquet sur lequel figurait un paysage de l’Ouest canadien montrant des prairies et une chaîne de montagnes a été conçu pour le produit. La marque de commerce MARLBORO était dorénavant écrite en italique, avec une police sans empattement, et le « m » n’était plus en majuscule. Le paquet lancé sur le marché en 1970 est reproduit ci‑dessous :
[traduction] Tabac canadien haut de gamme [l’encadré est illisible]
[41] Une note de service interne d’ITL datant de 1970 et intitulée [traduction] « projet Ranch » traitait du lancement des cigarettes Marlboro canadiennes en 1970. ITL avait entrepris ce projet en réponse au lancement prévu des cigarettes Maverick au Canada par le prédécesseur de RBH, Benson & Hedges. Il ressort clairement de quelques extraits de cette note de service que le projet Ranch avait pour but non seulement de maintenir la part du marché d’ITL, mais aussi d’atténuer l’effet du lancement des cigarettes Maverick :
[traduction] […] nous savons maintenant avec certitude que Benson & Hedges lancera les cigarettes Maverick au Canada en utilisant le thème et l’emballage employés par Marlboro aux États‑Unis. Cette entrée sur le marché pourrait être forte et représenter une menace sérieuse si ITPL ne réplique pas avec les cigarettes Marlboro.
[…]
Nous avons élaboré un plan solide qui devrait contribuer à lancer les cigarettes Marlboro sur le marché et à maintenir le produit à un niveau extrêmement élevé. Le plan vise à contrer une attaque directe par le produit d’un compétiteur, les cigarettes Maverick de Benson and Hedges.
[…]
Si les éléments essentiels sont prêts au début de novembre, des décisions judicieuses pourraient être prises à chaque geste que posera Benson & Hedges relativement aux cigarettes Maverick. L’objectif général étant toujours de couper l’herbe sous le pied de Benson & Hedges.
ECF, paragraphe 44, annexe 13, pages 6, 15 et 24.
[42] Les auteurs de cette note de service ne cachaient pas leur intention de se servir de la publicité de Marlboro aux États‑Unis pour bénéficier de la réputation de la marque dans ce pays. Ils ont écrit ce qui suit à ce sujet :
[traduction] Nos Prairies et nos Rocheuses canadiennes […] évoquent de nombreuses choses, des idées de liberté, de nature sauvage, tranquille et propre, d’individualité, d’indépendance. Ce thème doit être l’esprit, le tempo et l’objectif du projet Ranch. Le concept de création de base n’est pas original, car il est similaire au thème actuel de Marlboro aux États-Unis, mais il n’est pas nécessaire de limiter ce concept à une marque ou à une gamme de produits, étant donné que, en particulier dans l’Ouest canadien, les grands espaces sont un domaine public. En fait, l’Ouest canadien était le thème de création de Gold Leaf en 1963. Cet objectif ayant été défini, il a été décidé de relancer la marque de commerce Marlboro au Canada pour le projet Ranch.
[…]
La cigarette portera le nom de Marlboro afin : a) de tirer profit des opinions positives que suscite ce nom et b) de prévenir, de diminuer ou d’atténuer l’effet du lancement d’un produit concurrent.
ECF, paragraphe 44, annexe 13, pages 2 et 7
[43] Cela étant dit, les auteurs étaient conscients de la nécessité de distinguer les cigarettes Marlboro canadiennes du produit américain. Par conséquent, ils ont insisté sur ce point immédiatement après avoir mentionné qu’ils s’attendaient à pouvoir tirer profit de la renommée et de la cote d’estime dont jouissait la marque Marlboro à l’étranger :
[traduction] Les cigarettes Marlboro seront et doivent être perçues comme des cigarettes canadiennes, fabriquées au Canada, adaptées aux goûts des fumeurs canadiens. Les consommateurs ne doivent pas avoir l’impression qu’il s’agit d’une version canadienne d’une marque américaine. Les cigarettes Marlboro contiendront le « tabac canadien haut de gamme », du « tabac de Virginie pur », et ces éléments seront utilisés pour faire ressortir la nature canadienne de notre produit.
ECF, paragraphe 44, annexe 13, page 7
[44] Les défenderesses ont reconnu que, à leur connaissance, tous les renseignements contenus dans la note de service sur le projet Ranch étaient exacts au moment où celle‑ci a été rédigée. En outre, les documents disponibles indiquent que le projet Ranch a été réalisé conformément au plan d’ITL décrit dans cette note de service. Des exemples de publicité montrent des scènes se déroulant dans un ranch de l’Ouest, des cowboys et des chevaux. ITL utilisait bien en vue dans sa publicité le slogan « To make it in Canada, you’ve got to know the country » [traduction] « Pour réussir au Canada, il faut connaître le pays », ce qui rappelait la signature employée abondamment par Philip Morris dans sa publicité internationale : COME TO MARLBORO COUNTRY.
[45] Le paquet de Marlboro d’ITL de 1970 a été utilisé jusqu’en 1981, après quoi il a été repensé. ITL a laissé tomber le paysage de montagnes de couleur marron et a lancé un paquet de couleur beige comportant des éléments rouge et noir. La marque nominale MARLBORO était écrite en noir, avec une police sans empattement :
[46] Ce paquet a été utilisé jusqu’en 1988. Il a alors été redessiné, afin qu’y soit ajouté le nouvel avertissement exigé par Santé Canada :
[traduction] Tabac canadien haut de gamme
20 cigarettes filtre [les rabats sont illisibles]
[47] En 1996, le paquet de cigarettes Marlboro canadiennes d’ITL a à nouveau été modifié. Le produit était offert dans un seul format à cette époque : 20 cigarettes longues dans un paquet à abattant. Comme il est indiqué ci‑dessous, il y avait sur le paquet de 1996 un emblème situé sous le mot MARLBORO, qui était lui‑même écrit en marron avec une police à empattement.
[traduction] Fumer la cigarette pendant la grossesse peut nuire au bébé
Canadien
20 cigarettes filtre
[48] Le paquet de cigarettes Marlboro canadiennes d’ITL a été modifié encore une fois en 2001. L’emblème était maintenant placé non plus au‑dessous, mais au‑dessus du mot MARLBORO, lequel était écrit avec une police à empattement différente.
[traduction] Avertissement
La cigarette cause des AVC
Le tabac peut causer une obstruction des artères dans votre cerveau. Cela peut bloquer les vaisseaux sanguins et causer un AVC. Un AVC peut causer des handicaps et la mort.
[49] Après le lancement des cigarettes Rooftop en 2006, ITL a commandé une campagne de publicité destinée aux détaillants. La campagne incluait la distribution de brochures faisant référence aux cigarettes Marlboro canadiennes d’ITL vendues dans le paquet ci‑dessus, sous la signature « Do you carry the REAL Marlboro? » [traduction] « Vendez‑vous les VRAIES cigarettes Marlboro? » Cette campagne, qui constituait une réponse directe aux cigarettes Rooftop, s’est déroulée au Canada à la fin de 2006.
[50] Après cette campagne publicitaire, le paquet de cigarettes Marlboro canadiennes d’ITL a encore une fois été redessiné en 2007. Dorénavant, l’arrière‑plan était de couleur argent et le mot MARLBORO était écrit en noir et était comprimé de façon à ce qu’il ait une apparence plus verticale. L’emblème placé au centre au‑dessus des lettres « l » et « b » du mot MARLBORO comportait maintenant un élément central de couleur rouge en superposition, une feuille d’érable. Ce paquet est encore utilisé aujourd’hui :
[traduction] Avertissement
La cigarette vous coupe le souffle
Le tabac peut causer des maladies pulmonaires dévastatrices et souvent mortelles comme l’emphysème. Santé Canada
CIGARETTES FILTRE
(3) Les faits pertinents relatifs au marché canadien des cigarettes
[51] La première chose qu’il faut noter au sujet du marché canadien des cigarettes est le fait qu’environ quatre‑vingt‑dix‑neuf pour cent (99 %) des cigarettes vendues au Canada sont des cigarettes à mélange de Virginie, que l’on appelle aussi parfois des cigarettes à mélange canadien. L’autre un pour cent du marché canadien est occupé par des cigarettes à mélange américain et européen. Contrairement à la situation au Canada, environ quatre‑vingt‑dix‑neuf pour cent (99 %) des cigarettes vendues aux États‑Unis sont des cigarettes à mélange américain. De même, la grande majorité des cigarettes vendues dans la plupart des autres pays sont des cigarettes à mélange américain et européen. Selon les fumeurs, une cigarette à mélange de Virginie a un goût plus fade et plus doux qu’une cigarette à mélange pleine saveur américain ou européen. Une cigarette à mélange américain est faite d’un mélange de plusieurs variétés de tabac, dont le tabac de Virginie qui est utilisé dans les produits canadiens, le tabac Burley de couleur foncée qui donne aux cigarettes américaines leur force et leur saveur et une petite quantité d’un tabac oriental qui ajoute un arôme.
[52] Comme il a déjà été mentionné, les cigarettes Matador et Maverick étaient faites de tabac de style canadien connu sous le nom de mélange de Virginie. Par contre, les cigarettes Rooftop sans nom vendues par RBH sont fabriquées avec essentiellement le même mélange de tabac que les cigarettes Marlboro de Philip Morris vendues ailleurs dans le monde.
[53] Le deuxième facteur qui doit être pris en compte est le fait que la vente des produits du tabac a été de plus en plus réglementée au Canada. Non seulement les paquets de cigarettes doivent maintenant arborer un avertissement sanitaire couvrant 50 p. 100 de leur surface (voir la Loi sur le tabac, L.C. 1997, ch. 13, art. 15 et le Règlement sur l’information relative aux produits du tabac, DORS/2000‑272, art. 5), mais toutes les provinces ont adopté des lois interdisant l’exposition des produits du tabac dans les points de vente au détail. Après le Nunavut en février 2004, toutes les autres provinces ont adopté une telle loi, la dernière à l’avoir fait étant Terre‑Neuve‑et‑Labrador en janvier 2010. Ainsi, le marché canadien est devenu, à tous égards, ce qu’on appelle un « marché invisible ». De même, la promotion et la publicité des produits du tabac font maintenant l’objet de sévères restrictions faisant en sorte qu’il est pratiquement impossible pour les