Smithkline Beecham Pharma Inc. v. Apotex Inc.

Smithkline Beecham Pharma Inc. v. Apotex Inc.
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2001-07-06
Référence neutre
2001 CFPI 770
Numéro de dossier
T-677-99
Notes
Décision rapportée
Contenu de la décision
Recueil des arrêts de la Cour fédérale SmithKline Beecham Pharma Inc. c. Apotex Inc. (1re inst.) [2001] 4 C.F. 518
Date : 20010706
Dossier : T-677-99
Référence neutre : 2001 CFPI 770
ENTRE :
SMITHKLINE BEECHAM PHARMA INC.
et SMITHKLINE BEECHAM P.L.C.
demanderesses
- et -
APOTEX INC.
et LE MINISTRE DE LA SANTÉ
défendeurs
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE GIBSON
INTRODUCTION
[1] Il s'agit d'une demande présentée par les demanderesses en vertu du paragraphe 55.2(4) de la Loi sur les brevets[1] (la Loi) et de l'article 6 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)[2] (le Règlement) en vue d'obtenir une ordonnance au titre du paragraphe 6(1) du Règlement interdisant au défendeur, le ministre de la Santé, de délivrer un ou plusieurs avis en vertu de l'article C.08.004 du Règlement sur les aliments et drogues[3] à la défenderesse Apotex Inc. (Apotex) pour des comprimés de chlorhydrate de paroxétine avant l'expiration des lettres patentes canadiennes n ° 2 178 637 (le brevet 637). Outre l'ordonnance d'interdiction, les demanderesses réclament les dépens de la demande et tout autre redressement que la Cour peut estimer juste.
[2] La demanderesse, SmithKline Beecham P.L.C., propriétaire du brevet 637, est devenue partie à la demande conformément au paragraphe 6(4) du Règlement. SmithKline Beecham Pharma Inc. a inclus le brevet 637 dans des listes de brevets soumises conformément au paragraphe 4(1) du Règlement à l'égard des avis de conformité qui lui ont été délivrés pour ses comprimés de chlorhydrate de paroxétine, médicament vendu sous la marque PAXIL. Dans les motifs qui suivent, les demanderesses sont désignées ensemble « SmithKline » .
[3] La demande de SmithKline suit un avis d'allégation donné en application du Règlement, dans lequel la défenderesse Apotex a allégué qu'aucune revendication pour la paroxétine ni aucune revendication pour l'utilisation de ce médicament ne seraient contrefaites advenant l'utilisation, la fabrication, la construction ou la vente par elle de comprimés 10 mg, 20 mg ou 30 mg contenant du chlorhydrate de paroxétine administrés par voie orale. L'avis d'allégation expose en ces termes le droit et les faits sur lesquels est fondée l'allégation :
1. [TRADUCTION] Les revendications du brevet visé se limitent à une formulation de paroxétine préparée à l'échelle commerciale sous forme de comprimés à l'aide d'un procédé de préparation sans eau. Nous [Apotex] confirmons par la présente que la formulation produite et vendue par nous sera réalisée exclusivement à l'aide d'un procédé de formulation avec eau. Plus spécifiquement, la seule formulation que nous fabriquerons et vendrons sera des comprimés pelliculés, fabriqués en utilisant l'eau comme solvant dans le procédé de pelliculage, et nous inclurons des pigments dans le pelliculage pour masquer toute coloration rose produite par l'effet de l'eau sur la paroxétine. Par conséquent, aucune revendication ne sera contrefaite.
2. En outre ou à titre subsidiaire, s'agissant des comprimés que nous entendons fabriquer et vendre, les revendications du brevet visé ne sont pas des revendications pour le médicament en soi ni pour l'utilisation du médicament. En effet, les comprimés que nous fabriquerons et vendrons feront appel à une formulation avec eau, comme nous l'avons dit, alors que les revendications du brevet visé portent exclusivement sur des comprimés fabriqués à l'aide d'une formulation sans eau.
Apotex déclare également dans son avis d'allégation que le brevet 637 n'est pas valide, car ses revendications portent sur un objet antérieurement divulgué ou manquant de nouveauté du fait de la divulgation du brevet canadien n º 1 287 060 (le brevet 060), que le brevet est dépourvu d'activité inventive ou est évident, qu'il ne vise aucune composition de matières nouvelle et utile, et qu'il est dépourvu d'utilité. Enfin, Apotex allègue que le brevet 637 n'était pas admissible à l'inscription au registre des brevets tenu en vertu du Règlement.
[4] La demande de SmithKline a été instruite par la Cour les 22, 23 et 24 mai 2001. Le délai de vingt-quatre (24) mois pendant lequel il était interdit au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité à Apotex en raison du dépôt de la demande de SmithKline en vertu de l'alinéa 7(1) e) du Règlement a été prorogé de quatre (4) mois par une autorisation obtenue par voie d'ordonnance sur consentement, ce qui porte maintenant sa date d'expiration au 16 août 2001.
[5] Le ministre de la Santé n'a déposé aucun document relatif à la demande et n'a pas comparu à l'audience.
LE CONTEXTE
[6] Le brevet 060 intitulé « Crystalline Paroxetine HCL » a été délivré à Beecham Group P.L.C. le 30 juillet 1991. Le résumé du brevet 060 se lit comme suit :
[TRADUCTION] L'invention concerne le chlorhydrate de paroxétine semi-hydraté cristallin, ses procédés de préparation, les compositions qui en contiennent et son usage thérapeutique.
[7] La divulgation du brevet 060 indique que la paroxétine était, à la date de la demande de brevet, une substance connue. Le brevet renferme les énoncés suivants :
[TRADUCTION] En général, à des fins thérapeutiques, on préfère utiliser un composé basique sous forme de chlorhydrate (tel que la paroxétine), le sel étant mieux toléré physiologiquement.
...
On découvre maintenant qu'on peut fabriquer le chlorhydrate de paroxétine sous forme cristalline reproductible à l'échelle commerciale.
...
Le chlorhydrate de paroxétine semi-hydraté est stable et non hygroscopique.
...
Sous son aspect privilégié, la présente invention permet d'obtenir du chlorhydrate de paroxétine semi-hydraté sous forme acceptable sur le plan pharmaceutique.
La présente invention permet aussi d'obtenir une composition pharmaceutique comprenant du chlorhydrate de paroxétine semi-hydraté cristallin et un adjuvant acceptable sur le plan pharmaceutique.
Les compositions de cette invention sont habituellement adaptées pour une administration par voie orale, mais les formulations destinées à une dissolution en vue d'une administration parentérale font également partie de cette invention.
...
Les formes posologiques unitaires privilégiées comprennent les comprimés ou les capsules.
La composition de cette invention peut être formulée suivant les méthodes courantes de mélange consistant, par exemple, à mélanger, remplir et comprimer.
On n'a pas fait valoir devant moi le fait que les méthodes courantes de mélange et de formulation seraient comprises par les personnes expertes dans l'art d'inclure la granulation par voie humide, la granulation par voie sèche et la compression directe.
[8] M. Robin Roman qui, lorsqu'il a déposé son premier affidavit d'expert en la matière le 27 mai 1999, était employé depuis environ seize (16) ans à la SmithKline Beecham Corporation, filiale appartenant en propriété exclusive à SmithKline Beecham P.L.C., atteste que, dans le cadre des responsabilités qu'il a assumées entre 1991 et 1993, il était chargé de la mise au point des formulations de chlorhydrate de paroxétine ( « paroxétine » ). Dans le premier affidavit d'expert qu'il a déposé à cet effet, M. Roman atteste ce qui suit :
[TRADUCTION] ... Pendant que je travaillais chez SmithKline Beecham P.L.C. à la formulation de comprimés de chlorhydrate de paroxétine au cours de la période s'étendant de 1991 à 1993, des comprimés de chlorhydrate de paroxétine étaient fabriqués à des fins commerciales à l'aide d'un procédé de granulation par voie humide. Les comprimés commerciaux de chlorhydrate de paroxétine fabriqués sans eau n'ont pas été vendus avant le dépôt du brevet 637 ou de la demande de brevet prioritaire sur laquelle est basé le brevet 637...
...
... Entre 1991 et 1992, l'apparition d'une teinte ou d'une coloration rose sur certains comprimés commerciaux de paroxétine a constitué un sujet de préoccupation majeur pour SmithKline. Tous les comprimés n'ont pas pris une teinte rose, mais parmi les comprimés touchés, les nuances de rose pouvaient varier.
L'apparition d'une teinte rose était un sujet de préoccupation majeur car, à cause de cette coloration, le produit ne serait pas conforme aux spécifications relatives à la couleur du comprimé non enrobé et les lots présentant cette coloration rose seraient rejetés ou éliminés. Cette situation entraînerait des conséquences sur le plan commercial, notamment l'incapacité pour l'entreprise d'alimenter le marché ainsi que les répercussions financières qui en découleraient. La variation des nuances de rose d'un lot à l'autre pouvait aussi indiquer une variabilité potentielle au niveau du procédé de fabrication des comprimés, qui aurait pu entraîner un problème sérieux sur le plan de la réglementation. En effet, on aurait pu juger que le procédé de fabrication n'était pas contrôlé et décider d'interdire la vente du produit jusqu'à ce que le problème soit expliqué à la satisfaction de l'organisme de réglementation.
On s'est donc appliqué à résoudre ce problème. De nombreux groupes de scientifiques ont travaillé parallèlement en vue de trouver une solution. La teinte rose pouvait être causée par l'une des étapes du procédé de fabrication du produit formulé ou par une impureté dans l'un des excipients ou dans l'ingrédient actif, le chlorhydrate de paroxétine. C'est par hasard que deux des membres de mon groupe de formulation ont découvert que l'emploi d'un procédé de formulation sans eau pour la fabrication des comprimés de paroxétine permettait de résoudre le problème de coloration rose[4].
Cette découverte « inattendue » a donné lieu au dépôt d'une demande pour le brevet 637; une date prioritaire a été fixée au 15 décembre 1993 en fonction du brevet britannique équivalent.
[9] Le brevet 637 s'intitule « Paroxetine Tablets and Process to Prepare Them » . Les extraits suivants sont tirés de la divulgation du brevet 637 :
[TRADUCTION] La présente invention concerne des formulations nouvelles et l'utilisation de la formulation pour le traitement et/ou la prévention de certains troubles.
...
Ce composé [paroxétine] a été approuvé en tant que médicament pour usage humain et est vendu dans de nombreux pays comme antidépresseur.
On a constaté que les comprimés de paroxétine prenaient souvent une teinte rose, ce qui n'est absolument pas souhaitable.
Jusqu'à maintenant, tous les comprimés qui ont été vendus avaient été formulés au moyen d'un procédé de granulation aqueuse. Nous avons à notre grande surprise découvert que nous pouvions formuler de la paroxétine en comprimés de façon fiable et sur une base commerciale en utilisant un procédé de formulation sans eau, notamment la compression directe ou la granulation par voie sèche.
Nous avons également découvert à notre grande surprise que la paroxétine formulée en comprimés au moyen d'un procédé sans eau risque beaucoup moins de prendre cette teinte rose.
Par conséquent, la présente invention concerne de la paroxétine formulée en comprimés à l'aide d'un procédé sans eau.
Un tel procédé de formulation peut consister, par exemple, en une méthode de compression directe par voie sèche de la paroxétine ou de granulation par voie sèche de la paroxétine suivie d'une compression du produit sous forme de comprimés. La présente invention permet donc d'obtenir de la paroxétine préparée par compression directe et mélangée à des excipients secs sous la forme d'un comprimé et une formulation comprenant de la paroxétine granulée et comprimée par voie sèche et mélangée à des excipients secs sous la forme d'un comprimé.
Il importe de bien comprendre que l'expression « par voie sèche » signifie « par voie réellement sèche » par opposition à l'ajout en bloc d'eau, méthode utilisée auparavant dans le cadre du procédé de granulation par voie humide.
Les techniques de compression directe sont habituellement connues en sciences pharmaceutiques. Par exemple, la paroxétine est couramment mélangée avec des excipients secs et compressée en comprimés.
Les techniques de granulation par voie sèche sont habituellement connues en sciences pharmaceutiques. Par exemple, la paroxétine est couramment mélangée avec des excipients secs et comprimée en grosses briquettes ou compactée en gros rubans à l'aide d'une presse à cylindres. Le produit compacté est ensuite convenablement broyé de manière à obtenir une poudre qui est ensuite compressée en comprimés.
...
Lorsque la paroxétine est incorporée aux comprimés susmentionnés, elle est présente sous forme de chlorhydrate semi-hydraté qui peut être préparé selon les procédés indiqués dans le brevet 4 721 723 des États-Unis[5].
Les quatre revendications du brevet 637, modifié par un certificat de correction délivré à l'égard du brevet 637 le 13 mai 1999, se lisent comme suit :
[TRADUCTION]1. Une formulation de paroxétine qui est préparée en comprimés sur une base commerciale en utilisant un procédé de fabrication sans eau.
2. Une formulation selon la revendication 1 dans laquelle le procédé consiste en une compression directe par voie sèche de la paroxétine suivie d'une compression de celle-ci en comprimés ou en une granulation par voie sèche de la paroxétine suivie d'une compression de celle-ci en comprimés.
3. Une formulation selon la revendication 1 ou 2 dans laquelle le procédé de fabrication comprend l'étape consistant à mélanger la paroxétine avec des excipients secs.
4. Une formulation selon l'une ou l'autre des revendications 1 à 3 dans laquelle la paroxétine utilisée dans le procédé est sous forme de chlorhydrate semi-hydraté[6].
[10] C'est dans ce contexte que s'inscrivent la présentation de drogue nouvelle déposée par Apotex et l'avis d'allégation afférent précédemment mentionnés dans les présents motifs.
LES QUESTIONS EN LITIGE
[11] Ainsi qu'il a déjà été indiqué dans les présents motifs, l'avis d'allégation d'Apotex soulève les questions suivantes dans la présente demande : en premier lieu, la validité du brevet 637 eu égard aux allégations touchant l'antériorité ou l'absence de nouveauté, le caractère évident et l'absence d'utilité de l'invention; en deuxième lieu, la question de la contrefaçon du brevet 637 si la formulation de médicament divulguée dans la présentation de drogue nouvelle d'Apotex était réalisée; enfin, l'admissibilité de l'inscription sur la liste du brevet 637 selon le Règlement.
ANALYSE
a) Questions préliminaires
i) Le fardeau de la preuve
[12] Le paragraphe 43(2) de la Loi crée une présomption de validité à l'égard du brevet 637. Il prévoit :
43.(2) Une fois délivré, le brevet est, sauf preuve contraire, valide et acquis au breveté ou à ses représentants légaux pour la période mentionnée aux articles 44 ou 45.
43.(2) After the patent is issued, it shall, in the absence of any evidence to the contrary, be valid and avail the patentee and the legal representatives of the patentee for the term mentioned in section 44 or 45, whichever is applicable.
Dans la décision McPhar Engineering Co. of Canada Ltd. c. Sharpe Instruments Ltd. et al[7], le président Thorson a écrit à la page 129 :
[TRADUCTION] Il faut déduire de la disposition de la Loi [une disposition sur le prédécesseur ayant le même effet que le paragraphe 43(2)] qu'un brevet accordé en vertu de cette Loi « est par la suite prima facie valide » et accorde au breveté et à ses représentants légaux, pendant la durée du brevet, un avantage, à savoir que la charge de prouver que le brevet est invalide incombe à la personne qui conteste le brevet, quel que soit le motif de contestation, et que la présomption légale de validité subsiste tant qu'il n'a pas été clairement prouvé que le brevet est invalide.
Cela ne signifie pas que le brevet ne peut être attaqué, ni que le titulaire du brevet s'est libéré des obligations qui lui incombent du fait que son produit a été examiné aux fins de l'octroi du brevet qui lui assure le monopole, mais il semble clair que le Parlement, ayant délibérément conféré une présomption de validité pour les brevets accordés aux termes de la Loi, n'a pas eu l'intention de faciliter la tâche à ceux qui tentent de prouver l'invalidité de ce brevet.
[13] L'avocat d'Apotex a insisté sur le fait que cette disposition doit s'interpréter à la lumière du cadre législatif et réglementaire sous-tendant la présente demande qui, a-t-il noté, prévoit un recours extraordinaire de la nature d'une injonction interlocutoire par présomption de vingt-quatre (24) mois, susceptible de modification, prenant effet dès l'introduction de l'instance. Dans l'arrêt Bayer A.G. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)[8], le juge Mahoney, s'exprimant au nom de la Cour, a écrit à la page 337:
En se contentant d'introduire l'instance, le requérant obtient ce qui équivaut à une injonction interlocutoire d'une durée maximale de 30 mois sans avoir satisfait à aucun des critères qu'un tribunal exigerait qu'il respecte avant d'ordonner la délivrance d'un avis de conformité. En particulier, la demande ne donne pas lieu à l'imputation d'une responsabilité d'un préjudice qui serait imposée par l'engagement que tout tribunal exigerait avant de prononcer une injonction interlocutoire. La responsabilité du préjudice que crée l'art. 8 du Règlement ne concerne que le préjudice subi par suite du report de la délivrance de l'avis de conformité au-delà de la date d'expiration du brevet. Cette responsabilité n'a absolument pas la même étendue que celle de la responsabilité qui découle de l'engagement exigé lorsqu'une injonction est prononcée.
Dans la décision Bayer AG c. Apotex Inc.[9], j'ai écrit à la page 30 :
Dans Hoffmann-Laroche Ltd. c. Canada (Ministre de la Santé et du Bien-être social), le juge Stone a écrit :
2. C'est la partie qui se pourvoit en justice en application de l'article 6 [une instance semblable à la présente] qui, assumant la conduite de l'instance, a « la charge initiale de la preuve » . C'est une charge difficile, « puisqu'il s'agit de réfuter certaines ou l'ensemble des allégations de l'avis d'allégation, allégations qui, si elles n'étaient pas contestées, permettraient au ministre de délivrer l'avis de conformité » ...
3. Cette charge, appelée dans les poursuites civiles le « fardeau de persuasion » , oblige le poursuivant à prouver sa cause selon la norme de preuve en matière civile. En revanche, le « fardeau de présentation de la preuve » désigne l'obligation de soulever une question et signifie que la partie doit s'assurer qu'il y a au dossier suffisamment d'éléments de preuve de l'existence ou de l'inexistence d'un fait ou d'une question pour satisfaire au critère préliminaire au sujet de ce fait ou de cette question ... [Renvois omis]
En l'espèce, vu les principes qui précèdent, le « fardeau de persuasion » initial incombe à Bayer, qui doit prouver que Bayer Allemagne avait le droit de se faire octroyer les brevets canadiens et que, contrairement aux allégations d'Apotex, les brevets ne sont pas invalides. Bayer a le droit de se fonder sur la présomption de validité susmentionnée. Pour ce qui est du droit au brevet et de la validité du brevet, la question que soulèvent en l'espèce les avis d'allégation d'Apotex est la nouveauté des inventions révélées par les brevets canadiens. En présentant en preuve le brevet chilien et le brevet espagnol, étayés par un témoignage d'expert sur lequel je reviendrai et selon lequel ces brevets revendiquent les inventions des brevets canadiens, Apotex a, selon moi, présenté « suffisamment d'éléments de preuve de l'existence [...] d'un fait ou d'une question pour satisfaire aux critères préliminaires au sujet de [...] cette question » .
La « charge initiale de la preuve » est donc rétablie et incombe à Bayer. [Renvoi omis]
[14] Dans cette perspective, je conclus ceci : le « fardeau de présentation de la preuve » qui incombe à Apotex étant d'établir que chacune des questions que soulève son avis d'allégation est mise en jeu, si elle s'acquitte de cette charge, le « fardeau de persuasion » repose ensuite sur SmithKline. Dans l'hypothèse où Apotex parvient à établir que la validité du brevet 637 est mise en jeu, SmithKline a droit de s'appuyer sur la présomption de validité du brevet prévue au paragraphe 43(2) de la Loi.
[15] Toutefois, le caractère de la procédure intentée devant la Cour a des répercussions sur le « fardeau de persuasion » incombant à SmithKline dans les circonstances évoquées au paragraphe précédent. Dans l'arrêt Merck Frosst Canada Inc. c Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)[10], le juge Hugessen, s'exprimant au nom de la Cour, a écrit aux pages 319 et 320 :
Si je saisis bien l'économie du règlement, c'est la partie qui se pourvoit en justice en application de l'article 6, en l'espèce Merck, qui doit poursuivre la procédure et assumer la charge de la preuve initiale. Cette charge me paraît difficile, puisqu'il s'agit de réfuter certaines ou l'ensemble des allégations de l'avis d'allégation, allégations qui, si elles n'étaient pas contestées, permettraient au ministre de délivrer l'avis de conformité.
...
À ce sujet, il y a lieu de noter que si l'alinéa 7(2)b) [du Règlement] semble prévoir que la Cour rend un jugement déclarant que le brevet n'est pas valide ou qu'il n'est pas contrefait, il ne fait aucun doute que ce jugement déclaratoire ne peut être rendu dans le cadre de la procédure fondée sur l'article 6 elle-même. Cette procédure est après tout engagée par le breveté pour demander une interdiction contre le ministre; puisqu'elle revêt la forme d'un recours sommaire en contrôle judiciaire, il est impossible de concevoir qu'elle puisse donner lieu à une demande reconventionnelle de la part de l'intimé en vue de pareil jugement déclaratoire. L'invalidité de brevet, tout comme la contrefaçon de brevet, n'est pas une question relevant d'une procédure de ce genre.
Par conséquent, la charge qui incombe à SmithKline consiste seulement à réfuter les allégations contenues dans l'avis d'allégation, et non pas à justifier des déclarations de validité et de contrefaçon, ou réciproquement à réfuter les prétentions formulées à l'égard des allégations d'invalidité et d'absence de contrefaçon.
ii) L'interprétation du brevet 637
[16] Dans un exposé classiques des principes en matière d'interprétation de brevet, le juge Dickson, tel était alors son titre, s'exprimant au nom de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Consolboard Inc. c. MacMillan Bloedel (Saskatchewan) Ltd.[11], a écrit à la page 157 :
Il faut considérer l'ensemble de la divulgation et des revendications pour déterminer la nature de l'invention et son mode de fonctionnement ..., sans être ni indulgent ni dur, mais plutôt en cherchant une interprétation qui soit raisonnable et équitable à la fois pour le titulaire du brevet et pour le public. Ce n'est pas le moment d'être trop rusé ou formaliste en matière d'oppositions soit au titre ou au mémoire descriptif puisque, comme le dit le juge en chef Duff, ... [TRADUCTION] « quand le texte du mémoire descriptif, interprété de façon raisonnable, peut se lire de façon à accorder à l'inventeur l'exclusivité de ce qu'il a inventé de bonne foi, la Cour, en règle générale, cherche à mettre cette interprétation à effet » . Sir George Jessel a dit à peu près la même chose il y a beaucoup plus longtemps dans l'arrêt Hinks & Son v. Safety Lighting Company, ... Il a dit que l'on devait aborder le brevet « avec le souci judiciaire de confirmer une invention vraiment utile » . [Renvois omis]
[17] L'avocat d'Apotex a fait valoir que des réserves avaient été formulées à l'égard de cet exposé en ce qui concerne les références à l'ensemble du mémoire descriptif dans l'arrêt Beecham Canada Ltd. et al c. Proctor & Gamble Co.[12] où le juge Urie, s'exprimant au nom de la Cour, a écrit à la page 11 :
...dans l'interprétation des revendications d'un brevet, on peut se reporter au reste du mémoire descriptif seulement pour mieux comprendre les termes employés dans les revendications; qu'il n'est pas nécessaire de se référer au reste du mémoire descriptif lorsque l'énoncé de la revendication est clair et non équivoque; que l'on ne peut à bon droit y avoir recours pour modifier la portée des revendications.
[18] Par la suite, dans l'arrêt Nekoosa Packaging Corp. c. AMCA International Ltd.[13], le juge Robertson, après avoir cité l'extrait déjà mentionné de l'arrêt Consolboard, a écrit à la page 482 :
[...] la mise en garde formulée par Hayhurst : [TRADUCTION] « Les termes doivent être pris dans leur contexte, de sorte qu'il est bien souvent risqué de conclure qu'un terme est simple et non ambigu sans examiner soigneusement le mémoire descriptif » . [Renvois omis]
[19] Tout en étant persuadé que la citation précédente de l'arrêt Beecham exprime une réserve à l'égard des principes énoncés dans l'arrêt Consolboard, j'estime que cette réserve demeure très limitée. Elle doit à son tour s'interpréter en fonction du contexte de l'extrait de l'auteur cité par le juge Robertson.
[20] La Cour suprême du Canada a récemment présenté des observations assez développées sur l'interprétation du brevet dans le contexte de la contrefaçon. Dans l'arrêt Free World Trust c. Électro Santé Inc.[14], le juge Binnie, s'exprimant au nom de la Cour, a écrit aux pages 248 et 249 :
Le présent pourvoi soulève donc la question fondamentale de la démarche qui s'impose pour arbitrer « contrefaçon textuelle » et « contrefaçon de l'essentiel du brevet » de façon à obtenir un résultat juste et prévisible. D'innombrables débats ont eu lieu à ce sujet au Canada et ailleurs dans le monde; j'en ferai état brièvement à l'appui des propositions suivantes :
a) La Loi sur les brevets favorise le respect de la teneur des revendications.
b) Le respect de la teneur des revendications favorise à son tour tant l'équité que la prévisibilité.
c) La teneur d'une revendication doit toutefois être interprétée de façon éclairée et en fonction de l'objet.
d) Ainsi interprétée, la teneur des revendications définit le monopole. On ne peut s'en remettre à des notions imprécises comme « l'esprit de l'invention » pour en accroître l'étendue.
e) Suivant une interprétation téléologique, il ressort de la teneur des revendications que certains éléments de l'invention sont essentiels, alors que d'autres ne le sont pas. Les éléments essentiels et les éléments non essentiels sont déterminés :
i) en fonction des connaissances usuelles d'un travailleur versé dans l'art dont relève l'invention;
ii) à la date à laquelle le brevet est publié;
iii) selon qu'il était ou non manifeste, pour un lecteur averti, au moment où le brevet a été publié, que l'emploi d'une variante d'un composant donné ne modifierait pas le fonctionnement de l'invention, ou
iv) conformément à l'intention de l'inventeur, expresse ou inférée des revendications, qu'un composant en particulier soit essentiel, peu importe son effet en pratique;
v) mais indépendamment de toute preuve extrinsèque de l'intention de l'inventeur.
f) Il n'y a pas de contrefaçon lorsqu'un élément essentiel est différent ou omis. Il peut toutefois y avoir contrefaçon lorsque des éléments non essentiels sont substitués ou omis.
Au terme d'un examen de la jurisprudence canadienne relative aux propositions qui précèdent, le juge Binnie poursuit aux pages 252 et 253 :
Les tribunaux anglais ont également débattu la question de l'étendue que doit avoir le monopole conféré par un brevet. Dans Clark c. Adie ..., le lord juge James a parlé de [TRADUCTION] « l'essence ou la substance de l'invention qui sous-tend la simple forme fortuitement revêtue; et cette invention, comme toute autre invention, peut être piratée par un vol sous une forme déguisée ou tronquée » . Par ailleurs, dans l'arrêt Electric & Musical Industries Ltd. c. Lissen Ltd ..., lord Russell a dit ... :
[TRADUCTION] Le breveté qui écrit une invention dans le corps d'un mémoire descriptif ne se voit accorder aucun monopole autre que ce qui figure dans les revendications [...] [I]l ne saurait y avoir de contrefaçon de l'intérêt en equity du brevet.
La primauté de la teneur des revendications a été catégoriquement confirmée dans la décision Catnic Components Ltd. c. Hill & Smith Ltd., ... . La démarche préconisée dans Catnic a été reprise en Nouvelle-Zélande ..., et ... en Australie ... . La décision Catnic a évidemment ses détracteurs, spécialement parmi ceux qui estiment que son application ultérieure sous le régime de la Convention sur le brevet européen prive le breveté de la protection plus grande accordée aux brevetés dans les pays du continent européen. Pour certains détracteurs, il serait plus opportun d'assimiler les revendications non pas à une « clôture » , mais à une « balise » : ...
...
La primauté de la teneur des revendications était déjà profondément enracinée dans notre jurisprudence et elle devrait, je crois, être confirmée de nouveau dans le cadre du présent pourvoi. [Renvois omis]
Aux pages 254 et 255, le juge Binnie ajoute :
c) Les revendications doivent être interprétées de façon éclairée et en fonction de l'objet
Traditionnellement, les tribunaux ont protégé le breveté contre les effets d'une interprétation trop textuelle. Le brevet ne s'adresse pas au citoyen ordinaire, mais au travailleur versé dans l'art, que le Dr Fox a décrit comme :
[TRADUCTION] un être fictif ayant des compétences et des connaissances usuelles dans l'art dont relève l'invention et un esprit désireux de comprendre la description qui lui est destinée. Cette notion de la personne fictive a parfois été assimilée à elle de l' « homme raisonnable » retenue en matière de négligence. On suppose que cette personne va tenter de réussir, et non rechercher les difficultés ou viser l'échec. ...
Ce sont les « connaissances usuelles » que partagent les « travailleurs moyens » compétents qui sont déterminantes aux fins de l'interprétation : ... . Le présent pourvoi ne soulève pas de grandes subtilités d'interprétation. Les experts dont les parties ont retenu les services s'entendent plus ou moins sur la signification de ce qui est énoncé dans les revendications. L'électromagnétothérapie doit être régulée par des « circuits » . Le présent pourvoi porte sur l'étendue de la protection juridique qui découle de ce fait.
d) Ainsi interprétée, la teneur des revendications définit le monopole. On ne peut s'en remettre à des notions imprécises comme « l'esprit de l'invention » pour en accroître l'étendue
La controverse paraît subsister dans certains milieux quant à savoir si une allégation de contrefaçon doit donner lieu à deux analyses (contrefaçon textuelle et contrefaçon de l'essentiel du brevet) ou à une seule, savoir la contrefaçon des revendications telles qu'elles sont rédigées, mais interprétées « en fonction de l'objet » . [Renvois omis]
Sur cette dimension de ses motifs, le juge Binnie a conclu dans les termes suivants aux pages 256 et 257 :
Je ne prétends pas que la démarche à deux volets [textuel et essentiel] mène nécessairement à un résultat différent par rapport à la démarche à un seul volet [en fonction de l'objet], ni qu'elle a donné lieu à des abus. Je crois cependant qu'il faut désormais reconnaître que plus grand est le pouvoir discrétionnaire accordé au tribunal de rechercher « l'esprit de l'invention » au-delà du libellé des revendications, moins les revendications peuvent jouer leur rôle d'information du public et plus l'incertitude et l'imprévisibilité qui en résultent malheureusement sont grandes. L' « interprétation téléologique » supprime le premier volet correspondant à une interprétation purement textuelle, mais elle resserre l'interprétation de ce qui constitue l' « essentiel » ou la « substance » de l'invention et ce, afin qu'un traitement équitable soit accordé à la fois au breveté et au public. À mon sens, la Cour d'appel fédérale a eu raison de la privilégier dans l'arrêt O'Hara.
...
Cet aspect [l'interprétation téléologique montrant que certains éléments de l'invention sont essentiels, alors que d'autres ne le sont pas] est plus particulièrement examiné dans les arrêts Whirlpool Corp. c. Camco Inc., ... et
Whirlpool Corp. c. Maytag Corp., ..., rendus concurremment. L'interprétation des revendications avec le concours d'un destinataire versé dans l'art donne au breveté l'assurance que certains termes et concepts seront considérés par le tribunal à la lumière du témoignage d'un expert concernant leur sens technique. Les mots choisis par l'inventeur seront interprétés selon le sens que l'inventeur est présumé avoir voulu leur donner et d'une manière qui est favorable à l'accomplissement de l'objet, exprès ou tacite, des revendications. Cependant, l'inventeur qui s'exprime mal ou qui crée par ailleurs une restriction inutile ou complexe ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Le public doit pouvoir s'en remettre aux termes employés à condition
qu'ils soient interprétés de manière équitable et éclairée. [Renvois omis]
[21] Selon mon interprétation des orientations de la Cour suprême du Canada, il n'est pas exclu que la Cour doive faire référence aux éléments du mémoire descriptif en dehors des revendications pour parvenir à une interprétation téléologique, mais il est incontestable qu'il faut s'appuyer sur la teneur du mémoire descriptif en dehors des revendications que de façon très limitée et dans les seuls cas où les termes des revendications sont eux-mêmes ambigus. Je suis persuadé que ma conclusion sur ce point est en conformité avec cette citation succincte tirée des motifs du juge Binnie à la page 153 de l'arrêt Whirlpool Corp. c. Camco Inc.[15] :
Le juge de première instance pouvait examiner le reste du mémoire descriptif, y compris le dessin, pour comprendre le sens du mot « ailette » utilisé dans les revendications, mais non pour élargir ou restreindre la portée de la revendication telle qu'elle était écrite et, ainsi, interprétée.
iii) L'appréciation du témoignage de l'expert
[22] SmithKline a produit devant la Cour les témoignages de trois experts hautement qualifiés et Apotex, d'un nombre égal d'experts hautement qualifiés. En réalité, j'estime que les observations qui ont été faites devant moi confirment que ces six experts étaient tous des personnes surqualifiées dans la technique visée par le brevet 637, en l'occurrence des compétences en formulations pharmaceutiques.
[23] Comme je l'ai signalé antérieurement, l'un des experts de SmithKline, M. Robin Roman, au moment où il a produit son premier témoignage d'expert sous serment, soit le 27 mai 1999, était employé par une société affiliée de SmithKline depuis 1983. Il atteste en effet qu'en 1991, il a été dépêché au Royaume-Uni en vue de travailler pour la société SmithKline Beecham P.L.C., comme chef d'un établissement de recherche et développement de SmithKline, où l'un des inventeurs nommés dans le brevet 637 relevait de lui directement et l'autre, indirectement. Au cours de son contre-interrogatoire au sujet de ses déclarations d'expert, il a reconnu que les travaux réalisés pour résoudre le [TRADUCTION] « problème de coloration rose » étaient entièrement sous sa responsabilité[16].
[24] Dans la décision AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)[17], le juge Noël, qui siégeait alors à la Section de première instance de la Cour, a fait observer au sujet d'un avis d'expert qui lui était présenté au nom de l'intimée, aux pages 503 et 504 :
Même si le docteur Slemon a prétendu témoigner à titre d'expert, il a donné son opinion sur le procédé qu'il a lui-même conçu dans le but de contourner les revendications présentées dans le brevet n º 158. Il se prononçait donc sur la question de savoir s'il était parvenu à contourner ces revendications.
Il est clair à mes yeux que le docteur Slemon n'a pas l'indépendance nécessaire pour être reconnu comme expert en l'espèce. Le docteur Slemon se consacrait à la mise au point d'un procédé qui ne contrefaisait pas le brevet et visait à le faire confirmer par la Cour. ... Étant un inventeur, il n'est pas surprenant qu'il en ait eu plus à dire au sujet du procédé que [certains autres experts]. J'ajoute foi à son témoignage dans la mesure où il permet d'établir des faits pertinents. Toutefois, son intérêt personnel à l'égard de la présente affaire et les circonstances dans lesquelles il y a été mêlé m'empêchent de le reconnaître comme expert. Dans la mesure où ses opinions étaient considérées comme essentielles à la cause de l'intimée, elles auraient dû être exprimées par quelqu'un d'autre.
[25] J'arrive en l'espèce à la même conclusion. Même si M. Roman n'est pas l'un des inventeurs nommés dans le brevet 637, en tant que directeur du groupe, il avait la responsabilité de résoudre le [TRADUCTION] « problème de coloration rose » . Les réponses qu'il a fournies dans le contre-interrogatoire sur son témoignage d'expert indiquent manifestement que la solution trouvée par ses subordonnés, à ses yeux, avait de l'importance pour son employeur. Je suis persuadé que l'intérêt personnel qu'il attachait à la découverte de cette solution, et par conséquent aux questions soulevées devant la Cour au sujet du brevet 637, m'empêche de le considérer comme un expert à l'égard de ces questions, au moins dans la mesure où ses opinions font plus que simplement confirmer les avis présentés à la Cour par les autres experts.
[26] Dans leurs témoignages, les experts d'Apotex ont produit dans l'instance un dossier d'antériorités constitué de brevets et de publications allégués, selon les observations de l'avocat de SmithKline, à l'appui des allégations d'Apotex que l'invention revendiquée dans le brevet 637 portait sur un objet antérieurement divulgué et était évidente.
[27] Dans l'arrêt AB Hassle c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)[18], la Cour d'appel fédérale a examiné un appel interjeté à l'encontre d'un jugement de la Section de première instance qui avait rejeté une requête d'ordonnance dans une procédure analogue à la présente imposant à une intimée de se limiter, dans ses références, aux documents d'antériorités énumérés dans son énoncé détaillé fourni au titre de l'alinéa 5(3)a) pour étayer ses allégations que certains brevets n'étaient pas valides pour cause d'antériorité et/ou d'évidence.
[28] En accueillant l'appel, le juge Stone a écrit à la page 286 :
La présente Cour a en effet reconnu que l'énoncé détaillé doit être tel que le titulaire du brevet est pleinement informé des motifs pour lesquels un AC ne donnerait pas lieu à la contrefaçon d'un brevet listé car, autrement, le titulaire du brevet ne serait pas en mesure de décider s'il doit introduire une instance relative à la demande visée à l'article 6 [du Règlement].
[29] Aux pages 287 à 289, le juge Stone poursuit :
L'énoncé détaillé n'est pas un acte de procédure comme tel mais représente une étape essentielle dans le processus conduisant à la délivrance d'un AC. En agissant de la sorte, la seconde personne avise le titulaire du brevet des motifs pour lesquels elle considère que l'utilisation, la fabrication, la construction ou la vente de la drogue ne contreviendra pas aux droits de la seconde personne afférents au brevet pour la période non expirée du brevet. ...
Bien que l'énoncé détaillé ne soit pas déposé dans l'instance relative à la demande visée à l'article 6, son influence est néanmoins prédominante dans cette procédure. En effet, c'est par rapport au contenu de cet énoncé que le titulaire du brevet doit décider s'il introduit une telle instance et évaluer ses chances de succès. Pour ce faire, l'allégation et l'énoncé détaillé sont une aide importante pour définir les questions et les faits qu'il faut établir dans une instance relative à la demande visée à l'article 6 car pour obtenir l'interdiction, le titulaire du brevet doit démontrer que, contrairement à ce qui est indiqué dans l'énoncé détaillé, le droit attaché à son brevet sera enfreint si un AC est dé