Venngo Inc. c. Concierge Connection Inc. (Perkopolis, Morgan C. Marlowe and Richard Thomas Joynt)

Venngo Inc. c. Concierge Connection Inc. (Perkopolis, Morgan C. Marlowe and Richard Thomas Joynt)
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2015-12-02
Référence neutre
2015 CF 1338
Numéro de dossier
T-467-11
Contenu de la décision
Date : 20151203
Dossier : T-467-11
Référence : 2015 CF 1338
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 3 décembre 2015
En présence de monsieur le juge Manson
ENTRE :
VENNGO INC.
demanderesse
et
CONCIERGE CONNECTION INC. faisant affaire sous la dénomination sociale PERKOPOLIS, MORGAN C. MARLOWE ET RICHARD THOMAS JOYNT
défendeurs
ET ENTRE :
CONCIERGE CONNECTION INC.
demanderesse reconventionnelle
et
VENNGO INC.
défenderesse reconventionnelle
TABLE DES MATIÈRES
I. Exposé des faits. 3
II. Actes de procédure des parties. 7
III. La preuve. 9
A. Témoignages de Venngo. 10
(1) Brent Stucke. 10
(2) Sharon Mitchell (témoignage par affidavit) 15
(3) Elizabeth Kieffer 16
(4) Kevin Hayashi 16
(5) Douglas Garcia. 17
(6) Bradley Moyer 18
(7) Sally Benn. 19
B. Extraits de l’interrogatoire préalable de Venngo en application de l’article 288 des Règles. 21
(1) Interrogatoire au préalable de Morgan Marlowe à titre de représentante de l’entreprise CCI et à titre personnel. 21
(2) Interrogatoire préalable de Richard Joynt, à titre personnel 23
C. Éléments de preuve des défendeurs. 23
(1) Extraits des interrogatoires préalables des défendeurs en application de l’article 288 des Règles 24
IV. Analyse. 24
A. Responsabilité de Morgan Marlowe et de Richard Joynt 24
B. Alinéa 7c) de la Loi sur les marques de commerce. 28
C. Alinéa 7a) de la Loi sur les marques de commerce. 28
D. Article 22 de la Loi sur les marques de commerce – Dépréciation de l’achalandage. 29
E. Alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce – Faire passer des produits et services pour d’autres 30
F. Articles 19 et 20 de la Loi sur les marques de commerce – Confusion. 32
(1) Article 19. 32
(2) Article 20. 33
(a) Article 6. 34
(i) Degré de ressemblance. 39
(ii) Caractère distinctif inhérent 42
(iii) Le genre de marchandises, services ou entreprises. 43
(iv) La période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage 44
(v) Autres circonstances de l’espèce. 44
V. Demande reconventionnelle des défendeurs. 46
VI. Dépens. 47
Annexe A.. 50
JUGEMENT ET MOTIFS
[1] Dans son action la demanderesse, Venngo Inc. [« Venngo »], prétend que Concierge Connection Inc. [« CCI »] et ses administrateurs, Mme Morgan Marlowe et M. Richard Joynt (collectivement « les défendeurs ») ont violé ses droits dans une famille de marques de commerce canadiennes déposées se terminant par le terme anglais « PERKS » [les marques de commerce de Venngo] en utilisant la marque de commerce déposée « PERKOPOLIS », aux termes des articles 19 et 20 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13 [la Loi]. Venngo allègue également que les défendeurs ont fait des déclarations fausses ou trompeuses discréditant l’entreprise de Venngo, qu’ils ont commis le délit de faire passer leurs produits pour d’autres et qu’ils ont diminué l’achalandage, en contravention des alinéas 7a), 7b) et 7c) et de l’article 22 de la Loi. Les dispositions pertinentes de la Loi se trouvent à l’annexe A des présentes.
I. Exposé des faits [2] Venngo et CCI sont des « fournisseurs de programmes commerciaux », une expression utilisée pour décrire leurs activités d’offre de programmes de réductions, d’avantages et de primes d’incitation à des entreprises et à des organisations professionnelles canadiennes [les clients]. Les clients de Venngo et de CCI signent un contrat afin de pouvoir offrir ces réductions sur des produits et services variés, y compris des billets pour des divertissements, la location d’automobiles, des centres de culture physique, des stations thermales et plus encore) à leurs employés, en plus des traitements et salaires, à titre d’avantages liés à l’emploi ou à l’affiliation. Les employés [« utilisateurs finaux »] peuvent avoir accès à ces avantages en s’inscrivant auprès de Venngo ou de CCI, soit sur le site Web du client (pour Venngo) ou sur le site Web de l’entreprise (pour CCI).
[3] Venngo a été créée en 2000 et en 2005, elle fournissait des services de fournisseur de programmes commerciaux à diverses grandes sociétés canadiennes. En 2007, Venngo a étendu ses programmes de réductions afin de pouvoir offrir un large éventail de catégories de biens et de services à ses clients. La même année, Venngo a adopté les noms de marques WORKPERKS, MEMBERPERKS et ADPERKS dans le but de promouvoir ses programmes de réductions. En 2008 et 2009, elle a déposé des demandes fondées sur l’utilisation proposée de PARTNERPERKS, CLIENTPERKS et CUSTOMERPERKS. Le tableau suivant présente les détails liés au dépôt et aux enregistrements des marques de commerce de Venngo :
Marques de Venngo
Numéro d’enregistrement
Date du dépôt
Déclaration d’emploi
Date d’enregistrement
WORKPERKS
LMC747589
2007-05-04
2009-08-17
2009-09-15
MEMBERPERKS
LMC791745
2007-05-04
2011-01-18
2011-02-28
ADPERKS
LMC739162
2007-05-04
2009-04-09
2009-04-30
PARTNERPERKS
LMC747313
2008-05-07
2009-08-13
2009-09-10
CLIENTPERKS
LMC768980
2009-05-29
2010-05-07
2010-06-08
CUSTOMERPERKS
LMC769237
2009-05-29
2010-05-07
2010-06-09
[4] Les marchandises et services énumérés dans tous les enregistrements de Venngo font référence aux programmes de réductions et sont essentiellement les mêmes. La liste des marchandises et services d’une des marques de commerce de Venngo, WORKPERKS, se trouve ci-dessous :
MARCHANDISE/PRODUITS DÉRIVÉS :
Logiciels, plus précisément des logiciels Internet destinés à des applications de portail, à la mise en réseau, aux communications entre entreprises, aux communications de détail, au marketing et à la distribution de produits et services.
SERVICES :
Offrir un ensemble de programmes d’épargne et à valeur ajoutée pour les employés, en ligne et par l’intermédiaire de publications papier; fournir des dispositifs en ligne et des publications papier permettant aux sociétés d’annoncer et de commercialiser leurs produits et services; offrir des services de conception, de création, d’hébergement, de maintenance, d’exploitation, de gestion, de publicité et de marketing pour les programmes d’épargnes et de valeur ajoutée; fournir des interfaces logicielles accessibles par Internet donnant accès à de multiples utilisateurs à une vaste gamme de renseignements.
[5] CCI a été constituée en société en 2001 et, depuis le mois d’octobre 2006, elle se décrit comme étant une [traduction] « société de conciergerie d’entreprise située à Toronto » offrant à ses clients [traduction] « des programmes de billets et de divertissements à prix réduits pour les employés ». Depuis 2002, elle utilise le terme anglais « perks » pour décrire ses réductions, comme le démontre le site Internet de CCI.
[6] En 2006, 2007, 2009 et 2010, Venngo a communiqué avec CCI pour proposer d’établir un partenariat, ce que CCI a refusé. En octobre 2007, des échanges de courriels entre les parties ont révélé à CCI les marques WORKPERKS et ADPERKS, le système de gestion des programmes de réductions de Venngo, les groupes d’employés-clients et les groupes d’association et de membres de Venngo, ainsi que les numéros correspondants d’utilisateurs finaux. Venngo soutient que ces renseignements étaient confidentiels, ce que conteste CCI.
[7] En juin et juillet 2008, l’offre de documents promotionnels de CCI s’est élargie pour inclure des billets de cinéma, pour des parcs thématiques, des événements sportifs, des zoos et des réservations hôtelières.
[8] Le 28 novembre 2008, CCI a demandé l’enregistrement de la marque de commerce PERKOPOLIS sur le fondement d’un emploi en association avec la [traduction] « vente de billets pour des divertissements et de services de réservations hôtelières », qui a été enregistrée le 1er mars 2011 sous le numéro LMC792711. Au moment du dépôt, les demandes de Venngo pour WORKPERKS, MEMBERPERKS, ADPERKS et PARTNERPERKS avaient été déposées au Bureau canadien des marques de commerce.
[9] En février 2009, CCI a commencé à utiliser la marque et le nom commercial PERKOPOLIS pour faire la promotion de son entreprise et a lancé son site Web, www.perkopolis.com. En février 2011, l’offre de Perkopolis s’étendait à 16 catégories de services, offrant une grande variété de réductions s’étendant au-delà de l’industrie du divertissement et de l’industrie hôtelière.
II. Actes de procédure des parties [10] Venngo allègue que dès janvier 2010, des rapports indiquant une confusion réelle de la part de ses clients et utilisateurs finaux ont commencé à être portés à sa connaissance et lui sont encore signalés aujourd’hui.
[11] Venngo a intenté deux autres actions devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario en juin et décembre 2013, qui en sont toujours au stade des actes de procédure, invoquant une divulgation non autorisée de renseignements confidentiels à CCI.
[12] Venngo affirme également que Mme Marlowe et M. Joynt étaient et sont toujours les têtes dirigeantes de CCI qui contrôlaient ses activités quotidiennes, et qu’ils ont sciemment demandé à CCI d’adopter une marque de commerce, un nom commercial et un nom de domaine (respectivement PERKOPOLIS, Perkopolis et perkopolis.com) prêtant à confusion, en plus d’offrir des services presque identiques à ceux offerts par Venngo. Mme Marlowe et M. Joynt ont, volontairement et sciemment, adopté une conduite susceptible de constituer une contrefaçon de marque de commerce et de faire passer des produits ou services pour d’autres, ou ont affiché une indifférence au risque et au fait de faire passer des produits ou services pour autre chose.
[13] En ce qui a trait à la demande en vertu de l’alinéa 7a), Venngo allègue que les défendeurs ont fait des représentations fausses et trompeuses à des tierces parties dans l’intention de discréditer les services de Venngo, en déclarant que Venngo n’avait ni les infrastructures nécessaires pour offrir un service à la clientèle ni un niveau de sécurité adéquat pour la protection des renseignements personnels des parties tierces.
[14] Enfin, Venngo affirme que l’enregistrement de la marque de commerce de CCI pour PERKOPOLIS, l’enregistrement LMC 792771, a toujours été invalide étant contraire aux articles 18 et 57 de la Loi en raison de son manque de caractère distinctif [alinéa 18(1)a)], puisque pendant toute la période pertinente, avant et après l’enregistrement, ce nom était semblable, au point de créer de la confusion, à une ou plusieurs familles de marques de commerce de Venngo.
[15] Les défendeurs affirment que CCI offre des services à tarifs réduits depuis 1999. Le nom commercial Perkopolis a été adopté au début de l’année 2008 et le nom de domaine perkopolis.com a été enregistré le 25 avril 2008. La marque de commerce PERKOPOLIS a été enregistrée le 11 mars 2011, selon une déclaration d’emploi déposée à cette date.
[16] Les défendeurs affirment également qu’aucun des renseignements fournis par Venngo, à la suite de communications non sollicitées, n’était confidentiel.
[17] Relativement à la demande de Venngo en vertu de l’alinéa 7a), les défendeurs soutiennent qu’elle n’est liée à aucune des marques de commerce présumées et ne relève donc pas de la compétence de la Cour fédérale.
[18] Ils nient toute probabilité de confusion puisque :
le terme anglais « perk » est générique; le terme anglais « perk » est couramment utilisé par des tierces parties et dans des marques de commerce de tierces parties; le degré de ressemblance entre les marques de commerce de Venngo et PERKOPOLIS dans la présentation, le son ou dans les idées suggérées est faible; les services et les activités de Perkopolis sont très différents des services et des activités de Venngo; le caractère commercial écarte toute probabilité de confusion puisque les clients sont avertis et que les cadres instruits sont les consommateurs visés par les services offerts à la fois par les défendeurs en ce qui concerne la marque de commerce PERKOPOLIS et par la demanderesse en ce qui concerne les marques de commerce de Venngo.
[19] Les défendeurs ont également fait de nombreuses allégations selon lesquelles les enregistrements de Venngo sont invalides. À l’audience, ils ont limité leur contestation de validité des marques de commerce de Venngo aux alinéas 18(1)a) et 12(1)d) de la Loi, à savoir que les marques de commerce n’étaient pas enregistrables à la date d’enregistrement puisqu’elles créaient de la confusion par rapport à des marques de commerce déjà enregistrées.
[20] Les défendeurs font également valoir que Venngo a été incapable de prouver une cause d’action valide en vertu des alinéas 7a), 7b) et 7c) et de l’article 22 de la Loi, qui exigent la preuve d’un préjudice. Venngo a refusé de produire l’information et les documents à l’appui des dommages engendrés par les activités contestées des défendeurs, et ne peut donc pas avoir gain de cause relativement à ces demandes.
[21] À l’audience, les parties ont conjointement demandé qu’une ordonnance de disjonction soit rendue, le cas échéant, relativement au montant des dommages-intérêts qui sera déterminé quand une responsabilité aura été établie. Des mesures auraient dû être demandées bien avant le procès, en fait, avant même que les parties commencent les interrogatoires préalables. La demande tardive a malgré tout été accordée en raison du consentement des parties.
III. La preuve A. Témoignages de Venngo (1) Brent Stucke [22] Brent Stucke est le président fondateur de Venngo, qu’il décrit comme étant un programme commercial entièrement imparti offrant des réductions sur les services de plus de 1 000 vendeurs à des utilisateurs finaux, qui sont des employés ou des membres des clients de Venngo, composés de sociétés ou d’associations professionnelles.
[23] Venngo est également propriétaire de logiciels tels qu’ADPERKS et que WORKPERKS, qu’elle concède sous forme de licence à ses clients. ADPERKS est un fournisseur de programmes en ligne offrant aux vendeurs une solution à faible coût de commercialisation auprès d’utilisateurs finaux précis. Tout a commencé en 2000, et en 2005, Venngo a mis au point un logiciel original pour de nouveaux programmes de réductions comprenant l’adoption des marques de commerce WORKPERKS, MEMBERPERKS et ADPERKS.
[24] En 2007, Venngo a été nommée 27e des 50 entreprises de technologie connaissant la croissance la plus rapide (prix Deloitte) et 208e des 500 entreprises de technologie connaissant la croissance la plus rapide en Amérique du Nord relativement à la croissance des revenus et des profits.
[25] WORKPERKS offre des programmes de remise de fidélité à des clients dont la gestion et le maintien sont entièrement impartis. La page d’accueil de WORKPERKS de novembre 2007 présente une plateforme de connectivité entre les vendeurs et les fournisseurs de produits et services et les utilisateurs finaux.
[26] En août et septembre 2007, M. Stucke a établi une relation commerciale avec Microsoft, ayant donné lieu à la création de Microsoft WORKPERKS, une page Web destinée aux utilisateurs finaux donnant accès à différentes catégories de fournisseurs. En 2007, Venngo comptait notamment UPS et Hewlett-Packard parmi ses autres clients.
[27] Venngo a utilisé les marques ADPERKS et MEMBERPERKS en 2007 dans des publicités destinées à des clients potentiels, ciblant plus particulièrement les cadres de ressources humaines (RH) et les décideurs chargés des programmes d’avantages dans des sociétés et des associations. Entre 2007 et 2015, le nombre de courriels envoyés aux utilisateurs finaux est passé de 100 000 courriels à 1 000 000 courriels par mois. Venngo a fait de la promotion à l’aide de ses marques dans divers kiosques de salons professionnels, dont le salon professionnel des professionnels en ressources humaines du Canada. La participation aux salons professionnels demeure une des principales activités de marketing de Venngo, qui en fréquente plusieurs annuellement dans de grandes villes partout au Canada.
[28] M. Stucke a déclaré dans son témoignage que Venngo a été la première entreprise en son genre à commercialiser des solutions entièrement sous-traitées en 2007 et qu’il n’avait connaissance d’aucune autre entreprise de la sorte à ce moment-là. Il soutient que Venngo fait partie d’un marché à créneaux et qu’à ce jour, Venngo et CCI sont les seuls fournisseurs de programmes commerciaux impartis de ce type. M. Stucke souligne également qu’entre 2005 et 2007, le terme anglais « perk » était peu en usage dans son secteur et précise que Venngo ne s’oppose qu’à l’utilisation des termes anglais « perk » ou « perks » sur son marché à créneaux commercial.
[29] Les marques CLIENTPERKS et PROGRAMPERKS n’ont pas été utilisées depuis 2009. Les demandes relatives à ces marques de commerce sont donc abandonnées en l’espèce.
[30] Selon M. Stucke, WORKPERKS a été commercialisée à tous les clients et leurs utilisateurs finaux en ligne, à l’interne, lors d’événements de bienfaisance, dans des salons professionnels et par l’intermédiaire de l’optimisation des moteurs de recherche. Ses clients comprennent par exemple des banques nationales (CIBC, Banque Scotia, HSBS), quatre grands groupes de CPA, Telus, Purolator, FedEx et l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. MEMBERPERKS est semblable, mais elle est utilisée pour les associations. Les clients d’ADPERKS sont notamment Apple, Toshiba, GM, Lenovo, Jack Astors, Goodlife, Club Links, Le Château, La Vie en Rose et Tommy Hilfiger. La croissance des affaires avec Apple a été excellente entre 2008 et 2011, mais a par la suite décliné, ce que M. Stucke attribue à la confusion créée par l’emploi sur le marché par les défendeurs de la marque de commerce PERKOPOLIS, du nom commercial Perkopolis et du nom de domaine perkopolis.com sur le marché.
[31] Venngo a appris l’existence de Perkopolis en 2009, alors qu’il s’agissait à l’époque d’un courtier en hôtellerie et en divertissement sous le nom de CCI. Perkopolis offre aux clients et aux utilisateurs finaux des réductions de 265 vendeurs, dont 200 ne font pas partie de l’industrie hôtelière et du divertissement, ce qui en fait un fournisseur de programmes commerciaux en concurrence directe avec Venngo.
[32] Au printemps 2006, M. Stucke a communiqué avec Mme Marlowe (à CCI) en vue de vendre la commercialisation de Venngo. Il a de nouveau communiqué avec elle en 2007, en 2009 et en 2010. Il déclare qu’il croyait que leurs conversations étaient confidentielles. Bien qu’il ne se rappelle pas les détails des discussions, il a estimé avoir divulgué des renseignements confidentiels concernant le modèle d’entreprise et la stratégie commerciale de Venngo à Mme Marlowe en 2006 et en 2007. Par exemple, il a examiné avec elle une présentation PowerPoint qui portait la mention « confidentiel » sur chaque page. Aucun autre document ne lui a été montré ou envoyé.
[33] En mars 2011, M. Stucke a témoigné que Venngo avait appris l’expansion des services de Perkopolis et s’en est inquiété. Entre avril 2009 et février 2011, CCI a commencé à utiliser la marque de commerce « PERKOPOLIS » et le nom commercial Perkopolis; elle a également élargi ses services afin d’empiéter sur les services de Venngo. M. Stucke soutient qu’il a réalisé que les droits de Venngo étaient violés lorsqu’il a eu connaissance de cas de confusion entre les entreprises. Le premier cas de confusion entre WORKPERKS et PERKOPOLIS a été signalé par des professionnels en ressources humaines au sein de Magna International.
[34] Contrairement à Venngo, CCI ne mentionne pas qu’elle est la compagnie source dans ses publicités pour Perkopolis destinées aux clients. M. Stucke a déclaré que Perkopolis a tiré profit de l’utilisation de la marque PERKOPOLIS sur le marché à créneaux de Venngo, lui causant ainsi un préjudice.
[35] Au cours de son contre-interrogatoire, M. Stucke a convenu que Venngo cherche généralement à cibler la personne ayant le plus d’ancienneté dans les services de ressources humaines des entreprises ou associations ciblées pour vendre leurs produits. Cela prend un temps considérable et nécessite une diligence raisonnable, ce qui entraîne généralement un cycle de vente plus long (1 an ou plus), bien que certains cycles de vente puissent être beaucoup plus courts.
[36] Divers exemples du matériel de marketing d’ADPERKS, de MEMBERPERKS et de WORKPERKS donné à des clients tels que Telus, Ernst & Young, la Banque Scotia, Gowlings, Zurich, CIBC et d’autres, comprennent la phrase en anglais « we call them perks » pour décrire leurs offres et leurs réductions. Les utilisateurs finaux peuvent également choisir de recevoir des mises à jour mensuelles énumérant les avantages offerts désignés par le mot anglais « perks ». M. Stucke reconnaît que le matériel publicitaire de Venngo montre un emploi du terme anglais « perk », y compris les phrases en anglais suivantes : « over the past few weeks we’ve added lots of new perks... », « want to see more perks – visit the site... » et « the number of perks is constantly growing ». De plus, les modèles de Venngo destinés aux clients contenaient des phrases en anglais montrant un emploi générique du terme anglais « perk » comme un nom, au sens d’un avantage offert à un employé, y compris les phrases suivantes : « setting up your perk – in 10 easy steps », « Provide us a brief description of your company and your perk », « perk description », « perk details » et d’autres utilisations du terme anglais « perks » comme un nom.
[37] Le contre-interrogatoire a également révélé que lorsque M. Strucke a rencontré Mme Marlowe en 2006, il n’a mentionné les marques de commerce de Venngo en cause à aucun moment. De plus, des courriels datant de juillet 2006 et d’octobre 2007 de M. Stucke à Mme Marlowe démontrent qu’il n’y avait aucune entente de confidentialité signée, ni aucune lettre ou courriel confirmant la nature confidentielle des discussions. En outre, M. Stucke ne se rappelle pas avoir laissé le document PowerPoint confidentiel allégué à Mme Marlowe.
[38] En janvier 2011, Venngo a tenté d’acquérir la Banque TD comme client, avec qui elle a correspondu pendant plusieurs mois. Cependant, la Banque TD a choisi Perkopolis, en raison, reconnaît M. Stucke, de l’impossibilité pour Venngo d’accepter certaines conditions de TD. Postes Canada, Microsoft et RBC ne sont par ailleurs plus ses clients, ceux-ci ayant préféré utiliser Perkopolis.
[39] Venngo allègue que la confusion provenant de l’utilisation par CCI de la marque de commerce PERKOPOLIS et du nom commercial Perkopolis a été un élément déclencheur, nuisant aux affaires de Venngo et à sa clientèle.
(2) Sharon Mitchell (témoignage par affidavit) [40] Les parties ont consenti, au début de l’audience, à ce que l’affidavit de Sharon Mitchell, fait sous serment le 1er août 2012, ainsi que son contre-interrogatoire soumis lors de la demande de jugement sommaire entendu par le juge de Montigny en l’espèce, soient admis en preuve en vue d’être utilisés au procès, preuve que j’ai retenue.
[41] Sharon Mitchell est chef de l’exploitation du bureau de Toronto de Gowling Lafleur Henderson S.E.N.C.R.L., s.r.l. En janvier 2011, Mme Mitchell a remarqué qu’un courriel de Perkopolis circulait parmi le personnel de Gowlings, offrant aux employés des promotions sur des billets pour des événements. À ce moment-là, Gowlings entretenait déjà une relation d’affaires avec Venngo pour offrir WORKPERKS à ses employés.
[42] Mme Mitchell a donc demandé au directeur général de Gowlings si Perkopolis faisait partie de WORKPERKS, étant donné la similarité entre les deux mots. On lui a dit qu’ils n’étaient pas liés. Au cours de son contre-interrogatoire, Mme Mitchell a admis qu’elle n’a pas examiné d’autres programmes d’avantages pour employés offrant des produits semblables.
[43] Mme Mitchell a également reconnu qu’elle avait entendu des professionnels en ressources humaines utiliser le terme anglais « perks » en rapport avec des programmes d’avantages pour employés, et elle a reconnu que le terme était utilisé depuis de nombreuses années. Elle ne pense pas que PERKOPOLIS et WORKPERKS se ressemblent ni qu’il y a une ressemblance dans le son, mais elle les [traduction] « voit comme semblables ».
(3) Elizabeth Kieffer [44] Mme Kieffer est un témoin indépendant ayant travaillé pour TD Canada Trust. En juillet 2014, elle a appelé Venngo par téléphone pour ouvrir un compte Perkopolis, pensant que Perkopolis et WORKPERKS provenaient de la même entreprise. Elle déclare au cours de son contre-interrogatoire qu’elle a [traduction] « prononcé le mauvais mot » par erreur.
(4) Kevin Hayashi [45] M. Hayashi était employé comme gérant de l’alimentation, puis comme directeur commercial au sein de ClubLinks de 2011 à janvier 2015. En tant que directeur commercial, il gérait les abonnements et la publicité. C’est en occupant ces fonctions qu’il a eu connaissance d’ADPERKS.
[46] ClubLinks utilisait les services MEMBERPERKS, ADPERKS et WORKPERKS de Venngo. M. Hayashi connaissait Perkopolis, mais a admis au cours de son contre-interrogatoire qu’il n’était pas responsable de la participation de ClubLinks au programme de Venngo.
[47] À la fin de 2011, lors d’une rencontre avec Brad Moyer de Venngo, M. Hayashi a dit à M. Moyer que ClubLinks avait le programme PERKOPOLIS de Venngo, ce à quoi M. Moyer a répondu qu’il ne s’agissait pas d’un programme de Venngo et que ce n’était pas la même chose que les programmes de Venngo.
[48] Au cours de son contre-interrogatoire, M. Hayashi a témoigné qu’il n’avait pas pris en compte l’idée suggérée par les marques précitées, mais qu’il considère que PERKOPOLIS a une sonorité et une apparence semblables à ADPERKS, à WORKPERKS et à MEMBERPERKS en raison de l’usage commun du terme anglais « PERKS ». Il a ajouté qu’il considérerait d’autres marques de tierces parties comme CAMPUSPERKS et QUESTPERKS, associées à des programmes de réductions, comme faisant partie de Venngo étant donné l’utilisation du terme anglais « perks ».
(5) Douglas Garcia [49] M. Garcia est vice-président du développement des affaires au sein de Samba Rewards, un programme de primes d’incitation pour les représentants commerciaux. À titre de vice‑président, il travaille avec des professionnels en ressources humaines.
[50] M. Garcia connaît MEMBERPERKS, WORKPERKS, CUSTOMERPERKS et Venngo depuis 2008, grâce à des salons professionnels de l’industrie et à des recherches sur Google pour trouver des programmes de primes d’incitation et d’avantages.
[51] C’est par l’intermédiaire de McDonald’s Canada, qui recherchait un programme de réductions pour les employés, qu’il a découvert PERKOPOLIS. Il connaissait également CCI, mais il ne savait pas que CCI et PERKOPOLIS étaient liées. M. Garcia croyait que PERKOPOLIS était un autre programme de Venngo, jusqu’à ce que M. Stucke l’informe en 2012 que ce n’était pas le cas.
[52] Au cours de son contre-interrogatoire, M. Garcia a témoigné que les idées suggérées par les marques sont les suivantes : WORKPERKS suggère un programme offrant des avantages aux employés; MEMBERPERKS suggère des avantages offerts à des membres et CUSTOMERPERKS suggère des programmes de fidélité. PERKOPOLIS suggère quant à lui des avantages offerts aux [traduction] « grandes opérations », en raison de l’utilisation du suffixe « opolis ». Il croyait que toutes ces marques étaient liées en raison de leur caractéristique commune, les termes anglais « PERK » ou « PERKS ».
(6) Bradley Moyer [53] M. Moyer a commencé à travailler au sein de Venngo en 2009, comme chargé de compte et il est actuellement directeur commercial. Il vend à l’échelle nationale les quatre produits offerts par Venngo à des professionnels en ressources humaines et à des employés préposés aux ventes formés.
[54] Depuis 2010, Venngo a participé à entre trois et neuf salons professionnels pour les ressources humaines par année, fréquentés par des vice-présidents des ressources humaines, des gestionnaires et des directeurs de nombreuses entreprises et associations provinciales. Venngo se concentre principalement sur son programme commercial WORKPERKS dans ces salons.
[55] M. Moyer a entendu parler de Perkopolis pour la première fois en 2010, dans un salon professionnel. Il ne savait pas que CCI en était propriétaire. La preuve de confusion de M. Moyer relative à ces salons professionnels constitue du ouï-dire que je n’ai pas admis en tenant pour acquis qu’elle n’est ni fiable ni nécessaire.
[56] Au cours de son contre-interrogatoire, M. Moyer a déclaré que le Trillium Hospital Group pensait que Perkopolis et WORKPERKS étaient la même chose. En fait, Venngo a perdu ce client qui s’est tourné vers Perkopolis en raison des coûts; WORKPERKS était plus coûteux, alors que Perkopolis était offert gratuitement à Trillium.
(7) Sally Benn [57] Mme Benn est directrice des comptes principaux au sein de Venngo depuis novembre 2007. Dans le cadre de ses fonctions, elle s’adresse aux employés et organise des dîners de démonstration pour expliquer comment utiliser les sites Internet et les applications mobiles de Venngo, tout en donnant des détails sur les programmes commerciaux.
[58] Mme Benn participe à deux ou trois salons professionnels par année un peu partout au Canada où on lui a demandé si Venngo était propriétaire de PERKOPOLIS ou y était associée. Lorsque des personnes souhaitent obtenir des renseignements sur PERKOPOLIS, Mme Benn leur explique qu’il ne s’agit pas de la même entreprise.
[59] Le nombre de participants aux salons professionnels varie; environ 3 000 professionnels en ressources humaines se rendent au salon de la Human Resources Professional Association, alors que les autres salons atteignent environ 300 participants. Venngo y tient des kiosques pour parler de ses avantages, de ses applications, de ses solutions imparties et de ses programmes. Elle offre des dépliants, des prospectus et des brochures sur lesquels on retrouve les marques de commerce de Venngo et sont comarqués du nom commercial Venngo.
[60] Selon Mme Benn, Perkopolis est le seul concurrent de Venngo au Canada offrant des programmes semblables. Au cours de son contre-interrogatoire, Mme Benn a reconnu que pour accéder aux sites Web de Venngo pour utiliser les services associés aux marques de commerce de Venngo, les employés doivent utiliser une adresse URL exigeant une authentification (CIBC.Venngo.com ou Scotiabank.Venngo.com, par exemple).
B. Extraits de l’interrogatoire préalable de Venngo en application de l’article 288 des Règles (1) Interrogatoire au préalable de Morgan Marlowe à titre de représentante de l’entreprise CCI et à titre personnel. [61] Ce qui suit résume les principales questions découlant des extraits de l’interrogatoire préalable de Mme Marlowe, représentante des défendeurs.
[62] Mme Marlowe est présidente fondatrice de CCI et représentante de l’entreprise en l’espèce. Elle confirme être l’unique dirigeante, administratrice et actionnaire de CCI dont elle est aussi propriétaire, présidente et secrétaire. Elle travaille au sein de cette entreprise, qui a commencé par offrir des services de conciergerie commerciale, depuis sa création en 1999. Mme Marlowe prend toutes les décisions opérationnelles et de gestion. CCI n’a que trois employés.
[63] Mme Marlowe a consulté pour la première fois le site Web de Venngo en 2007 et l’a visité six fois en tout entre 2007 et la date de l’interrogatoire préalable.
[64] Reid Manchester, un employé de CCI, a eu l’idée du nom de marque de commerce PERKOPOLIS. Ce nom a été retenu après avoir pris en compte plusieurs autres suggestions. Mme Marlowe a enregistré le nom d’entreprise Perkopolis début 2008 et le site Internet de Perkopolis, offrant des billets et des revues à prix réduits, a été créé par Softfocus et lancé en février 2009.
[65] Mme Marlowe a déposé une demande de marque de commerce pour PERKOPOLIS, pour des services de vente de billets et de réservations hôtelières, sans avoir fait de recherches préalables sur l’enregistrabilité. Au moment de l’interrogatoire préalable, Perkopolis offrait d’autres services.
[66] Venngo a pris contact avec CCI pour lui proposer d’afficher ses services sur le site Web de Venngo. Mme Marlowe a rencontré M. Stucke en personne en 2005 ou 2006 et a ensuite communiqué avec lui verbalement. En juillet 2010, M. Stucke a offert à Mme Marlowe de s’associer avec lui, ce qu’elle a refusé. Ils n’ont eu aucun contact depuis.
[67] Mme Marlowe n’est pas au courant de recherches ou de résultats de recherche relatifs aux marques de commerce utilisant le mot anglais « PERKS » ni comment effectuer de telles recherches; elle n’avait pas connaissance des demandes en cours relatives à MEMBERPERKS ou à WORKPERKS lorsqu’elle a déposé sa demande pour PERKOPOLIS. Elle a entendu parler de la marque de commerce WORKPERKS pour la première fois lors de sa rencontre avec M. Stucke, puis elle a appris plus tard l’existence de MEMBERPERKS.
[68] Mme Marlowe est d’avis que le service de conciergerie de CCI se qualifie du terme anglais « perk ». Depuis 2005, l’entreprise a élargi son offre en raison de la demande des clients visant à ne pas se limiter aux programmes d’avantages à prix réduits pour employés.
[69] Perkopolis fait de la publicité auprès de ses clients, qui comprennent maintenant près de 300 entreprises, par l’entremise de courriels, d’appels téléphoniques, de brochures, d’affiches, d’une page d’accueil et dans les diverses publications relatives aux ressources humaines. Les revenus de Perkopolis sont générés par la vente de produits et services à ses clients par l’intermédiaire de son site Internet ainsi que grâce à certaines commissions. L’entreprise n’est pas rémunérée par ses fournisseurs.
(2) Interrogatoire préalable de Richard Joynt, à titre personnel [70] M. Joynt s’est joint à CCI en mai 2009 et en est le chargé de compte et directeur du développement des affaires. Il est marié à Mme Marlowe. Il est uniquement responsable des ventes et ne prend pas de décisions pour l’entreprise. Il n’a aucune responsabilité quant aux opérations quotidiennes de Perkopolis, qui sont du ressort de Mme Marlowe.
[71] Lors de l’interrogatoire préalable, M. Joynt a déclaré, après avoir examiné la pièce 45 (le plan d’affaires de Venngo qu’il avait vu en partie auparavant) qu’il n’avait pas remarqué la mention « confidentiel » inscrite sur chaque page.
C. Éléments de preuve des défendeurs [72] Les défendeurs n’ont appelé aucun témoin lors du procès et se fondent sur les extraits de l’interrogatoire préalable des parties, les faits établis par les témoins de Venngo, les copies certifiées de l’historique du dossier de la poursuite portant sur les marques de commerce enregistrées revendiquées par Venngo, les enregistrements de PERKOPOLIS et les définitions du dictionnaire des mots anglais « perks » et « perquisites ».
[73] Les demandes de Venngo pour WORKPERKS, MEMBERPERKS, ADPERKS et PARTNERPERKS ont toutes été déposées avant que CCI dépose sa demande pour PERKOPOLIS et pourtant, le Bureau des marques de commerce n’a cité aucune des demandes précédentes déposées par Venngo contre la demande pour PERKOPOLIS. La demande pour PERKOPOLIS a par ailleurs été déposée avant que Venngo ne dépose ses demandes pour CUSTOMERPERKS et CLIENTPERKS. Une fois de plus, le Bureau des marques de commerce n’a pas cité PERKOPOLIS en opposition aux demandes de Venngo déposées par la suite.
[74] La copie certifiée de l’historique du dossier de PERKOPOLIS, CUSTOMERPERKS et CLIENTPERKS démontre qu’aucune marque de commerce d’une tierce partie n’a été citée en opposition à une demande d’enregistrement.
(1) Extraits des interrogatoires préalables des défendeurs en application de l’article 288 des Règles [75] Lors de l’interrogatoire préalable, le représentant de Venngo, M. Weissman, a indiqué qu’en dépit de la demande des défendeurs d’obtenir des renseignements financiers à l’appui de la demande en dommages-intérêts en vertu des alinéas 7b) et 7c) de la Loi, aucun renseignement financier ne serait fourni.
IV. Analyse A. Responsabilité de Morgan Marlowe et de Richard Joynt [76] Au début de l’audience, Venngo a retiré ses allégations concernant la responsabilité personnelle de M. Joynt. La procédure à son encontre est donc rejetée.
[77] En ce qui concerne Mme Marlowe, le critère permettant de conclure à la responsabilité personnelle d’un administrateur ou dirigeant d’une société personnellement responsable est défini dans la décision Tommy Hilfiger Licensing Inc. c. Produits de Qualité I.M.D. Inc., 2005 CF 10, aux paragraphes 140 à 142 :
[140] La Cour d’appel de l’Ontario a dit ce qui suit, dans l’arrêt Normart Management Ltd. c. West Hill Redevelopment Co. (1998), 37 O.R. (3d) 97, page 102 :
[traduction] Il est de jurisprudence constante que les têtes dirigeantes des personnes morales ne sont tenues civilement responsables des actes de la personne morale qu’elles contrôlent et qu’elles dirigent que si ces têtes dirigeantes ont elles-mêmes commis un acte qui est délictueux en lui-même ou qui témoigne d’une identité distincte ou d’intérêts différents de ceux de la personne morale de telle manière que les actes ou les agissements reprochés à la personne morale peuvent être attribués à ses têtes dirigeantes (voir l’arrêt Scotia McLeod Inc. c. Peoples Jewellers Ltd. (1995), 26 O.R. (3d) 481, à la page 491, 129 D.L.R. (4th) 711 (C.A.).
[141] Par conséquent, le simple fait d’exercer le contrôle d’une compagnie ne suffit pas à engager la responsabilité personnelle de ses dirigeants. Quel type de conduite peut engager la responsabilité personnelle? Le juge Le Dain expose ses vues sur la question dans l’arrêt Mentmore Manufacturing Co., Ltd. c. National Merchandising Manufacturing Co. Inc. (1978), 89 D.L.R. (3d) 195, (1978), 22 N.R. 161 (C.A.F.) :
Mais quand donc la participation aux actes de la société engage-t-elle la responsabilité personnelle? C’est là une délicate question. Il semblerait que ce soit lorsque la nature et l’étendue de la participation personnelle de l’administrateur ou du dirigeant fasse de l’acte délictueux leur acte délictueux. Il s’agit manifestement d’une question de fait qui doit être apprécié à la lumière des circonstances de chaque cas.
[142] À mon avis, il doit exister des circonstances qui permettent raisonnablement de conclure que l’objectif visé par l’administrateur ou dirigeant de la compagnie était de délibérément, volontairement et sciemment adopter une ligne de conduite qui inciterait à la contrefaçon ou à l’indifférence face au risque de contrefaçon. La formulation exacte du critère applicable est de toute évidence difficile. Il y a lieu à une vaste appréciation des faits de l’espèce pour décider si la responsabilité personnelle est engagée (Mentmore, précité, aux pages 172 à 174).
[78] Comme je l’ai souligné dans la décision Red Label Vacations inc. (redtag.ca) c. 411 Travel Buys Limited (411travelbuys.ca), 2015 CF 19, au paragraphe 126 :
Dans les affaires où l’on a conclu à une responsabilité personnelle, la participation du dirigeant ou de l’administrateur en question présentait un caractère conscient, délibéré ou intentionnel. De plus, les sociétés de petite taille ou comptant peu d’actionnaires ne doivent pas être traitées de manière différente :
31 Ce principe s’applique non seulement aux grosses sociétés, mais aussi aux petites sociétés comptant peu d’actionnaires. Comme la Cour d’appel fédérale l’a fait remarquer dans l’arrêt Mentmore, paragraphe 24, il n’existe aucune raison pour laquelle de petites sociétés composées d’une personne ou deux ne devraient pas bénéficier de la même approche que les grosses sociétés, sur le plan de la responsabilité personnelle, simplement parce qu’il existe généralement et nécessairement, en ce qui concerne la gestion, un plus grand degré de participation personnelle directe de la part des actionnaires et administrateurs.
32 En effet, le simple fait que les défendeurs individuels sont les uniques actionnai