L'Oréal c. Cosmética Cabinas, S.L

L'Oréal c. Cosmética Cabinas, S.L
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2016-06-17
Référence neutre
2016 CF 680
Numéro de dossier
T-2531-14
Notes
Une correction fut apportée le 30 septembre 2016.
Contenu de la décision
Date : 20160617
Dossier : T-2531-14
Référence : 2016 CF 680
Ottawa (Ontario), le 17 juin 2016
En présence de monsieur le juge LeBlanc
ENTRE :
L’ORÉAL, SOCIÉTÉ ANONYME
demanderesse
et
COSMÉTICA CABINAS, S.L.
défenderesse
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Introduction [1] Les parties au présent litige sont des sociétés européennes spécialisées dans la fabrication et la vente de cosmétiques. Leurs produits respectifs sont vendus dans plusieurs pays. La dispute qui les oppose en l’espèce porte sur le droit de la demanderesse [L’Oréal] à l’enregistrement, au Canada, aux termes de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 [la Loi], de la marque INOA en lien avec l’emploi de produits pour le soin des cheveux.
[2] La défenderesse [Cabinas] s’oppose à cet enregistrement au motif, principalement, qu’il y a, suivant l’alinéa 16(3)(a) de la Loi, probabilité de confusion entre l’usage de cette marque et celui de la marque AINHOA qu’elle allègue avoir antérieurement employée au Canada en liaison avec des produits de soins pour la peau.
[3] Le 30 septembre 2014, le Registraire des marques de commerce [le Registraire] accueille l’opposition de Cabinas. En particulier, il juge que L’Oréal ne s’est pas déchargée du fardeau de démontrer qu’il n’y a pas de probabilité de confusion entre l’emploi de la marque INOA et celui de la marque AINHOA (ci-après désignées, à l’occasion, les « marques concurrentes »).
[4] Tel que le lui permet l’article 56 de la Loi, L’Oréal se pourvoit en appel de la décision du Registraire. Elle invite la Cour à examiner le dossier de novo à partir de la preuve produite au soutien de son appel. Selon L’Oréal, cette preuve, à laquelle Cabinas n’a pas répondu, démontre que la preuve produite par Cabinas devant le Registraire est insuffisante pour conclure à l’emploi antérieur, au Canada, de la marque AINHOA. L’Oréal soutient aussi que la preuve nouvelle modifie de façon importante l’appréciation de la question de la confusion et mène inéluctablement à un constat d’absence de probabilité de confusion entre les marques concurrentes.
II. Contexte A. Les procédures devant le Registraire [5] La demande d’enregistrement en litige (no 1,443,259) est produite auprès du Registraire le 30 juin 2009, avec revendication d’une date de priorité liée au dépôt, en France, le 16 janvier 2009, d’une demande de même nature visant le même type de produits. Ladite demande est publiée dans le Journal des marques de commerce, le 27 janvier 2010.
[6] Cabinas produit son opposition le 28 juin 2010. Outre le motif de la probabilité de confusion, elle y fait aussi valoir :
que la demande d’enregistrement de L’Oréal ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 30(i) de la Loi dans la mesure où L’Oréal ne peut se déclarer convaincue de son droit d’employer la marque INOA à la date de production de ladite demande; et que ladite marque, à cette date, n’est pas distinctive au sens de l’article 2 de la Loi en ce qu’elle ne permet pas de distinguer les produits y étant associés de ceux liés à la marque AINHOA.
[7] Ces deux motifs sont toutefois écartés par le Registraire, le premier parce que Cabinas n’en a pas fait la preuve, le second parce qu’il n’est pas nécessaire d’en disposer, la demande d’enregistrement de L’Oréal pouvant être écartée sur la seule base qu’il existe une probabilité de confusion entre les marques concurrentes. Ces deux volets de la décision du Registraire ne sont pas en cause dans le présent appel tout comme n’est pas en cause le fait que Cabinas requiert l’enregistrement de la marque AINHOA au moyen d’une demande produite auprès du Registraire antérieurement à celle qui fait l’objet du présent litige.
[8] Au soutien de son opposition, Cabinas produit l’affidavit de son directeur général, Juan Antonio Morales. Celui-ci y affirme que la marque AINHOA est l’une des marques de commerce principales de Cabinas, qu’elle est bien visible, depuis au moins 2002, sur l’ensemble du site Web www.ainhoacosmetics.com, et que les ventes mondiales des produits AINHOA se chiffrent, entre 2002 et 2009, à 20,5 millions d’euros.
[9] M. Morales y affirme aussi que la marque AINHOA est employée au Canada depuis aussitôt que le 15 août 2006 en liaison avec des produits de maquillage, de soins pour la peau et de soins capillaires et que depuis cette date, les ventes desdits produits y ont excédé 360 000 $. Toujours selon M. Morales, les produits AINHOA sont vendus au Canada dans divers points de vente au détail et dans de grands magasins comme Winners et Sears, et y sont disponibles en ligne.
[10] L’Oréal, pour sa part, produit l’affidavit de Minh-Dan Tran, chef du groupe Marketing de L’Oréal Canada, une filiale à part entière de L’Oréal. M. Tran affirme que les produits L’Oréal peuvent être regroupés en quatre catégories, dont celle des produits pour les cheveux destinés aux professionnels de la coiffure. Il affirme aussi que les produits INOA sont vendus au Canada depuis février 2010 et précise qu’aucun cas de confusion entre la marque INOA et la marque AINHOA n’a été porté à son attention.
[11] M. Morales sera contre-interrogé, mais non M. Tran.
B. La Décision du Registraire en lien avec le motif d’opposition de probabilité de confusion [12] Le Registraire s’est d’abord dit satisfait que Cabinas s’était acquittée de son fardeau de démontrer qu’au 16 janvier 2009, date de priorité revendiquée par L’Oréal dans sa demande d’enregistrement, elle employait la marque AINHOA au Canada en liaison avec des produits pour le soin de la peau, et qu’elle n’avait pas abandonné la marque AINHOA à la date de publication de ladite demande dans le Journal des marques de commerce, le 27 janvier 2010.
[13] L’emploi antérieur de la marque AINHOA étant acquis à ses yeux, le Registraire s’est ensuite employé à déterminer si L’Oréal s’était déchargée de son fardeau ultime de démontrer, selon la balance des probabilités, qu’il n’y avait pas, au 16 janvier 2009, de probabilité de confusion entre la marque INOA et la marque AINHOA. Le Registraire a rappelé à cet égard que pour déterminer si une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque, il se devait de tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles expressément énoncées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir :
le caractère distinctif inhérent des marques de commerce en cause et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle ces marques ont été en usage; le genre de marchandises, services et entreprises liés à ces marques; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce en cause dans la présentation ou le son ou dans les idées qu’elles suggèrent.
[14] Le Registraire a, dans un premier temps, conclu que le critère de la ressemblance entre les marques concurrentes favorisait Cabinas, étant d’avis, sur la base d’une analyse fondée sur le principe de la première impression, que les marques INOA et AINHOA, bien qu’elles ne suggèrent aucune idée précise, sont visuellement semblables aux yeux du consommateur moyen et présentent, sur le plan phonétique, un certain degré de ressemblance pour un consommateur francophone moyen.
[15] Le Registraire s’est ensuite dit d’avis que le critère du caractère distinctif inhérent des marques concurrentes, ne favorisait ni l’une ni l’autre des parties, étant satisfait que les marques INOA et AINHOA possèdent toutes deux un caractère distinctif inhérent important et équivalent. Par ailleurs, il a conclu que si Cabinas avait réussi à démontrer qu’au 16 janvier 2009, elle employait la marque AINHOA au Canada depuis aussitôt que le mois d’août 2006, sa preuve ne permettait toutefois pas d’établir la mesure dans laquelle ladite marque était, à cette date, devenue connue au Canada. À cet égard, le Registraire a noté que la preuve offerte par Cabinas était muette sur les sommes consacrées à la publicité des produits AINHOA au Canada, sur le volume de matériel publicitaire ou promotionnel distribué au Canada par elle ou ses distributeurs et sur la ventilation annuelle des ventes des produits AINHOA au Canada depuis 2006.
[16] Quant au critère de la période d’utilisation des marques en cause, le Registraire a déterminé qu’il favorisait Cabinas dans la mesure où il était satisfait de l’emploi, au Canada, de la marque AINHOA à la date de priorité revendiquée par L’Oréal, alors que la marque INOA n’y était pas encore employée à cette date.
[17] Le Registraire a aussi conclu que le critère lié au genre de marchandises, de services ou d’entreprises en cause favorisait Cabinas. En particulier, après avoir constaté que la marque AINHOA n’est employée au Canada qu’en liaison avec des produits pour le soin de la peau alors que la marque INOA n’y est employée qu’en lien avec des produits pour le soin des cheveux, il a rejeté la prétention de L’Oréal voulant que les marchandises associées à chacune des marques soient clairement distinctes. Il a opiné que bien que n’étant pas identiques, il s’agissait, dans un cas comme dans l’autre, de produits de beauté destinés à embellir la peau ou les cheveux et donc de produits entre lesquels il n’existait pas de différences significatives.
[18] Le Registraire s’est également dit d’avis que le critère relatif à la nature du commerce favorisait Cabinas. À cet égard, il a jugé que l’argument de L’Oréal à l’effet que les produits en cause soient destinés à emprunter des canaux de distribution différents, les magasins à grande surface dans le cas des produits AINHOA et les salons de coiffure professionnels dans le cas des produits L’Oréal, n’était pas supporté par la preuve, notamment par l’état déclaratif des marchandises joint à la demande d’enregistrement de la marque INOA, lequel ne fait état d’aucune restriction quant aux canaux de distribution.
[19] Enfin, le Registraire n’a pas accordé de poids au témoignage de M. Tran suivant lequel il n’a jamais eu connaissance de cas de confusion réel entre les marques concurrentes, notamment parce qu’au 16 janvier 2009, la marque INOA n’était pas employée au Canada.
[20] Tel qu’indiqué précédemment, L’Oréal estime, sur la base de la preuve nouvelle soumise au soutien du présent appel, que l’emploi, au Canada, de la marque AINHOA au 16 janvier 2009 n’était pas suffisant pour fonder une opposition. Subsidiairement, elle invite la Cour, toujours sur la base de cette preuve nouvelle, à conclure qu’il n’y a pas de probabilité de confusion entre les marques concurrentes.
III. Questions en litige et norme de contrôle [21] Il s’agit de décider ici s’il y a matière à intervenir pour réformer les conclusions du Registraire relatives à l’emploi, au Canada, de la marque AINHOA au 16 janvier 2009 et, le cas échéant, à la probabilité de confusion entre l’usage de cette marque et celui de la marque INOA.
[22] Règle générale, lorsque, comme en l’espèce, le litige mû devant le Registraire soulève des questions de fait et de droit relevant de son expertise, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (Chypre (Commerces et Industries c Les Producteurs Laitiers du Canada, 2010 CF 719, au para 28, 393 FTR 1[Producteurs Laitiers du Canada]; Brasseries Molson c John Labatt Ltée [2000] 3 FC 145 (CA), au para 29, 180 FTR 99 [John Labatt Ltée]; Restaurants La Pizzaiolle Inc c Pizzaiolo Restaurants Inc, 2015 CF 240, au para 41).
[23] Suivant cette norme de contrôle, la Cour n’interviendra que si la décision du Registraire est « clairement erronée » (Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc, 2006 CSC 22, [2006] 1 RCS 772, au para 40; Playboy Enterprises Inc. c Germain (1979), 43 CPR (3d) 254, à la p 274 (CAF); Producteurs Laitiers du Canada, au para 28). Vu sous l’angle de l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir], cela veut dire que la Cour doit faire preuve de déférence à l’égard des conclusions tirées par le Registraire et qu’elle n’interviendra, en conséquence, que si celles-ci, d’une part, ne possèdent pas les attributs de la justification, de la transparence ou de l'intelligibilité ou, d’autre part, n’appartiennent pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, au para 47; voir aussi : Hawke & Company Outfitters LLC c Retail Royalty Company, 2012 CF 1539, au para 47 [Hawke & Company Outfitters]).
[24] Toutefois, lorsque, comme le permet le paragraphe 56(5) de la Loi, une preuve additionnelle est produite devant la Cour, celle-ci s’en trouve habilitée à exercer toute discrétion dont le Registraire est investi. Dans un tel cas, la Cour pourra tirer ses propres conclusions et appliquer à la décision du Registraire la norme de la décision correcte (Producteurs Laitiers du Canada, au para 28).
[25] Pour exercer les pouvoirs que lui confère le paragraphe 56(5) de la Loi, la Cour doit cependant être satisfaite que la preuve nouvelle soumise par les parties est substantielle sur le fond et ajoute à ce qui a été produit devant le Registraire. En d’autres mots, la Cour doit être convaincue que cette preuve nouvelle aurait pu avoir pour effet de modifier les conclusions du Registraire, si celui-ci avait eu l’occasion de la considérer. En ce sens, une preuve nouvelle qui n’est que répétitive de ce qui a déjà été soumis au Registraire et qui ne bonifierait pas la force probante de cette preuve, ne suffira pas pour écarter l’application de la norme déférente de la décision raisonnable aux conclusions du Registraire (Producteurs Laitiers du Canada au para 28; John Labatt Ltée au para 29). Ainsi, lorsque de nouveaux éléments de preuve sont présentés, le critère « est un critère de qualité et non de quantité » (Conseil canadien des ingénieurs professionnels c APA – The Engineered Wood Assn, [2000] ACF no 1027 (QL), 7 CPR (4th) 239 (CF) au para 36; Wrangler Apparel Corp c Timberland Co, 2005 CF 722 au para 7; Hawke & Company Outfitters, au para 31).
[26] Dans ses grandes lignes, la preuve introduite par L’Oréal dans le cadre du présent appel consiste en ce qui suit :
Les résultats d’une enquête sur l’emploi de la marque AINHOA au Canada et sur la vente de produits AINHOA au Canada entre 2006 et 2010 (affidavits de Janie Boucher et Ingrid Andrade, enquêteurs-analystes à l’emploi de la firme Sureté Industrielles et Renseignement Corporatif [SIRCO]); Une opinion sur les particularités du marché canadien des produits de beauté, y compris les produits associés aux marques concurrentes, leurs circuits de distribution et les habitudes de consommation relatives auxdits produits (affidavit de Vincent Lemieux, directeur général de Conair Professionnel); Une opinion sur la conformité des produits AINHOA destinés au marché canadien, à la réglementation canadienne relative aux aliments et drogues et, en particulier, au régime assujettissant l’importation et la vente, au Canada, de certains produits de beauté à l’obtention d’autorisations et permis préalables (affidavit de Robert Ross-Fitchner, président de Focal Point Research Inc); et Les résultats d’une recherche, à partir de diverses plates-formes médiatiques, d’articles contenant le mot « AINHOA » en vue de déterminer ce que ce mot évoque (affidavits de Céline Bélanger et Joan Brehl Steele, respectivement recherchiste au sein de la société Cogniges inc. et vice-présidente chez Alliance for Audited Media).
[27] La preuve nouvelle de L’Oréal comporte aussi l’affidavit de Doriane Dalati, vice-présidente du développement stratégique du marché canadien pour les produits professionnels chez L’Oréal Canada. Mme Dalati y affirme que les produits INOA vendus au Canada le sont depuis 2010, que ce sont des produits professionnels destinés à une clientèle de coiffeurs professionnels uniquement et que le mot INOA est l’acronyme de « Innovation No Ammonia ». Elle y affirme aussi prendre l’engagement, au nom de L’Oréal, que les produits portant la marque INOA ne soient vendus au Canada qu’à une clientèle constituée de professionnels de la coiffure et que l’état déclaratif des marchandises joint à la demande d’enregistrement de ladite marque, soit amendé en conséquence, une fois ladite marque enregistrée.
[28] L’Oréal soutient que cette preuve nouvelle permet d’établir :
que Cabinas n’a que peu ou pas employé la marque AINHOA au Canada et que dans la mesure où cette marque a acquis une réputation au Canada, ce n’est pas par un usage « dans la pratique normale du commerce » au sens de l’article 4 de la Loi, une partie des produits AINHOA vendus au Canada l’ayant été en contravention de la législation canadienne régissant la vente et l’importation de drogues, de cosmétiques et de produits naturels;
b. que les produits INOA, dans la mesure où ils ont toujours été destinés uniquement à des professionnels de la coiffure et vont continuer de l’être, sont foncièrement différents des produits AINHOA, rendant ainsi impossible tout chevauchement entre les canaux de distribution propres à ces deux types de produits; et
que le mot « AINHOA », qui évoque un prénom féminin et un lieu géographique, a un caractère distinctif beaucoup plus faible que le mot « INOA » qui lui, évoque une idée beaucoup plus forte, celle de « Innovation No Ammonia ».
[29] Cabinas prétend pour sa part que si elle avait été soumise au Registraire, la preuve nouvelle produite par L’Oréal n’aurait pas matériellement modifié les conclusions auxquelles celui-ci en est arrivé. En fait, soutient-elle, cette preuve confirme, pour l’essentiel, les faits sur lesquels le Registraire a fondé sa décision. En particulier, Cabinas prétend que cette preuve (i) ne remet pas en cause le constat que la marque AINHOA a été employée au Canada antérieurement au 16 janvier 2009; (ii) porte sur des éléments du critère de la probabilité de confusion que le Registraire a jugé être favorable à L’Oréal; et (iii) contient des admissions confirmant les conclusions du Registraire relatives à ce critère. Quoi qu’il en soit, ajoute-t-elle, la décision du Registraire résiste à l’analyse même à l’aulne de la norme de contrôle de la décision correcte.
[30] Qu’en est-il au juste?
IV. Analyse A. L’emploi de la marque AINHOA au Canada au 16 janvier 2009 (1) Le droit applicable [31] Selon l’alinéa 16(3)(a) de la Loi, toute personne qui, comme L’Oréal, produit une demande d’enregistrement d’une marque de commerce projetée, a droit à cet enregistrement à l’égard des produits et services spécifiés dans la demande à moins qu’à la date de production de celle-ci, la marque ainsi projetée n’ait créé de la confusion avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne et non-abandonnée par elle, suivant ce que prévoit le paragraphe 16(5) de la Loi, à la date de l’annonce de la demande d’enregistrement. Toute telle personne peut, aux termes des paragraphes (1) et (2) de l’article 38 de la Loi et dans le délai qui y est prescrit, s’opposer, sur cette base, à une demande d’enregistrement. C’est ce que Cabinas a fait en l’instance.
[32] Les dispositions législatives auxquelles je viens de référer sont reproduites en annexe au présent jugement.
[33] Il est par ailleurs bien établi que quoi qu’il appartienne ultimement à la partie qui demande l’enregistrement d’une marque de commerce de convaincre le Registraire, selon la prépondérance des probabilités, que la marque visée par la demande satisfait aux exigences de la Loi, l’opposant(e) à une telle demande porte un fardeau initial, celui de présenter suffisamment d’éléments de preuve permettant de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de ses motifs d’opposition. Ce n’est qu’une fois cette exigence remplie que le fardeau de preuve se déplace sur le requérant (John Labatt Ltd c Molson Co (1990), 30 CPR (3d) 293, 36 FTR 70, confirmé en appel (1992), 42 CPR (3d) 495, 57 FTR 159; République de Chypre (Industrie et Commerce) c International Cheese Council of Canada, 2011 CAF 201, aux para 25-28, autorisation de pourvoi à la CSC refusée, 34430 (12 avril 2012).
[34] En l’espèce, il appartenait donc d’abord à Cabinas de satisfaire le Registraire qu’elle employait la marque AINHOA au Canada au 16 janvier 2009, date de priorité revendiquée par L’Oréal, et qu’elle n’avait pas abandonné ladite marque au 27 janvier 2010, date de publication de la demande d’enregistrement de L’Oréal dans le Journal des marques de commerce.
[35] Suivant l’article 2 de la Loi, il y a « emploi » ou « usage » d’une marque de commerce lorsque cet emploi ou usage est, aux termes du paragraphe 4 de la Loi, « réputé un emploi en liaison avec des produits et services ». Le paragraphe 4(1) de la Loi, qui traite plus particulièrement de l’emploi d’une marque de commerce en liaison avec des produits, se lit comme suit :
4 (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
4 (1) A trade-mark is deemed to be used in association with goods if, at the time of the transfer of the property in or possession of the goods, in the normal course of trade, it is marked on the goods themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the goods that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.
(2) L’emploi de la marque AINHOA [36] Comme on l’a vu, L’Oréal estime, à la lumière de la preuve nouvelle, qu’au 16 janvier 2009, date de priorité revendiquée, l’emploi de la marque AINHOA au Canada n’était pas suffisant pour fonder une opposition. Plus particulièrement, elle prétend que la preuve nouvelle contredit des affirmations faites sous serment par M. Morales et qu’elle dresse un portrait plus réaliste de l’usage de ladite marque que celui, grossièrement exagéré selon elle, brossé par Cabinas.
[37] Notant que Cabinas n’a présenté aucune preuve en réponse à la sienne, L’Oréal invite la Cour à en tirer des inférences négatives importantes et à conclure que Cabinas n’a pas fait la démonstration d’un usage suffisant, dans la pratique normale du commerce, de la marque AINHOA au 16 janvier 2009. Elle soutient à cet égard que bien que le paragraphe 16(3)(a) de la Loi ne précise pas ce que constitue un emploi dans la pratique normale du commerce, la jurisprudence tend généralement à exiger un emploi « continu et substantiel » par un commerçant « agissant dans la légalité ». Or, plaide-t-elle, la preuve nouvelle révèle qu’au 16 janvier 2009, Cabinas ne respecterait ni l’une ni l’autre de ces exigences. En somme, dit-elle, quelques ventes isolées de produits, dont plusieurs sont non conformes à la législation canadienne sur les aliments et drogues et dont la marque auxquels ils sont associés a acquis, au mieux, à la date pertinente, une réputation négligeable, ne suffisent pas pour fonder une opposition aux termes de l’alinéa 16(3)(a) de la Loi.
[38] Cabinas rétorque que la preuve nouvelle, si elle avait été placée devant le Registraire, n’aurait fait aucune différence quant à l’issue de son opposition. Elle estime qu’il lui suffisait de prouver que des produits AINHOA avaient été vendus au Canada à la date de priorité revendiquée et qu’elle n’avait pas abandonné la marque AINHOA à la date de l’annonce de la demande d’enregistrement de L’Oréal en janvier 2010 pour rencontrer son fardeau de preuve initial, ce qu’elle a fait et ce que la preuve nouvelle, selon elle, confirme par ailleurs. Elle soutient à cet égard que des ventes à des distributeurs constituent des ventes « dans la pratique normale du commerce ». Quant à l’exigence voulant que ces ventes aient été faites en toute légalité pour qu’elles soient aussi considérées comme ayant été faites dans la pratique normale du commerce, Cabinas soutient que la preuve nouvelle n’établit pas de façon concluante la non-conformité des produits AINHOA destinés au marché canadien entre 2006 et 2009 à la réglementation canadienne en matière d’aliments et drogues et qu’à tout événement, cette preuve de non-conformité ne vise que certains desdits produits.
[39] À mon avis, l’appel de L’Oréal, sur ce point, doit échouer.
Le volume de vente [40] Il est acquis que des produits AINHOA ont été vendus au Canada entre 2006 et janvier 2009. L’Oréal le reconnaît dans son mémoire et la preuve nouvelle, en particulier celle des enquêteurs-analystes de la firme SIRCO, mesdames Boucher et Andrade, tend à le confirmer. La preuve au dossier fait en effet ressortir que Cabinas a vendu de tels produits à un magasin de la chaîne Winners à Mississauga en Ontario, en juillet 2006, et à la compagnie Beautytech, de Burnaby en Colombie-Britannique, en mai 2007. Ces ventes, regroupées sous trois factures, totalisent 13,542 euros.
[41] En ce qui a trait à Beautytech plus particulièrement, si la preuve de mesdames Boucher et Andrade fait ressortir qu’une partie des produits AINHOA achetés par ce distributeur a été soit non-écoulée sur le marché, soit saisie par les autorités douanières canadiennes parce qu’ils contenaient du caviar d’esturgeon sauvage, un produit naturel interdit au Canada, il n’en demeure pas moins que cette preuve confirme que des produits AINHOA ont été achetés par Beautytech et qu’une partie de cette marchandise a trouvé preneurs en ligne ou auprès de salons de beauté.
[42] Par ailleurs, comme le note Cabinas, la preuve tendant à vouloir contredire les affirmations de M. Morales voulant que des produits AINHOA aient été offerts en vente sur le site internet de la compagnie Sears (www.sears.ca), n’est pas concluante, Sears ayant refusé de répondre aux questions de mesdames Boucher et Andrade et les recherches effectuées dans les archives du site internet de Sears n’ayant pas permis d’accéder à la section « health and beauty » pour les années 2006 et 2010. Quant aux années 2007 à 2009, cette preuve est à l’effet que la marque AINHOA n’apparaît pas dans les archives de ce site dans l’échantillonnage de dates – 12 journées en tout sur une période de deux ans – utilisé par mesdames Boucher et Andrade. Je note cependant que Cabinas n’a pas offert de preuve visant à clarifier la situation.
[43] Quoi qu’il en soit, et dans la mesure où j’en conclus que la preuve nouvelle produite par L’Oréal n’aurait pu matériellement modifier les conclusions du Registraire sur ce point, la question à résoudre à ce stade-ci est celle de savoir s’il était raisonnable, de la part de ce dernier, de conclure à l’emploi antérieur de ladite marque sur la base des factures soumises par Cabinas, soit sur la base des ventes effectuées à Winners en juillet 2006 et à Beautytech en mai 2007.
[44] Je rappelle d’entrée de jeu que la question de savoir si une marque de commerce a été employée antérieurement à une autre est une question mixte de fait et de droit relevant de l’expertise du Registraire. La Cour n’interviendra donc que si la décision du Registraire à cet égard est « clairement erronée » (Producteurs Laitiers du Canada, au para 28; Playboy Enterprises, Inc c Germain (1979), 43 CPR (2d) 271, à la p 274 (CAF)).
[45] Je rappelle aussi qu’il semble maintenant bien établi que la vente d’un produit auquel est associée une marque de commerce à un distributeur, par opposition au consommateur à qui le produit est ultimement destiné, constitue un transfert de la propriété du produit « dans la pratique normale du commerce » au sens du paragraphe 4(1) de la Loi. L’affaire Philip Morris Inc v Imperial Tobacco Ltd et al, [1985] 7 CPR (3d) 254, 35 ACWS (2d) 258, résume bien, selon moi, l’état du droit sur cette question :
[99] […] The Act simply requires evidence of sales in the normal course of trade. In the Molson Cos. Ltd. v. Halter (1976), 28 C.P.R. (2d) 158 at p. 177 Gibson J. writes:
In essence, in order to prove "use" in Canada of a trade mark for the purpose of the statute, there must be a normal commercial transaction in which the owner of the trade mark completes a contract in which a customer orders from the owner the trade mark wares bearing the trade mark which wares are delivered by the owner of the trade mark pursuant to such contract to such customer. In other words, as s. 4 of the Act prescribes, the "use" must be "in the normal course of trade" at the time of the transfer of the property in or possession of such wares.
[100] The Act does not define the persons to whom the sales are made. A "customer" can be a wholesaler as well as a retailer, as long as the sale is made in the normal course of trade as defined by s. 4 of the Act. It has also been established that the words "normal course of trade" recognize the continuity of a transaction from the manufacturer to the ultimate consumer and provide protection for the manufacturer's trade mark throughout these intervening transactions: see Manhattan Industries Inc. v. Princeton Mfg. Ltd. (1971), 4 C.P.R. (2d) 6; Marchands Ro-Na Inc. v. Tefal S.A. (1981), 55 C.P.R. (2d) 27, 14 B.L.R. 123; Saxon Industries, Inc. v. Aldo Ippolito & Co. Ltd. (1982), 66 C.P.R. (2d) 79; Royal Doulton Tableware Ltd. et al. v. Cassidy's Ltd. Cassidy's Ltee (1984), 1 C.P.R. (3d) 214, 5 C.I.P.R. 10.
[46] Par ailleurs, je souscris aux propos du juge Marc Nadon, alors juge de cette Cour, dans l’affaire JC Penney Co c Gaberdine Clothing Co, 2001 FCT 1333, 213 FTR 189 [JC Penney], propos suivant lesquels l’emploi d’une marque de commerce ne peut être apprécié en fonction du nombre de ventes ou de la quantité de marchandises vendues en liaison avec la marque de commerce. Le juge Nadon a rappelé dans cette affaire que la Loi n'impose pas d'exigences au sujet de la durée, de l’étendue ou de l'importance de l'emploi des marques de commerce mais exige simplement que la marque de commerce soit employée en liaison avec des marchandises dans la pratique normale du commerce. Concrètement, cela requiert que les ventes sur lesquelles l’opposant se fonde soient, à la lumière de l’ensemble des circonstances, suffisantes pour démontrer l'emploi de sa marque de commerce :
[92] L'emploi d'une marque de commerce ne peut donc pas être apprécié en fonction du nombre de ventes ou de la quantité de marchandises qui sont vendues en liaison avec la marque de commerce. À mon avis, c'est la raison pour laquelle une seule vente peut suffire pour établir l'emploi d'une marque de commerce. La vente ou les ventes doivent être examinées à la lumière des circonstances dans leur ensemble. La Loi n'impose pas d'exigences au sujet de la durée ou de l'importance de l'emploi des marques de commerce. Le paragraphe 4(1) de la Loi exige simplement que la marque de commerce soit employée en liaison avec des marchandises dans la pratique normale du commerce. À mon avis, c'est la raison pour laquelle les ventes qui ont été considérées comme des ventes « symboliques », des ventes à des sociétés liées, la livraison gratuite d'échantillons et les transferts pro forma, ne satisfont pas à l'exigence selon laquelle la vente doit être conclue « dans la pratique normale du commerce ». La Loi n'exige pas que la demanderesse démontre que sa marque de commerce est employée d'une façon étendue ou d'une façon importante. Il s'agit de savoir si les ventes sur lesquelles la demanderesse se fonde sont suffisantes pour démontrer l'emploi par la demanderesse de sa marque de commerce.
[47] Cette approche contextuelle a été reprise récemment par le juge Donald Rennie, maintenant juge à la Cour d’appel fédérale, dans l’affaire Corporativo de Marcas GJB, SA de CV c Bacardi & Co Ltd, 2014 CF 323, 452 FTR 128 [Bacardi & Co]. Le juge Rennie y a notamment précisé qu’une interprétation littérale du critère de l’emploi ininterrompu d’une marque de commerce développé dans l’affaire Brasserie Labatt Ltée c Benson & Hedges (Canada) Ltée (1996), 110 FTR 180, 62 ACWS (3d) 561 [Brasserie Labatt Ltée], imposait un critère trop strict à l’opposant à l’enregistrement d’une marque de commerce, une période précise d’emploi ou de non-emploi n’étant ainsi ni l’une ni l’autre concluantes aux fins de trancher la question de l’emploi antérieur, dans la pratique normale du commerce, de la marque de commerce (Bacardi & Co, aux para 42-43).
[48] L’Oréal souligne que dans cette affaire, le juge Rennie a statué que trois transactions sur une période de cinq ans ne constituaient pas un emploi d’une marque de commerce suffisant pour fonder une opposition à une demande d’enregistrement. Toutefois, le juge Rennie a précisé que ces transactions avaient toutes été effectuées durant les dix-sept premiers mois de cette période de cinq ans et que les ventes de produits portant la marque en cause avaient été par la suite interrompues au Canada, ce qui avait donné lieu à une période d’inactivité de plus de trois ans « au cours de laquelle il n'y avait aucune trace d'un emploi quelconque de la marque » (Bacardi, au para 3).
[49] En l’espèce, il n’y a pas de preuve que Cabinas a mis fin à ses activités en ce qui a trait à la vente de produits AINHOA au Canada ou encore qu’elle y a été inactive pendant une longue période comme en fait foi les ventes de produits AINHOA à Cosmolane Inc effectuées en mai et août 2009 de même qu’en janvier 2010. Comme le rappelait le juge Nadon dans JC Penney, la preuve de ventes faites postérieurement à la date de production de la demande d’enregistrement contestée est pertinente aux fins d’établir s’il y a eu emploi « dans la pratique normale du commerce » (JC Penney, au para 93). Ici, la preuve qui était devant le Registraire démontre, dans son ensemble, qu’il y a eu ventes de produits AINHOA au Canada en 2006, 2007, 2009 et 2010 et que ces ventes, sans en avoir le détail annuel, ont généré des revenus totaux excédant 360 000 $. Il y a certes là preuve d’une certaine continuité, si non d’une continuité certaine, de l’emploi de la marque AINHOA au Canada.
[50] Les circonstances de la présente affaire contrastent aussi avec celles d’autres affaires où la Cour a jugé que l’emploi antérieur d’une marque de commerce, dans la pratique normale du commerce, n’avait pas été établi :
la vente unique d’un produit à une filiale (SAFT - Société des accumulateurs fixes et de traction c Charles Le Borgne Ltée (1975), 22 CPR (2d) 178, à la p 182 (CF)); une commande de boîtes sur lesquelles est inscrite la marque de commerce lorsqu’il n'y a aucune preuve ni du moment où les boîtes ont été utilisées ni même de leur utilisation (Golden Happiness Bakery c Goldstone Bakery & Restaurant Ltd (1994), 53 CPR (3d) 195, à la p 199, 76 FTR 52); l'annonce d'un service sans qu'aucun service n’ait été rendu (Cornerstone Securities Canada Inc c Registraire des marques de commerce et autres (1994), 58 CPR (3d) 417(CF)); deux expéditions isolées de vin pour sonder le marché (Grants of St James Ltd c Andres Wines Ltd (1969), 58 CPR 281; et la distribution de quelques échantillons promotionnels (King Features Syndicate, Inc et al c Lechter, [1950] RC de l'Éch 297, aux p 306-307).
[51] À cet égard, comme le juge Nadon le notait dans l’affaire JC Penney, ce sont généralement les ventes considérées comme des ventes « symboliques », les ventes à des sociétés liées, la livraison gratuite d'échantillons et les transferts pro forma, qui ont été jugés comme ne satisfaisant pas à l'exigence selon laquelle la vente doit être conclue « dans la pratique normale du commerce » (JC Penney, au para 92). Ce n’est pas le cas en l’espèce.
[52] Il importe aussi de rappeler qu’après avoir écarté la majeure partie de la preuve visant à établir l’emploi antérieur de la marque en cause parce qu’elle était soit liée à des ventes postérieures à la date pertinente, soit non concluante, le juge Nadon a jugé comme constituant une preuve suffisante d’emploi antérieur la preuve de deux transactions impliquant la vente de quatre paires de pantalons jeans au total (JC Penney, aux para 86-87). Strictement sur le plan du volume des ventes, il n’y a pas de commune mesure entre la situation prévalant dans cette affaire et celle prévalent en la présente instance où le Registraire avait devant lui la preuve d’un volume de ventes qui, sans être substantiel, dépassait largement celui reconnu par le juge Nadon comme étant suffisant pour constituer une preuve d’emploi antérieur.
[53] Il est vrai que dans l’affaire Mr Goodwrench Inc c General Motors Corp, (1994) 55 CPR (3d) 508 (CF) [Mr Goodwrench Inc], à laquelle réfère L’Oréal, la juge Sandra Simpson s’est dite d’avis que pour qu’il y ait emploi antérieur d’un nom commercial, au sens du paragraphe 16(3)(c) de la Loi, cet emploi devait être important et continu (« substantial and continuous »). Dans cette affaire, la juge Simpson a jugé qu’un seul cas d'emploi d'un nom commercial, trois ans avant la date de production de la demande d’enregistrement litigieuse par une société qui a été inactive pendant deux ans avant cette date, ne constituait pas un emploi antérieur dans la pratique normale du commerce. Encore ici, j’estime que la situation se distingue de la nôtre dans la mesure où la preuve établit que Cabinas a effectué des ventes de produits AINHOA au Canada en 2006 et 2007 et que, comme on l’a vu, rien ne suggère qu’il ait cessé ses activités commerciales au Canada après coup en lien avec les produits AINHOA, bien au contraire.
[54] Je note aussi que l’affaire Mr. Goodwrench Inc a été décidée avant l’affaire Brasserie Labatt Ltée, précitée, où la juge Simpson, comme l’a noté le juge Rennie dans l’affaire Bacardi & Co, précitée, est venue nuancer sa conception de la notion de continuité ou d’emploi ininterrompu de manière à ne pas imposer un fardeau trop strict lorsqu’il s’agit d’établir l’emploi antérieur d’une marque ou d’un nom commercial. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où cette position diverge de celle élaborée par le juge Nadon dans JC Penney, je préfère, et ceci dit en tout respect, cette dernière que j’estime davantage compatible avec le libellé de l’article 4 de la Loi qui, comme le précise le juge Nadon, n'impose pas d'exigences quant à la durée, l’étendue ou l'importance de l'emploi d’une marque de commerce (JC Penney, au para 92).
[55] L’Oréal plaide que pour constituer un emploi « dans la pratique normale du commerce », suivant l’approche suivie par le juge Nadon dans l’affaire JC Penney, un faible volume de ventes doit être conjugué à une activité promotionnelle importante, ce que Cabinas n’a pas établi, comme l’a d’ailleurs noté le Registraire. Toutefois, ce n’est là qu’un des facteurs pris en compte par le juge Nadon dans l’examen de « toutes les circonstances » entourant les deux ventes qu’il a reconnues comme constituant un emploi antérieur de la marque en cause dans cette affaire (JC Penney , au para 93). Parmi les autres facteurs pris en compte, facteurs dont il n’a certes pas voulu dresser une liste exhaustive vu le caractère mouvant et propre à chaque espèce du concept de l’examen fondé sur l’ensemble des circonstances d’un cas donné, le juge Nadon a aussi considéré l’historique de l’emploi de la marque en cause par la demanderesse, une compagnie américaine, la distribution des produits portant cette marque aux États-Unis, la visibilité desdits produits dans les catalogues publicitaires de la demanderesse de même que, comme nous l’avons vu, l’emploi de ladite marque, au Canada, postérieurement à la date du dépôt de la demande d’enregistrement contestée. Le juge Nadon s’est exprimé comme suit :
[93] À mon avis, il ne peut pas être contesté que les ventes de la demanderesse ont été conclues dans la pratique normale du commerce. Les ventes doivent être examinées à la lumi