United Airlines, Inc. c. Cooperstock

United Airlines, Inc. c. Cooperstock
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2017-06-23
Référence neutre
2017 CF 616
Numéro de dossier
T-2084-12
Notes
Une correction fut apportée le 20 février 2018
Décision rapportée
Contenu de la décision
Date : 20170623
Dossier : T-2084-12
Référence : 2017 CF 616
[TRADUCTION FRANÇAISE]
ENTRE :
UNITED AIRLINES, INC.
demanderesse
et
JEREMY COOPERSTOCK
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
TABLE DES MATIÈRES
SECTIONS :
No de PARAGRAPHE
I. Introduction
[1] – [2]
II. Contexte
[3] – [17]
III. Questions en litige
[18] – [19]
IV. Témoins
[20]
A. Témoins de United
[21]
(1) M. Scott Wilson
[21]
(2) M. Jeff Wittig
[22]
(3) Mme Nancy Proietti
[23] – [24]
(4) M. Stephen Buffo
[25] – [26]
B. Témoins de Cooperstock
[27]
(1) M. Jeremy Cooperstock
[27]
(2) M. Ron Hall
[28]
V. Analyse
[29]
A. Contrefaçon de marque de commerce
[29] – [30]
(1) Enregistrement
[31]
(2) Cooperstock fournit des services par l’intermédiaire de UNTIED.com
[32] – [34]
(3) Emploi
[35] – [42]
(4) Confusion
[43] – [46]
a) Caractère distinctif inhérent
[47]
b) Période d’emploi
[48]
c) Nature des services
[49] – [50]
d) Nature du commerce
[51] – [52]
e) Ressemblance
[53] – [55]
f) Circonstances de l’espèce et conclusion
[56] – [68]
(5) Autorisation
[69]
(6) Conclusion sur l’alinéa 20(1)a)
[70]
B. Commercialisation trompeuse
[71] – [72]
(1) Achalandage ou réputation
[73] – [78]
(2) Déception du public due à une représentation trompeuse
[79] – [85]
(3) Dommages
[86] – [88]
(4) Conclusion sur les alinéas 7b) et 7c)
[89]
C. Dépréciation de l’achalandage
[90]
(1) Emploi
[91]
(2) Achalandage
[92]
(3) Incidence/lien
[93] – [97]
(4) Dépréciation
[98] – [101]
(5) Conclusion
[102]
D. Violation du droit d’auteur
[103]
(1) Contrefaçon
[103] – [105]
(2) Utilisation équitable
[106] – [108]
(a) L’utilisation vise-t-elle une fin énumérée?
[109] – [120]
(b) L’utilisation est-elle équitable?
[121]
(i) But de l’utilisation
[122] – [125]
(ii) Nature de l’utilisation
[126] – [127]
(iii) Ampleur de l’utilisation
[128] – [130]
(iv) Solutions de rechange à l’utilisation
[131] – [134]
(v) Nature de l’œuvre
[135] – [136]
(vi) Effet de l’utilisation sur l’œuvre
[137] – [140]
(3) Conclusion sur la violation du droit d’auteur
[141]
E. Recours abusif
[142] – [146]
F. Réinterrogatoire
[147] – [148]
VI. Conclusion
[149] – [152]
LE JUGE PHELAN
I. Introduction
[1] Il s’agit d’une action se rapportant à la présumée contrefaçon et à la violation par le défendeur, M. Jeremy Cooperstock [M. Cooperstock], le propriétaire-exploitant du site Web www.untied.com [UNTIED.com], des marques de commerce et du droit d’auteur appartenant à la demanderesse, United Airlines, Inc. [United].
[2] La demanderesse allègue que le défendeur a contrefait ses marques de commerce déposées en vertu des alinéas 20(1)a), 7b) et7c), et de l’article 22 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13. En outre, la demanderesse allègue que le défendeur a violé son droit d’auteur en vertu du paragraphe 3(1) et de l’article 27 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42.
II. Contexte
[3] La demanderesse est une ligne aérienne commerciale qui a été constituée par la fusion de deux lignes aériennes remplacées, United Air Lines, Inc. [UAL] et Continental Airlines [Continental]. Cette fusion a été annoncée en 2010 et parachevée le 31 mars 2013. United et son précédesseur UAL assurent des services aériens commerciaux au Canada et hors du Canada depuis 1939 sous le nom de marque UNITED. UAL a utilisé le nom de domaine www.ual.com pour sa présence en ligne jusqu’au 17 décembre 1998, date à laquelle elle a commencé à utiliser www.united.com.
[4] Après la fusion de UAL et Continental, la demanderesse a rendu son nom de marque et son logo publics en août 2010 : le nom de marque United avec le logo de United (employé antérieurement par UAL) et le dessin du globe terrestre (anciennement utilisé par Continental). À ce moment-là, UAL a commencé à utiliser le nom de marque United et le logo de United, y compris sur son site Web. Continental a continué à utiliser sa propre marque de commerce, y compris le dessin du globe terrestre. Le 30 novembre 2011, UAL et Continental ont commencé à exercer leurs activités en vertu d’un certificat d’exploitation unique et le 3 mars 2012, elles ont fusionné leurs plateformes visant le consommateur (c.-à-d. leurs sites Web). Le nouveau site Web qui a été fusionné se trouvait à l’adresse www.united.com et il utilisait la conception du site Web précédent de Continental qui avait employé la même conception de base et illustration depuis 2006.
[5] La demanderesse a utilisé plusieurs marques de commerce en lien avec ses services [les marques ou marques de commerce United], y compris :
a) Le mot servant de marque UNITED (enregistrement LMC204 456) [marque de commerce UNITED] qui a été enregistré par UAL en janvier 1975 et renouvelé en janvier 2005. Cette marque de commerce est utilisée au Canada en lien avec les services de transport aérien pour les passagers dès 1939.
b) Le mot servant de marque UNITED AIRLINES (enregistrement LMC367 179) [marque de commerce UNITED AIRLINES] qui a été enregistré par UAL en mars 1990 et renouvelé en mars 2013. Cette marque de commerce est utilisée au Canada en lien avec le transport aérien de passagers, des biens et le courrier dès 1939.
c) Le dessin du globe terrestre (enregistrement LMC492 886) qui a été enregistré par Continental en avril 1998 et renouvelé en avril 2013. Cette marque de commerce est utilisée au Canada en lien avec le transport aérien de personnes et des biens dès 1995.
[6] La demanderesse prétend aussi détenir les droits d’auteur quant aux logos et dessins suivants :
a) Le logotype de United (enregistrement 1099766) [logo de United], qui a été pour la première fois publié le 11 août 2010 et a été enregistré le 29 octobre 2012.
b) Le dessin du globe terrestre (enregistrement 1099765) qui a été pour la première fois publié le 1er février 1991 et a été enregistré le 29 octobre 2012.
c) Le CONTENU DU SITE WEB Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER (TEXTE, IMAGES, DESSINS, MISE EN PAGE, DOMAINE : WWW.united.com) (enregistrement 1099767) [site Web de United] qui a été publié pour la première fois le 29 juillet 2006 et a été enregistré le 29 octobre 2012.
[7] Le défendeur exploite UNTIED.com qui a été enregistré et lancé le 24 avril 1997 ou aux alentours de cette date. UNTIED.com succède à une page Web personnelle exploitée par le défendeur et intitulée « Poor Show » qui a été lancée aux alentours de l’été 1996. La page Web « Poor Show » affichait de l’information sur l’expérience négative du défendeur avec United (alors appelée UAL) et sur les réponses prétendument inadéquates de United. Après avoir lancé cette page Web, le défendeur a commencé à recevoir des lettres d’autres voyageurs concernant leurs expériences négatives avec United et il a publié ces lettres sur sa page Web. Le contenu lié à United a été supprimé de la page Web « Poor Show » autour du 24 mars 1997; environ un mois plus tard, le défendeur a lancé UNTIED.com. Le défendeur a choisi le nom de domaine UNTIED.com pour faire un jeu de mots avec « United », afin de mettre en évidence la déconnexion et la désorganisation qu’il percevait au sein de l’entreprise. Le défendeur continue de tenir à jour UNTIED.com en tant que site Web portant sur les critiques de consommateurs sur lequel les visiteurs peuvent trouver de l’information sur la demanderesse remontant à 1998, dans la base de données sur les plaintes.
[8] Entre août et septembre 2011, le défendeur a procédé à la refonte de UNTIED.com – c’est à ce moment-là que des éléments graphiques semblables aux éléments graphiques actuels [les marques Untied] étaient affichés dans le coin supérieur gauche du site Web, notamment un logo « UNTIED » [logo de Untied] (un rendu de police de caractères sans empattement bleu du mot « UNTIED » dans des lettres majuscules également espacées) et le logo d’un globe terrestre sur lequel figurent des sourcils froncés [dessin d’un globe terrestre grimaçant] :
[9] À ce stade, UNTIED.com a aussi adopté, pour la première fois, un dessin semblable à celui du site Web de United.
[10] Après la refonte de UNTIED.com en septembre 2011, la demanderesse a pris connaissance de la forte ressemblance entre UNTIED.com et le site Web de United. UNTIED.com a été de nouveau mis à jour en juin 2012 pour refléter le dessin du site Web de United lancé en mars 2012.
[11] La demanderesse a communiqué avec le défendeur le 16 juillet 2012 pour demander que des changements soient apportés à l’apparence de UNTIED.com afin de réduire le risque de confusion dans l’esprit des visiteurs. Le défendeur a répondu le 17 juillet 2012 en indiquant qu’il [traduction] « étudierait » ces préoccupations; à ce stade, il a aussi proposé ses services à la demanderesse en tant que consultant.
[12] La demanderesse a une nouvelle fois communiqué avec le défendeur le 10 septembre 2012 pour réitérer sa demande et l’aviser [traduction] « officiellement » des droits de propriété intellectuelle de la demanderesse. Le défendeur a répondu le 25 septembre 2012, mais il n’a pas donné suite à la demande de modifier l’apparence de UNTIED.com.
[13] La demanderesse a communiqué avec le défendeur une troisième fois, le 2 octobre 2012. Le défendeur a répondu le 12 octobre 2012, mais il n’a pas modifié l’apparence de UNTIED.com, comme cela lui était demandé. Cependant, en octobre 2012, le défendeur a apporté certains changements à UNTIED.com : il a changé la couleur des lettres T et I dans le logo de Untied en rouge (elles étaient bleues au départ), celle des sourcils froncés sur le dessin du globe terrestre grimaçant en rouge (ils étaient bleus au départ) et il a ajouté un avertissement et une boîte de dialogue sur le site Web pour indiquer qu’il ne s’agissait pas du site Web de United. L’avertissement, qui précise [traduction] « (Il ne s’agit pas du site Web de United Airlines) », a été placé dans la partie supérieure du site Web, en petits caractères noirs, près de la représentation graphique déterminant « Untied » comme [traduction] « Un membre de l’alliance maléfique ».
[14] Les parties au présent contentieux se connaissent. Des procédures se sont déroulées devant la Cour supérieure du Québec relativement à la pratique employée par le défendeur qui consistait à rendre disponible de l’information personnelle sur les employés de United sur UNTIED.com. Le 27 septembre 2016, dans l’arrêt United Airlines Inc. c. Cooperstock, 2016 QCCS 4645, 2016 CarswellQue 9046 (WL Can), la Cour supérieure a émis une injonction obligeant le défendeur à supprimer de son site Web les coordonnées des employés n’assumant pas de responsabilités liées au service à la clientèle. La Cour supérieure a conclu que les employés en question (codemandeurs dans cette instance) n’étaient pas responsables du service à la clientèle et qu’ils avaient reçu des appels téléphoniques, des messages vocaux et des courriels après la publication de leurs coordonnées sur UNTIED.com, ce qui a causé un [traduction] « préjudice grave » (au paragraphe 75). La Cour supérieure est également arrivée à la conclusion que la publication de tels renseignements était [traduction] « absolument inutile » pour résoudre les plaintes des clients et qu’elle avait une influence négative sur le rendement d’au moins un employé (aux paragraphes 70 et 78). Pour arriver à cette conclusion, la Cour supérieure a fait remarquer que la demanderesse ne cherchait pas à fermer définitivement le site Web du défendeur et elle a rejeté l’allégation du défendeur selon laquelle il aurait été contraint à fermer son site Web si l’injonction avait été accordée.
[15] La Cour d’appel du Québec a confirmé cette injonction le 16 janvier 2017, dans l’arrêt Cooperstock c. United Airlines Inc, 2017 QCCA 44, 2017 CarswellQue 223 (WL Can). La Cour d’appel a déclaré :
[traduction] [4] En effet, l’appelant veut continuer à harceler les employés, sans que cela profite à qui que ce soit : certainement pas aux clients qui se plaignent auprès d’une personne qui n’est pas en mesure de répondre à leur plainte et certainement pas aux employés qui ne sont pas censés gérer de telles plaintes ».
[5] Nous sommes unanimement convaincus que l’appel est voué à l’échec.
[16] La Cour d’appel a rejeté l’allégation de M. Cooperstock selon laquelle l’injonction limitait sa liberté d’expression, en faisant remarquer que l’injonction permettait simplement aux employés de United non affectés au service à la clientèle d’effectuer les tâches pour lesquelles ils ont été embauchés. De même, la Cour partage ce point de vue concernant le fait que le défendeur soutienne que la liberté d’expression est en cause dans cette procédure contentieuse.
[17] En septembre 2015, le dessin actuel pour le site Web de United a été lancé. Il continue à utiliser le logo de United et le dessin du globe terrestre, ainsi que le nom de domaine www.united.com. Bien que le dessin de UNTIED.com n’ait pas été mis à jour au moment du procès en décembre 2016, un site Web « bêta » (www.untied.com/beta) exploité par le défendeur dirige les visiteurs vers un site Web qui ressemble beaucoup au site actuel de United.
III. Questions en litige
[18] Il faut statuer sur cinq questions en litige :
Le défendeur a-t-il contrefait les marques de commerce de la demanderesse en violation de l’alinéa 20(1)a) de la Loi sur les marques de commerce?
Le défendeur a-t-il dirigé l’attention du public sur ses services offerts sur UNTIED.com d’une manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion avec les services de la demanderesse, en violation de l’alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce? Le défendeur a-t-il fait passer les services offerts sur UNTIED.com pour ceux de la demanderesse, en violation de l’alinéa 7c) de la Loi sur les marques de commerce?
Le défendeur a-t-il utilisé les marques de commerce de la demanderesse d’une manière susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à ces marques de commerce, en violation de l’article 22 de la Loi sur les marques de commerce?
Le défendeur a-t-il violé le droit d’auteur de la demanderesse quant au site Web de United, au logo de United et au dessin du globe terrestre, en violation de la Loi sur le droit d’auteur?
La demanderesse a-t-elle retardé la procédure ou commis un abus de procédure?
[19] Pour les motifs qui suivent, la Cour conclut que le défendeur a contrefait les marques de commerce et violé le droit d’auteur de la demanderesse. En outre, la Cour conclut que la version actuelle de UNTIED.com ne relève pas de l’utilisation équitable aux fins d’exception de parodie à la violation du droit d’auteur.
IV. Témoins
[20] La demanderesse a appelé trois témoins des faits et un témoin expert, tandis que le défendeur a appelé un témoin des faits et un témoin expert.
A. Témoins de United
(1) M. Scott Wilson
[21] M. Wilson était, au moment du procès, le vice-président du commerce électronique et du marchandisage au sein de United et il travaillait pour l’entreprise depuis 2010. Son poste comprenait la conception, la gestion et le maintien de l’ensemble des efforts numériques au moyen desquels les consommateurs interagissent avec la demanderesse. M. Wilson a présenté un témoignage sur des sujets tels que les diverses versions du site Web de United, les diverses versions de UNTIED.com, la demanderesse en tant que ligne aérienne et les initiatives de stratégie de marque de la demanderesse.
(2) M. Jeff Wittig
[22] M. Wittig est avocat principal en matière de finances et de flotte au service juridique de United. Il a été embauché par Continental en 1997 et est devenu un employé de United le 1er avril 2013, après la fusion des sociétés exploitantes. Il a présenté un témoignage sur des sujets tels que la fusion de UAL et Continental et la publication de ses antécédents personnels sur UNTIED.com.
(3) Mme Nancy Proietti
[23] Mme Proietti est une agente de voyage qui travaille au sein de Groupe Voyages VP à Montréal. Elle représente des entreprises clientes au Québec et en Ontario et offre ses services aux clients en anglais et en français. Elle a témoigné à sujet de son expérience lorsqu’elle a déposé une plainte sur UNTIED.com.
[24] Mme Proietti était un témoin crédible et convaincant. Il était évident qu’elle avait acquis une solide expérience dans l’industrie du voyage, notamment en ce qui a trait à l’interaction avec des transporteurs aériens comme la demanderesse et à la résolution de problèmes liés au service à la clientèle pour ses clients. Son témoignage relativement à la confusion était convaincant, en particulier à titre d’utilisatrice avertie des sites Web de transporteurs aériens et parce qu’elle avait déjà traité avec des transporteurs aériens comme United.
(4) M. Stephen Buffo
[25] M. Buffo a été appelé à témoigner à titre de témoin expert. Il est un économiste qui possède une expérience dans la juricomptabilité et l’évaluation. Il est expert dans l’évaluation des droits de propriété intellectuelle, notamment en matière de marques de commerce et de droits d’auteur, ainsi que dans l’évaluation de l’affaiblissement et de la diminution de la valeur des droits de propriété intellectuelle, dans un large éventail d’industries, y compris l’industrie du transport. M. Buffo a présenté un témoignage sur l’existence d’un achalandage lié aux marques de commerce United et sur la dépréciation de cet achalandage.
[26] Le témoignage de M. Buffo était relativement inutile.
B. Témoins de M. Cooperstock
(1) M. Jeremy Cooperstock
[27] Le défendeur s’est lui-même présenté à titre de seul témoin des faits. Il est professeur en génie électrique à l’Université McGill à Montréal et travaille comme expert-conseil de façon occasionnelle. Il est le propriétaire-exploitant de UNTIED.com et il a présenté un témoignage sur des sujets comme la création de UNTIED.com, ses raisons du maintien du site Web, la justification du recueil de plaintes, le public visé du site Web, les coûts liés à la maintenance du site Web, les diverses mises à jour apportées à UNTIED.com, les plaintes publiées sur le site Web, le contenu actuel de UNTIED.com et le site Web bêta.
(2) M. Ron Hall
[28] M. Hall a été appelé à témoigner à titre de témoin expert dans l’extraction et l’analyse de données. Il a présenté un témoignage concernant le pourcentage de plaintes publiées sur UNTIED.com qui contenaient des renseignements personnels non expurgés sous la forme de numéros MileagePlus.
V. Analyse
A. Contrefaçon de marque de commerce
[29] La contrefaçon d’une marque de commerce a lieu lorsqu’un défendeur a utilisé une marque de commerce ou une marque confusément semblable, sans le consentement du titulaire de droits sur la marque de commerce, en lien avec des marchandises ou des services. L’alinéa 20(1)a) prévoit ce qui suit :
20 (1) Le droit du propriétaire d’une marque de commerce déposée à l’emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne qui est non admise à l’employer selon la présente loi et qui :
20 (1) The right of the owner of a registered trade-mark to its exclusive use is deemed to be infringed by any person who is not entitled to its use under this Act and who
a) soit vend, distribue ou annonce des produits ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion;
(a) sells, distributes or advertises any goods or services in association with a confusing trade-mark or trade-name;
[30] Les éléments d’une contrefaçon en vertu de l’alinéa 20(1)a) sont les suivants : l’existence d’une marque de commerce déposée, l’« emploi » d’une marque de commerce créant de la confusion par un contrefacteur présumé, la vente, la distribution ou la publicité de biens ou de services, en lien avec cette marque de commerce ou le nom commercial créant de la confusion et l’absence d’admissibilité ou d’autorisation.
(1) Enregistrement
[31] Il est constant que les marques de commerce en cause sont enregistrées.
(2) M. Cooperstock fournit des services par l’intermédiaire de UNTIED.com.
[32] Les parties sont en désaccord sur la question de savoir si le défendeur proposait la vente, la distribution ou la publicité de « services » par l’intermédiaire de UNTIED.com. Le défendeur a admis fournir des services sous la forme de la communication d’information, de conseils sur les droits juridiques et de la publication de plaintes par l’intermédiaire de UNTIED.com. Cependant, il a fait valoir qu’ils ne constituent pas des « services » en vertu de la Loi sur les marques de commerce, car ils n’impliquent aucun commerce. Bien que la demanderesse ait produit des éléments de preuve démontrant que le défendeur percevait un revenu par l’intermédiaire de la publicité et de dons, ce revenu était minime.
[33] À mon avis, les « services » à l’alinéa 20(1)a) de la Loi sur les marques de commerce ne nécessitent pas un élément monétaire. La législation ne comporte pas d’exigence explicite en ce qui concerne un élément monétaire ou commercial se rapportant à des services. Dans la décision Kraft Ltd v Registrar of Trade-marks, [1984] 2 FC 874, 1 CPR (3d) 457, 1984 CarswellNat 79 (WL Can), aux paragraphes 8 et 9 (1re inst.) [Kraft Ltd], la Cour a indiqué que les « services » ne devraient pas être interprétés restrictivement. Dans la décision TSA Stores, Inc. c. Registrar of Trade-Marks, 2011 FC 273, au paragraphe 16, 91 CPR (4th) 324 [décision TSA Stores], le juge Simpson a confirmé l’interprétation large à attribuer aux « services » en vertu de l’article 20 de la Loi sur les marques de commerce et a conclu que l’élément clé des « services » était l’avantage apporté au public. Dans la décision TSA Stores, le juge Simpson a conclu que le site Web en cause dans cette affaire offrait aux visiteurs des services sous la forme de renseignements et de conseils et que cela n’impliquait pas un élément monétaire.
[34] Il importe de ne pas généraliser la signification de « services » à tel point que toute communication de renseignements relève des « services ». Cependant, dans certaines circonstances, la communication de renseignements à l’intention du public pourrait constituer un service en vertu de la Loi sur les marques de commerce. Le défendeur, en l’espèce, offrait des renseignements et des conseils à des voyageurs mécontents. Cela reviendrait, par exemple, à appeler une « ligne téléphonique d’assistance aux consommateurs » pour obtenir des conseils sur la façon de traiter avec une ligne aérienne. En outre, la preuve a clairement établi que le défendeur avait l’objectif d’offrir des services qui étaient conformes à sa critique générale à l’égard de la demanderesse, par exemple la publication de plaintes. Par conséquent, à mon avis, il est évident que le défendeur offre des services par l’intermédiaire de UNTIED.com.
(3) Emploi
[35] La demanderesse doit montrer que le défendeur « a employé » ses marques de commerce d’une manière prévue par la loi. Concernant la contrefaçon en vertu du paragraphe 20(1), elle comprend deux éléments : le défendeur doit avoir employé les marques au sens de l’article 4 de la Loi sur les marques de commerce et le défendeur doit avoir employé les marques en tant que marques commerciales (en d’autres termes, dans le but de déterminer l’origine des biens ou services décrits à l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce). En matière de service, le paragraphe 4(2) juge qu’une marque commerciale doit être employée en lien avec un service si la marque est employée ou affichée dans la publicité ou lors de l’exécution du service en question. L’article 2 est rédigé comme suit :
marque de commerce Selon le cas :
trade-mark means
a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d’autres;
(a) a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish goods or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others,
b) marque de certification;
(b) a certification mark,
c) signe distinctif;
(c) a distinguishing guise, or
d) marque de commerce projetée. (trade-mark)
(d) a proposed trade-mark; (marque de commerce)
…
…
emploi ou usage À l’égard d’une marque de commerce, tout emploi qui, selon l’article 4, est réputé un emploi en liaison avec des produits ou services. (use)
use, in relation to a trade-mark, means any use that by section 4 is deemed to be a use in association with goods or services; (emploi ou usage)
[36] Pour constituer un emploi à titre de marque commerciale, une marque doit être utilisée pour indiquer l’origine des biens ou services; en d’autres termes, pour distinguer les biens ou services d’une personne de ceux d’autres personnes. Si, comme dans la décision Clairol International Corp v Thomas Supply & Equipment Co, [1968] 2 Ex CR 552, 1968 CarswellNat 32 (WL Can) [decision Clairol], la marque de commerce d’une autre personne est simplement employée pour comparer ses propres biens ou services avec ceux d’autres personnes, alors cela ne constituera pas l’emploi d’une marque de commerce. Dans la décision Compagnie Générale des Établissements Michelin-Michelin & Cie c. Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-Canada) (1996) (1re inst.), [1997] 2 C.F. 306 [décision Michelin, citée pour CarswellNat], le juge Teitelbaum a déclaré ce qui suit :
[26] Je suis convaincu que l’analyse classique faite dans Clairol de l’emploi sous le régime de l’article 20 fait encore partie de notre droit. Le critère de l’«emploi» de l’article 20 exige l’établissement de deux éléments tirés de l’article 2 et de l’article 4. En effet, le premier élément provient de l’article 4: (1) les défendeurs ont-ils établi une liaison entre leurs services et les marques de commerce de la demanderesse? Le second élément est tiré de l’article 2 : (2) les défendeurs ont-ils employé la marque de commerce pour distinguer ou identifier leurs services en liaison avec les marchandises et services de la demanderesse?
[37] Bien que le paragraphe 20(1) ne précise pas explicitement qu’il doit y avoir un « emploi » de la marque de commerce, cette exigence est sous-entendue par le libellé de la disposition (décision Michelin, aux paragraphes 19 et 29). Le défendeur fait valoir que tout « emploi » des marques United sur UNTIED.com ne constitue par un emploi visé par la Loi sur les marques de commerce et que les marques United affichées sur UNTIED.com ne sont pas employées pour distinguer les biens ou services du défendeur de ceux d’autres personnes.
[38] L’intention du défendeur n’est pas déterminante à l’égard de la conclusion d’un emploi de la marque de commerce. La question de savoir si des marques ou des marques confusément semblables sont employées comme des marques de commerce dépend du message transmis au public. Dans l’arrêt Tommy Hilfiger Licensing Inc. c. International Clothiers Inc, 2004 CAF 252, au paragraphe 40, [2005] 1 RCF 148 [International Clothiers], la Cour d’appel fédérale a indiqué que la question essentielle était de savoir « si, quelles qu’aient été ses intentions, l’intimée a employé l’écusson pour indiquer l’origine des chemises et ensembles shorts pour garçons ou de façon à indiquer l’origine des marchandises. »
[39] Quant à l’emploi par le défendeur des marques à titre de marques de commerce, je suis d’avis que le raisonnement de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt International Clothiers est convaincant. En l’espèce, la Cour d’appel a tenu compte de la ressemblance des marques, du placement des marques sur les vêtements et du fait que le défendeur savait qu’il était courant d’apposer un logo sur un chandail ou une chemise, au niveau de la poitrine, pour indiquer sa source. Les mêmes considérations s’appliquent toutes en l’espèce. Visuellement, les marques sont très semblables (avec quelques ajouts mineurs apportés aux marques affichées sur UNTIED.com). En outre, le placement du logo de Untied et du dessin du globe terrestre grimaçant dans le coin supérieur gauche de UNTIED.com correspond au placement du logo United ou de la marque UNITED et du dessin du globe terrestre sur le site Web de United (comme cela était alors le cas). En outre, le site Web bêta du défendeur affiche le même placement des marques prétendument contrefaites. Bien que cela n’ait pas été soulevé par des éléments de preuve, je ferais remarquer que cela semble être un placement courant pour un « identificateur » de site Web.
[40] Comme pour l’intimée dans l’arrêt International Clothiers, le défendeur savait qu’il avait placé les marques Untied au même endroit que celui où les marques United étaient affichées sur le site Web de United. Au moment de présenter des éléments de preuve, le défendeur a déclaré : [traduction] « J’ai conclu que je pouvais être beaucoup plus efficace en matière de parodie en imitant avec humour l’apparence, mais avec une variante, de plusieurs éléments du propre site Web de United. Cela se reflétait, non pas simplement dans la mise à jour du logo parodié, avec les sourcils froncés sur le globe terrestre, mais également dans un grand nombre d’autres éléments sur la page Web ».
[41] Le logo de Untied et le dessin du globe terrestre grimaçant sont bien mis en évidence sur UNTIED.com. En outre, une marque semblable à la marque UNITED AIRLINES est affichée sur UNTIED.com – par exemple, au cours de la période pertinente, le coin inférieur gauche de UNTIED.com indiquait ce qui suit : « Copyright © Untied Air Lines, Inc. ».
[42] Les marques sont donc employées ou affichées dans la publicité ou lors de l’exécution de services en vertu du paragraphe 4(2) de la Loi sur les marques de commerce. Je conclus que l’affichage par le défendeur des marques Untied constitue un emploi en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi sur les marques de commerce.
(4) Confusion
[43] Le paragraphe 20(1) de la Loi sur les marques de commerce protège contre l’emploi par un défendeur de marques de commerce d’un demandeur ou de marques confusément semblables. La « confusion » est définie à l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce en faisant référence à l’article 6. Le paragraphe 6(2) est rédigé comme suit :
6 (2) L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.
6 (2) The use of a trade-mark causes confusion with another trade-mark if the use of both trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the goods or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the goods or services are of the same general class.
[44] Conformément au paragraphe 6(5), les critères suivants sont pertinents pour déterminer si des marques créent une confusion : le caractère distinctif intrinsèque et le degré auquel les marques sont maintenant connues, la durée pendant laquelle les marques ont été utilisées, la nature des biens, services ou de l’entreprise, la nature du commerce et le degré de ressemblance entre les marques.
[45] Pour déterminer si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent une confusion, les marques ne devraient pas être examinées en détail. Au lieu de cela, elles devraient être examinées du point de vue de la première impression du « consommateur ordinaire plutôt pressé ». Dans l’arrêt Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23, [2006] 1 RCS 824 [arrêt Veuve Clicquot], la Cour suprême déclare :
[20] Le critère applicable est celui de la première impression que laisse dans l’esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue du nom Cliquot sur la devanture des boutiques des intimées ou sur une de leurs factures, alors qu’il n’a qu’un vague souvenir des marques de commerce VEUVE CLICQUOT et qu’il ne s’arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les marques. Pour reprendre les termes utilisés par le juge Pigeon dans Benson & Hedges (Canada) Ltd. c. St. Regis Tobacco Corp., [1969] R.C.S. 192, p. 202 :
[traduction] Nul doute que si une personne examinait les deux marques attentivement, elle les distinguerait facilement. Ce n’est toutefois pas sur cette constatation qu’il faut se fonder pour déterminer s’il existe une probabilité de confusion.
... les marques ne paraîtront pas côte à côte et [la Cour doit] essayer d’empêcher qu’une personne qui voit la nouvelle marque puisse croire qu’il s’agit de la même marque que celle qu’elle a vue auparavant, ou même qu’il s’agit d’une nouvelle marque ou d’une marque liée appartenant au propriétaire de l’ancienne marque.
(Citant Halsbury’s Laws of England, 3e éd., vol. 38, par. 989, p. 590.)
[46] Le défendeur a soutenu que les marques Untied sur UNTIED.com ne sont pas confusément semblables aux marques United sur le site Web de United et que la demanderesse n’avait pas présenté des éléments de preuve démontrant une réelle confusion. Il a soutenu que les avertissements et le contenu sur UNTIED.com signifient qu’il [traduction] « faudrait que vous soyez une personne qui présente, vous savez, des troubles cognitifs... pour penser que vous vous plaignez en réalité auprès de la ligne aérienne » par l’intermédiaire de UNTIED.com.
(a) Caractère distinctif inhérent
[47] Les marques de commerce en cause en l’espèce, et en particulier la marque UNITED, n’ont pas de caractère distinctif inhérent. Cependant, les marques United ont acquis un caractère distinctif en raison de leur association continue et de longue date avec la demanderesse sur le marché. Je conclus que la commercialisation et la publicité à grande échelle des services de transport aérien de la demanderesse ainsi que son exploitation de milliers de vols quotidiens présentée plus en détail pour ce qui est de l’achalandage, ont créé un sens secondaire fort qui aurait tendance à faire en sorte que les consommateurs associent la marque UNITED (ainsi que la marque UNITED AIRLINES et le dessin du globe terrestre) à la demanderesse dans les circonstances appropriées.
(b) Période d’emploi
[48] La période durant laquelle une marque a été employée influencera le caractère distinctif de la marque (arrêt Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc., 2006 CSC 22, au paragraphe 77, [2006] 1 RCS 722 [arrêt Mattel]). Comme il a été mentionné, les marques UNITED et UNITED AIRLINES sont employées par le prédécesseur UAL de la demanderesse depuis 1939 et sont enregistrées depuis 1990. Le dessin du globe terrestre est enregistré depuis 1998 et utilisé par le prédécesseur Continental de la demanderesse depuis 1995.
(c) Nature des services
[49] Le défendeur a souligné la disparité entre les services offerts sur le site Web United (vente de services de transport aérien) et ceux offerts sur UNTIED.com (renseignements et dépôt de plaintes). Cependant, la concurrence entre les biens ou services n’est pas un facteur déterminant dans l’analyse de la confusion : « la catégorie générale des marchandises et services, bien que pertinente, n’est pas déterminante » (arrêt Mattel, au paragraphe 51). Néanmoins, il s’agit d’un facteur important et, à mon avis, la nature des services offerts par les parties est semblable. La demanderesse et le défendeur fournissent des renseignements aux voyageurs potentiels et proposent de dialoguer avec les clients de United après leur vol. En outre, comme l’a fait remarquer la demanderesse, il n’est pas obligatoire que les services soient identiques ou associés, étant donné que le consommateur ordinaire pourrait penser qu’ils sont liés.
[50] Il est envisageable de croire qu’un consommateur pense que la fourniture d’une [traduction] « base de données de plaintes » est liée au service à la clientèle (peut-être dans le but de favoriser la transparence). Cela est pertinent quant à la question de savoir si un consommateur pourrait penser que les services sont liés. Bien que les services offerts par l’intermédiaire de UNTIED.com soient plus limités que ceux offerts sur le site Web de United, ils sont néanmoins parallèles dans des domaines clés, comme la communication de renseignements avant le vol et la réception de plaintes après le vol.
(d) Nature du commerce
[51] Quant à la nature du commerce, ce critère témoigne des voies de commercialisation et de la nature et du type de client visé (arrêt Mattel, au paragraphe 86 et 87).
[52] Le fait que les services en cause soient offerts sur Internet est pertinent. Les caractéristiques du marché sont donc identiques : dans les deux cas, les consommateurs communiquent sur le site Web en saisissant un nom de domaine dans leur navigateur ou en recherchant les sites Web utilisant des termes comme, dans le cas de Mme Proietti, « united » et [traduction] « plaintes ».
(e) Ressemblance
[53] Le critère définitif, la ressemblance, joue fortement en faveur de la confusion. La ressemblance est la similitude entre deux marques et elle présente un certain nombre de différences entre deux marques (Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc., 2011 CSC 27, au paragraphe 62, [2011] 2 RCS 387). Le défendeur a admis qu’il voulait maximiser la ressemblance entre ses propres marques et celles de la demanderesse : il voulait que les visiteurs sur UNTIED.com [traduction] « reconnaissent les similitudes avec la cible de mes critiques ».
[54] Le défendeur a utilisé une grande majorité de la marque UNITED et il l’a modifiée légèrement en renversant l’ordre des lettres T et I. Le logo de United bien en évidence affiche une police, un espacement entre les lettres, un nombre de caractères et des lettres qui sont identiques à ceux du logo de United (qui, bien sûr, contient la marque UNITED). M. Cooperstock a admis qu’il a transformé les éléments du logo de United au moment de créer celui de Untied.
[55] Quant au dessin du globe terrestre grimaçant, le défendeur a utilisé l’intégralité du dessin du globe terrestre et l’a recouvert d’un froncement de sourcil pour créer ce dessin. Le défendeur a reconnu qu’il savait que le dessin du globe terrestre provenait du site Web de United lorsqu’il se l’est approprié. Avant 2012, le froncement de sourcil était de la même nuance de bleu « United » que l’arrière-plan du dessin.
(f) Circonstances de l’espèce et conclusion
[56] UNTIED.com est clairement conçu pour évoquer l’apparence générale du site Web de United, y compris les marques de commerce. Dans la décision Source Perrier SA c. Fira-Less Marketing Co, [1983] 2 FC 18, 70 CPR (2d) 61, 1983 CarswellNat 23 (WL Can) (1re inst.) [décision Source Perrier, cité pour CarswellNat], le juge Dubé a reconnu que dans certains cas, l’emploi de marques par un défendeur pourrait en effet viser à causer de la confusion :
[10] [...] Il ne fait aucun doute qu’aux yeux de l’acheteur ordinaire, la bouteille de « Pierre Eh! » ressemble à la bouteille de Perrier. La taille et la couleur des bouteilles, les étiquettes jaunes et leur emplacement sur les bouteilles, la ressemblance des caractères typographiques des deux marques de commerce et la similarité des noms « Perrier » et « Pierre Eh! » au plan de la présentation et de la prononciation sont non seulement susceptibles de créer de la confusion mais ont de toute évidence été conçus dans ce but précis, car autrement il n’y aurait pas de canular. Dans des cas d’imitation aussi flagrante, il importe de s’attacher à l’apparence générale du produit et non