Smart Cloud Inc. c. International Business Machines Corporation

Smart Cloud Inc. c. International Business Machines Corporation
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2021-03-18
Référence neutre
2021 CF 236
Numéro de dossier
T-1589-19
Contenu de la décision
Date : 20210318
Dossier : T‑1589‑19
Référence : 2021 CF 236
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 18 mars 2021
En présence de madame la juge Walker
ENTRE :
SMART CLOUD INC.
demanderesse
et
INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES CORPORATION
défenderesse
JUGEMENT ET MOTIFS
[1] Smart Cloud Inc. (Smart Cloud) interjette appel de la décision du 31 juillet 2019 (décision) par laquelle la Commission des oppositions des marques de commerce (COMC) a rejeté, au nom du registraire des marques de commerce, son opposition à la demande d’enregistrement de la marque de commerce IBM SMARTCLOUD (la Marque), présentée par International Business Machines Corporation (IBM), en liaison avec une vaste gamme de matériel informatique, de logiciels (Produits) et de services de gestion des affaires, de prospection, de réseaux et de consultation (Services). L’appel est interjeté en vertu de l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑ 13 (la Loi).
[2] IBM, une société internationale de services, de logiciels et de matériel informatique a déposé sa demande d’enregistrement de la Marque (la demande) en invoquant l’emploi projeté au Canada des Produits, et l’emploi au Canada des Services depuis septembre 2011.
[3] Smart Cloud est une entreprise canadienne qui a été constituée en personne morale en octobre 2010 dans le but de concevoir et d’offrir des services informatiques et de consultation en affaires axés sur l’informatique en nuage, la sécurité numérique, le stockage de données et le soutien technique au Canada et ailleurs.
[4] Smart Cloud s’est opposée à la demande surtout parce qu’elle estime que la Marque crée de la confusion avec son emploi antérieur de la marque de commerce SMARTCLOUD et des noms commerciaux SMART CLOUD et SMARTCLOUD en association avec certains services, y compris des services d’informatique en nuage. La COMC, qui ne partageait pas l’avis de Smart Cloud, a conclu que la prépondérance des probabilités en ce qui touchait la question de la confusion « pench[ait] légèrement » en faveur d’IBM. La COMC a désigné la marque de commerce et les noms commerciaux de Smart Cloud collectivement sous le nom SMARTCLOUD et je ferai de même dans le présent jugement pour éviter toute répétition.
[5] Smart Cloud a déposé à l’appui de son appel un affidavit daté du 14 novembre 2019 et établi sous serment par monsieur Brian Everest, cofondateur et dirigeant principal de la Technologie à Starport Managed Services Inc. (Starport), une entreprise canadienne de services en technologies de l’information (TI) (affidavit Everest). IBM a déposé deux nouveaux affidavits : A) un affidavit établi sous serment par Mme Carly Hicks, stagiaire en droit dans le cabinet d’avocats représentant IBM, daté du 15 janvier 2020 (Affidavit Hicks); et B) un affidavit établi sous serment par Mme Hallie Newman, conseillère en recherche dans le même cabinet, également daté du 15 janvier 2020 (Affidavit Newman). Aucun déposant n’a été contre‑interrogé.
[6] Immédiatement avant l’audition de l’appel sur le fond, Smart Cloud a soumis à la Cour une requête en dépôt d’un affidavit supplémentaire de M. Everest (affidavit supplémentaire). La défenderesse s’est opposée à cette requête déposée tardivement. Ayant entendu les arguments des parties au début de l’audience, j’ai refusé d’admettre l’affidavit en question. Les raisons écrites motivant mon refus, qui reprennent pour l’essentiel ma décision orale, sont incluses dans le présent jugement.
[7] La Loi sur les marques de commerce a été modifiée le 17 juin 2019 (la Trade‑marks Act est devenue la Trademarks Act). Le présent appel est régi par l’ancienne loi et toutes les références mentionnées dans le présent jugement renvoient à l’ancienne version.
[8] Pour les motifs énoncés dans le présent jugement, l’appel de Smart Cloud est rejeté. En bref :
L’affidavit Everest contient une preuve inadmissible sous forme d’opinion que j’ai écartée. Les paragraphes restants, entiers ou partiels, qui contiennent des renseignements factuels ou évoquent la propre expérience professionnelle de M. Everest ainsi que ses souvenirs sont admissibles. Sa preuve concernant l’invocation par la COMC d’une définition du dictionnaire ayant été rajoutée après les dates pertinentes dans l’opposition aurait pu motiver une conclusion différente à l’égard d’au moins l’une des questions dont la COMC était saisie. Par conséquent, j’ai examiné de novo les éléments présentés à la Commission et la nouvelle preuve admissible des parties. J’ai soumis à la norme de la décision correcte les conclusions de la COMC en ce qui touche le sens courant du mot « cloud » [nuage], tel qu’il était employé en avril 2011 dans le contexte informatique et le caractère distinctif inhérent de la marque de commerce et du nom commercial SMARTCLOUD; j’ai soumis à la même norme sa conclusion finale portant que SMARTCLOUD est une marque faible. J’ai examiné les autres conclusions de la COMC à la recherche d’une erreur manifeste et dominante.
J’estime que la COMC s’est appuyée à tort sur une définition du mot « cloud » qui a été rajoutée dans le dictionnaire après la date pertinente aux fins des motifs d’opposition avancés par Smart Cloud au titre des alinéas 16(3)a) et c) de la Loi. Cependant, mon examen de la nouvelle preuve admissible dans le présent appel démontre que la marque de commerce et le nom commercial SMARTCLOUD étaient constitués de deux mots courants en date du 5 avril 2011. La COMC n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a conclu que SMARTCLOUD est une marque hautement suggestive dont le caractère distinctif inhérent est faible. Lorsqu’elle a examiné la jurisprudence touchant aux marques faibles, la COMC s’est appuyée avec raison sur ces conclusions ainsi que sur son constat portant que la marque SMARTCLOUD n’avait pas acquis le moindre caractère distinctif par l’emploi. La COMC n’a pas eu tort de conclure que la marque de commerce SMARTCLOUD était une marque faible aux dates pertinentes dans l’opposition.
Le reste de l’analyse et des conclusions de la COMC dans la décision ne comporte aucune erreur manifeste et dominante.
I. Contexte
[9] IBM a déposé la demande (demande de marque de commerce no 1 546 609) le 5 octobre 2011 et revendique la priorité sur le fondement de la demande française no 11/3 820 748, déposée le 5 avril 2011.
[10] La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 6 novembre 2013.
[11] Smart Cloud a déposé sa déclaration d’opposition le 26 novembre 2013 au titre des alinéas 16(1)a) et c), 16(3)a) et c) et de l’article 2 de la Loi; toutes ces dispositions concernent le risque de confusion entre la Marque et la marque de commerce et le nom commercial SMARTCLOUD de Smart Cloud. Smart Cloud a également plaidé des motifs d’opposition fondés sur les alinéas 30a), b), e) et i) de la Loi.
[12] Les parties ont déposé deux affidavits dans l’instance d’opposition : A) Smart Cloud a déposé un affidavit de son président, M. Clayton Feick, daté du 28 mai 2014; et B) IBM a déposé un affidavit daté du 24 septembre 2015 de Mme Patti Smith, gestionnaire du programme de publicité chez IBM Canada Ltd., l’une des filiales en propriété exclusive d’IBM. Les deux déposants ont été contre‑interrogés.
II. Décision de la COMC
[13] La COMC a résumé la demande, son historique procédural, la preuve déposée par les parties et a rejeté sommairement chacun des 30 motifs d’opposition avancés par Smart Cloud. Sa décision est axée sur la question de la confusion.
Résumé par la COMC de la preuve de Smart Cloud
[14] Dans sa décision, la COMC s’est attardée sur la preuve de M. Feick issue de son affidavit et de son contre‑interrogatoire. Elle a décrit le développement en 2010 par Smart Cloud de sa présence en ligne et son emploi de SMARTCLOUD sur ses pages Web et de connexion; elle a toutefois fait remarquer que M. Feick n’avait fourni aucune preuve établissant que des clients au Canada avaient vu ou consulté les pages mentionnées. M. Feick a déclaré que le site Web de Smart Cloud est constamment actif depuis 2010 et que de janvier à avril 2011, ses employés ont contacté divers clients potentiels et conservé des enregistrements de leurs conversations avec eux. Des copies de courriels joints à l’affidavit employaient les termes « Smart Cloud » dans leurs lignes de mention objet. Aucune des personnes contactées ayant été identifiées par M. Feick n’est devenue cliente.
[15] La COMC a résumé l’emploi par Smart Cloud de sa marque de commerce et de son nom commercial dans son programme de publicité, y compris dans des échanges avec deux clients potentiels durant la période allant d’octobre 2010 à avril 2011. Lors du contre‑interrogatoire, M. Feick a reconnu qu’aucune des deux entités n’était devenue cliente.
[16] La COMC a pris acte de la demande déposée par Smart Cloud (demande de marque de commerce no 1 546 072) le 30 septembre 2011 en vue de l’enregistrement de la marque de commerce SMARTCLOUD sur le fondement de son emploi au Canada depuis octobre 2010. Enfin, la COMC a dégagé les faits et aveux suivants du contre‑interrogatoire de M. Feick :
- M. Feick n’a pas directement répondu à la question de savoir si Smart Cloud avait fourni des services d’informatique en nuage moyennant des frais, son avocat s’étant invariablement opposé à la question sur le fondement de la pertinence.
- Smart Cloud n’a fait aucune publicité imprimée dans des journaux, des magazines, des dépliants ou des brochures, pas plus qu’à la radio ou à la télévision.
- Smart Cloud ciblait le marché des petites et moyennes entreprises (PME), mais ne refusait aucune affaire qui se présentait.
Résumé par la COMC de la preuve d’IBM
[17] La COMC a résumé la preuve de Mme Smith en précisant qu’elle est l’une des responsables de la gestion des initiatives de commercialisation d’IBM au Canada, y compris la promotion de la marque IBM SMARTCLOUD. Mme Smith a expliqué la présence ancienne et constante d’IBM dans le secteur de la technologie depuis le XIXe siècle et a mis l’accent sur sa réputation mondiale en tant qu’un des plus importants fabricants d’ordinateurs et de produits et services connexes.
[18] Mme Smith a évoqué le développement par IBM, à compter de 2008, d’un nouveau cadre en liaison avec la marque de commerce SMARTER PLANET. Durant la même période, IBM a adopté une stratégie ayant trait à l’informatique en nuage. Mme Smith a joint à son affidavit les rapports annuels d’IBM de 2009 et 2010, qui décrivent tous deux SMARTER PLANET et l’informatique en nuage comme des « secteurs de croissance ciblés ». En avril 2011 ou vers cette date, IBM a annoncé une initiative intitulée IBM SMARTCLOUD liée à ses offres Cloud. Les services IBM SMARTCLOUD ont commencé à être offerts à la vente au Canada à compter de 2011. La COMC a relevé les pièces jointes à l’affidavit de Mme Smith, y compris : une trousse de bienvenue à l’intention des administrateurs clients de l’offre IBM SmartCloud Enterprise (© 2011); le guide de l’utilisateur de l’offre IBM SmartCloud Enterprise (© 2010, 2012); des imprimés représentatifs du site Web ibm.com, en sa version du 10 avril 2011, faisant chacun la promotion des Produits et Services offerts par IBM en liaison avec la marque de commerce IBM SMARTCLOUD.
[19] La COMC a décrit la preuve de Mme Smith ayant trait à la promotion, à compter de 2011, de la marque IBM SMARTCLOUD au Canada en format imprimé et sur Internet (Globe and Mail et National Post) ainsi que sur d’autres sites Web publics. Les publicités en liaison avec la Marque ont continué d’être publiées en 2012 dans la presse et en ligne (Maclean’s, Financial Post, National Post, etc.). Dans chaque cas, la Marque figurait dans les documents joints à l’affidavit de Mme Smith.
[20] Enfin, la COMC a dégagé les faits et aveux suivants du contre‑interrogatoire de Mme Smith :
- Le marché cible pour les Produits et Services en liaison avec la Marque était les moyennes à grandes entreprises.
- Le préfixe IBM ne figure pas toujours directement devant le mot SMARTCLOUD. La COMC a estimé qu’une telle utilisation ne constituait pas un emploi de la Marque et ne contribuait donc aucunement à l’acquisition de son caractère distinctif.
- La dernière publicité diffusée au Canada en liaison avec la Marque remontait à la fin du premier trimestre 2014. La Marque est toujours employée au Canada en liaison avec des logiciels en tant que services, plus précisément des services de courriel, de gestion de calendrier et de messages instantanés fondés sur l’informatique en nuage sur le nuage IBM.
Fardeaux de preuve dont devait initialement s’acquitter Smart Cloud (alinéas 16(3)a) et c), 16(1)a) et c), article 2)
[21] La COMC a commencé par aborder le fardeau initial dont devait s’acquitter Smart Cloud de déposer une preuve suffisante pour conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de son opposition :
a) s’agissant des motifs d’opposition au titre des alinéas 16(3)a) et c) liés aux Produits, Smart Cloud a rempli son obligation d’établir l’emploi de sa marque de commerce et de son nom commercial SMARTCLOUD avant le 5 avril 2011, date de priorité de production de la demande; elle a aussi établi qu’elle n’avait pas abandonné sa marque de commerce ou son nom commercial en date du 6 novembre 2013, date de l’annonce de la demande;
b) s’agissant des motifs d’opposition au titre des alinéas 16(1)a) et c) liés aux Services, Smart Cloud a rempli son obligation d’établir l’emploi de sa marque et de son nom commercial SMARTCLOUD avant septembre 2011, date de premier emploi alléguée de la Marque au Canada en liaison avec les Services;
c) s’agissant du motif d’opposition au titre de l’article 2, Smart Cloud ne s’est pas acquittée de son fardeau initial de montrer qu’en date du 26 novembre 2013, date du dépôt de son opposition, son nom commercial et sa marque de commerce SMARTCLOUD étaient suffisamment connus au Canada pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif.
Motifs d’opposition au titre des alinéas 16(3)a) et c)
[22] La COMC a analysé l’opposition de Smart Cloud fondée sur les alinéas 16(3)a) et c) de la Loi, qu’elle a résumée en ces termes :
[70] Les motifs d’opposition fondés sur les articles 16(3)a) et 16(3)c) allèguent que la Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque parce que, le 5 avril 2011, la date de priorité de production de la demande, la Marque en liaison avec les Produits créait de la confusion avec la marque de commerce SMARTCLOUD ainsi qu’avec ses noms commerciaux SMARTCLOUD et SMART CLOUD de l’Opposante, lesquels ont tous été employés antérieurement par l’Opposante au Canada en liaison avec les services de l’Opposante. […]
[23] L’analyse de la COMC quant au risque de confusion figure dans cette partie de la décision, mais s’applique également à l’opposition de Smart Cloud fondée sur les alinéas 16(1)a) et c) de la Loi.
[24] Précisant que le critère en matière de confusion est une affaire de première impression et de souvenirs incomplets, la COMC a souligné que le paragraphe 6(2) de la Loi est axé sur la confusion quant à la source des produits et des services, et non sur la confusion entre les marques de commerce elles‑mêmes. Dans la présente affaire, la question qui se pose est de savoir si les clients qui achètent les Produits et Services IBM arborant la Marque penseraient qu’ils étaient fournis par Smart Cloud.
[25] La COMC a mené l’évaluation suivante des facteurs prévus au paragraphe 6(5) pour trancher la question de la confusion et des circonstances pertinentes de l’espèce (autres que celles qui ne favorisaient, selon elle, aucune partie et qui ne sont pas pertinentes dans le présent appel) :
Alinéa 6(5)a) : La COMC a déclaré que le nom commercial et la marque de commerce de Smart Cloud étaient composés de deux mots courants du dictionnaire, dont elle a consulté la définition dans le Oxford English Dictionary (OED) en ligne. Comme les services offerts par Smart Cloud sont essentiellement des services d’informatique en nuage, la COMC a considéré que sa marque de commerce et son nom commercial étaient hautement suggestifs et que leur caractère distinctif inhérent était faible. Pour la COMC, la faiblesse de ce caractère distinctif inhérent tenait aussi à l’élément SMARTCLOUD en commun et au fait que le préfixe IBM était constitué d’une combinaison de lettres. Comme Smart Cloud avait fourni une preuve minimale de l’emploi, la COMC n’a pas pu conclure que sa marque de commerce et son nom commercial avaient acquis un caractère distinctif « dans une mesure lui permettant de bénéficier d’une protection plus étendue que celle qui est normalement accordée à une marque faible ». N’ayant pas considéré la preuve d’IBM touchant aux publicités parce qu’elle était postérieure au 5 avril 2011, la COMC a conclu que le facteur prévu à l’alinéa 6(5)a) n’était favorable à aucune des deux parties.
Alinéa 6(5)b) : La COMC a également conclu que le facteur prévu à l’alinéa 6(5)b) n’était pas particulièrement favorable à l’une ou l’autre partie, car la demande reposait sur l’emploi projeté des Produits et que Smart Cloud n’avait pas établi que sa marque de commerce et son nom commercial avaient acquis le moindre caractère distinctif par l’emploi ou la promotion en date du 5 avril 2011.
Alinéas 6(5)c) et d) : La COMC a constaté un certain recoupement dans la nature des Produits d’IBM et des services de Smart Cloud, les uns et les autres ayant un lien avec l’informatique en nuage. Les activités commerciales se recoupaient aussi, car les marchés visés par les parties comprenaient notamment des moyennes à grandes entreprises. Le fait que les clients potentiels des parties puissent être avertis ou que les produits et services offerts soient spécialisés ne réduisait pas le risque de confusion.
Alinéa 6(5)e) : S’agissant du degré de ressemblance, la COMC a considéré la position de Smart Cloud selon laquelle la Marque est pratiquement identique à sa marque de commerce et à son nom commercial, à l’aune de l’argument d’IBM portant que l’emploi du préfixe IBM permettrait de distinguer les Produits et les Services. La COMC a reconnu une ressemblance assez importante entre les marques des parties, même si la composante SMARTCLOUD n’était pas l’élément le plus frappant de la Marque du fait de sa connotation très suggestive et de son positionnement. La COMC a conclu que la Marque signalait clairement des produits et des services d’informatique en nuage offerts par IBM.
Circonstance de l’espèce – renom de la marque de commerce IBM : La COMC a examiné la preuve de Mme Smith sur ce point et conclu que la réputation d’IBM et son emploi en guise de préfixe de la Marque aideraient les consommateurs à distinguer la source des Produits et Services associés à la Marque. Cette circonstance de l’espèce était fortement favorable à IBM.
Circonstance de l’espèce – jurisprudence concernant les marques faibles : La COMC a déclaré qu’il était bien établi qu’une marque faible (une marque dont le caractère distinctif inhérent est faible) ne peut prétendre à une protection étendue et que des différences relativement modestes suffiront à distinguer des marques faibles. Comme Smart Cloud n’avait pas établi un emploi à grande échelle de sa marque de commerce et de son nom commercial, le faible caractère distinctif inhérent de la marque SMARTCLOUD ne s’était pas développé. La COMC a conclu que la jurisprudence concernant les marques de commerce faibles était favorable à IBM.
[26] La COMC a conclu que la prépondérance des probabilités en ce qui touchait la question de la confusion « pench[ait] légèrement en faveur » d’IBM et a rejeté les motifs d’opposition de Smart Cloud fondés sur les alinéas 16(3)a) et c) de la Loi. Elle a reconnu le recoupement important des facteurs prévus aux alinéas 6(5)c) et d) et estimé que l’inclusion du préfixe IBM dans la Marque avait une incidence importante sur les idées suggérées par la Marque si bien que le consommateur moyen savait clairement qu’IBM était la source des Produits et des Services. La COMC a également estimé que la jurisprudence sur les marques de commerce faibles était favorable à IBM attendu que la preuve de l’emploi produite par Smart Cloud était très limitée.
Motifs d’opposition au titre des alinéas 16(1)a) et c)
[27] La COMC a tiré la même conclusion à l’égard de la confusion, même si les motifs d’opposition au titre des alinéas 16(1)a) et c) avancés par Smart Cloud se rapportent aux Services et que leur date pertinente remonte à septembre 2011, date alléguée de premier emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Services. Encore une fois, la COMC a estimé que la prépondérance des probabilités penchait légèrement en faveur d’IBM et a rejeté les motifs d’opposition en question.
Motif d’opposition au titre de l’article 2
[28] La COMC a rejeté l’opposition de Smart Cloud au titre de l’article 2 de la Loi. Cette dernière ne s’était pas acquittée de son fardeau d’établir que la marque de commerce et le nom commercial SMARTCLOUD étaient devenus suffisamment connus au Canada pour nier le caractère distinctif de la Marque en date du 26 novembre 2013. La COMC a estimé que Smart Cloud n’avait fourni aucune preuve des ventes générées par la prestation des services sous la marque SMARTCLOUD. Sa preuve en matière d’annonce et de promotion était étroite et se limitait à la période allant de fin 2010 à la mi‑2011. Malgré la déclaration de M. Feick portant que le site Web de Smart Cloud avait été constamment actif depuis 2010, aucune preuve n’indiquait combien de clients canadiens pouvaient avoir visité le site en question.
III. Requête en dépôt de l’affidavit supplémentaire – Alinéa 312a) des Règles
[29] Une semaine avant l’audition du présent appel, Smart Cloud a déposé une requête dans laquelle elle demandait à la Cour l’autorisation de déposer l’affidavit supplémentaire de M. Everest au titre de l’alinéa 312a) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106. La requête a été signifiée à IBM et reçue par la Cour le 21 septembre 2020. Cet affidavit supplémentaire consiste en un paragraphe principal dans lequel M. Everest confirme que ses déclarations figurant aux paragraphes 8, 9, 16 et 20 de l’affidavit Everest, se rapportant au mois d’avril 2011 et au 5 avril 2011, seraient aussi valables s’il s’était référé au mois de septembre 2011. La date de septembre 2011 est la date alléguée de premier emploi de la Marque en liaison avec les Services et il s’agit aussi de la date pertinente aux fins de l’examen par la COMC des motifs d’opposition au titre des alinéas 16(1)a) et c) avancés par Smart Cloud.
[30] Le 22 septembre 2020, j’ai ordonné que le dossier de requête soit reçu, mais non déposé, et qu’IBM précise à la Cour si elle allait consentir à la requête. Le 23 septembre 2020, IBM a répondu qu’elle ne consentait pas à la requête et que celle‑ci ne devait pas être instruite pour les raisons suivantes :
Smart Cloud a déposé sa requête à court préavis en contravention de l’article 362 des Règles. Elle n’a pas demandé l’autorisation de la Cour dans l’avis de requête, et n’a présenté aucun argument pour la convaincre de son urgence, une exigence prévue à l’alinéa 362(2)b) des Règles.
Smart Cloud ne peut convaincre la Cour de l’urgence de la requête attendu qu’elle a soulevé la question de la preuve supplémentaire en février‑mars 2020 et IBM a clairement signalé qu’elle s’opposait à son dépôt. La date d’audience du 24 septembre 2020 a été fixée le 20 juillet précédent, mais Smart Cloud a attendu jusqu’au jeudi 17 septembre 2020 pour soulever la question, et a omis de produire un dossier de requête à cette date.
IBM s’oppose à tout ajournement de l’audience aux fins de l’instruction d’une requête signifiée à court préavis, ou pour lui permettre de déposer une preuve complémentaire ou de tenir un contre‑interrogatoire.
[31] IBM a également déposé un dossier de requête en réponse le 23 septembre 2020.
[32] Au début de l’audience du 24 septembre 2020, j’ai entendu les observations des parties quant à savoir si la Cour devrait recevoir la requête fondée sur l’alinéa 312a) des Règles. J’ai accepté d’instruire la requête sur le fond afin d’offrir à Smart Cloud l’entière possibilité d’en expliquer les circonstances. Après examen des observations substantielles des parties concernant l’admission de l’affidavit supplémentaire et un bref ajournement, j’ai rendu ma décision et précisé les raisons pour lesquelles j’ai rejeté la requête de Smart Cloud tout en indiquant que je fournirais des motifs plus exhaustifs dans le présent jugement.
[33] Voici la chronologie des discussions menées entre les parties au sujet de l’affidavit supplémentaire :
20 février 2020 : L’avocat de Smart Cloud informe IBM qu’il souhaiterait déposer un avis de demande modifié pour y ajouter une référence au mois de septembre 2011.
24 février 2020 : IBM consent à la modification de l’avis de demande.
27 février 2020 : L’avocat de Smart Cloud sollicite le consentement d’IBM en vue du dépôt de l’affidavit supplémentaire.
3 mars 2020 : L’avocat d’IBM déclare dans sa réponse que l’instruction de la preuve dans le cadre de la demande est terminée et que Smart Cloud en viendrait à scinder sa preuve, ce qui obligerait IBM à soumettre une preuve supplémentaire. L’avocat déclare qu’IBM s’opposerait au dépôt de toute preuve supplémentaire par Smart Cloud.
3 mars 2020 : L’avocat de Smart Cloud indique dans sa réponse à IBM qu’il consentirait à toute preuve supplémentaire que celle‑ci souhaiterait déposer. Smart Cloud affirme qu’elle sollicitera l’autorisation de se référer à l’affidavit supplémentaire et de l’intégrer au dossier à l’audience.
20 juillet 2020 : La Cour délivre une ordonnance fixant la date de l’audition de l’appel de Smart Cloud au 24 septembre 2020.
17 septembre 2020 : Dans un courriel adressé à IBM, l’avocat de Smart Cloud mentionne la correspondance des parties datant du 3 mars, et réitère que Smart Cloud va solliciter l’autorisation de se référer à l’affidavit supplémentaire et de l’intégrer au dossier à l’audience. L’avocat propose d’envoyer l’affidavit supplémentaire à la Cour avec la correspondance de mars 2020 préalablement à l’audience.
18 septembre 2020 : L’avocat d’IBM déclare dans sa réponse qu’il n’est pas favorable à la proposition de Smart Cloud. IBM réitère son opposition à la requête et affirme qu’elle n’a pas eu de nouvelle même après que la date d’audience a été fixée à la mi‑juillet. IBM a présumé que Smart Cloud avait décidé de ne pas consacrer du temps ou de l’argent à l’introduction d’une requête et n’a pas préparé de preuve supplémentaire en réponse.
20 septembre 2020 : Smart Cloud informe l’avocat d’IBM qu’elle signifiera et déposera une requête le 21 septembre 2020 en vue de son instruction au début de l’audience. Smart Cloud déclare qu’IBM aurait pu déposer une preuve supplémentaire ou contre‑interroger M. Everest depuis mars. Si IBM a besoin de plus de temps, Smart Cloud consentirait à un ajournement.
21 septembre 2020 : Smart Cloud signifie et dépose la présente requête.
22 septembre 2020 : La Cour reçoit la requête et rend une directive dans laquelle elle exige des observations d’IBM.
23 septembre 2020 : IBM répond à la Cour, tel que cela a été décrit précédemment et dépose son dossier de réponse.
24 septembre 2020 : Date de l’audience.
[34] Les parties conviennent que la Cour n’admettra des affidavits complémentaires au titre de l’alinéa 312a) des Règles que s’ils vont « dans le sens des intérêts de la justice », et qu’elle doit tenir compte des éléments suivants :
a) les éléments de preuve aideront la Cour;
b) les éléments de preuve ne causeront pas de préjudice important à l’autre partie;
c) les éléments de preuve dont la production est demandée n’étaient pas connus lorsque la partie a déposé son ou ses affidavits.
(Tsleil‑Waututh Nation c. Canada (Procureur général), 2017 CAF 128 au para 11)
[35] Smart Cloud fait valoir que sa requête tardive montre qu’elle a quelque peu naïvement présumé qu’IBM allait, comme elle l’y avait invité le 3 mars 2020, déposer une preuve supplémentaire et (ou) contre‑interroger M. Everest si elle le souhaitait. Smart Cloud souligne que le moment qu’elle a choisi pour soulever cette question ne trahit ni tactique en vue de retarder l’appel ni tentative de scinder son dossier.
[36] Concernant les facteurs distincts du critère régissant l’admission, Smart Cloud soutient que la déclaration par laquelle M. Everest actualise sa preuve originale au mois de septembre 2011 revêt une grande importance au regard de ses arguments et permettrait à la Cour de disposer d’un dossier de preuve complet dans lequel les parties abordent les deux dates pertinentes. Smart Cloud soutient également que l’admission de l’affidavit supplémentaire ne causera aucun préjudice à IBM attendu que tout ajournement de la présente affaire entraînerait un retard inconséquent et de toute façon, la date de septembre 2011 est déjà évoquée dans la preuve d’IBM. IBM est au fait de cette question depuis le mois de mars et tout malentendu quant à l’intention de Smart Cloud lui est partiellement imputable.
[37] IBM fait valoir que Smart Cloud ne s’est pas acquittée de son fardeau de convaincre la Cour qu’il est approprié et dans l’intérêt de la justice d’autoriser l’admission de l’affidavit supplémentaire. Elle souligne qu’elle ne cherche nullement à exploiter un malentendu entre les parties ou une erreur que Smart Cloud aurait commise par inadvertance. IBM a plutôt le droit de s’opposer à l’admission d’affidavits complémentaires au titre de l’alinéa 312a) des Règles. Elle s’est opposée à l’admission de l’affidavit supplémentaire en mars 2020 et a adopté une position allant dans le même sens la semaine avant l’audience lorsque Smart Cloud a de nouveau soulevé la question.
[38] IBM soutient que l’affidavit supplémentaire n’aidera pas la Cour à statuer sur l’appel sous‑jacent parce qu’il contient une preuve sous forme d’opinion qui est inadmissible et dépourvue de pertinence. IBM ajoute que l’admission de la preuve lui serait préjudiciable, soit parce qu’elle aboutirait à un ajournement non souhaité pour lui permettre de répondre, soit parce que l’audience se poursuivrait sur le fondement d’un dossier de preuve mouvant. IBM affirme qu’elle n’était pas tenue de consentir à la demande de Smart Cloud ni de déposer une preuve complémentaire pour la réfuter. À moins que la Cour n’accorde son autorisation, l’affidavit supplémentaire ne constitue pas un élément de preuve et ne faisait pas partie du dossier. Il aurait été prématuré de sa part d’y répondre. Enfin, IBM fait valoir que la preuve contenue dans l’affidavit supplémentaire était connue de Smart Cloud bien avant la date de l’audience.
[39] Les parties conviennent qu’il incombe à Smart Cloud de convaincre la Cour que l’affidavit supplémentaire devrait être admis en preuve dans l’intérêt de la justice, après pondération des facteurs prévus à l’alinéa 312a) des Règles. Je conviens avec Smart Cloud que les trois facteurs ne sont pas les volets d’un critère conjonctif devant tous être remplis. Il s’agit de facteurs qui doivent être considérés et pondérés dans l’exercice de mon pouvoir discrétionnaire aux termes de l’article 312 des Règles (Havi Global Solutions LLC c IS Container PTE Ltd., 2020 CF 803 aux para 47, 58).
[40] À titre préliminaire, j’estime que rien dans le dossier ne laisse entendre que Smart Cloud a adopté une tactique visant à scinder sa preuve et à nuire à IBM en introduisant sa requête la semaine avant l’audience. De même, je n’ai rien à reprocher à IBM lorsqu’elle insiste sur son droit de s’opposer à la requête, en mars 2020 ou à l’audience, ou dans le choix qu’elle a fait d’attendre qu’une requête formelle soit présentée avant de décider si elle devait déposer des éléments de preuve complémentaires ou contre‑interroger M. Everest. Rien dans la correspondance entre les parties ou dans les documents judiciaires d’IBM n’indique que cette dernière exploite injustement ce que je reconnais être un oubli involontaire de la part de Smart Cloud qui a omis de mentionner la date de septembre 2011 dans l’avis de demande original.
[41] Conformément à la décision que j’ai rendue à l’audience, j’ai refusé d’accorder à Smart Cloud l’autorisation au titre de l’alinéa 312a) des Règles de déposer un affidavit supplémentaire. J’estime qu’elle ne s’est pas acquittée de son fardeau au titre de cette disposition. Tout bien pensé, l’intérêt de la justice ne favorise pas l’admission tardive de cet élément de preuve. S’agissant des facteurs prévus à l’alinéa 312a) des Règles :
a) Importance de l’affidavit supplémentaire : J’accepte l’observation de Smart Cloud portant que l’affidavit supplémentaire représente un élément de preuve important au regard de ses arguments et qu’il assisterait la Cour. Hormis cette preuve, Smart Cloud n’a rien produit sur la connaissance qu’avait M. Everest de ce que signifiait l’informatique en nuage en septembre 2011. Je prends acte de la position d’IBM selon laquelle l’affidavit supplémentaire n’est pas admissible, laquelle concorde avec ses observations concernant la preuve sous forme d’opinion et l’affidavit Everest, que j’aborderai ci‑après. Cependant, des parties importantes de cet affidavit sont admissibles. Par conséquent, Smart Cloud a intérêt à ce que cette preuve soit admise. J’estime que ce facteur lui est favorable.
b) Préjudice à IBM : Smart Cloud estime qu’il n’est pas nécessaire qu’IBM dépose une preuve complémentaire en réponse à l’affidavit supplémentaire, mais bien entendu, cette décision ne lui revient pas. Son avis, nécessairement éclairé par ses propres intérêts, est conjectural. IBM a informé Smart Cloud en mars 2020 qu’elle s’opposait à l’admission de l’affidavit supplémentaire. Dans son courriel du 3 mars 2020, elle déclare que le dépôt de cet affidavit [traduction] « nécessiterait le dépôt en réponse d’une preuve supplémentaire par la défenderesse ». IBM était en droit d’attendre le dépôt d’une requête formelle par Smart Cloud et une décision de la Cour quant à l’admissibilité de l’affidavit supplémentaire; elle n’était nullement tenue de prendre des mesures et d’engager des dépens additionnels en attente d’une preuve qui pouvait ou non être ajoutée au dossier.
IBM fait valoir que sa preuve au titre de l’article 307 des Règles, les affidavits Hicks et Newman, était nécessairement axée sur la date du 5 avril 2011 étant donné que ces affidavits ont été déposés en réponse à l’affidavit Everest. Même si Smart Cloud soutient que la preuve d’IBM du 5 avril 2011 contenue dans les affidavits Hicks et Newman englobe nécessairement la date ultérieure de septembre 2011, IBM doit pouvoir décider pour elle‑même.
Le préjudice que subirait IBM si l’affidavit supplémentaire était admis tient au fait qu’elle serait forcée d’accepter un ajournement afin de bien réfléchir à sa position au chapitre de la preuve, ou d’aller de l’avant en s’appuyant sur un dossier de preuve dont la Cour a autorisé la modification à la dernière minute.
Smart Cloud soutient que son avocat a informé IBM le 3 mars 2020 qu’il solliciterait l’autorisation de la Cour pour déposer l’affidavit supplémentaire à l’audience. Même si Smart Cloud a droit à son interprétation de cette correspondance, le courriel prenait acte de l’opposition d’IBM et affirmait : [traduction] « mais nous solliciterons l’autorisation de nous y référer et de l’intégrer à l’audience ». À mon avis, IBM a raisonnablement saisi du courriel que Smart Cloud solliciterait l’autorisation de la Cour avant l’audience. Si l’autorisation était accordée, l’affidavit supplémentaire allait alors être [traduction] « intégré au dossier à l’audience ».
L’inaction de Smart Cloud entre mars et juillet 2020 pourrait découler d’un certain nombre de facteurs, y compris la pandémie de COVID‑19 et les bouleversements et restrictions qui ont fondamentalement altéré les pratiques de la Cour et des avocats. Cependant, après que l’audition de la présente affaire a été fixée au 20 juillet 2020, la nécessité urgente de traiter cette question a revêtu une nouvelle importance. C’est à Smart Cloud qu’il incombait de franchir l’étape suivante pour résoudre la question de l’admission de l’affidavit supplémentaire. Je ne souscris pas à son argument portant qu’IBM était tenue de prendre des mesures après leur correspondance en mars 2020.
J’estime que l’accueil de la requête de Smart Cloud autorisant le dépôt tardif d’un élément de preuve au titre de l’alinéa 312a) des Règles serait gravement préjudiciable à IBM. Le deuxième facteur prévu dans cette disposition lui est très favorable.
c) Connaissance de la preuve : La preuve de M. Everest contenue dans l’affidavit supplémentaire était connue bien avant l’audience. Smart Cloud savait que ses documents judiciaires étaient lacunaires lorsqu’elle a tenté de modifier l’avis de demande en février 2020. Elle a amplement eu la possibilité d’agir après le 3 mars 2020 et aurait sans doute dû prendre des mesures après le 20 juillet. Elle ne l’a pas fait et ce dernier facteur est favorable à IBM.
[42] La preuve contenue dans l’affidavit supplémentaire était connue de Smart Cloud depuis plusieurs mois et cette dernière savait qu’IBM s’était opposée à son admission en mars 2020. Après avoir pondéré mes conclusions relatives aux facteurs prévus à l’alinéa 312a) des Règles, j’estime que l’inaction de Smart Cloud et le préjudice qui en a résulté pour IBM l’emportent sur l’importance de la preuve pour Smart Cloud. Je me suis demandé, dans le cadre de cet exercice de pondération, si l’admission de la preuve supplémentaire modifierait ma conclusion concernant la norme de contrôle qu’il convient d’adopter dans le présent appel; j’ai conclu que ce ne serait pas le cas.
[43] Cette question est pendante depuis le 3 mars 2020. IBM a expliqué à cette date son opposition à Smart Cloud et n’était pas tenue de la réitérer lorsque Smart Cloud n’a rien fait d’autre. Les parties ont interprété différemment le courriel du 3 mars 2020 rédigé par l’avocat de Smart Cloud, chaque interprétation des mots utilisés est raisonnable, mais le préjudice à IBM subsiste.
[44] Je conclus qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice d’accueillir la requête en dépôt tardif d’un élément de preuve au titre de l’alinéa 312a) des Règles et cette requête sera rejetée.
IV. Questions à trancher
[45] Le présent appel soulève les questions suivantes :
Quelle est la norme de contrôle appropriée, vu l’objection d’IBM à l’admission de l’affidavit Everest et la pertinence de la nouvelle preuve admissible?
La COMC a‑t‑elle commis une erreur dans son analyse ou dans ses conclusions concernant le risque de confusion entre la Marque et la marque de commerce et les noms commerciaux de Smart Cloud?
V. Norme de contrôle, admission de l’affidavit Everest et évaluation de la nouvelle preuve admissible
Jurisprudence concernant les appels au titre de l’article 56 de la Loi
[46] Le paragraphe 56(5) de la Loi autorise les parties à un appel fondé sur l’article 56 à déposer une nouvelle preuve. Si une partie dépose une telle preuve et que celle‑ci est « suffisamment importante » (Vivat Holdings Ltd. c. Levi Strauss & Co., 2005 CF 707 au para 27), la Cour peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi. Il s’agit alors d’un appel de novo qui requiert l’application de la norme de la décision correcte (The Clorox Company of Canada, Ltd. c. Chloretec S.E.C., 2020 CAF 76 au para 21 (Clorox Company); voir également Obsidian Group Inc. c. Canada (Attorney General), 2020 CF 586 aux para 26, 28 (Obsidian)). Dans ce cas, la Cour ne fera preuve d’aucune retenue à l’endroit des conclusions du décideur initial.
[47] Si aucun nouvel élément de preuve n’est déposé dans le cadre de l’appel ou si la nouvelle preuve déposée n’est pas suff