SK Corporation c. Safety-Kleen Systems, Inc.

SK Corporation c. Safety-Kleen Systems, Inc.
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2014-02-11
Référence neutre
2014 CF 140
Numéro de dossier
T-276-13
Contenu de la décision
Date : 20140211
Dossier :
T‑276‑13
Référence : 2014 CF 140
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 11 février 2014
En présence de monsieur le juge Boivin
ENTRE :
SK CORPORATION
demanderesse
et
SAFETY‑KLEEN SYSTEMS, INC.
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] La Cour est saisie de l’appel, interjeté par SK Corporation (la demanderesse) en application de l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 (la Loi), de la décision rendue le 3 décembre 2012 par M. Jean Carrière, registraire de la Commission des oppositions des marques de commerce (le registraire), relativement à la demande no 1 273 765. Dans le présent appel, Safety‑Kleen Systems Inc. est la défenderesse.
[2] Le registraire a rendu une décision partagée : la demande d’enregistrement de la marque SK associée à un dessin de papillon soumise par la demanderesse (voir ci‑dessous) a été rejetée à l’égard des marchandises qui se recoupaient ou qui n’étaient pas définies, alors que celle qui concerne les marchandises qui ne se recoupent pas et les services a été accueillie.
[3] Le registraire était convaincu, compte tenu de la preuve, qu’il n’existait aucun risque de confusion entre la marque visée par la demande de la demanderesse et la marque de commerce de la défenderesse à l’égard des marchandises qui ne se recoupent pas et de l’ensemble des services. Il a cependant estimé qu’il existait un risque de confusion à l’égard des marchandises qui se recoupaient ou qui n’étaient pas définies.
[4] La marque déposée de la demanderesse est illustrée ci‑après :
[5] Les marques de la défenderesse Safety‑Kleen sont illustrées ci‑après :
No d’enregistrement 517 866 No d’enregistrement 516 956
[6] Les marchandises et services associés aux marques déposées de la demanderesse et de la défenderesse sont reproduits aux annexes A et B.
[7] Selon le registraire, la marque de commerce qui se rapprochait le plus de celle que visait la demande de la demanderesse était le logo SK (no d’enregistrement 517 866) , et il a donc limité l’analyse à une comparaison entre la marque visée par la demande de la demanderesse (illustrée au paragraphe 4) et cette marque Safety‑Kleen.
Contexte
[8] La demanderesse a produit la demande de marque no 1 273 765 le 28 septembre 2005, puis elle l’a modifiée le 9 avril 2009. Cette demande visait un large éventail de produits chimiques ainsi que des services de télédiffusion par câble et de téléphonie cellulaire. Elle a été annoncée aux fins d’opposition conformément à la Loi le 20 février 2008. Le 27 mars suivant, la défenderesse a produit une déclaration d’opposition (qui a été transmise au registraire le 21 avril 2008) concernant l’enregistrement de la demande. Le 15 juin 2010, la demanderesse a produit une contre‑déclaration réfutant tous les motifs d’opposition. Les deux parties ont produit devant la Commission des éléments de preuve qui ont donné lieu à un contre‑interrogatoire. La demanderesse a produit une preuve de Lynda Palmer (chercheuse en marques de commerce) et de D. Jill Roberts (assistante‑huissier chez Cease Bailiff Services Inc.) et la défenderesse, de Jennifer Stecyk (chercheuse en marques de commerce chez Osler, Hoskin & Harcourt s.r.l.) et de Greg Clark (vice‑président, Marketing, chez Safety‑Kleen) (deux (2) affidavits dans le cas de M. Clark, en date du 11 février 2009 et du 23 octobre 2009).
Décision du registraire
[9] Le registraire a rendu une décision partagée le 3 décembre 2012. Il a rejeté l’opposition et accueilli la demande relativement aux marchandises qui ne se recoupaient pas – c’est‑à‑dire tous les services visés par la demande et un certain nombre de marchandises figurant dans l’état déclaratif des marchandises. La demande a été refusée relativement aux marchandises qui se recoupaient ou n’étaient pas définies. La conclusion du registraire reposait sur le fait que les marchandises de la demanderesse qui se recoupaient ou qui n’étaient pas définies ressemblaient beaucoup à celles de la défenderesse, et que leurs marques de commerce étaient phonétiquement identiques.
[10] D’après le registraire, l’emploi d’une composante graphique différente était insuffisant pour éliminer toute probabilité de confusion entre la marque visée par la demande de la demanderesse et la marque de commerce de la défenderesse en ce qui concerne les marchandises qui se recoupaient. Le manque de renseignements sur les marchandises non définies l’a amené à conclure, pour les mêmes motifs, que la demanderesse ne s’était pas non plus acquittée du fardeau ultime de démontrer qu’il n’existait pas de probabilité de confusion.
[11] Le registraire a rappelé que : (i) il incombait à la défenderesse (opposante) de s’acquitter d’un fardeau initial en produisant suffisamment d’éléments de preuve admissibles pour étayer les faits avancés à l’appui de chaque motif d’opposition; (ii) la demanderesse a le fardeau ultime d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que la demande est conforme aux exigences de la loi et que les motifs d’opposition invoqués ne devraient pas empêcher l’enregistrement de la marque.
[12] Le registraire a consulté le registre à la recherche des deux (2) marques de commerce de la défenderesse et a confirmé qu’elles étaient enregistrées. Il en a conclu dès lors que la défenderesse s’était acquittée de son fardeau initial. La date pertinente pour établir l’enregistrabilité/la confusion au titre des alinéas 38(2)b)/12(1)d) est celle de la décision du registraire (3 décembre 2012).
[13] Le registraire a déclaré que, pour appliquer le critère de la confusion énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi, il convenait de tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles qui sont expressément énumérées au paragraphe 6(5), et que le poids à accorder à ces facteurs n’était pas nécessairement le même (Clorox Co. c Sears Canada Inc. (CF 1re inst), [1992] 2 CF 579, 41 CPR (3d) 483 (CF 1re inst) ainsi que Gainers Inc. c Marchildon (CF 1re inst), [1996] ACF no 297 (QL), 66 CPR (3d) 308).
[14] Le registraire a également cité les arrêts de la Cour suprême du Canada Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23, [2006] 1 RCS 824, et Mattel, Inc. c 3894207 Canada Inc., [2006] 1 RCS 772, dans lesquels le juge Binnie a formulé des observations concernant l’appréciation des critères énumérés au paragraphe 6(5) en vue de déterminer s’il existe une probabilité de confusion entre deux (2) marques de commerce.
Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues
[15] Le registraire a conclu que les marques de commerce de la demanderesse et de la défenderesse possédaient un certain caractère distinctif attribuable à leur composante graphique, et qu’aucune d’elles n’était plus forte que l’autre. Il a résumé succinctement la déposition de M. Clark et conclu, sur la foi de la preuve présentée, que la marque de commerce de la défenderesse était utilisée depuis au moins 2007 et que celle de la demanderesse ne l’était pas. Par conséquent, le registraire a conclu que ce premier critère était favorable à la défenderesse.
La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage
[16] Le registraire a conclu d’après la preuve que la marque de la défenderesse avait été en usage plus longtemps que celle de la demanderesse.
Le genre de marchandises, services ou entreprises / La nature du commerce
[17] Le registraire a estimé que les services de la demanderesse et les marchandises de la défenderesse ne se recoupaient pas.
[18] Cependant, certaines des marchandises de la demanderesse et de la défenderesse se recoupaient. Il s’agit des suivantes :
solution antigel, solution de freinage, catalyseurs pour le traitement des gaz d’échappement des moteurs, fluides pour circuits hydrauliques, fluide à servodirection, frigorigènes et solvant, liquide de transmission (les marchandises qui se recoupent).
[19] Le registraire n’a pas compris la nature d’autres marchandises qui lui ont paru être décrites en termes techniques ou chimiques dont la demanderesse n’a pas expliqué le sens. Ces marchandises ont également été considérées comme se recoupant :
malonate de diéthyle, malonate de diisopropyle, dicétène, malonate de diméthyle, théréphtalate de diméthyle, diméthylformamide, diméthylamine, épichlorhydrine, éthoxylate, éthylène, éthylèneamine, éthylèneglycol, oxyde d’éthylène, copolymère d’acétate de vinyle‑éthylène, amine grasse, acide formique, silice sublimée, furan‑2‑ylméthanol, hypochlorite de sodium, alcool isopropylique, chlorométhane, méthacrylate de méthyle, dérivés de méthanamine, dichlorométhane, néopentylglycol, photorésine, silicium polycristallin, polyéthylène téréphtalate, méthacrylate de polyméthyle, polypropylène, résines de polypropylène, polytétrafluoréthylène, pellicule de butyral polyvinilique, polychlorure de vinyle, sorbate de potassium, propylène, acides téréphtaliques purifiés, styrène monomère, carboxyméthylcellulose sodique, acides téréphtaliques, chlorure de tétraméthylammonium, hydroxyde de thétraméthylammonium, toluène, acide chlorhydrique de triméthylamine (les marchandises non définies).
[20] Le registraire a estimé que les autres marchandises ne se recoupaient pas :
ammoniaque, solution anticorrosion en vaporisateur, produits chimiques utilisés dans l’industrie, nommément : soude caustique à usage industriel, préparations de produits chimiques pour la fabrication de peintures, engrais, préparations extinctrices pour combattre les incendies, mélamine, cultures de micro‑organismes utilisées en industrie, en science, en agriculture, en horticulture et en foresterie, plastifiants, polyester, polyéthylène, résines de polyéthylène, résines synthétiques semi‑traitées, silicones, agents chimiques tensio‑actifs, résines synthétiques, résines acryliques non transformées, résines artificielles non transformées, résines époxydiques non transformées, plastiques non transformés, résines synthétiques non transformées, urée, résines d’uréthane, stabilisant chimique contre les rayons UV, accélérateurs de vulcanisation, compositions chimiques de traitement des eaux à usage humain pour empêcher l’entartrage, la phosphogenèse et la corrosion (les marchandises qui ne se recoupent pas).
Le degré de ressemblance
[21] Le registraire a cité l’arrêt Masterpiece Inc. c Alavida Lifestyles Inc., 2011 CSC 27, [2011] 2 RCS 387 [Masterpiece] dans lequel la Cour suprême du Canada a jugé que le degré de ressemblance entre les deux marques était souvent le facteur le plus important parmi ceux qui sont énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi.
[22] Le registraire a conclu que la marque de commerce de la défenderesse et celle dont la demanderesse demande l’enregistrement étaient identiques d’un point de vue phonétique, mais qu’elles ne se ressemblaient pas.
[23] Le registraire a aussi analysé les autres circonstances de l’espèce intéressant l’état du registre et la coexistence des marques de commerce des parties aux États‑Unis.
Autres motifs d’opposition
[24] La date pertinente pour établir le droit à l’enregistrement/la confusion au titre des alinéas 38(2)c)/16(3)a), 16(3)b) et 16(3)c) est celle de la demande (le 28 septembre 2005). Le registraire a indiqué que la défenderesse (l’opposante) devait s’acquitter du fardeau initial de prouver qu’elle s’est servi de ses marques de commerce SK et du logo SK ou qu’elle les avait déjà révélés au Canada avant que la demanderesse n’ait produit la demande. La défenderesse (l’opposante) reconnaît que les marques de commerce n’ont pas été employées au Canada en liaison avec certaines marchandises qui se recoupent (fluide à servodirection, liquides de transmission et huile à moteur). Par conséquent, le registraire a conclu que les marchandises qui se recoupaient et à l’égard desquelles les marques SK n’étaient pas employées seraient exclues du groupe de marchandises visé par l’analyse relative au droit à l’enregistrement. À son avis, ce choix mènerait à une analyse moins favorable que celle qui touche l’enregistrabilité, examiné précédemment. Ce motif d’opposition n’a donc pas été analysé par le registraire.
[25] La date pertinente pour établir le caractère distinctif visé à l’alinéa 38(2)d) est celle de la production de la déclaration d’opposition (le 27 mars 2008). Le registraire a indiqué que la défenderesse (l’opposante) devait s’acquitter du fardeau initial de prouver que les marques de commerce SK étaient devenues suffisamment connues au Canada en date du 27 mars 2008 pour faire perdre à la marque son caractère distinctif. Encore une fois, comme avec le motif d’opposition touchant le droit à l’enregistrement, le registraire a estimé que les marques de commerce de la défenderesse (opposante) n’avaient pas été employées au Canada en liaison avec certaines marchandises qui se recoupent (fluide à servodirection, liquides de transmission et huile à moteur). Ce motif d’opposition n’a pas été examiné en détail pour les mêmes raisons que celles relatives au droit à l’enregistrement.
L’appel
[26] Le 11 février 2013, la demanderesse a déposé un avis de demande afin d’interjeter appel de la décision du registraire et pour faire annuler la partie de la décision portant sur des marchandises qui se recoupent ou qui ne sont pas définies.
Preuve déposée à l’appui de l’appel
[27] La demanderesse a déposé quatre (4) autres affidavits de D. Jill Roberts et un affidavit de Janice Kelland; elle soutient que ces éléments additionnels visent à répondre aux questions soulevées par le registraire, et qu’ils présentent des faits qui, s’ils lui avaient été soumis, auraient fait l’objet d’un examen plus approfondi et peut‑être modifié la décision.
[28] La défenderesse n’a déposé aucun affidavit additionnel, mais a contre‑interrogé Mme Roberts et Mme Kelland.
Questions en litige
[29] La présente affaire soulève les questions suivantes :
1. Quelle est la norme de contrôle?
2. La preuve additionnelle déposée devant la Cour aurait‑elle pu avoir un effet sur les conclusions du registraire?
3. La décision du registraire était‑elle raisonnable?
1. Quelle est la norme de contrôle?
[30] Les parties conviennent qu’en l’absence d’éléments de preuve additionnels produits lors d’un appel fondé sur l’article 56 de la Loi, la norme de la décision raisonnable s’applique. Elles conviennent également que lorsque de nouveaux éléments de preuve sont soumis, il est nécessaire d’en évaluer l’importance. Si les éléments de preuve additionnels auraient pu avoir un effet sur les conclusions factuelles du registraire ou sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, la norme de la décision correcte doit alors s’appliquer et la demande doit être examinée de novo. La Cour rappelle les observations du juge Rothstein (alors juge de la Cour d’appel), qui s’exprimait au nom de la majorité au paragraphe 51 dans l’arrêt Brasseries Molson c John Labatt Ltée (C.A.), [2000] 3 CF 145, 252 NR 91, au sujet de la norme de contrôle :
[51] Je pense que l’approche suivie dans les affaires Benson & Hedges et McDonald’s Corp. est conforme à la conception moderne de la norme de contrôle. Même s’il y a, dans la Loi sur les marques de commerce, une disposition portant spécifiquement sur la possibilité d’un appel à la Cour fédérale, les connaissances spécialisées du registraire sont reconnues comme devant faire l’objet d’une certaine déférence. Compte tenu de l’expertise du registraire, et en l’absence de preuve supplémentaire devant la Section de première instance, je considère que les décisions du registraire qui relèvent de son champ d’expertise, qu’elles soient fondées sur les faits, sur le droit ou qu’elles résultent de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, devraient être révisées suivant la norme de la décision raisonnable simpliciter. Toutefois, lorsqu’une preuve additionnelle est déposée devant la Section de première instance et que cette preuve aurait pu avoir un effet sur les conclusions du registraire ou sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge doit en venir à ses propres conclusions en ce qui concerne l’exactitude de la décision du registraire.
[Non souligné dans l’original.]
[31] Par conséquent, la première question que la Cour doit trancher est celle de savoir si la preuve additionnelle que la demanderesse a déposée « aurait pu avoir un effet sur les conclusions du registraire ou sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire ».
2. La preuve additionnelle déposée devant la Cour aurait‑elle pu avoir un effet sur les conclusions du registraire?
[32] Ayant déposé des éléments de preuve additionnels, la demanderesse allègue que si ces renseignements avaient été fournis au registraire à l’audience, sa décision aurait été sensiblement différente. Elle fait donc valoir que la norme de contrôle devrait être celle de la décision correcte, conformément à l’arrêt de la Cour suprême du Canada Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir].
[33] La Cour rappelle que le critère en fonction duquel il faut examiner les éléments de preuve additionnels est qualitatif et non quantitatif. La Cour a pris connaissance des affidavits soumis par la demanderesse, et conclut ce qui suit :
• l’affidavit no 1 de Mme Roberts (15 mars 2013) repose sur l’interprétation d’un site Web et ne contient aucun élément de preuve nouveau;
• l’affidavit no 2 de Mme Roberts (18 mars 2013) présente une mise à jour des résultats d’une recherche concernant l’état du registre dont disposait le registraire. Le logo SK de la défenderesse est encore celui qui se rapproche le plus, d’un point de vue visuel, phonétique et conceptuel, de la marque visée par la demande. La Cour estime que ce renseignement n’est pas nouveau;
• dans son troisième affidavit (21 mars 2013), Mme Roberts fournit des renseignements provenant de sites Web sur lesquels figurent les noms de différentes entités comme SK Energy, SK Global Chemical, SK Global Chemical Co. et SK Lubricants, mais sans expliquer en quoi cette preuve devrait être considérée comme pertinente. Le document de présentation trouvé sur Internet ne peut pas se voir accorder beaucoup de poids. Plus important encore, aucune preuve n’est présentée concernant l’usage de la marque de commerce SK et dessin par la demanderesse en liaison avec les marchandises ou services visés par la demande;
• bien que l’affidavit no 4 de Mme Roberts (22 mars 2013) fournisse les définitions des composés chimiques classés en tant que « marchandises non définies » tirées de dictionnaires chimiques, de sources en ligne et d’encyclopédies, elles sont incomplètes et n’apportent ni clarification ni précision au regard des marchandises non définies. L’ambiguïté subsiste;
• l’affidavit de Mme Kelland (22 mars 2013) ne lève pas l’incertitude entourant l’usage des marchandises non définies; par ailleurs, il reste à déterminer si elle peut agir en qualité de témoin factuel plutôt que de témoin expert.
[34] Après avoir pris connaissance des affidavits additionnels de la demanderesse, la Cour estime que les nouveaux éléments qu’elle a produits ne sont pas suffisamment importants ou dignes de foi eu égard à l’ensemble de la preuve. Par conséquent, ces éléments n’auraient pas eu d’effet sur la décision du registraire (Bojangles’ International, LLC et al c Bojangles Café Ltd., 2006 CF 657, au paragraphe 15, 48 CPR (4th) 427; voir également Wrangler Apparel Corp c The Timberland Co., 2005 CF 722, aux paragraphes 7 et 9, 41 CPR (4th) 223). La norme de contrôle applicable est donc celle de la décision raisonnable.
3) La décision du registraire était‑elle raisonnable?
[35] Pour commencer, il est important de se rappeler la fonction d’une marque de commerce dans le marché avant d’examiner une décision du registraire :
[1] Au Canada, les marques de commerce sont un outil très utile aux consommateurs et aux entreprises. Ainsi, toute entreprise appose une marque sur les marchandises ou les services qu’elle vend afin d’en indiquer la provenance, ce qui permet aux consommateurs d’en connaître l’origine. Les marques de commerce font donc en quelque sorte « office de raccourci qui dirige les consommateurs vers leur objectif », comme l’a dit le juge Binnie dans Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc., 2006 CSC 22, [2006] 1 R.C.S. 772, par. 21. Dans les cas où les marques de commerce de différentes entreprises sont similaires, le consommateur peut ne pas savoir quelle société offre les marchandises ou les services qui l’intéressent. La confusion entre les marques de commerce nuit à l’objectif qui consiste à fournir aux consommateurs une indication fiable de l’origine des marchandises ou des services. […]
[arrêt Masterpiece, précité, au paragraphe 1]
[36] Lorsque la norme de la décision raisonnable doit être appliquée, il faut se demander si la décision peut résister « à un examen assez poussé » et si elle n’est pas « manifestement erronée » (arrêt Mattel, précité, à la page 341).
[37] Le rôle de la Cour lorsqu’elle examine une décision selon la norme de la décision raisonnable est décrit dans l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47 :
[47] La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.
[38] Dans l’affaire qui nous occupe, la Cour rappelle que le registraire devait se prononcer sur les marchandises suivantes : celles qui se recoupaient, celles qui ne se recoupaient pas et celles qui n’étaient pas définies. Il était raisonnable de sa part d’estimer, à l’égard des marchandises non définies, que des doutes subsistaient quant à la probabilité de confusion, doutes qu’il a tranchés en défaveur de la demanderesse en refusant sa demande relativement à ces marchandises. Le registraire a donc tiré une inférence défavorable et présumé qu’il existait un recoupement en ce qui concerne les marchandises non définies.
[39] Les arguments que les parties ont présentés à la Cour concernaient surtout la question de la confusion. Elles étaient toutes les deux d’accord pour dire que leurs marques ne se ressemblaient pas et que la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage (alinéa 6(5)b) de la Loi) jouait en faveur de la défenderesse, cette dernière ayant employé sa marque au Canada avant la date de la demande.
[40] Un examen plus attentif des marques de la demanderesse et de la défenderesse montre qu’en dehors des lettres S et K – qui en feraient en soi des marques faibles –, il n’y a pas de similarité visuelle entre la marque SK visée par la demande de la demanderesse et la marque déposée SK de la défenderesse.
[41] Cependant, même si elles ne se ressemblent pas, ces marques sont phonétiquement identiques : « SK ». Le registraire a souligné cet aspect important aux paragraphes 36 et 37 de sa décision :
[36] Dans l’arrêt Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc. et al 2011 CSC 27, la Cour suprême du Canada a clairement indiqué que le facteur le plus important parmi ceux énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi est souvent le degré de ressemblance entre les marques.
[37] La Marque et la marque de commerce formée du logo SK sont identiques sur le plan phonétique, mais ne se ressemblent pas sur le plan graphique. L’élément prédominant de la marque de commerce formée du logo SK de l’Opposante est la lettre S; la Marque, quant à elle, ne comporte aucun élément prédominant. La Marque est formée de deux éléments qui revêtent une importance égale, à savoir les lettres « SK » et un dessin de papillon.
[42] Par conséquent, le registraire a conclu que « le fait que la présentation graphique des marques diffère n’est pas suffisant pour éliminer toute probabilité de confusion entre la Marque [la marque de la demanderesse] et la marque de commerce de l’Opposante formée du logo SK [la marque de la défenderesse] dans la mesure où les Marchandises qui se recoupent sont concernées » (décision du registraire, au paragraphe 47).
[43] La demanderesse fait valoir que les similarités phonétiques ne doivent pas l’emporter sur les différences touchant les marchandises qui se recoupent et celles qui ne sont pas définies, et que le registraire a commis une erreur en arrivant à la conclusion contraire. La Cour ne peut souscrire à cette affirmation.
[44] La demanderesse soutient que les marchandises qui se recoupent – en insistant particulièrement sur les solvants – appartiennent à des industries différentes et empruntent des voies de commercialisation différentes, qu’elles ne sont censées être employées que par des professionnels avertis pour l’exécution de services, et qu’elles ne s’achètent pas dans un magasin, mais seulement en ligne ou par appel de service. Par conséquent, la demanderesse estime que ces facteurs permettent de distinguer ses solvants de ceux de la défenderesse et qu’ils ne se recoupent pas. Encore une fois, la Cour estime qu’aucun élément de preuve ne vient étayer ces allégations. Il est clair que les solvants entrent dans la catégorie des marchandises qui se recoupent et que la nature de l’entreprise de la demanderesse reste indéfinie. L’élément phonétique est donc important au regard de la question des marchandises qui se recoupent dans la présente affaire. Par conséquent, il était raisonnable de la part du registraire de conclure qu’il existait une probabilité de confusion à l’égard de ces marchandises étant donné que les marques étaient phonétiquement identiques – « SK ». L’argument voulant que les produits respectifs des parties soient destinés à des clients commerciaux avertis n’est pas appuyé par la preuve. La Cour ne peut pas reconnaître que les produits des parties sont nécessairement toujours achetés par un professionnel averti détenant un doctorat en chimie.
[45] La demanderesse fait également valoir que lorsqu’on appelle les points de vente de la défenderesse au Canada, la personne à l’autre bout du fil répond en disant « Safety‑Kleen » et non « SK », ce qui d’après elle dissipe tout à fait la confusion découlant de la similarité phonétique des deux marques. La Cour rappelle que l’argument de la demanderesse, qui repose sur un sondage, doit être utilisé avec circonspection (arrêt Masterpiece, précité, au paragraphe 93). Dans l’affaire qui nous occupe et compte tenu de la preuve, la Cour n’est pas convaincue que le sondage invoqué par la demanderesse est digne de foi et valide (R c Mohan, [1994] 2 RCS 9, au paragraphe 45). Par conséquent, il a peu de valeur probante.
[46] La demanderesse soutient également qu’un certain nombre de marchandises et de services couverts par des marques de commerce déposées comprenant les lettres SK recoupent ceux qui sont associés aux marques de commerce déposées de la défenderesse. Cependant, l’état du Registre des marques de commerce démontre que les autres marques SK forment un acronyme avec d’autres lettres ou ne se rapportent pas aux marchandises en question (p. ex., SK & DESIGN; SKF & DESIGN; SKW BIOSYSTEMS DESIGN; SK8 and DESIGN – dossier de la demanderesse, volume 7, pages 1644 et 1645).
[47] Enfin, la demanderesse fait valoir que les marques de commerce des deux parties coexistent sur le registre depuis de nombreuses années aux États‑Unis. Elle signale qu’il a été jugé dans une décision récente qu’une longue coexistence sur le registre américain peut être prise en compte pour évaluer la probabilité de confusion au Canada. La preuve d’une longue coexistence sur le registre américain (p. ex., 13 ans) a été considérée comme militant en faveur d’une conclusion d’absence de confusion entre des marques de commerce (McCallum Industries Ltd c HJ Heinz Co. Australia Ltd., 2011 CF 1216, 97 CPR (4th) 283). Cependant, dans l’affaire qui nous occupe, aucune preuve ne se rapporte à la question de la coexistence véritable des deux marques aux États‑Unis qui pourrait, à son tour, permettre de faire un parallèle avec le cas présent.
[48] Pour tous ces motifs, la Cour est convaincue que le registraire a tenu compte de tous les facteurs pertinents et qu’il est parvenu à une conclusion raisonnable (arrêt Dunsmuir, précité; Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708).
JUGEMENT
LA COUR STATUE que :
1. l’appel est rejeté;
2. avec dépens.
« Richard Boivin »
Juge
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
LÉGISLATION PERTINENTE
Loi sur les marques de commerce, LRC, 1985, ch T‑13
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
[…]
« distinctive »
“distinctive”
« distinctive » Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d’autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.
[…]
Quand une marque ou un nom crée de la confusion
6. (1) Pour l’application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l’emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.
Idem (2) L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.
[…]
Éléments d’appréciation
(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris :
a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
c) le genre de marchandises, services ou entreprises;
d) la nature du commerce;
e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent.
MARQUES DE COMMERCE
ENREGISTRABLES
Marque de commerce enregistrable
12. (1) Sous réserve de l’article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
[…]
d) elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée;
[…]
PERSONNES ADMISES À L’ENREGISTREMENT DES MARQUES DE COMMERCE
[…]
Marques projetées
16. (3) Tout requérant qui a produit une demande selon l’article 30 en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce projetée et enregistrable, a droit, sous réserve des articles 38 et 40, d’en obtenir l’enregistrement à l’égard des marchandises ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande, elle n’ait créé de la confusion :
a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;
b) soit avec une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement a été antérieurement produite au Canada par une autre personne;
(c) soit avec un nom commercial antérieurement employé au Canada par une autre personne.
[…]
Emploi ou révélation antérieur
16. (5) Le droit, pour un requérant, d’obtenir l’enregistrement d’une marque de commerce enregistrable n’est pas atteint par l’emploi antérieur ou la révélation antérieure d’une marque de commerce ou d’un nom commercial créant de la confusion, par une autre personne, si cette marque de commerce ou ce nom commercial créant de la confusion a été abandonné à la date de l’annonce de la demande du requérant selon l’article 37.
DEMANDES D’ENREGISTREMENT DE MARQUES DE COMMERCE
Contenu d’une demande
30. Quiconque sollicite l’enregistrement d’une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant :
[…]
e) dans le cas d’une marque de commerce projetée, une déclaration portant que le requérant a l’intention de l’employer, au Canada, lui‑même ou par l’entremise d’un licencié, ou lui‑même et par l’entremise d’un licencié;
[…]
Déclaration d’opposition
38. (1)
[…]
Motifs
(2) Cette opposition peut être fondée sur l’un des motifs suivants :
a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l’article 30;
b) la marque de commerce n’est pas enregistrable;
c) le requérant n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement;
d) la marque de commerce n’est pas distinctive.
[…]
Décision
(8) Après avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire repousse la demande ou rejette l’opposition et notifie aux parties sa décision ainsi que ses motifs.
PROCÉDURES JUDICIAIRES
[…]
Appel
56. (1) Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l’avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, soit avant, soit après l’expiration des deux mois.
Procédure
(2) L’appel est interjeté au moyen d’un avis d’appel produit au bureau du registraire et à la Cour fédérale.
Avis au propriétaire
(3) L’appelant envoie, dans le délai établi ou accordé par le paragraphe (1), par courrier recommandé, une copie de l’avis au propriétaire inscrit de toute marque de commerce que le registraire a mentionnée dans la décision sur laquelle porte la plainte et à toute autre personne qui avait droit à un avis de cette décision.
Avis public
(4) Le tribunal peut ordonner qu’un avis public de l’audition de l’appel et des matières en litige dans cet appel soit donné de la manière qu’il juge opportune.
Preuve additionnelle
(5) Lors de l’appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Registraire
63. (1)
[…]
Adjoints
(3) Le registraire peut, après consultation avec le ministre, déléguer à toute personne qu’il estime compétente les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent paragraphe.
[…]
INTERPRETATION
Definitions
2.In this Act,
…
“distinctive”
« distinctive »
“distinctive”, in relation to a trade‑mark, means a trade‑mark that actually distinguishes the wares or services in association with which it is used by its owner from the wares or services of others or is adapted so to distinguish them;
…
When mark or name confusing
6. (1) For the purposes of this Act, a trademark or trade‑name is confusing with another trade‑mark or trade‑name if the use of the first mentioned trade‑mark or trade‑name would cause confusion with the last mentioned trade‑ mark or trade‑name in the manner and circumstances described in this section.
Idem (2) The use of a trade‑mark causes confusion with another trade‑mark if the use of both trade‑marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with those trade‑marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.
…
What to be considered
(5) In determining whether trade‑marks or trade‑names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including
(a) the inherent distinctiveness of the trade‑marks or trade‑names and the extent to which they have become known;
(b) the length of time the trade‑marks or trade‑names have been in use;
(c) the nature of the wares, services or business;
(d) the nature of the trade; and
(e) the degree of resemblance between the trade‑marks or trade‑names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.
REGISTRABLE TRADE‑MARKS
When trade‑mark registrable
12. (1) Subject to section 13, a trade‑mark is registrable if it is not
…
(d) confusing with a registered trade‑mark;
…
PERSONS ENTITLED TO REGISTRATION OF TRADE‑MARKS
…
Proposed marks
16. (3) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a proposed trade‑mark that is registrable is entitled, subject to sections 38 and 40, to secure its registration in respect of the wares or services specified in the application, unless at the date of filing of the application it was confusing with
(a) a trade‑mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;
(b) a trade‑mark in respect of which an application for registration had been previously filed in Canada by any other person; or
(c) a trade‑name that had been previously used in Canada by any other person.
…
Previous use or making known
16. (5) The right of an applicant to secure registration of a registrable trade‑mark is not affected by the previous use or making known of a confusing trade‑mark or trade‑name by another person, if the confusing trade‑mark or trade‑name was abandoned at the date of advertisement of the applicant’s application in accordance with section 37.
APPLICATIONS FOR REGISTRATION OF TRADE‑MARKS
Contents of application
30. An applicant for the registration of a trade‑mark shall file with the Registrar an application containing
…
(e) in the case of a proposed trade‑mark, a statement that the applicant, by itself or through a licensee, or by itself and through a licensee, intends to use the trade‑mark in Canada;
…
Statement of opposition
38. (1)
…
Grounds
(2) A statement of opposition may be based on any of the following grounds :
(a) that the application does not conform to the requirements of section 30;
(b) that the trade‑mark is not registrable;
(c) that the applicant is not the person entitled to registration of the trade‑mark; or
(d) that the trade‑mark is not distinctive.
…
Decision
(8) After considering the evidence and representations of the opponent and the applicant, the Registrar shall refuse the application or reject the opposition and notify the parties of the decision and the reasons for the decision.
LEGAL PROCEEDINGS
…
Appeal
56. (1) An appeal lies to the Federal Court from any decision of the Registrar under this Act within two months from the date on which notice of the decision was dispatched by the Registrar or within such further time as the Court may allow, either before or after the expiration of the two months.
Procedure
(2) An appeal under subsection (1) shall be made by way of notice of appeal filed with the Registrar and in the Federal Court.
Notice to owner
(3) The appellant shall, within the time limited or allowed by subsection (1), send a copy of the notice by registered mail to the registered owner of any trade‑mark that has been referred to by the Registrar in the decision complained of and to every other person who was entitled to notice of the decision.
Public notice
(4) Federal Court may direct tha