Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc.

Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc.
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2013-07-16
Référence neutre
2013 CF 751
Numéro de dossier
T-1272-97
Notes
Décision rapportée
Contenu de la décision
Date : 20130716
Dossier : T‑1272‑97
Référence : 2013 CF 751
[TRADUCTION FRANÇAISE RÉVISÉE]
ENTRE :
MERCK & CO., INC. et
MERCK CANADA INC.
demanderesses
(défenderesses reconvention-nelles)
et
APOTEX INC. et
APOTEX FERMENTATION INC.
défenderesses
(demanderesses reconvention-nelles)
MOTIFS PUBLICS DE JUGEMENT
(Motifs confidentiels du jugement prononcés le 5 juillet 2013)
La juge Snider
I. Introduction
[1] Par une action engagée le 12 juin 1997, les demanderesses sollicitaient un jugement déclarant le brevet canadien no 1 161 380 (le brevet 380) valide et qu’il avait été contrefait par les défenderesses. Le 14 novembre 2003, l’action a été disjointe, la question des dommages‑intérêts ou de la remise des profits devant être tranchée après celle de la responsabilité (ordonnance de la protonotaire Aronovitch datée du 14 novembre 2003, modifiée le 20 novembre 2003). Le procès sur la responsabilité que j’ai instruit a commencé le 1er février 2010 et s’est terminé le 21 mai 2010. Dans Merck & Co c Apotex Inc, 2010 FC 1265, 91 CPR (4th) 1 [motifs relatifs à la responsabilité] conf. par 2011 CAF 363, 102 CPR (4th) 321, j’ai conclu à la validité du brevet 380, et à sa contrefaçon par les défenderesses, estimant que les demanderesses avaient droit à des dommages‑intérêts plutôt qu’à une remise des profits (motifs relatifs à la responsabilité, précités, au paragraphe 624). L’étape consacrée au calcul du montant des dommages‑intérêts, qui a débuté le 8 avril 2013, s’est achevée le 3 mai 2013. Au cours de cette étape du procès, j’ai entendu les témoignages de quatre témoins des faits et d’un témoin expert. Ces témoignages ont été suivis de trois journées de plaidoiries. Les présents motifs de jugement portent sur le montant des dommages‑intérêts à verser aux demanderesses.
[2] En somme, et pour les motifs ci‑dessous exposés, j’estime que les demanderesses ont droit, au total, à des dommages‑intérêts de 119 054 327 $, plus des intérêts avant et après jugement. Cette somme comprend :
• 62 925 126 $ au titre de la perte de profits de Merck Canada Inc. (Merck Canada), en ce qui concerne les ventes de remplacement réalisées avant la date d’expiration du brevet (ou ventes de remplacement préexpiration, telles que définies plus loin);
• 51 290 364 $ au titre de la perte de profits de Merck & Co. Inc. (Merck É.‑U.), en ce qui concerne les ventes de remplacement préexpiration;
• la somme de [caviardé], fondée sur le calcul d’une redevance raisonnable sur les ventes contrefaisantes réalisées sur le marché intérieur après la date d’expiration du brevet;
• la somme de [caviardé], fondée sur le calcul d’une redevance raisonnable sur les ventes contrefaisantes réalisées à l’exportation.
[3] Je suis en outre parvenue aux conclusions suivantes :
• Merck ne devrait recevoir ni indemnisation pour perte de profits (si tant est qu’elle en ait subi une) ni redevance raisonnable sur les ventes réalisées au cours de la période d’accroissement des ventes dite période de transition (ramp‑up period) qui a suivi l’expiration du brevet;
• Merck n’a pas le droit d’être indemnisée pour les redevances qu’aurait touchées Merck and Company, Incorporated (MACI) sur des ventes additionnelles de comprimés de MEVACOR (la perte de redevances);
• L’argument d’Apotex selon lequel le calcul du montant des dommages‑intérêts devrait tenir compte de la possibilité qu’elle avait de recourir à une solution non contrefaisante est rejeté;
• Les intérêts avant jugement devraient être calculés à un taux équivalent au taux d’escompte de 1997 plus 1 p. 100, les intérêts après jugement étant fixés à 5 p. 100.
[4] Dans les présents motifs, les sommes d’argent sont, sauf indication contraire, exprimées en dollars canadiens.
II. Table des matières
[5] À l’intention du lecteur, j’ai ajouté une table des matières. Les chiffres entre crochets renvoient aux paragraphes des présents motifs.
I. Introduction.......................................................................................................... [1]
II. Table des matières................................................................................................. [5]
III. Contexte................................................................................................................ [6]
IV. Résumé des positions des parties........................................................................ [10]
V. Les questions en litige......................................................................................... [17]
VI. Les témoins......................................................................................................... [18]
A. Les témoins de Merck............................................................................. [19]
B. Le témoin d’Apotex................................................................................ [25]
VII. La perte de profits subie par Merck Canada....................................................... [26]
A. Les arguments d’Apotex......................................................................... [32]
B. Les arguments de Merck......................................................................... [34]
C. Principes généraux applicables en matière de dommages‑intérêts.......... [41]
D. Dommages‑intérêts et remise des profits................................................ [45]
E. Causalité.................................................................................................. [49]
F. Le moyen de défense fondé sur l’existence d’une solution non contrefaisante en droit canadien.................................................................................................. [57]
G. Évolution du droit selon Apotex............................................................ [77]
(1) Monsanto/Schmeiserr.................................................................. [77]
(2) Le moyen de défense fondé sur l’existence d’une solution non contrefaisante et le droit américain..................................................................... [91]
(3) Les articles du professeur Siebrasse............................................ [97]
(4) L’indemnité prévue à l’article 8 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)................................................................... [106]
H. Considérations d’intérêt général appuyant le rejet de la défense fondée sur l’existence d’une solution non contrefaisante......................................................... [112]
I. Conclusion concernant la défense fondée sur l’existence d’une solution non contrefaisante........................................................................................ [121]
VIII. La redevance due à MACI............................................................................... [122]
A. Les conditions prévues dans l’accord sur la redevance due à MACI... [129]
B. Le principe de la substitution................................................................ [139]
C. Conclusion sur la question de la redevance due à MACI..................... [142]
IX. Calcul d’une redevance raisonnable sur les ventes Blue Treasure préexpiration [143]
A. Principes généraux................................................................................ [149]
B. Une négociation unique à la veille de la première contrefaçon............. [156]
C. Cadre des négociations hypothétiques.................................................. [163]
X. Les ventes à l’exportation................................................................................. [176]
XI. Ventes postexpiration....................................................................................... [182]
A. Une redevance raisonnable sur les comprimés de remplacement postexpiration.............................................................................................................. [185]
B. Perte de profits au cours de la période de transition postexpiration..... [200]
(1) Le défaut de préavis................................................................. [206]
(2) Les insuffisances de la preuve.................................................. [216]
(3) Conclusion concernant la perte de profits au cours de la période de transition qui a suivi l’expiration du brevet............................................... [227]
XII. Perte de profits de Merck É.‑U......................................................................... [228]
A. La cession effectuée par Merck É.‑U. en faveur de MACI.................. [233]
B. Quimica................................................................................................. [247]
C. Conclusion sur la perte de profits de Merck É.‑U................................ [252]
XIII. Intérêts avant jugement..................................................................................... [253]
XIV. Intérêts après jugement..................................................................................... [271]
XV. Les dépens........................................................................................................ [272]
A. Barème.................................................................................................. [273]
B. Partage ou différenciation des dépens.................................................. [275]
C. Les avocats............................................................................................ [278]
D. Les experts............................................................................................ [281]
E. Conclusion sur la question des dépens.................................................. [286]
XVI. Conclusions générales....................................................................................... [287]
Annexe A – Estimation des pertes de profits à l’égard des comprimés de la période de transition postexpiration
III. Contexte
[6] Ce litige est complexe, tant par son origine que par son historique. Pour un exposé plus détaillé de cet historique, je renvoie le lecteur aux paragraphes 10 à 16 et 18 à 39 des motifs relatifs à la responsabilité. Rappelons en quelques mots que Merck É.‑U., l’une des demanderesses en l’espèce, est titulaire désignée du brevet 380, délivré le 31 janvier 1984 et venu à expiration le 31 janvier 2001. Le brevet 380 concerne la fabrication, selon un procédé particulier, de la lovastatine, médicament « anti‑cholestérol » fabriqué au moyen d’un micro‑organisme appelé Aspergillus terreus. Merck Canada, ayant droit de Merck Frosst Canada Ltd. et elle aussi demanderesse en l’espèce, vendait au Canada depuis 1988 de la lovastatine, sous la marque MEVACOR, en vertu d’une licence accordée par Merck É.‑U. Merck Canada achetait à Merck É.‑U. de la lovastatine (le principe actif; ci-après appelée la lovastatine (PA)) en vrac. Merck Canada et Merck É.‑U. sont ci‑après collectivement appelées « Merck » ou les « demanderesses ».
[7] En mars 1997, Apotex Inc., l’une des défenderesses en l’espèce, a commencé à vendre au Canada sous sa marque les comprimés de lovastatine (Apo‑lovastatine). La lovastatine (PA) servant à la fabrication de l’Apo‑lovastatine était produite soit par Apotex Fermentation Inc. (AFI), l’autre défenderesse en l’espèce, à Winnipeg (Manitoba), soit en Chine par Qingyuan Blue Treasure Pharmaceuticals Co. Ltd. (Blue Treasure). Dans les présents motifs, Apotex Inc. et AFI, sont collectivement appelées « Apotex » ou les « défenderesses ».
[8] Il convient de souligner un élément particulièrement pertinent en l’espèce, à savoir que AFI était en mesure de produire la lovastatine (PA) par un procédé n’emportant aucune contrefaçon (applelé AFI‑4), lequel procédé fait appel au micro‑organisme Coniothyrium fuckelii, et non à l’Aspergillus terreus. Lors de l’étape du procès portant sur la responsabilité, j’ai conclu que certains lots – mais pas tous – de lovastatine (PA) avaient été produits au moyen d’un procédé (appelé AFI‑1) qui contrefaisait le brevet 380. Plus précisément, j’ai conclu (voir la Décision touchant la responsabilité, précitée, au paragraphe 638) que les lots de lovastatine suivants contrefaisaient le brevet 380 :
1. toute l’Apo‑lovastatine fabriquée par AFI à partir de son lot CR0157 (CR0157) fabriqué à Winnipeg dans l’usine d’AFI et livrée à Apotex Inc. le 2 décembre 1996; et
2. les 294 lots de lovastatine produits par Blue Treasure après mars 1998 et importés au Canada.
[9] Cela étant, la contrefaçon commise par Apotex est grave. Environ 60 % des ventes réalisées par Apotex entre mars 1997 et l’expiration du brevet 380 concernaient de la lovastatine contrefaite. C’est dire qu’en volume, environ 71 % de la lovastatine (PA) fournie à Apotex Inc. par AFI contrefaisait le brevet en question.
IV. Résumé des positions des parties
[10] À la veille du procès, les parties ont fort utilement résolu un certain nombre de questions qui auraient, sans cela, exigé la présentation d’éléments de preuve et de témoignages à l’audience. Les questions qui ont ainsi été réglées ont été consignées dans un « accord de rationalisation concernant certains faits et chiffres » (TX 175 ou accord de rationalisation) daté du 27 mars 2013. Parmi les questions importantes ayant été résolues, il y a les suivantes : a) le nombre et l’époque des ventes d’Apo‑lovastatine, contrefaisantes ou non; b) les profits hypothétiques de Merck É.‑U. et de Merck Canada; c) la redevance revenant hypothétiquement à MACI; et d) la rentabilité du procédé AFI‑4. Nous faisons référence, là où il y a lieu, aux modalités précises de cet accord.
[11] Merck demande à être indemnisée de sa perte de profits à l’égard de trois catégories de ventes :
1. Les comprimés de MEVACOR que Merck Canada aurait vendus sur le marché intérieur en remplacement de chaque comprimé d’Apo‑lovastatine contrefait vendu sur ce marché avant le 31 janvier 2001 (ventes ou comprimés de remplacement préexpiration);
2. La lovastatine (PA) que Merck É.‑U. aurait vendue à Merck Canada pour produire des comprimés de remplacement préexpiration;
3. Les comprimés de MEVACOR (et la lovastatine (PA) servant à leur fabrication) qui auraient été vendus sur le marché intérieur pour remplacer chacun des comprimés d’Apo‑lovastatine vendus après l’expiration du brevet 380 au cours de la période de transition hypothétique des ventes (ventes ou comprimés postexpiration).
[12] Merck demande également que lui soit versée une redevance au titre des ventes contrefaisantes qu’elle n’aurait pas elle‑même réalisées, en l’occurrence pour :
1. Les comprimés d’Apo‑lovastatine contrefaits exportés avant et après l’expiration du brevet 380 (comprimés d’exportation); et
2. Les comprimés d’Apo‑lovastatine contrefaits vendus sur le marché intérieur après l’expiration du brevet 380 (comprimés de remplacement postexpiration).
[13] Merck Canada demande que l’indemnité pour perte de profits comprenne un montant correspondant à la redevance de 8,5 % due à MACI. Merck demande également que lui soient accordés des intérêts avant jugement au taux annuel d’au moins 5 %, ainsi que les dépens.
[14] Merck cherche donc à obtenir des dommages-intérêts totalisant 156 320 737 $, plus les intérêts.
[15] La position d’Apotex peut se résumer comme suit :
1. En ce qui concerne les comprimés de remplacement préexpiration, Merck Canada serait en droit d’obtenir :
a. l’indemnisation de sa perte de profits due à la contrefaçon du lot CR0157; et
b. sur les lots contrefaits fabriqués par Blue Treasure, uniquement une redevance raisonnable, étant donné qu’Apotex avait la possibilité d’utiliser un procédé non contrefaisant;
2. Merck É.‑U. n’a droit qu’à des dommages‑intérêts symboliques parce que la société a cédé à MACI l’intégralité de ses droits à des dommages‑intérêts;
3. Merck n’a droit, en ce qui concerne les comprimés de la période de transition postexpiration, ni à l’indemnisation de sa perte de profits, ni à une redevance raisonnable;
4. Apotex accepte de verser une redevance raisonnable sur les comprimés d’exportation, mais sur la base d’un taux de redevance inférieur à celui proposé par Merck;
5. Merck n’a droit à aucune indemnité supplémentaire au titre de la redevance due à MACI;
6. les intérêts avant jugement devraient être calculés en fonction du taux d’escompte en vigueur au premier trimestre de 1997.
[16] Selon Apotex, Merck devrait se voir accorder à titre de dommages‑intérêts 9 554 288 $ au total (plus une somme « symbolique » non précisée à Merck É.‑U.), plus des intérêts avant jugement au taux d’environ 3,3 % et des intérêts après jugement de 5 %.
V. Les questions en litige
[17] Les parties sont parvenues à un accord sur un certain nombre de faits sous‑jacents, et certains éléments de preuve pertinents produits lors du procès sur la responsabilité ont été versés au dossier à cette étape‑ci de l’instance. Un certain nombre de questions demeurent cependant en suspens.
1. S’agissant du calcul du montant des dommages‑intérêts dus à Merck Canada, les défenderesses peuvent‑elles invoquer en défense le fait qu’elles disposaient d’« une solution non contrefaisante », c’est‑à‑dire qu’à partir de mars 1997, Apotex aurait pu utiliser le procédé AFI‑4, pour produire de la lovastatine en quantité suffisante pour approvisionner le marché canadien, de sorte que Merck Canada n’aurait droit, en ce qui concerne les comprimés de remplacement préexpiration, droit qu’à une redevance raisonnable?
2. Dans l’hypothèse où je conviendrais qu’Apotex peut invoquer comme moyen de défense l’existence d’une solution non contrefaisante, et que Merck n’a droit qu’à une redevance raisonnable sur les ventes qu’elle perdues, quel serait le montant de cette redevance?
3. Si, en revanche, j’estime qu’Apotex ne peut pas invoquer en défense l’existence d’une solution non contrefaisante, et que les demanderesses ont le droit d’être indemnisées de leurs pertes de profits (plutôt que de recevoir une redevance raisonnable) :
a. Merck est‑elle en droit d’être indemnisée de sa perte de profits en ce qui a trait aux ventes postexpiration de transition compte tenu du fait qu’Apotex n’avait pas besoin d’une période de « transition » pour gagner sa part de marché?
b. Suivant la méthode du profit différentiel, y a‑t‑il lieu de soustraire du montant des profits perdus par Merck Canada le montant de la redevance due à MACI?
4. Dans le calcul du montant de la perte de profits de Merck É.‑U. :
a. Merck É.‑U. a‑t‑elle droit uniquement à des dommages‑intérêts symboliques du fait qu’elle a cédé à MACI certains droits sur le brevet 380?
b. Dans la mesure où Merck É.‑U. a le droit d’être indemnisée de la perte des profits que lui aurait procurés la vente du principe actif à Merck Canada, le montant des dommages‑intérêts devrait‑il être réduit compte tenu des lots de principe actif qui auraient été vendus à Merck Canada par Merck Sharpe & Dohme Quimica (Quimica) et, si oui, de combien?
5. Étant donné que Merck convient que, tant au cours de la période de contrefaçon qu’après l’expiration du brevet, elle n’aurait pas vendu elle‑même à l’exportation de comprimés fabriqués avec du principe actif contrefait qui avait été stocké, quelle serait, en ce qui concerne les ventes contrefaisantes réalisées par Apotex, une « redevance raisonnable »?
6. Quels devraient être les taux d’intérêt avant et après jugement accordés à Merck?
7. Quels sont les principes applicables à l’adjudication des dépens?
VI. Les témoins
[18] Comme il est indiqué plus haut, n’ont témoigné à l’audience que quatre témoins des faits et un témoin expert.
A. Les témoins de Merck
[19] Merck a fait entendre les trois témoins suivants.
[20] M. Kirk Duguid, actuellement vice‑président (Finances) chez Merck Canada (2T112‑113). En novembre-décembre 1996, M. Duguid était directeur de la Planification et de l’analyse financière, et il participait à la planification et à l’établissement des prévisions de ventes (2T113‑114). M. Duguid a témoigné au sujet du plan de commercialisation à long terme mis en place en 1996 par Merck pour le MEVACOR. Il a également produit des factures concernant les achats de principe actif effectués par Merck Canada auprès de Merck É.‑U. et de Quimica. M. Duguid a, par ailleurs, fait état des redevances versées à MACI.
[21] M. Barry O’Sullivan est un directeur exécutif rattaché au Département Impôt des sociétés chez Merck É.‑U. (2T212‑213). Il est responsable de la planification mondiale de la chaîne d’approvisionnement tant financière que physique, de l’octroi de licences interentreprises, du financement de la recherche et du développement, de la fixation des prix de transfert interentreprises à l’international et de la coordination de la planification fiscale au Canada et au Mexique. M. O’Sullivan a témoigné au sujet de la chaîne d’approvisionnement physique, en ce qui concerne le MEVACOR, et a aussi parlé des redevances dues à MACI.
[22] M. Joseph Promo est le trésorier adjoint en charge des services de trésorerie internationaux pour les filiales étrangères de Merck É.‑U. (3T443‑444). Le témoignage de M. Promo a porté sur le coût moyen pondéré du capital (CMPC) de Merck et l’utilisation de cette donnée lorsqu’il s’agit de décider si une opération est ou non dans l’intérêt de l’entreprise. M. Promo a également parlé de l’endettement à long terme de Merck.
[23] Merck a également fait entendre un témoin expert, Mme Christine S. Meyer. Mme Meyer s’est en effet vu reconnaître la qualité de témoin expert en ce qui concerne les [traduction] « questions à caractère économique liées à la détermination d’une redevance raisonnable dans le contexte de négociations hypothétiques » (2T238‑241). La Cour a également reconnu son expertise en matière de théorie de la négociation (2T241‑243).
[24] Mme Meyer a expliqué les principes économiques qui seraient entrés en jeu dans des négociations hypothétiques sur le versement d’une redevance, y compris les coûts et avantages potentiels tant pour Merck que pour Apotex. Elle a situé ces négociations hypothétiques au mois de novembre 1996, prenant pour acquis que le brevet 380 était valide, qu’il y avait effectivement eu contrefaçon, et que les parties s’étaient échangé des renseignements exacts.
B. Le témoin d’Apotex
[25] Apotex n’a fait entendre qu’un seul témoin des faits (et aucun expert), en l’occurrence, M. Bernard Sherman. M. Sherman est le président d’Apotex (5T506‑507). Il a témoigné sur le rachat, par Apotex, de l’entreprise qui allait devenir AFI, ainsi que sur la décision de sous‑traiter à Blue Treasure la production de la lovastatine. Il a également été question de ce qu’il savait ou non de la contrefaçon commise par AFI et Blue Treasure, et des mesures qu’il aurait prises s’il avait été au courant de cette contrefaçon. Il a également témoigné au sujet de la procédure de délivrance de l’avis de conformité, ainsi que sur le procédé AFI‑4.
VII. La perte de profits subie par Merck Canada
[26] Comme je l’ai déterminé à l’issue de l’étape du procès portant sur la question de la responsabilité, aux termes du paragraphe 55(1) de la Loi sur les brevets, LRC 1985, ch. P‑4 [Loi sur les brevets], Merck ne peut prétendre qu’à des dommages‑intérêts. Le paragraphe 55(1) dispose que :
55. (1) Quiconque contrefait un brevet est responsable envers le breveté et toute personne se réclamant de celui‑ci du dommage que cette contrefaçon leur a fait subir après l’octroi du brevet
55. (1) A person who infringes a patent is liable to the patentee and to all persons claiming under the patentee for all damage sustained by the patentee or by any such person, after the grant of the patent, by reason of the infringement.
Je vais d’abord examiner les prétentions de Merck Canada.
[27] Merck Canada allègue avoir subi, en raison de la contrefaçon commise par Apotex, une perte de 73 303 319 $, représentant les profits que lui aurait procurés la vente de comprimés de MEVACOR. Ce montant comprend 62 925 126 $ pour les profits que Merck Canada aurait réalisés si elle avait remplacé tous les comprimés d’Apo‑lovastatine contrefaits vendus sur le marché intérieur avant le 31 janvier 2001 (les comprimés de remplacement préexpiration). Il comprend aussi un montant de 10 378 193 $ qui devrait selon Merk Canada être inclus au titre de la redevance due à MACI dans les dommages‑intérêts qui lui seront octroyés.
[28] Les parties conviennent que les profits qu’aurait procurés à Merck Canada la vente des comprimés de remplacement préexpiration, après déduction de la redevance due à MACI, s’élèvent à 62 925 126 $ (accord de rationalisation, paragraphe 6). En s’entendant sur ce montant, les défenderesses se sont engagées à ne pas contester une myriade de questions que pourrait soulever la situation hypothétique : le volume des ventes qu’aurait réalisées Merck Canada; la capacité qu’avait Merck Canada de fabriquer les comprimés de MEVACOR nécessaires, et la méthode comptable à employer pour calculer le produit brut hypothétique de ces ventes.
[29] Il y a désaccord sur deux points :
a) La question de savoir si le fait qu’il eût été possible pour Apotex d’utiliser le procédé AFI‑4 (la solution non contrefaisante) fait en sorte que Merck Canada n’a droit, pour les ventes qu’elle n’a pas réalisées, qu’à une redevance raisonnable et non à une indemnisation pour sa perte de profits;
b) Le point de savoir si et dans quelle mesure il convient de prendre en compte la redevance due à MACI, dont les parties s’entendent pour dire qu’elle s’élève à 10 378 193 $ (accord de rationalisation, paragraphe 8).
[30] Dans cette partie des motifs, je m’en tiens à la réclamation du montant de 62 925 126 $ par Merck, et du moyen de défense, invoqué par Apotex, fondé sur l’existence d’une solution non contrefaisante. La question du droit qu’aurait Merck à la redevance due à MACI sera traitée à la partie VIII des motifs.
[31] Dans le cadre de mon analyse, je vais répondre aux questions suivantes :
1. Quels sont les arguments soulevés par Apotex à l’appui du moyen de défense fondé sur l’existence d’une solution non contrefaisante?
2. Quels sont les arguments soulevés par Merck quant au moyen de défense fondé sur l’existence d’une solution non contrefaisante?
3. Quels sont les principes généraux applicables en matière de dommages‑intérêts?
4. Quelles différences essentielles y a‑t‑il entre des « dommages‑intérêts » et la « remise des profits »?
5. Quelle est la « cause » des pertes subies par Merck Canada?
6. Quel est l’état du droit canadien en ce qui concerne le moyen de défense fondé sur l’existence d’une solution non contrefaisante? Cette analyse m’amène à examiner le droit du Royaume‑Uni, sur lequel semble être, du moins jusqu’à maintenant, basé le droit canadien.
7. En ce qui concerne le moyen de défense fondé sur l’existence d’une solution non contrefaisante, le droit canadien a‑t‑il changé, ou devrait‑il être modifié pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a. parce que dans Monsanto Canada Inc c Schmeiser, 2004 CSC 34, [2004] 1 RCS 902 [Monsanto/Schmeiser], la Cour suprême du Canada a modifié le droit applicable en matière de dommages‑intérêts;
b. parce que les tribunaux des États‑Unis admettent depuis longtemps qu’il y a lieu de prendre en compte la concurrence que le breveté aurait eu à affronter en l’absence de contrefaçon, y compris la concurrence que lui aurait livrée le contrefacteur;
c. parce que dans de récents articles de doctrine, le professeur Norman Siebrasse soutient qu’il conviendrait d’admettre comme moyen de défense l’existence d’une solution non contrefaisante;
d. parce que l’existence d’une solution non contrefaisante a été admise comme moyen de défense par la Cour fédérale en matière de dommages‑intérêts accordés au titre de l’article 8 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93‑133.
8. En ce qui concerne la demande d’indemnisation formulée par Merck pour sa perte de profits, des considérations de politique générale justifient‑elles le rejet (ou, au contraire, l’admission) du moyen de défense fondé sur l’existence d’une solution non contrefaisante?
A. Les arguments d’Apotex
[32] Selon Apotex, Merck Canada ne devrait pas être indemnisée de sa perte de profits à l’égard des comprimés de remplacement préexpiration. Apotex demande en effet à la Cour de conclure que, sauf en ce qui concerne les comprimés faisant partie du lot contrefaisant CR0157, Merck Canada ne peut prétendre qu’à une redevance raisonnable étant donné qu’elle n’est pas en mesure de démontrer que le préjudice qu’elle a subi [traduction] « résulte de la contrefaçon du brevet ».
[33] À l’appui de cet argument, Apotex fait valoir qu’à partir de mars 1997, l’analyse relative à la situation hypothétique devrait tenir compte du fait qu’elle disposait d’une solution non contrefaisante, en l’occurrence le procédé AFI‑4. Pendant la période de contrefaçon, les comprimés fabriqués au moyen de ce procédé non contrefaisant ont compté pour environ 40 % des ventes réalisées au Canada par Apotex. À partir du 26 mars 1997, date à laquelle Apotex s’est vu délivrer un avis de conformité – la société avait les autorisations réglementaires, les connaissances et les moyens techniques nécessaires pour produire, au moyen du procédé non contrefaisant AFI‑4, tous les comprimés qu’elle a vendus au Canada. Selon Apotex, il s’ensuit que Merck Canada n’a pas démontré que les pertes qu’elle a subies résultent de l’utilisation, par Apotex, du procédé AFI-1 et que, sur les ventes de remplacement préexpiration du brevet, elle ne peut prétendre qu’à une redevance raisonnable. Cette redevance devrait correspondre à la moitié de la différence entre le coût de production des comprimés au moyen du procédé contrefaisant AFI‑1 et le coût de production au moyen du procédé non contrefaisant AFI‑4. Selon Apotex, au lieu des 62 925 126 $ de profits perdus dont Merck Canada demande à être indemnisée, il y aurait lieu de lui accorder, à titre de dommages‑intérêts a) la somme de 521 641 $ pour la perte de profits relative aux comprimés du lot CR0157; et b) une redevance raisonnable de 6 997 270 $ pour le reste des comprimés de remplacement préexpiration.
B. Les arguments de Merck
[34] Selon Merck, Apotex ne devrait pouvoir invoquer en défense l’existence d’une solution non contrefaisante que si les réponses aux questions suivantes lui sont favorables (observations écrites finales de Merck, paragraphe 68) :
[traduction]
1. Selon toute vraisemblance, les défenderesses auraient‑elles fabriqué et vendu, à la place des comprimés contrefaits, des comprimés d’Apo‑lovastatine n’emportant pas contrefaçon?
2. Ayant violé l’engagement de non‑contrefaçon qu’elles avaient pris, les défenderesses peuvent‑elles en droit de demander que les dommages‑intérêts soient établis comme si elles l’avaient respecté? La violation de cet engagement n’entraîne‑t‑elle pas de conséquence, voire une grave conséquence, soit celle de faire obstacle au moyen de défense invoqué?
3. Même en tenant pour acquis que les défenderesses auraient effectivement utilisé le procédé AFI‑4, et même si de graves conséquences ou la violation de l’engagement qu’elles ont pris ne les empêchent pas, en l’espèce, d’invoquer comme moyen de défense l’existence d’une solution non contrefaisante, ce moyen existe‑t‑il effectivement en droit?
4. Si, par suite d’une modification apportée au droit existant, l’existence d’une solution non contrefaisante peut être invoquée en défense, Apotex était‑elle effectivement en mesure de recourir à la solution non contrefaisante?
(Soulignement supprimé.)
[35] La réponse à la question numéro 3 – relative à l’existence en droit canadien du moyen de défense fondé sur l’existence d’une solution non contrefaisante – est déterminante et, de ce fait, l’argument invoqué par Apotex devrait être rejeté. Je n’ai pas à me prononcer sur les autres arguments de Merck.
[36] Si, cependant, j’avais à me prononcer sur les trois autres questions, j’estime qu’il y aurait dans tous les cas lieu de répondre par l’affirmative.
[37] La réponse complète aux questions 1 et 4 est que les points qui y sont soulevés ont été réglés par l’accord de rationalisation. Il est clairement dit, au paragraphe 19 de cet accord, qu’à compter du moment où un avis de conformité leur a été délivré, soit le 26 mars 1997, et à toutes époques ultérieures, les défenderesses avaient la capacité de fabriquer et de vendre en quantités suffisantes de la lovastatine n’emportant aucune contrefaçon. Le paragraphe 19 de l’accord de rationalisation précise en outre qu’il [traduction] « n’empêche aucunement les demanderesses de faire valoir ou de présenter des éléments de preuve visant à démontrer qu’il n’était pas certain que les défenderesses auraient été en mesure de répondre à la demande de lovastatine avec des comprimés de lovastatine non contrefaisants, fabriqués en faisant appel à la lovastatine (PA), à l’usine AFI de Winnipeg au moyen du procédé AFI‑4 » et que les défenderesses renoncent à invoquer l’argument qu’elles auraient pu s’adresser à d’autres fournisseurs. Selon moi, cependant, ces précisions concernent les éléments d’incertitude pour Apotex dans le contexte des négociations hypothétiques au sujet d’une redevance raisonnable pour la période antérieure au 26 mars 1997, mais n’ont rien à voir avec sa réelle capacité de production une fois l’avis de conformité obtenu.
[38] Pour ce qui est de la question numéro 2, je reconnais qu’Apotex a manqué à l’engagement qu’elle a souscrit dans l’Avis d’allégation initial visé par le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité). Apotex s’était en effet engagée à ne pas contrefaire le brevet 380 alors qu’en définitive environ 60 % de ses ventes d’Apo‑lovastatine réalisées pendant la durée du brevet ont contrefait celui‑ci. Je suis en outre d’accord avec Merck pour dire que la violation de cet engagement peut entraîner de « graves conséquences ». Cette idée a été examinée par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Hoffman‑La Roche Ltd c Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien‑être social), (1996), 70 CPR (3d) 206, à la page 213, 205 NR 331 (CAF) [Hoffman‑La Roche] :
Néanmoins, je suis convaincu que cette allégation doit être exacte. Une fois que le produit d’une deuxième personne atteint le marché, la première personne est en mesure de vérifier l’exactitude de l’énoncé détaillé; si celui‑ci devait s’avérer inexact, les conséquences pourraient effectivement être très graves pour la deuxième personne.
[39] La question est cependant de savoir si l’on peut transposer ce concept, appelé de toute évidence à entrer en jeu sous le régime du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), un cadre réglementaire hautement spécialisé, dans le présent contexte, lequel consiste notamment à concevoir un monde hypothétique pour calculer le montant des dommages‑intérêts découlant d’une contrefaçon de brevet. Les faits de la présente affaire sont tout à fait uniques, car un avis de conformité a été délivré sans procédure d’examen. Il me semble à la fois dangereux et peu utile d’appliquer l’engagement d’Apotex d’un contexte à l’autre.
[40] La question déterminante est donc de savoir si l’existence d’une solution non contrefaisante peut être invoquée comme moyen de défense.
C. Principes généraux applicables en matière de dommages‑intérêts
[41] Dans la décision Jay‑Lor International Inc c Penta Farm Systems Ltd, 2007 CF 358, au paragraphe 123, 59 CPR (4th) 228 [Jay‑Lor], j’énonce une série de principes qui s’appliquent selon moi à l’évaluation des dommages‑intérêts visés au paragraphe 55(1) de la Loi sur les brevets. Je demeure persuadée que ces principes, dont voici les principaux, s’appliquent à l’évaluation des dommages‑intérêts auxquels Merck a droit :
1. Toute attribution de dommages‑intérêts vise à indemniser le demandeur des pertes qu’il a subies du fait de la contrefaçon;
2. Les profits réalisés par le défendeur ne sont pas pertinents;
3. Toute vente du produit contrefait est une opération illicite pour laquelle le demandeur a droit à des dommages‑intérêts;
4. Dans l’appréciation des dommages‑intérêts, le demandeur a droit aux profits sur les ventes qu’il aurait effectuées si le produit contrefait n’avait pas été sur le marché;
5. S’agissant des ventes du défendeur que le breveté demandeur n’aurait pas réalisées ou ne peut persuader la Cour qu’il aurait réalisées si le produit contrefait n’avait pas été sur le marché, le demandeur a droit à une redevance raisonnable;
6. Il incombe au demandeur d’établir : a) les ventes qu’il aurait réalisées en l’absence du produit contrefait et b) le montant de la redevance estimée raisonnable.
[42] Dans cette affaire, il y a de nombreux faits qui ne sont pas contestés ou qui sont visés par l’accord de rationalisation. Les parties conviennent qu’Apotex et Merck Canada étaient, au cours de la période pertinente, c’est‑à‑dire du 27 mars 1997 au 31 janvier 2001, les seules sources de lovastatine au Canada et que Merck Canada était en mesure de répondre à la demande de lovastatine. Ainsi, les comprimés de lovastatine contrefaits vendus par Apotex au Canada, appelés en l’espèce les comprimés de remplacement préexpiration, auraient sans cela été vendus par Merck Canada. Sans la contrefaçon commise par Apotex par son emploi du procédé AFI‑1, Merck Canada aurait réalisé un profit sur la vente des comprimés de lovastatine, et Merck É.‑U. aurait réalisé un profit sur la vente de la lovastatine (PA) qu’elle aurait sans cela vendue à Merck Canada.
[43] La preuve démontre que Merck a pour règle générale de ne pas conclure de contrats de licence autorisant l’emploi de ses inventions (2T122‑123). Merck Canada et Merck É.‑U. auraient par conséquent toutes les deux le droit d’être indemnisées de leur perte de profits sur les ventes de remplacement réalisées avant la date d’expiration du brevet (voir, par exemple, Jay‑Lor, précité, au paragraphe 119).
[44] Les parties conviennent de l’approche générale exposée ci‑dessus pour ce qui est des comprimés de remplacement préexpiration, mais sont en désaccord quant à sa pertinence en ce qui concerne le procédé non contrefaisant d’Apotex, en l’occurrence le procédé AFI‑4.
D. Dommages‑intérêts et remise des profits
[45] Malgré les efforts déployés par Apotex pour faire valoir la thèse contraire, les dommages‑intérêts diffèrent considérablement de la remise des profits. En effet, le droit à des dommages‑intérêts est un droit conféré par la Loi sur les brevets. Le breveté qui est lésé peut, de plein droit, prétendre à des dommages‑intérêts.
[46] Ce qui différencie avant tout les deux formes de réparation est le point de départ ou l’élément central de l’analyse que commande chacune d’elles. Une demande de dommages‑intérêts est axée sur la perte subie par le demandeur. Il faut se demander quel est le préjudice causé au demandeur par l’utilisation non autorisée de l’invention en cause par le défendeur? La remise des profits est quant à elle basée sur l’avantage que le défendeur a tiré de son utilisation de l’invention. Dans l’arrêt Mowry c Whitney, 81 US 620 à la page 651, 20 L Ed 860 (1871), affaire portant sur une demande de remise des profits provenant de la contrefaçon d’un brevet relatif à une méthode améliorée de fabrication des roues de wagon de chemin de fer, la Cour suprême des États‑Unis s’est prononcée en ces termes :
[traduction] Il s’agit en l’espèce de déterminer quel est l’avantage que le défendeur a tiré de son utilisation de l’invention de la plaignante par rapport aux autres procédés alors disponibles et qui lui auraient permis d’obtenir un résultat tout aussi profitable. Les fruits de cet avantage correspondent aux profits réalisés par le défendeur.
[47] La remise des profits est une réparation en equity qui ne peut être accordée que si la demanderesse la sollicite et si la Cour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire l’estime appropriée. Dans Laboratoires