Stork Market Inc. c. 1736735 Ontario Inc. (Hello Pink Lawn Cards Inc.)

Stork Market Inc. c. 1736735 Ontario Inc. (Hello Pink Lawn Cards Inc.)
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2017-08-22
Référence neutre
2017 CF 779
Numéro de dossier
T-1447-11
Contenu de la décision
Date : 20170822
Dossier : T-1447-11
Référence : 2017 CF 779
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Toronto (Ontario), le 22 août 2017
En présence de monsieur le juge Southcott
ENTRE :
THE STORK MARKET INC.
ET RICCARDO FRONTE
demandeurs
(défendeurs reconventionnels)
et
1736735 ONTARIO INC.
FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE HELLO PINK LAWN CARDS INC. ET
CIPRIANO PRIMICIAS III
défendeurs
(demandeurs reconventionnels)
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] La présente décision résulte de l’instruction des demandes et des demandes reconventionnelles portant sur des droits de propriété intellectuelle de deux entreprises et leurs directeurs, actives dans l’industrie des pancartes sur pelouse dans la région du Grand Toronto (RGT) et dans d’autres régions du sud de l’Ontario. Plus particulièrement, les demandeurs allèguent une contrefaçon de marques enregistrées de deux images d’une cigogne tenant un bébé au-dessus de sa tête sous une banderole annonçant respectivement, « It’s a Girl » (c’est une fille) et « It’s a Boy » (c’est un garçon). Les demandeurs font également valoir une demande fondée sur la commercialisation trompeuse aux termes de l’alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce, LRC (1985), c T-13 et une demande pour contrefaçon de droits d’auteur. Ces demandes découlent toutes de l’utilisation et de l’annonce publicitaire par les défendeurs de pancartes sur pelouse montrant une cigogne dans une position semblable. Les défendeurs nient le fait que leurs images de cigogne enfreignent les droits des demandeurs et demandent une déclaration selon laquelle les enregistrements des marques des demandeurs sont invalides et une ordonnance radiant ces enregistrements.
[2] Pour les motifs présentés ci-dessous, je conclus que les enregistrements de marque des demandeurs sont valides et qu’ils ont fait l’objet d’une contrefaçon par la société défenderesse, ce qui est contraire à la Loi sur les marques de commerce. La demande de la société demanderesse fondée sur la commercialisation trompeuse aux termes de l’alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce est aussi accueillie, là encore à l’encontre de la société défenderesse. Les demandeurs ne m’ont pas convaincu du fait que le défendeur individuel a une quelconque responsabilité personnelle relativement aux demandes faites aux termes de la Loi sur les marques de commerce. Ils ne m’ont pas non plus convaincu du fait que les défendeurs ont enfreint le droit d’auteur du demandeur individuel dans ses images de cigogne.
[3] Les demandes des demandeurs pour contrefaçon d’une marque de commerce et pour commercialisation trompeuse étant accueillies, la société demanderesse se voit accorder une somme de 30 000 $ en dommages-intérêts, une injonction et une ordonnance aux fins de destruction ou de remise aux termes du paragraphe 53.2 de la Loi sur les marques de commerce. La demande et la demande reconventionnelle sont rejetées.
II. Résumé des faits
[4] Les demandeurs comprennent une société constituée en personne morale de l’Ontario appelée The Stork Market Inc. (Stork Market) et son propriétaire et exploitant, M. Riccardo Fronte. En novembre 2009, Stork Market a débuté ses activités, qui consistaient uniquement à louer ce que les parties appellent des [traduction] « cigognes sur pelouse », c’est-à-dire de grandes pancartes illustrant une cigogne et un nouveau-né, conçues pour être installées sur une pelouse devant la maison d’un client pour annoncer la naissance d’un enfant ou un événement connexe. Les cigognes sur pelouse de Stork Market affichent toutes l’une des deux images. Les deux images incluent un espace dans lequel des renseignements comme le prénom, la date de naissance et le poids du nouveau-né peuvent être inscrits. Mis à part cette personnalisation, les deux images de Stork Market sont identiques, à l’exception de la partie supérieure des images qui illustre une banderole rose comportant les mots « It’s a Girl » sur une image et une banderole bleue comportant les mots « It’s a Boy » sur l’autre image.
[5] Les deux images utilisées par Stork Market sur ses pancartes (les images de Stork Market) ont été conçues en automne 2007 par M. Russell Challenger, qui est un artiste publicitaire et un ami de longue date de M. Fronte. En novembre 2012, après le début de la présente action en justice, M. Challenger et M. Fronte ont conclu une entente intitulée « Cession de droits d’auteur et Renonciation aux droits moraux » (la Cession des droits d’auteur) aux termes de laquelle M. Challenger a cédé à M. Fronte ses droits d’auteur dans les images des cigognes qu’il a conçues, cette cession prenant effet dès le moment de leur création.
[6] Le 30 novembre 2009, M. Fronte a également présenté une demande d’enregistrement de ces deux images en tant que marques de commerce aux termes de la Loi sur les marques de commerce. Par conséquent, ces images étaient enregistrées en tant que marques de commerce au nom de M. Fronte (les marques de M. Fronte) sous le no LMC 794667 et le no LMC 794672, dont la date d’enregistrement était le 4 avril 2011 (les enregistrements). Les enregistrements font référence aux biens et services pour lesquels les marques sont utilisées, soit, respectivement, [traduction] « des décorations sur pelouse, à savoir des cigognes sur pelouse » et [traduction] « un service de location de sept jours de l’image de la cigogne sur une planche en bois, installée sur la pelouse devant la maison du client, afin d’annoncer la naissance de leur(s) enfant(s) ». Les marques de M. Fronte apparaissent comme suit dans les enregistrements et sont accompagnées de descriptions des couleurs utilisées dans les marques :
[7] Représentées en couleur, les images de Stork Market apparaissent de la façon suivante :
[8] Les défendeurs comprennent une société de l’Ontario nommée 1736735 Ontario Inc., qui exerce ses activités sous le nom de Hello Pink Lawn Cards Inc. (Hello Pink), et son unique administrateur, dirigeant et actionnaire, M. Cipriano Primicias III. M. Primicias s’est représenté lui-même lors du procès et a agi en tant que représentant de Hello Pink conformément à l’autorisation accordée par la protonotaire Milczynski dans une ordonnance datée du 25 juin 2014. Hello Pink a débuté ses activités en juillet 2007. Comme Stork Market, Hello Pink œuvre dans l’industrie de la location et de l’installation de pancartes sur pelouse pour des occasions spéciales. Toutefois, bien qu’elle loue des cigognes sur pelouse conçues pour célébrer les naissances, elle loue également des pancartes portant sur une variété d’autres occasions, comme les anniversaires, les anniversaires de mariage et les obtentions de diplômes.
[9] Lorsque Hello Pink a commencé ses activités commerciales, ses stocks de pancartes incluaient deux images de cigogne, l’une annonçant la naissance d’un garçon et l’autre annonçant la naissance d’une fille. Ces pancartes étaient achetées sur eBay auprès de fournisseurs dans la région de la Pennsylvanie, et dans le cadre de l’achat, M. Primicias a également acquis une licence exclusive au Canada pour utiliser les images sur les pancartes. M. Primicias les a décrites comme des images de cigogne [traduction] « traditionnelles », illustrant une cigogne portant un nouveau-né dans son bec. Les images traditionnelles employées par Hello Pink sur ses cigognes sur pelouse depuis le début de ses activités, actuellement désignées dans les stocks de Hello Pink comme « GS2-Bird 2 » et « BS2-Bird 2 » (les images originales de Hello Pink), ont l’apparence suivante :
GS2-Bird 2
BS2-Bird 2
[10] En juin 2010 ou aux environs de ce mois-là, Hello Pink a commencé à louer des pancartes sur pelouse comportant de nouvelles images de cigogne, utilisant là encore les versions « fille » et « garçon », en plus de pancartes comportant les images originales de Hello Pink et le restant de ses stocks portant sur d’autres occasions spéciales. Des précisions concernant la décision de développer les nouvelles images de cigogne sont fournies plus loin dans les présents motifs. C’est l’utilisation de ces nouvelles images de cigogne, désignées dans les stocks de Hello Pink comme « GS2-Bird 1 » et « BS2-Bird 1 » (les nouvelles images de Hello Pink), qui est à l’origine des demandes des demandeurs. Les nouvelles images de Hello Pink ont l’apparence suivante :
GS2-Bird 1
BS2-Bird 1
[11] Après que M. Fronte a pris connaissance du fait que Hello Pink utilisait dans ses pancartes les nouvelles images de Hello Pink, qui étaient, selon lui, des copies des images de Stork Market, il a téléphoné à M. Primicias. M. Fronte lui a demandé d’arrêter d’utiliser les nouvelles images de Hello Pink, et M. Primicias a refusé. L’avocat des demandeurs a par la suite envoyé une lettre « de cessation et d’abstention » à Hello Pink, le 15 août 2011, en plus d’un courriel de suivi à l’intention de M. Primicias, le 29 août 2011. Les défendeurs n’ont pas répondu à cette correspondance, ce qui a donné lieu au présent litige.
III. Les témoins
[12] Trois témoins ont présenté une déposition à l’appui des demandes des demandeurs. M. Fronte a témoigné au sujet de l’élaboration des images de Stork Market par M. Challenger, de l’enregistrement des marques de M. Fronte, du commencement et du développement des activités de Stork Market, de la façon dont M. Fronte a pris connaissance de l’utilisation par Hello Pink des nouvelles images de Hello Pink et de la présentation subséquente des demandes qui font l’objet de la présente action. M. Challenger a témoigné au sujet de son rôle dans l’élaboration des images de Stork Market, y compris au sujet du processus créatif par lequel les images ont été élaborées. Le troisième témoin des demandeurs était une ancienne cliente, Mme Wendy Pitblado, qui a donné un témoignage qui, selon les demandeurs, démontre une réelle confusion entre les nouvelles images de Hello Pink et les marques de M. Fronte. Ces témoins ont tous été contre-interrogés par M. Primicias.
[13] M. Primicias a été le seul témoin pour les défendeurs. Il a témoigné au sujet du commencement et du développement des activités de Hello Pink, de l’approvisionnement des images originales de Hello Pink, de la façon dont il a pris connaissance des pancartes sur pelouse de Stork Market utilisant les images de Stork Market, de l’élaboration des nouvelles images de Hello Pink, et des communications subséquentes entre les parties avant le début du présent litige. M. Primicias a été contre-interrogé par l’avocat des demandeurs.
[14] Les demandeurs ont aussi produit en preuve certains extraits de l’interrogatoire préalable de M. Primicias, et les parties ont présenté un recueil conjoint de documents. Les parties ont approuvé l’authenticité des documents et ont accepté que tous les documents du recueil conjoint fassent partie du dossier de la preuve. Bien qu’aucun accord n’ait été conclu entre les parties aux termes duquel les documents étaient nécessairement admis en preuve en vue d’établir la véracité de leur contenu, la nature des documents et leur utilisation au procès sont telles que cela n’a pas d’importance.
[15] En plus de cet aperçu global des éléments de preuve, des précisions sur des éléments de preuve particuliers sont offertes ci-dessous lorsqu’elles sont pertinentes à l’analyse par la Cour des questions en litige.
IV. Questions en litige
[16] Dans les grandes lignes, les questions du présent litige portent sur la validité des enregistrements des marques de M. Fronte et comportent celle de savoir si les défendeurs, ou l’un d’entre eux, sont responsables envers les demandeurs, ou l’un d’entre eux, pour contrefaçon des marques de M. Fronte, commercialisation trompeuse, ou violation du droit d’auteur de M. Fronte dans les images conçues par M. Challenger. Toutefois, en me fondant sur les plaidoyers et les arguments des parties, je subdiviserais les questions de la façon suivante :
Les enregistrements des marques de M. Fronte sont-ils valides?
Dans l’affirmative, les nouvelles images de Hello Pink ont-elles été utilisées en tant que marques de commerce?
Dans l’affirmative, les défendeurs ont-ils porté atteinte aux droits des demandeurs aux termes des articles 19 et 20 de la Loi sur les marques de commerce?
Les défendeurs ont-ils enfreint l’alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce?
Les images de Stork Market font-elles l’objet d’un droit d’auteur détenu par M. Fronte?
Dans l’affirmative, les défendeurs ont-ils enfreint ce droit d’auteur?
Si les demandeurs parviennent à établir toute cause d’action alléguée, à quelle réparation les demandeurs ont-ils droit?
V. Discussion
A. Les enregistrements des marques de M. Fronte sont-ils valides?
[17] Les défendeurs soulèvent deux arguments pour soutenir leur position selon laquelle les enregistrements sont invalides et devraient être radiés. Ils sont d’avis que les enregistrements ne sont pas distinctifs et associés à une seule source et que l’objet de chaque enregistrement est principalement fonctionnel ou simplement décoratif.
1) Non distinctifs et non associés à une seule source
[18] Les défendeurs font remarquer que les enregistrements sont au nom de M. Fronte, mais que les marques de M. Fronte n’étaient utilisées que par Stork Market. Ils allèguent que rien n’indique que M. Fronte a autorisé Stork Market à utiliser les marques de M. Fronte ou que M. Fronte a exercé un quelconque contrôle sur la qualité des marchandises ou des services de Stork Market pour lesquels les marques de M. Fronte ont été utilisées.
[19] Les défendeurs ont raison de faire remarquer qu’aucune preuve n’a été présentée au procès pour démontrer l’existence d’un contrat de licence écrit ou explicite entre les demandeurs concernant l’utilisation des marques de M. Fronte. Toutefois, les demandeurs allèguent que la jurisprudence applicable appuie une conclusion selon laquelle les marques de M. Fronte ont été utilisées par Stork Market aux termes d’une autorisation verbale implicite donnée par M. Fronte. Cet argument porte sur l’application de l’article 50(1) de la Loi sur les marques de commerce, qui considère l’emploi d’une marque par un titulaire de licence comme ayant le même effet que l’emploi par le propriétaire de la marque enregistrée, à la condition que le propriétaire ait un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques ou la qualité des marchandises ou des services en question.
[20] J’accepte l’argument des demandeurs selon lequel la licence requise ne doit pas être écrite et que, lorsque le propriétaire d’une marque de commerce contrôle également une société fermée qui utilise la marque, on peut en tirer la conclusion que la société utilise la marque aux termes d’une licence verbale accordée par le propriétaire, et le propriétaire affirme ainsi le contrôle requis sur les caractéristiques ou la qualité des marchandises ou des services (voir TGI Friday’s of Minnesota Inc. c Canada (Registrar of Trade Marks) (1999), 241 NR 362 (CAF); Fairweather Ltd. c Canada (Registraire des marques de commerce, 2006 CF 1248; Smart & Biggar c Powers (2001), 16 CPR (4th) 276 (COMC)).
[21] La déclaration affirme que M. Fronte est l’unique administrateur, dirigeant et actionnaire de Stork Market. Les demandeurs n’ont pas produit d’éléments de preuve présentant explicitement la structure d’entreprise de Stork Market. Toutefois, M. Fronte a témoigné être le propriétaire et exploitant de Stork Market et, mis à part une semaine durant laquelle son frère a assuré la livraison des pancartes sur pelouse, son unique employé. Il ressort clairement du témoignage de M. Fronte que c’est lui qui a lancé l’entreprise et qui la gère. Conformément à la jurisprudence applicable, je suis d’avis qu’il s’agit d’un cas approprié où l’on peut déduire qu’il y a eu autorisation verbale de la part de M. Fronte à Stork Market et que M. Fronte exerce le contrôle requis sur les marchandises et les services. Par conséquent, les demandeurs peuvent se prévaloir de la protection de l’article 50(1) de la Loi sur les marques de commerce, et l’argument des défendeurs selon lequel les marques de M. Fronte ne sont pas distinctives et associées à une seule source ne représente pas un motif pour conclure que les marques sont invalides.
2) Principalement fonctionnel ou simplement décoratif
[22] Faisant référence aux descriptions des marchandises et services pertinents dans les enregistrements, les défendeurs, dans leur argument font valoir que, si l’image de la cigogne était supprimée, les marchandises ne fonctionneraient plus en tant que « cigognes sur pelouse » et les services ne fonctionneraient plus en tant que « services de location de l’image de la cigogne sur une planche en bois ». Ils allèguent que l’objet des enregistrements est principalement fonctionnel ou simplement décoratif et que l’enregistrement en tant que marque de commerce est par conséquent invalidé par la doctrine de la fonctionnalité.
[23] Cette doctrine a été expliquée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Kirkbi AG c Gestions Ritvik Inc., 2005 CSC 65 [Kirkbi], de la façon suivante aux paragraphes 42 à 44 :
42 Le principe de la fonctionnalité apparaît comme un principe logique du droit des marques de commerce. Il reflète l’objet d’une marque de commerce, soit la protection du caractère distinctif du produit, mais non d’un monopole sur celui‑ci. La Loi sur les marques de commerce adopte explicitement ce principe lorsqu’elle prévoit, au par. 13(2), que l’enregistrement d’une marque n’affecte pas l’emploi des particularités utilitaires qu’elle peut comporter :
13. […]
(2) Aucun enregistrement d’un signe distinctif ne gêne l’emploi de toute particularité utilitaire incorporée dans le signe distinctif.
43 Par ces quelques mots, la Loi reconnaît clairement qu’elle ne protège pas les particularités utilitaires d’un signe distinctif. De ce fait, elle constate l’existence et la pertinence d’un principe qui existe depuis longtemps en droit des marques de commerce. Selon ce principe, le droit des marques de commerce ne vise pas à empêcher l’utilisation concurrentielle des particularités utilitaires d’un produit, mais sert plutôt à distinguer les sources des produits. Le principe de la fonctionnalité touche ainsi à l’essence même des marques de commerce.
44 Au Canada comme dans plusieurs autres pays ou régions du monde, ce principe fait partie intégrante du droit des marques de commerce. En droit de la propriété intellectuelle, il empêche l’abus des monopoles exercés sur des produits et des procédés. Il décourage notamment les tentatives de rétablir sous une autre forme les brevets expirés.
[24] Comme il est indiqué dans la citation ci-dessus, la doctrine de la fonctionnalité est adoptée à l’article 13(2) de la Loi sur les marques de commerce, en renvoyant à un « signe distinctif », qui est défini de la façon suivante à l’article 2 :
signe distinctif Selon le cas :
distinguishing guise means
a) façonnement de produits ou de leurs contenants;
(a) a shaping of goods or their containers, or
b) mode d’envelopper ou empaqueter des produits,
(b) a mode of wrapping or packaging goods
dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d’autres.
the appearance of which is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish goods or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others;
[25] L’arrêt Kirkbi portait sur une action en commercialisation trompeuse intentée par le fabricant des jeux LEGO après que ses brevets eurent expiré. Kirkbi alléguait que le dessin géométrique représentant les tenons de la face supérieure des briques LEGO représentait une marque de commerce non déposée et il tentait d’empêcher son concurrent, Ritvik, de fabriquer et de vendre des briques pouvant être utilisées indistinctement avec les briques LEGO. Kirkbi n’a pas réussi à convaincre la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale et la Cour suprême du Canada. En rejetant l’argument de Kirkbi selon lequel la configuration de ses briques faisait l’objet d’une protection de marque de commerce, la Cour suprême a cité avec approbation, au paragraphe 60, la partie suivante de la décision de la Cour d’appel fédérale :
De fait, à mon avis, le paragraphe 13(2) renforce l’idée selon laquelle la doctrine de la fonctionnalité invalide une marque qui est principalement fonctionnelle. Il montre clairement qu’il n’est pas interdit au public d’employer une particularité utilitaire d’un signe distinctif. Il s’ensuit que, si un signe distinctif est entièrement ou principalement fonctionnel, il n’est pas interdit au public d’utiliser le signe distinctif au complet. Par conséquent, un signe distinctif qui est principalement fonctionnel ne confère aucun droit à un emploi exclusif et il n’accorde donc pas la protection qu’offre une marque de commerce. En d’autres termes, le fait que le signe distinctif est principalement fonctionnel veut dire qu’il ne peut pas constituer une marque de commerce. Les appelantes ont simplement interprété le paragraphe 13(2) d’une façon erronée. [par. 59]
[26] Je remarque aussi que l’analyse de notre Cour dans le jugement subséquent rendu dans la décision Crocs Canada Inc c Holey Soles Holdings Ltd, 2008 CF 188 [Crocs], aux paragraphes 18 et 19, affirmant que le libellé du paragraphe 13(2) de la Loi sur les marques de commerce suggère un choix politique par le législateur pour permettre certaines caractéristiques fonctionnelles ou utilitaires dans une marque pour autant qu’elles ne créent pas un monopole en lien avec la fonction. La décision Crocs comportait une allégation de commercialisation trompeuse par Crocs Canada Inc. contre un concurrent qui fabriquait des souliers en mousse qui, comme le produit de la demanderesse, avait des trous sur la surface supérieure et des ouvertures d’aération sur le côté. La défenderesse a sollicité un jugement sommaire, demandant le rejet de l’allégation au motif que la doctrine de la fonctionnalité y faisait obstacle. Le juge Hugessen a fait remarquer que la question de savoir si la conception et la structure des trous et des ouvertures sont principalement fonctionnelles est une question de fait, qui ne doit pas être tranchée dans le cadre d’une requête en jugement sommaire. En rejetant la requête, le juge Hugessen a aussi noté qu’il existait des éléments de preuve du fait que les trous et les ouvertures d’aération exerçaient une fonction, mais qu’il n’y avait aucune preuve reliant cette fonction au motif et à la disposition de ces trous et ouvertures d’aération, et qu’il serait loisible à la Cour lors du procès de conclure que le motif et la disposition constituaient un signe distinctif. Le juge Hugessen a observé en outre que, tandis que cette question exigerait un examen approfondi lors du procès, il était intéressant de noter que d’autres fabricants avaient été en mesure d’utiliser certaines des caractéristiques purement fonctionnelles des souliers de la demanderesse sans imiter leur présentation.
[27] J’ai du mal à conclure que les marques de M. Fronte sont en contradiction avec la doctrine de la fonctionnalité telle qu’elle est décrite dans l’arrêt Kirkbi ou dans la décision Crocs. On ne peut pas décrire les marques comme un signe distinctif, puisqu’elles ne représentent ni le façonnement de biens ou de leurs contenants ni un mode d’emballage ou de conditionnement de biens, et les allégations des demandeurs ne peuvent certainement pas être définies comme une démarche pour faire valoir une protection qui devrait plutôt faire l’objet d’un brevet. Je ne peux conclure que les marques sont principalement fonctionnelles au sens de la jurisprudence.
[28] De plus, même si l’on examinait de façon plus générale la doctrine de la fonctionnalité, en tant que principe applicable même lorsque le droit des brevets ne s’applique pas, dans le but de s’assurer que le droit en matière de marques de commerce n’est pas utilisé pour empêcher l’utilisation concurrentielle des fonctions utilitaires de produits, je ne peux pas conclure que les protections offertes par les enregistrements des marques de M. Fronte créent le type d’effet anticoncurrentiel pour lequel la doctrine est en jeu. Je constate que, pour étayer leur argument, les défendeurs ont renvoyé la Cour à des articles analysant des décisions des tribunaux des États-Unis, appliquant ce que l’on décrit comme étant la doctrine de la « fonctionnalité esthétique ». Cela semble représenter une application de la doctrine de la fonctionnalité, non reliée à la fonction technique des caractéristiques d’un produit, mais plutôt reliée aux qualités esthétiques d’un produit. Par exemple, l’un des articles soumis par les défendeurs (voir Rachel Rudensky, « Aesthetic Functionality After Louboutin », (2013) 68:7 INTABulletin) faisait référence au jugement rendu dans la décision Christian Louboutin S.A. v Yves Saint Laurent America, Inc, 7 F Supp (2d) 445 (SDNY 2011), dans laquelle la cour de première instance a conclu que la commercialisation par Louboutin de chaussures pour femmes dotées de semelles laquées rouges, bien qu’étant immédiatement reconnaissables comme un produit de Louboutin, ne bénéficiait pas d’une protection à titre de marque de commerce. La cour a conclu que la couleur était fonctionnelle d’un point de vue esthétique, remplissant des fonctions de décoration et de beauté non reliées à la marque de commerce.
[29] Cette décision a été annulée par la Cour du second circuit (Christian Louboutin S.A. v Yves Saint Laurent America, Inc, 696 F (3d) 206 (2d Cir 2012)) [Louboutin] qui a estimé qu’il n’y avait aucune interdiction légale à l’encontre d’une couleur agissant comme marque de commerce et qu’une décision quant à la fonctionnalité esthétique exige que l’on détermine si la protection d’un élément esthétique en question limiterait de façon importante la capacité concurrentielle d’un concurrent.
[30] Un autre article soumis par les défendeurs analysait des décisions de la Cour d’appel du neuvième circuit des États-Unis, appliquant la doctrine de la fonctionnalité esthétique, bien que l’article critique la majeure partie de cette jurisprudence et décrive l’application de cette doctrine par cette cour comme étant déphasée par rapport aux autres cours des États-Unis (voir Nancy Clare Morgan, « Aesthetic Appeal », Los Angeles Lawyer (février 2012) 34.
[31] Il est ainsi difficile de déterminer, en se fondant sur la jurisprudence invoquée par les défendeurs, la mesure dans laquelle la doctrine de la fonctionnalité esthétique fait partie de la loi américaine ou la façon exacte dont cette doctrine est formulée et appliquée. Les parties n’ont également recensé aucun cas de cette application de la doctrine de la fonctionnalité dans la loi canadienne. En outre, même si l’on appliquait cette doctrine telle qu’elle est apparemment formulée par la Cour d’appel du second circuit des États-Unis dans l’arrêt Louboutin, cela n’aiderait pas particulièrement les défendeurs dans l’affaire qui nous occupe. Comme cela sera examiné de façon plus détaillée ci-dessous dans mon analyse de la probabilité de confusion entre les images de cigogne respectives des parties, M. Fronte a témoigné sur le succès commercial des pancartes utilisant les images de Stork Market. Le concepteur de ces images, M. Challenger, a aussi témoigné au sujet de la réaction émotionnelle que ses dessins tentaient d’obtenir. Bien que ces éléments de preuve révèlent le bien-fondé commercial du produit des demandeurs utilisant les images de Stork Market, je ne considère pas que ces éléments de preuve, ou toute autre preuve présentée lors du procès, appuient une conclusion selon laquelle les éléments particuliers de la conception des images de Stork Market sont essentiels ou suffisamment importants au succès des activités reliées aux pancartes sur pelouse, que le fait d’accorder une protection à titre de marque de commerce pour ces images limiterait de façon importante la capacité concurrentielle d’un concurrent.
[32] Je constate que le témoignage de M. Primicias selon lequel son objectif, en concevant les nouvelles images de Hello Pink, était de permettre l’inclusion d’un nouveau-né personnalisable, c’est-à-dire, un nouveau-né pouvant porter différentes tenues personnalisées de façon à être représentatif pour les parents. Il a expliqué que cet objectif commercial a incité l’élaboration des nouvelles images de Hello Pink, avec un nouveau-né habillé placé sur l’épaule de la cigogne plutôt que dans la position traditionnelle, à savoir, enveloppé dans un sac ou une couverture que tient la cigogne dans son bec. Lorsqu’on l’a interrogé lors du contre-interrogatoire au sujet des éléments des nouvelles images de Hello Pink qui sont similaires aux images de Stork Market, M. Primicias a indiqué que la position en question de la cigogne était attribuable au fait que la cigogne porte le nouveau-né et que le positionnement de la cigogne sur une parcelle de gazon était nécessaire pour cacher le matériel de la pancarte. M. Primicias jugeait également essentiel que le nouveau dessin inclue une bannière ou une plaque suffisamment large pour contenir l’annonce « It’s a Girl » ou « It’s a Boy » et une autre zone pour afficher l’information au sujet du nouveau-né. Il a indiqué dans son témoignage qu’en raison de l’utilisation des vêtements personnalisables pour le nouveau-né, il n’était pas possible de placer l’information concernant le nouveau-né sur ce dernier et que, par conséquent, cette information devait être placée sur une pancarte accrochée au cou de la cigogne. Cela a fait en sorte que l’emplacement au-dessus de la tête de la cigogne était le seul emplacement disponible pour l’annonce « It’s a Girl » ou « It’s a Boy ». Par conséquent, les ailes ont été levées au-dessus de la tête de la cigogne pour tenir l’annonce.
[33] Essentiellement, les défendeurs allèguent que les éléments de la conception des nouvelles images de Hello Pink, qui selon les demandeurs sont similaires aux images de Stork Market au point de porter confusion, sont reliés à l’objectif commercial, à savoir d’intégrer un nouveau-né personnalisable. Ils soutiennent également que les mains ou les ailes tendus vers le haut constituent un geste de célébration courant qui est fonctionnel du point de vue esthétique et que les concurrents de Stork Market devraient être libres d’utiliser. En toute déférence, je ne peux accepter ces arguments comme motif pour conclure que le fait d’accorder une protection à titre de marque de commerce pour les images de Stork Market limiterait de façon importante la capacité concurrentielle des concurrents. Mon analyse du degré de ressemblance entre les images des parties, et les autres aspects de l’analyse de la confusion, viendront plus tard dans les présents motifs. Toutefois, dans le but de répondre à la présente question, je constate que la preuve documentaire présentée par les parties inclut un nombre important d’images de cigogne « traditionnelles » assez variées, et que les défendeurs ne m’ont pas convaincu que l’objectif commercial d’offrir l’image d’un nouveau-né personnalisable, ou tout autre ingrédient d’une pancarte sur pelouse commercialement réussie, nécessite l’utilisation des éléments de la conception des demandeurs d’une manière semblable au point de créer de la confusion avec les images de Stork Market.
[34] Enfin, je suis conscient du fait que les images pour lesquelles les demandeurs revendiquent une protection à titre de marque de commerce font elles-mêmes partie intégrante des produits et services de Stork Market. Toutefois, les défendeurs n’ont cité aucune autorité pour appuyer une conclusion que cela privait les demandeurs du droit à une telle protection. Je retiens de la décision Crocs le fait qu’un produit peut avoir des caractéristiques qui remplissent une fonction utilitaire, mais également une fonction commerciale permettant d’établir la source du produit, sans nécessairement invalider la marque. En l’espèce, bien que les images de Stork Market fassent partie des produits et services de Stork Market, elles servent aussi à en distinguer les sources. Le paragraphe 4(2) de la Loi sur les marques de commerce (reproduit dans la partie suivante des présents motifs) précise qu’une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services. Le témoignage de M. Fronte établit que Stork Market a utilisé les images de Stork Market comme image de marque sur son site Web et sur une variété d’autres documents promotionnels, dont des cartes de visite, des brochures distribuées lors de salons professionnels, des dépliants distribués dans toute la RGT, des pancartes utilisées en lien avec des désinfectants pour les mains dans les hôpitaux et, à un moment donné, l’entreprise a également utilisé les images de Stork Market sous forme de décalques appliqués sur les côtés d’un véhicule.
[35] Pour conclure quant à la première question soulevée, je ne vois aucun motif permettant de déclarer que les enregistrements des marques de M. Fronte sont invalides. Pour ce qui concerne les parties à la présente instance, les enregistrements sont valides.
B. Les nouvelles images de Hello Pink ont-elles été utilisées en tant que marques de commerce?
[36] Les défendeurs soutiennent que les nouvelles images de Hello Pink n’ont pas été utilisées en tant que marques de commerce et que, par conséquent, il ne peut y avoir violation des articles 19, 20 ou 22 de la Loi sur les marques de commerce.
[37] Selon les paragraphes 4(1) et (2) de la Loi sur les marques de commerce, une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des biens ou des services dans les circonstances suivantes :
Quand une marque de commerce est réputée employée
When deemed to be used
4 (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
4 (1) A trade-mark is deemed to be used in association with goods if, at the time of the transfer of the property in or possession of the goods, in the normal course of trade, it is marked on the goods themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the goods that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.
Idem
Idem
(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.
(2) A trade-mark is deemed to be used in association with services if it is used or displayed in the performance or advertising of those services.
[38] Les défendeurs ont raison de penser qu’une marque de commerce doit être utilisée en tant que marque de commerce pour donner lieu aux recours prévus aux termes de la Loi sur les marques de commerce. Ils citent la décision Compagnie Générale des Établissements Michelin – Michelin & Cie c Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-Canada) (1996), [1997] 2 RCF 306 (CF 1re inst.) [Michelin], dans laquelle Michelin alléguait que les TCA violaient sa marque de commerce du Bibendum (la mascotte de Michelin ressemblant à de la guimauve) en incluant celui-ci dans leur documentation organisationnelle. Le juge Teitelbaum a conclu que cette utilisation ne portait pas atteinte à la marque de commerce de Michelin parce que les TCA n’utilisaient pas Bibendum en tant que marque de commerce pour différencier leurs biens ou services de ceux offerts par d’autres.
[39] Je comprends également que, comme c’est le cas pour Stork Market, les images des cigognes utilisées par Hello Pink font partie intégrante de ses produits et services. Toutefois, la preuve établit que, comme c’est le cas pour Stork Market, les images de Hello Pink remplissent aussi une fonction de marque de commerce différenciant ses biens et services de ceux offerts par d’autres. En ce qui a trait aux services de Hello Pink, la preuve présentée par M. Primicias indique que le site Web de Hello Pink est son principal véhicule publicitaire, sur lequel les nouvelles images de Hello Pink apparaissent. Hello Pink a également publié des annonces sur Kijiji et dans un hôpital de la région, utilisant des images de ses cigognes accompagnées de renseignements sur la façon de communiquer avec Hello Pink. En effet, les produits eux-mêmes, affichant les nouvelles images de Hello Pink, incluent les coordonnées de l’entreprise. M. Primicias a confirmé que les pancartes sur pelouse elles-mêmes constituent une forme de publicité.
[40] Que Hello Pink ait considéré que son utilisation des nouvelles images de Hello Pink remplissait une fonction de marque de commerce n’est d’aucune aide pour ce qui est de savoir si les images ont été utilisées en tant que marques de commerce. Comme l’a observé la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Tommy Hilfiger Licensing, Inc. c International Clothiers Inc., 2004 CAF 252, au paragraphe 40, quelles qu’aient été les intentions d’une partie, la question est de savoir si une marque a été utilisée pour indiquer l’origine des marchandises ou utilisée de telle sorte qu’elle a permis d’atteindre l’objectif qui est d’indiquer l’origine. En me fondant sur les éléments de preuve cités ci-dessus, je conclus que les nouvelles images de Hello Pink, bien qu’elles fassent partie des produits et services eux-mêmes, permettent aussi d’atteindre l’objectif d’indiquer l’origine de ces produits et services et qu’elles ont par conséquent été utilisées en tant que marques de commerce.
C. Les défendeurs ont-ils porté atteinte aux droits des demandeurs aux termes des articles 19 et 20 de la Loi sur les marques de commerce?
[41] L’article 19 de la Loi sur les marques de commerce confère au propriétaire d’une marque de commerce enregistrée le droit exclusif à l’emploi de la marque dans tout le Canada, en ce qui concerne les biens et services pour lesquels la marque est enregistrée. L’article 20 dispose que le droit du propriétaire d’une marque de commerce enregistrée à son usage exclusif est réputé être violé par une personne qui est non admise à l’employer et qui vend, distribue ou annonce des produits ou services en liaison avec une marque de commerce créant de la confusion.
[42] Pour commencer, je fais remarquer que, bien que M. Fronte soit le propriétaire enregistré des marques de M. Fronte, j’ai conclu que les marques ont été utilisées par Stork Market aux termes d’une autorisation verbale implicite donnée par M. Fronte. Par conséquent, les deux demandeurs (M. Fronte en tant que propriétaire et Stork Market en tant que titulaire d’une licence) détiennent des droits aux termes de la Loi sur les marques de commerce pour alléguer la contrefaçon des marques de M. Fronte (voir la décision Tonka Corp c Toronto Sun Publishing Corp (1990),41 FTR 56) bien que, comme on l’observe plus tard dans les présents motifs, il existe une distinction entre les positions des deux demandeurs lorsqu’il s’agit de considérer les dommages.
[43] Les facteurs à prendre en considération, lorsqu’il s’agit de déterminer si des marques de commerce se confondent, sont prescrits comme suit par le paragraphe 6(5) de la L