Bojangles'International, LLC c. Bojangles Café Ltd.

Bojangles'International, LLC c. Bojangles Café Ltd.
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2006-05-31
Référence neutre
2006 CF 657
Numéro de dossier
T-1466-04
Notes
Fiche analytique
Contenu de la décision
Date : 20060531
Dossier : T-1466-04
Référence : 2006 CF 657
Ottawa (Ontario), le 31 mai 2006
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SIMON NOËL
ENTRE :
BOJANGLES' INTERNATIONAL, LLC et BOJANGLES RESTAURANTS, INC.
demanderesses
et
BOJANGLES CAFÉ LTD.
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Il s’agit d’un appel interjeté conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 (la Loi), à la suite d’une décision rendue par la Commission des oppositions des marques de commerce (la Commission) le 9 juin 2004 à l’égard de la demande d’enregistrement de la marque de commerce BOJANGLES CAFÉ (numéro de série de la demande 867,574). Dans sa décision, la Commission a rejeté l’opposition présentée par Bojangles International, LLC et Bojangles Restaurants, Inc (les demanderesses) à l’encontre de l’enregistrement de la marque de commerce BOJANGLES CAFÉ par Bojangles Café Ltd. (la défenderesse) à l’égard de différents types d’aliments, d’ustensiles et de contenants, ainsi que de divers services de restauration et de marchandises associées à des services de traiteur. La Commission a conclu que la marque de commerce de la défenderesse était distinctive.
[2] La demanderesse exploite, sous la bannière « Bojangles », des installations de restauration aux États-Unis et dans certains autres pays, mais non au Canada. La défenderesse exploite deux cafés sous le nom de « Bojangles Café », à Vancouver (Colombie‑Britannique).
1. Les points litigieux
[3] Devant la Commission, les demanderesses se sont initialement opposées à l’enregistrement de la marque de commerce de la défenderesse en invoquant quatre motifs, mais elles ont retiré deux de ces motifs avant l’audience. Pour les besoins du présent appel, un seul motif d’opposition est encore invoqué par les demanderesses.
[4] Il s’agit avant tout de savoir si la Commission a commis une erreur de fait ou de droit en concluant que la marque de commerce BOJANGLES CAFÉ de la défenderesse était distinctive. Toutefois, la question de droit précise à examiner est de savoir si la Commission a commis une erreur de droit en concluant que, pour que la marque des demanderesses annule le caractère distinctif de la marque de la défenderesse, la marque des demanderesses doit être « bien connue dans au moins une partie du Canada, ou connue d’un grand nombre [au Canada] ».
2. La décision visée par l’appel
[5] Dans sa décision, la Commission a analysé les facteurs énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi, en faisant remarquer que ces considérations étaient pertinentes quant à la question du caractère distinctif. Le paragraphe 6(5) est rédigé comme suit :
6. (5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris :
a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
c) le genre de marchandises, services ou entreprises;
d) la nature du commerce;
e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent.
6. (5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including
(a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known;
(b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use;
(c) the nature of the wares, services or business;
(d) the nature of the trade; and
(e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.
[6] La Commission a mentionné ce qui suit, entre autres considérations factuelles et conclusions juridiques :
- la marque des demanderesses possède un caractère distinctif inhérent relativement élevé, mais BOJANGLES est un mot inventé n’ayant aucun lien avec les services de restaurant (décision, page 8);
- la marque BOJANGLES CAFÉ de la défenderesse possède un caractère distinctif inhérent relativement élevé du fait de sa composante BOJANGLES (décision, page 10);
- des clients canadiens sont servis dans les restaurants des demanderesses et de nombreux visiteurs canadiens aux États-Unis (É.‑U.) connaissent la marque des demanderesses par la publicité et en prenant des repas (décision, page 9);
- la nature des marchandises et services des parties est essentiellement la même et le degré de ressemblance entre les marques des parties est très élevé puisque les marques sont essentiellement identiques si l’on fait abstraction de l’élément descriptif « café » figurant dans la marque de la défenderesse (décision, page 11);
- la preuve présentée par les demanderesses est suffisante pour établir l’existence d’un certain achalandage au Canada (décision, page 12);
- la marque Bojangles des demanderesses était dans une certaine mesure connue au Canada pendant la période pertinente (décision, page 16).
[7] La Commission a ensuite examiné la jurisprudence pertinente quant à la norme permettant de conclure que « la marque d’une partie est " suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif " de la marque d’une autre partie » (décision de la Commission, page 13). Le commissaire a fait une distinction entre les faits dont il était saisi et les faits qui étaient en cause dans la décision Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Limited et John Van Edmond Beachcroft Hawthorne, [1982] 1 C.F. 638. La Commission a également cité le passage suivant de la décision rendue par la Section d’appel de la Cour fédérale dans l’affaire E. & J. Gallo Winery c. Andres Wines Ltd., [1976] 2 C.F. 3 :
Dans l'ensemble, donc, je suis d'avis qu'il a été établi que la marque SPANADA était connue au Canada à l'époque pertinente comme étant la marque de commerce de l'appelante, connue d'un grand nombre, sinon très bien connue au sens de l'article 5, et que cette conclusion s'impose à la lumière de la preuve, ce qui n'enlève rien à la très grande pertinence de l'observation du savant juge de première instance sur l'absence du moindre affidavit d'un téléspectateur au Canada qui déclarerait avoir vu cette publicité sur une des stations américaines.
[8] La Commission a résumé la jurisprudence applicable dans les termes suivants et elle a conclu que la réputation de la marque de l’appelante au Canada n’était pas suffisante pour annuler le caractère distinctif de la marque de la défenderesse (décision, page 16) :
Les arrêts Spanada et Motel 6, précités, sont les arrêts de principe en ce qui concerne la mesure dans laquelle une marque doit être connue pour annuler le caractère distinctif d=une autre marque. La norme fixée dans ces arrêts est que la marque de l=opposante doit être bien connue dans au moins une partie du Canada, ou connue d=un grand nombre. En l=espèce, la preuve des opposantes voulant que leur marque BOJANGLES= soit devenue bien connue dans au moins une partie du Canada, ou connue d=un grand nombre, est beaucoup moins convaincante que celle présentée dans Spanada ou Motel 6, précités. […] Je reconnais que la marque BOJANGLES des opposantes était, dans une certaine mesure, connue au Canada à toutes les dates pertinentes, mais je ne suis pas prêt à inférer qu=elle était bien connue dans l=est du Canada, ou connue d=un grand nombre. […] je conclus que la preuve des opposantes ne permet pas d=établir que leur marque BOJANGLES= était suffisamment connue au Canada pour annuler le caractère distinctif de la marque BOJANGLES CAFÉ dont l=enregistrement est demandé.
[Non souligné dans l’original.]
Bref, la norme que la Commission a appliquée pour apprécier la preuve soumise était de savoir si la marque des demanderesses était « bien connue dans au moins une partie du Canada, ou connue d’un grand nombre [au Canada] ».
3. Analyse
La norme de contrôle
[9] Dans l’arrêt Brasseries Molson c. John Labatt Ltée, [2000] 3 C.F. 145, la Cour d’appel fédérale a énoncé la norme de contrôle applicable au mécanisme d’appel prévu par la Loi. Les principes directeurs sont résumés dans les motifs du juge Rothstein. Voici ce que le juge a dit, au paragraphe 51 :
Je pense que l’approche suivie dans les affaires Benson & Hedges et McDonald’s Corp. est conforme à la conception moderne de la norme de contrôle. Même s’il y a, dans la Loi sur les marques de commerce, une disposition portant spécifiquement sur la possibilité d’un appel à la Cour fédérale, les connaissances spécialisées du registraire sont reconnues comme devant faire l’objet d’une certaine déférence. Compte tenu de l’expertise du registraire, et en l’absence de preuve supplémentaire devant la Section de première instance, je considère que les décisions du registraire qui relèvent de son champ d’expertise, qu’elles soient fondées sur les faits, sur le droit ou qu’elles résultent de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, devraient être révisées suivant la norme de la décision raisonnable simplicter. Toutefois, lorsqu’une preuve additionnelle est déposée devant la Section de première instance et que cette preuve aurait pu avoir un effet sur les conclusions du registraire ou sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge doit en venir à ses propres conclusions en ce qui concerne l’exactitude de la décision du registraire.
[Non souligné dans l’original.]
[10] Cet arrêt a été largement suivi par la Cour et par la Cour d’appel (voir, par exemple, Novopharm Ltd. c. Bayer, (2000) 264 N.R. 384; [2000] A.C.F. no 1864 (C.A.F.), paragraphe 4; Metro‑Goldwyn Meyer Inc. c. Stargate Connections Inc., 2004 C.F. 1185, paragraphe 19 (C.F.)). Par conséquent, en règle générale, la norme de contrôle applicable à la décision de la Commission est celle de la décision raisonnable simpliciter. Toutefois, lorsque de nouveaux éléments de preuve sont soumis, il faut apprécier leur importance et leur valeur probante. Si les nouveaux éléments de preuve sont suffisamment importants et probants pour avoir un effet sur les conclusions de fait de la Commission ou sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, la norme applicable est celle de la décision correcte. Dans la négative, la norme applicable est celle de la décision raisonnable simpliciter (voir Telus Corp. c. Orange Personal Communications Services Ltd., 2005 C.F. 590 (C.F.); Garbo Group Inc. c. Harriet Brown & Co., (1999) 176 F.T.R. 80; (1999) 23 Admin. L.R. (3d) 153; [1999] A.C.F. no 1763, paragraphes 37 à 39 (C.F.)).
(1) La preuve soumise à la Commission
[11] Les demanderesses exploitent plusieurs centaines de restaurants Bojangles depuis 1978, aux États-Unis et à l’échelle internationale (en Irlande, en Jamaïque, au Honduras et dans les Antilles britanniques). Pour la période en question, son chiffre d’affaires total était de plus de trois milliards de dollars américains. Toutefois, je crois qu’il est juste de dire que, dans l’ensemble, les ventes des demanderesses émanent de ses activités en Caroline du Nord et en Caroline du Sud.
[12] La défenderesse, une société de la Colombie‑Britannique, a ouvert son premier café sous la dénomination sociale « Bojangles Café Ltd. » à Vancouver le 4 mars 1996 et elle a ouvert sa première franchise dans la même ville au mois de juin 1999. À la fin de l’année 2000, les recettes provenant des ventes s’élevaient à plus de 4 millions de dollars canadiens. L’entreprise de la défenderesse est composée de services de restauration, de services de commandes à emporter, de services de traiteur, de services de vente en gros et au détail de produits de boulangerie‑pâtisserie. Les marchandises sont composées de produits de boulangerie et de mets préparés.
[13] Les demanderesses ont déposé de nombreux affidavits devant la Commission. Les renseignements fournis dans ces affidavits peuvent être résumés comme suit :
- des centaines d’usagers canadiens d’Internet ont visité le site Web des demanderesses depuis qu’il a été lancé en 1999 (dossier des demanderesses, onglet 5);
- l’adresse Internet des demanderesses est « protégée » depuis 1995 (dossier des demanderesses, onglet 18);
- selon certains affidavits établis par des employés des demanderesses, des milliers (dans un affidavit, il est question de [Traduction] « nombreux clients canadiens ») de touristes canadiens ont visité les restaurants des demanderesses dans divers endroits aux É.‑U. et des centaines ou des milliers de véhicules portant des plaques d’immatriculation canadiennes ont été vus dans les parcs de stationnement de Bojangles (dossier des demanderesses, onglets 6, 8, 22, 23);
- les demanderesses annonçaient leur concept aux É.‑U. par l’entremise de revues et de journaux américains. Ces annonces ont une certaine retombée au Canada, où elles sont distribuées (dossier des demanderesses, onglets 7, 9, 13, 14, 20, 21) (dossier des demanderesses, onglets 9, 10);
- les affidavits indiquent les points de destination préférés des Canadiens le long de la côte est américaine et indiquent le nombre de visites effectuées par des touristes canadiens dans des endroits où il y a des restaurants et des panneaux Bojangles (dossier des demanderesses, onglets 7, 12, 19);
- des données concernant le chiffre d’affaires total et le nombre d’opérations conclues entre 1978 et 2001 sont présentées (dossier des demanderesses, onglets 11, 12);
- plusieurs demandes de renseignements pour des possibilités de franchisage au Canada ont été faites (dossier des demanderesses, onglet 15) et de nombreux Canadiens ont manifesté de l’intérêt pour le concept des demanderesses (dossier des demanderesses, onglet 20);
- la marque de commerce des demanderesses est enregistrée dans plusieurs pays (dossier des demanderesses, onglet 15), mais selon l’avocat des demanderesses, il n’a pas été fait droit à la demande concernant la marque de commerce qui a été déposée dans les années 1980 au Canada parce que, à ce moment‑là, le nom était utilisé par un entrepreneur de Montréal (voir le certificat de l’inscrivant, pages 2179 et 2185);
- un courriel a par erreur été envoyé aux demanderesses le 12 août 2001 par un client qui n’était pas satisfait du service qu’il avait reçu au restaurant de la défenderesse (dossier des demanderesses, onglet 17);
- les demanderesses ont commandité certains événements auxquels assistaient des Canadiens et ont participé à de tels événements (dossier des demanderesses, onglets 7, 16, 22). Des arrangements spéciaux ont été mis en place pour accommoder les touristes canadiens pendant l’un de ces événements (dossier des demanderesses, onglet 22, paragraphes 20 à 22), et des échantillons d’une enquête menée pendant cet événement ont été soumis (dossier des demanderesses, onglet 7).
(2) Les nouveaux éléments de preuve déposés devant la Cour fédérale
[14] Des affidavits additionnels ont été déposés devant la Cour fédérale. Plusieurs d’entre eux étaient signés par des clients canadiens qui disaient qu’ils connaissaient la marque de commerce et les restaurants des demanderesses (dossier des demanderesses, onglets 25 à 36, 38, 39, 41 à 45). Les déclarants étaient tous liés d’une façon ou d’une autre au cabinet d’avocats qui représentait les demanderesses devant la Commission, à un autre cabinet d’avocats ou à un cabinet comptable. De plus, un sondage est joint à l’affidavit établi par Mme Gillian Humphreys, vice‑présidente exécutive de TNS Canadian Facts (dossier des demanderesses, onglet 37). Ce sondage comprend des données au sujet de la connaissance des restaurants Bojangles (selon le sondage, 7,8 % des Canadiens connaissaient la marque des demanderesses). En outre, dans un autre affidavit, des données exhaustives sont fournies ainsi qu’un autre affidavit qui indique le chiffre d’affaires mensuel net pour tous les restaurants Bojangles. Cet affidavit met à jour les renseignements mis à la disposition de la Commission (dossier des demanderesses, onglet 40).
(3) Appréciation des éléments de preuve additionnels
[15] Somme toute, je suis d’avis que la norme à appliquer est celle de la décision raisonnable simpliciter. Comme le juge O’Keefe l’a dit dans la décision Conseil canadien des ingénieurs professionnels c. APA – The Engineered Wood Association, [2000] A.C.F. no 1027, paragraphe 36 (C.F.), le critère est un critère de qualité et non de quantité (voir également Wrangler Apparel Corp. c. Timberland Co., 2005 CF 722, paragraphe 7). À mon avis, comme je l’expliquerai ci‑dessous, les nouveaux éléments de preuve ne sont pas importants au point d’avoir une incidence sur les conclusions de fait de la Commission ou sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Ces nouveaux éléments ne justifient pas l’application de la norme de contrôle de la décision correcte. Cela est évident à la lumière du fait que la question en cause dans la présente affaire est de savoir si la marque de la défenderesse était distinctive à la date du dépôt de l’opposition (Astrazeneca AB c. Novopharm Ltd., 2003 CAF 57, paragraphe 20; Borden, Inc. c. Hostess Food Products Ltd., [1990] 1 C.F. 570, paragraphe 32), à savoir le 4 juillet 2000 (la date pertinente). Le sondage a été effectué au mois d’août 2004 et, comme l’experte de la défenderesse, Mme Ruth Corbin, l’a mentionné dans son affidavit, il est impossible d’inférer la connaissance que les répondants avaient de la marque des demanderesses en 2000. De tels éléments de preuve postérieurs ne sont pas pertinents aux fins du règlement de la question du caractère distinctif (Borden, Inc. c. Hostess Food Products Ltd., précité, paragraphe 38). En outre, certains affidavits additionnels sont pertinents (certains ne le sont pas à cause du manque de connaissance de la situation à la date pertinente), mais pas au point où la norme de la décision correcte doive s’appliquer. J’examinerai ci‑dessous d’une façon plus détaillée les deux affidavits et le sondage. Selon la façon dont j’interprète les nouveaux éléments de preuve qui ont été déposés, la plupart sont loin d’être convaincants et certains éléments ne sont pas dignes de foi. Pour ces motifs, je crois que les affidavits additionnels qui ont été déposés n’auraient pas eu d’incidence sur la décision de la Commission.
[16] À l’audience, les demanderesses ont soutenu que si je conclus que la Commission n’a pas appliqué le critère juridique approprié, je devrais néanmoins être lié par les conclusions de fait tirées par la Commission. Le passage précité de l’arrêt Brasseries Molson c. John Labatt Ltée, paragraphe 51, est révélateur sur ce point :
Compte tenu de l’expertise du registraire, et en l’absence de preuve supplémentaire devant la Section de première instance, je considère que les décisions du registraire qui relèvent de son champ d’expertise, qu’elles soient fondées sur les faits, sur le droit ou qu’elles résultent de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, devraient être révisées suivant la norme de la décision raisonnable simplicter.
[Non souligné dans l’original.]
[17] Par conséquent, la norme de la décision raisonnable simpliciter devrait s’appliquer à toutes les conclusions, qu’il s’agisse de conclusions de fait ou de droit. Pour les brefs motifs ci‑dessus énoncés, sur lesquels je reviendrai d’une façon plus détaillée ci‑dessous, j’examinerai les conclusions de fait de la Commission par rapport à la norme de la décision raisonnable simpliciter.
Caractère distinctif
(1) Charge de la preuve
[18] Les demanderesses soutiennent que la Commission a appliqué le mauvais critère juridique pour décider si la marque de commerce de la défenderesse est distinctive et qu’elle a mal compris le critère énoncé dans les décisions précitées Motel 6 et Andres Wines.
[19] L’opposition est fondée sur l’alinéa 38(2)d) de la Loi :
38.
[...]
(2) Cette opposition peut être fondée sur l’un des motifs suivants :
[...]
d) la marque de commerce n’est pas distinctive.
38.
[...]
(2) A statement of opposition may be based on any of the following grounds:
[...]
(d) that the trade-mark is not distinctive.
[20] L’article 2 de la LMC définit le mot « distinctive » comme suit :
« distinctive » Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d’autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.
“distinctive”, in relation to a trade-mark, means a trade-mark that actually distinguishes the wares or services in association with which it is used by its owner from the wares or services of others or is adapted so to distinguish them;
[21] La question générale à trancher en vertu de l’alinéa 38(2)d) et de l’article 2 de la Loi est donc de savoir si, à la date pertinente, la marque BOJANGLES CAFÉ était adaptée à distinguer les marchandises et services de la défenderesse. Comme il en a ci‑dessus été fait mention [voir le paragraphe 15 de la présente décision] et comme l’avocat en a convenu, la date pertinente est la date à laquelle l’opposition a été présentée (soit le 4 juillet 2000).
[22] L’avocat des demanderesses fait essentiellement valoir que la marque BOJANGLES CAFÉ ne distingue pas les marchandises et services de la défenderesse des marchandises et services de la demanderesse parce que BOJANGLES est déjà connue au Canada comme étant la marque de commerce des demanderesses. La conclusion de la Commission est fondée sur sa conclusion selon laquelle la marque des demanderesses n’est pas suffisamment connue. La mesure dans laquelle une marque doit être connue au Canada pour que cette marque annule le caractère distinctif de la marque d’une autre personne est donc au cœur de la présente affaire. Cette exigence préliminaire est une innovation jurisprudentielle et ne devrait pas éclipser l’idée plus générale, à savoir la question du caractère distinctif selon la définition figurant dans la Loi.
[23] Avant de me pencher sur cette question cruciale, il importe de noter que la Commission est arrivée à la conclusion selon laquelle, à la date pertinente, la marque Bojangles Café de la défenderesse possédait un caractère distinctif inhérent relativement élevé du fait de sa composante Bojangles (décision, page 10). Cette conclusion n’a pas été remise en question par les demanderesses.
[24] J’ai noté cette conclusion et j’examinerai maintenant la question de la norme de preuve à laquelle il faut satisfaire afin de prouver qu’une marque de commerce est suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif d’une autre marque de commerce. Cette norme de preuve a été exprimée de diverses façons par les tribunaux. Un résumé de la jurisprudence portant sur ce point précis figure ci‑dessous.
[25] L’arrêt qui fait autorité est l’arrêt Andres Wines, précité, de la Cour d’appel fédérale. Dans cet arrêt, le critère a été énoncé comme suit par le juge Thurlow au paragraphe 7 :
La question que soulève ce moyen est donc de savoir si la marque "SPANADA" était, à l'époque en question, adaptée à distinguer le vin de l'intimée des vins existants. Comme la marque semble présenter un caractère proprement distinctif, il reste seulement à déterminer, selon moi, si la preuve établit que cette marque proprement distinctive n'est pas adaptée à distinguer le vin de l'intimée. Pour faire cette preuve, on a allégué que cette marque est déjà connue comme celle employée par l'appelante en liaison avec des marchandises semblables. Pour qu'on puisse conclure que la marque n'est pas ainsi adaptée, il n'est pas nécessaire, selon moi, que la preuve démontre que la marque est bien connue ou qu'on l'a bien fait connaître au Canada au sens de l'article 5 ou qu'on a eu recours aux méthodes qui y sont mentionnées. Une telle preuve et le fait de l'emploi de la marque aux États‑Unis suffiraient à donner à l'appelante le droit à l'enregistrement et à un monopole de l'emploi de la marque. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. L'intimée cherche à monopoliser l'emploi de la marque et il s'agit de savoir si elle en a le droit. Que quelqu'un d'autre en ait le droit n'a rien à voir. Seul importe le fait que la marque soit adaptée ou non à distinguer les marchandises de l'intimée sur le marché. De toute évidence, elle ne serait pas ainsi adaptée s'il y avait six ou sept marchands de vin qui l'employaient déjà sur leurs étiquettes et, pour la même raison, elle ne le serait pas si on la savait déjà employée par un autre commerçant du même type de marchandises. [Non souligné dans l’original.]
[26] Dans la décision Skipper’s Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce), [1980] A.C.F. no 705, paragraphe 49 (C.F.), le juge Cattanach, dans une remarque incidente, a dit que si une marque de commerce est suffisamment bien connue dans une région précise du Canada, cela annulera le caractère distinctif d’une autre marque de commerce :
Suivant mon interprétation de la décision du juge Thurlow (tel était alors son titre) dans E. & J. Gallo Winery c. Andres Wines Limited ([1976] 2 C.F. 3), il n'est pas essentiel que la marque de commerce soit "bien connue au Canada" au sens de l'article 5, il suffit qu'elle soit connue dans une région du Canada suffisamment étendue pour interdire à un concurrent de se l'approprier, car elle ne pourrait plus être "adaptée à distinguer" ses marchandises et services.
[Non souligné dans l’original.]
À mon avis, cette remarque est conforme à la décision Motel 6, précitée. Dans l’affaire Motel 6, précitée, la preuve présentée tendait à établir que la réputation de la marque de commerce était essentiellement limitée à la Colombie‑Britannique.
[27] Dans la décision Bousquet c. Barmish Inc., [1991] A.C.F. no 813 (C.F.), conf. par [1993] A.C.F. no 34 (C.A.F.), le juge Cullen a énoncé comme suit le critère applicable :
Dans l’affaire Gallo [Andres Wines], à la connaissance antérieure de la marque de commerce par Andres s’ajoutait la preuve que Gallo avait acquis une solide réputation au Canada grâce aux retombées publicitaires, ce qui avait convaincu le tribunal que l’emploi de la marque par le titulaire canadien de la marque serait trompeur. À mon avis, si le requérant réussissait à démontrer qu’un segment important du marché canadien associait à l’époque en cause la marque de commerce avec le propriétaire étranger de la marque plutôt qu’avec l’intimée canadienne, la marque ne serait pas distinctive de l’intimée et serait donc invalide. Voilà certainement la conception de la «source» qui est proposée par le juge Strayer dans le jugement Royal Doulton et qui constitue à mon avis un principe salutaire. J’estime cependant que lorsqu’il n’existe pas de preuve démontrant l’existence d’une solide réputation à l’époque en cause ou que les autres cas d’exception susmentionnés ne s’appliquent pas, l’emploi de la marque de commerce n’est pas trompeur.
Pour les motifs déjà exposés au sujet du caractère distinctif, les requérants ne m’ont pas convaincu qu’ils avaient acquis à l’époque en cause dans le domaine des vêtements pour hommes une réputation suffisamment solide au Canada pour faire disparaître le caractère distinctif de la marque de commerce de l’intimée.
[Non souligné dans l’original.]
[28] Toutefois, comme la Cour l’a dit dans l’arrêt Andres Wines, précité, il n’est pas nécessaire de prouver que la marque de commerce est bien connue ou qu’on l’a bien fait connaître au Canada au sens de l’article 5 de la Loi, c’est‑à‑dire que les marchandises sont réellement distribuées ou annoncées au Canada et qu’elles sont donc bien connues au Canada. L’article 5 est rédigé comme suit :
5. Une personne est réputée faire connaître une marque de commerce au Canada seulement si elle l’emploie dans un pays de l’Union, autre que le Canada, en liaison avec des marchandises ou services, si, selon le cas :
a) ces marchandises sont distribuées en liaison avec cette marque au Canada;
b) ces marchandises ou services sont annoncés en liaison avec cette marque :
(i) soit dans toute publication imprimée et mise en circulation au Canada dans la pratique ordinaire du commerce parmi les marchands ou usagers éventuels de ces marchandises ou services,
(ii) soit dans des émissions de radio ordinairement captées au Canada par des marchands ou usagers éventuels de ces marchandises ou services,
et si la marque est bien connue au Canada par suite de cette distribution ou annonce.
5. A trade-mark is deemed to be made known in Canada by a person only if it is used by that person in a country of the Union, other than Canada, in association with wares or services, and
(a) the wares are distributed in association with it in Canada, or
(b) the wares or services are advertised in association with it in
(i) any printed publication circulated in Canada in the ordinary course of commerce among potential dealers in or users of the wares or services, or
(ii) radio broadcasts ordinarily received in Canada by potential dealers in or users of the wares or services,
and it has become well known in Canada by reason of the distribution or advertising.
[29] Dans la décision Motel 6, précitée, au paragraphe 41, la Cour a dit qu’il suffit de prouver que la marque est connue « au moins jusqu’à un certain point » :
L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide si la marque n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement. En l'espèce, ce serait le 2 novembre 1979. La définition de "distinctive" se trouve à l'article 2 précité. Une marque de commerce ne peut distinguer ni être propre à distinguer les services d'une personne si une autre personne a employé cette marque dans un pays étranger et que celle-ci soit devenue connue au Canada comme la marque de cette dernière personne en liaison avec des services similaires. Quant à la question de l'absence de caractère distinctif d'une marque, bien qu'il doive être établi que la marque rivale ou adverse est connue au moins jusqu'à un certain point, il n'est pas nécessaire de prouver qu'elle est bien connue ou qu'elle a été révélée uniquement par les moyens limités prévus à l'article 5 cité plus haut. Il suffit d'établir que l'autre marque est devenue suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif de la marque attaquée.
[Non souligné dans l’original.]
Pour ce faire, « la preuve d'une connaissance ou notoriété […] acquise par le bouche à oreille et […] la preuve d'une notoriété et d'une renommée obtenues par voie d'articles de journaux ou de magazines plutôt que par de la publicité » est une preuve pertinente acceptable (Motel 6, précité, paragraphe 42).
[30] En soi, la norme « au moins jusqu’à un certain point » [« to some extent at least » dans la version anglaise] est vague et fournit peu d’indications au sujet de la suffisance et de la qualité de la preuve qui devrait être fournie pour que le décideur puisse conclure qu’une marque de commerce annule le caractère distinctif d’une autre marque de commerce. Les demanderesses affirment qu’une norme relativement faible devrait s’appliquer. La défenderesse n’est absolument pas d’accord et elle fait valoir que la norme « au moins jusqu’à un certain point » est vide de sens et que la Cour devrait appliquer une norme relativement stricte. À mon avis, les analyses figurant dans la jurisprudence aident probablement à définir la norme avec plus de certitude.
[31] Dans l’arrêt Andres Wines, précité, la preuve suivante a amené le juge Thurlow à conclure, en vertu de l’alinéa 37(2)d) de la Loi sur les marques de commerce, S.R.C. 1970, ch. T‑10, que la marque américaine SPANADA annulait le caractère distinctif de la marque de commerce canadienne SPANADA :
- La partie américaine concluait énormément de ventes en gros aux É.‑U. et elle employait sa marque depuis plus de cinq ans;
- Les demanderesses avaient présenté une preuve au sujet de la publicité et des articles parus dans des publications mises en circulation parmi les membres de l’industrie viticole (au Canada et aux É.‑U.) ainsi que dans les journaux;
- Les demanderesses annonçaient leur produit intensivement à la télévision, et cette publicité atteignait le marché canadien (plus de 3 000 messages publicitaires étaient diffusés au Canada et ils pouvaient atteindre de 50 à 55 p. 100 de la population canadienne).
À ce point de son analyse (paragraphe 18), le juge Thurlow a fait remarquer ce qui suit :
Si l'on se fonde sur les éléments admissibles de preuve dont il a été question ci-dessus, on conclura fort probablement, dans l'ensemble, que les messages publicitaires relatifs au vin SPANADA de l'appelante diffusés par des stations américaines de télévision situées près de la frontière, du mois de janvier 1970 jusqu'au 2 novembre 1970, ont été captés au Canada par un très grand nombre de téléspectateurs et, en outre, que la marque de commerce "SPANADA" est maintenant bien connue au Canada.
Il est clair qu’en l’espèce, la portée des messages publicitaires de SPANADA télédiffusés au Canada était déterminante quant à la conclusion tirée par le juge Thurlow.
[32] Dans la décision Motel 6, précitée, le juge Addy a conclu que la marque canadienne « Motel 6 » de la défenderesse n’était pas distinctive de la marque américaine « Motel 6 » de la demanderesse. La preuve suivante a été présentée par la demanderesse :
- Les motels de la demanderesse étaient concentrés le long des deux routes principales nord‑sud utilisées par les Canadiens qui voyageaient au sud de la Colombie‑Britannique et de l’Alberta;
- Un grand nombre de membres des associations d’automobilistes de la Colombie‑Britannique et du Canada demandaient des renseignements au sujet des motels de la demanderesse par l’entremise de bureaux locaux de ces organisations;
- Ces bureaux locaux étaient régulièrement en contact avec la demanderesse;
- Les brochures annonçant les motels de la partie américaine étaient distribuées au Canada;
- En pleine saison, environ 50 p. 100 des clients de certains des motels de la demanderesse étaient des automobilistes canadiens;
- Les réservations étaient fréquemment faites du Canada;
- Une « preuve très convaincante » avait été présentée pour montrer que les clients et les gérants des bureaux des associations d’automobilistes et des agences de voyages étaient erronément amenés à croire que les motels de la défenderesse étaient ceux de la demanderesse;
- L’un des principaux dirigeants de la défenderesse connaissait bien l’existence de la marque utilisée par la demanderesse pour ses motels;
- Plusieurs articles portant sur les motels de la demanderesse étaient publiés dans des quotidiens canadiens et américains à grand tirage.
Dans cette affaire‑là, la preuve était si convaincante que le juge Addy a conclu que les motels de la demanderesse avaient acquis une réputation et un achalandage importants en Colombie‑Britannique. Le juge Addy a également conclu, selon la prépondérance des probabilités, que la marque était employée par la partie canadienne précisément à cause de la réputation de la marque américaine au Canada (voir Motel 6, précité, paragraphe 104). Cette conclusion semblait déterminante quant à la conclusion tirée par le juge Addy.
[33] Les propositions qui suivent résument la jurisprudence pertinente portant sur le caractère distinctif lorsqu’il est allégué que la réputation d’une marque annule le caractère distinctif d’une autre marque, selon l’article 2 et l’alinéa 38(2)d) de la Loi :
- La charge de la preuve incombe à la partie qui allègue que la réputation de sa marque empêche la marque de l’autre partie d’être distinctive;
- Toutefois, il incombe encore à l’auteur de la demande d’enregistrement de prouver que sa marque est distinctive;
- Une marque devrait être connue au Canada au moins jusqu’à un certain point pour annuler le caractère distinctif d’une autre marque;
- Subsidiairement, une marque pourrait annuler le caractère distinctif d’une autre marque si elle est bien connue dans une région précise du Canada;
- Le propriétaire d’une marque de commerce étrangère ne peut pas simplement affirmer que sa marque de commerce est connue au Canada; il doit plutôt présenter une preuve claire à ce sujet;
- La réputation de la marque peut être prouvée par n’importe quel moyen; elle n’est pas limitée aux moyens précis mentionnés à l’article 5 de la Loi; il appartient au décideur de soupeser la preuve sur une base individuelle.
Dans les décisions Motel 6 et Andres Wines, les tribunaux ont fait remarquer que la preuve satisfaisait amplement à l’exigence jurisprudentielle voulant que la marque soit connue « au moins jusqu’à un certain point » au Canada, et ils ont en outre mentionné que la marque était « bien connue » (Andres Wines). Toutefois, pour qu’une opposition soit retenue, il n’est pas nécessaire de satisfaire à une telle exigence préliminaire. Il faut éviter d’employer l’expression « bien connue » en décrivant le critère juridique, comme l’ont expressément dit les tribunaux dans les décisions Motel 6 et Andres Wines. D’autre part, il n’a jamais été dit qu’il était erroné d’employer les mots « important », « significatif » (Bousquet c. Barmish Inc., précité, pages 528 et 529) et « suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif de la marque attaquée » (Motel 6, paragraphe 41). À mon avis, ces mots confèrent un sens plus clair à l’expression « au moins jusqu’à un certain point » et il faut les adopter comme complément de la norme juridique énoncée par la Cour fédérale dans la décision Motel 6 (« au moins jusqu’à un certain point »). Comme le juge Cullen, je crois qu’il s’agit d’un « principe salutaire » (voir Bousquet c. Barmish Inc., précité, page 528).
[34] Une marque doit être connue au moins jusqu’à un certain point pour annuler le caractère distinctif établi d’une autre marque, et sa réputation au Canada devrait être importante, significative ou suffisante. Cela est conforme à la jurisprudence. Exiger que la réputation de la marque soit « importante », « significative » ou « suffisante » n’est pas incompatible avec la norme « au moins jusqu’à un certain point » énoncée dans la décision Motel 6, précitée, et elle n’est pas non plus contraire aux remarques que la Cour d’appel fédérale a faites dans l’arrêt Andres Wines, d’où l’emploi par la Cour de l’expression « très grand nombre de téléspectateurs [au Canada] » pour décrire la preuve de la demanderesse à l’égard de la publicité qui était faite à la télévision (voir Andres Wines, paragraphe 19). Enfin, je note que la Cour d’appel fédérale n’a rien changé à la norme énoncée par le juge Cullen dans la décision Bousquet c. Barmish Inc., précitée (voir Bousquet c. Barmish Inc., [1993] A.C.F. no 34).
[35] Compte tenu de ce qui précède, je suis d’accord avec les demanderesses pour dire que la Commission a appliqué une norme de preuve erronée. Aux pages 15 et 16, la Commission énonce son interprétation du droit comme suit :
Si je comprends bien où la barre a été placée dans Motel 6, précité, pour être * devenue suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif + d=une autre marque, la marque de la partie lésée doit être devenue bien connue dans au moins une région du Canada.
[...]
Les arrêts Spanada et Motel 6, précités, sont les arrêts de principe en ce qui concerne la mesure dans laquelle une marque doit être connue pour annuler le caractère distinctif d=une autre marque. La norme fixée dans ces arrêts est que la marque de l=opposante doit être bien connue dans au moins une partie du Canada, ou connue d=un grand nombre.
[Non souligné dans l’original.]
Avec égards, je suis d’avis que la Commission a employé des termes qui ne sont pas conformes à la jurisprudence. L’expression « connue d’un grand nombre » était employée pour décrire le poids de la preuve