Eclectic Edge Inc c. Gildan Apparel (Canada) LP

Eclectic Edge Inc c. Gildan Apparel (Canada) LP
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2015-12-01
Référence neutre
2015 CF 1332
Numéro de dossier
T-349-14, T-350-14, T-351-14, T-352-14
Contenu de la décision
Date : 20151201
Dossiers : T-349-14
T-350-14
T-351-14
T-352-14
Référence : 2015 CF 1332
[TRADUCTION FRANÇAISE NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 1er décembre 2015
En présence de monsieur le juge Gascon
ENTRE :
ECLECTIC EDGE INC
demanderesse
et
GILDAN APPAREL (CANADA) LP
défenderesse
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu [1] En août 2008, la demanderesse Eclectic Edge Inc. [Eclectic] a déposé des demandes d’enregistrement relatives à quatre marques de commerce contenant les mots « valentine » et « secret », lesquelles demandes étaient fondées sur l’emploi projeté en liaison avec plusieurs produits de la nature de vêtements, de sous-vêtements et de lingerie pour femmes [les marques VALENTINE SECRET]. Bien qu’elle soit l’un des prédécesseurs en titre de la demanderesse, la défenderesse Gildan Apparel (Canada) LP [Gildan] s’est opposée à l’enregistrement en raison de l’existence d’une probabilité raisonnable de confusion avec sa propre marque de commerce déposée SECRET et de nombreuses autres marques de commerce contenant le mot SECRET [les marques SECRET]. En décembre 2013, la registraire des marques de commerce [la registraire] a repoussé les quatre demandes d’Eclectic.
[2] Eclectic interjette maintenant appel de ces décisions devant la Cour fédérale en vertu de l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce du Canada, LRC 1985, c T-13 [la Loi]. Eclectic soutient que les décisions de la registraire sur la question de la probabilité de confusion étaient erronées, compte tenu de plusieurs faits pertinents et importants, y compris des nouveaux éléments de preuve montrant que le mot « secret » fait l’objet d’un usage répandu sur le marché des vêtements et sous-vêtements pour femmes. En conséquence, affirme-t-elle, Gildan ne peut revendiquer l’exclusivité sur le mot « secret » et la Cour devrait rendre une ordonnance annulant les décisions de la registraire. Gildan répond que la registraire a reconnu à juste titre la probabilité de confusion existant entre les marques VALENTINE SECRET d’Eclectic et ses propres marques SECRET ainsi que sa famille de marques de commerce SECRET bien connues, qui sont employées au Canada depuis plus de 40 ans sur le marché de la bonneterie, des sous‑vêtements et d’autres articles connexes de vêtements pour femmes. Gildan ajoute que les nouveaux éléments de preuve présentés en appel ne changent en rien la situation et que les décisions de la registraire ne devraient pas être modifiées.
[3] Le différend qui oppose les parties est exacerbé par le fait que la Cour fédérale a récemment rendu des décisions divergentes au sujet de la probabilité de confusion entre des marques de commerce contenant le mot « secret » sur le marché des sous-vêtements, de la lingerie, des dessous et d’autres articles connexes de vêtements pour femmes[1]. Dans une affaire, il a été décidé que les marques VALENTINE SECRET d’Eclectic n’étaient pas susceptibles de créer de la confusion avec les marques de commerce VICTORIA’S SECRET. Dans une autre, il a été jugé que la marque de commerce WOMEN’SECRET était susceptible de créer de la confusion avec les marques SECRET de Gildan. La Cour doit maintenant décider, en se fondant sur la preuve portée à son attention, si les marques VALENTINE SECRET d’Eclectic sont susceptibles de créer de la confusion avec les marques SECRET de Gildan.
[4] Les questions à trancher dans le présent appel sont donc les suivantes :
Quelle est la norme de contrôle qui s’applique au présent appel? Les nouveaux éléments de preuve déposés en appel auraient-ils eu une incidence importante sur les décisions de la registraire? Les conclusions de la registraire selon lesquelles les marques VALENTINE SECRET d’Eclectic étaient susceptibles de créer de la confusion avec les marques SECRET de Gildan et n’étaient pas distinctives par rapport à celles-ci étaient-elles correctes ou raisonnables au vu de la preuve?
[5] Pour les motifs exposés ci-dessous, je ne suis pas convaincu que les nouveaux éléments de preuve déposés par Eclectic et par Gildan dans le présent appel auraient eu une incidence importante sur les décisions de la registraire. En conséquence, la norme de contrôle applicable est la décision raisonnable. Après avoir examiné l’ensemble de la preuve portée à l’attention de la registraire, les nouveaux éléments de preuve présentés en appel, toutes les circonstances de l’espèce et les règles de droit applicables, je suis d’avis que les conclusions de la registraire selon lesquelles les marques VALENTINE SECRET sont susceptible de créer de la confusion avec les marques SECRET de Gildan et ne sont pas distinctives sont raisonnables et font partie des « issues possibles acceptables » pouvant se justifier au regard des faits et du droit. En conséquence, je rejetterai l’appel.
II. Le contexte A. Les faits [6] Le 1er août 2008, Eclectic a déposé des demandes visant à enregistrer les quatre marques VALENTINE SECRET suivantes :
Demande n° 1,405,838 : mot servant de marque « VALENTINE SECRET » [le mot servant de marque VALENTINE SECRET] :
Demande n° 1,405,840 : dessin-marque « VALENTINE SECRET » et dessin [le dessin‑marque VALENTINE SECRET] :
• Demande n° 1,405,839 : dessin-marque « VALENTINE SECRET LINGERIE » et dessin [le dessin-marque VALENTINE SECRET Lingerie] :
• Demande n° 1,405,835 : dessin-marque « VS A SECRET THAT WOMEN LOVE… » et dessin [le dessin-marque VALENTINE SECRET VS] :
[7] Chaque marque de commerce se rapporte aux marchandises décrites comme suit dans les demandes d’Eclectic : bandanas (mouchoirs de cou); sorties de bain; caleçons de bain; maillots de bain, vêtements de plage; bas (collerettes); corsages (lingerie); soutien-gorge; camisoles; vêtements de gymnastique; corsets (dessous); caleçons (vêtements); robes de chambre; robes; étoles de fourrure; gaines; gants (vêtements); chasubles (plastrons); tricots (vêtements); mitaines; jupons; pochettes pour vêtements; pull-overs; vêtements prêt-à-porter, nommément vêtements de nuit, sous-vêtements et lingerie; doublures confectionnées (parties de vêtements); peignoirs (pour le bain); écharpes; maillots; slips (sous-vêtements); costumes; costumes (pour la baignade); vêtements de dessous absorbants (sous-vêtements); chandails; combinaisons-culottes (sous‑vêtements); tee-shirt; collants [les marchandises visées par les demandes].
[8] Après que les demandes ont été annoncées, le prédécesseur en titre de Gildan, Manufacturier de Bas de Nylon Doris Ltée/Doris Hosiery Mills Ltd, plus tard connu sous le nom de Doris Inc. [Doris][2], s’est opposé aux demandes d’Eclectic dans une déclaration déposée le 29 janvier 2010. Dans ses oppositions, Gildan a soulevé plusieurs motifs d’opposition, dont les suivants :
• Selon les alinéas 38(2)a) et 30i) de la Loi, Eclectic ne pouvait être convaincue qu’elle avait le droit d’employer les marques VALENTINE SECRET, eu égard à l’emploi ou à l’enregistrement antérieur des marques déposées SECRET de Gildan;
Selon les alinéas 38(2)b) et 12(1)d) de la Loi, les marques VALENTINE SECRET d’Eclectic n’étaient pas enregistrables, parce qu’elles créaient de la confusion avec les marques SECRET de Gildan [le motif fondé sur l’enregistrabilité]; Selon les alinéas 38(2)c) et 16(3)a) et b) de la Loi, Eclectic n’avait pas droit à l’enregistrement des marques VALENTINE SECRET, parce que celles-ci créaient de la confusion avec les marques SECRET de Gildan [le motif fondé sur le droit à l’enregistrement]; Selon l’alinéa 38(2)d) de la Loi, les marques VALENTINE SECRET n’étaient pas distinctives, parce qu’elles ne distinguaient pas véritablement les marchandises d’Eclectic en liaison avec lesquelles Eclectic projetait de les employer des marchandises ou services d’autres propriétaires, en l’occurrence, Gildan, ni n’étaient adaptées à les distinguer ainsi [le motif fondé sur le caractère distinctif].
[9] Au soutien de ses oppositions devant la registraire, Gildan a fourni deux affidavits signés par M. Michael Poirier, président de Doris [les Affidavits de Poirier], et déposé des observations écrites. Essentiellement, Gildan a fait valoir qu’elle avait déposé une demande relative à la marque de commerce SECRET dès le 28 juillet 1966, qu’elle a commencé à employer en liaison avec de la bonneterie pour femmes en 1967. Gildan a également soutenu avoir élargi son portefeuille de marques SECRET au fil des années afin de créer une famille de nombreuses marques de commerce contenant le mot « secret », lesquelles marques sont employées en liaison avec des sous‑vêtements féminins.
[10] Eclectic a déposé une contre-déclaration dans laquelle elle a nié les allégations et affirmé que ses demandes étaient conformes à la Loi. Elle a fait valoir que l’adoption, l’emploi et l’enregistrement au Canada, par des tierces parties, de marques de commerce contenant le mot « secret » en liaison avec des sous-vêtements féminins diminuaient sensiblement la portée de la protection à laquelle les marques de commerce de Gildan pourraient avoir droit. Eclectic a contre-interrogé M. Poirier au sujet des affidavits que celui-ci a signés. Cependant, elle n’a pas produit d’éléments de preuve de son propre chef au soutien de ses demandes devant la registraire.
[11] Le 5 décembre 2013, la registraire a repoussé les quatre demandes.
B. Les décisions de la registraire [12] Les décisions de décembre 2013 de la registraire ont toutes été signées par Mme Cindy R. Folz, commissaire de la Commission des oppositions des marques de commerce [la Commission], qui a rendu quatre décisions à peu près identiques au sujet de chacune des quatre marques VALENTINE SECRET.
[13] Dans un premier temps, la registraire a refusé de tenir compte des éléments de preuve qu’Eclectic a tenté de déposer, au cours des contre-interrogatoires de M. Poirier, relativement à différents enregistrements de marques de commerce de tierces parties contenant le mot « secret ». Elle a estimé qu’il était inapproprié de présenter cette preuve sur « l’état du registre » au moyen d’un contre-interrogatoire. La registraire a également souligné qu’elle porterait principalement son attention sur cinq des marques SECRET de Gildan (soit l’objet des enregistrements nos LMC 151,062, LMC 298,736, LMC 603,410, LMC 649,866 et LMC 503,802), parce que la réponse à la question de confusion entre les marques VALENTINE SECRET et ces cinq marques précises permettrait de réellement trancher le litige.
[14] La registraire a d’abord rejeté l’allégation de Gildan selon laquelle Eclectic ne respectait pas les exigences de l’alinéa 30i) de la Loi et ne pouvait être convaincue qu’elle avait le droit d’employer les marques VALENTINE SECRET au Canada au moment de la production de la demande, compte tenu de l’emploi et de l’enregistrement antérieurs des marques SECRET. À cet égard, la registraire a souligné l’absence d’éléments de preuve montrant qu’Eclectic avait agi de mauvaise foi ou avait adopté ses marques de commerce alors qu’elle savait que celles-ci créaient de la confusion avec les marques de commerce de Gildan.
[15] La registraire a ensuite reconnu que la principale question à trancher en ce qui concerne les autres motifs d’opposition de Gildan était de savoir s’il existait une probabilité de confusion entre les marques VALENTINE SECRET d’Eclectic pour ce qui est des marchandise visées par les demandes et au moins une des 59 marques SECRET déposées de Gildan. Soulignant l’évolution des marques SECRET de Gildan et des produits SECRET en liaison avec lesquels elles sont employées, la registraire a exposé le critère en matière de confusion qui est prévu dans les dispositions de la Loi et élaboré dans la jurisprudence. Par suite de ses analyses, la registraire a tiré une conclusion favorable à Gildan en ce qui a trait au motif d’opposition fondé sur l’enregistrabilité et au motif d’opposition fondé sur le droit à l’enregistrement, compte tenu de l’alinéa 16(3)a) de la Loi, ainsi qu’au motif d’opposition fondé sur le caractère distinctif.
[16] Lorsqu’elle a examiné les facteurs énumérés à l’article 6 de la Loi pour évaluer la probabilité de confusion, la registraire a conclu que tous ces facteurs favorisaient Gildan.
[17] En ce qui concerne le caractère distinctif inhérent des marques (facteur énoncé à l’alinéa 6(5)a)), la registraire a décidé que le mot servant de marque VALENTINE SECRET, le dessin-marque VALENTINE SECRET et le dessin-marque VALENTINE SECRET VS d’Eclectic possédaient le même degré de caractère distinctif inhérent que les marques SECRET de Gildan. Cependant, le dessin-marque VALENTINE SECRET Lingerie n’a pas été jugé aussi fort en soi que les marques de Gildan, parce qu’il décrivait le genre de marchandises visées par la demande correspondante. La registraire a également conclu que la preuve de Gildan établissait que les marques SECRET de celle-ci étaient devenues bien connues, sinon célèbres au Canada en liaison avec la bonneterie et les sous-vêtements et que, étant donné qu’Eclectic n’avait produit aucun élément de preuve relatif à l’emploi de ses marques, ce facteur favorisait Gildan. La registraire a aussi commenté la preuve relative à l’emploi et à la réputation des marques SECRET au Canada, y compris les données que M. Poirier a fournies au sujet des ventes élevées de produits SECRET faites entre 1986 et 2009 par l’intermédiaire de milliers de points de vente au détail au Canada, notamment des magasins à rayons et des boutiques spécialisées, au sujet des dépenses que Gildan a faites pendant cette même période pour promouvoir et annoncer les produits SECRET arborant les marques SECRET et au sujet des produits sous licence vendus par Doris.
[18] La registraire a ensuite conclu que le facteur de la période d’emploi des marques de commerce (facteur énoncé à l’alinéa 6(5)b)) favorisait Gildan, parce qu’il n’y avait aucun élément de preuve montrant que les marques VALENTINE SECRET d’Eclectic avaient été en usage au Canada.
[19] Quant au genre de marchandises, services ou entreprises (facteur énoncé à l’alinéa (5)c)), la registraire a conclu que plusieurs des marchandises d’Eclectic étaient identiques ou très semblables aux produits SECRET de Gildan en ce sens qu’elles se composaient toutes d’articles vestimentaires. Étant donné qu’un grand nombre de marchandises d’Eclectic étaient étroitement apparentées aux produits SECRET ou les recoupaient, ce facteur favorisait Gildan.
[20] Pour ce qui est de la nature du commerce (facteur énoncé à l’alinéa 6(5)d)), la registraire a souligné qu’Eclectic n’avait présenté aucun élément de preuve en ce qui concerne les voies de commercialisation en liaison avec ses marques VALENTINE SECRET. Étant donné qu’il n’y avait aucune raison de présumer qu’il existait une différence importante entre les voies de commercialisation en liaison avec chacune des marques de commerce des parties, la registraire a conclu que ce facteur favorisait également Gildan.
[21] Quant au degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent (facteur énoncé à l’alinéa 6(5)e)), la registraire a conclu à l’existence d’un certain degré de ressemblance entre, d’une part, le mot servant de marque VALENTINE SECRET, le dessin-marque VALENTINE SECRET et le dessin-marque VALENTINE SECRET Lingerie et, d’autre part, les marques SECRET. La registraire a toutefois souligné que le degré de ressemblance n’était pas aussi élevé dans le cas du dessin-marque VALENTINE SECRET VS. Elle a reconnu qu’au moment d’examiner le degré de ressemblance entre les marques, il fallait prendre celles-ci dans leur totalité. Elle s’est d’abord demandé si les marques présentaient un aspect particulièrement frappant ou unique. Elle a reconnu que le mot « secret » était l’aspect le plus important des marques SECRET de Gildan, puisqu’il en constituait le seul élément. Elle a également conclu que le mot « secret » était l’aspect le plus important des dessins-marques VALENTINE SECRET et VALENTINE SECRET Lingerie d’Eclectic. Étant donné que les marques VALENTINE SECRET d’Eclectic comprenaient la marque SECRET de Gildan dans son intégralité, la registraire a conclu qu’il y avait un certain degré de ressemblance entre les marques de commerce des parties dans la présentation, le son et les idées qu’elles suggéraient (ou une certaine ressemblance dans le cas du dessin-marque VALENTINE SECRET VS).
[22] Je souligne en passant que, dans son analyse, la registraire a estimé que le mot « secret » constituait l’aspect le plus important de la marque uniquement dans le cas de deux marques d’Eclectic, soit le dessin-marque VALENTINE SECRET et le dessin-marque VALENTINE SECRET Lingerie. Dans le cas du mot servant de marque VALENTINE SECRET et du dessin‑marque VALENTINE SECRET VS, elle a simplement souligné que ces marques comprenaient la marque de commerce SECRET de Gildan dans son intégralité.
[23] La registraire a également examiné les autres circonstances de l’espèce et en a relevé deux : l’existence d’une famille de marques de commerce SECRET et la notoriété des marques SECRET de Gildan. Elle a conclu que Gildan avait établi l’existence d’une famille de marques de commerce contenant le mot « secret » pour la bonneterie et les dessous. Elle a ajouté que les consommateurs qui sont familiarisés avec les marques SECRET de Gildan seraient plus enclins à présumer que les marques VALENTINE SECRET faisaient partie de la famille de marques de Gildan en raison de la présence de l’élément SECRET, ce qui augmente la probabilité de confusion. Quant à la notoriété, la registraire était convaincue que les marques SECRET de Gildan étaient bien connues, sinon célèbres au Canada et que cette notoriété et cette réputation avaient été reconnues dans d’autres décisions de la Cour fédérale et de la Commission.
[24] Qui plus est, la registraire a cité la décision que la Cour fédérale a rendue en octobre 2013 dans l’affaire Cortefiel CA c Doris Inc, 2013 CF 1107 [Cortefiel] (confirmée en appel dans l’arrêt Cortefiel SA c Vêtements Gildan Canada LP, 2014 CAF 255), où la Cour fédérale a confirmé une décision par laquelle la registraire avait conclu à l’existence d’une probabilité raisonnable de confusion entre la marque WOMEN’SECRET et les marques SECRET de Gildan. La registraire a souligné que, comme dans la décision Cortefiel, la preuve présentée en l’espèce donnait à penser que les consommateurs étaient assez familiarisés avec les marques SECRET au point de présumer probablement que des marchandises identiques ou très semblables en liaison avec les marques VALENTINE SECRET proviendraient de la même source.
[25] Dans ces circonstances, la registraire a conclu qu’Eclectic ne s’était pas acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que les marques VALENTINE SECRET ne risquaient pas d’être confondues avec les marques SECRET de Gildan et, elle a repoussé les demandes d’Eclectic. Elle a affirmé que sa conclusion reposait principalement sur la notoriété des marques SECRET, sur le degré de ressemblance entre les marques des parties et sur le manque d’intérêt d’Eclectic à l’égard des procédures.
[26] En appel devant la Cour fédérale, les deux parties ont produit de nouveaux éléments de preuve. Eclectic a déposé trois affidavits visant à démontrer que le mot « secret » est largement employé sur le marché des sous-vêtements féminins. Cette nouvelle preuve concernant l’état du registre et l’état du marché se composait des affidavits de M. Sandro Romeo [l’affidavit de Romeo], de Mme Caroline D’Amours [l’affidavit de D’Amours] et de Mme Judith Lee [l’affidavit de Lee], qui sont tous des employés de Thomson CompuMark [CompuMark], firme de recherche en propriété intellectuelle. Gildan a présenté un élément de preuve additionnel sous la forme d’un troisième affidavit de M. Poirier [le troisième affidavit de Poirier], afin de fournir d’autres détails sur l’emploi des marques SECRET par Gildan, de présenter des données à jour sur les ventes, la promotion et l’annonce des produits SECRET et de décrire les mesures d’exécution de la loi que Gildan a prises pour protéger ses marques SECRET contre des demandes d’enregistrement et des emplois de marques de commerce susceptibles de créer de la confusion.
C. La question de la courtoisie judiciaire [27] La présente affaire revêt un intérêt particulier en raison de récentes décisions que la Cour fédérale a rendues dans le domaine des sous-vêtements féminins et qui concernent des questions et éléments de preuve similaires et mettent en cause quelques-unes des mêmes parties au présent appel. Effectivement, en se fondant sur ces précédents, les deux parties invoquent le principe de la courtoisie judiciaire au soutien de leurs positions respectives. Eclectic affirme que le principe de la courtoisie judiciaire devrait inciter la Cour fédérale à suivre les conclusions qu’a tirées le juge Manson dans la récente décision Eclectic Edge Inc c Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc, 2015 CF 453 [Eclectic Edge], qui concernait les marques VALENTINE SECRET d’Eclectic et les marques de commerce VICTORIA’S SECRET. À l’inverse, Gildan fait valoir que le principe de la courtoisie judiciaire devrait plutôt conduire la Cour fédérale à faire siennes les conclusions de fait et de droit qu’a tirées la juge Tremblay‑Lamer dans l’affaire Cortefiel au sujet de la marque de commerce WOMEN’SECRET et des marques SECRET de Gildan.
[28] Je ne suis pas d’accord avec les parties sur cette question de la courtoisie judiciaire et je ne suis pas convaincu que la doctrine de la courtoisie judiciaire est déterminante en l’espèce. Le principe de la courtoisie judiciaire ne s’applique qu’aux décisions portant sur des questions de droit et ne s’applique nullement aux conclusions de fait tirées dans deux causes lorsque l’ensemble des faits ou les éléments de preuve ne sont pas identiques. Telle est la situation en l’espèce.
(1) Le principe de la courtoisie judiciaire [29] Le juge Martineau a récemment décrit l’objet qui sous-tend la doctrine de la courtoisie judiciaire dans la décision Alyafi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CF 952 [Alyafi], au paragraphe 45 :
[L]e principe de courtoisie judiciaire vise donc à empêcher la création de courants jurisprudentiels opposés et à encourager la certitude du droit. De façon générale, un juge devrait donc suivre une décision sur la même question d’un de ses collègues, à moins que la décision précédente se distingue sur les faits, qu’une question différente se pose, que la décision soit manifestement erronée ou que l’application de la décision créerait une injustice. La courtoisie judiciaire exige une bonne part d’humilité et de respect mutuel. Si la primauté du droit ne tolère pas l’arbitraire, la courtoisie judiciaire, sa fidèle compagne, s’en remet à la raison et au bon jugement de chacun. À défaut d’un jugement final du plus haut tribunal, le respect de l’opinion d’autrui peut être d’une merveilleuse éloquence. Bref, la courtoisie judiciaire c’est l’élégance incarnée dans la personne du magistrat respectueux de la valeur des précédents.
[30] L’élégance à laquelle le juge Martineau fait allusion dans la décision Alyafi s’applique aux questions de droit. Dans l’arrêt Allergan Inc c Canada (Ministre de la Santé), 2012 CAF 308, la Cour d'appel fédérale a commenté la doctrine de la courtoisie judiciaire dans le contexte du droit des brevets et affirmé sans équivoque, aux paragraphes 43 et 44, que le principe s’appliquait uniquement aux conclusions de droit :
[43] […] Cette doctrine est parfois qualifiée de version modifiée du stare decisis, c’est‑à‑dire une application horizontale plutôt que verticale de ce principe (House of Sga’nisim c. Canada (Attorney General), 2011 BCSC 1394, au paragraphe 74). Selon le stare decisis, le juge doit suivre l’enseignement des décisions rendues par les tribunaux supérieurs. Bien qu’elle n’ait pas la même force, la doctrine de la courtoisie judiciaire vise à ce que la même question de droit ne soit pas tranchée différemment par les membres du même tribunal; il s’agit de promouvoir la certitude du droit (Glaxo Group Ltd. c. Canada (Ministre de la Santé et du Bien‑être social), [1995] A.C.F. no 1430, 64 C.P.R. (3d) 65, aux pages 67 et 68 (C.F. 1re inst.)).
[44] En tant que variante du stare decisis le principe de la courtoisie judiciaire ne joue qu’en ce qui concerne les questions de droit et non les conclusions de fait. Comme l’a expliqué la Cour d’appel de l’Ontario dans Delta Acceptance Corporation Ltd. c. Redman, [1966] 2 O.R. 37, au paragraphe 5 de la page 785 (C.A.) :
[traduction] Le seul élément de la décision d’un juge qui s’impose du juge subséquent réside dans le principe constituant le fondement de la décision.
[Non souligné dans l’original]
[31] En conséquence, un juge ne doit pas écarter les conclusions de droit tirées par un autre juge de la Cour fédérale, à moins d’être convaincu qu’il est nécessaire de le faire et de pouvoir faire état de motifs convaincants à l’appui. Comme l’a expliqué le juge Lemieux dans la décision Almrei c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1025 [Almrei], au paragraphe 61, le principe de la courtoisie judiciaire « signifie qu’une décision essentiellement semblable qui est rendue par un juge de notre Cour devrait être adoptée dans l’intérêt de favoriser la certitude du droit ». Cependant, il existe des exceptions à ce principe, notamment les cas où l’ensemble de faits ou les éléments de preuve ne sont pas les mêmes pour les deux causes et les cas où la question à trancher est différente [décision Almrei, au paragraphe 62].
[32] Toutefois, cela ne signifie pas qu’il faille traiter de manière peu élégante ou peu respectueuse les décisions rendues par d’autres juges de la Cour fédérale sur des questions de fait similaires, bien au contraire. Cela signifie cependant qu’il n’y a pas lieu d’accorder plus d’importance à la doctrine de la courtoisie judiciaire qu’au rôle du juge de première instance en ce qui concerne l’évaluation de la preuve portée à son attention.
(2) Les précédents invoqués par les parties [33] Bien qu’elles concernent également des différends en matière de marques de commerce dans le marché des sous-vêtements féminins et qu’elles comportent donc une certaine ressemblance avec le présent appel, les décisions que les parties ont invoquées au soutien de leur thèse relative à la courtoisie judiciaire ont trait à des parties et à des marques différentes et mettent en lumière des conclusions fondées sur leurs propres circonstances factuelles.
[34] Dans l’affaire Cortefiel, la juge Tremblay-Lamer a révisé une décision par laquelle la Commission avait repoussé une demande d’enregistrement de la marque de commerce WOMEN’SECRET en liaison avec des vêtements pour femmes, qu’avait contestée le prédécesseur en titre de Gildan, Doris. Dans cette affaire-là, les deux parties avaient produit de nouveaux éléments de preuve en appel. La demanderesse avait déposé de nouveaux éléments de preuve relatifs à l’usage du mot « secret » par des tierces parties et fait que des magasins de vente au détail vendaient des articles de lingerie arborant des marques de commerce qui renfermaient le mot « secret(s) ». Pour sa part, Doris avait produit des affidavits de M. Poirier concernant des accords de licence relatifs à l’emploi de la famille de marques de commerce « SECRET » et les mesures que Doris avait prises pour s’opposer à l’emploi par des tiers de marques de commerce contenant le mot « secret(s) ». La juge Tremblay-Lamer a conclu que ces éléments de preuve n’auraient pas eu d’incidence importante sur l’évaluation faite par la Commission, car ils étaient très répétitifs et ne rehaussaient pas la force de la preuve (décision Cortefiel, aux paragraphes 31 à 33).
[35] La juge Tremblay-Lamer a donc appliqué la norme de la décision raisonnable et conclu que la Commission avait agi de façon raisonnable en concluant que les consommateurs connaissaient suffisamment la marque de commerce SECRET de Doris et croiraient probablement que les marchandises identiques ou étroitement liées à la marque WOMEN’SECRET proviennent de la même source (décision Cortefiel, au paragraphe 48). La juge Tremblay-Lamer a également décidé que la Commission avait agi de façon raisonnable en concluant que la marque WOMEN’SECRET créait de la confusion, compte tenu des similitudes générales des marques, y compris l’élément commun « secret », l’aspect peu nouveau de la marque et de son dessin, dont son premier mot générique, « women », ainsi que la notoriété des marques SECRET de Doris. En conséquence, elle a conclu qu’il était assez probable que le consommateur ordinaire, plutôt pressé, croirait que les marchandises offertes par la demanderesse en liaison avec WOMEN’SECRET provenaient de Doris. Qui plus est, la juge Tremblay-Lamer a conclu que, même si Doris n’avait pas contesté la position de toutes les tierces parties faisant usage du mot « secret », la registraire avait conclu raisonnablement que la preuve laissait croire que Doris avait fait preuve de diligence raisonnable en protégeant ses marques SECRET afin d’éviter de miner leur caractère distinctif (décision Cortefiel, aux paragraphes 87 et 88).
[36] Gildan soutient que cette décision a répondu pour l’essentiel aux arguments qu’Eclectic a formulés en l’espèce au sujet de marques de commerce et de noms commerciaux de tierces parties contenant le mot « secret » et au sujet du caractère apparemment insuffisant des activités d’exécution de la loi que Gildan a exercées pour contrôler l’usage du mot « secret » en liaison avec ses marchandises.
[37] Dans l’affaire Eclectic Edge, le juge Manson était saisi de l’appel d’une décision de la Commission mettant en cause Victoria’s Secret Stores Brand Management Inc. [VS] et Eclectic relativement aux quatre mêmes marques VALENTINE SECRET en litige dans le présent appel. Les deux parties avaient également produit de nouveaux éléments de preuve en appel dans cette affaire-là. Eclectic a déposé des affidavits signés par les trois mêmes personnes que dans la présente affaire, soit M. Romeo, Mme D’Amours et Mme Lee, lesquels affidavits portaient sur ce qui semble être les mêmes recherches et les mêmes renseignements au sujet des emplois par des tierces parties de marques de commerce et de noms commerciaux contenant le mot « secret ». VS avait également produit de nouveaux éléments de preuve concernant le contrôle en matière de licences des marques de commerce de VS au Canada. Dans cette affaire-là, le juge Manson a conclu que les nouveaux éléments de preuve de VS étaient importants pour le contrôle sous licence approprié des marques de commerce de VS au Canada, de même que pour la portée de la protection des marques de commerce de celle-ci au Canada (décision Eclectic Edge, au paragraphe 40). Le juge Manson a également conclu que les nouveaux éléments de preuve d’Eclectic sur l’usage commun du mot « secret » dans des marques de commerce ainsi que sur le marché par des tierces parties au Canada pour de la lingerie, des vêtements pour femmes et des produits connexes, dont la Commission d’opposition n’avait pas tenu compte, allaient « au cœur même de la décision de la Cour au sujet de la probabilité de confusion » et étaient importants.
[38] Le juge Manson a donc appliqué la norme de la décision correcte à la décision de la Commission. Il a finalement conclu que trois des quatre marques VALENTINE SECRET n’étaient pas susceptibles de créer de la confusion avec les marques de commerce de VS, compte tenu des nouveaux éléments de preuve déposés au sujet de l’emploi répandu des marques de commerce en liaison avec le mot « secret » et des différences dans l’apparence et le son entre les marques en cause. Lorsqu’il a examiné le degré de ressemblance, le juge Manson a souligné ce qui suit : « Il ressort des nouveaux éléments de preuve que le mot SECRET est employé de manière relativement fréquente au Canada par des tierces parties en liaison avec de la lingerie, ainsi que des vêtements et des sous-vêtements pour femmes »; de plus, « le nombre élevé d’enregistrements de marque de commerce et de sociétés indiqués dans les recherches faites au Canada est suffisant pour démontrer le caractère commun de l’emploi que font du mot SECRET, en liaison avec de la lingerie et des vêtements pour femmes, un certain nombre de tierces parties au pays » (décision Eclectic Edge, au paragraphe 80). Les marques de commerce SECRET que possède et qu’emploie Gildan ont semblé particulièrement notables aux yeux du juge Manson. Cependant, le dessin-marque VALENTINE SECRET VS d’Eclectic a été considéré comme une marque susceptible de créer de la confusion avec les marques VICTORIA’S SECRET et comme une marque non distinctive.
[39] Dans le présent appel, Eclectic soutient qu’elle a produit exactement les mêmes nouveaux éléments de preuve que dans l’affaire Eclectic Edge au sujet de l’existence de marques de commerce et de noms commerciaux de tierces parties qui renferment le mot « secret » et au sujet du caractère insuffisant des activités d’exécution de la loi de Gildan et que, par conséquent, la Cour devrait en arriver à la même conclusion que le juge Manson et infirmer les décisions de la registraire.
[40] Par souci d’exhaustivité, je mentionne également la décision plus ancienne que la Commission a rendue dans l’affaire Doris Hosiery Mills Ltd c Victoria’s Secret Inc, [1991] COMC n° 304, 39 CPR (3d) 131 [Victoria’s Secret], où le prédécesseur en titre de Gildan s’est opposé aux efforts de VS en vue d’enregistrer la marque de commerce VICTORIA’S SECRET, soutenant que cette marque créerait de la confusion avec sa propre marque de commerce SECRET. Il s’agit d’une décision qui a été rendue par la Commission et qui ne lie donc pas la Cour fédérale. Cependant, je souligne que la Commission a conclu à l’époque qu’il y avait une probabilité raisonnable de confusion entre la marque de commerce VICTORIA’S SECRET de VS employée en liaison avec de la lingerie et des sous-vêtements pour femmes et la marque de commerce SECRET de Doris. Cependant, la Commission n’a pas conclu à l’existence d’une probabilité raisonnable de confusion relativement aux autres marchandises et services visés par la demande de VS, y compris les vêtements de nuit, les fragrances et les services liés à l’exécution de ventes par correspondance et de ventes dans des magasins de détail. Depuis cette décision, tel qu’il est mentionné dans les éléments de preuve portés à l’attention de la Cour, Gildan et VS ont conclu une entente permettant la coexistence des marques de commerce VICTORIA’S SECRET et SECRET sur le marché canadien.
[41] La question que le juge Manson a analysée dans l’affaire Eclectic Edge était de savoir s’il y avait une probabilité de confusion entre les marques VALENTINE SECRET d’Eclectic et les marques de commerce VICTORIA’S SECRET de VS. Dans la décision Cortefiel, la question sur laquelle la juge Tremblay-Lamer s’est penchée était de savoir s’il y avait une probabilité de confusion entre les marques de commerce WOMEN’SECRET de Cortefiel et les marques SECRET de Doris. Ces deux questions étaient différentes de celle qui est soulevée en l’espèce, soit la question de savoir s’il existe une probabilité de confusion entre les marques VALENTINE SECRET d’Eclectic et les marques SECRET de Gildan. De plus, comme je l’expliquerai de façon plus détaillée ci-dessous, même s’il existe des similitudes évidentes entre les dossiers de preuve de chacune de ces affaires-là et la présente affaire, il y a aussi des différences importantes.
[42] J’en arrive donc à la conclusion que je ne puis m’en remettre à la doctrine de la courtoisie judiciaire pour suivre et adopter l’un ou l’autre de ces précédents, étant donné que le présent appel porte sur une question et sur des faits différents et qu’il oppose des parties différentes. Bien entendu, je conserverai à l’esprit les conclusions que mes collègues de la Cour fédérale ont tirées dans ces affaires Cortefiel et Eclectic Edge, puisqu’il existe certains recoupements avec la présente affaire, mais je ne suis pas lié par ces décisions et je dois trancher le présent appel en me fondant sur la preuve et sur les arguments portés à mon attention.
III. Analyse A. Quelle est la norme de contrôle applicable? [43] Les principes régissant la norme de contrôle à appliquer au présent appel ne sont pas contestés. Le paragraphe 56(5) de la Loi prévoit que, lors d’un appel fondé sur l’article 56, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire. Bien que les décisions du registraire soient normalement assujetties à la norme de contrôle de la décision raisonnable, lorsque des éléments de preuve additionnels sont présentés en appel et que ces éléments auraient pu avoir une influence importante sur les conclusions de fait du registraire ou sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte (Molson Breweries c John Labatt Ltd, [2000] 3 RCF 145 [Molson Breweries], aux paragraphes 24 à 29). En pareil cas, le juge doit en venir à ses propres conclusions en ce qui concerne l’exactitude de la décision du registraire (décision Eclectic Edge, au paragraphe 9). Dans les autres cas, la Cour s’en remet à la décision du registraire et, s’il était raisonnablement loisible à celui-ci d’en arriver aux conclusions en question, la Cour n’interviendra pas (décision Cortefiel, au paragraphe 34).
[44] Le critère applicable consiste à se demander si les nouveaux éléments de preuve auraient eu une incidence importante sur les conclusions de fait qu’a tirées le registraire dans la décision initiale (Molson Breweries, au paragraphe 29; Diamant Elinor Inc c 88766 Canada Inc, 2010 CF 1184 [Diamant], au paragraphe 41). L’évaluation de la nouvelle preuve exige que la Cour se demande dans quelle mesure cette preuve est plus probante que celle qui a été soumise au registraire (décision Diamant, au paragraphe 43; Advance Magazine Publishers Inc c Farleyco Marketing Inc, 2009 CF 153 [Farleyco], au paragraphe 98). La nouvelle preuve doit être suffisamment importante sur le plan de la valeur probante (Vivat Holdings Ltd. c Levi Strauss & Co, 2005 CF 707 [Vivat], au paragraphe 27). De plus, elle devrait avoir du poids et ne devrait pas consister en une simple répétition des éléments déjà mis en preuve sans accroître la force probante de ceux-ci (Garbo Group Inc. c Harriet Brown & Co (1999), 3 CPR (4th) 224 [Garbo], au paragraphe 37; décision Cortefiel, aux paragraphes 16 et 17). Enfin, l’importance est considérée sous un angle qualitatif, et non quantitatif (décision Vivat, au paragraphe 27; Hawke & Co Outfitters LLC c Retail Royalty Co, 2012 CF 1539, au paragraphe 31).
[45] Même si la nouvelle preuve doit être telle qu’elle aurait eu un effet sur la décision du registraire, cela ne signifie pas nécessairement qu’elle aurait modifié sa conclusion finale (Worldwide Diamond Trademarks Limited c Canadian Jewellers Association, 2010 CF 309 [Canadian Jewellers], au paragraphe 40). En d’autres termes, la Cour peut en arriver à la même conclusion que la Commission, même en présence des nouveaux éléments de preuve.
[46] Les nouveaux éléments de preuve seront habituellement considérés comme des éléments suffisamment importants lorsqu’ils apportent un éclairage nouveau sur le dossier ou qu’ils vont bien au-delà de la preuve dont disposait le registraire. Avant de pouvoir décider si elle doit reprendre l’examen de l’affaire depuis le début ou se contenter de vérifier si la décision de la commissaire est raisonnable, la Cour doit d’abord examiner les nouveaux éléments de preuve qui ont été présentés dans le cadre de l’appel (décision Farleyco, au paragraphe 87).
[47] Ainsi que l’a af