Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.

Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
1992-10-29
Recueil
[1992] 3 RCS 120
Numéro de dossier
22251, 22252
Juges
La Forest, Gérard V.; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Stevenson, William; Iacobucci, Frank
En appel de
Ontario
Sujets
Responsabilité civile
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 22251, 22252
Contenu de la décision
Ciba‑Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc., [1992] 3 R.C.S. 120
Ciba‑Geigy Canada Ltd. Appelante
c.
Apotex Inc. Intimée
et entre
Ciba‑Geigy Canada Ltd. Appelante
c.
Novopharm Limited Intimée
Répertorié: Ciba‑Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc.
Nos du greffe: 22251, 22252.
1992: 27 mars; 1992: 29 octobre.
Présents: Les juges La Forest, L'Heureux‑Dubé, Gonthier, Stevenson* et Iacobucci.
en appel de la cour d'appel de l'ontario
Responsabilité délictuelle ‑‑ Passing‑off ‑‑ Médicament délivré sur ordonnance ‑‑ Clientèle des laboratoires pharmaceutiques ‑‑ Produits d'apparence similaire ‑‑ Les patients font‑ils partie de la clientèle des laboratoires pharmaceutiques aux fins d'une action en passing‑off portant sur la présentation d'un médicament délivré sur ordonnance?
L'appelante est un laboratoire pharmaceutique qui fabrique et vend au Canada depuis 1977 des comprimés de métoprolol sous le nom commercial de "Lopresor". Les intimées ont également obtenu quelques années plus tard des licences pour fabriquer et vendre du métoprolol au pays et, depuis 1986, les comprimés offerts par les intimées ont la même présentation que ceux vendus par l'appelante. Le métoprolol est un médicament délivré sur ordonnance qui est prescrit par les médecins pour soigner l'hypertension. Puisque les produits offerts par les parties ont été désignés par la loi ontarienne comme des produits pharmaceutiques de remplacement, un pharmacien peut fournir au patient les produits de l'une ou l'autre des intimées à la place de Lopresor quand l'ordonnance le prescrivant ne porte pas la mention «pas de remplacement».
L'appelante a intenté des actions en passing‑off contre les intimées, alléguant que ses comprimés de métoprolol ont une présentation unique en raison de leur taille, de leur forme et de leur couleur et que cette présentation est devenue représentative de son produit. Les intimées ont répliqué en présentant des motions en vue d'obtenir un jugement sommaire rejetant les actions ou, subsidiairement, une ordonnance déterminant un point de droit. La cour a rejeté les motions pour jugement sommaire mais a accordé la demande subsidiaire. Se fondant sur l'arrêt Ayerst, McKenna & Harrison, Inc. c. Apotex Inc. (1983), 41 O.R. (2d) 366 (C.A.), la cour a statué que dans une action en passing‑off d'un médicament délivré sur ordonnance, le demandeur doit établir que la conduite reprochée risque de semer la confusion dans l'esprit des médecins ou des pharmaciens lorsqu'ils doivent choisir de prescrire ou de délivrer soit le produit du demandeur, soit celui du défendeur. La Cour d'appel a confirmé cette ordonnance. Les présents pourvois visent à déterminer si, dans une action en passing‑off portant sur la présentation d'un médicament délivré sur ordonnance, le public touché par un risque de confusion comprend non seulement les professionnels de la santé, mais aussi les patients, consommateurs des médicaments.
Arrêt: Les pourvois sont accueillis.
Un fabricant qui veut réussir dans une action en passing‑off doit démontrer que son produit a acquis une notoriété propre auprès de la clientèle et que le produit concurrent entraîne un risque de confusion dans l'esprit du public. L'approche est la même lorsque le producteur ou le fabricant est un laboratoire pharmaceutique. La clientèle des laboratoires pharmaceutiques, pour les besoins d'une action en passing‑off, n'est pas exclusivement constituée des médecins, dentistes ou pharmaciens. Le patient qui utilise le produit en fait également partie. Il n'y a en effet aucune raison de s'écarter, en droit, du principe bien établi que le consommateur final du produit doit être pris en compte pour déterminer si un délit de passing‑off est commis. Le domaine des produits pharmaceutiques délivrés sur ordonnance n'est pas si fondamentalement différent des autres sphères d'activités commerciales qu'il faille le soumettre à des règles spéciales et priver les laboratoires pharmaceutiques des moyens de preuve accessibles aux autres industries. La preuve de la notoriété propre et de la tromperie n'est donc pas limitée aux seuls clients directs du laboratoire pharmaceutique.
L'arrêt Ayerst, McKenna & Harrison ne doit pas être suivi. Suivre le raisonnement appliqué dans cette cause aboutirait à considérer le patient comme un consommateur à part. Or il a besoin, au même titre que les autres, d'informations et de protection. Ne pas l'inclure dans la clientèle visée par l'action en passing‑off lui enlèverait une partie de ses droits de citoyen en le privant de moyens de se protéger lui‑même. De plus, cet arrêt a été rendu trois ans avant l'entrée en vigueur de la Loi de 1986 sur la réglementation des prix des médicaments délivrés sur ordonnance de l'Ontario qui donne au patient un contrôle accru quant à la marque de médicament qu'il désire obtenir en cas d'interchangeabilité.
Jurisprudence
Arrêts non suivis: Ayerst, McKenna & Harrison, Inc. c. Apotex Inc. (1983), 41 O.R. (2d) 366; Smith, Kline & French Canada Ltd. c. Novopharm Ltd. (1983), 72 C.P.R. (2d) 197; Syntex Inc. c. Novopharm Ltd. (1983), 74 C.P.R. (2d) 110; Hoffmann‑La Roche Ltd. c. Apotex Inc. (1982), 72 C.P.R. (2d) 183; Smith, Kline & French Canada Ltd. c. Apotex Inc. (1985), 12 C.P.R. (3d) 479; Syntex Inc. c. Novopharm Ltd. (1991), 36 C.P.R. (3d) 129; arrêts mentionnés: Parke, Davis & Co. c. Empire Laboratories Ltd., [1964] R.C.S. 351; Hoffmann‑La Roche & Co. c. D.D.S.A. Pharmaceuticals Ltd., [1972] R.P.C. 1; Ciba‑Geigy Corp. c. Bolar Pharmaceutical Co., 224 USPQ 349 (1984); Par Pharmaceutical, Inc. c. Searle Pharmaceuticals, Inc., 227 USPQ 1024 (1985); Merck & Co. c. Par Pharmaceutical, Inc., 227 USPQ 489 (1985); Oxford Pendaflex Canada Ltd. c. Korr Marketing Ltd., [1982] 1 R.C.S. 494; Roche Products Ltd. c. Berk Pharmaceuticals Ltd., [1973] R.P.C. 473; Perry c. Truefitt (1842), 6 Beav. 66, 49 E.R. 749; Singer Manufacturing Co. c. Loog (1880), 18 Ch. D. 395 (C.A.), conf. (1882), 8 App. Cas. 15 (H.L.); Erven Warnink B.V. c. J. Townend & Sons (Hull) Ltd., [1980] R.P.C. 31; Reckitt & Colman Products Ltd. c. Borden Inc., [1990] 1 All E.R. 873; Consumers Distributing Co. c. Seiko Time Canada Ltd., [1984] 1 R.C.S. 583; Pinard c. Coderre, [1953] B.R. 99; General Baking Co. c. Gorman, 3 F.2d 891 (1925); Scandinavia Belting Co. c. Asbestos & Rubber Works of America, Inc., 257 F. 937 (1919); Henry Thorne & Co. c. Sandow (1912), 29 R.P.C. 440; Saville Perfumery Ld. c. June Perfect Ld. (1941), 58 R.P.C. 147; République française c. S. Hyman Ltd. (1920), 31 B.R. 22.
Lois et règlements cités
Loi de 1986 sur la réglementation des prix des médicaments délivrés sur ordonnance, L.O. 1986, ch. 28, art. 1 "produit de remplacement", 4(1), (2), (3), (6).
Loi de 1986 sur le régime de médicaments gratuits de l'Ontario, L.O. 1986, ch. 27.
Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. (1985), ch. F‑27 [auparavant S.R.C. 1970, ch. F-27], art. 9.
Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P‑4 [auparavant S.R.C. 1970, ch. P-4].
O. Reg. 690/86.
Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C. 1978, ch. 870.
Doctrine citée
Chenevard, Charles. Traité de la concurrence déloyale en matière industrielle et commerciale, t. 1. Paris: L.G.D.J., 1914.
Drysdale, John, and Michael Silverleaf. Passing Off: Law and Practice. London: Butterworths, 1986.
Fleming, John G. The Law of Torts, 7th ed. Sydney: Law Book, 1987.
Lilkoff, Lubin. "Rapport sur la protection du consommateur en droit pénal canadien". Dans Travaux de l'association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, t. 24, La protection des consommateurs. Paris: Dalloz, 1975, 331.
Mermillod, Louis. Essai sur la notion de concurrence déloyale en France et aux États‑Unis. Paris: Pichon & Durand‑Auzias, 1954.
Nadeau, André, et Richard Nadeau. Traité pratique de la responsabilité civile délictuelle. Montréal: Wilson & Lafleur, 1971.
Salmond on the Law of Torts, 17th ed. By R. F. V. Heuston. London: Sweet & Maxwell, 1977.
Wadlow, Christopher. The Law of Passing‑off. London: Sweet & Maxwell, 1990.
POURVOIS contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (1990), 75 O.R. (2d) 589, 45 O.A.C. 356, 32 C.P.R. (3d) 555, qui a confirmé une ordonnance du juge Fitzpatrick relativement à une question de droit dans une action en passing‑off. Pourvois accueillis.
James D. Kokonis, c.r., et John R. Morrissey, pour l'appelante.
H. B. Radomski, pour l'intimée Apotex Inc.
Malcolm Johnston, c.r., pour l'intimée Novopharm Ltd.
//Le juge Gonthier//
Le jugement de la Cour a été rendu par
Le juge Gonthier -- Il s'agit ici de déterminer, dans le cadre d'une action en commercialisation trompeuse (passing-off), qui constitue la clientèle des laboratoires pharmaceutiques fabriquant des médicaments délivrés sur ordonnance. Cette clientèle ne comprend-elle que les médecins, les dentistes et les pharmaciens ou bien les patients à qui sont délivrés les médicaments en font-ils également partie?
I - Les faits et les procédures
La demanderesse, Ciba-Geigy Canada Ltd. («Ciba-Geigy»), est un laboratoire pharmaceutique qui fabrique et vend du tartrate de métoprolol («métoprolol») au Canada depuis 1977, en vertu d'une licence accordée par AB Hässle de Suède. Le métoprolol fait partie de la liste contenue à l'annexe F du Règlement sur les aliments et drogues et qui énumère les médicaments qui ne peuvent être vendus que sur ordonnance. Depuis 1977, ce produit de type bêta-bloqueur, dont le nom commercial est «Lopresor», est prescrit par les médecins en Ontario et au Canada en cas d'hypertension faible ou modérée; depuis 1981, en Ontario, il est prescrit aux patients souffrant d'angine. L'hypertension fait partie des maladies et désordres énumérés à l'annexe A de la Loi sur les aliments et drogues, L.R.C. (1985), ch. F-27 (auparavant S.R.C. 1970, ch. F-27), pour lesquels la publicité et la vente de produits thérapeutiques sont interdites. Le médicament est offert en deux dosages, chacun ayant une présentation spécifique. Le Lopresor 50 mg est un comprimé allongé rose et le Lopresor 100 mg est un comprimé de la même forme, de couleur bleue.
Les intimées, Apotex Inc. («Apotex») et Novopharm Limited («Novopharm»), ont obtenu des licences en vertu de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4 (auparavant S.R.C. 1970, ch. P-4), pour fabriquer et vendre du métoprolol au Canada.
De juillet 1984 à juin 1986, le produit vendu par Apotex, dont le nom commercial est «Apo-métoprolol», se présente sous forme de comprimés de 50 mg et 100 mg, blancs, sphériques et biconvexes. Depuis juin 1986, les comprimés vendus par Apotex ont la même présentation -- forme, taille, couleur -- que ceux de la demanderesse.
Le médicament fabriqué et vendu par Novopharm depuis 1986, le «Novo-métoprolol», proposé en deux dosages -- 50 mg et 100 mg --, a également la même présentation que celui de la demanderesse.
Les comprimés de tartrate de métoprolol des parties ont été désignés comme des produits pharmaceutiques interchangeables selon la Loi de 1986 sur la réglementation des prix des médicaments délivrés sur ordonnance, L.O. 1986, ch. 28. Par conséquent, un pharmacien peut fournir au patient les produits de l'une ou l'autre des intimées à la place de Lopresor quand l'ordonnance le prescrivant ne porte pas la mention «pas de remplacement».
En juin 1986, la demanderesse intente deux actions en passing-off, l'une contre Apotex et l'autre contre Novopharm, alléguant que ses comprimés de tartrate de métoprolol ont une présentation unique en raison de leur taille, de leur forme et de leur couleur et que cette présentation est devenue représentative de son produit.
Comme cela se fait souvent dans un tel cas, la demanderesse demande une injonction interlocutoire visant à empêcher Novopharm de fabriquer et de mettre en marché des comprimés allongés bleus et des comprimés allongés roses de métoprolol. L'injonction est refusée par le juge J. Holland de la Cour suprême de l'Ontario, le 8 septembre l986, car Ciba-Geigy n'a pas démontré qu'il y avait là de [traduction] «question sérieuse»: (1986), 12 C.P.R. (3d) 76. La permission d'en appeler à la Cour divisionnaire de l'Ontario est refusée par le juge Osler, le 21 novembre 1986.
Les intimées présentent des motions en jugement sommaire à la Cour suprême de l'Ontario pour repousser les actions de la demanderesse. Elles soumettent qu'il n'y a pas réellement matière à litige car Ciba-Geigy est incapable d'établir que les médecins et les pharmaciens prescrivent ou délivrent le tartrate de métoprolol à cause de son apparence ou que les médecins et les pharmaciens sont induits en erreur dans le choix de la marque de métoprolol à fournir au patient à cause de la similarité d'apparence entre les comprimés des parties.
Subsidiairement, les intimées demandent que la cour se prononce sur la question de droit suivante:
[traduction] ... en ce qui concerne la commercialisation des médicaments délivrés sur ordonnance, un demandeur, dans une action en prétendue commercialisation trompeuse d'un médicament délivré sur ordonnance, doit établir que la conduite reprochée risque de semer la confusion dans l'esprit des médecins et des pharmaciens lorsqu'ils doivent choisir de prescrire ou de délivrer soit le produit du demandeur, soit celui du défendeur.
En février 1989, le juge Fitzpatrick refuse les motions mais répond affirmativement à la question de droit. Ciba-Geigy en appelle à la Cour d'appel de l'Ontario car, selon elle, le juge de première instance a erré en excluant du public visé par la confusion les patients, consommateurs des médicaments. La Cour d'appel de l'Ontario rejette l'appel: (1990), 75 O.R. (2d) 589, 45 O.A.C. 356, 32 C.P.R. (3d) 555.
Le 16 mai 1991, la permission d'en appeler à cette Cour est accordée, [1991] 1 R.C.S. vii.
II - Les décisions des tribunaux inférieurs
Cour suprême de l'Ontario (injonction interlocutoire)
Le juge Holland a refusé d'accorder une injonction interlocutoire parce que l'appelante n'a pas démontré de «question sérieuse». Passant en revue la jurisprudence relative au passing-off dans le domaine pharmaceutique, le juge Holland considère que la demanderesse doit démontrer que la présentation de son produit a acquis un sens secondaire parmi la clientèle constituée limitativement par les médecins, les dentistes et les pharmaciens. Même dans l'hypothèse où Ciba-Geigy l'aurait démontré, elle n'a pas réussi à prouver que cette clientèle risquait d'être induite en erreur par la similarité des produits.
Cour suprême de l'Ontario (motions en jugement sommaire)
Novopharm et Apotex prétendaient dans leurs motions en jugement sommaire que seule une confusion dans l'esprit des médecins, dentistes ou pharmaciens était pertinente dans une action en passing-off et que la demanderesse n'avait pas fait la preuve d'une telle confusion.
Le juge Fitzpatrick accepta la première partie de l'argument en s'appuyant sur l'opinion du juge Cory, lorsqu'il était à la Cour d'appel, dans Ayerst, McKenna & Harrison, Inc. c. Apotex Inc. (1983), 41 O.R. (2d) 366:
[traduction] En ce qui concerne la commercialisation des médicaments délivrés sur ordonnance, un demandeur, dans une action en prétendue commercialisation trompeuse d'un médicament délivré sur ordonnance, doit établir que la conduite reprochée risque de semer la confusion dans l'esprit des médecins et des pharmaciens lorsqu'ils doivent choisir de prescrire ou de délivrer soit le produit du demandeur, soit celui du défendeur.
Cependant, le juge Fitzpatrick refusa de se prononcer sur la preuve de la confusion dans l'esprit des médecins et pharmaciens et il rejeta donc les motions pour jugement sommaire.
Cour d'appel (le juge en chef adjoint Morden et les juges Tarnopolsky et Krever)
L'appelante soutient que la Cour suprême de l'Ontario a erré en considérant qu'il fallait exclure de la clientèle concernée par le passing-off l'ultime consommateur du médicament prescrit. Elle soumet que le juge Fitzpatrick n'aurait pas dû s'appuyer sur les déclarations du juge Cory dans Ayerst, McKenna & Harrison parce qu'elles n'étaient que des obiter dicta ou, alternativement, parce qu'elles étaient incorrectes.
La Cour d'appel rejette ces deux arguments et le juge en chef adjoint Morden écrit (à la p. 591 O.R.):
[traduction] En ce qui concerne l'appel, nous ne croyons pas que les déclarations du juge Cory peuvent être considérées comme des obiter dicta en ce sens qu'elles n'ont pas force obligatoire. À notre avis, il s'agissait de déclarations mûrement réfléchies de la cour qui visaient à énoncer le droit applicable à cette affaire et à guider le juge de première instance dans la conduite du nouveau procès. Voir R. c. Govedarov (1974), 3 O.R. (2d) 23 (C.A.), à la p. 36.
En ce qui concerne l'argument alternatif, la Cour d'appel, à la p. 592 O.R., écarte la cause Parke, Davis & Co. c. Empire Laboratories Ltd., [1964] R.C.S. 351, invoquée par l'appelante:
[traduction] Dans cette affaire, la cour a mentionné [...] l'arrêt de la Cour suprême du Canada Parke, Davis & Co. c. Empire Laboratories Ltd., [1964] R.C.S. 351, [...] invoqué par l'appelante, dans lequel à la p. 358, est approuvée une déclaration, contenue dans la décision visée par le pourvoi, qui mentionnait «le public qui consomme ses produits». En conséquence, on ne peut prétendre que, dans l'arrêt Ayerst, la cour n'a pas tenu compte de cette décision, ni que l'arrêt renferme un oubli ou une erreur manifeste. Compte tenu des principes juridiques applicables, la cour s'est expressément demandé qui étaient les «clients de la demanderesse» (p. 376 O.R.) et elle a défini en conséquence le marché pertinent. Nous ne croyons pas que, ce faisant, elle a commis une erreur en ne considérant pas l'arrêt Parke Davis comme décisif sur ce point. Cet arrêt visait d'autres questions concernant l'acquisition d'une notoriété propre, plus particulièrement l'absence de caractère distinctif des comprimés de la demanderesse.
III - La question en litige et les arguments des parties
Cette Cour doit déterminer si, lors d'une action en passing-off portant sur l'aspect de médicaments délivrés sur ordonnance, le demandeur peut prétendre que le public touché par un risque de confusion comprend, outre les médecins, dentistes et pharmaciens, les patients, consommateurs des médicaments, ou bien se limite exclusivement aux professionnels de la santé concernés.
L'appelante, Ciba-Geigy, invoque quatre arguments. En premier lieu, elle considère que, contrairement à ce qu'ont décidé les tribunaux inférieurs, le délit de passing-off concerne toujours le consommateur ultime de biens ou services.
En second lieu, l'appelante soumet qu'en ce qui a trait à l'action en passing-off dans le domaine spécifique des produits pharmaceutiques, la Cour suprême a admis dans Parke, Davis & Co. que le témoignage du public qui consomme les médicaments prescrits est pertinent. Ciba-Geigy ajoute que dans la cause Oxford Pendaflex Canada Ltd. c. Korr Marketing Ltd., [1982] 1 R.C.S. 494, à la p. 502, la Cour suprême cite en l'approuvant la décision de la Cour d'appel anglaise dans Roche Products Ltd. c. Berk Pharmaceuticals Ltd., [1973] R.P.C. 473, qui reconnaît que dans le cas de produits pharmaceutiques, le passing-off peut être établi en prouvant la réputation et la confusion au niveau du public ou des consommateurs.
Troisièmement, l'appelante prétend que le juge en chef adjoint Morden de la Cour d'appel de l'Ontario a erré lorsqu'il a considéré que le jugement du juge Cory dans Ayerst, McKenna & Harrison établissait une règle de droit puisque, selon elle, le passage cité n'est qu'un obiter dictum.
Finalement, l'appelante soumet que si le juge Cory dans Ayerst, McKenna & Harrison a émis une règle de droit, il a erré parce que: (1) la règle contredit l'opinion de cette Cour dans Parke, Davis & Co. qui reconnaît que le témoignage des patients est pertinent; (2) la règle est fondée sur une méprise relativement à la législation pertinente. En effet, bien que la publicité des médicaments délivrés sur ordonnance soit limitée, la loi ne va pas jusqu'à l'interdire totalement envers le grand public dans le cas de produits comme le métoprolol. De toute façon, d'après l'appelante, la question de la publicité est peu intéressante et déterminante dans l'issue du présent litige; (3) il n'y a rien dans la législation pertinente qui sanctionne le passing-off au niveau du consommateur ou du patient; (4) la règle ne tient pas compte du fait que les patients ont le choix entre des médicaments interchangeables, en vertu de la Loi de 1986 sur la réglementation des prix des médicaments délivrés sur ordonnance, et (5) la règle néglige le fait que le passing-off ait pu effectivement avoir eu lieu.
L'une des intimées, Apotex, prétend que la clientèle de référence en matière de passing-off dans le domaine particulier du présent cas ne comprend que les médecins ou les pharmaciens, tel que cela a été énoncé dans Ayerst, McKenna & Harrison. Les médicaments délivrés sur ordonnance ne sont pas offerts au public comme d'autres produits de consommation et le client ne peut pas se les procurer simplement à même les rayons de la pharmacie, en comparant les produits similaires et finalement en en choisissant un. Le choix de la marque est déterminé en vertu des règles législatives d'interchangeabilité. Selon Apotex, à cause de ce contexte réglementaire, c'est à juste titre que les cours de l'Ontario et la Cour fédérale ont reconnu que dans une action en passing-off basée sur l'apparence des produits, la clientèle des médicaments délivrés sur ordonnance était constituée des professionnels de la santé qui les prescrivent et les fournissent aux patients. La clientèle est donc formée des personnes qui achètent les produits aux fabricants.
En outre, Apotex soumet que les propos du juge Cory dans Ayerst, McKenna & Harrison ne sont pas des obiter dicta.
Finalement, Apotex soutient que la Cour d'appel de l'Ontario dans la cause Ayerst, McKenna & Harrison n'a pas fait de distinction avec la cause Parke, Davis & Co. et qu'il n'y avait pas à en faire.
L'autre intimée, Novopharm, affirme que le marché des produits pharmaceutiques diffère considérablement de celui des autres biens de consommation et que le «marché» est constitué par le pharmacien, le médecin et le dentiste tel que précisé dans Ayerst, McKenna & Harrison. Selon Novopharm, ni le juge Cory dans Ayerst, McKenna & Harrison ni le juge en chef adjoint Morden dans le présent litige n'ont erré dans leur conclusion et l'opinion du juge Cory n'est pas contradictoire avec la décision de cette Cour dans Parke, Davis & Co.
Novopharm considère qu'étant donné la législation actuelle, s'il n'y a ni représentation trompeuse, ni possibilité de choix pour le patient, ni dommage pour le demandeur, il n'y a pas de passing-off. Elle soutient que les pharmaciens achètent et vendent ses produits en raison de la possibilité d'interchangeabilité et du coût, non à cause de leur aspect ou apparence. La Loi de 1986 sur la réglementation des prix des médicaments délivrés sur ordonnance, qui est entrée en vigueur plus de trois ans après l'arrêt Ayerst, McKenna & Harrison, accorde au patient, en dehors des hôpitaux, le droit de demander un produit interchangeable. Toutefois, ce n'est pas parce que le patient a le choix qu'il constitue une partie de la clientèle; il reste sujet à l'ordonnance du médecin et le pharmacien achète et délivre le médicament en se basant sur le prix et l'interchangeabilité.
IV - Analyse
A. L'action en passing-off
(1) Les principes généraux issus de la jurisprudence
Le concept du passing-off a été énoncé en 1842 dans Perry c. Truefitt (1842), 6 Beav. 66, 49 E.R. 749, où il semble d'ailleurs que ce soit la première fois que l'expression passing-off apparaisse: [traduction] «[u]ne personne ne saurait vendre ses produits en les faisant passer pour ceux d'une autre personne» (p. 752 E.R.). Dans Singer Manufacturing Co. c. Loog (1880), 18 Ch. D. 395 (C.A.), conf. par (1882), 8 App. Cas. 15 (H.L.), le lord juge James décrit le principe de la commercialisation trompeuse et ses fondements, aux pp. 412 et 413:
[traduction] ... il est interdit à quiconque de faire passer ses produits pour ceux d'une autre personne et d'utiliser une marque, un signe ou un symbole, un dispositif ou un autre moyen qui, sans constituer une déclaration inexacte faite directement à un acheteur, permet à ce dernier de mentir ou de faire une déclaration inexacte à quelqu'un d'autre qui est le client ultime ... [C]omme je l'ai affirmé, une personne ne doit pas, directement ou par l'intermédiaire d'autrui, déclarer faussement que ses produits sont ceux d'une autre personne...
La Chambre des lords a énoncé à maintes reprises les critères nécessaires à une action en passing-off. Dans Erven Warnink B.V. c. J. Townend & Sons (Hull) Ltd., [1980] R.P.C. 31, lord Diplock identifie cinq conditions, à la p. 93: il faut (1) qu'il y ait tromperie préjudiciable (2) faite par un commerçant dans le cours de ses affaires (3) envers ses éventuels clients ou les consommateurs ultimes des biens ou services fournis par lui, (4) qui est conçue pour nuire aux affaires ou à l'achalandage d'un autre commerçant et (5) qui cause des dommages réels aux affaires ou à l'achalandage du commerçant qui intente l'action.
Plus récemment, dans Reckitt & Colman Products Ltd. c. Borden Inc., [1990] 1 All E.R. 873, lord Oliver réaffirme, à la p. 880:
[traduction] Le droit en matière de commercialisation trompeuse peut se résumer par un bref énoncé général: il est interdit à quiconque de faire passer ses produits pour ceux d'une autre personne. Plus précisément, il peut s'énoncer selon les trois éléments que le demandeur doit prouver dans une telle action pour avoir gain de cause. Premièrement, il doit établir l'existence d'un achalandage ou d'une réputation relativement aux produits ou services qu'il fournit en raison du fait que le public associe, dans son esprit, la présentation particulière (qu'il s'agisse simplement d'une marque de commerce ou d'une description commerciale, ou des caractéristiques particulières de l'étiquetage ou de l'emballage) des produits ou des services qui lui sont offerts à ceux du demandeur, de sorte que cette présentation est reconnue par le public comme constituant un caractère distinctif des produits ou services du demandeur. Deuxièmement, il doit établir que le défendeur a fait (intentionnellement ou non) une représentation trompeuse au public qui l'amène ou est susceptible de l'amener à croire que ses produits ou services sont ceux du demandeur [...] Troisièmement, il doit établir qu'il subit ou, dans une action quia timet, qu'il est susceptible de subir des dommages à cause de la croyance erronée engendrée par la représentation trompeuse du défendeur que la source de ses produits et services est la même que ceux du demandeur. [Je souligne.]
Les trois éléments nécessaires à une action en passing-off sont donc: l'existence d'un achalandage, la déception du public due à la représentation trompeuse et des dommages actuels ou possibles pour le demandeur.
Au Canada, la Cour suprême a eu également l'occasion de se prononcer sur l'action en passing-off, notamment dans Oxford Pendaflex Canada Ltd. c. Korr Marketing Ltd., précité, où le litige tournait principalement autour de la présentation similaire des produits des parties. Cette Cour y précise que dans toute action en passing-off, le demandeur, pour réussir, doit établir que son produit a acquis une notoriété propre.
Dans Consumers Distributing Co. c. Seiko Time Canada Ltd., [1984] 1 R.C.S. 583, cette Cour rappelle, à la p. 601, que les exigences de l'action en passing-off ont légèrement évolué depuis une centaine d'années:
... il faut se rappeler que cette règle est fondée sur le délit civil de tromperie et, bien que depuis le milieu du dix-neuvième siècle l'intention de tromper ne soit plus nécessaire, il faut à tout le moins que la confusion dans l'esprit du public soit une conséquence probable de la vente ou de la mise en vente par le défendeur d'un produit non fabriqué par le demandeur et que l'on fait passer pour le produit du demandeur ou l'équivalent.
Un fabricant doit donc éviter de créer, volontairement ou non, une confusion dans l'esprit du public par une présentation identique à celle d'un produit qui a acquis une notoriété propre en raison de sa présentation.
En dehors des pays de common law, le passing-off n'a pas d'équivalent lexicologique exact et, en général, ne constitue pas un délit en soi. En France, par exemple, il est l'une des facettes de la concurrence déloyale et sa sanction est basée sur la responsabilité civile. Au Québec, les principes du passing-off sont largement inspirés de la common law. Les remèdes peuvent être aussi bien recherchés dans le droit fédéral que provincial:
La concurrence illicite ou déloyale, qui cause un tort injuste à autrui, ressortit à la responsabilité civile de l'art. 1053 C. civ. Les actions en dommages-intérêts pour concurrence déloyale sont instruites en vertu, non seulement de la loi fédérale, mais aussi des principes généraux de la responsabilité civile délictuelle.
(Nadeau et Nadeau, Traité pratique de la responsabilité civile délictuelle (1971), à la p. 221.)
(2) Les buts de l'action en passing-off et la clientèle visée
Il faut distinguer deux volets différents en considérant les positions en amont et en aval du produit. Je désigne par là les personnes qui fabriquent ou commercialisent les produits d'une part («les fabricants») et de l'autre celles à qui sont destinés les produits, celles qui les achètent, les utilisent ou les consomment («la clientèle»).
Il est clair que, quelle que soit la façon dont on l'envisage, l'action en passing-off a pour but la protection de toutes les personnes qui sont concernées par le produit.
a) La protection des fabricants
Elle correspond au troisième élément décrit par lord Oliver. Le droit d'être protégé contre le «piratage» de sa marque, de son nom commercial, de l'apparence de son produit est lié à une sorte de «propriété» que le fabricant a acquis dans ce nom, marque, apparence en les utilisant.
Dans Pinard c. Coderre, [1953] B.R. 99, le juge Marchand de la Cour d'appel du Québec constate, à la p. 103:
Il semblerait que le premier occupant de ce nom ou de ces mots en a acquis un droit à leur usage exclusif de tous autres, comparable par plusieurs points à un véritable droit de propriété. [Je souligne.]
Donc, en premier lieu, en se plaçant d'un point de vue que l'on pourrait dire individuel ou propre au fabricant, l'action en passing-off vise à protéger une forme de propriété.
On retrouve aussi la notion de propriété, protégée par l'action en passing-off au niveau de l'achalandage, terme qu'il faut prendre dans un sens très large, englobant non seulement les gens qui constituent la clientèle mais aussi la réputation et le pouvoir d'attraction qu'exerce un commerce donné sur la clientèle. Dans Consumers Distributing Co. c. Seiko Time Canada Ltd., précité, le juge Estey, à la p. 598, cite Salmond on the Law of Torts (17e éd. 1977), aux pp. 403 et 404:
[traduction] Les tribunaux ont hésité entre deux conceptions de l'action en passing off, soit en tant que recours en cas de violation du quasi-droit de propriété sur un nom commercial ou une marque de commerce et en tant que recours, analogue à l'action pour tromperie, pour atteinte au droit personnel à une protection contre tout préjudice découlant d'une concurrence frauduleuse. Le véritable fondement de l'action est que le passing off porte atteinte au droit de propriété du demandeur sur l'achalandage de son entreprise.
. . .
À la vérité, il semble que ce délit civil consiste essentiellement à faire croire faussement que les marchandises en question sont celles de quelqu'un d'autre ... [Je souligne.]
Ensuite, il faut examiner la relation entre les différents commerçants ou fabricants et c'est à ce moment qu'il faut se pencher sur les problèmes de la concurrence. Comme le dit Chenevard (Traité de la concurrence déloyale en matière industrielle et commerciale (1914), t. 1, aux pp. 6 et 7), «[l]a concurrence est l'âme du commerce; elle nécessite un effort incessant et est, à ce titre, le principal facteur du progrès économique». Drysdale et Silverleaf (Passing Off: Law and Practice (1986)) partagent substantiellement le même point de vue, à la p. 1:
[traduction] Dans les pays dotés d'un système de marché libre, le bon fonctionnement de l'économie dépend de la concurrence entre les entreprises commerciales rivales. C'est le mécanisme de la concurrence qui détermine le prix, la qualité et l'accessibilité des produits et services offerts au public.
Cependant, les commerçants doivent respecter certaines règles qui, avant d'être juridiques, sont au moins morales:
Autant l'effort fait pour enlever à l'adversaire la position qu'il occupe, pour attirer à soi la vente par l'offre de meilleures marchandises à de meilleures conditions est légitime, lorsqu'on n'utilise que des moyens loyaux, autant cet agissement est blâmable lorsqu'il viole les règles d'honnêteté et de bonne foi qui sont à la base des transactions commerciales.
(Chenevard, op. cit., à la p. 11.)
L'auteur décrit à la p. 10 quelques situations qui, si le fabricant se laisse tenter, le mèneront facilement à commettre le délit de passing-off:
En constatant le succès du produit de son concurrent, il lui est venu à l'idée d'en profiter; puisque cet article, cette forme, cet emballage a rencontré la faveur du public, pourquoi ne l'imiterait-il pas? Puisque cette marque de fabrique a fait son chemin dans le monde, pourquoi n'en adopterait-il pas une rapprochante?
L'action en passing-off vise donc également à empêcher la concurrence déloyale. Il n'est pas besoin d'être féru de morale pour comprendre en quoi l'usurpation du travail d'autrui, car c'est bien de cela qu'il s'agit, est un affront à la bonne foi.
Finalement, il faut également mentionner un autre aspect, plus patent, plus palpable, conséquence du précédent. Le fabricant «piraté» risque fort de voir son volume de ventes diminuer, ainsi par conséquent que son chiffre d'affaires, en raison de la dispersion de la clientèle. Qu'une situation pareille se produise dans le cours ordinaire des affaires entre fabricants rivaux, c'est la règle du jeu, pourrait-on dire, mais lorsque la rivalité s'exerce au moyen de manoeuvres malhonnêtes, il est nécessaire que le droit intervienne.
b) La protection de la clientèle
Dans les systèmes juridiques anglo-saxons, «le premier intéressé est le concurrent lésé par l'acte déloyal» (Mermillod, Essai sur la notion de concurrence déloyale en France et aux États-Unis (1954), à la p. 176). Il est fréquent que, dans les faits, ce soit lui qui en est le premier affecté ou conscient.
Cependant, [traduction] «[i]l ne devrait jamais être perdu de vue que les litiges en matière de [...] concurrence déloyale concernent l'intérêt public. La réputation d'un commerçant est protégée, non seulement dans son intérêt personnel, mais aussi pour que le consommateur ne puisse pas être frauduleusement incité à acheter les produits de A quand il veut acheter ceux de B» (General Baking Co. c. Gorman, 3 F.2d 891 (1er Cir. 1925), à la p. 893). Donc, [traduction] «les pouvoirs du tribunal sont exercés non seulement pour assurer la justice entre les individus mais pour protéger les intérêts du public» (Scandinavia Belting Co. c. Asbestos & Rubber Works of America, Inc., 257 F. 937 (2e Cir. 1919), à la p. 941). Le client ordinaire, le consommateur est ici au coeur du sujet. D'après le civiliste Chenevard, op. cit., à la p. 20, en cas de concurrence déloyale, c'est «l'acheteur qui est le premier lésé».
Le client s'attend à recevoir un produit donné lorsqu'il le souhaite et ne doit pas être déçu. Il arrive souvent que les produits soient interchangeables et qu'une substitution ait peu de conséquences. Cependant, il est possible que le client tienne à acquérir un produit spécifique. Les raisons d'un tel choix sont multiples: habitude, satisfaction, recommandation d'autrui, envie de changement, etc. J'emploierais volontiers une formule classique, tirée de l'imagerie populaire: «le client est roi». Les commerçants doivent respecter ses désirs, ses choix et ses préférences autant que faire se peut. Au cas où, justement, ce n'est pas possible, aucune substitution ne doit être faite à son insu. C'est le moindre des respects dont doivent faire preuve les fabricants et commerçants qui, ne l'oublions pas, vivent grâce à la clientèle.
Les moyens frauduleux, dolosifs ou simplement trompeurs ne manquent pas. Pensons, par exemple, à la similitude d'apparences extérieures entre produits, l'utilisation d'étiquettes semblables, l'usage d'un nom commercial identique, la contrefaçon, l'imitation d'un emballage. Autant de moyens possibles pour tenter, volontairement ou non, d'égarer le public. La jurisprudence et la doctrine sont unanimes pour considérer que les faits doivent s'évaluer en fonction d'un public «ordinaire», d'une clientèle «moyenne»:
[traduction] ... il faut évaluer les faits par rapport à l'homme et à la femme ordinaires qui feraient preuve de diligence normale en achetant les produits dont ils ont besoin, et qui, s'ils veulent une marque particulière, prendraient des précautions normales pour s'assurer de l'obtenir.
(Le juge Neville dans Henry Thorne & Co. c. Sandow (1912), 29 R.P.C. 440 (Ch. D.), à la p. 453.)
Cependant, pour différents produits, la clientèle moyenne ne sera pas la même et n'aura pas la même attitude lors de l'achat. De plus, l'attention et les précautions d'une même personne peuvent varier en fonction du produit qu'elle achète; quelqu'un ne prendra vraisemblablement pas le même soin à choisir une marchandise sur les rayons d'un supermarché et à sélectionner un article de luxe. Dans le premier cas, la représentation trompeuse risque de «prendre» plus facilement.
Wadlow, dans The Law of Passing-off (1990), donne la définition suivante, à la p. 351:
[traduction] En matière de passing-off, le terme «présentation» signifie habituellement l'apparence visible extérieure globale du produit dans la forme sous laquelle le public le verra vraisemblablement avant l'achat. Si les produits sont vendus sous emballage, alors leur «présentation» est l'apparence globale du paquet. S'ils sont vendus ou étalés non emballés, la présentation invoquée ne peut être que celle du produit lui-même.
L'aspect, l'apparence, la présentation du produit jouent un rôle primordial dans le processus d'achat puisque ce sont les premiers moyens dont dispose le fabricant pour attirer la clientèle. L'importance de l'impact visuel est bien connue; ce qui stimule notre vue est primordial.
L'apparence du produit ou de son emballage -- forme, taille, couleur -- peut être caractéristique d'un fabricant donné et en venir à désigner ou à permettre de reconnaître le produit comme étant le sien. Dans l'esprit de la clientèle, l'apparence n'est pas toujours liée à la marque de commerce, c'est-à-dire que le consommateur peut faire référence à l'apparence plutôt qu'à la marque de commerce pour indiquer la fonction du produit. Par exemple, quand il aura besoin de feuillets adhésifs amovibles, il cherchera des petits blocs de papier jaune. Le nom du produit et du fabricant lui sont peut-être inconnus mais il n'en a pas besoin pour reconnaître ce qu'il veut se procurer. Ce qui l'a frappé et ce qu'il a retenu, c'est la couleur spécifique de cette marchandise. Ou encore, il sait que tel produit contenu dans une boîte dont le couvercle est orné d'un oiseau exotique est un cirage, sans forcément en connaître le nom commercial ou la marque et quand il désire achete