Beverly Hills Jewellers MFG Ltd. c. Corona Jewellery Company Ltd.

Beverly Hills Jewellers MFG Ltd. c. Corona Jewellery Company Ltd.
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2021-06-28
Référence neutre
2021 CF 674
Numéro de dossier
T-1485-17
Contenu de la décision
Date : 20210628
Dossier : T-1485-17
Référence : 2021 CF 674
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 28 juin 2021
En présence de monsieur le juge Brown
DEMANDE PRÉSENTÉE EN VERTU de l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13, relativement à la demande no 1615226 pour la marque de commerce FIRE AND ICE CANADIAN DIAMOND & Dessin et à la demande no 1615229 pour la marque de commerce FIRE ON ICE CANADIAN DIAMOND & Dessin
ENTRE :
BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG LTD.
demanderesse
et
CORONA JEWELLERY COMPANY LTD.
défenderesse
JUGEMENT ET MOTIFS
Table des matières
I. Les faits et la décision visée par le contrôle 4
A. Généralités 4
B. Facteurs inclus dans une analyse en matière de confusion 8
C. Litige Gold connexe 10
D. Procédure devant la COMC 11
E. Appel à la Cour fédérale en vertu de l’article 56 12
II. Questions en litige 14
III. Norme de contrôle applicable aux appels fondés sur l’article 56 15
A. Housen c Nikolaisen, 2002 CSC 33 établit deux aspects du contrôle en appel 15
B. Ce que l’on entend par erreur manifeste et dominante pour les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit 17
C. Les questions de droit doivent faire l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision correcte 18
D. Critères relatifs à la preuve additionnelle ou nouvelle 18
(1) Qu’est-ce qu’une preuve nouvelle pertinente? 18
E. Dates pertinentes 24
F. Analyse de l’importance de la nouvelle preuve au regard du paragraphe 16(3) de la Loi 24
(1) Affidavit Vaccaro 2018 produit par la demanderesse 26
(2) L’affidavit Tucker et l’affidavit MacKinnon produits par la demanderesse 38
(3) L’affidavit Anastacio 2018 produit par la demanderesse 39
(4) L’affidavit Soare 2019 produit par la défenderesse 40
(5) L’affidavit Rosen produit par la défenderesse 44
(6) Résumé de l’analyse et conclusion concernant les nouveaux éléments de preuve pertinents allégués 46
IV. Analyse de la décision de la COMC quant à la norme applicable en appel de l’erreur manifeste et dominante énoncée dans l’arrêtHousen 47
A. Généralités 47
B. Qu’est-ce qui constitue une erreur manifeste et dominante? 49
C. L’analyse fondée sur le paragraphe 16(3) 50
D. Qui est le consommateur? 50
E. Pertinence et examen de la ou des décisions de l’examinateur dans le présent appel 56
F. Analyse fondée sur le paragraphe 6(5), partie 1 59
(1) Degré de ressemblance au sens de l’alinéa 6(5)e) 60
(2) Caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle les marques sont devenues connues au sens de l’alinéa 6(5)a) 72
(3) Période pendant laquelle chaque marque a été en usage au sens de l’alinéa 6(5)b) 83
(4) Genre des produits et voies de commerce au sens des alinéas 6(5)c) et d) 85
(5) Circonstances de l’espèce 89
a) État du registre 89
b) Confusion réelle 92
c) Espaces-boutiques 93
G. Analyse fondée sur le paragraphe 6(5), partie 2 94
V. Conclusion 99
VI. Dépens 103
[1] Il s’agit d’un appel d’une décision de la Commission des oppositions des marques de commerce [COMC] au nom du registraire des marques de commerce [le registraire]. La COMC a rejeté les demandes de la demanderesse visant à enregistrer deux marques de commerce composites projetées, à savoir FIRE AND ICE CANADIAN DIAMOND & Dessin (la demande no 1,615,226) et FIRE ON ICE CANADIAN DIAMOND & Dessin (la demande no 1,615,229) [collectivement les marques DIAMOND]. Les demandes ont été rejetées par la COMC [la décision] sur la base d’oppositions déposées par la défenderesse [également appelée Corona].
[2] La défenderesse a soutenu que les marques DIAMOND créaient de la confusion par rapport aux marques de commerce produites antérieurement par elle : marque nominale MAPLE LEAF DIAMONDS (LMC688061), et principalement sa marque figurative Dessin GÉOMETRIQUE (LMC677376) [collectivement les marques CORONA]. La COMC était d’accord avec la défenderesse, a conclu que les marques DIAMOND créaient de la confusion avec la marque Dessin GEOMETRIQUE et a rejeté les demandes d’enregistrement.
[3] La demanderesse interjette appel en vertu de l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce, RSC 1985, c T-13 [la Loi] pour obtenir une directive obligeant la COMC à rejeter l’opposition aux marques DIAMOND et la réparation connexe. La défenderesse demande que l’appel soit rejeté et que les demandes soient refusées, avec dépens.
[4] La Loi a été modifiée le 17 juin 2019, de sorte que, entre autres, elle a été rebaptisée en anglais Trademarks Act (Loi sur les marques de commerce). Toutefois, le présent appel est régi par l’ancienne Loi dont le nom anglais comporte un trait d’union.
I. Les faits et la décision visée par le contrôle
A. Généralités
[5] Le 22 février 2013, la demanderesse a produit deux demandes distinctes, une pour chacune des marques DIAMOND projetées, toutes deux en liaison avec « Bijoux; or; diamants ». Les demandes étaient fondées sur l’emploi projeté : aucune des marques DIAMOND n’était employée lorsque la demanderesse a produit ses demandes. Les deux marques DIAMOND projetées étaient les suivantes :
[6] La demanderesse a commencé à vendre des bijoux en liaison avec les marques DIAMOND environ quatre mois après avoir produit ses demandes, c’est-à-dire en juin 2013.
[7] Selon le dossier certifié du tribunal [le DCT], la demande pour FIRE AND ICE CANADIAN DIAMOND et Dessin a été initialement rejetée pour cause d’annonce par l’examinateur des marques de commerce [l’examinateur] en raison de la confusion avec la marque Dessin GEOMETRIQUE de la défenderesse [DCT, p. 177 à 181] :
Toutefois, la demanderesse a présenté d’autres observations à la COMC qui a autorisé l’annonce [DCT, p 163 à 176]. Le DCT ne contient rien de tel à l’égard de la demande visant FIRE ON ICE CANADIAN DIAMOND et Dessin, qui a été annoncée le même jour que FIRE AND ICE CANADIAN DIAMOND et Dessin.
[8] Les deux demandes ont été annoncées à des fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce le 12 novembre 2014.
[9] Le 8 janvier 2015, la défenderesse a déposé des déclarations d’opposition aux deux demandes en vertu de l’article 30, de l’alinéa 12(1)d), du paragraphe 16(3) et de l’article 2 de la Loi, fondées sur les marques CORONA, y compris MAPLE LEAF DIAMONDS, mais se fondant surtout sur sa marque Dessin GÉOMÉTRIQUE :
[10] Les motifs d’opposition dans cette affaire étaient fondés sur la confusion avec une marque de commerce déjà employée ou révélée au sens du paragraphe 16(3), la confusion avec une marque de commerce déposée au sens de l’alinéa 12(1)d) et le caractère distinctif au sens de l’article 2. L’opposition s’est également appuyée sur l’alinéa 30(i) (mauvaise foi), qui a été rejeté par la COMC et n’a pas été poursuivi dans le cadre du présent appel.
[11] Comme l’a déclaré la COMC au paragraphe 4 de la décision, « [l]es trois derniers motifs d’opposition concernent la probabilité de confusion entre les Marques DIAMOND et les marques de commerce suivantes de l’Opposante (parfois ci-après appelées collectivement les Marques CORONA), employées toutes deux en liaison avec, entre autres choses, les produits [TRADUCTION] « bijoux, or et diamants ». »
[12] Les dispositions fondamentales pour chacun de ces trois motifs sont les suivantes :
Confusion avec une marque de commerce précédemment employée ou révélée : Le paragraphe 16(3) de la Loi stipule qu’une marque de commerce projetée, comme celle de la demanderesse dans le cas présent, ne peut être enregistrée si, à la date de la production de la demande, elle créait de la confusion avec une marque de commerce qui a été antérieurement employée ou révélée au Canada, comme les marques CORONA. Ces motifs portent sur l’opposition fondée sur le paragraphe 16(3) :
Marques projetées
Proposed marks
16 (3) Tout requérant qui a produit une demande selon l’article 30 en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce projetée et enregistrable, a droit, sous réserve des articles 38 et 40, d’en obtenir l’enregistrement à l’égard des produits ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande, elle n’ait créé de la confusion :
16 (3) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a proposed trade-mark that is registrable is entitled, subject to sections 38 and 40, to secure its registration in respect of the goods or services specified in the application, unless at the date of filing of the application it was confusing with
a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;
(a) a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;
[Non souligné dans l’original.]
[Emphasis added]
Confusion avec une marque de commerce déposée : L’alinéa 12(1)d) de la Loi stipule qu’une marque de commerce peut être enregistrée si, à la date de la décision, voir Park Avenue Furniture Corp. c Wickes/Simmons Bedding Ltd., (1991) 130 NR 223 (CAF) [le juge Desjardins] [Park], elle ne crée pas de la confusion avec une marque de commerce déposée :
Marque de commerce enregistrable
When trade-mark registrable
12 (1) Sous réserve de l’article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants:
12 (1) Subject to section 13, a trade-mark is registrable if it is not
…
…
d) elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée;
(d) confusing with a registered trade-mark;
[Non souligné dans l’original.]
[Emphasis added]
Caractère distinctif : L’article 2 de la Loi est l’article général de définition et exige qu’une marque de commerce soit « distinctive » à la date de la production de l’opposition, voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c Stargate Connections Inc., 2004 CF 1185 [le juge Simpson] [Stargate] :
marque de commerce Selon le cas
trade-mark means
a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d’autres;
(a) a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish goods or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others,
…
…
c) signe distinctif;
(c) a distinguishing guise, or
d) marque de commerce projetée.(trade-mark)
(d) a proposed trade-mark; (marque de commerce)
[Non souligné dans l’original.]
[Emphasis added]
B. Facteurs inclus dans une analyse en matière de confusion
[13] Le paragraphe 6(5) de la Loi contient une liste exhaustive des éléments à prendre en considération pour déterminer si une marque de commerce crée de la confusion. Ces motifs seront examinés en détail plus tard dans les présents motifs. La liste est exhaustive, ce qui signifie qu’il peut y avoir d’autres circonstances pertinentes :
Quand une marque ou un nom crée de la confusion
When mark or name confusing
6 (1) Pour l’application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l’emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.
6 (1) For the purposes of this Act, a trade-mark or trade-name is confusing with another trade-mark or trade-name if the use of the first mentioned trade-mark or trade-name would cause confusion with the last mentioned trade-mark or trade-name in the manner and circumstances described in this section.
Idem
Idem
(2) L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les produits liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces produits ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.
(2) The use of a trade-mark causes confusion with another trade-mark if the use of both trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the goods or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the goods or services are of the same general class.
…
…
Éléments d’appréciation
What to be considered
(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris :
(5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including
a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
(a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known;
b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
(b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use;
c) le genre de produits, services ou entreprises;
(c) the nature of the goods, services or business;
d) la nature du commerce;
(d) the nature of the trade; and
e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent.
(e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.
[Non souligné dans l’original.]
[Emphasis added]
C. Litige Gold connexe
[14] La présente affaire a été entendue par la COMC et par la suite par la Cour en même temps qu’un autre litige relatif à une marque de commerce entre les mêmes parties concernant non pas des bijoux en diamant, mais des bijoux en or [le litige Gold connexe]. Le litige Gold connexe porte sur une demande de marque de commerce pour TRULY CANADIAN CERTIFED GOLD et Dessin (la demande no 1,593,806) produite par la même demanderesse le 12 septembre 2014. La défenderesse s’y est opposée, principalement en se fondant sur sa marque nominale CANADIAN CERTIFIED GOLD et dessin (LMC767318). Le litige Gold connexe devant la Cour fait l’objet du numéro de dossier T-1491-17.
[15] La COMC a rejeté la demande dans le litige Gold connexe, comme elle l’a fait pour les présentes demandes relatives à la marque DIAMOND. La décision relative au litige Gold connexe est portée en appel devant la Cour en vertu de l’article 56 de la Loi. La Cour a entendu l’appel relatif au litige Gold connexe ainsi que le présent appel concernant les marques DIAMOND. La Cour rend son jugement dans le litige Gold connexe au même moment où le jugement est rendu en l’espèce. Les deux appels sont rejetés.
D. Procédure devant la COMC
[16] Les deux parties ont déposé une preuve par affidavit devant la COMC. La demanderesse a déposé l’affidavit de Mme Elenita Anastacio (chercheuse de marques de commerce auprès des agents de la demanderesse) qui a fourni une preuve de la marque de commerce au registre [l’affidavit Anastacio 2015]. La défenderesse a déposé l’affidavit de Mme Diana Soare (directrice de la commercialisation de la défenderesse) qui a fourni des renseignements considérables sur l’emploi des marques de la défenderesse, ses ventes, ses annonces et d’autres renseignements relatifs aux marques CORONA [l’affidavit Soare 2015].
[17] À l’affidavit Soare 2015 est également jointe une copie de l’affidavit de M. Giovanni Vaccaro (président de la demanderesse) et des pièces y afférentes que la demanderesse a produites devant la COMC dans le cadre du litige Gold connexe.
[18] Il n’y a pas eu de contre-interrogatoire sur les affidavits produits devant la COMC.
[19] Des arguments écrits ont été échangés entre les parties devant la COMC. Après une audience, la COMC a rendu sa décision le 31 juillet 2017 et a rejeté les demandes en raison de la confusion entre les deux marques DIAMOND projetées et la marque Dessin GÉOMÉTRIQUE :
La COMC a constaté une confusion au sens de l’alinéa 12(1)d), du paragraphe 16(3) et de l’article 2 de la Loi.
[20] Le même jour, la COMC a rendu sa décision de refuser l’enregistrement de la marque de commerce demandée dans le litige Gold connexe à cause de la confusion, au sens de l’alinéa 12(1)d), du paragraphe 16(1) et de l’article 2 de la Loi.
E. Appel à la Cour fédérale en vertu de l’article 56
[21] Le 2 octobre 2017, la demanderesse a produit un avis de demande en appel de la décision de la COMC devant la Cour en vertu de l’article 56 de la Loi. Le même jour, la demanderesse a produit un avis de demande dans le cadre du litige Gold connexe.
[22] L’article 56 crée un droit d’appel, mais avec un élément spécial permettant la production d’éléments de preuve additionnels qui, s’ils sont jugés pertinents et s’ils sont acceptés, permettent à la Cour d’exercer tout pouvoir discrétionnaire dont le registraire est investi. Les parties conviennent que les nouveaux éléments de preuve additionnels doivent être pertinents pour être pris en considération dans un appel interjeté en vertu de l’article 56. Les paragraphes 56(1) et 56(5) prévoient ce qui suit :
Appel
Appeal
56 (1) Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l’avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, soit avant, soit après l’expiration des deux mois.…
56 (1) An appeal lies to the Federal Court from any decision of the Registrar under this Act within two months from the date on which notice of the decision was dispatched by the Registrar or within such further time as the Court may allow, either before or after the expiration of the two months.…
Preuve additionnelle
Additional evidence
(5) Lors de l’appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi.
(5) On an appeal under subsection (1), evidence in addition to that adduced before the Registrar may be adduced and the Federal Court may exercise any discretion vested in the Registrar.
[Non souligné dans l’original.]
[Emphasis added]
[23] La demanderesse a produit quatre affidavits dans le cadre de son appel devant la Cour, à savoir : l’affidavit de M. Vaccaro assermenté le 30 avril 2018 [l’affidavit Vaccaro 2018], l’affidavit de Mme Anastacio assermenté le 1er mai 2018 [l’affidavit Anastacio 2018] et les affidavits de deux enquêteurs embauchés, M. Nicholas Tucker assermenté le 30 avril 2018 [l’affidavit Tucker], et Mme Jennifer MacKinnon assermenté le 30 avril 2018 [l’affidavit MacKinnon].
[24] La défenderesse a également produit des éléments de preuve additionnels ou nouveaux dans le cadre du présent appel : les affidavits de Mme Soare assermentés le 31 janvier 2019 [l’affidavit Soare 2019] et de M. Rosen assermenté le 31 janvier 2019 [l’affidavit Rosen].
[25] M. Vaccaro et Mme Soare ont été contre-interrogés sur les affidavits produits devant la Cour.
[26] Les parties ont produit par souci de commodité un dossier conjoint et un recueil conjoint de jurisprudence contenant des documents pertinents quant aux marques en l’espèce et quant au litige Gold connexe. L’audition de l’appel en l’espèce a eu lieu par vidéoconférence ZOOM le 15 mars 2021 et une partie de la journée du 16 mars 2021 à Ottawa et à Toronto. L’audition de l’appel dans le litige Gold connexe a eu lieu dans le même format et aux mêmes endroits pour le reste de la journée du 16 mars 2021.
II. Questions en litige
[27] Les questions en litige sont les suivantes :
Quelles sont la norme de contrôle et la méthodologie juridique applicables à la présente affaire?
La preuve additionnelle de la demanderesse satisfait-elle au critère d’admissibilité? Et
a) Si la preuve additionnelle satisfait au critère d’admissibilité, quelle est l’évaluation correcte de cette preuve, évaluation qui se fera dans le cadre d’un examen de novo dans le présent appel?
b) si la preuve additionnelle ne satisfait pas au critère d’admissibilité, quelle doit être l’issue appropriée du présent appel compte tenu des critères applicables au contrôle en appel confirmés dans l’arrêt Housen c Nikolaisen, 2002 CSC 33 [Housen], à savoir la norme de la décision correcte pour les questions de droit, et celle de l’erreur manifeste et dominante pour les questions de fait, ou de fait et de droit, y compris celles à l’égard desquelles le principe juridique n’est pas facilement isolable?
III. Norme de contrôle applicable aux appels fondés sur l’article 56
A. Housen c Nikolaisen, 2002 CSC 33 établit deux aspects du contrôle en appel
[28] La Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], au paragraphe 37, explique ce qui est exigé de la Cour lors de l’audition d’appels prévus par la loi, comme l’appel en cours fondé sur l’article 56. Essentiellement, l’arrêt Vavilov confirme qu’en appel il y a deux normes de contrôle, la décision correcte pour les erreurs de droit, et l’erreur manifeste et déterminante pour les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit en l’absence d’un principe juridique facilement isolable comme l’a décidé l’arrêt Housen :
[37] Il convient donc de reconnaître que, lorsque le législateur prévoit un appel à l’encontre d’une décision administrative devant une cour de justice, la cour saisie de l’appel doit recourir aux normes applicables en appel pour réviser la décision. Ainsi, la norme de contrôle applicable doit être déterminée eu égard à la nature de la question et à la jurisprudence de notre Cour en la matière. Par exemple, lorsqu’une cour de justice entend l’appel d’une décision administrative, elle se prononcera sur des questions de droit, touchant notamment à l’interprétation législative et à la portée de la compétence du décideur, selon la norme de la décision correcte conformément à l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, par. 8. Si l’appel prévu par la loi porte notamment sur des questions de fait, la norme de contrôle sera celle de l’erreur manifeste et déterminante (applicable également à l’égard des questions mixtes de fait et de droit en l’absence d’un principe juridique facilement isolable) : voir Housen, par. 10, 19 et 26 37. Évidemment, si le législateur entend prévoir l’application en appel d’une autre norme de contrôle, il lui est toujours loisible d’exprimer son intention en énonçant dans la loi la norme de contrôle applicable.
[Non souligné dans l’original.]
[29] Le jugement rendu récemment par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Clorox Company of Canada, Ltd. c Chloretec s.e.c., 2020 CAF 76 [le juge de Montigny] [Clorox] va dans le même sens :
23 En conséquence, il s’agit désormais de la jurisprudence de la Cour suprême sur les normes de contrôle en appel (et, plus précisément, l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235 [arrêt Housen]) que la Cour fédérale et notre Cour doivent appliquer lorsqu’elles traitent un appel aux termes du paragraphe 56(1) de la Loi. Je note qu’il s’agit effectivement la norme que la Cour fédérale a appliquée dans ce qui semble être le seul jugement publié jusqu’à présent concernant un appel sous le régime de la Loi : voir la décision Pentastar Transport Ltd. c. FCA US LLC, 2020 CF 367, aux paragraphes 42 à 45. Pour les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit (à l’exception des questions de droit isolables), la norme applicable est donc celle de « l’erreur manifeste et dominante ». Dans le cas des questions de droit, la norme applicable est celle de la décision correcte.
[Non souligné dans l’original.]
B. Ce que l’on entend par erreur manifeste et dominante pour les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit
[30] Si la Cour conclut qu’une question est une question de fait ou une question mixte de fait et de droit, elle examinera cette question selon la norme de contrôle applicable en appel de l’erreur manifeste et dominante. Le juge Stratas dans l’arrêt Canada c South Yukon Forest Corporation, 2012 CAF 165 [South Yukon] explique ce que le requérant doit démontrer dans un appel pour établir l’existence d’une erreur manifeste et dominante (laquelle sera également examinée plus loin dans les présents motifs) :
[46] L’erreur manifeste et dominante constitue une norme de contrôle appelant un degré élevé de retenue : H.L. c. Canada (Procureur général), 2005 CSC 25, [2005] 1 R.C.S. 401; Peart c. Peel Regional Police Services (2006), 2006 CanLII 37566 (ON CA), 217 O.A.C. 269 (C.A.), aux paragraphes 158 et 159; arrêt Waxman, précité. Par erreur « manifeste », on entend une erreur évidente, et par erreur « dominante », une erreur qui touche directement à l’issue de l’affaire. Lorsque l’on invoque une erreur manifeste et dominante, on ne peut se contenter de tirer sur les feuilles et les branches et laisser l’arbre debout. On doit faire tomber l’arbre tout entier.
[Non souligné dans l’original.]
[31] La Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale ont adopté cette description de l’erreur manifeste et dominante. Voir plus récemment : Spectrum Brands, Inc. c Schneider Electric Industries SAS, 2021 CAF 51 [le juge LeBlanc], au paragraphe 7; Apotex Inc. c Janssen Inc., 2021 CAF 45 [le juge Locke], au paragraphe 44; Dixon c Groupe Banque TD, 2021 CF 101 [le juge Norris], au paragraphe 8.
[32] Dans l’arrêt Clorox, la Cour d’appel fédérale a également traité de la norme de contrôle de l’erreur manifeste et dominante pour les erreurs de fait et les erreurs mixtes de faits et de droit dans un appel interjeté en vertu de l’article 56 :
[38] L’appelante demande à présent à notre Cour de réévaluer la preuve et de parvenir à une conclusion différente de celle à laquelle la Commission et la Cour fédérale sont parvenues. Il s’agit d’une tâche difficile, car, en ce qui a trait aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit, la norme de contrôle est celle de l’erreur manifeste et dominante. En d’autres termes, l’appelante doit convaincre notre Cour que la Cour fédérale a commis une erreur évidente qui touche directement à l’issue de l’affaire : Canada c. South Yukon Forest Corporation, 2012 CAF 165, au paragraphe 46, 431 N.R. 286. Il s’agit d’une norme de contrôle appelant un degré plus élevé de retenue que la norme de la décision raisonnable appliquée par la Cour fédérale.
[Non souligné dans l’original.]
C. Les questions de droit doivent faire l’objet d’un contrôle selon la norme de la décision correcte
[33] Le contrôle en appel des questions de droit, y compris les erreurs de droit facilement isolables, est effectué selon la norme de la décision correcte. La Cour suprême du Canada l’explique dans Housen :
8. Dans le cas des pures questions de droit, la règle fondamentale applicable en matière de contrôle des conclusions du juge de première instance est que les cours d’appel ont toute latitude pour substituer leur opinion à celle des juges de première instance. La norme de contrôle applicable à une question de droit est donc celle de la décision correcte : Kerans, op. cit., p. 90.
[Non souligné dans l’original.]
D. Critères relatifs à la preuve additionnelle ou nouvelle
(1) Qu’est-ce qu’une preuve nouvelle pertinente?
[34] Comme je l’ai mentionné, six affidavits ont été déposés dans le présent appel, quatre par la demanderesse et deux par la défenderesse. Toutefois, les éléments de preuve qui seraient nouveaux ne sont pas tous pris en considération dans un appel interjeté en vertu de l’article 56. La jurisprudence établit que la preuve nouvelle ou additionnelle déposée dans le cadre d’un appel interjeté en vertu de l’article 56 n’est examinée que si elle est « pertinente », un mot qui n’est pas défini dans la Loi. Toutefois, tant la Cour d’appel fédérale que la Cour ont abordé la signification de preuve pertinente dans les affaires suivantes.
[35] Le juge de Montigny, dans l’arrêt Clorox, a récemment confirmé que, pour être jugés pertinents, les nouveaux éléments de preuve au sens de l’article 56 doivent être « suffisamment important[s] » et « de valeur probante » :
21 Lorsque les nouveaux éléments de preuve sont jugés pertinents – ce qui a été interprété comme signifiant « suffisamment important[s] » (Vivat Holdings Ltd. c. Levi Strauss & Co., 2005 CF 707, au paragraphe 27, 276 F.T.R. 40) et de « valeur probante » (Tradition Fine Foods Ltd. c. Groupe Tradition’L Inc., 2006 CF 858, au paragraphe 58, 51 C.P.R. (4th) 342) – le paragraphe 56(5) de la Loi dispose que la Cour fédérale « peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi ». Il s’agit d’un appel de novo et cela impose l’application de la norme de la décision correcte. Dans l’arrêt Vavilov, la Cour suprême a clairement indiqué que la norme de la décision raisonnable est la norme de contrôle présumée lorsqu’une cour de justice se penche sur le fond d’une décision administrative. Une telle présomption sera toutefois réfutée lorsque le législateur aura clairement signalé qu’une norme différente devrait s’appliquer. C’est précisément ce qu’indique le paragraphe 56(5), et je ne vois aucun motif de ne pas mettre en application cette intention du législateur.
[Non souligné dans l’original.]
[36] Voir aussi la décision Vivat Holdings Ltd c Levi Strauss & Co, 2005 CF 707 [Vivat] [le juge Layden-Stevenson] qui exige que la nouvelle preuve soit suffisamment importante, ait du poids et ne consiste pas qu’à compléter ou répéter des éléments déjà mis en preuve :
[27] Pour avoir une incidence sur la norme de contrôle, la nouvelle preuve doit être suffisamment importante. Lorsque la preuve additionnelle ne va pas au-delà de ce qui a déjà été établi devant la Commission et a peu de poids, mais ne consiste qu’à compléter ou tout simplement répéter des éléments déjà mis en preuve, alors l’application d’une norme comportant une moins grande déférence n’est pas justifiée. Le critère en est un de qualité et non de quantité : Garbo Group Inc. c. Harriet Brown & Co. (1999), 1999 CanLII 8988 (CF), 3 C.P.R. (4th) 224 (C.F. 1re inst.); Conseil canadien des ingénieurs professionnels c. APA - Engineered Wood Assn. (2000), 2000 CanLII 15543 (CF), 7 C.P.R. (4th) 239 (C.F. 1re inst.); Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc. (2004), 2004 CF 361 (CanLII), 30 C.P.R. (4th) 456 (C.F.).
[Non souligné dans l’original.]
[37] La Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Seara Alimentos Ltda. c Amira Enterprises Inc., 2019 CAF 63 [Seara] [le juge Gauthier], aux paragraphes 23 à 25, ne fait que confirmer que les éléments de preuve qui auraient eu une incidence sur les conclusions de fait de la COMC ou l’exercice de son pouvoir discrétionnaire sont importants. Décider si la Cour devra réexaminer les preuves sur une question donnée constitue un critère préliminaire de l’importance. Ce critère ne peut pas et ne doit pas comporter d’emblée un réexamen en vue de déterminer purement et simplement si le résultat ou l’issue en serait modifié. Le critère de l’importance concerne la portée et la valeur probante de ce nouvel élément de preuve. Si la preuve présentée ne fait que compléter ou confirmer les conclusions de la COMC, celle-ci ne saurait être suffisamment importante pour justifier son admissibilité. La preuve additionnelle ne doit pas être très répétitive et elle doit renforcer la valeur probante de l’ensemble des preuves. La Cour dans l’arrêt Seara a posé la question ainsi : la preuve supplémentaire pourrait-elle, en vertu de sa portée et de sa valeur probante, avoir une incidence sur une conclusion de fait ou sur le pouvoir discrétionnaire de la COMC?
[23] Comme il a été signalé précédemment, le critère d’admission de nouveaux éléments de preuve en vertu du paragraphe 56(5) de la Loi consiste à rechercher, si ces éléments avaient été produits devant la Cour fédérale, « auraient pu avoir un effet sur les conclusions du registraire ou sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire » (Brasseries Molson, au paragraphe 51, sous la plume du juge Rothstein, j.c.a.). Il faut lire les mots « would have » (« aurait pu avoir ») au regard du contexte. Décider si la Cour fédérale devra réexaminer les preuves sur une question donnée constitue un critère préliminaire. Par conséquent, ce critère ne peut pas et ne doit pas comporter d’emblée un réexamen en vue de déterminer purement et simplement si le résultat ou l’issue en serait modifié. Telle est la raison pour laquelle les mots « would have » dans la formulation du critère ont toujours été traduits en français par « aurait pu avoir » (voir par exemple Rogers Communications Inc. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2012 CSC 35, au paragraphe 71; Pizzaiolo Restaurants inc. c. Les Restaurants La Pizzaiolle inc., 2016 CAF 265, au paragraphe 2; Brasseries Molson c. John Labatt Ltée, 2000 CanLII 17105 (CAF), [2000] 3 C.F. 145, au paragraphe 51 [C.A.]).
[24] De plus, il est bien reconnu que le critère de l’importance concerne la portée et la valeur probante de ce nouvel élément de preuve. Si la preuve présentée ne fait que compléter ou confirmer les conclusions de la COMC, celle-ci ne saurait être suffisamment importante pour justifier son admissibilité (voir U-haul International Inc. c. U Box It Inc., 2017 CAF 170, au paragraphe 26). Pour avoir de l’importance, la preuve additionnelle ne doit pas être très répétitive et elle doit renforcer la valeur probante de l’ensemble des preuves (Cortefiel, S.A. c. Doris Inc., 2013 CF 1107, au paragraphe 33, confirmée par 2014 CAF 255; voir aussi Servicemaster Company c. 385229 Ontario Ltd. (Masterclean Service Company), 2015 CAF 114, aux paragraphes 23 et 24).
[25] La question est donc la suivante : cette preuve supplémentaire aurait-elle pu, en vertu de sa portée et de sa valeur probante, avoir une incidence sur une conclusion de fait ou sur le pouvoir discrétionnaire de la COMC? Autrement dit, dans le cadre de l’analyse sur la confusion en l’espèce, cette preuve résulterait-elle en une conclusion différente découlant d’un ou de plusieurs facteurs définis au paragraphe 6(5) de la Loi et une nouvelle conclusion sur la probabilité d’une confusion entre les marques?
[Non souligné dans l’original.]
[38] La jurisprudence suivante donne d’autres indications sur la pertinence de nouveaux éléments de preuve :
(i) Le juge de Montigny, tel était alors son titre, dans la décision Hawke & Company Outfitters LLC c Retail Royalty Company, 2012 CF 1539 [Hawke], a conclu que les éléments de preuve pertinents ne sont pas ceux qui se rapportent à des faits postérieurs à la date pertinente, ou qui ne font que compléter ou confirmer des conclusions antérieures :
[31] Il est bien établi que, lorsque de nouveaux éléments de preuve sont présentés, le critère « est un critère de qualité et non de quantité » (Conseil canadien des ingénieurs professionnels c APA – The Engineered Wood Assn, 2000 CanLII 15543 (CF), [2000] ACF no 1027 (QL), 7 CPR (4th) 239 (CF) au paragraphe 36; Wrangler Apparel Corp c Timberland Co, 2005 CF 722 au paragraphe 7). Une preuve qui ne fait que compléter ou confirmer des conclusions antérieures ou qui se rapporte à des faits postérieurs à la date pertinente ne suffit pas pour écarter la norme déférente de la décision raisonnable.
[Non souligné dans l’original.]
(ii) Le juge LeBlanc, alors juge à la Cour fédérale, s’est rangé à la décision du juge de Montigny dans la décision Kabushiki Kaisha Mitsukan Group Honsha c Sakura-Nakaya Alimentos Ltda., 2016 CF 20 [Kabushiki] et a également conclu que la nouvelle preuve qui ne fait que compléter ou confirmer des conclusions antérieures ou qui se rapporte à des faits postérieurs à la date pertinente n’est pas pertinente :
[19] […] Autrement dit, une preuve « qui ne fait que compléter ou confirmer des conclusions antérieures ou qui se rapporte à des faits postérieurs à la date pertinente ne suffit pas pour écarter » le fardeau. En outre, « le critère est un critère de qualité et non de quantité »; voir la décision Conseil canadien des ingénieurs professionels c. APA – Engineered Wood Assn., au paragraphe 36, et la décision Wrangler Apparel Corporation c. Timberland Company, 2005 CF 722, au paragraphe 7, 272 FTR 270.
[Non souligné dans l’original.]
[39] En résumé, la nouvelle preuve peut être pertinente si elle est suffisamment importante et a une valeur probante (Clorox, au paragraphe 21; Seara, au paragraphe 24; Vivat, au paragraphe 27). La preuve doit avoir une incidence sur les conclusions de fait du registraire ou l’exercice de son pouvoir discrétionnaire (comme il est expliqué dans l’arrêt Seara, au paragraphe 23). Elle ne doit pas simplement compléter ou confirmer des éléments de preuve antérieurs (Seara, au paragraphe 24; Vivat, au paragraphe 27; Hawke, au paragraphe 31; Kabushiki, au paragraphe 19), ne doit pas se rapporter à des faits postérieurs à la date pertinente (Hawke, au paragraphe 31; Kabushiki, au paragraphe 19), et ne doit pas être répétitive (Seara, au paragraphe 24). Le critère relatif à la pertinence est qualitatif et non quantitatif (Vivat, au paragraphe 27; Hawke, au paragraphe 31; Kabushiki, au paragraphe 19) et doit renforcer la valeur probante de l’ensemble des preuves au dossier (Seara, au paragraphe 24). La question est la suivante : « cette preuve supplémentaire aurait-elle pu, en vertu de sa portée et de sa valeur probante, avoir une incidence sur une conclusion de fait ou sur le pouvoir discrétionnaire de la COMC? » (Seara, au paragraphe 25).
E. Dates pertinentes
[40] La nouvelle preuve pertinente doit être évaluée à certaines dates pertinentes. Les parties conviennent des dates pertinentes pour chaque motif d’opposition :
Paragraphe 16(3) : la date pertinente pour la confusion avec une marque de commerce révélée ou révélée antérieurement est établie au paragraphe 16(3) de la Loi elle-même comme étant « à la date de production de la demande ». Je parlerai de la date de production pertinente. En l’espèce, la date de production pertinente est le 22 février 2013;
Article 2 : la date pertinente du caractère distinctif de la marque de commerce est la date de production de l’opposition, voir l’arrêt Stargate, en l’espèce le 8 janvier 2015;
Alinéa 12(1)d) : la date pertinente pour la confusion avec une marque de commerce déposée est la date de la décision de la COMC, voir Park, en l’espèce le 31 juillet 2017.
F. Analyse de l’importance de la nouvelle preuve au regard du paragraphe 16(3) de la Loi
[41] Étant donné qu’elle est visée par la première des trois dates pertinentes, je vais d’abord évaluer l’importance de la nouvelle preuve au regard du paragraphe 16(3) et le faire à compter de la date pertinente, soit le 22 février 2013. Comme nous le verrons, je conclus qu’aucun des nouveaux éléments de preuve n’est pertinent. Par conséquent, je procéderai à un examen en appel en me fondant sur le paragraphe 16(3). Comme j’ai conclu que la défenderesse avait obtenu gain de cause en vertu du paragraphe 16(3), il est devenu inutile de procéder à un examen supplémentaire en appel en vertu de l’alinéa 12(1)d) ou de l’article 2 de la Loi. Le paragraphe 16(3) prévoit ce qui suit :
Marques projetées
Proposed marks
16(3) Tout requérant qui a produit une demande selon l’article 30 en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce projetée et enregistrable, a droit, sous réserve des articles 38 et 40, d’en obtenir l’enregistrement à l’égard des pr