Bodum USA c. Meyer Housewares Canada Inc.

Bodum USA c. Meyer Housewares Canada Inc.
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2012-12-10
Référence neutre
2012 CF 1450
Numéro de dossier
T-1240-09
Contenu de la décision
Date : 20121210
Dossier : T-1240-09
Référence : 2012 CF 1450
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 10 décembre 2012
En présence de monsieur le juge Mosley
ENTRE :
BODUM USA, INC.
ET
PI DESIGN AG
demanderesses
et
MEYER HOUSEWARES CANADA INC.
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
APERÇU :
[1] Bodum est bien connue au Canada pour sa gamme de cafetières non électriques. Mais les mots « French Press » qui figurent sur ses emballages et ses documents promotionnels sont-ils une marque de commerce distinctive, comme elle le prétend, ou une expression générique comme « grille-pain » ou « moulin à poivre »?
[2] Le type de cafetière non électrique dont il est question en l’espèce est habituellement composé d’un bécher cylindrique étroit, en verre ou en plastique, muni d’un couvercle et d’un piston au bout duquel est fixé un filtre de broche ou de nylon à mailles fines qui s’insère tout juste dans le cylindre. De l’eau chaude est mélangée à des grains de café dans le cylindre. Lorsque le piston et le filtre y sont enfoncés, ils séparent le marc du breuvage. L’appareil a été conçu et breveté en Europe et à fait plus tard de nombreux adeptes parmi les amateurs de café au Canada.
[3] Les demanderesses et leurs sociétés affiliées, désignées collectivement « Bodum » dans les présents motifs, fabriquent et distribuent des articles ménagers. Pi Design AG, une société ayant son siège social en Suisse, est la propriétaire enregistrée de la marque contestée. Bodum USA, Inc., anciennement Bodum, Inc., une société enregistrée dans l’état du Delaware ayant des bureaux à New York, possède la licence exclusive d’emploi de la marque au Canada. Les activités de Bodum USA, Inc., consistent principalement à importer, vendre et distribuer des articles de cuisine.
[4] L’Office de la propriété intellectuelle du Canada a accepté en 1997 la demande déposée par Bodum en vue de l’enregistrement de « FRENCH PRESS » comme marque de commerce (no d’enregistrement LMC475,721).
[5] La défenderesse, Meyer Housewares Canada Inc., est une société canadienne ayant des bureaux à Ville St-Laurent, au Québec. Elle fait partie d’un groupe de sociétés ayant leurs sièges sociaux aux États‑Unis (ci-après collectivement « Meyer » ou la défenderesse) qui importe, vend et distribue des articles de cuisine. Aux époques pertinentes, soit les sociétés américaines ou la filiale canadienne ont vendu des cafetières non électriques à des distributeurs et des détaillants canadiens. Les emballages et les dépliants d’accompagnement arboraient l’expression « French Press ».
[6] Douze ans après l’enregistrement au Canada, et sans préavis ni autre mesure visant à faire valoir leurs droits, les demanderesses ont intenté contre la défenderesse la présente action en contrefaçon de marque de commerce, commercialisation trompeuse et dépréciation d’achalandage en violation de la Loi sur les marques de commerce (LRC 1985, c T-13).
[7] L’action a été introduite au moyen d’une déclaration datée du 4 décembre 2009 qui énonçait que la défenderesse avait employé la marque de commerce FRENCH PRESS sans autorisation en liaison avec sa gamme de cafetières à piston [coffee presses] Prestige. Les demanderesses one demandé une mesure de redressement déclaratoire, une injonction pour empêcher les violations futures, des dommages-intérêts et la restitution des bénéfices ainsi que les dépens et des intérêts.
[8] Les demanderesses ont déposé une déclaration amendée le 11 janvier 2010 et, avec l’autorisation de la Cour, elles ont déposé une déclaration réamendée le 7 mai 2012, un mois avant le procès, pour ajouter l’allégation selon laquelle la distribution par la défenderesse de sa gamme de produits « BonJour » constituait un emploi contrefaisant de la marque de commerce des demanderesses. Pour justifier cet amendement tardif, les demanderesses ont affirmé qu’elles avaient seulement pris connaissance tardivement de cet autre emploi qu’elles estimaient contrefaisant lors des interrogatoires et de la communication d’éléments de preuve préalables dans la présente instance.
[9] Dans ses différentes défenses, la défenderesse a nié que les demanderesses aient acquis une réputation ou un achalandage importants au Canada en liaison avec la marque ou qu’elles l’aient employée comme marque de commerce. La défenderesse soutient que les demanderesses ont employé l’expression en tant que description du type de marchandises offertes à la vente. La défenderesse a admis avoir vendu des cafetières non électriques au Canada en liaison avec le nom « Prestige » et avoir apposé l’expression « French Press » sur ses emballages. Elle a nié avoir utilisé l’expression comme marque de commerce ou comme nom commercial et elle a affirmé avoir employé l’expression en toute légitimité en tant que description exacte du produit. Elle a nié avoir vendu directement la gamme de produits « BonJour » au Canada, mais elle a admis avoir vendu des cafetières aux emballages arborant l’expression « French Press » à des tiers indépendants qui les avaient importées au Canada. Par voie de demande reconventionnelle, la défenderesse a demandé une déclaration d’invalidité de la marque et la radiation de son enregistrement.
[10] À la demande conjointe des parties, la Cour a ordonné que l’affaire soit instruite uniquement quant au fond de la demande et de la demande reconventionnelle. Si nécessaire, le quantum des dommages-intérêts ou des bénéfices que les demanderesses réclamaient serait déterminé ultérieurement dans le cadre d’un autre procès ou renvoi.
[11] Il ressort clairement des éléments de preuve présentés au procès que Bodum a popularisé ce type de cafetières et qu’elle domine le marché de ces appareils au Canada. Cependant, d’autres fabricants, distributeurs et détaillants ont commercialisé et continuent de commercialiser des cafetières similaires en liaison avec l’expression « French Press », qui est employée de longue date comme expression générique dans l’industrie du café partout en Amérique du Nord pour désigner aussi bien le type de cafetière que la mouture qui lui convient. Pour cette raison, Bodum n’a pas réussi à faire enregistrer l’expression comme marque de commerce aux États‑Unis.
[12] Pour les motifs exposés ci-dessous, je conclus que l’enregistrement de marque de commerce n’est pas valide et j’ordonne qu’il soit radié du Registre des marques de commerce. L’action des demanderesses contre la défenderesse est rejetée à tous égards et la demande reconventionnelle de la défenderesse est accueillie.
LE CADRE LÉGISLATIF et JURISPRUDENTIEL :
[13] Les dispositions pertinentes de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13, sont reproduites à l’annexe ci-jointe. Il s’agit notamment : des définitions des termes « distinctive » et « emploi » ou « usage » énoncées à l’article 2; du paragraphe 4(1), qui précise quand une marque est réputée employée; des interdictions énoncées aux articles 7, 10 et 11; du paragraphe 12(1), qui précise dans quels cas une marque de commerce est enregistrable; du paragraphe 18(1), qui précise dans quels cas un enregistrement est invalide; de l’article 19, qui indique quels droits sont conférés par l’enregistrement; du paragraphe 20(1), relatif aux violations; de l’article 22, relatif à la dépréciation de l’achalandage; et du paragraphe 50(1), relatif à l’octroi de licences.
[14] Pour qu’une marque de commerce soit « distinctive » selon la définition énoncée à l’article 2 de la Loi, trois conditions doivent être remplies :
(1) une marque et un produit (ou une marchandise) doivent être associés;
(2) le « propriétaire » doit utiliser cette association entre la marque et son produit et doit fabriquer ou vendre son produit;
(2) cette association doit permettre au propriétaire de la marque de distinguer son produit de ceux d’autres propriétaires.
.
[15] Le caractère distinctif est une question de fait. La question à se poser est celle de savoir si l’on a bien indiqué au public que les marchandises auxquelles la marque de commerce est associée et est utilisée sont les marchandises du propriétaire de la marque de commerce et non celles de quelqu’un d’autre : Philip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd, [1985] ACF no 1231 (C.F. 1re inst.) (QL), aux paragraphes 75 à 78, décision confirmée par [1987] ACF no 848 (CAF). Un mot peut être employé couramment dans un sens descriptif et tout de même demeurer distinctif lorsqu’il est employé dans certaines circonstances : Aladdin Industries Inc c Canadian Thermos Products Ltd, [1969] 2 EX CR 80 (QL) [Thermos], au paragraphe 80; appel rejeté pour cause de retard [1974] RCS 845. Il n’est pas nécessaire de faire la preuve d’un emploi exclusif pour prouver le caractère distinctif : Brasseries Molson c John Labatt ltée, [2000] ACF no 159 (QL), au paragraphe 72.
[16] Dans la décision ITV Technologies Inc. c WIC Television Ltd., 2003 CF 1056, au paragraphe 67, décision confirmée par 2005 CAF 96, la Cour a expliqué comme suit dans quels cas une marque donne une « description claire » et n’est donc pas enregistrable en vertu de l’alinéa 12(1)b) de la Loi :
[…] la marque, pour donner la description claire visée à l'alinéa 12(1)b), doit faire plus que suggérer ou évoquer la nature ou la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée ou à l'égard desquels on projette de l'employer. La description doit s'appliquer à la composition matérielle des marchandises ou services qui forment l'objet de la marque de commerce, ou se rapporter à une de leurs qualités intrinsèques évidentes, par exemple une caractéristique, une particularité ou un trait inhérents au produit [Provenzano c. Registraire des marques de commerce (1977), 37 C.P.R. (2d) 189].
[17] Pour ce qui concerne la confusion, le critère applicable est celui de la première impression du « […] consommateur ordinaire plutôt pressé […] [qui] ne s’arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur […] » : Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc, 2011 CSC 27 [Masterpiece], au paragraphe 40, citant Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23 au paragraphe 20.
[18] La date pertinente lorsqu’il s’agit de déterminer si un enregistrement est valide est la date de cet enregistrement; dans ce cas-ci le 5 mai 1997 : Airos Systems Ltd c Windsurfing International Inc (1983), 75 CPR (2d) 74 (COMC), aux paragraphes 28 et 29 [Windsurfing]. Une marque de commerce qui n’est pas enregistrable en vertu de l’alinéa 12(1)b) est enregistrable si elle a été employée au Canada de façon à être devenue distinctive à la date du dépôt de la demande (paragraphe 12(2)). En l’espèce, la demande a été déposée le 28 juin 1995.
[19] La date pertinente pour évaluer la validité d’un enregistrement au regard de l’alinéa 18(1)b) [caractère distinctif] de la Loi est la date à laquelle est introduite la procédure qui conteste la validité de l’enregistrement en question : Thermos, précité, au paragraphe 12. En l’espèce, il s’agit de la date du dépôt de la défense et demande reconventionnelle du défendeur, soit le 10 février 2010.
[20] Un enregistrement est présumé valide, et il incombe à la partie qui prétend le contraire d’en faire la preuve sur le fondement du droit à un emploi exclusif prévu à l’article 19 de la Loi : General Motors du Canada c Moteurs Décarie Inc., [2001] 1 CF 665, 9 CPR (4th) 368 (CA), au paragraphe 31. Cependant, la formulation de la présomption est « plutôt faible ». Cela signifie tout simplement qu’une demande de radiation sera accueillie seulement si un examen de tous les éléments de preuve mène à la conclusion que la marque de commerce n’était pas enregistrable à l’époque pertinente : Emall.ca Inc. c Cheaptickets and travel Inc., 2008 CAF 50, au paragraphe 12.
[21] La date pertinente pour évaluer le risque de confusion au regard des articles 19 et 20 de la Loi est normalement la date du procès, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du juge du procès de fixer une autre date, par exemple lorsque la contrefaçon a aussi bien commencé que cessé avant le procès : Alticor Inc. c Nutravite Pharmaceuticals Inc., 2005 CAF 269, aux paragraphes 12 et 16.
[22] Étant donné que la défenderesse a présenté les témoignages d’opinion d’experts, il a fallu en évaluer l’admissibilité selon le critère à quatre volets énoncé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R c Mohan, [1994] 2 RCS 9, au paragraphe 17 : a) la pertinence; b) la nécessité d’aider le juge des faits; c) l’absence de toute règle d’exclusion; d) la qualification suffisante de l’expert. Au moment d’apprécier les témoignages des experts, j’ai aussi tenu compte de la mise en garde formulée par le juge Rothstein dans l’arrêt Masterpiece, précité, aux paragraphes 75 à 101. J’ai reconnu le risque que ces témoignages me distraient, et je me suis fait ma propre opinion au sujet de la preuve : R c Abbey, [1982] 2 RCS 24, le juge Dickson, à la page 42; Fraser River Pile & Dredge Ltd c Empire Tug Boats Ltd. et al. (1995), 37 CPC (3d) 119, 95 FTR 43 (1re inst.), aux paragraphes 12 et 17.
QUESTIONS EN LITIGE :
[23] La principale question qui se pose dans la présente affaire est celle de savoir si l’enregistrement de la marque de commerce « French Press » est valide. Les parties conviennent qu’il s’agit essentiellement d’une affaire de caractère distinctif. La Cour doit déterminer si l’expression « French Press » est distinctive de Bodum ou si elle était devenue générique en février 2010 au moment où la demande reconventionnelle a été déposée.
[24] Dans l’hypothèse où je conclurais qu’il s’agissait d’une marque de commerce valide, il m’était également demandé d’examiner la question de savoir si l’emploi par la défenderesse de l’expression « French Press » sur ses emballages et ses documents promotionnels constituait une contrefaçon, créait de la confusion ou avait causé des dommages à Bodum. Enfin, en supposant que la marque de commerce soit valide, l’emploi que la défenderesse en a fait était-il permis en vertu d’une licence octroyée à son prédécesseur en titre et les demanderesses avaient-elles acquiescé à cet emploi de telle sorte qu’une fin de non-recevoir doive être opposée à leur demande de redressement en equity.
LA PREUVE :
[25] En plus des transcriptions d’interrogatoires préalables et d’admissions versées au dossier du procès, la Cour a entendu les dépositions de six témoins appelés par les demanderesses et de huit témoins appelés par la défenderesse. Au cours des huit jours qu’a duré le procès, les demanderesses ont produit 35 pièces et la défenderesse en a produit 121.
[26] Les témoins des demanderesses sont tous actuellement liés à l’entreprise des demanderesses ou l’ont été dans le passé à titre d’employés, de représentants des ventes ou d’acheteurs en gros ou au détail. J’ai estimé que la majeure partie de leurs témoignages était crédible mais qu’il y avait lieu de leur accorder moins de poids lorsqu’ils étaient contredits par les éléments de preuve présentés par la défenderesse, le dossier documentaire et les pièces matérielles.
[27] Les témoins de la défenderesse comprenaient deux de ses concurrents et plusieurs experts indépendants. L’indépendance et l’objectivité des experts n’ont pas été contestées dans la présente instance. La question a été soulevée de savoir si deux d’entre eux avaient les qualifications requises pour donner une opinion pertinente et admissible, et les demanderesses m’ont exhorté à accorder peu de poids aux opinions des autres. J’exposerai plus loin mes conclusions au sujet de l’admissibilité de ces témoignages.
[28] Les résultats de recherches effectuées dans des bases de données relatives à la propriété intellectuelle administrées par l’Office de la propriété intellectuelle du Canada et le Patent and Trademark Office des États-Unis ont été mis en preuve par affidavit. Les demanderesses ont contesté la pertinence de ces éléments de preuve, mais la véracité des faits contenus dans les annexes jointes à ces affidavits a été admise.
[29] Pour expliquer la controverse entre les parties et mes conclusions, je crois utile de présenter un résumé des témoignages entendus au procès.
Les témoins des demanderesses;
[30] Le premier témoin des demanderesses était Koen de Winter, un designer industriel puis professeur de design à Montréal. M. de Winter a œuvré dans le domaine des articles ménagers pendant de nombreuses années, et il a collaboré très tôt en Europe avec Jørgen Bodum, fils du fondateur de l’entreprise. M. de Winter a déménagé au Canada pour travailler au service du distributeur exclusif de Bodum au pays, Danesco. Il a quitté Danesco en 1997. Bodum USA a commencé à assumer directement la distribution au Canada en 2005.
[31] M. de Winter a affirmé que Bodum n’avait pas inventé la cafetière à piston – celle-ci a été brevetée en Italie dans les années 1930, puis fabriquée en France par Établissement Martin pour la société Melior. Les produits de Melior ont été importés et vendus au Canada sous ce nom et sous la marque « Chambord ». Lorsque le brevet européen a expiré, Bodum a commencé à fabriquer des cafetières similaires en Europe. Elle a par la suite acheté Melior et ses marques, dont Chambord.
[32] D’après les souvenirs de M. de Winter, il n’y avait que deux types de ce qu’il a appelé des [TRADUCTION] « cafetières à piston » sur le marché au Canada jusqu’au milieu des années 1980; celles de Bodum et celles de Melior. Le marché a ensuite commencé à changer, mais seulement lentement. Au début, il y avait quelques petits importateurs de marques d’autres fabricants, principalement italiens. Ce type de cafetière était communément appelé « cafetière à piston » en français, et le mot « cafetière » a été adopté au Royaume-Uni pour la décrire.
[33] M. de Winter a identifié des documents promotionnels de Danesco destinés aux détaillants et aux consommateurs et datant de la fin des années 1980 jusqu’aux années 1990 qu’il avait conservés en sa possession personnelle. À l’origine, dans les années 1980, Danesco annonçait la [TRADUCTION] « méthode Bodum-Bistro » et le [TRADUCTION] « café de la Bodum à piston ». Dans une brochure qu’il a rédigée en 1987 à l’intention du public, de Winter décrit la méthode comme la méthode [TRADUCTION] « à piston » [« plunger »] et le produit de manière générique comme une [TRADUCTION] « cafetière à piston » [« plunger coffee maker »]. Il a également employé l’expression [TRADUCTION] « cafetière à piston française » [« French coffee press »].
[34] Au milieu des années 1990, selon le témoignage de M. de Winter, Bodum élargissait ses gammes d’articles ménagers, et il a encouragé la société à trouver un moyen de distinguer les catégories de ces articles pour éviter la résistance des consommateurs à une vaste gamme de produits sous une seule marque. Il en a discuté dans des salons professionnels en Europe avec Jørgen Bodum et Carsten Jorgensen, le designer en chef de Bodum. Les dirigeants de Bodum ont décidé d’employer l’expression [TRADUCTION] « cafetière à piston » [« French Press »] en liaison avec leurs cafetières pour les distinguer de leurs autres produits comme une gamme de moulins à poivre en plastique. Bodum a commencé à employer l’expression sur ses emballages et ses documents promotionnels que Danesco a distribués au Canada en 1995.
[35] Selon M. de Winter, l’emploi de l’expression « French Press » en tant que marque présentait comme avantage qu’il s’agissait :
[TRADUCTION] […] d’un nom qui est proche de ce qu’elle fait et proche de ses origines […] Ce n’est pas très loin de quelque chose qui pourrait sonner comme un nom générique. Dans ce cas-ci, nous avions vu et nous avions employé, nous-mêmes, « French Press » comme mot et comme description […] De sorte qu’extraire le café par pression constituait, à mes yeux, une très petite étape créative, mais quelque chose qui, comme marque, aurait une consonance acceptable […] Et le fait que l’un évoque l’action, qui consiste à presser et l’autre non pas à une autre action où à son apparence mais plutôt à l’origine, n’est pas une combinaison si évidente, dire « French Press » évoque d’abord l’origine du fabricant, Établissement Martin, et le deuxième mot évoque l’acte qu’il faut poser pour – ou qui est le plus caractéristique de la cafetière.
(Transcription, vol. 1, p. 100-101).
[36] Lorsque Bodum l’a proposée pour la première fois, M. de Winter dit qu’il a exprimé des réserves quant à l’emploi d’une expression anglaise sur le marché québécois peu après le référendum de 1995. Il a également soulevé la question de savoir si l’expression n’avait pas une consonance [TRADUCTION] « trop générique ». Jorgensen l’a persuadé que, bien que l’expression ait une consonance générique, elle s’apparenterait à « British Airways » ou « Air Canada », qui étaient distinctives en tant que marques reliées à une origine et une fonction.
[37] En contre-interrogatoire, M. de Winter a reconnu de la correspondance entre le président de Danesco, Knud Petersen, et Jørgen Bodum en mars et septembre 1994 dans laquelle l’expression « French Press » était employée de manière générique; dans le premier cas en faisant allusion à des brochures recueillies au salon professionnel de Francfort et dans le second cas en faisant allusion à un article paru dans la revue Consumer Reports dans lequel l’expression était employée dans ce sens. Bodum n’était pas mentionnée dans cet article. M. Petersen a également transmis à M. Bodum en septembre 1997 un article paru dans le San Francisco Chronicle en 1997 dans lequel l’expression était employée de manière générique pour distinguer le produit d’autres types de cafetières.
[38] Lorsque M. de Winter a quitté l’entreprise en 1997, Bodum réalisait entre 85 % et 90 % des ventes canadiennes de ce type de cafetière non électrique. Il y avait d’autres produits sur le marché offerts par des distributeurs comme Trudeau et Fox Run. À un certain moment avant 1997, M. de Winter a su que Fox Run vendait la gamme de cafetières BonJour. M. de Winter a conservé un des emballages de Fox Run dans son bureau. Lorsqu’il a rencontré M. de Winter dans des salons professionnels européennes, Jørgen Bodum lui a dit qu’[TRADUCTION] « ils devaient faire quelque chose » à propos de la concurrence de BonJour. Selon M. de Winter, la direction de Bodum était clairement au courant des ventes de BonJour à cette époque.
[39] M. de Winter a convenu que le nom Bodum apparaissait de manière prédominante dans toutes les publicités de Danesco relatives aux cafetières, suivi du nom du modèle, et que Bodum était la principale marque associée aux cafetières. Bodum demeure le terme le plus couramment employé au Québec, selon M. de Winter, pour désigner ce type de cafetière. L’expression « French Press » est apparue en caractères beaucoup plus petits, à partir de 1995, d’après ses souvenirs. L’expression n’a jamais été employée sans le nom « Bodum ». Dans la seule entente écrite entre Bodum et Danesco, signée en décembre 1990 pour confier sous licence à Danesco les ventes de produits Bodum au Canada, seule la marque de commerce « Bodum » est mentionnée. « French Press » n’apparaît pas non plus dans la liste de produits annexée à l’entente.
[40] Mme Marie Cacciato, une gestionnaire supérieure des relations publiques chez JB Cumberland PR à New York, a affirmé dans son témoignage qu’elle avait pris en charge le compte des relations de Bodum avec les médias pour le marché canadien en 2005. Elle tente de s’assurer que l’expression « French Press » est employée comme marque de commerce dans les documents promotionnels produits pour des publications canadiennes. L’expression apparaît en majuscules, accompagnée du symbole d’enregistrement. Mme Cacciato a reconnu que des décisions éditoriales mènent à l’emploi de l’expression dans un sens générique. En contre‑interrogatoire, Mme Cacciato a été invitée à prendre connaissance de plusieurs articles parus dans des publications canadiennes dans lesquels l’expression « French Press » était employée pour désigner le type de cafetière ou la méthode de préparation du café et non comme marque nominative ou comme marque de commerce.
[41] Mme Fontaine Wong, la propriétaire de Ming Wo Cookware, une chaîne de magasins d’articles ménagers basée à Vancouver, a témoigné d’après sa connaissance des ventes au détail. Elle a décrit les ventes de cafetières Bodum au cours d’une période de 20 à 25 ans, à l’origine par l’intermédiaire de Danesco. Ses boutiques ont tenu des produits similaires d’autres distributeurs dont les produits de marques Cuisinox, BonJour, Trudeau, Thermos, Le Creuset et Oxo. Dans ses publicités imprimées, qu’elle produit elle-même, Mme Wong a eu tendance à employer l’expression « coffee press » pour décrire ces produits, mais elle a également employé, de manière interchangeable, l’expression « French Press ». Elle a cessé d’employer l’expression « coffee press » en 2011 pour décrire les cafetières à piston Bodum après qu’un représentant de Bodum le lui eut demandé. Quelques jours avant de témoigner, elle a modifié la description d’une « Cuisinox French Press » sur son site Web, encore une fois après qu’on le lui eut demandé.
[42] Les magasins de Mme Wong ont vendu les cafetières à piston BonJour [BonJour French Press] pendant deux ans. Mme Wong a reconnu que [TRADUCTION] « beaucoup de compagnies » employaient l’expression « French Press » pour identifier et promouvoir leurs produits [TRADUCTION] « […] afin que les gens puissent comprendre de quoi il s’agit ». BonJour, Oxo et Le Creuset ont employé l’expression « French Press » sur leurs emballages d’après ses souvenirs, tout comme l’avait fait Melior lorsque ses cafetières étaient disponibles au Canada, il y a 30 ou 40 ans.
[43] Le site Web Ming Wo a une fonction de recherche pour « French Press ». Pour Mme Wong, cela signifie une cafetière à piston, probablement un produit Bodum étant donné sa dominance sur le marché. Les moulins proposés sur le site comportent un réglage pour faire du café « French Press ». Mme Wong a convenu que le message communiqué était que « French Press » est une méthode de préparation du café et non le produit d’un fabricant en particulier. Elle a convenu que les expressions « coffee press » et « French Press » décrivent le même produit fonctionnel et sont interchangeables. Dans ses magasins, ils emploient l’expression « French Press » pour décrire le type de cafetière à leurs clients. Leur emploi de l’expression n’est pas limitée aux produits Bodum, mais elle dit que les clients qui connaissent les marques emploient le mot Bodum et l’expression « French Press » de manière interchangeable. Ceux qui ne s’y connaissent pas l’appelleraient une « coffee press ».
[44] La défenderesse a acheté une « Oxo Good Grips French Press TM » dans un des magasins de Mme Wong avant le procès. L’emballage arborait les mots « French Press », tout comme l’étiquette de prix apposée par le magasin et le coupon de caisse.
[45] Les demanderesses ont qualifié Mme Wong de témoin indépendant. Bien que je croie qu’elle a témoigné honnêtement et autant qu’elle se souvienne, je ne considère pas qu’elle est complètement indépendante des demanderesses. Elle entretient une relation commerciale de longue date avec Bodum, et son entreprise repose, à tout le moins en partie, sur les ventes de produits Bodum dans ses magasins. Son témoignage, lorsqu’il était favorable aux demanderesses, était miné par la preuve documentaire de ses pratiques commerciales. J’en ai dégagé l’impression que Mme Wong ne connaissait pas ni ne respectait ni n’employait l’expression « French Press » en tant que marque de commerce exclusive de Bodum ni ne communiquait ce message à ses clients.
[46] Gary Nichols est le copropriétaire de Details Sales Agency, le représentant des ventes de Bodum pour l’ouest du Canada depuis 2005. Il œuvre dans le domaine de la vente en gros d’articles ménagers depuis 30 ans. Bodum et sa gamme de café constituent maintenant environ 95 % de son volume d’affaires. Il assiste à des salons professionnels aux États-Unis et se tient généralement au courant de l’évolution du marché. Bodum domine le marché de la catégorie des cafetières « French Press » et est synonyme de l’expression. BonJour est son principal concurrent. Les autres sont des marques maison importées par des magasins à succursales. M. Nichols a discuté de la concurrence de BonJour avec le gérant des ventes de Bodum, Jeff Malkasian. M. Nichols était au courant de l’emploi de l’expression « French Press » par BonJour et d’autres marques comme Le Creuset et Oxo, et il savait que ses clients comme Ming Wo vendaient des cafetières à piston de différents fabricants et les décrivaient comme des « French Presses ». M. Nichols a reconnu qu’Amazon.ca et d’autres vendeurs en ligne vendaient des cafetières à piston Bodum et autres et que Danesco vendait une tasse à café [TRADUCTION] « avec piston » [« with French Press »]. M. Nichols ne reprend pas ses clients lorsqu’ils appellent d’autres produits des « French Presses ».
[47] Thomas Perez, président-directeur général de Bodum USA Inc., a expliqué la structure corporative et les efforts de commercialisation des demanderesses au Canada. Les ventes se font principalement par l’intermédiaire de grandes chaînes de magasins de détail. Bodum ne vend pas ses produits à des magasins à escompte à succursales multiples. M. Perez a reconnu que « French Press » était un nom courant désignant la cafetière à piston en Amérique du Nord, mais il a soutenu que l’emploi de l’expression sur les emballages de BonJour était source de confusion pour les clients.
[48] M. Perez a été incapable de donner des exemples de confusion réelle sur le marché canadien, mais il a décrit un incident survenu en 2011 dans une boutique américaine où le gérant avait évoqué les cafetières à piston BonJour comme étant des produits Bodum. Lorsqu’il lui avait été demandé lors d’un interrogatoire préalable s’il était au courant d’incidents de confusion, il n’avait pu se souvenir d’aucun incident semblable. Cette réponse n’a pas été mise à jour avant le procès.
[49] Bodum réalise maintenant des ventes en ligne par l’intermédiaire du site Amazon.ca et de son propre site Web ainsi que de sa page Facebook. Elle n’utilise pas la marque de commerce « French Press » sur Facebook, et M. Perez n’était pas certain des autres. Il a convenu que l’expression n’était pas employée dans les exemples de publicités produites conjointement avec des grands détaillants au Canada ni dans sa publicité télévisée plus récente. L’expression « French Press ® » ne figure pas non plus sur ses étalages dans des grands magasins de vente au détail canadiens. L’expression apparaît sur les emballages en caractères beaucoup plus petits que le nom Bodum ou le nom de modèle. M. Perez a décrit les dépenses promotionnelles de Bodum au Canada, mais il n’a pas pu dire quelle proportion de ces dépenses, le cas échéant, pourrait être reliée à la commercialisation de « French Press ». Bodum a poursuivi d’autres sociétés canadiennes pour avoir copié sa présentation, c’est-à-dire la conception et l’apparence du produit, mais non pour avoir employé l’expression « French Press ». Il est au courant de la présence des produits de concurrents employant l’expression « French Press » comme descripteur sur le marché canadien. L’emballage d’un produit Bodum destiné à la vente par Starbucks emploie l’expression « French Press » dans un sens générique contrairement à la politique de Bodum. Celle-ci a commercialisé une cafetière électrique qui emploie l’expression « French Press taste » (« goût de cafetière à piston ») dans un sens descriptif et non comme marque de commerce.
[50] Bodum ne possède aucun document relatif à la création de l’expression « French Press » selon M. Perez. Celui-ci croit que l’expression a été créée par Jørgen Bodum lorsqu’il a acquis Melior et qu’elle a été employée pour la première fois au Canada lorsque Bodum a demandé sa marque de commerce en mai 1995. M. Perez a identifié des enregistrements de dessins industriels canadiens obtenus par Bodum dans lesquels l’appareil est décrit comme une « French Press ». M. Perez a reconnu que l’emploi de l’expression dans ces enregistrements était une description commerciale ordinaire du type d’appareil en question. Son attention a été attirée sur des demandes de brevet canadiens de Bodum, qui énoncent que [TRADUCTION] « les machines à café dites "à piston ’françaises’" ["French Press"] sont connues » dans l’art antérieur et « les appareils pour préparer des boissons de ce type sont généralement appelés des appareils à piston à filtre ou des appareils à piston français [French Press] ». Les catalogues de produits de Bodum diffusés en 2009 et en 2010 n’emploient pas l’expression « French Press » comme marque de commerce mais comme description générique du procédé. Bodum emploie l’expression « The Original French Press » (« La cafetière à piston originale ») en liaison avec son modèle Chambord pour le distinguer des produits d’autres fabricants. La cafetière Chambord était le produit Melior que Bodum a par la suite acquis.
[51] M. Perez a identifié un contrat de licence de 1997 intervenu entre Bodum Inc. et Culinary Parts Unlimited (« Culinary ») en règlement d’un litige en matière de présentation concernant la gamme de produits BonJour. Le contrat a permis à Culinary de vendre la cafetière à piston BonJour [BonJour French Press] partout en Amérique du Nord, y compris au Canada, sous réserve de certaines restrictions précisées. En vertu de ce contrat, les spécifications relatives à l’emballage du produit BonJour et au produit lui-même ont été définies avec précision. Est joint au contrat, à titre de pièce, une reproduction de l’emballage du produit BonJour qui énonce « The French Press coffee maker » (« la cafetière à piston »). Une liste jointe des produits BonJour visés par la licence mentionne plusieurs autres produits décrits comme des « French Presses ». Meyer a par la suite acquis les droits découlant du contrat du successeur en titre de Culinary, BonJour International.
[52] M. Perez a affirmé que Bodum n’avait pas consenti de par ce contrat à l’emploi de la marque de commerce « FRENCH PRESS » au Canada. Il a toutefois reconnu que le contrat et la liste de spécifications détaillées qui y était annexée ne posaient aucune restriction à un tel emploi.
[53] M. Perez a identifié une instance devant un tribunal américain en 2009 dans laquelle Jørgen Bodum avait répondu à des questions de la partie demanderesse qui mentionnaient la [TRADUCTION]« cafetière à piston » [« French Press coffee maker »] d’un tiers offerte à la vente dans l’état de New York aussi tôt qu’en 1965. Dans une déclaration faite dans la même instance et produite en preuve, M. Bodum employait l’expression « French Press coffee makers » comme description de la catégorie générale de produits. Lors du procès dans cette affaire, M. Bodum expliquait comment il avait repris l’entreprise de son père après le décès intempestif de ce dernier en 1967. Il a affirmé qu’il avait [TRADUCTION] « trouvé beaucoup de cafetières à piston [French Press coffee makers] dans le bureau [de son père] […] dont la plupart était de la marque française Radio. » M. Perez a convenu que M. Bodum avait employé l’expression « French Press » dans un sens générique dans cette réponse et dans d’autres réponses données dans cette instance, et il a reconnu que lui-même aussi bien que la société en avaient fait de même dans d’autres contextes. Il a convenu que de nombreux Canadiens employaient également l’expression de manière générique pour décrire l’ensemble de la catégorie de produits.
[54] Le 2 mai 2012, M. Perez a souscrit un affidavit au soutien de la requête des demanderesses aux fins d’amender de nouveau la déclaration dans la présente instance de manière à rajouter l’allégation selon laquelle les produits de la gamme BonJour de Meyer contrefaisaient également la marque de commerce. Au paragraphe 3, il a affirmé :
[TRADUCTION] Ni moi ni les demanderesses n’étions au courant que BonJour incorporated, la défenderesse ou l’une quelconque des sociétés du groupe Meyer vendaient un produit au Canada sous le nom commercial BonJour dont l’emballage arborait la marque de commerce French Press avant de recevoir les documents produits par la défenderesse dans la présente action. Avant de recevoir ces documents, autant que je sache, les demanderesses étaient seulement au courant des produits de la gamme Prestige arborant la marque de commerce French Press qui étaient vendus au Canada.
[55] M. Perez a affirmé dans son témoignage qu’il n’avait pas consulté M. Bodum, avec qui il parle tous les jours, ni M. Nichols avant de faire cette affirmation sous serment. Il s’était fié à sa propre connaissance du marché canadien et peut-être à celle qu’en avait un de ses gestionnaires des ventes.
[56] Selon le témoignage de M. de Winter, Jørgen Bodum et Carsten Jorgensen étaient préoccupés par les ventes de la gamme de produits BonJour au Canada avant son départ de chez Danesco en 1997. Gary Nichols était au courant des ventes de BonJour au Canada en raison de ses rapports avec des détaillants indépendants comme Ming Wo au cours des sept années précédentes, et il en avait discuté avec Jeff Malkasian. Le contrat conclu avec Culinary en 1997 accordait une licence autorisant la vente de produits Bonjour ayant une présentation similaire partout en Amérique du Nord.
[57] M. Perez a été incapable d’expliquer comment il avait pu nier que la société ait eu connaissance des ventes de produits BonJour au Canada dans son affidavit de mai 2012. Sur ce point et sur d’autres, j’ai trouvé que le témoignage de M. Perez était intéressé et qu’il convenait de lui accorder peu de poids. J’infère qu’il avait personnellement connaissance du contrat de 1997 puisqu’il l’avait mentionné dans une déposition aux États-Unis. Au mieux, il n’a pas pris les mesures indiquées pour se remémorer les faits avant de souscrire son affidavit. Cela a eu pour effet, à mon avis, d’induire la Cour en erreur lorsqu’elle a examiné la requête en réamendement de la déclaration. Je n’attribue cela d’aucune façon aux avocats des demanderesses. La présente action a été intentée à l’instigation de M. Perez, suivant les instructions de M. Bodum, et M. Perez aurait dû s’informer des faits pertinents.
[58] Jeffrey Malkasian, vice-président de Bodum USA, a été responsable des ventes partout au Canada entre 2007 et 2011. À ce titre, il a travaillé avec des représentants comme Gary Nichols et a visité des détaillants au Canada. Il employait l’expression « Bodum French Press » (cafetière à piston Bodum) pour encourager les détaillants à vendre leurs produits. Lorsqu’ils sont offerts à la vente aux côtés d’autres produits concurrents, les produits Bodum défient la concurrence. M. Malkasian a vu beaucoup de marques importées directement qui, à son avis, étaient essentiellement des copies de leurs modèles. Cependant, lorsqu’il les comparait, il se concentrait sur le produit plutôt que sur la description qui en était faite sur l’emballage. Il signalait à Bodum les produits qu’il croyait être des copies de produits Bodum. Il savait que les produits BonJour étaient vendus sur le marché canadien, et il en était souvent question dans les réunions des responsables des ventes. Ils cherchaient à repérer tous les détaillants [TRADUCTION] « qui vendent des cafetières à piston [French Presses] qui ne sont pas les nôtres » afin de tenter les convaincre de vendre des produits Bodum.
[59] M. Malkasian a convenu que l’expression « French Press » était employée pour décrire une méthode de préparation. Bodum ne l’a pas développée mais l’a popularisée. L’emploi de l’expression « The Original French Press » (« La cafetière à piston originale ») dans le cadre des activités de commercialisation de Bodum e