Venngo Inc. c. Concierge Connection Inc. (Perkopolis)

Venngo Inc. c. Concierge Connection Inc. (Perkopolis)
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2017-05-08
Référence neutre
2017 CAF 96
Numéro de dossier
A-33-16, A-5-16
Contenu de la décision
Date : 20170508
Dossiers : A‑5‑16
A‑33‑16
Référence : 2017 CAF 96
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
LE JUGE STRATAS
LA JUGE GLEASON
LA JUGE WOODS
ENTRE :
VENNGO INC.
appelante
et
CONCIERGE CONNECTION INC. faisant affaire sous la dénomination sociale PERKOPOLIS, MORGAN C. MARLOWE et RICHARD THOMAS JOYNT
intimés
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 9 janvier 2017.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 8 mai 2017.
MOTIFS DU JUGEMENT :
LA JUGE GLEASON
Y ONT SOUSCRIT :
LE JUGE STRATAS
LA JUGE WOODS
Date : 20170508
Dossiers : A‑5‑16
A‑33‑16
Référence : 2017 CAF 96
CORAM :
LE JUGE STRATAS
LA JUGE GLEASON
LA JUGE WOODS
ENTRE :
VENNGO INC.
appelante
et
CONCIERGE CONNECTION INC. faisant affaire sous la dénomination sociale PERKOPOLIS, MORGAN C. MARLOWE et RICHARD THOMAS JOYNT
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT
LA JUGE GLEASON
[1] Venngo Inc. fait appel de la décision Venngo Inc. c. Concierge Connection Inc., faisant affaire sous la dénomination sociale Perkopolis, Morgan C. Marlowe et Richard Thomas Joynt, 2015 CF 1338 [Venngo], en date du 3 décembre 2015, dans laquelle la Cour fédérale (le juge Manson) a rejeté les recours de Venngo pour contrefaçon de ses marques de commerce ainsi que des recours connexes. Venngo fait aussi appel de l’ordonnance d’adjudication de dépens rendue le 7 janvier 2016 par la Cour fédérale, qui adjugeait les dépens aux intimés pour la somme globale de 231 000 $ (Venngo Inc. c. Concierge Connection Inc., faisant affaire sous la dénomination sociale Perkopolis, Morgan C. Marlowe et Richard Thomas Joynt, ordonnance non publiée de la Cour fédérale, dossier T‑467‑11 [l’Ordonnance relative aux dépens]).
[2] Pour les motifs qui suivent, je rejetterais l’appel formé contre le jugement rendu sur le fond, mais j’accueillerais l’appel relatif aux dépens, comme je l’expliquerai plus loin, et je renverrais la question des dépens au juge de première instance pour qu’il rende une nouvelle décision conformément aux présents motifs.
I. Le contexte et les décisions de la Cour fédérale
[3] Venngo et l’intimée, Concierge Connection Inc. (CCI), offrent des programmes de réductions, d’avantages et de primes d’incitation à des organisations canadiennes pour permettre à celles‑ci d’accorder des avantages à leurs propres employés ou membres. Les organisations signent des contrats avec Venngo ou avec CCI, qui, à leur tour, offrent des réductions sur divers produits et services, comme des billets de spectacles, des visites au spa, des séjours à l’hôtel, la location d’automobiles ou des abonnements à des clubs de mise en forme, aux membres ou employés des organisations participantes. Des représentants des ressources humaines des organisations clientes sont généralement les points de contact pour Venngo et CCI. À la date du procès, Venngo et CCI étaient les deux seuls fournisseurs du genre au Canada.
[4] Venngo a été fondée en 2000 et, depuis 2007, la société offre l’accès à un large éventail d’avantages aux membres ou employés de ses clients, dans une diversité de secteurs, en utilisant plusieurs marques de commerce en liaison avec ses activités. Elle a déposé et enregistré les marques de commerce suivantes :
Marque de commerce
Date du dépôt
Déclaration d’emploi :
Date d’enregistrement
WORKPERKS
4 mai 2007
17 août 2009
15 sept. 2009
MEMBERPERKS
4 mai 2007
18 janvier 2011
28 févr. 2011
ADPERKS
4 mai 2007
9 avril 2009
30 avril 2009
PARTNERPERKS
7 mai 2008
13 août 2009
10 sept. 2009
CLIENTPERKS
29 mai 2009
7 mai 2010
8 juin 2010
CUSTOMERPERKS
29 mai 2009
7 mai 2010
9 juin 2010
[5] Les marques de commerce de Venngo ont été enregistrées à l’égard d’une large catégorie de marchandises et de services. Ainsi, comme l’a indiqué la Cour fédérale, la description des marchandises et des services pour la marque WORKPERKS est la suivante :
MARCHANDISE/PRODUITS DÉRIVÉS :
Logiciels, plus précisément des logiciels Internet destinés à des applications de portail, à la mise en réseau, aux communications entre entreprises, aux communications de détail, au marketing et à la distribution de produits et services.
SERVICES :
Offrir un ensemble de programmes d’épargne et à valeur ajoutée pour les employés, en ligne et par l’intermédiaire de publications papier; fournir des dispositifs en ligne et des publications papier permettant aux sociétés d’annoncer et de commercialiser leurs produits et services; offrir des services de conception, de création, d’hébergement, de maintenance, d’exploitation, de gestion, de publicité et de marketing pour les programmes d’épargnes et de valeur ajoutée; fournir des interfaces logicielles accessibles par Internet donnant accès à de multiples utilisateurs à une vaste gamme de renseignements
[6] CCI a été constituée en société en 2001. Elle a d’abord exercé ses activités à Toronto et offrait un programme de billets et de divertissements à prix réduit pour les employés. En 2011, elle avait élargi son offre à 16 catégories, permettant l’accès à un large éventail de réductions qui ne visaient pas uniquement des spectacles et des activités de divertissement.
[7] Le 28 novembre 2008, CCI a déposé une demande d’enregistrement de la marque de commerce PERKOPOLIS, pour l’employer en liaison avec la « vente de billets dans le domaine du divertissement et [des] services de réservation d’hôtel ». La société a commencé à utiliser la marque PERKOPOLIS en 2009, et celle‑ci a été enregistrée le 1er mars 2011. À cette date, CCI utilisait la marque PERKOPOLIS pour divers biens et services qui allaient au‑delà des réservations hôtelières et des ventes de billets de spectacles. Quand CCI a déposé sa demande d’enregistrement de la marque PERKOPOLIS, les demandes de Venngo pour l’enregistrement des marques WORKPERKS, MEMBERPERKS, ADPERKS et PARTNERPERKS avaient déjà été déposées. Le Bureau des marques de commerce du Canada n’a cité aucune des marques de commerce de Venngo en opposition à la demande de CCI pour l’enregistrement de la marque PERKOPOLIS, ni la marque PERKOPOLIS de CCI en opposition à l’une des demandes d’enregistrement des marques de commerce de Venngo.
[8] Venngo affirme que l’emploi par CCI de la marque de commerce PERKOPOLIS est une atteinte aux droits de propriété intellectuelle de Venngo dans sa propre série de marques de commerce liées à des avantages (« perks » en anglais). Dans son action, elle a fait valoir plusieurs prétentions à l’encontre de CCI et des personnes physiques intimées, mais s’est désistée de certaines d’entre elles avant le procès ou en cours de procès. Au procès, Venngo a invoqué les alinéas 7a) et 7b), l’article 19, l’alinéa 20(1)a) et l’article 22 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 (la Loi sur les marques de commerce), à l’appui de ses prétentions à l’encontre de CCI et de l’intimée Morgan C. Marlowe, après s’être désistée de toutes ses autres prétentions énoncées dans la déclaration, notamment celles formulées contre l’autre personne physique intimée, Richard Thomas Joynt.
[9] L’alinéa 7a) de la Loi sur les marques de commerce prévoit ce qui suit :
7. Nul ne peut :
7. No person shall
a) faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l’entreprise, les produits ou les services d’un concurrent.
(a) make a false or misleading statement tending to discredit the business, goods or services of a competitor.
Cette disposition a pour effet de codifier le délit de dénigrement de la common law, dont doit répondre quiconque cause un préjudice à des concurrents par des déclarations fausses ou trompeuses qui portent atteinte à la réputation, aux marchandises ou aux services des concurrents.
[10] L’alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce est rédigé comme suit :
7. Nul ne peut :
7. No person shall
[…]
[…]
b) appeler l’attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu’il a commencé à y appeler ainsi l’attention, entre ses produits, ses services ou son entreprise et ceux d’un autre.
(b) direct public attention to his goods, services or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada, at the time he commenced so to direct attention to them, between his goods, services or business and the goods, services or business of another.
Le délit de commercialisation trompeuse de la common law est essentiellement codifié à l’alinéa 7b). Ce délit protège une partie contre le préjudice qu’elle subit quand une autre partie tente de faire passer ses propres produits ou services pour ceux de la première partie, en utilisant une marque créant de la confusion, laquelle marque peut ou non être enregistrée.
[11] L’article 19 de la Loi sur les marques de commerce est ainsi formulé :
19. Sous réserve des articles 21, 32 et 67, l’enregistrement d’une marque de commerce à l’égard de produits ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l’emploi de celle‑ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces produits ou services.
19. Subject to sections 21, 32 and 67, the registration of a trade-mark in respect of any goods or services, unless shown to be invalid, gives to the owner of the trade-mark the exclusive right to the use throughout Canada of the trade-mark in respect of those goods or services.
L’article 19 consacre le droit du propriétaire d’une marque de commerce enregistrée à l’emploi exclusif de sa marque enregistrée et a pour effet d’empêcher toute autre partie de s’approprier cette marque.
[12] L’alinéa 20(1)a) de la Loi sur les marques de commerce prévoit ce qui suit :
20. (1) Le droit du propriétaire d’une marque de commerce déposée à l’emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne qui est non admise à l’employer selon la présente loi et qui :
20. (1) The right of the owner of a registered trade-mark to its exclusive use is deemed to be infringed by any person who is not entitled to its use under this Act and who
a) soit vend, distribue ou annonce des produits ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion.
(a) sells, distributes or advertises any goods or services in association with a confusing trade-mark or trade-name.
Distinct de l’article 19, l’alinéa 20(1)a) fait état d’une atteinte par laquelle une partie non autorisée emploie une marque de commerce qui crée de la confusion avec la marque de commerce déposée du demandeur (sans que les deux marques soient nécessairement identiques).
[13] Enfin, l’article 22 de la Loi sur les marques de commerce prévoit notamment ce qui suit :
22. (1) Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d’une manière susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à cette marque de commerce.
22. (1) No person shall use a trade-mark registered by another person in a manner that is likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching thereto.
D’une manière générale, l’article 22 empêche que la valeur de l’achalandage attaché à la marque de commerce d’une partie soit diminuée par l’emploi que fait une autre partie de ladite marque de commerce, ou par l’emploi qu’elle fait d’un nom qui ressemble à cette marque au point d’être confondu avec elle.
[14] Dans sa décision, la Cour fédérale a rejeté les prétentions formulées contre CCI et Mme Marlowe sur le fondement des dispositions susmentionnées de la Loi sur les marques de commerce. S’agissant de Mme Marlowe, elle a jugé que rien ne prouvait qu’elle avait agi hors du cadre de ses fonctions ordinaires en tant que dirigeante et administratrice de CCI, et elle a donc conclu qu’il n’y avait aucune raison de la déclarer personnellement responsable des activités de CCI. Venngo ne conteste pas cette conclusion dans le présent appel. Elle ne conteste pas non plus la décision de la Cour fédérale de rejeter ses prétentions contre CCI fondées sur l’alinéa 7a) et l’article 19 de la Loi sur les marques de commerce.
[15] Venngo conteste toutefois le rejet par la Cour fédérale de ses prétentions contre CCI fondées sur les alinéas 7b) et 20(1)a) et l’article 22 de la Loi sur les marques de commerce. Il est donc nécessaire d’examiner plus en détail la manière dont la Cour fédérale a analysé ces questions.
A. L’analyse par la Cour fédérale de la prétention de Venngo fondée sur l’article 22 de la Loi sur les marques de commerce
[16] La Cour fédérale a commencé son examen de la prétention de Venngo fondée sur l’article 22 (dépréciation de l’achalandage) en exposant les conditions d’une cause d’action recevable aux termes de cet article, citant à cet égard l’arrêt de principe Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23, [2006] 1 R.C.S. 824 [Veuve Clicquot]. Au paragraphe 46 de cet arrêt, la Cour suprême a énuméré les quatre éléments suivants requis pour qu’une cause d’action soit accueillie en vertu de l’article 22 : premièrement, la marque de commerce déposée par le demandeur a été employée par le défendeur en liaison avec des produits ou services – peu importe que ces produits ou services entrent en concurrence avec ceux du demandeur; deuxièmement, la marque de commerce déposée du demandeur est suffisamment connue pour que l’achalandage qui y est attaché soit appréciable, mais il n’est pas nécessaire que la marque soit célèbre; troisièmement, la marque du demandeur a été employée par le défendeur d’une manière susceptible d’avoir une incidence sur cet achalandage; enfin, les actes du défendeur sont susceptibles d’entraîner une diminution de la valeur de l’achalandage.
[17] Après avoir exposé ces quatre éléments, la Cour fédérale a relevé que l’« emploi » aux termes de l’article 22 de la Loi sur les marques de commerce « exige l’emploi [par un défendeur] d’une marque de commerce de la demanderesse, telle qu’elle a été enregistrée » (Venngo, par. 86). Elle a fait observer que le seul exemple possible d’un tel emploi allégué par Venngo était l’utilisation par CCI des mots « MEMBER PERKS INCLUDE » sur ses sites Web. La Cour fédérale a conclu que l’emploi de ces mots « ne correspond pas à l’emploi de la marque comme marque de commerce pour distinguer les marchandises et les services de CCI de ceux d’autres propriétaires et ne peut pas constituer un fondement de demande valide en vertu de l’article 22 » (Venngo, par. 86). La Cour fédérale a par conséquent rejeté la prétention fondée sur l’article 22.
B. L’analyse par la Cour fédérale de la prétention de Venngo fondée sur l’alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce
[18] S’agissant de la prétention de Venngo fondée sur l’alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce (commercialisation trompeuse), la Cour fédérale a écrit que, selon deux arrêts de la Cour suprême du Canada, Ciba‑Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc., [1992] 3 R.C.S. 120, à la page 132 [Ciba‑Geigy] et Kirkbi AG c. Ritvik Holdings Inc., 2005 CSC 65, au paragraphe 66, [2005] 3 R.C.S. 302, une prétention fondée sur le délit de commercialisation trompeuse doit comporter trois éléments : l’existence d’un achalandage; la tromperie du public en raison d’une fausse déclaration; enfin, l’existence d’un préjudice réel ou potentiel pour le demandeur. La Cour fédérale a jugé que Venngo avait établi qu’elle possédait l’achalandage requis à l’égard de ses marques de commerce pour fonder une allégation de commercialisation trompeuse, mais qu’elle n’avait pas établi les deux autres éléments requis. Plus précisément, la Cour fédérale a jugé que Venngo n’avait pas prouvé qu’elle avait subi un préjudice découlant de l’emploi par CCI de la marque de commerce PERKOPOLIS. Elle a aussi jugé qu’il n’y avait aucune probabilité de tromperie causée par des fausses déclarations, pour les mêmes raisons qu’elle a conclu par la suite qu’il n’y avait aucune probabilité de confusion entre les marques de commerce de Venngo et celle de CCI. Elle a donc rejeté le recours en commercialisation trompeuse fondé sur l’alinéa 7b).
C. L’analyse par la Cour fédérale de la prétention de Venngo fondée sur l’alinéa 20(1)a) de la Loi sur les marques de commerce
[19] Pour étudier la prétention de Venngo fondée sur l’alinéa 20(1)a) de la Loi sur les marques de commerce, la Cour fédérale s’est demandé s’il existait une probabilité de confusion entre la marque PERKOPOLIS et l’une quelconque des marques de Venngo. Elle a relevé que l’article 6 de la Loi sur les marques de commerce, lu conjointement avec l’article 2, expose le cadre d’évaluation de la confusion et énonce, au paragraphe 6(5), les facteurs à prendre en compte à cette fin. Le paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques de commerce prévoit ce qui suit :
6. (5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris :
6. (5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including
a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
(a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known;
b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
(b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use;
c) le genre de produits, services ou entreprises;
(c) the nature of the goods, services or business;
d) la nature du commerce;
(d) the nature of the trade; and
e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent.
(e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.
[20] Après s’être référée abondamment à trois arrêts de la Cour suprême du Canada, Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc., 2006 CSC 22, [2006] 1 R.C.S. 772 [Mattel], Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc., 2011 CSC 27, [2011] 2 R.C.S. 387 [Masterpiece], et Veuve Clicquot, la Cour fédérale a exposé comme suit sa compréhension du droit applicable (Venngo, par. 105) :
En prenant en considération la synthèse de ces trois décisions de la Cour suprême et les facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi, la Cour doit décider :
i. en ce qui concerne la première impression, si le public pertinent, c’est‑à‑dire principalement les décideurs en matière de ressources humaines des clients des parties, mais aussi les utilisateurs finaux des services offerts par les parties, confondraient ou seraient susceptibles de confondre la source des services de PERKOPOLIS (CCI) avec celle de la source des services de WORKPERKS, d’ADPERKS, de CUSTOMERPERKS ou de MEMBERPERKS (Venngo);
ii. dans la détermination de la probabilité d’une confusion, la Cour examinera en premier lieu le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées suggérées – le facteur de l’alinéa 6(5)e) est le plus susceptible d’avoir le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion (Masterpiece, précité, au paragraphe 49);
iii. Les autres facteurs de l’article 6 et des circonstances de l’espèce, dont la preuve d’une confusion réelle, devront également être pris en considération.
[21] La Cour fédérale a aussi fait observer que la probabilité de confusion doit être considérée selon le point de vue du « consommateur occasionnel plutôt pressé » décrit dans l’arrêt Mattel, au paragraphe 56.
[22] Après avoir exposé le cadre juridique susdit, la Cour fédérale a procédé à l’analyse des marques en question, en considérant le degré de ressemblance entre PERKOPOLIS et chacune des marques de Venngo au regard de l’alinéa 6(5)e) de la Loi sur les marques de commerce. Elle a jugé que la seule similitude entre les marques de Venngo et la maque PERKOPOLIS était l’emploi du mot anglais « perk ». Comme le mot « perk » est un terme générique pour les types de services en cause en l’espèce, elle a conclu que ce mot ne suffisait pas à fonder une ressemblance entre les marques des parties. Elle a aussi indiqué que l’emploi par Venngo du mot « perk » est associé, dans ses marques, au public visé par l’offre de Venngo, alors que PERKOPOLIS est une vague référence qui suggère l’idée de « perks », mais sans rattacher les « perks » en question à des publics particuliers. La Cour fédérale a donc conclu qu’« on remarque immédiatement […] qu’il y a peu de ressemblance dans la présentation ou le son [… ou] dans l’idée suggérée par les marques » (Venngo, par. 110).
[23] La Cour fédérale a fait observer que cette conclusion semblait confirmée par les déclarations de certains des propres témoins de Venngo, par un examen du registre des marques de commerce révélant l’emploi courant du mot anglais « perk » en liaison avec des programmes d’avantages, et par les définitions données par le dictionnaire aux mots anglais « perk » et « perquisite ». Selon la Cour fédérale, ce facteur militait en faveur de CCI.
[24] S’agissant du caractère distinctif inhérent et du caractère distinctif acquis, la Cour fédérale est arrivée à une conclusion similaire. Faisant observer que les marques de Venngo sont « [a]u mieux […] fortement suggestives, voire descriptives » parce qu’elles renvoient simplement à des avantages – « perks » – (c’est‑à‑dire les produits et services offerts) et des publics visés par ces avantages, elle a jugé que les marques de Venngo ne présentaient pas d’éléments exceptionnels ou uniques propres à les rendre distincts (Venngo, par. 117). Elle a aussi conclu que l’emploi par Venngo du terme générique anglais « perk », dans son propre matériel publicitaire et sur son site Web, avait pour effet d’éroder le possible caractère distinctif de ses marques. La Cour fédérale a donc conclu que chacune des marques de commerce de Venngo a « un caractère distinctif faible et n’a droit qu’à une protection limitée » (Venngo, par. 119). Selon elle, ce facteur militait lui aussi en faveur de CCI.
[25] Quant à la période pendant laquelle les marques concernées avaient été en usage visée à l’alinéa 6(5)b), la Cour fédérale a conclu que ce facteur militait en faveur de Venngo parce que l’emploi de certaines de ces marques avait précédé l’emploi de PERKOPOLIS par CCI.
[26] Conformément à l’alinéa 6(5)c), la Cour fédérale a aussi pris en compte le genre de produits, services ou entreprises en cause. Faisant observer que les services et entreprises de Venngo et de CCI se recoupent largement, elle a conclu que ce facteur militait également en faveur de Venngo.
[27] La Cour fédérale a ensuite examiné les autres circonstances pertinentes. Elle a commencé par faire observer que l’enregistrement par CCI de sa marque PERKOPOLIS avait eu lieu sans que le Bureau des marques de commerce du Canada ne cite en opposition les marques de commerce déposées de Venngo ni d’autres marques comportant le mot anglais « perk », et elle a ajouté que, pareillement, les marques de Venngo avaient été enregistrées sans que la marque PERKOPOLIS ne soit citée en opposition par le Bureau des marques de commerce. La Cour fédérale a jugé que ce facteur militait en faveur de CCI.
[28] Sous la rubrique des autres circonstances pertinentes, la Cour fédérale a aussi examiné les preuves et arguments de Venngo concernant la confusion réelle. Venngo a produit la preuve d’une confusion réelle, présentée par trois représentants de la clientèle (Sharon Mitchell, Elizabeth Kieffer et Kevin Hayashi), d’un employé (Bradley Moyer) et d’un représentant d’un programme similaire d’avantages destiné aux préposés à la vente (Douglas Garcia). La Cour fédérale a rejeté le témoignage de M. Moyer, estimant qu’il s’agissait d’une preuve par ouï‑dire qui n’était pas digne de foi et pas nécessaire. Elle a conclu que les autres témoignages n’étaient pas suffisamment convaincants pour l’emporter sur les autres facteurs et sur l’ensemble des circonstances pertinentes. Elle a aussi relevé que le président de Venngo avait admis en contre-interrogatoire que la nature du commerce est telle que la clientèle type est constituée de professionnels en ressources humaines chevronnés qui, en pratique, choisissent un programme uniquement après avoir mené des recherches, réduisant de ce fait la probabilité d’une confusion réelle.
[29] Se fondant sur l’arrêt Masterpiece, la Cour fédérale a fait observer que l’analyse relative à la confusion est un exercice d’appréciation qui incombe au juge de première instance. Après avoir apprécié l’ensemble des facteurs pertinents en même temps que les circonstances, elle est parvenue à la conclusion suivante, au paragraphe 129 :
Bien qu’il y ait des éléments de preuve limités de confusion, ces éléments étaient insuffisants pour […] convaincre [la Cour] qu’un consommateur ordinaire pressé confondrait les marques de Venngo et de CCI, mise à part simplement en raison du fait que les parties évoluent sur un marché de créneaux ou relativement fermé et ont choisi d’intégrer un terme générique à leurs marques évoquant fortement leurs services, qui n’ont droit qu’à une protection limitée.
Compte tenu de cette conclusion, il n’y avait pas lieu de conclure à la violation d’un droit au titre de l’alinéa 20(1)a) de la Loi sur les marques de commerce.
D. L’Ordonnance relative aux dépens
[30] Dans son Ordonnance relative aux dépens, la Cour fédérale a accordé à CCI les dépens, comprenant tous les honoraires, débours et taxes, pour la somme globale de 231 000 $, à la lumière de son dispositif sur le fond de l’action et des observations des parties. Pour arriver à sa décision sur les dépens, la Cour fédérale a jugé raisonnables les sommes versées à l’avocat précédent de CCI et les honoraires payés à son avocat actuel, exposés par CCI dans l’affidavit d’un avocat, jugé que la preuve documentaire ne suffisait pas à appuyer tous les débours réclamés par CCI, noté l’effet du rejet par Venngo d’une offre de règlement aux termes de l’alinéa 420(2)b) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles) et souligné que Venngo avait intégré et maintenu dans l’action de multiples prétentions infondées. De manière générale, la Cour fédérale a conclu qu’une somme globale dépassant les dépens normaux qui seraient habituellement taxés en vertu de l’article 400 des Règles était justifiée, étant donné que Venngo et CCI sont toutes deux des entités commerciales averties, et compte tenu des facteurs énumérés plus haut. Elle a opté pour une somme globale qui représente environ la moitié des honoraires et débours totaux engagés par CCI dans sa défense.
II. Les arguments de Venngo en appel
[31] Pour ce qui concerne maintenant les arguments invoqués en appel, Venngo fait d’abord valoir que la Cour fédérale a erré en concluant à l’absence de confusion, et donc à l’absence de violation d’un droit aux termes de l’alinéa 20(1)a) ainsi qu’à l’absence de commercialisation trompeuse au titre de l’alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce. Venngo relève cinq erreurs dans l’analyse de la Cour fédérale relative à la confusion et soutient que, n’eût été ces erreurs, l’exercice d’appréciation entrepris en vertu du paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques de commerce aurait conduit la Cour fédérale à conclure à l’existence de confusion ou, subsidiairement, justifierait à tout le moins un réexamen.
[32] S’agissant des erreurs alléguées dans l’analyse relative à la confusion, Venngo conteste d’abord la manière dont la Cour fédérale a évalué le degré de ressemblance entre les marques de commerce de Venngo et la marque de commerce de CCI. Selon Venngo, la Cour fédérale a erré en concluant que la marque PERKOPOLIS et les marques de Venngo ne suggèrent pas la même idée dans l’esprit des consommateurs. Venngo soutient que PERKOPOLIS suggère au contraire un programme-cadre qui pourrait englober les programmes de Venngo. Venngo dit aussi que la Cour fédérale n’a pas accordé suffisamment de poids au terme constitutif anglais « perk » quand elle a évalué le degré de ressemblance entre les marques concernées.
[33] Deuxièmement, Venngo affirme que la Cour fédérale a commis une erreur de droit en n’examinant pas le caractère distinctif acquis au titre de l’alinéa 6(5)a) de la Loi sur les marques de commerce. Elle renvoie à plusieurs précédents – un arrêt de la Chambre des lords, Reddaway c. Banham, [1896] A.C. 199, 13 R.P.C. 218, un arrêt de la Cour suprême du Canada, Pepsi‑Cola Company of Canada, Ltd c. The Coca‑Cola Company of Canada, Ltd., [1940] R.C.S. 17 (consultable dans CanLII), enfin un arrêt de la Cour d’appel fédérale, Miss Universe, Inc. c. Bohna, [1995] 1 R.C.F. 614 (C.A.F.) – qui, selon elle, permettent d’affirmer que des marques de commerce descriptives peuvent au fil du temps acquérir un caractère distinctif, principalement par l’effet d’une notoriété publique. Selon Venngo, la Cour fédérale a commis une erreur de droit en ne se cherchant pas à savoir si, de cette manière, les marques de Venngo étaient devenues distinctes. Venngo ajoute que les conclusions de la Cour fédérale selon lesquelles un achalandage est attaché aux marques de commerce de Venngo, mais que les marques de commerce ne sont pas distinctes, sont incompatibles, essentiellement parce que la même preuve sous-tend les deux examens.
[34] Troisièmement, Venngo soutient que la Cour fédérale a erré dans son analyse de la nature du commerce au titre de l’alinéa 6(5)d) de la Loi sur les marques de commerce. Elle affirme que la Cour fédérale a commis une erreur de droit en mettant indûment l’accent sur la diligence raisonnable des professionnels chevronnés des ressources humaines qui choisissent parmi les programmes d’avantages, plutôt que sur les premières impressions d’un consommateur occasionnel plutôt pressé, comme l’enseignait l’arrêt Mattel. Après l’instruction de l’appel, Venngo a renvoyé la Cour à un arrêt récent de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, Vancouver Community College c. Vancouver Career College (Burnaby) Inc., 2017 BCCA 41 (consultable dans CanLII) [VCC], pour soutenir que l’analyse relative à la confusion dépend des impressions que laisse la découverte d’une marque. Venngo soutient aussi, invoquant l’arrêt Ciba‑Geigy de la Cour suprême du Canada, que la Cour fédérale devait tenir compte des expériences des utilisateurs finaux (par exemple, les employés qui bénéficient des avantages) et qu’en ne l’ayant pas fait, elle a commis une erreur de droit.
[35] Quatrièmement, Venngo soutient qu’il n’était pas loisible à la Cour fédérale d’examiner, dans son analyse relative à la confusion, la procédure d’enregistrement d’une marque de commerce.
[36] Enfin, Venngo affirme que la Cour fédérale a accordé trop peu de poids à la preuve produite par Venngo concernant la confusion réelle et qu’elle a considéré à tort le témoignage de M. Moyer comme une preuve par ouï‑dire, donc une preuve irrecevable.
[37] Venngo affirme aussi que la Cour fédérale a commis une erreur dans son évaluation du préjudice au titre de l’alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce parce qu’elle n’a pas pris en compte la preuve de Venngo concernant le détournement de ses ventes et le ternissement de ses marques de commerce. Encore une fois, après l’instruction de son appel, Venngo a renvoyé la Cour à l’arrêt VCC pour démontrer que la preuve d’une incidence sur l’achalandage suffit à prouver le préjudice.
[38] S’agissant de la dépréciation de l’achalandage au titre de l’article 22 de la Loi sur les marques de commerce, Venngo affirme que la Cour fédérale a commis une erreur de droit selon le premier volet du critère énoncé dans l’arrêt Veuve Clicquot, en réduisant la nécessité de l’ « emploi » aux seuls emplois de la marque de commerce d’un demandeur telle que cette marque est enregistrée. À cet égard, Venngo affirme que, selon l’arrêt Veuve Clicquot, il n’est pas nécessaire qu’un défendeur emploie une marque identique à celle du demandeur pour que sa responsabilité soit engagée en vertu de l’article 22. Venngo dit plutôt que, selon l’arrêt Veuve Clicquot, l’article 22 pourrait être enfreint lorsque les marques sont similaires au point que « le simple observateur pou[rrait] reconnaître la marque employée par les intimées comme celle de l’appelante (comme ce serait le cas si Kleenex était orthographié Klenex) » (Veuve Clicquot, par. 48). Puisque la Cour fédérale a appliqué le mauvais critère au regard de l’application de l’article 22 de la Loi sur les marques de commerce, Venngo affirme que sa décision au titre de cet article doit être infirmée.
[39] S’agissant de l’Ordonnance relative aux dépens, bien que Venngo ait soulevé des points additionnels dans son mémoire des faits et du droit, elle a limité ses observations orales à deux arguments. Premièrement, elle soutient que la Cour fédérale s’est erronément fondée sur une preuve par ouï‑dire non vérifiée pour établir les sommes que CCI auraient payées à son avocat antérieur. Plus précisément, Venngo dit que la seule preuve concernant les honoraires, débours et taxes payés aux anciens avocats de CCI était une déclaration relatée figurant dans l’affidavit que l’un de ses avocats actuels avait déposé au soutien des sommes en question. Comme cette déclaration était une déclaration relatée, Venngo dit que la Cour fédérale n’aurait pas dû en tenir compte. Deuxièmement, Venngo soutient que la Cour fédérale a traité l’offre de règlement de CCI comme une offre effective au titre de l’article 420 des Règles, alors que cette offre ne répondait pas aux conditions énoncées dans cette disposition. Pour ces deux raisons, Venngo voudrait que, même si elle n’obtient pas gain de cause dans son appel sur le fond, l’Ordonnance relative aux dépens soit infirmée.
III. Analyse
A. La Cour fédérale a‑t‑elle erré dans son évaluation de la probabilité de confusion entre la marque PERKOPOLIS et les marques de Venngo?
[40] Comme les prétentions de Venngo dépendent largement de la question de savoir si la marque PERKOPOLIS de CCI est susceptible de créer de la confusion avec les propres marques de Venngo – et, en effet, la majeure partie des arguments de Venngo en appel vise l’analyse de la Cour fédérale relative à la confusion –, il est utile de commencer par cette question.
[41] Pour que la Cour puisse modifier la conclusion de la Cour fédérale selon laquelle il n’y a pas de probabilité de confusion entre les marques de Venngo et la marque de CCI, Venngo doit démontrer que la Cour fédérale s’est fondée sur un principe juridique erroné ou a commis une erreur manifeste et dominante dans l’examen de questions de fait ou de questions mixtes de fait et de droit ne comportant pas de questions de droit isolables : Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235 [Housen].
[42] Avant de passer en revue les cinq erreurs que, selon Venngo, la Cour fédérale aurait commises dans son analyse relative à la confusion, il convient de rappeler que nous devrions nous garder d’être exagérément intrusifs et de vouloir isoler des questions de droit lorsque la question déterminante est en réalité tributaire des faits, parce que, ce faisant, nous porterions atteinte à la retenue judiciaire à laquelle a droit le juge des faits (Housen, par. 36; Sattva Capital Corp. c. Creston Moly Corp., 2014 CSC 53, par. 54, [2014] 2 R.C.S. 633; Teva Canada Limited c. Leo Pharma Inc., 2017 CAF 50, par. 17 (consultable dans CanLII)). Il convient aussi de rappeler que la norme de contrôle appliquée en appel aux questions de fait et aux questions mixtes de droit et de fait dont on ne peut isoler une question de droit est une norme déférente. Comme l’écrivait la Cour dans l’arrêt Canada c. South Yukon Forest Corporation, 2012 CAF 165, au paragraphe 46 :
[…] Par erreur « manifeste », on entend une erreur évidente, et par erreur « dominante », une erreur qui touche directement à l’issue de l’affaire. Lorsque l’on invoque une erreur manifeste et dominante, on ne peut se contenter de tirer sur les feuilles et les branches et laisser l’arbre debout. On doit faire tomber l’arbre tout entier.
[43] À maints égards, comme cela ressort des propos qui suivent, Venngo voudrait que la Cour intervienne et effectue une nouvelle analyse relative à la confusion, pour ensuite substituer sa manière d’apprécier la preuve à celle de la Cour fédérale. Cependant, c’est là quelque chose que nous ne pouvons pas faire en appel. Nous ne pouvons intervenir dans les questions de fait ou dans les questions mixtes de droit et de fait dont on ne peut isoler une question de droit que si la Cour fédérale a commis une erreur manifeste et dominante, et nous ne pouvons intervenir dans les questions de droit que si la Cour fédérale a appliqué un principe juridique incorrect.
(1) Ressemblance
[44] S’agissant de la première erreur que la Cour fédérale aurait commise selon Venngo, cette dernière nous exhorte à conclure que la Cour fédérale a commis une erreur en jugeant que le terme anglais « perk » crée peu de similitudes entre les marques concernées et, dans le même ordre d’idées, que la Cour fédérale a commis une erreur dans sa manière d’exposer les idées suggérées par la marque PERKOPOLIS et les marques de commerce de Venngo. Dans les deux cas, Venngo demande à la Cour de modifier les conclusions tirées par la Cour fédérale à partir de la preuve. Venngo doit donc établir l’existence d’une erreur manifeste et dominante avant que nous puissions intervenir. Il m’est impossible de dire que la Cour fédérale a commis une telle erreur dans sa manière de considérer l’une ou l’autre de ces questions.
[45] Une lecture même superficielle de la décision de la Cour fédérale révèle que le terme anglais « perk » a été un aspect essentiel dans l’analyse de la Cour relative à la confusion et dans son évaluation du degré de ressemblance entre les marques des parties. Contrairement à ce qui, selon Venngo, doit être la conséquence du caractère dominant du mot « perk », la Cour fédérale a explicitement indiqué que (Venngo, par. 108) :
[…] la Cour peut et devrait tenir compte des composantes dominantes d’une marque si celles‑ci sont particulièrement frappantes et affectent l’impression générale du consommateur moyen. Bien que Venngo soutienne que les termes anglais « PERK » ou « PERKS » sont la composante dominante des marques en cause, même si on peut soutenir que les termes anglais « perk » ou « perks » ont un effet sur l’impression générale du consommateur moyen, aux fins des motifs ci‑dessous, je conclus que les termes anglais « perk » ou « perks » tels qu’utilisés par les marques de commerce de Venngo sont fortement suggestifs et guère distinctifs.
[46] La Cour fédérale a donc estimé que le caractère dominant du mot anglais « perk » est sans réelle conséquence parce que le mot est descriptif. À mon avis, il était loisible à la Cour fédérale de tirer cette conclusion, au vu du dossier, et aussi sur le plan de l’interprétation, puisque les marques de commerce qui sont simplement descriptives sont présumées faibles et ne se voient donc généralement accorder qu’une protection restreinte (Molson Cos. c. John Labatt Ltd., [1994] A.C.F. no 1792 (C.A.F.) [Molson]). Il était donc loisible à la Cour fédérale de pointer la nature descriptive du mot anglais « perk » et de tirer les conséquences de ce caractère descriptif dans son appréciation de la ressemblance entre les marques de commerce des parties.
[47] Venngo n’a pas non plus démontré l’existence d’une erreur manifeste et dominante dans la conclusion de la Cour fédérale selon laquelle il y a peu de ressemblance entre les marques de commerce en cause, compte tenu des idées qu’elles suggèrent. L’essentiel de l’argument de Venngo est que l’emploi du mot anglais « perk » dans PERKOPOLIS et dans les