Apotex Inc. c. Merck & Co., Inc.

Apotex Inc. c. Merck & Co., Inc.
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2006-10-10
Référence neutre
2006 CAF 323
Numéro de dossier
A-232-06
Notes
Décision rapportée
Contenu de la décision
Date : 20061010
Dossier : A-232-06
Référence : 2006 CAF 323
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE SEXTON
LE JUGE MALONE
ENTRE :
Apotex Inc.
appelante
et
Merck & Co., Inc., Merck Frosst Canada & Co., Merck Frosst Canada Ltd., Syngenta Limited, AstraZeneca UK Limited et AstraZeneca Canada Inc.
intimées
Audience tenue à Toronto (Ontario), du 11 au 14 septembre 2006.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 10 octobre 2006.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE MALONE
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LINDEN
LE JUGE SEXTON
Date : 20061010
Dossier : A-232-06
Référence : 2006 CAF 323
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE SEXTON
LE JUGE MALONE
ENTRE :
Apotex Inc.
appelante
et
Merck & Co., Inc., Merck Frosst Canada & Co., Merck Frosst Canada Ltd., Syngenta Limited, AstraZeneca UK Limited et AstraZeneca Canada Inc.
intimées
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE MALONE
I. Introduction
[1] Il s’agit d’un appel et d’un appel incident d’une décision du juge Hugues de la Cour fédérale (le juge), datée du 26 avril 2006 et publiée à 2006 CF 524. Le litige porte sur la validité et la contrefaçon du brevet canadien 1,275,350 (le brevet 350) visant une classe de composés, dont le lisinopril, utilisés pour le traitement de l’hypertension. Le brevet 350 expire le 16 octobre 2007.
[2] Il y a deux principales intimées. D’une part, Merck & Co. Inc., qui est titulaire du brevet 350, et ses deux filiales canadiennes (collectivement Merck), et, d’autre part, Syngenta Limited, AstraZeneca UK Limited et AstraZeneca Canada Inc. (collectivement Astra). Astra est titulaire d’une licence en vertu du brevet 350. Les deux intimées ont vendu activement au Canada des médicaments contenant du lisinopril jusqu’en 2000. L’appelante est Apotex Inc. (Apotex), une fabricante de produits génériques qui vend également au Canada un produit contenant du lisinopril.
[3] Il était allégué dans la présente action, qui a été intentée en 1996, qu'Apotex a contrefait les revendications 1, 2 et 5 du brevet 350. Apotex a présenté une demande reconventionnelle dans laquelle elle a allégué l’invalidité du brevet. Au début du procès, Apotex a reconnu que si ces revendications étaient valides, elle les avait alors contrefaites, sous réserve de certaines exceptions concernant le lisinopril obtenu d’un fournisseur autorisé sous licence ainsi que certaines quantités utilisées à des fins visées par une exception.
[4] Le juge Hughes a conclu qu’Apotex avait contrefait chacune des revendications 1, 2 et 5 du brevet 350, sous réserve de certaines exceptions, qu’Apotex ne pouvait pas contester la validité de ces revendications et que, de toute façon, ces contestations de la validité n'étaient pas fondées. Les diverses réparations accordées seront précisées plus loin dans les présents motifs.
[5] Fidèles à elles-mêmes, les parties ont soulevé environ 23 questions et sous‑questions lors de l'appel et de l'appel incident. Toutefois, la principale question à trancher est celle de savoir si un brevet répondant aux conditions essentielles de brevetabilité devrait être invalidé pour inobservation alléguée d’une disposition de la loi en cours de poursuite; c’est ce qui est communément appelé une contestation fondée sur une demande complémentaire irrégulière.
II. Le régime législatif
[6] Bien que la Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4 (la Loi), ait été modifiée le 1er octobre 1989, les dispositions transitoires des paragraphes 78.2(2) et (3) prévoient que les demandes déposées avant cette date ainsi que les brevets qui en découlent, y compris le brevet et les demandes en l’espèce, sont régis par ses dispositions telles qu’elles étaient libellées juste avant ces modifications. Par conséquent, sauf disposition contraire, lorsqu’il est question dans les présents motifs de la Loi sur les brevets il s’agit de la Loi telle qu’elle était libellée avant le 1er octobre 1989.
III. Le cadre factuel
Contexte de la biochimie
[7] Les revendications de brevet contestées ont été formulées en relation avec une classe de composés découverte par Merck. Les composés en litige sont des inhibiteurs d’enzymes de conversion de l’angiotensine (inhibiteurs ECA). Merck a déposé une demande de brevet aux États‑Unis à la fin de 1978 ainsi que la demande numéro 341, 340 au Canada (la demande 340) à la fin de 1979. Les composés partagent la même formule générale ou « configuration », c’est‑à‑dire la formule I. La formule I comporte sept emplacements, R et R1 à R6, sur lesquels on peut placer un choix de produits chimiques ou de molécules. La différence entre les composés visés par la demande 340 et tous les brevets en découlant réside dans le choix des produits chimiques et des molécules qui sont attachés sur chacun des emplacements R à R6. Le juge Hughes a estimé que cette classe pourrait facilement être constituée de milliards de composés.
[8] La formule I peut être représentée de la façon suivante :
[9] À partir de 1986, plusieurs demandes complémentaires ont été produites à partir de la demande originale 340, y compris la demande qui a ensuite abouti au brevet 350. Le brevet 350 comprend un sous-ensemble de la classe de composés visés par la demande originale 340, dont le lisinopril. D’autres demandes complémentaires découlant de la demande 340 visent d’autres sous‑ensembles de la classe de composés partageant la formule I, dont deux autres antihypertenseurs, l’énalapril et l’énalaprilat.
Historique du brevet 350 ainsi que des demandes et brevets connexes
[10] La première demande de brevet présentée par Merck à la suite de sa découverte de la classe de composés de formule I est la demande 968,249 qui a été déposée aux États‑Unis le 11 décembre 1978. La demande 340 a ensuite été déposée au Canada le 6 décembre 1979 pour revendiquer la priorité sur la demande antérieure déposée aux États‑Unis. La divulgation était fondamentalement identique à celle de la demande produite aux États‑Unis; toutefois, on y avait ajouté environ 127 exemples divulguant notamment le lisinopril, l’énalapril et l’énalaprilat.
[11] De plus, la section des revendications de la demande de brevet produite au Canada contenait également des revendications spécifiques pour le lisinopril, l’énalapril et l’énalaprilat. Les revendications 1 à 3 visaient des classes de composés. La revendication 4 était spécifique à l’énalapril et la revendication 5 au lisinopril. La revendication 6 concernait neuf composés différents, le premier étant l’énalaprilat. Enfin, la revendication 7 visait un procédé pour la préparation des composés.
[12] Le 22 février 1983, le brevet américain 4,374,829 a été délivré, remontant à la demande de priorité originale déposée aux États‑Unis.
[13] Ainsi qu’il est mentionné au paragraphe 9, le brevet 350 est l’un des nombreux brevets issus de la demande principale de brevet 340 et dont les demandes sous‑jacentes ont été séparées ou « divisées » de la demande principale 340 à titre de demandes complémentaires. Merck a divisé ces demandes de sa propre initiative. Cette division n’'a pas été demandée par le commissaire aux brevets (le commissaire) et ce dernier ne s’est pas opposé au dépôt des demandes complémentaires ni à l’instruction de celles‑ci.
[14] Par souci de commodité, les tableaux suivants donnent un aperçu de la chronologie de la demande de brevet et des demandes complémentaires :
Date
Brevet/Demande
11 décembre 1978
Merck dépose la demande de brevet principale (prioritaire) devant le Bureau des brevets des États-Unis (demande déposée aux É.‑U.) et le brevet est délivré le 22 février 1983.
6 décembre 1979
La demande de brevet canadien 340 est déposée pour revendiquer les avantages de la priorité sur la demande déposée aux É-.U. (demande principale 340) et le brevet est délivré le 20 mai 1992.
Groupe
Échéance
Divisions
Premier groupe de demandes complémentaires
16 octobre 1990
Dépôt, le 16 septembre 1986, de la demande 518,334 comportant des revendications concernant une classe de composés dont l’énalapril. La demande aboutit au brevet 349.
5 mai 1992
Dépôt, le 16 septembre 1986, de la demande 518,335 comportant des revendications visant l’énalaprilat. Elle aboutit au brevet 313.
Deuxième groupe de demandes complémentaires
7 novembre 1989
Dépôt, le 7 septembre 1988, de la demande 576,715 comportant des revendications visant l’énalapril et un diurétique. Elle aboutit au brevet 684.
8 novembre 1990
Dépôt, le 7 septembre 1986, de la demande 576,716 comportant des revendications visant le lisinopril et un diurétique ainsi que les utilisations du lisinopril seul. Elle aboutit au brevet 559.
Troisième groupe de demandes complémentaires
16 octobre 1990
Dépôt, le 16 septembre 1986, de la demande 607,198 comportant des revendications visant le lisinopril. Elle aboutit au brevet 350.
Mise au point et commercialisation du lisinopril
[15] La première commercialisation des produits de lisinopril au Canada a été effectuée par Merck au début des années 1990, suivie de peu par Astra. En octobre 1990, Merck a reçu de Santé Canada un avis de conformité l’autorisant à lancer sur le marché au Canada du lisinopril sous forme de comprimés de 5, 10, 20 et 40 milligrammes (mg).
[16] Astra a ensuite conclu avec Merck une entente en vertu de laquelle elle a obtenu une licence pour le lisinopril au Canada. Astra a commencé à vendre des comprimés de lisinopril de 5, 10 et 20 mg en 1993.
[17] Au début des années 1990, Delmar Chemicals (Delmar) fabriquait du lisinopril au Canada en vertu d’une licence accordée par Merck conformément au régime de licences obligatoires prévu par la Loi. En octobre 1996, Apotex a obtenu une approbation réglementaire pour la vente d’une version générique de comprimés de lisinopril de 5 mg, elle a eu recours à un intermédiaire pour acheter du lisinopril de Delmar et elle a fait son entrée sur le marché.
[18] En 1999, Apotex a élargi sa gamme de produits avec des comprimés de 10 et de 20 mg. L’ajout de ces dosages supplémentaires a eu des répercussions importantes sur les ventes de Merck et d’Astra, et ces dernières ont essentiellement cessé de soutenir la vente de leurs produits de lisinopril au Canada en 2000.
Litige entre les parties
[19] Il ne s’agit pas du premier litige entre les parties. Une action antérieure intentée en 1991 concernait le brevet 349 visant l’énalapril (le litige sur l’énalapril). Après un long procès, un appel et plusieurs instances connexes, il a été jugé que ce brevet était valide et avait été contrefait par Apotex (voir Merck & Co. c. Apotex Inc. (1994), 59 C.P.R. (3d) 133 (C.F. 1re inst.) et [1995] 2 C.F. 723 (C.A.)).
IV. La décision en première instance
[20] Étant donné que le juge Hughes a tranché presque toutes les questions importantes qui font maintenant l’objet de l’appel ou de l’appel incident et que ces questions seront analysées dans la section des présents motifs portant sur les questions en litige, il est inutile de résumer en détail les motifs de son jugement. Par conséquent, après avoir examiné brièvement la norme de contrôle, je passerai immédiatement aux questions en litige en l’espèce.
V. La norme de contrôle
[21] Lors d’un examen en appel, la norme de contrôle applicable dépend de la nature de la question en litige. Les questions de droit sont assujetties à la norme de la décision correcte, tandis que les conclusions de faits et les conclusions mixtes de fait et de droit ne seront annulées que s’il est établi que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et dominante (voir Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235).
[22] En ce qui concerne les décisions discrétionnaires d’un juge de première instance, la Cour ne peut intervenir pour le simple motif qu’elle aurait exercé le pouvoir discrétionnaire d’une façon différente. Le critère applicable pour contrôler l’exercice du pouvoir discrétionnaire consiste plutôt à savoir si le juge de première instance a accordé suffisamment d’importance à toutes les considérations pertinentes (voir Reza c. Canada, [1994] 2 R.C.S. 394, au paragraphe 20). Par conséquent, les questions relevant du pouvoir discrétionnaire commandent beaucoup de retenue.
VI. Les questions en litige dans l'appel
Question no 1 : Le brevet 350 a‑t‑il été incorrectement séparé de la demande principale 340 du fait que cette dernière ne divulguait qu’une seule invention?
[23] L'élément essentiel de cette première question consiste à déterminer si la demande principale 340 ne divulgue qu’une seule invention; s’agit-il d’une classe de composés partageant la configuration de la formule I, dont le lisinopril, l’énalapril et l’énalaprilat sont des exemples, ou s’agit-t-il d’inventions distinctes, l’'une étant la classe de composés elle‑même et l’autre les trois autres composés revendiqués séparément à l’intérieur de la classe? (voir plus haut, aux paragraphes 10 et 11)
[24] Le juge Hughes a abordé cette question en analysant l’interprétation des revendications contenues dans les brevets 340 et 350. Il a donné sa préférence aux témoignages d’expert de M. Nelson et de M. Wolfenden, appelés comme témoins par Astra, qui ont tous deux établi qu’en 1978 ou en 1979, le lisinopril, l’énalapril et l’énalaprilat étaient des inventions différentes (motifs du jugement au paragraphe 48). Son appréciation de leurs témoignages n’est pas remise en question dans le présent appel.
[25] N'eût été la jurisprudence canadienne par laquelle, selon lui, il était lié, le juge Hughes aurait suivi la décision de la Chambre des lords dans l’arrêt May & Baker Limited c. Boots Pure Drug Company Limited (1950), 67 R.P.C. 23 (H.L.) (ci-après May & Baker) et aurait conclu que la demande 340 ne divulguait qu’une seule invention. Il a dit ce qui suit :
À la lecture du mémoire descriptif de la demande 340 dans son ensemble, quand on cherche à donner une interprétation téléologique de ce qui y est exposé, on est forcément conduit à la même conclusion que la majorité de la Chambre des lords dans l’arrêt May & Baker, soit qu’une seule invention est décrite, celle d’une classe de composés ayant en commun la structure de la formule I, utile au traitement de l’hypertension, et que le lisinopril, l’énalapril et l’énalaprilat ne sont que des membres illustratifs de cette classe.
[26] Le juge Hughes se considérait lié par deux décisions du juge Thurlow de la Cour de l’Échiquier, qui ont été confirmées par la Cour suprême du Canada et qui portaient sur des brevets similaires à celui visé par la demande 340, soit C.H. Boehringer Sohn c. Bell-Craig Ltd., [1962] R.C.É. 201, conf. par [1963] R.C.S. 410 (C.S.C.), et Hoechst Pharmaceuticals of Canada Ltd. c. Gilbert & Co., [1965] 1 R.C.É. 710, conf. par [1966] R.C.S. 189 (C.S.C.) (ci-après Boehringer et Hoechst). Son raisonnement est le suivant :
Si je devais aborder la question sans les contraintes que m’impose la jurisprudence, je conclurais en fait que la demande 340 vise une seule invention, une classe de composés, dont les composés individuels, tels que le lisinopril, ne sont que des illustrations. Cependant, les décisions Boehringer et Hoechst, précitées, m’obligent à conclure différemment, sur le mince fondement que la demande 340 contenait non seulement des exemples, mais aussi des revendications spécifiques visant les composés individuels que sont l’énalapril, l’énalaprilat et le lisinopril, dont chacun, selon la théorie de cette jurisprudence, constitue une invention différente de celle de la classe. Une juridiction supérieure pourra être persuadée d’une autre position, mais en raison de l’intégrité de la jurisprudence de la Cour, je dois conclure que la demande 340 divulgue des inventions distinctes à l’égard de chaque membre de la classe, le lisinopril, l’énalapril et l’énalaprilat.
[27] Dans le présent appel, Apotex invoque deux principaux arguments pour illustrer que la demande 340 ne divulgue qu’une seule invention. Elle fait d’abord valoir que les décisions Boehringer et Hoechst se distinguent de la présente espèce. Subsidiairement, elle soutient que ces décisions n’appuient pas, comme le laisse entendre le juge Hughes, le principe selon lequel chaque revendication contenue dans un brevet divulgue une invention distincte.
[28] Selon Apotex, ces décisions portaient sur la question de savoir si des objets distincts, ayant une portée, une substance et une inventivité différentes, pouvaient être inclus dans des revendications distinctes du brevet, et si le fait de citer chacun de ceux-ci satisfaisait aux exigences relatives au produit par procédé et à la brevetabilité qui étaient alors prévues par la Loi (mémoire d’Apotex, paragraphe 59).
[29] Même si les principales questions en litige étaient différentes de celles qui sont soulevées en l’espèce, la même question préliminaire qui a été examinée par le juge Hughes l’a été aussi dans les décisions Boehringer et Hoechst, c’est‑à‑dire celle de savoir si un brevet qui revendique à la fois une classe de composés et un composé individuel divulgue une seule invention ou plus d’une invention. Par exemple, dans la décision Boehringer, à la page 211, le juge Thurlow a dit :
[traduction] Toutefois, la demanderesse a soutenu que, du point de vue de l'interprétation, le mémoire descriptif divulgue deux inventions, la première concernant la classe des morpholines de substitution et la deuxième, la substance simple 2-phényl-3-méthylmorpholine, et il sera préférable, je pense, de trancher cette question avant d’aborder en détail la question de l’interprétation du mémoire descriptif.
[30] Apotex a également tenté de faire une distinction avec les décisions Boehringer et Hoechst parce que le brevet comportait une divulgation étendue des vertus uniques des membres de la classe qui étaient visés par la revendication examinée. Apotex n’élabore pas sur ce point et ne donne aucune référence précisant où l’on pourrait trouver ces divulgations détaillées. Toutefois, dans ces deux décisions, le juge Thurlow a examiné l’effet de revendications distinctes pour cette classe de composés et pour les composés individuels avant de se lancer dans un examen du mémoire descriptif. Par conséquent, il importait peu pour son interprétation des revendications que le mémoire descriptif comporte ou non une divulgation étendue concernant ces composés individuels. C'est pourquoi, étant donné que le juge Thurlow a examiné la même question que le juge Hughes a été appelé à examiner relativement à un brevet semblable, j’estime que le juge Hughes avait raison de s’appuyer sur l’analyse du juge Thurlow.
[31] Un deuxième argument qui a été avancé est que le juge Hughes a commis une erreur en considérant que les décisions Boehringer et Hoechst ont posé comme principe que chaque revendication d’un brevet divulgue une invention distincte. J’estime toutefois qu’Apotex donne une interprétation trop large aux motifs du juge Hughes. Ce dernier n’affirme nulle part que ces décisions énoncent comme principe général que chaque revendication contenue dans un brevet représente une invention distincte. Ce qu’il soutient est en fait beaucoup plus limité, à savoir que, dans des litiges comme la présente espèce, où une seule demande de brevet contient des revendications distinctes pour une classe de composés chimiques et pour un seul composé faisant partie de cette classe, chaque revendication divulgue une invention distincte. Il n’examine pas dans ses motifs l’effet de tout autre type de revendication.
[32] Apotex soutient également que les motifs du juge Thurlow dans les décisions Boehringer et Hoechst ne peuvent être invoqués à cause de la décision que ce même juge a rendue plus tard dans l’affaire Ciba‑Geigy AG c. Commissaire aux brevets (1982), 65 C.P.R. (2d) 73 (C.A.F.), et qui aurait rejeté ce principe. Cependant, cette décision est différente puisque la Cour y examinait les effets d’un brevet contenant à la fois des revendications divulguant une substance particulière et des revendications divulguant le procédé de fabrication de cette substance, et qu’elle a conclu qu’il s’agissait de deux aspects de la même chose, et non d’inventions distinctes. Cette décision ne portait pas sur les effets de revendications distinctes pour une classe de composés et pour le composé individuel à l’intérieur de cette classe et, à mon avis, elle n’est donc pas incompatible avec les décisions Boehringer et Hoechst, qui portaient uniquement sur cette dernière question.
[33] Un dernier point sur cette question mérite d’être commenté. Il y a une certaine incohérence entre les paragraphes 48, 187, 213 et 116 de la décision du juge Hughes. Aux paragraphes 48, 187 et 213, le juge Hughes conclut que le lisinopril, l’énalapril et l’énalaprilat étaient différents les uns des autres au point de vue de l'activité inventive et que, si des demandes de brevets séparées avaient été déposées, elles auraient été acceptées en tant que brevets séparés relatifs à des inventions différentes. Par contre, s’appuyant sur l’arrêt May & Baker, le juge Hughes affirme au paragraphe 116 qu’il aurait conclu d’emblée que la demande 340 visait une seule invention, soit une classe de composés dont les composés individuels, tels le lisinopril, l’énalapril et l’énalaprilat, ne sont que des exemples.
[34] Dans l’arrêt May & Baker, la Haute Cour de justice avait été saisie par Boots Pure Drug Company d’une pétition visant à obtenir la révocation du brevet délivré à May & Baker et d’une requête de May & Baker visant à obtenir l’autorisation de modifier, par voie de renonciation, le mémoire descriptif complet en vertu duquel le brevet avait été délivré, afin de supprimer une large classe de composés et d’ajouter une nouvelle revendication visant deux composés spécifiques. May & Baker a présenté une pétition à la Cour pour faire modifier le mémoire descriptif en limitant sa portée, de façon que la large classe de composés soit restreinte à deux composés seulement, et en ajoutant une nouvelle revendication visant ces deux composés.
[35] La Cour devait décider si le titulaire d’un brevet visant une large classe de composés peut modifier le mémoire descriptif de manière à en réduire considérablement la portée et à ajouter une revendication pour deux composés dont l’utilité est connue, ces composés n’étant pas spécifiquement revendiqués (et seulement donnés comme exemples) dans le brevet délivré au départ.
[36] Le juge Jenkins a refusé de permettre les modifications. La décision a donc été portée en appel devant la Cour d’appel, qui a confirmé la décision. La Cour d’appel a conclu que le mémoire descriptif original ne revendiquait pas ces deux composés à titre d’invention. Il ne s’agissait que d’exemples ou de preuves des résultats qu’on prétendait pouvoir obtenir de chacun des composés de cette classe.
[37] La Chambre des lords a confirmé la décision de la Cour d’appel, reconnaissant qu’autoriser la modification du mémoire descriptif équivaudrait à revendiquer une invention très différente de celle qui avait été revendiquée à l’origine.
[38] De toute évidence, l’arrêt May & Baker n’avait rien à voir avec la pratique consistant à diviser des demandes. Le brevet en litige ne comportait pas de revendication visant ces deux substances spécifiques. Aucune des revendications n’en faisait mention expressément et les substances n’étaient mentionnées qu’à titre d'exemples de substances faisant partie d’une classe plus large. Ce traitement montre que les deux substances ont été considérées dans l’arrêt May & Baker comme des exemples d’une large classe d’inventions. En revanche, la demande 340 contenait non seulement les exemples du lisinopril, de l’énalapril et de l’énalaprilat, mais aussi des revendications séparées pour chacun de ces composés.
[39] Par conséquent, au paragraphe 116, le juge Hughes n’a pas fait la distinction entre les questions dont avait été saisie la Cour dans l’arrêt May & Baker, c’est-à-dire la question de savoir si une modification visant à éliminer une classe et à ajouter une revendication pour deux composés donne lieu à une invention très différente, et la question différente soulevée par Apotex concernant la pluralité d’inventions. Cela expliquerait l’incohérence. Quoi qu’il en soit, je suis d’avis que sa dernière conclusion était correcte, à savoir que la demande complémentaire découlant du brevet 350 n’était pas irrégulière. En réalité, dans les circonstances de l’espèce, l’article 36 de la Loi exige une demande complémentaire et, selon moi, Merck et Astra se conformaient simplement à la Loi.
Question no 2 : Quelles sont les conséquences d’une demande complémentaire irrégulière?
[40] Même s’il n’est pas absolument nécessaire de répondre à cette question étant donné que j’ai conclu que la demande complémentaire était correcte, je dirais que, même si elle était irrégulière, cela n’entraînerait pas une perte de droits de brevet. Ainsi que l’a conclu le juge Hughes, la division d’une demande de brevet est avant tout une question de procédure et les principes applicables en matière de double brevet offre un recours suffisant dans les cas où plusieurs brevets sont délivrés pour une même invention.
[41] La procédure relative aux demandes complémentaires est régie par l’article 36 de la Loi. Le paragraphe 36(1) prévoit que les brevets ne doivent divulguer qu’une seule invention, mais que la divulgation de plusieurs inventions n’est pas suffisante pour invalider le brevet :
36.(1) Un brevet ne peut être accordé que pour une seule invention, mais dans une instance ou autre procédure, un brevet ne peut être tenu pour invalide du seul fait qu’il a été accordé pour plus d’une invention.
36(1) A patent shall be granted for one invention only but in an action or other procedure a patent shall not be deemed to be invalid by reason only that it has been granted for more than one invention.
[42] Le paragraphe 36(2) autorise le dépôt de demandes complémentaires à partir de demandes principales :
36.(2) Si une demande décrit plus d’une invention, la demanderesse peut restreindre ses revendications à une seule invention, toute autre invention divulguée pouvant faire l’objet d’une demande complémentaire, si celle-ci est déposée avant la délivrance d’un brevet sur la demande originale.
36(2) Where an application describes and claims more than one invention, the applicant may, and on the direction of the Commissioner to that effect shall, limit his claims to one invention only, and the invention or inventions defined in the other claims may be made the subject of one or more divisional applications, if those divisional applications are filed before the issue of a patent on the original application.
[43] Selon le paragraphe 36(4), la demande complémentaire doit être considérée comme une demande distincte, mais sa date de dépôt demeure celle de la demande originale :
36.(4) Une demande complémentaire est considérée comme une demande distincte à laquelle la présente loi s’applique aussi complètement que possible. Des taxes distinctes sont acquittées pour la demande complémentaire, et sa date de dépôt est celle de la demande originale.
36(4) The divisional applications referred to in subsection (2) shall be deemed to be separate and distinct applications under this Act, to which the provisions thereof apply as fully as may be, and separate fees shall be paid on each of those applications and they shall bear the filing date of the original application.
[44] En appel, Apotex fait valoir que l’article 36 de la Loi ne concerne pas seulement la procédure et que, même si c’était le cas, la conséquence de son inobservation est la même que pour d’autres dispositions de fond de la Loi, à savoir la perte des droits de brevet.
[45] Un examen de la Loi permet de constater qu’aucune disposition ne porte sur les conséquences de demandes complémentaires irrégulières. Il ne reste donc qu’à examiner l’objet de l’article 36 ou toute jurisprudence s’y rapportant. Selon mon analyse, les conclusions du juge sont justes.
[46] Premièrement, le commissaire n’a soulevé en l’espèce aucune objection concernant la demande complémentaire de Merck découlant de la demande 340, laquelle est devenue l’objet du brevet 350. Ainsi que l’a reconnu le juge Hughes, le commissaire a implicitement approuvé la demande complémentaire et la retenue s’impose à l’égard de cette décision. Si le commissaire avait rejeté la demande complémentaire parce qu’elle était irrégulière, Merck aurait pu rétablir les revendications découlant de la demande principale. Si l’on statuait maintenant que la demande originale 340 ne divulguait qu’une seule invention et que le brevet 350 est donc invalide parce que la demande complémentaire est irrégulière, Merck se verrait refuser la possibilité de rétablir les revendications pour le lisinopril dans la demande principale, laquelle a été faite en 1992 sans revendication pour le lisinopril.
[47] Deuxièmement, Merck et Astra mentionnent plusieurs décisions dans lesquelles les tribunaux ont refusé d’invalider un brevet pour cause de non‑respect de la procédure relative à l’instruction d’une demande de brevet avant la date de délivrance du brevet lorsque le commissaire ne soulève aucune objection à la procédure suivie (voir Fada Radio Ltd. c. Canadian General Electric Co. Limited, [1927] R.C.S. 520; Aventis Pharma Inc. c. Apotex Inc., 2005 CF 1283 (1re inst.), au paragraphe 353, conf. par 2006 CAF 64, demande d’autorisation de pourvoi refusée [2006] C.S.C.A. no 136; Beecham Canada Ltd. c. Procter & Gamble Co. (1982), 61 C.P.R. (2d) 1 (C.A.F.)).
[48] Troisièmement, Apotex n’a soumis aucune jurisprudence établissant qu’une demande complémentaire irrégulière entraîne, pour ce seul motif, une perte des droits de brevet. Apotex a fait référence à la décision GlaxoSmithKline Inc. c. Apotex Inc., 2003 CFPI 687, dans laquelle le juge Kelen a conclu que le brevet en litige constituait une demande complémentaire irrégulière du fait qu’elle ne divulguait pas une invention différente de celle contenue dans la demande principale. De toute évidence, le juge Kelen n’a pas considéré qu’une demande complémentaire irrégulière était suffisante pour invalider le brevet. Il a plutôt conclu que le brevet en litige était nul du fait qu’il divulguait la même invention que la demande principale et qu’il était donc invalide conformément au principe du double brevet. Cette décision n’est d’aucune utilité dans le présent appel.
[49] D’un point de vue global, lorsque l’on évalue le préjudice que peut entraîner une demande complémentaire irrégulière, il devient évident que le principe du double brevet fournit un recours suffisant. Ce préjudice est que deux brevets peuvent être délivrés pour une même invention, ce qui accorde des monopoles différents au breveté. Comme en l’espèce, lorsque les revendications contenues dans les diverses demandes complémentaires et dans la demande principale ne se chevauchent pas, il n’y a aucun risque qu’un breveté soit en mesure d’étendre le monopole résultant du fait qu’il possède deux brevets pour une même invention.
[50] En résumé, le juge Hughes a statué à juste titre qu’en l’'absence d’un double brevet, une demande complémentaire irrégulière n’entraîne pas une perte des droits de brevet. J’ajouterai seulement qu’Apotex n’a pas interjeté appel du rejet par le juge de son argument fondé sur le principe du double brevet et que cette question n’a pas été soumise à la présente formation.
Question no 3 : Le juge a-t-il commis une erreur en ne tenant pas compte de la preuve extrinsèque?
[51] Le juge Hughes a rejeté l’argument d’Apotex selon lequel il devrait, au moment d’interpréter les brevets, tenir compte de la preuve extrinsèque, notamment les communications au cours de l’instruction de demandes de brevets étrangers et les déclarations des inventeurs de Merck. Il a rejeté cet argument en s’appuyant principalement sur la règle générale selon laquelle la preuve extrinsèque ne peut être utilisée pour l’interprétation du mémoire descriptif d’un brevet.
[52] Apotex demande à la Cour de conclure, à partir des déclarations faites par les inventeurs de Merck et des documents internes de cette dernière, que la demande 340 ne divulguait qu’une seule invention. À mon avis, ces documents ne devraient avoir aucune influence sur la décision de la Cour.
[53] Ainsi que l’a souligné le juge Hughes, dans l’arrêt Nekoosa Packaging Corp. c. AMCA International Ltd. (1994), 56 C.P.R. (3d), 470, à la page 480, le juge Robertson a statué qu’en règle générale, la preuve extrinsèque n’est pas admissible pour l’interprétation du mémoire descriptif d’un brevet et que cette règle doit nécessairement s’appliquer au témoignage de l’inventeur en ce qui a trait à l'interprétation correcte du mémoire descriptif. De la même manière, les déclarations faites par le breveté pendant l’examen d’une demande de brevet ne peuvent être prises en considération parce que la portée de l’invention devrait être établie en fonction du brevet lui-même (P.L.G. Research Ltd. c. Jannock Steel Fabricating Co. (1991), 35 C.P.R. (3d) 346 (C.F. 1re inst.), conf. par 41 C.P.R. (3d) 492 (C.A.F.)).
Question no 4 : L’article 28 de la Loi est-il pertinent dans le présent appel?
[54] Apotex allègue que la demande de priorité de Merck, en vertu de l’article 28 de la Loi, sur la demande de brevet antérieure déposée aux États‑Unis, vient limiter ce qui pourrait être revendiqué à juste titre dans la demande 340. L’article 28 prévoit qu’un demandeur peut revendiquer la priorité d’une demande antérieure déposée à l’étranger pourvu que les demandes déposées au Canada et à l’étranger visent la même invention. Suivant les décisions Boehringer et Hoechst, la demande 340 divulguait plus d’une invention car elle contenait des revendications distinctes pour une classe de composés de formule I ainsi que des revendications pour plusieurs composés individuels.
[55] Contrairement à ce qu’affirme Apotex, lorsqu’une demande canadienne contient des documents relatifs à un objet inventé après la date de priorité, cet objet ne peut recevoir cette date. Un tel vice dans la demande de priorité n’invalidera pas le brevet en entier, mais la demande portera simplement la date du dépôt de la demande déposée au Canada (voir Refrigerating Equipment Ltd. c. Drummond, [1930] R.C.É. 154; Canadian Marconi Co. c. Vera Prinzen Enterprises Ltd. (1964), 46 C.P.R. 97 (C. de l’É.)).
[56] Ainsi que le souligne le juge Hughes, une demande de priorité se limite à permettre à un demandeur de revendiquer une date de dépôt antérieure ou une date théorique d’invention dans le cas où ce point est soulevé. Dans le présent appel, la question de l’antériorité survenant entre la date de priorité et le dépôt de la demande canadienne n’est pas soulevée. La date de priorité ne se posait donc pas et ne peut pas servir à régler la question de savoir si la demande principale 340 divulguait une ou plusieurs inventions.
Question no 5 : Merck a-t-elle volontairement retardé l’instruction de la demande de brevet 350?
[57] Même si le brevet américain a été délivré dans un délai inférieur à cinq ans, le brevet 350 a été délivré environ douze ans après le dépôt de la demande originale produite aux États‑Unis, à l’égard de laquelle le brevet 350 revendique la priorité. Néanmoins, le juge Hughes a rejeté l’argumentation selon laquelle on avait volontairement retardé la délivrance du brevet 350. Fait important, il a conclu qu’aucun élément de preuve n’a été présenté pour établir que ce délai était indûment court ou long. Il a aussi conclu que le délai le plus long pour l’instruction d’une demande de brevet était le fait du Bureau des brevets et non de Merck. De plus, il a refusé de tirer toute déduction de la preuve soumise par Apotex concernant des pressions exercées en faveur ou à l’encontre de l’abolition du régime obligatoire de licences au Canada.
[58] Je ne crois pas que la Cour devrait intervenir dans les motifs du juge Hughes concernant cette question parce qu’ils s’appuient sur l’analyse qu’il a faite de la preuve dont il avait été saisi et parce qu’il s’agit d’une question à l'égard de laquelle il possède un pouvoir discrétionnaire considérable. Même si Apotex énumère plusieurs éléments pouvant laisser croire que Merck a effectivement retardé l’instruction de la demande de brevet 350, à mon avis, elle n’a pas réussi à démontrer que le juge Hugues avait commis une erreur manifeste et dominante en concluant qu’il n’y avait aucune preuve de retard dans l’instruction de cette demande.
[59] De plus, Apotex n’a mentionné aucune décision canadienne dans laquelle un brevet a été invalidé en raison d’un retard dans l’instruction. Le retard dans l’instruction de la demande est un concept américain qu’Apotex cherche à incorporer à notre jurisprudence canadienne. À mon avis, étant donné que la présente affaire ne comportait aucun retard, il n’y a pas lieu d’évaluer si ce concept devrait être adopté au Canada.
Question no 6 : Les principes de la préclusion fondée sur la cause d’action ou de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée s’appliquent-ils dans le présent appel?
[60] Dans leur cinquième réponse et défense modifiée à la demande reconventionnelle, Merck et Astra soutiennent qu’Apotex n’avait pas le droit, en vertu des principes de la préclusion ou de l’abus de procédure, d’introduire les allégations d'invalidité qui ont été invoquées ou qui auraient pu être invoquées dans le litige sur l’énalapril en ce qui concerne le brevet 349 (voir plus haut, au paragraphe 19). Le juge Hughes était d'accord avec les demanderesses et il a statué que les allégations d’invalidité avancées par Apotex devaient être rejetées pour cause de préclusion.
[61] Le principe de la chose jugée comporte deux volets : la préclusion fondée sur la cause d’action et la préclusion découlant d’une question déjà tranchée. L’abus de procédure est une doctrine distincte mais connexe. Le juge Hughes n’a pas précisé sur quelle forme de préclusion reposait sa décision et c’est pourquoi Apotex soutient en l’espèce qu’il a commis une erreur en invoquant et en appliquant une forme de préclusion mixte, combinée et inconnue en droit.
[62] La préclusion fondée sur la cause d’action interdit à une partie d’alléguer une cause d’action contre une autre partie si la même cause d’action a déjà été jugée par un tribunal compétent (voir Angle c. Canada (Ministre du Revenu national), [1975] 2 R.C.S. 248). Par contre, il y a préclusion découlant d’une question déjà tranchée lorsque l’instance a trait à une cause d’action différente, mais que certaines des questions soulevées ont déjà été tranchées dans une instance antérieure. Dans l’arrêt Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., [2001] 2 R.C.S. 460, au paragraphe 25 (ci-après l’arrêt Danyluk), la Cour suprême du Canada a établi qu’il y a trois conditions préalables à l’application de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée : il faut que la même question ait été décidée, que la décision judiciaire invoquée comme créant la préclusion soit finale et que les parties dans la décision judiciaire invoquée, ou leurs ayants droit, soient les mêmes que les parties engagées dans l’affaire où la préclusion est soulevée, ou leurs ayants droit.
[63] L’avocat d’Astra a reconnu dans sa plaidoirie que la préclusion fondée sur la cause d’action pourrait s’appliquer uniquement si la Cour concluait que la demande 340 ne divulgue qu’une seule invention. Puisque j’ai déjà conclu que la demande 340 divulgue plus d’une invention, à savoir la classe de composés et le lisinopril, l’énalapril et l’énalaprit de façon distincte, la préclusion fondée sur la cause d’action ne s’applique pas au présent appel.
[64] De la même manière, je suis convaincu que les motifs permettant d’invoquer la préclusion découlant d’une question déjà tranchée ne sont pas présents. Dans son jugement, le juge Hughes a dit que l’ajout d’Astra dans la présente affaire en qualité de licenciée à l’égard du brevet 350 n’était pas pertinent. Avec é