Crocs Canada, Inc. c. Double Diamond Distribution Ltd

Crocs Canada, Inc. c. Double Diamond Distribution Ltd
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2022-10-21
Référence neutre
2022 CF 1443
Numéro de dossier
T-1662-17
Contenu de la décision
Date : 20221021
Dossier : T-1662-17
Référence : 2022 CF 1443
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 21 octobre 2022
En présence de madame la juge Fuhrer
ENTRE :
CROCS CANADA, INC. ET CROCS INC.
demanderesses (défenderesses reconventionnelles)
et
DOUBLE DIAMOND DISTRIBUTION LTD.
défenderesse (demanderesse reconventionnelle)
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu [1] La validité du dessin industriel no 120939 enregistré par les demanderesses au Canada le 30 décembre 2008, intitulé SHOE [dessin 939], est au cœur du présent litige. Si le dessin 939 était valide et exécutoire avant son expiration, la défenderesse a-t-elle alors violé le droit exclusif des demanderesses sur le dessin 939 pendant l’existence de ce droit exclusif de dix ans? Dans l’affirmative, quelle est la portée de la responsabilité de la défenderesse envers les demanderesses?
[2] Comme je l’explique plus loin, je conclus que le dessin 939, maintenant expiré, était valide et en vigueur au cours de la période visée de trois ans précédant l’action des demanderesses et que la défenderesse a violé le droit exclusif relatif au dessin 939. Par conséquent, les demanderesses ont droit à une restitution des profits perçus par la défenderesse du 1er novembre 2014 (ce qui correspond aux trois années précédant l’action des demanderesses) au 30 décembre 2018 (ce qui correspond à la date d’expiration du dessin 939).
II. Parties [3] Crocs Canada, Inc. est une société canadienne [Crocs Canada], tandis que Crocs Inc. est une société de l’État du Delaware, aux États-Unis [Crocs US] [collectivement, Crocs ou les demanderesses]. Les activités de Crocs US consistent principalement à concevoir, créer, élaborer, fabriquer, vendre et commercialiser des chaussures.
[4] Crocs US détient indirectement Crocs Canada. En outre, Crocs Canada est titulaire d’une autorisation et distributeur des marchandises de marque Crocs à différents détaillants tiers au Canada, tandis que Crocs US conçoit les chaussures de marque Crocs, notamment celles conçues conformément au dessin 939, supervise leur conception et s’occupe de leur fabrication et de leur distribution à l’échelle mondiale.
[5] Double Diamond Distribution Ltd. est une société de la Saskatchewan [Double Diamond ou la défenderesse] qui exerce ses activités sous le nom de Dawgs et de Canada Dawgs. Double Diamond a une gamme de chaussures au Canada, appelée Fleece Dawgs, qui est fabriquée en Chine, importée au Canada en vue de la vente et vendue en ligne sur le site Web www.canadadawgs.com et sur des sites Web tiers de vente au détail en ligne comme www.amazon.ca, www.ebay.ca, www.walmart.ca et www.homehardware.ca. Les chaussures Fleece Dawgs sont vendues au Canada depuis 2008. Sur son site Web, Double Diamond vend et offre ou expose en vue de la vente les chaussures Fleece Dawgs dans toutes les provinces du Canada. Pour les années 2013 à 2018, le montant combiné des ventes brutes totales de chaussures Fleece Dawgs s’élevait à 1 163 369 $.
[6] Au Canada, Crocs et Double Diamond sont des concurrentes sur le marché des chaussures de style sabot.
III. Dessin 939 [7] Crocs US est la propriétaire du dessin 939, qu’elle a enregistré au Canada le 30 décembre 2008. Les droits périodiques applicables ont été payés cinq ans plus tard, et le dessin 939 a expiré le 30 décembre 2018, soit dix ans après son enregistrement.
[8] Le dessin 939 présente les caractéristiques suivantes, comme le montrent les esquisses décrites ci-dessous :
[traduction]
Le dessin représente les caractéristiques visuelles d’une chaussure illustrée dans les esquisses, que ces caractéristiques ou cette combinaison de caractéristiques touchent la configuration, le motif ou les éléments décoratifs, et les parties de l’objet qui ne sont pas comprises dans le dessin sont représentées en lignes pointillées. Le motif de la semelle ne fait pas partie du dessin. Dans les esquisses :
la figure 1 est une vue en perspective du devant d’une chaussure qui incorpore le dessin;
la figure 2 est une vue du devant;
la figure 3 est une vue du derrière;
la figure 4 est une vue du côté interne;
la figure 5 est une vue du côté externe;
la figure 6 est une vue du dessus;
la figure 7 est une vue du dessous.
[Non souligné dans l’original.]
[9] Les esquisses sont reproduites ci-après :
[10] Double Diamond n’a jamais été titulaire d’une autorisation de Crocs US relativement au dessin 939, et Crocs US n’a jamais autorisé Double Diamond à appliquer le dessin 939 à un objet.
IV. Différend et questions en litige [11] Les demanderesses allèguent que les chaussures Fleece Dawgs de la défenderesse sont des imitations illégales et des copies contrefaites du dessin 939 enregistré par Crocs, qui a été appliqué aux produits de la défenderesse. En outre, elles font valoir que les produits Fleece Dawgs de la défenderesse ne diffèrent pas de façon importante du dessin 939. Compte tenu des similitudes entre les produits de la défenderesse, les produits de Crocs et le dessin 939, les demanderesses affirment qu’il existe une probabilité que les consommateurs associent les produits de la défenderesse au dessin 939.
[12] Les demanderesses allèguent que, comme Double Diamond ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de prouver que le dessin 939 était invalide, elles ont droit à un jugement déclaratoire, à une restitution des profits (à leur choix, au lieu des dommages-intérêts), à des intérêts avant et après jugement ainsi qu’à des dépens. Puisque le dessin 939 a expiré après qu’elles ont intenté leur action, les demanderesses ont confirmé qu’elles ne demandent plus d’injonction ni la destruction ou la restitution des objets contrefaits. De plus, comme l’a déclaré la juge responsable de la gestion de l’instance, Mme Tabib, dans son ordonnance du 12 mars 2021 [l’ordonnance du 12 mars 2021], les demanderesses confirment qu’elles ne demandent pas d’indemnisation et qu’elles n’invoquent pas la contrefaçon relativement à tout modèle de chaussure à sangle.
[13] La défenderesse, Double Diamond, nie que ses produits Fleece Dawgs sont des imitations illégales et des copies contrefaites du dessin 939, et elle énumère près de 25 points de distinction entre le dessin 939 et les chaussures Fleece Dawgs, qui sont reproduits à l’annexe A des présents motifs. Double Diamond présente une demande reconventionnelle en vue d’obtenir des déclarations d’invalidité ou d’absence de contrefaçon et demande des dépens sur une base avocat-client au motif que l’action intentée par les demanderesses est vexatoire, abusive et frivole.
[14] La demande reconventionnelle en invalidité repose sur les contradictions et les incohérences qui, selon Double Diamond, demeurent dans les figures qui composent le dessin 939, ce qui donne lieu à plus d’un dessin, en contravention avec l’article 10 du Règlement sur les dessins industriels, DORS/99-460 [le Règlement]. Voici un exemple fourni dans la défense et demande reconventionnelle modifiée :
[15] Subsidiairement, Double Diamond affirme que le dessin 939 n’est ni unique ni original.
[16] Je conclus donc que les questions que la Cour doit trancher en l’espèce sont les suivantes :
Le dessin 939 était-il invalide au motif a) qu’il est composé de plus d’un dessin, en contravention avec l’article 10 du Règlement, ou b) qu’il n’est pas original eu égard à l’art antérieur?
Les caractéristiques du dessin 939 résultaient-elles uniquement de la fonction utilitaire?
En fabriquant, en important à des fins commerciales, en vendant ainsi qu’en offrant et en exposant en vue de la vente ses chaussures Fleece Dawgs, la défenderesse a-t-elle contrefait le dessin 939?
a) Si le dessin 939 est valide et a été contrefait, les demanderesses ont-elles droit à une restitution des profits perçus par la défenderesse et, si oui, à quelle hauteur? b) L’analyse des profits tirés des produits Fleece Dawgs ainsi que les états financiers justificatifs sont-ils admissibles?
L’action intentée est-elle vexatoire, abusive ou frivole et la défenderesse a-t-elle droit à des dépens sur une base avocat-client?
Le temps mis par les demanderesses à intenter l’action donne-t-il à la défenderesse le droit à une conclusion d’absence de contrefaçon et prive-t-il les demanderesses de leur droit à une mesure de réparation?
[17] Je souligne qu’à l’audience, Double Diamond a soulevé une autre question concernant le temps mis par les demanderesses à intenter leur action : une inférence tacite d’absence de contrefaçon peut-elle être tirée avant le début de l’instance et ce temps d’attente prive-t-il les demanderesses de leur droit à une mesure de réparation si elles obtiennent gain de cause? Je me penche sur cette question soulevée tardivement plus loin, au point F.
V. Preuve des parties [18] Quatre personnes ont témoigné au procès. Les demanderesses a fait comparaître le témoin des faits Erik Olson et le témoin expert Ian Whatley. La défenderesse a fait comparaître deux témoins des faits, Steven Mann et Jian Chen. Je résume ci-dessous les témoignages de chacun de ces témoins.
(1) Témoin des faits de Crocs : Erik Olson
[19] Erik Olson est vice-président directeur, Approvisionnement et développement de produits, chez Crocs US. Depuis qu’il s’est joint à la société en 2005, M. Olson s’occupe principalement du développement de produits, de leur création à leur mise en marché. À mesure que la société a pris de l’expansion, M. Olson a de plus en plus exercé des fonctions stratégiques et axées sur la gestion, qui ont fini par inclure la commercialisation. En 2018, il a assumé de nouvelles fonctions d’approvisionnement mondial, notamment la sélection des fabricants, la collaboration avec des groupes de fabricants (par exemple des fabricants tiers en sous-traitance ou des groupes d’usines) et le lancement de produits.
[20] M. Olson a témoigné que Crocs Canada avait initialement été constituée en société le 11 août 1993, sous le nom d’Evasol Plastics Inc., et qu’elle avait par la suite changé pour Crocs Canada Inc. le 29 mai 2007. Il a ajouté que Crocs avait acquis Foam Creations Canada en 2004.
[21] M. Olson a expliqué qu’en 2002, il n’existait pas d’autres chaussures comme celles de Crocs. Il s’agit d’un produit unique ayant une marque unique. De nos jours, les chaussures Crocs sont vendues dans de nombreux pays et, en 2021, Crocs a vendu plus de 700 millions de paires de chaussures. Lorsqu’on lui a demandé les mesures que prend Crocs pour protéger ses droits de propriété intellectuelle, M. Olson a répondu que, parmi ces mesures, qui peuvent aller jusqu’à la poursuite, Crocs surveille le marché, à l’affût de produits contrefaits. À titre d’exemple, il a indiqué que Crocs avait mis fin à 70 000 ventes aux enchères en ligne. En contre-interrogatoire, M. Olson a également déclaré que, lorsqu’un nouveau produit est créé, il est présenté au service juridique, qui l’examine et fait savoir s’il convient de déposer une demande de brevet de conception ou une demande de brevet ou quelle est la position générale du produit sur le marché.
[22] Selon M. Olson, le dessin 939 a été créé en 2006 par Stefano del Biondi et Lucio Stefanello de Walk Pro, un partenaire-conseil italien. M. Olson a expliqué que Crocs fournissait ensuite à ses partenaires concepteurs en Chine le dessin en deux dimensions pour qu’ils créent un produit correspondant à la conception prévue. Il a déclaré que la chaussure ou le sabot Mammoth de Crocs était le principal produit ayant découlé du dessin 939 et qu’il existait différentes variantes de ce produit, notamment le modèle Mammoth Luxe. Crocs a commencé à vendre sa gamme de chaussures Mammoth au cours de la deuxième moitié de 2007. Entre 2011 et 2017, les ventes au Canada de sabots Mammoth se sont élevées à près de deux millions de dollars canadiens. L’image ci-dessous montre une vue de côté du sabot Mammoth (doublé) de Crocs :
[23] M. Olson qualifie les modèles Fleece Dawgs et Beach de Double Diamond de copies intégrales de produits lancés auparavant sur le marché par Crocs. Selon M. Olson, Crocs a commencé à vendre son modèle Beach, illustré ci-dessous, en 2002.
[24] M. Olson a en outre déclaré que le modèle Fleece Dawgs continue d’être vendu sur le site Web canadien de la défenderesse. Les images ci-dessous montrent une vue de côté du sabot Fleece Dawgs et du sabot Beach Dawgs :
[25] En contre-interrogatoire, M. Olson a reconnu qu’il ne savait pas si Crocs avait pris des mesures concernant le modèle Fleece Dawgs entre 2008, année où il a été commercialisé pour la première fois, et 2017, année où l’action a été intentée. Il n’a pas non plus été en mesure d’expliquer pourquoi Crocs n’avait pris aucune mesure au cours de cette période.
[26] Selon M. Olson, le sabot Mammoth de Crocs a été conçu avec une doublure visible à travers ses ouvertures, ce qui différait de l’ancien modèle de sabot de Crocs. La forme du sabot Mammoth a été haussée et élargie. Les volumes du sabot, à savoir sa forme et ses proportions générales, ont été modifiés pour plus de confort. Malgré ces différences, M. Olson a déclaré que le sabot Mammoth pouvait encore être considéré comme une chaussure de marque Crocs. M. Olson a témoigné que la position des ouvertures sur le sabot Mammoth est aléatoire, mais il a par la suite reconnu que ces ouvertures sont disposées en éventail.
[27] M. Olson a expliqué que la doublure en molleton qui se replie sur le bord de la chaussure, le rivet, les ouvertures sur le dessus de la chaussure et la conception générale de la chaussure, à savoir sa forme et ses volumes, sont des caractéristiques de conception uniques qui forment un tout lorsqu’il est question du sabot Mammoth. M. Olson a indiqué que le dessin du sabot Mammoth, tant en raison de la forme générale, de la doublure en molleton que des ouvertures à travers lesquelles la doublure est visible, était le premier en son genre.
[28] M. Olson a en outre déclaré que le sabot Mammoth présente des indentations en forme de trapèze à l’avant de la chaussure, ce qui fait partie de l’esthétique globale de la conception des côtés. Cela dit, lors de l’interrogatoire préalable, M. Olson a reconnu que les indentations ne sont pas propres à la conception des chaussures Crocs en général. Il a confirmé que ces indentations en forme de trapèze ne se retrouvent pas sur les chaussures Fleece Dawgs, bien que les motifs en pointillés soient identiques.
(2) Témoin expert de Crocs : Ian Whatley
[29] Comme je l’explique plus loin, je retiens l’essentiel du témoignage de M. Whatley dans la présente instance.
[30] M. Whatley est un consultant indépendant comptant plus de 40 ans d’expérience dans l’industrie de la chaussure. Il est bio-ingénieur et expert en chaussures. Son expertise comprend la conception de chaussures, la recherche et le développement, la structure, la fonction, la production, ainsi que des connaissances en matière de protection de dessins visés par la propriété intellectuelle. Il a produit deux rapports, le premier le 10 janvier 2020 et le deuxième le 21 juillet 2020, au sujet desquels il a été interrogé et contre-interrogé, qui ont été considérés comme ayant été lus.
[31] Au procès, étant donné que M. Whatley n’était pas reconnu comme expert en sondages et qu’aucun sondage n’avait été mené, l’avocat de la défenderesse a soulevé une première objection concernant la référence par M. Whatley à une [traduction] « confusion sur le marché pour un consommateur informé » dans son premier rapport. Les avocats des demanderesses ont répliqué que M. Whatley n’avait pas été présenté en tant qu’expert du marché ou expert en sondages.
[32] L’objection ayant été soulevée à un stade avancé de l’instance (c’est-à-dire au procès, une stratégie que la Cour déconseille fortement), je n’étais pas disposée à écarter M. Whatley comme témoin ou à ne pas l’entendre, comme l’a demandé l’avocat de la défenderesse. J’ai plutôt indiqué que je tiendrais compte de l’objection en fonction du poids que j’accorderais au témoignage de M. Whatley après l’avoir entendu.
[33] Je fais remarquer que Double Diamond disposait de plus d’un an pour s’opposer aux rapports d’expert des demanderesses, en application de l’article 52.5 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106. (Cet article n’a pas été modifié au cours de l’instance.) Plus précisément, le paragraphe 52.5(2) des Règles prévoit la manière de soulever une objection. Au cours des nombreux mois ayant précédé le procès, la défenderesse n’a présenté aucune requête préalable en vertu de cet article en vue de faire écarter M. Whatley comme témoin, alors qu’elle aurait pu le faire. Je souligne également que, selon l’ordonnance du 12 mars 2021, depuis cette date, [traduction] « les parties n’ont soulevé aucune objection quant aux compétences de leur expert respectif ou quant à leur habilité à témoigner à titre d’experts ». [Non souligné dans l’original.]
[34] Après avoir entendu M. Whatley, et après avoir examiné les observations finales des parties concernant l’admissibilité de son témoignage, je ne suis pas convaincue que son utilisation de l’expression [traduction] « confusion sur le marché » dans le premier rapport revête une quelconque importance. Cela dit, je suis d’accord avec la défenderesse que M. Whatley a quelque peu outrepassé son mandat en exprimant une opinion à cet égard. Cependant, je suis d’avis que cette maladresse n’a aucune conséquence sur son opinion générale au sujet de la validité et de la contrefaçon du dessin 939.
[35] Comme l’a déclaré la Cour suprême, « il serait excessivement formaliste de rejeter le témoignage d’expert pour la simple raison que le témoin se permet de donner une opinion qui s’étend au‑delà du domaine d’expertise pour lequel il a été qualifié » : R c Marquard, [1993] 4 RCS 223, 1993 CanLII 37 (CSC) à la p 244. De plus, selon la Cour suprême, le juge « est rompu à l’art de faire abstraction d’une preuve irrecevable » et, lorsque le témoignage d’un expert dépasse les limites du domaine d’expertise, le juge ne doit accorder aucune importance aux portions inadmissibles : R c Sekhon, 2014 CSC 15, [2014] 1 RCS 272 au para 48. Je retiens de ces arrêts qu’en fonction des circonstances, un témoignage d’expert peut être jugé inadmissible en partie et que le témoignage de l’expert dans son ensemble n’est pas nécessairement entaché par le fait que l’expert a dépassé les limites de son mandat.
[36] Pour ces motifs et dans les circonstances de l’espèce, notamment le fait que la question a été soulevée à un stade avancé de l’instance, je juge inadmissibles uniquement le paragraphe 78 et la deuxième phrase du paragraphe 84 du premier rapport. Cependant, malgré ce que fait valoir la défenderesse, je ne puis conclure que le témoignage de M. Whatley dans son ensemble devrait être écarté ni qu’aucune valeur ne devrait lui être accordée.
[37] J’ajoute qu’en contre-interrogatoire, l’avocat de la défenderesse a qualifié M. Whatley [traduction] d’« employé de Crocs ». M. Whatley a catégoriquement rejeté cette qualification (erronée). Bien que Crocs ait auparavant fait appel à M. Whatley à titre de témoin expert, je ne suis pas disposée à conclure, sans autre élément à l’appui, que cela signifie que M. Whatley était d’une certaine manière partial.
[38] Quant au reste du témoignage d’expert, M. Whatley a reçu deux pièces, à savoir les pièces F et G jointes à son premier rapport et reproduites ci-après, qu’il devait considérer comme [traduction] « l’art antérieur » et examiner en regard du dessin 939 en adoptant le point de vue du consommateur informé.
Pièce F jointe au premier rapport
(chaussure Blue Horn)
Pièce G jointe au premier rapport
[39] M. Whatley a conclu que le dessin industriel 939 est nettement différent des rares réalisations de l’art antérieur présentes dans un domaine peu exploité. Selon son avis d’expert, le dessin 939 constituait une innovation dans un nouveau domaine, un sous-domaine de l’esthétique de la chaussure qui était original, rien de semblable n’ayant existé auparavant sur le marché. En outre, M. Whatley était d’avis qu’aucune caractéristique du dessin 939 ne résultait uniquement de la fonction utilitaire. Chaque partie de la chaussure peut être placée de différentes façons. Par exemple, M. Whatley a expliqué que la doublure en molleton apporte de la chaleur, mais qu’une fois à l’intérieur d’une chaussure, plusieurs styles sont possibles. D’ailleurs, lorsqu’elle est repliée sur elle-même pour former le col, la doublure en molleton n’apporte aucune chaleur à l’extérieur de la chaussure. Elle sert plutôt d’élément décoratif.
[40] M. Whatley a témoigné que la portée du dessin 939 s’étend [traduction] « aux caractéristiques visuelles de la chaussure qui sont présentées dans les esquisses; au tout, à savoir le résultat global et l’interaction, à l’exception du motif de la semelle ». Il a résumé ainsi les principales caractéristiques visuelles : i) la forme générale de la chaussure; ii) la doublure en molleton qui se replie sur elle-même pour former le col; iii) deux rivets décoratifs placés idéalement de chaque côté de la chaussure; et iv) des ouvertures de la taille d’un bout de doigt à travers lesquelles, fait unique, il est possible de voir le revers de la doublure (c’est-à-dire le molleton).
[41] En tenant compte de ces caractéristiques, M. Whatley a estimé que le modèle de chaussure Dawgs qu’il a examiné est extrêmement semblable au dessin 939. Selon lui, ils ont en commun les principales caractéristiques mentionnées plus haut qu’on ne retrouve pas dans l’art antérieur, c’est-à-dire la forme générale, la doublure en molleton qui se replie sur elle-même pour former le col, les rivets décoratifs et la doublure visible à travers les ouvertures de la taille d’un bout de doigt sur la bande ou l’empeigne sur le dessus de la chaussure, à l’avant. Il trouve également qu’ils sont [traduction] « quasiment identiques », à part quelques éléments décoratifs légèrement différents. Selon M. Whatley, ces caractéristiques sont inexistantes dans l’art antérieur.
[42] En ce qui concerne les points de distinction entre le dessin 939 et les chaussures Fleece Dawgs, M. Whatley indique qu’ils sont [traduction] « mineurs » et qu’ils portent notamment sur la semelle, qui ne fait pas partie du dessin 939.
[43] En contre-interrogatoire, M. Whatley a affirmé qu’il n’avait pas été présenté en tant qu’expert en sondages ni en tant qu’expert sur la question de la confusion sur le marché, qu’il n’avait pas mené de sondage dans le cadre de ses recherches pour produire son rapport et qu’on ne lui avait pas demandé d’examiner la question de la confusion sur le marché. Il a en outre déclaré que le consommateur informé fait partie d’un scénario hypothétique dans lequel un acheteur ou un acheteur potentiel est informé de l’art antérieur par rapport au dessin 939 ou le connaît.
[44] Toujours en contre-interrogatoire, lorsqu’il a été interrogé au sujet de l’élément en molleton du dessin 939, dans le contexte de la question de savoir si, selon lui, la fonctionnalité déterminait la forme du dessin, M. Whatley a répondu que le molleton peut être utilisé de nombreuses manières et sous diverses formes dans les chaussures pour apporter de la chaleur. Il a aussi fourni plusieurs exemples et a conclu que le molleton n’apporte pas seulement de la chaleur; il peut aussi avoir une fonction décorative. Dans son premier rapport, M. Whatley a conclu qu’aucun élément du dessin 939 ne résulte uniquement de la fonction utilitaire.
[45] En contre-interrogatoire, lorsqu’il a été interrogé sur les différentes positions du col en molleton illustrées au paragraphe 14 ci-dessus (au-dessus des lignes sur la figure 1 et en dessous des lignes sur la figure 4), M. Whatley a répondu que la [traduction] « parallaxe » (concept selon lequel la position ou l’angle de visualisation peut modifier l’apparence de la forme d’un objet) peut avoir une incidence sur l’apparence différente des figures 1 et 4.
[46] M. Whatley a également expliqué que le dessin 939, qui revendique les caractéristiques visuelles d’une chaussure, se compose de sept figures qui offrent une représentation en deux dimensions d’un objet en trois dimensions. Même si l’on tient compte de la parallaxe, il n’en demeure pas moins que la position du col en molleton est différente à l’arrière, si l’on compare les figures 1 et 4. M. Whatley conclut toutefois qu’il s’agit d’une variante négligeable où une partie du col a été déplacée.
[47] Selon M. Whatley, le dessin 939 présente une nouvelle utilisation contre-intuitive du molleton, que les gens mettent dans leurs chaussures pour tenir leurs pieds au chaud. Or, lorsque le molleton est placé dans une chaussure dotée d’ouvertures visant à garder les pieds frais, il s’agit d’une utilisation un peu bizarre et à laquelle les gens n’auraient pas pensé. Par conséquent, selon lui, le molleton a conféré à la chaussure une esthétique complètement nouvelle. Il a aussi expliqué que c’est l’ensemble combiné de la configuration, du motif et des éléments décoratifs finaux qui est produit. Selon lui, le dessin 939 est entièrement original, et rien de semblable n’existe dans l’art antérieur.
[48] Selon M. Whatley, la portée du dessin 939 est établie par un consommateur informé qui connaît l’art antérieur et qui y prête attention. Selon lui, le dessin 939 et les chaussures Fleece Dawgs sont très différents de l’art antérieur, mais ils se ressemblent beaucoup et sèment donc la confusion, même chez un consommateur informé. Toutefois, en contre-interrogatoire, il a une fois de plus reconnu qu’il n’avait pas été présenté en tant qu’expert en sondages.
(3) Témoin des faits de Double Diamond : Steven Mann
[49] M. Mann possède de l’expérience en agriculture. Souffrant de problèmes de dos, il a découvert les chaussures en CAV/E dans un magasin d’articles de sport à Saskatoon qui ont grandement soulagé ses problèmes de dos. Il a eu l’idée de créer une entreprise de chaussures et il a effectué de nombreuses recherches sur le moulage par injection. Selon M. Mann, l’abréviation CAV/E désigne le copolymère d’acétate de vinyle-éthylène, qui est un dérivé du pétrole utilisé dans plusieurs industries, notamment celle de la chaussure. Les chaussures en CAV/E peuvent être faites rapidement, dans de courts délais de fabrication et d’expédition. Il est possible de laisser libre cours à son imagination en ce qui concerne les styles, les couleurs et les motifs.
[50] M. Mann est le fondateur de Double Diamond et il en est le président et directeur général. Il est également l’unique fondateur de la marque de chaussures Dawgs. Double Diamond utilise la marque Dawgs depuis 2005, soit l’année où l’entreprise a été constituée en société. À cette époque, M. Mann connaissait Crocs.
[51] M. Mann a témoigné qu’en raison du litige avec Crocs, il a au fil des ans commencé à acheter des sabots Rebound sur eBay. Sur la foi de renseignements tenus pour véridiques, il affirme qu’ils sont fabriqués par Foam Creations au Canada depuis 2001. Il n’a toutefois appris l’existence de Foam Creations qu’en 2006.
[52] Lorsque l’avocat de la défenderesse lui a demandé de regarder le modèle Beach de Crocs (illustré ci-dessus au paragraphe 23), M. Mann a affirmé qu’il ressemble à une chaussure Rebound, avec une sangle, mais sans l’autocollant portant le logo de Crocs. Les images ci-dessous montrent une vue du côté et une vue du dessous de la chaussure Rebound au sujet de laquelle M. Mann a été interrogé :
[53] M. Mann a déclaré qu’à l’heure actuelle, le fabricant avec lequel il travaille est situé à Fuzhou, en Chine, et que son ancien fabricant était établi à Xiamen, en Chine. Le processus consiste à soumettre un dessin au fabricant, puis à se renvoyer des échantillons, jusqu’à leur approbation. L’usine fabrique ensuite un moule de la chaussure. Le CAV/E est chauffé et injecté dans le moule. À sa sortie, la chaussure est encore chaude. Elle est placée sur un convoyeur de refroidissement, puis elle est pour ainsi dire finie, emballée et étiquetée. La production de chaussures en CAV/E ne prend que quelques minutes. Elles sont considérées comme des chaussures confortables et abordables.
[54] En ce qui concerne les éléments graphiques de la chaussure Fleece Dawgs, M. Mann a témoigné qu’il tentait de créer la forme d’un éventail sur le dessus de la chaussure, avec onze ouvertures rectangulaires, dont une en forme de D autour de laquelle les autres sont positionnées. Le reste de la partie supérieure de la chaussure est lisse. La transition vers la partie inférieure de la chaussure, qui est entièrement lisse, sauf pour quelques stries, se fait de manière harmonieuse grâce à quatre ou cinq rangées de points en relief.
[55] En outre, les rangées de points continuent jusqu’aux attaches ou rivets situés de chaque côté de la chaussure, qui servent à fixer le molleton à la chaussure. M. Mann a déclaré que, sans ces rivets, le molleton sortirait au moment de retirer le pied de la chaussure. Ils servent aussi à valoriser la marque, de sorte que le logo y a été ajouté. De plus, comme le molleton enveloppe la chaussure, sa fixation à la chaussure elle-même est renforcée grâce à des supports caoutchoutés sous le molleton. Double Diamond fait également fabriquer le molleton à Fuzhou, en Chine.
[56] Depuis 2017, le site Web www.canadadawgs.com est celui de Double Diamond, qui l’utilise pour vendre ses chaussures directement aux consommateurs. De 2012 à 2019, Double Diamond a vendu au Canada plus de 91 000 paires de chaussures Fleece Dawgs.
[57] M. Mann a affirmé qu’il entretenait une bonne relation de longue date avec le fabricant situé à Fuzhou. En contre-interrogatoire, il a confirmé que ni le fabricant, Jian Chen (deuxième témoin des faits de Double Diamond, dont il est question ci-après), ni son frère, Yi Chen, ne parlent anglais. Il leur a demandé de signer des déclarations pour les besoins de la présente action.
[58] M. Mann a reconnu avoir regardé les chaussures créées par Crocs et d’autres concurrents au moment de concevoir les chaussures Fleece Dawgs. Cette déclaration contredit celle qu’il a faite dans d’autres procédures entre les parties et dans son interrogatoire préalable dans la présente action. Il a alors expliqué qu’il avait conçu ses chaussures de manière à ne pas contrefaire les chaussures Crocs et les autres chaussures vendues sur le marché. M. Mann a confirmé qu’il n’avait produit aucun document relatif au processus de conception des chaussures Fleece Dawgs. En outre, la majeure partie du travail de conception a peut-être été réalisée à l’usine située à Fuzhou.
[59] M. Mann a reconnu n’avoir jamais demandé la protection de la propriété intellectuelle à l’égard d’un dessin relatif aux chaussures Fleece Dawgs. Il a également confirmé que Double Diamond ne détient aucune autorisation accordée par Crocs.
[60] M. Mann a été convoqué de nouveau uniquement pour déposer en preuve le document 76 révisé tiré des éléments de preuve produits par Double Diamond et comprenant l’analyse des profits tirés des chaussures Fleece Dawgs pour les années 2012 à 2019. Crocs a été autorisée à mener un contre-interrogatoire complet au sujet du document.
[61] En contre-interrogatoire, M. Mann a témoigné que le document avait été préparé par son comptable agréé interne de l’époque, Tim Ducie, qui n’est plus employé de Double Diamond. M. Mann n’a pas expliqué pourquoi M. Ducie n’aurait pas pu être appelé à témoigner.
[62] M. Mann a également reconnu ne pas savoir quels renseignements M. Ducie a fournis aux comptables de la société pour préparer les états financiers à partir desquels le document 76 révisé a été établi. M. Mann a confirmé que les états financiers fournis par Double Diamond n’ont pas été audités et qu’ils ne présentent pas de ventilation des ventes ni des frais et des dépenses pour chaque produit. De plus, M. Mann a reconnu la présence de quelques incohérences entre les données fournies dans les états financiers et les renseignements censés être tirés de ces états financiers et contenus dans le document 76 révisé. M. Mann a aussi confirmé que certaines dépenses, comme les honoraires de consultant en gestion, les frais de publicité et les frais de déplacement, ne pouvaient pas être ventilées ni attribuées précisément aux chaussures Fleece Dawgs.
(4) Témoin des faits de Double Diamond : Jian Chen
[63] Jian Chen est le directeur général de l’entreprise nommée Fuzhou Xiang Sheng Footwear Co. Limited [Fuzhou] qu’il a créée vers 2001. M. Chen, qui ne parle pas anglais, a témoigné en mandarin avec l’aide d’un interprète.
[64] Fuzhou est un fabricant basé en Chine qui produit les chaussures Fleece Dawgs de la défenderesse en vue de leur importation au Canada et aux États-Unis. M. Chen a décrit une pantoufle ou une chaussure en CAV/E doublée de fourrure [chaussure Brown Flower] qu’a produite son entreprise vers 2005 et dont l’apparence, vue de côté, est la suivante :
[65] M. Chen a déclaré que la chaussure est fabriquée en infusant ou en injectant du CAV/E dans un moule afin de fabriquer la coquille de la chaussure, puis la doublure en fourrure est collée à l’intérieur de la coquille, tandis que le col est cousu à la coquille, par l’extérieur. Les chaussures étaient vendues en ligne et lors de salons commerciaux. Elles étaient vendues directement aux consommateurs et par des tiers.
[66] M. Chen a en outre déclaré qu’il entretient une relation depuis longtemps avec la défenderesse et M. Mann, soit depuis environ 2005. M. Chen a fabriqué un si grand nombre de chaussures pour eux qu’il a cessé de compter.
[67] M. Chen a expliqué que, même s’ils [traduction] « se proposent » des styles, c’est surtout Fuzhou qui en propose à la défenderesse étant donné que cette dernière n’a pas autant d’expérience que Fuzhou en recherche et développement.
[68] L’une des chaussures que M. Chen fabrique pour la défenderesse est la pantoufle de marque Fleece Dawgs, avec la doublure en molleton. En contre-interrogatoire, lorsqu’on lui a posé des questions sur l’origine de la conception de la pantoufle de Fleece Dawgs, M. Chen a déclaré que ses techniciens avaient élaboré le dessin de ce qu’ils appelaient les chaussures [traduction] « en forme de parapluie ». En réinterrogatoire, M. Chen a raconté comment l’équipe de conception, en collaboration avec des employés de l’usine de moulage, a eu l’idée de créer une doublure en molleton pour des chaussures d’hiver. Il a expliqué que c’était une première à Fuzhou, étant donné qu’ils étaient les premiers à avoir l’idée et qu’à l’époque, il n’existait aucun produit de la sorte sur le marché.
[69] En ce qui a trait à l’image de la chaussure Brown Flower contenue dans la déclaration de M. Chen, qui a été préparée pour les besoins de la présente affaire et que M. Mann lui a demandé de signer, M. Chen a témoigné que l’image provenait de Ressources mondiales (Global Resources), et non pas de ses propres dossiers.
(5) Témoin expert de Double Diamond
[70] Même si Double Diamond a signifié et déposé son propre rapport d’expert, le rapport a été retiré au procès.
VI. Analyse [71] Comme je l’explique plus loin, je conclus que le dessin 939 était valide, que ses caractéristiques ne résultaient pas uniquement de la fonction utilitaire et que la défenderesse a contrefait le dessin 939, de sorte que les demanderesses ont droit à une restitution des profits perçus par la défenderesse sur les ventes de ses chaussures Fleece Dawgs, ce que les demanderesses ont choisi comme mesure de réparation, au lieu des dommages-intérêts. En outre, je suis d’avis que l’action n’était ni vexatoire, ni abusive, ni frivole et que le temps qu’ont mis les demanderesses à intenter l’action n’était pas un argument suffisant pour priver Crocs de son droit à une mesure de réparation.
[72] La défenderesse fait valoir qu’il existe une lacune fondamentale sur le plan de la conception ainsi que des réalisations de l’art antérieur qui rendent le dessin 939 invalide. De plus, selon elle, l’insertion de molleton dans une chaussure est uniquement fonctionnelle. Subsidiairement, si le dessin 939 est valide, la défenderesse allègue alors que les différences entre les chaussures Fleece Dawgs et les chaussures Mammoth de Crocs sont suffisantes pour conclure à une absence de contrefaçon pendant la période visée. En outre, la défenderesse soutient tardivement que le temps qu’ont mis les demanderesses à intenter l’action, c’est-à-dire pas avant 2017, doit être pris en compte dans l’analyse de la contrefaçon. Je ne souscris à aucun de ces arguments, que j’examine à tour de rôle ci-après sous la rubrique appropriée.
(1) Le dessin 939 n’était pas invalide a) Une variante, pas plusieurs dessins [73] Je ne souscris pas à l’affirmation de la défenderesse selon laquelle les contradictions dans les figures qui composent le dessin 939 donnent lieu à plus d’un dessin, en contravention avec l’article 10 du Règlement.
[74] Je fais remarquer que, depuis que les demanderesses ont intenté l’action en 2017, le Règlement, qui s’applique à la présente instance, a été remplacé par le Règlement sur les dessins industriels, DORS/2018-120. De même, nul ne conteste qu’une version antérieure de la Loi sur les dessins industriels, en l’occurrence la Loi sur les dessins industriels, LRC 1985, c I-9, en vigueur du 18 décembre 2001 jusqu’au 4 novembre 2018 [la Loi], s’applique à la présente action.
[75] La Loi protège les dessins originaux qui comprennent des « [c]aractéristiques ou une combinaison de caractéristiques visuelles d’un objet fini, en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs » et qui ont été enregistrés conformément à la Loi (articles 2, 6 et 9). Un certificat d’enregistrement est une attestation réfutable du dessin et de son originalité, du nom du propriétaire et de la propriété de ce dernier, de la date et de l’expiration de l’enregistrement et, fait important, de l’observation de la Loi (paragraphe 7(3)).
[76] Double Diamond fait valoir que les figures 1 et 4 du dessin 939 représentent des dessins distincts, en contravention avec l’article 10 du Règlement, qui porte que la demande d’enregistrement vise un seul dessin, s’appliquant à un seul objet ou ensemble, ou des variantes. Le terme « variantes » est défini dans la Loi comme les « [d]essins s’appliquant au même objet ou ensemble et ne différant pas de façon importante les uns des autres » (article 2).
[77] Je juge que l’argument selon lequel les figures 1 et 4 représentent des dessins distincts, et non des variantes, est sans fondement. La défenderesse ne m’a pas convaincue du contraire. Je suis d’accord avec le témoin expert des demanderesses, M. Whatley, que la figure 4 est une variante négligeable où une partie du col a été déplacée (c’est-à-dire abaissée à l’arrière de la chaussure). À mon avis, elle ne représente pas un dessin très différent et, par conséquent, distinct. Ma conclusion à cet égard s’applique aussi à la figure 5, car il s’agit d’une vue du côté externe qui représente également un col déplacé ou abaissé à l’arrière, tandis que la figure 4 est une vue du côté interne de la chaussure qui compose le dessin 939.
[78] À mon avis, en mettant l’accent sur de prétendus points de distinction, que ce soit dans le dessin 939 lui-même ou entre celui-ci et la chaussure Fleece Dawgs, Double Diamond a perdu de vue ou n’a pas pris en compte le fait que le dessin 939 protège l’apparence générale de ses caractéristiques ainsi que la combinaison de celles-ci, notamment les variantes (à l’exception toutefois de la semelle délimitée par des lignes pointillées), telles que revendiquées par les demanderesses.
b) Le dessin 939 est original et n’est pas invalide en raison de l’art antérieur
[79] Je ne souscris pas non plus à l’affirmation de Double Diamond selon laquelle le dessin 939 n’est ni unique ni original, puisqu’il est invalide en raison de l’art antérieur. J’estime plutôt qu