Top Notch Construction Ltd. v. Top Notch Oil Field Services Ltd.

Top Notch Construction Ltd. v. Top Notch Oil Field Services Ltd.
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2001-06-12
Référence neutre
2001 CFPI 642
Numéro de dossier
T-1192-97
Notes
Fiche analytique
Contenu de la décision
Date : 20010612
Dossier : T-1192-97
Référence neutre : 2001 CFPI 642
Ottawa (Ontario), le 12 juin 2001
EN PRÉSENCE DU JUGE JOHN A. O'KEEFE
AFFAIRE INTÉRESSANT UNE VIOLATION COMMISE
PAR TOP-NOTCH OILFIELD SERVICES LTD.
- et -
AFFAIRE INTÉRESSANT L'ARTICLE 53.2 DE LA
LOI SUR LES MARQUES DE COMMERCE(L.R.C. (1985), CHAPITRE T-13)
ENTRE :
TOP NOTCH CONSTRUCTION LTD.
demanderesse
- et -
TOP-NOTCH OILFIELD SERVICES LTD.
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE O'KEEFE
[1] Il s'agit d'une action intentée par Top Notch Construction Ltd. (la demanderesse) contre Top-Notch Oilfield Services Ltd. (la défenderesse). Selon la déclaration, la demanderesse exploite une entreprise offrant des services de construction : terrassement; promotion immobilière en matière commerciale, résidentielle et de lotissement; construction de réseaux d'irrigation; construction de routes; concassage et lavage de roches, de gravier, de pierres et d'autres formes d'agrégat. La défenderesse, quant à elle, offre des services de construction de pipelines, de maintenance, d'isolation, de livraison rapide (essentiellement un service de livraison aux champs de pétrole) et d'abandon de surfaces.
[2] Lors de l'instruction, les parties ont déposé, à titre de pièce 1, un avis relatif à l'exposé conjoint des faits. Voici le texte de cet avis :
[TRADUCTION]
AVIS RELATIF À L'EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS
1. Les faits mentionnés dans le présent exposé sont reconnus pour le compte des parties afin de raccourcir et de faciliter l'instruction de la présente action. Cependant, l'exposé ne peut lier les parties dans le cadre d'une instance judiciaire autre que la présente action. Aucun élément de preuve incompatible avec l'exposé conjoint des faits ne peut être présenté lors de l'instruction, mais il est possible de produire des éléments de preuve supplémentaires compatibles avec le présent exposé sous réserve des règles habituelles de présentation de la preuve.
2. La demanderesse, Top Notch Construction Ltd. (Top Notch Construction), est une personne morale ayant été dûment constituée vers 1966 en application des lois de la province d'Alberta. La pièce 1 du cahier conjoint des pièces consiste en le certificat d'enregistrement de Top Notch Construction daté du 19 avril 1966. Le siège social de Top Notch Construction est situé dans la ville de Calgary, dans la province d'Alberta.
3. La défenderesse, Top-Notch Oilfield Services Ltd. (Top-Notch Oilfield Services), est une personne morale ayant été dûment constituée vers le mois d'août 1993 en application des lois de la province d'Alberta. La pièce 2 du cahier conjoint des pièces consiste en le certificat de constitution de Top-Notch Oilfield Services daté du 23 août 1993. Le siège social de Top-Notch Oilfield Services est situé dans la ville de Stettler, dans la province d'Alberta.
4. Stettler se trouve à environ 225 kilomètres de la ville de Calgary.
5. Top Notch Construction est propriétaire au Canada d'une marque de commerce portant le numéro de série 696 662 (enregistrement LMC 410,500) relativement à la marque de commerce « Top Notch Construction Ltd. Calgary » . La pièce 3 du cahier conjoint des pièces consiste en un double du certificat d'enregistrement de cette marque de commerce daté du 2 avril 1993 (la marque de commerce). La marque de commerce a été valablement déposée et enregistrée aux dates mentionnées sur le certificat. La défenderesse n'a pris aucune mesure officielle pour contester cet enregistrement de marque de commerce.
6. Les dates de constitution et les dénominations sociales des sociétés suivantes sont valablement énoncés dans les certificats de constitution joints aux présentes :
(a) Top Notch Limited est une personne morale dûment constituée en application des lois de la province d'Alberta. La pièce 4 du cahier conjoint des pièces consiste en le certificat de constitution de Top Notch Limited daté du 15 mars 1948.
(b) 240541 Alberta Ltd. (devenue Top Notch Resources Ltd.) est une personne morale dûment constituée en application des lois de la province d'Alberta. La pièce 5 du cahier conjoint des pièces consiste en le certificat de constitution de la société 240541 Alberta Ltd. daté du 19 mars 1980 et la pièce 6 du cahier conjoint des pièces consiste en le certificat de modification de dénomination sociale daté du 11 décembre 1980 de la société 240541 Alberta Ltd. devenue Top Notch Resources Ltd. La société 240541 Alberta Ltd. était une société en veilleuse jusqu'à ce que les dirigeants de la demanderesse l'acquièrent en décembre 1980. La dénomination sociale de la société a immédiatement été modifiée pour devenir Top Notch Resources Ltd.
(c) Top Notch Aggregate Ltd. est une personne morale dûment constituée en application des lois de la province d'Alberta. La pièce 7 du cahier conjoint des pièces consiste en le certificat de constitution de Top Notch Aggregate Ltd. daté du 15 janvier 1980.
(d) Top Notch Screening Ltd. est une personne morale dûment constituée en application des lois de la province d'Alberta. La pièce 8 du cahier conjoint des pièces consiste en le certificat de constitution de Top Notch Screening Ltd. daté du 26 février 1980.
7. Depuis leur constitution en société, la demanderesse et la défenderesse utilisent les dénominations sociales en question lorsqu'elles offrent des services à leurs clients.
8. La pièce 9 du cahier conjoint des pièces consiste en un rapport de recherche NUANS daté du 23 août 1993 obtenu par Top-Notch Oilfield Services Ltd. au moment de sa constitution.
9. Les pièces 10, 11 et 12 du cahier conjoint des pièces consistent en des copies de rapports préliminaires à la recherche de NUANS datés du 11 décembre 2000 et du 12 décembre 2000.
10. Lors de l'instruction de la présente affaire, les parties pourront produire en preuve des recherches NUANS, qu'il s'agisse de recherches de dénominations sociales, de personnes morales ou de sociétés en nom collectif, que le rapport ou la recherche soit présenté sous forme de copie certifiée conforme ou non.
11. La pièce 13 du cahier conjoint des pièces consiste en une liste produite en réponse à l'engagement donné lors de la communication préalable relativement à la production d'une liste énumérant l'ensemble des clients de Top Notch Construction.
12. La pièce 14 du cahier conjoint des pièces consiste en une liste produite en réponse à l'engagement donné lors de la communication préalable relativement à la production d'une liste des clients de Top-Notch Oilfield Services depuis août 1993.
13. La pièce 15 du cahier conjoint des pièces consiste en un exemplaire d'une carte professionnelle de Top-Notch Oilfield Services produite en réponse à l'engagement donné à cet effet lors de l'interrogatoire préalable.
14. La pièce 16 du cahier conjoint des pièces consiste en un exemplaire du Telus Yellow Pages de 1997.
15. La pièce 17 du cahier conjoint des pièces consiste en un exemplaire du Red Deer and Area Phone Book.
16. La pièce 18 du cahier conjoint des pièces consiste en un exemplaire du Canadian Oilfield Service and Supply Directory de 1996-1997.
17. La pièce 19 du cahier conjoint des pièces consiste en un exemplaire du Canadian Oilfield Service and Supply Directory de 1997-1998.
18. La pièce 20 du cahier conjoint des pièces consiste en un exemplaire du Canadian Oilfield Service and Supply Directory de 1999-2000.
19. La pièce 21 du cahier conjoint des pièces consiste en la liste des fournisseurs de Top-Notch Oilfield Services Ltd. produite en réponse à l'engagement donné lors de la communication préalable.
20. La pièce 22 du cahier conjoint des pièces consiste en une lettre datée du 3 juin 1996 envoyée à la défenderesse par l'avocat de la demanderesse. La défenderesse a reçu cette lettre vers le 5 juin 1996. Après la réception de cette lettre, l'avocat de la demanderesse et celui de la défenderesse ont commencé à correspondre et ont entamé des négociations, bien que sans conviction, jusqu'au 5 juin 1997, date à laquelle la déclaration a été déposée en l'espèce.
21. La pièce 23 du cahier conjoint des pièces consiste en un exemplaire du Alberta Road Builders and Heavy Construction Association Equipment Rental Rates Guide de 1998.
22. La pièce 24 du cahier conjoint des pièces consiste en un exemplaire du Alberta Road Builders and Heavy Construction Association Equipment Rental Rates Guide de 2000.
23. La pièce 25 du cahier conjoint des pièces consiste en un exemplaire du Canadian Construction Service and Supply Directory (Alberta) de 1997.
24. La pièce 26 du cahier conjoint des pièces consiste en un exemplaire du Canadian Construction Service and Supply Directory (Alberta) de 1998.
[3] La marque de commerce de la demanderesse vise des services et est montrée ci-dessous :
Le droit à l'usage exclusif des termes « construction » et « Calgary » en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.
[4] Les services énumérés dans l'enregistrement sont les suivants :
[TRADUCTION]
(1) Services de construction, à savoir le terrassement, la promotion immobilière en matière commerciale, résidentielle et de lotissement, la construction de réseaux d'irrigation, la construction de routes ainsi que le concassage et le lavage de roches, de graviers, de pierres et d'autres formes d'agrégat.
Lorsqu'elle a débuté ses activités en 1966, la demanderesse possédait deux pièces de machinerie, une niveleuse et un tracteur à chenilles avec bouteur. En 2000, la demanderesse possédait entre 225 et 250 pièces de machinerie dont la valeur marchande se chiffrait entre 35 et 40 millions de dollars.
[5] La dénomination sociale et le nom commercial de la défenderesse sont montrés ci-dessous :
[Note : Comme il s'agit d'une photocopie, l'arrière-plan paraît plus foncé qu'il ne l'est en réalité].
[6] La défenderesse offre des services en matière de construction de pipelines, de maintenance, d'isolation, de livraison rapide et d'abandon de surfaces en liaison avec des champs de pétrole. Dans son témoignage, le président de la défenderesse, M. MacNutt, a exposé de façon relativement détaillée les services particuliers offerts par sa société en renvoyant aux services énumérés sur l'enseigne déposée comme pièce P-15. Lors de son contre-interrogatoire, le président de la défenderesse a également été interrogé au sujet de la mention relative à des services de remise en état d'emplacements de forage et de l'allégation suivant laquelle la défenderesse est un [TRADUCTION] « entrepreneur offrant des services complets » . Il a précisé que, selon lui, cette expression signifie que la société défenderesse offre tous les services que requiert le client et qu'elle est en mesure de fournir, les autres services étant rendus par un tiers qu'elle propose au client. Il a ajouté que les termes [TRADUCTION] « remise en état d'emplacements de forage » [well site reclamation] constituent une erreur typographique et qu'il aurait plutôt fallu lire [TRADUCTION] « abandons d'emplacements de forage » [well site abandonments].
[7] M. MacNutt a déclaré que sa société n'avait jamais participé à des travaux de construction touchant une concession pétrolière ou une route menant à un champ de pétrole, ni au concassage ou au lavage de roches, de gravier, de pierres ou d'agrégat, ni à des travaux de remise en état (emplacements de forage).
[8] M. MacNutt a en outre mentionné que sa société était propriétaire de deux pelles mécaniques 200LC (excavateurs), d'une pelle rétrocaveuse mécanique à pneus 310 John Deere, d'un tracteur porte-tubes (servant à l'abaissement des tuyaux lors de la construction de pipelines), d'un compresseur d'air, de quatre camionnettes d'une demi-tonne, de dix camionnettes d'une tonne et de divers petits outils.
[9] Le témoignage de M. MacNutt a permis d'établir que la défenderesse exécutait certains genres de travaux pour la ville de Stettler, mais la nature de ceux-ci n'a pas été précisée.
[10] Dans son témoignage, le président de la demanderesse, Alex Lockton, a déclaré que sa société travaillait à partir de Red Deer sud, en Alberta méridionale. Sa société a déjà effectué des travaux plus au nord, en Alberta, mais pas récemment.
[11] La défenderesse offre des services liés aux champs de pétrole dans les régions de Stettler et de Rock Mountain House et a fourni des services dans les régions de Hanna et de Drumheller.
[12] Dans sa déclaration, la demanderesse sollicite la réparation suivante :
[TRADUCTION]
25. Une injonction interlocutoire et permanente enjoignant à la défenderesse de ne pas :
(i) porter atteinte aux droits exclusifs de la demanderesse;
(ii) employer ou montrer la marque de commerce de la demanderesse ou toute autre marque qui risque vraisemblablement de causer de la confusion avec la marque de commerce de la demanderesse;
(iii) accomplir des actes qui risquent vraisemblablement d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage de la demanderesse et de nuire à la réputation liée à sa marque de commerce;
26. Une ordonnance prévoyant la restitution ou la destruction de l'ensemble des marchandises contrevenant à la loi, quelles qu'elles soient, qui se trouvent en possession de la défenderesse ou de ses dirigeants, administrateurs, employés, mandataires, franchisés, titulaires de licence, ou de toute personne sur laquelle elle exerce un contrôle ou qui est au courant de la présente action;
27. Un jugement accordant à la demanderesse des dommages-intérêts pour les dommages qu'elle a subis ou ordonnant la comptabilisation des profits réalisés par la défenderesse en raison de sa conduite illégale, au choix de la demanderesse après examen de ces deux possibilités;
28. Une ordonnance en application de la Business Corporations Act (Alberta) révoquant l'enregistrement de n'importe quel emploi de la marque de commerce de la demanderesse à titre de nom commercial de la défenderesse;
29. Des dommages-intérêts exemplaires;
30. Des intérêts en application des dispositions de la Judgment Interest Act, S.A. 1984, ch. J-0.5, ou, subsidiairement, des intérêts au taux que la Cour estimera approprié;
31. Les dépens engagés par la demanderesse accessoirement à la présente action suivant le tarif applicable entre procureur et client.
Question en litige
[13] La demanderesse a-t-elle droit à la réparation demandée?
Dispositions législatives applicables
[14] Les dispositions pertinentes de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi) sont ainsi rédigées :
2. « créant de la confusion » Relativement à une marque de commerce ou un nom commercial, s'entend au sens de l'article 6.
2."confusing", when applied as an adjective to a trade-mark or trade-name, means a trade-mark or trade-name the use of which would cause confusion in the manner and circumstances described in section 6;
« distinctive » Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.
"distinctive", in relation to a trade-mark, means a trade-mark that actually distinguishes the wares or services in association with which it is used by its owner from the wares or services of others or is adapted so to distinguish them;
« marque de commerce » Selon le cas_:
"trade-mark" means
a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres;
b) marque de certification;
c) signe distinctif;
d) marque de commerce projetée.
« Nom commercial » Nom sous lequel une entreprise est exercée, qu'il s'agisse ou non d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'un particulier.
(a) a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others,
(b) a certification mark,
(c) a distinguishing guise, or
(d) a proposed trade-mark;
"trade-name" means the name under which any business is carried on, whether or not it is the name of a corporation, a partnership or an individual;
6. (1) Pour l'application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.
6. (1) For the purposes of this Act, a trade-mark or trade-name is confusing with another trade-mark or trade-name if the use of the first mentioned trade-mark or trade-name would cause confusion with the last mentioned trade-mark or trade-name in the manner and circumstances described in this section.
(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.
(2) The use of a trade-mark causes confusion with another trade-mark if the use of both trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.
(3) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à cette marque et les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.
(3) The use of a trade-mark causes confusion with a trade-name if the use of both the trade-mark and trade-name in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with the trade-mark and those associated with the business carried on under the trade-name are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.
(4) L'emploi d'un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les marchandises liées à cette marque sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.
(4) The use of a trade-name causes confusion with a trade-mark if the use of both the trade-name and trade-mark in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with the business carried on under the trade-name and those associated with the trade-mark are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.
(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris_:
(5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including
a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
(a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known;
b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
(b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use;
c) le genre de marchandises, services ou entreprises;
d) la nature du commerce;
e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.
(c) the nature of the wares, services or business;
(d) the nature of the trade; and
(e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.
7. Nul ne peut_:
7. No person shall
a) faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l'entreprise, les marchandises ou les services d'un concurrent;
(a) make a false or misleading statement tending to discredit the business, wares or services of a competitor;
b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre;
(b) direct public attention to his wares, services or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada, at the time he commenced so to direct attention to them, between his wares, services or business and the wares, services or business of another;
c) faire passer d'autres marchandises ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés;
d) utiliser, en liaison avec des marchandises ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde_:
(i) soit leurs caractéristiques, leur qualité, quantité ou composition,
(ii) soit leur origine géographique,
(iii) soit leur mode de fabrication, de production ou d'exécution;
e) faire un autre acte ou adopter une autre méthode d'affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada.
(c) pass off other wares or services as and for those ordered or requested;
(d) make use, in association with wares or services, of any description that is false in a material respect and likely to mislead the public as to
(i) the character, quality, quantity or composition,
(ii) the geographical origin, or
(iii) the mode of the manufacture, production or performance
of the wares or services; or
(e) do any other act or adopt any other business practice contrary to honest industrial or commercial usage in Canada.
19. Sous réserve des articles 21, 32 et 67, l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces marchandises ou services.
19. Subject to sections 21, 32 and 67, the registration of a trade-mark in respect of any wares or services, unless shown to be invalid, gives to the owner of the trade-mark the exclusive right to the use throughout Canada of the trade-mark in respect of those wares or services.
20. (1) Le droit du propriétaire d'une marque de commerce déposée à l'emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne non admise à l'employer selon la présente loi et qui vend, distribue ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion. Toutefois, aucun enregistrement d'une marque de commerce ne peut empêcher une personne_:
20. (1) The right of the owner of a registered trade-mark to its exclusive use shall be deemed to be infringed by a person not entitled to its use under this Act who sells, distributes or advertises wares or services in association with a confusing trade-mark or trade-name, but no registration of a trade-mark prevents a person from making
a) d'utiliser de bonne foi son nom personnel comme nom commercial;
b) d'employer de bonne foi, autrement qu'à titre de marque de commerce_:
(i) soit le nom géographique de son siège d'affaires,
(ii) soit toute description exacte du genre ou de la qualité de ses marchandises ou services,
d'une manière non susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à la marque de commerce.
(a) any bona fide use of his personal name as a trade-name, or
(b) any bona fide use, other than as a trade-mark,
(i) of the geographical name of his place of business, or
(ii) of any accurate description of the character or quality of his wares or services,
in such a manner as is not likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching to the trade-mark.
22. (1) Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché à cette marque de commerce.
22. (1) No person shall use a trade-mark registered by another person in a manner that is likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching thereto.
(2) Dans toute action concernant un emploi contraire au paragraphe (1), le tribunal peut refuser d'ordonner le recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, et permettre au défendeur de continuer à vendre toutes marchandises revêtues de cette marque de commerce qui étaient en sa possession ou sous son contrôle lorsque avis lui a été donné que le propriétaire de la marque de commerce déposée se plaignait de cet emploi.
(2) In any action in respect of a use of a trade-mark contrary to subsection (1), the court may decline to order the recovery of damages or profits and may permit the defendant to continue to sell wares marked with the trade-mark that were in his possession or under his control at the time notice was given to him that the owner of the registered trade-mark complained of the use of the trade-mark.
Analyse et décision
[15] La validité de la marque de la demanderesse ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de la défenderesse. Comme la marque est enregistrée, elle est donc présumée valide.
[16] Je dois maintenant décider, en ce qui concerne l'article 20 de la Loi, si l'emploi, par la défenderesse, de sa marque de commerce (Top-Notch Oilfield Services Ltd.) est source de confusion au sens de l'article 6 de la Loi. Par souci de commodité, voici à nouveau le texte de cette disposition :
6. (1) Pour l'application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.
6. (1) For the purposes of this Act, a trade-mark or trade-name is confusing with another trade-mark or trade-name if the use of the first mentioned trade-mark or trade-name would cause confusion with the last mentioned trade-mark or trade-name in the manner and circumstances described in this section.
(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.
(2) The use of a trade-mark causes confusion with another trade-mark if the use of both trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.
(3) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à cette marque et les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.
(3) The use of a trade-mark causes confusion with a trade-name if the use of both the trade-mark and trade-name in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with the trade-mark and those associated with the business carried on under the trade-name are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.
(4) L'emploi d'un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les marchandises liées à cette marque sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.
(4) The use of a trade-name causes confusion with a trade-mark if the use of both the trade-name and trade-mark in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with the business carried on under the trade-name and those associated with the trade-mark are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.
(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris_:
a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
c) le genre de marchandises, services ou entreprises;
d) la nature du commerce;e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.
(5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including
(a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known;
(b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use;
(c) the nature of the wares, services or business;
(d) the nature of the trade; and(e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.
[17] Le critère applicable pour déterminer si une marque de commerce crée de la confusion a été énoncé par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Miss Universe Inc. c. Bohna (1994), [1995] 1 C.F. 614, 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.), à la page 387 :
Pour décider si l'emploi d'une marque de commerce ou d'un nom commercial cause de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial, la Cour doit se demander si, comme première impression dans l'esprit d'une personne ordinaire ayant un vague souvenir de l'autre marque ou de l'autre nom, l'emploi des deux marques ou des deux noms, dans la même région et de la même façon, est susceptible de donner l'impression que les services reliés à ces marques ou à ces noms sont fournis par la même personne, que ces services appartiennent ou non à la même catégorie générale. Voir: les art. 6(2), (3) et (4) de la Loi; Rowntree Company Limited v. Paulin Chambers Company Limited et al., [1968] R.C.S. 134; Oshawa Holdings Ltd. v. Fjord Pacific Marine Industries Ltd. (1981), 55 C.P.R. (2d) 39 (C.A.F.); Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd., [1988] 3 C.F. 91 (C.A.), à la p. 99, juge en chef Thurlow; et Canadian Schenley Distilleries Ltd. v. Canada's Manitoba Distillery Ltd. (1975), 25 C.P.R. (2d) 1 (C.F. 1re inst.), à la p. 12, juge Cattanach.
En décidant s'il y a vraisemblance de confusion, la Cour doit tenir compte de toutes les circonstances, y compris celles visées au paragraphe 6(5) précité.
[18] En outre, dans l'arrêt United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp. (1998), [1998] 3 C.F. 534, 80 C.P.R. (3d) 247 (C.A.F.), le juge Linden a mentionné ce qui suit aux pages 258 et 259 :
Une marque de commerce est une marque employée par une personne pour distinguer ses marchandises ou ses services de ceux des autres. Par conséquent, la marque ne peut être considérée isolément, mais seulement en liaison avec ces marchandises ou ces services. C'est ce qui ressort du libellé du paragraphe 6(2). La question que pose ce paragraphe ne concerne pas la confusion des marques, mais la confusion des biens ou des services provenant d'une source avec des biens ou des services provenant d'une autre source. C'est pourquoi il n'est pas accordé de protection très étendue aux marques qui se fondent sur des origines géographiques ou sur des mots généralement descriptifs (par exemple, les marques fictives Café du Pacifique ou Soda supérieur). Même si des marques projetées peuvent ressembler à ces marques, il est peu vraisemblable que le public présume que deux produits qui se décrivent comme étant "du Pacifique" ou "supérieur" proviennent nécessairement de la même source. Comme la confusion est peu probable, la protection n'est pas nécessaire.
L'insistance sur la source des marchandises ou des services doit guider tout examen de l'article 6 de la Loi. Six facteurs sont énumérés: cinq spécifiques et un général. J'étudierai brièvement chacun d'eux. Des cinq points spécifiques à prendre en compte, il ressort que la Cour doit soupeser le droit du propriétaire d'une marque de commerce à l'emploi exclusif de sa marque en regard du droit de libre concurrence dont jouissent les autres personnes sur le marché.
[19] Le premier facteur à considérer est le suivant :
Caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et mesure dans laquelle ils sont devenus connus
La marque de commerce de la demanderesse est « TOP NOTCH Construction Ltd. Calgary » . Cette marque est entourée d'une chenille de roulement de bulldozer. Le droit à l'usage exclusif des termes « Construction » et « Calgary » en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé. La marque de commerce de la défenderesse est « TOP-NOTCH Oilfield Services Ltd. » . À mon avis, ni la marque de commerce ni le nom commercial ne présentent un caractère distinctif inhérent. Les termes « Top Notch » et « Top-Notch » constituent des mots descriptifs. Le terme top-notch signifie généralement « excellent » (voir le Oxford Canadian Dictionary 1998, à la page 1531). Il est employé pour décrire de nombreuses choses. Selon la jurisprudence de la Cour, une marque uniquement descriptive des services visés ne bénéficiera que d'une protection moindre.
[20] Même si une marque n'a pas de caractère distinctif inhérent, elle peut en acquérir un si elle est employée de façon continue au sein du marché. La demanderesse a fait de multiples annonces au fil des ans et sa marque est maintenant connue du grand public. La défenderesse, quant à elle, a fait peu de publicité en utilisant son nom commercial. Pour établir l'existence d'un caractère distinctif acquis, il faut montrer que les consommateurs savent que la marque vient d'une source en particulier (United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp., précité, à la page 259). À la lumière de la preuve présentée en l'espèce, je ne suis pas convaincu que la marque de commerce de la demanderesse et le nom commercial de la défenderesse bénéficient d'un caractère distinctif acquis. Bien qu'il soit possible de considérer que les activités commerciales de la demanderesse à titre d'entrepreneur constituent une histoire à succès, il ne s'ensuit pas, compte tenu des faits de l'affaire, qu'on a établi l'existence d'un caractère distinctif.
[21] Période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage
En l'espèce, la marque de commerce de la demanderesse est employée depuis 1966. La défenderesse utilise son nom commercial depuis 1993. J'estime que ce facteur joue en faveur de la demanderesse. La marque de commerce de la demanderesse est employée depuis plus longtemps que le nom commercial de la défenderesse.
[22] Genre de marchandises, services ou entreprises
Dans l'affaire dont je suis saisi, les services fournis par la demanderesse consistent en le terrassement, la promotion immobilière en matière commerciale, résidentielle et de lotissement, la construction de réseaux d'irrigation, la construction de routes ainsi que le concassage et le lavage de roches, de gravier, de pierres et d'autres formes d'agrégat. Selon le témoignage d'Alex Lockton, sa société se livre également à la remise en état d'emplacements de puits de pétrole et à la construction de routes desservant ces emplacements, et elle a effectué des travaux sur des pipelines dans le cadre de coentreprises. La demanderesse s'occupe aussi d'emplacements d'unité, c'est-à-dire qu'elle aménage et prépare des emplacements en vue de l'installation de nouvelles unités et les rend propres à l'établissement de celles-ci. La demanderesse livre en outre de la machinerie lourde à ce genre d'emplacement. Pour l'instant, elle n'effectue pas de travaux liés à des pipelines. La proportion des travaux réalisés par la demanderesse au sein de l'industrie pétrolière est de l'ordre de cinq pour cent.
[23] Quant à la défenderesse, elle offre les services suivants :
Camions pour le personnel - Il s'agit de la maintenance d'éléments divers, des têtes de puits au traitement de l'essence ou du pétrole.
Camions ramasseurs - Ce sont des camions analogues aux camions pour le personnel, sauf que l'élément servant à ramasser ou soulever des objets est plus petit.
Inspection et maintenance de pompes à balancier - Il s'agit de la construction de massifs sur lesquels on assoit les pompes à balancier ainsi que de la mise en place, du calibrage et de l'exécution de travaux de maintenance liés aux pompes à balancier.
Méthodes approuvées de construction de pipelines - Lorsque la défenderesse construit un pipeline, ses méthodes de construction sont enregistrées auprès du gouvernement. De même, toutes les canalisations construites par la défenderesse sont enregistrées auprès de l'Alberta Boilers Safety Association.
Maîtres calorifugeurs - Ces personnes isolent les canalisations en surface qui sont exposées au froid.
Matériaux isolants - Il s'agit de la vente de matériaux servant à l'isolation.
Pelle rétrocaveuse mécanique - La défenderesse possède une pelle rétrocaveuse mécanique qui, lorsqu'elle n'est pas utilisée pour des travaux relatifs aux réservoirs souterrains de Gulf, peut servir ailleurs.
Abandon de surfaces - Lorsque le puits d