MC Imports Inc. c. AFOD Ltd.

MC Imports Inc. c. AFOD Ltd.
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2016-02-23
Référence neutre
2016 CAF 60
Numéro de dossier
A-569-14
Notes
Une correction fut apportée le 4 avril, 2016
Décision rapportée
Contenu de la décision
Date : 20160223
Dossier : A-569-14
Référence : 2016 CAF 60
[TRADUCTION FRANÇAISE]
CORAM :
LA JUGE TRUDEL
LE JUGE SCOTT
LE JUGE DE MONTIGNY
ENTRE :
MC IMPORTS INC.
appelante
et
AFOD LTD.
intimée
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 2 décembre 2015.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 23 février 2016.
MOTIFS DU JUGEMENT :
LA JUGE TRUDEL
Y ONT SOUSCRIT :
LE JUGE SCOTT
LE JUGE DE MONTIGNY
Date : 20160223
Dossier : A-569-14
Référence : 2016 CAF 60
CORAM :
LA JUGE TRUDEL
LE JUGE SCOTT
LE JUGE DE MONTIGNY
ENTRE :
MC IMPORTS INC.
appelante
et
AFOD LTD.
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
LA JUGE TRUDEL
I. Aperçu [1] Le présent appel concerne la validité d’une marque de commerce lorsque cette marque est un lieu géographique.
[2] L’appelante, MC Imports Inc., importe et vend des produits alimentaires sous la marque de commerce LINGAYEN (ou Marque). Lingayen est une municipalité aux Philippines connue pour ses produits de pâte de crevette bagoong caractérisés par leur arôme et leur saveur. Devant la Cour fédérale, elle a d’abord présenté une requête en procès sommaire relative à une violation présumée de sa marque de commerce par l’intimée AFOD Ltd. Elle demandait également des dommages-intérêts. Par demande reconventionnelle, l’intimée a contesté la validité de l’enregistrement de la marque de commerce de l’appelante en vertu de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi).
[3] Un juge de la Cour fédérale (le juge) a accueilli la demande en procès sommaire de l’appelante, mais a rejeté son action en violation de sa Marque. Le juge a retenu la thèse de l’intimée portant que la marque de commerce de l’appelante n’était pas enregistrable au moment de l’enregistrement et était par conséquent invalide, parce qu’elle donnait une description claire du lieu d’origine des marchandises (la Loi actuelle emploie le mot produits) en liaison avec lesquelles elle était employée, contrairement à l’alinéa 12(1)b) de la Loi. De plus, le juge a conclu que la marque de commerce n’était pas distinctive à l’époque où étaient entamées les procédures contestant la validité de l’enregistrement, au sens de l’article 2 et l’alinéa 18(1)b) de la Loi. La décision de la Cour fédérale est rendue sous la référence 2014 CF 1161.
[4] MC Imports Inc. a interjeté appel de cette décision sollicitant une ordonnance déclarant qu’il n’a pas été démontré que sa marque de commerce donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse selon les termes de l’alinéa 12(1)b) de la Loi. Par conséquent, sa Marque ne doit pas être radiée du registre et, si elle a déjà été radiée, elle devrait être réintégrée. La thèse de l’appelante est que sa marque de commerce LYNGAYEN est distinctive en rapport avec ses marchandises.
[5] Par les motifs exposés ci-dessous, je suis d’avis que cet appel ne peut être accueilli. Par conséquent, je propose qu’il soit rejeté, mais pour des motifs quelque peu différents de ceux du juge.
II. Faits pertinents et procédures [6] Le juge a parfaitement résumé les faits pertinents énoncés aux paragraphes 1 à 9 de ses motifs.
[7] La marque de commerce LINGAYEN vise les produits alimentaires philippins comme la sauce de poisson/crevette, connue sous le nom de bagoong, les conserves de poissons et de crevettes, les produits à base de poissons, le poisson salé, la sauce de soja, ainsi que le vinaigre (les marchandises) et les services de fournisseur et de distributeur de produits alimentaires (les services).
[8] La société appelante a été constituée en 2004. Meneses-Canso Bros Trading of Canada est la société devancière de MC Imports Inc. Meneses-Canso qui a été fondée comme entreprise familiale en septembre 1975 par le père de M. Alfredo C. Meneses III qui est le directeur de MC Imports Inc.
[9] Depuis 1975, Meneses-Canso et maintenant l’appelante vendent leurs produits directement ou par l’entremise de distributeurs. En 1975, la société a commencé à utiliser la marque LINGAYEN au Canada en liaison avec ses marchandises et depuis lors, l’utilisation de la Marque est ininterrompue. Les produits LINGAYEN sont disponibles dans les épiceries petites, moyennes et nationales partout au pays. L’appelante fait également la publicité de ses produits portant la Marque sur Internet depuis 2004.
[10] Le 15 février 2000, Meneses-Canso a déposé une demande d’enregistrement de la marque de commerce LINGAYEN en liaison avec ses produits et services sous le numéro de demande 1 046 868. La demande a été enregistrée le 27 août 2003, sous le numéro d’enregistrement LMC 588 314. Pendant cette période de trois ans, un précédent enregistrement de la marque de commerce LINGAYEN appartenant à une société sans lien avait été radié pour non-utilisation.
[11] En 2004, Meneses-Canso a cédé la Marque à divers membres de la famille Meneses fonctionnant sous forme de société de personnes. Après la constitution de l’appelante en société, elle est devenue la licenciée de la marque de commerce LINGAYEN et a importé et commercialisé ses produits alimentaires sous cette Marque. La société de personnes a par la suite cédé la marque de commerce à MC Imports Inc. le 21octobre 2011.
[12] L’intimée, AFOD Ltd., est une société établie à Delta, en Colombie-Britannique. Elle importe des produits alimentaires, y compris le bagoong, des Philippines et des autres pays asiatiques au Canada et les vend aux épiceries. En mai 2011, AFOD Ltd. a importé des Philippines une cargaison de produits bagoong. Comme l’a signalé le juge, les produits importés comprenaient 49 caisses de bagoong alamang, un type de sauce de poisson et 49 caisses de bagoong guisado. Les étiquettes apposées sur ces produits portaient la marque de commerce de l’intimée Napakasarap. Les étiquettes comprenaient également les mots « Lingayen Style » en plus petits caractères, immédiatement en dessous de la marque de commerce. Les étiquettes apposées sur les produits des parties sont reproduites à l’annexe 1 des présents motifs.
[13] L’intimée a vendu le stock de bagoong guisado entre septembre et novembre 2011. Voilà ce qui est à l’origine du présent litige. Les recettes totales des ventes de ces produits étaient inférieures à 3 500 $.
[14] Devant la Cour fédérale, chaque partie a produit un affidavit.
[15] Pour une meilleure compréhension des motifs du juge, j’ai immédiatement reproduit les dispositions pertinentes de la loi dans la version en vigueur en novembre 2011, lorsque l’appelante a intenté son action. Les dispositions les plus pertinentes aux fins du présent appel sont essentiellement similaires au texte actuel de la Loi.
III. Dispositions législatives pertinentes
Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, c. T-13.
Trade-marks Act, R.S.C. 1985, c. T-13.
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
2 In this Act,
« marque de commerce » Selon le cas :
“trade-mark” means
a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d’autres;
(a) a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others
[…]
…
4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
4(1) A trade-mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of the wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.
[…]
…
7 Nul ne peut :
7 No person shall
[…]
…
b) appeler l’attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu’il a commencé à y appeler ainsi l’attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d’un autre;
(b) direct public attention to his wares, services or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada, at the time he commenced so to direct attention to them, between his wares, services or business and the wares, services or business of another;
[…]
…
12(1) Sous réserve de l’article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
12(1) Subject to section 13, a trade-mark is registrable if it is not
[…]
…
b) qu’elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l’égard desquels on projette de l’employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d’origine de ces marchandises ou services;
(b) whether depicted, written or sounded, either clearly descriptive or deceptively misdescriptive in the English or French language of the character or quality of the wares or services in association with which it is used or proposed to be used or of the conditions of or the persons employed in their production or of their place of origin;
[…]
…
12(2) Une marque de commerce qui n’est pas enregistrable en raison de l’alinéa (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle a été employée au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenue distinctive à la date de la production d’une demande d’enregistrement la concernant.
12(2) A trade-mark that is not registrable by reason of paragraph (1)(a) or (b) is registrable if it has been so used in Canada by the applicant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of filing an application for its registration.
[…]
…
18(1) L’enregistrement d’une marque de commerce est invalide dans les cas suivants :
18(1) The registration of a trade-mark is invalid if
a) la marque de commerce n’était pas enregistrable à la date de l’enregistrement;
(a) the trade-mark was not registrable at the date of registration;
b) la marque de commerce n’est pas distinctive à l’époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l’enregistrement;
(b) the trade-mark is not distinctive at the time proceedings bringing the validity of the registration into question are commenced;
[…]
…
19 Sous réserve des articles 21, 32 et 67, l’enregistrement d’une marque de commerce à l’égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l’emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces marchandises ou services.
19 Subject to sections 21, 32 and 67, the registration of a trade-mark in respect of any wares or services, unless shown to be invalid, gives to the owner of the trade-mark the exclusive right to the use throughout Canada of the trade-mark in respect of those wares or services.
20(1) Le droit du propriétaire d’une marque de commerce déposée à l’emploi exclusif de cette dernière est réputé être violé par une personne non admise à l’employer selon la présente loi et qui vend, distribue ou annonce des marchandises ou services en liaison avec une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion. Toutefois, aucun enregistrement d’une marque de commerce ne peut empêcher une personne :
20(1) The right of the owner of a registered trade-mark to its exclusive use shall be deemed to be infringed by a person not entitled to its use under this Act who sells, distributes or advertises wares or services in association with a confusing trade-mark or trade-name, but no registration of a trade-mark prevents a person from making
[…]
…
b) d’employer de bonne foi, autrement qu’à titre de marque de commerce :
(b) any bona fide use, other than as a trade-mark,
(i) soit le nom géographique de son siège d’affaires,
(i) of the geographical name of his place of business, or
(ii) soit toute description exacte du genre ou de la qualité de ses marchandises ou services,
(ii) of any accurate description of the character or quality of his wares or services,
d’une manière non susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à la marque de commerce.
in such a manner as is not likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching to the trade-mark.
IV. La décision de la Cour fédérale [16] Après avoir décidé que l’affaire portée devant lui pouvait convenablement être tranchée par procès sommaire, le juge s’est penché sur la question à savoir si l’action en violation de l’appelante devait être rejetée aux termes de l’alinéa 12(1)b) de la Loi parce que la marque LYNGAYEN donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse; ou parce qu’elle n’est pas distinctive comme l’exige la définition de la « marque de commerce » selon l’article 2 de la Loi. Ensuite, le juge a signalé « deux questions subsidiaires qui méritent que l’on s’y attarde : (1) la pertinence de la perspective des consommateurs ordinaires (2) la définition de « consommateur ordinaire ». » (motifs du juge au paragraphe 18).
[17] Concernant la définition du consommateur ordinaire, le juge relève que les parties soutiennent que la jurisprudence est partagée relativement à l’approche analytique appropriée pour rechercher si la marque donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse du lieu d’origine des marchandises ou des services. Plus précisément, ce partage porte sur le rôle de la perception de la marque par le consommateur ordinaire. D’un certain point de vue, il est nécessaire de rechercher si le consommateur ordinaire reconnaîtrait la marque comme étant en liaison avec le lieu d’origine. L’autre approche consisterait à mettre de côté la reconnaissance et la connaissance de la marque par le consommateur ordinaire comme n’étant pas pertinentes, en recherchant seulement si elle donne une description claire du véritable lieu d’origine des marchandises ou des services. La jurisprudence citée respectivement par les parties est la suivante : Consorzio del Prosciutto di Parma c. Maple Leaf Meats Inc. 2001 A.C.F. no 89, [2001] 2 C.F. 536 [Parma]; et Sociedad Agricola Santa Teresa Ltda. c. Vina Leyda Limitada 2007 CF 1301, 63 C.P.R. (4th) 321 [Leyda]. Je la discuterai plus loin, mais, pour le moment, je dois revenir à la décision de la Cour fédérale.
[18] Bien que le juge ait indiqué qu’il n’était pas convaincu que ce partage de la jurisprudence soit réel (motifs du juge au paragraphe 25), il a refusé de se prononcer sur ce point au motif qu’il aboutissait à la même solution selon l’une ou l’autre de ces méthodes (ibid. au paragraphe 19).
[19] En effet, le juge a reconnu que Lingayen est un lieu géographique, une ville de près de 100 000 habitants aux Philippines, et que le propre site Web de l’appelante ainsi que les sites Web du tourisme et du commerce désignent Lingayen comme étant le lieu d’origine du bagoong.
[20] Il a conclu, malgré le mutisme de l’appelante sur la question, que les marchandises provenaient de Lingayen, sur la base d’une concession de Meneses-Canso devant l’Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) (motifs du juge au paragraphe 27, Dossier d’appel, Vol. 2, onglet 45, page 541).
[21] Par conséquent, le juge a conclu, en suivant la méthode de la jurisprudence de Leyda, que le point de vue du consommateur ordinaire était sans pertinence, « les marchandises sont clairement descriptives de ce lieu d’origine et ne sont pas enregistrables au titre de l’alinéa 12(1)b) » (motifs du juge aux paragraphes 26, et 28).
[22] Puis, en retenant la méthode de la jurisprudence Parma et en supposant que le point de vue du consommateur ordinaire est pertinent à l’analyse, le juge a affirmé que la norme permettant de conclure qu’une marque de commerce donne une description claire du lieu d’origine des marchandises est « qu’il doit aller de soi, pour le consommateur, dès la « première impression », que la marque signale l’origine de la marchandise » (motifs du juge au paragraphe 30, soulignement dans l’original).
[23] Concernant l’identité du consommateur ordinaire, il a envisagé d’adopter une approche large qui décrirait le grand public, mais a finalement décidé qu’aux fins de cette définition, le « consommateur ordinaire » était mieux entendu au sens strict comme étant le véritable consommateur des produits en question. Dans cette affaire, il a retenu la preuve que le consommateur ordinaire des produits renvoie aux « Canadien[s] ayant ses origines aux Philippines ou en Asie du Sud-Est » (motifs du juge au paragraphe 39).
[24] Ainsi, après avoir conclu que les marchandises proviennent de Lingayen, et que le consommateur cible est originaire des Philippines ou de l’Asie du Sud-Est, le juge a déclaré que Lingayen « en tant que région, est généralement associée à des produits de sauce au poisson du point de vue du consommateur canadien moyen des marchandises en question » (motifs du juge au paragraphe 42). En conséquence, le juge a conclu que la solution était la même si le point de vue du consommateur ordinaire était pertinent : la Marque donne une description claire du lieu d’origine des produits et l’enregistrement de la marque est invalide parce qu’elle n’était pas enregistrable.
[25] Malgré sa conclusion d’invalidité de la Marque, le juge a recherché si l’action en violation de l’appelante était fondée.
[26] Il a conclu que l’intimée n’avait pas employé les mots « Lingayen Style » à titre de marque de commerce, mais plutôt pour indiquer une caractéristique de ses produits bagoong. Elle n’avait pas utilisé ces mots dans le but de distinguer ses marchandises et, de ce fait, il ne peut en résulter une violation. Au contraire, les produits de l’intimée mettent en évidence la marque de commerce Napakasarap incluant le symbole MC. Le juge n’a pas discuté la demande de l’appelante fondée sur l’alinéa 7b) de la Loi (commercialisation trompeuse).
V. Questions en litige [27] Pour statuer sur cet appel, je propose de répondre aux questions suivantes :
a) Quelle est la norme de contrôle appropriée?
b) Quel est le critère juridique approprié pour rechercher si une marque de commerce donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse du lieu d’origine des produits aux termes de l’alinéa 12(1)b) de la Loi?
c) Le juge a-t-il commis une erreur de fait, ou commis une erreur dans son application du droit aux faits en décidant que la marque de commerce n’était pas enregistrable et est invalide en vertu des alinéas 12(1)b) et 18(1)a) de la Loi?
d) Le juge a-t-il commis une erreur en concluant, sans motifs à l’appui, que la marque de commerce était invalide en raison de l’absence de caractère distinctif?
e) Le juge a-t-il commis une erreur en concluant que l’intimée n’était pas coupable de violation?
f) Le juge a-t-il commis une erreur en n’examinant pas la demande sur le fondement de la commercialisation trompeuse en vertu de l’alinéa 7b) de la Loi?
VI. Thèses des parties et analyse [28] Comme il ressort du titre de la présente section, j’analyserai les observations pertinentes des parties au fur et à mesure de mon examen de chaque question successivement.
A. La norme de contrôle [29] MC Imports Inc. soutient que toutes les questions doivent être réexaminées au regard de la norme de la décision correcte.
[30] La détermination de l’approche juridique correcte en ce qui concerne l’alinéa 12(1)b) de la Loi est une question de droit appelant l’application de la norme de la décision correcte. Les conclusions de fait du juge quant à cette question, bien qu’habituellement réexaminées selon une norme de contrôle moins stricte, doivent être examinées en fonction de la norme de la décision correcte en l’espèce, étant donné que ces conclusions se rapportent au critère approprié aux termes de l’alinéa 12(1)b).
[31] L’appelante propose aussi que l’ordonnance qui invalide la marque de commerce en raison du défaut de caractère distinctif soit examinée selon la norme de la décision correcte, parce que le juge n’a fait état d’aucun motif qui appellerait la déférence.
[32] Enfin, la décision du juge de rejeter l’action en violation était une question mixte de fait et de droit qui peut être examinée en fonction de la norme de la décision correcte selon le paragraphe 27 de l’arrêt Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33 [2002] 2 R.C.S. 235 [Housen] qui enseigne que les questions mixtes de fait et de droit peuvent réellement constituer des erreurs de droit pur lorsque le juge applique le mauvais droit en interprétant de façon erronée le critère qui doit être appliqué.
[33] Tout comme l’intimée, je retiens la thèse de l’appelante selon laquelle la question du critère juridique applicable en vertu de l’alinéa 12(1)b) de la Loi est une question de droit examinée au regard de norme de la décision correcte. Cependant les questions de validité, du caractère distinctif et de violation sont des questions mixtes de fait et de droit. En l’absence d’erreurs manifestes et dominantes, la Cour ne modifie pas les conclusions de la Cour fédérale.
B. Le critère juridique applicable en vertu de l’alinéa 12(1)b) de la Loi [34] Les thèses des parties concernant l’approche juridique adéquate illustrent le conflit entre Parma et Leyda.
[35] En effet, l’appelante s’appuie sur la jurisprudence Parma et soutient que l’approche analytique adéquate appelle l’examen de la question de savoir si le consommateur ordinaire perçoit la marque LYNGAYEN en liaison avec le lieu d’origine des marchandises. L’appelante invite la Cour à constater que la jurisprudence Leyda, qui enseigne que le point de vue du consommateur ordinaire est sans pertinence, a été vivement critiquée par la doctrine. Plus particulièrement, l’appelante cite Fox on Canadian Law of Trademarks and Unfair Competition (Carswell: Toronto, 2002) aux pages 5-44 et 5-45 où il est soutenu que [traduction] « [pour] que le public soit induit en erreur […], il doit connaître la connotation géographique de la marque de commerce ». Par conséquent, Leyda « a statué à tort que [l’alinéa] 12(1)b), du moins en ce qui concerne “le lieu d’origine”, ne dépend pas de la connaissance, ou de l’absence de connaissance, du consommateur canadien moyen » (ibid.).
[36] L’appelante fait également valoir que le présent appel est distinct sur le plan factuel, car, contrairement à l’affaire Leyda où la marque n’avait pas été employée avant la demande, la marque LINGAYEN est utilisée de façon continue au Canada depuis 1975. La situation de MC Imports Inc. ressemble à celle de l’affaire Parma, un cas d’utilisation antérieure, où les perceptions du « public canadien » ont été prises en compte. Ainsi, le critère approprié est de savoir si le consommateur canadien ordinaire reconnaît la Marque comme étant une indication géographique du « lieu d’origine » et établit le lien entre ce lieu d’origine et les marchandises ou les services en question. Elle s’appuie sur les motifs de l’arrêt Ontario Teachers Pension Plan Board c. Canada (Procureur général) 2012 CAF 60, 427 N.R. 328 [Teachers], pour le critère applicable en vertu de l’alinéa 12(1)b) et soutient que le point de vue du consommateur ordinaire est [traduction] « essentiel » à la décision.
[37] En effet, l’appelante affirme que les consommateurs canadiens en général ne connaissent pas Lingayen ou ne savent pas que les marchandises proviennent de Lingayen. Lingayen est une ville relativement petite des Philippines; les Philippino-Canadiens représentent une petite partie de la population nationale et les produits de poissons en provenance des Philippines ne représentent qu’une faible partie des importations canadiennes. Eu égard à l’appréciation de ces éléments, l’appelante affirme que rien ne permet de conclure que le consommateur ordinaire reconnaîtrait la Marque comme étant descriptive du lieu d’origine des marchandises en question.
[38] Pour l’intimée, Leyda était l’autorité jurisprudentielle qu’il convenait de suivre, parce que cette affaire porte sur la question de savoir si la marque [traduction] « donne une description claire du lieu d’origine », contrairement à la jurisprudence Parma qui porte sur le volet description fausse ou trompeuse de l’alinéa 12(1)b) de la Loi.
[39] De toute manière, il n’est pas essentiel de faire un choix définitif entre Leyda et Parma si la Cour retient le raisonnement du juge et sa conclusion finale. Notre Cour pourrait, comme l’a fait la Cour fédérale, omettre d’opter entre les deux critères proposés en vertu de l’alinéa 12(1)b) de la Loi étant donné la conclusion du juge selon laquelle les deux méthodes aboutissent à la même solution. L’intimée soutient que Parma et Leyda consacrent en réalité des critères conciliables : [traduction] « Ils se différencient principalement sur le méfait qu’ils visent à prévenir », soit d’induire la population en erreur ou de monopoliser un mot descriptif à l’exclusion des autres commerçants (mémoire des faits et du droit de l’intimée aux paragraphes 53-55).
[40] Je crois que le présent appel met en relief la nécessité que notre Cour formule des directives concernant la possibilité d’enregistrer des marques de commerce qui décrivent les lieux d’origine des marchandises et des services.
[41] L’alinéa 12(1)b) de la Loi dispose qu’une marque de commerce n’est pas enregistrable si elle « donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des produits ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on projette de l’employer; […] ou de leur lieu d’origine ».
[42] L’interprétation de cette disposition en ce qui concerne la nature et la qualité des produits est bien fixée. Notre Cour a défini le critère au paragraphe 29 de Teachers :
[29] Il est de jurisprudence constante que le critère applicable pour décider si une marque de commerce donne une description claire est celui de la première impression créée dans l’esprit de la personne normale ou raisonnable. Si cette personne n’est pas certaine de la signification de la marque de commerce en ce qui concerne les marchandises ou les services ou si elle hésite à ce sujet ou encore si la marque de commerce suggère un sens autre qu’un sens qui décrit les marchandises ou les services, on ne peut pas dire que ce mot donne une description claire. On ne devrait pas tenter de résoudre la question en procédant à une analyse critique des mots qui forment la marque, mais on devrait plutôt tenter de déterminer l’impression immédiate que donne la marque, compte tenu des marchandises ou des services avec lesquels elle est utilisée ou avec lesquels on se propose de l’utiliser.
[43] L’objectif de la règle interdisant les marques de commerce clairement descriptives est également bien défini. Notre Cour dans Teachers a souscrit aux observations suivantes du Conseil privé :
S’il est effectivement possible d’utiliser n’importe quel mot à titre de marque de commerce, il est également essentiel d’empêcher l’emploi d’un mot à titre de marque de commerce lorsqu’un tel emploi priverait le reste de la communauté de son droit à utiliser ce mot dans le but de décrire la nature ou la qualité des marchandises. (Eastman Photographic Materials Co. Ltd. c. Comptroller-General of Patents, Designs and Trade-marks, [1898] A.C. 571, à la page 580, cité dans Teachers au paragraphe 35).
[44] Que ce soit pour donner une description de la nature ou de la qualité des marchandises ou de leur lieu d’origine, le même raisonnement vaut : maintenir le monopole sur l’utilisation des mots pour décrire leur origine, c’est priver indûment les concurrents potentiels de la possibilité de décrire leurs propres produits (voir Hughes on Trade Marks, loose-leaf (Toronto: LexisNexis Canada, 2005), au paragraphe 31; Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition, feuilles mobiles (Toronto: Carswell, 2002), à la page 5-44).
[45] Contrairement au critère permettant de rechercher si la marque donne une description claire de la nature ou de la qualité des produits, le critère applicable en matière de lieu d’origine n’est pas clair dans la jurisprudence, et il n’existe pas d’autorité contraignante s’imposant à notre Cour. En conséquence, le juge et les parties se sont concentrés sur Parma et Leyda. Il est maintenant utile de discuter cette jurisprudence en détail et d’examiner leur sort ultérieur relativement à l’analyse de l’alinéa 12(1)b) de la Loi. Je commence par la jurisprudence Parma sur laquelle se fonde l’appelante.
[46] Dans l’affaire Parma, la marque de commerce PARMA employée en liaison avec divers produits de viande, et en particulier le prosciutto, était contestée comme étant faussement descriptive du lieu d’origine par un groupe de producteurs de prosciutto établis à Parme, en Italie. La question était relative à la description fausse et trompeuse par opposition à la description claire, parce que les produits en liaison avec lesquels la marque de commerce PARMA était employée n’étaient pas réellement produits à Parme.
[47] La Cour fédérale a retenu le critère consacré par le juge Cattanach de la Cour fédérale du Canada (Section de première instance) à l’occasion de l’affaire Les Promotions Atlantiques Inc. c. Le Registraire des marques de commerce, 2 C.P.R. (3d) 183[Promotions Atlantiques] :
[l]e critère que l’on doit appliquer pour déterminer si une marque dans son entier constitue une description fausse et trompeuse consiste à savoir si le public canadien serait induit en erreur sur l’origine du produit associé [sic] à la marque de commerce et croirait que ce produit provient de l’endroit désigné par le nom géographique (page 186).
[48] À la suite de l’application de ce critère, il a été conclu qu’étant donné qu’à l’époque visée, les consommateurs ordinaires au Canada n’étaient généralement pas au courant de l’existence de Parme comme une région de l’Italie ni de son lien avec les produits à base de viande, le public n’était pas susceptible d’être induit en erreur de façon à croire que les produits vendus en liaison avec la marque de commerce provenaient de Parme. La marque de commerce n’était donc ni faussement descriptive ni trompeuse. La Cour d’appel fédérale a confirmé la décision de la Cour fédérale sans formuler de motifs propres, signalant son accord général avec les motifs de la Cour fédérale (2002 CAF 169).
[49] Comme il est signalé plus haut, l’appelante cite la jurisprudence Parma à l’appui de sa thèse portant que sa marque ne donne pas une description claire : le public canadien, entendu dans son sens le plus large, n’associe pas ses marchandises et services à la municipalité de Lingayen.
[50] Pour l’appelante, il importe peu que, contrairement à la présente affaire, la jurisprudence Parma porte sur l’élément « description fausse et trompeuse » de l’alinéa 12(1)b). Ce qui importe le plus c’est que, contrairement à l’affaire Parma et à la présente affaire, Leyda est une affaire de première utilisation. En effet, l’affaire Leyda portait sur une marque de commerce projetée qui n’avait jamais été utilisée au Canada par la demanderesse, alors que dans l’affaire Parma la marque de commerce avait été employée de façon continue avant l’enregistrement.
[51] Cela m’amène à l’affaire Leyda, à l’occasion de laquelle la Cour fédérale a examiné la marque de commerce projetée LEYDA aux fins de son utilisation en liaison avec le vin. Le vin en question était produit à Leyda, une région du Chili. La Cour a rejeté la thèse selon laquelle, pour que la marque soit clairement descriptive, le consommateur moyen devait percevoir que le vin était produit à Leyda. Elle a défini son approche comme suit :
Ces « endroits éloignés aux noms étranges » peuvent être plus évocateurs pour certains que pour d’autres, mais l’alinéa 12(1)b), à tout le moins pour ce qui est du « lieu d’origine », n’est pas tributaire des connaissances ou du manque de connaissances du consommateur canadien moyen. Le registraire a souligné à juste titre qu’il ne disposait d’aucune preuve véritable de l’état d’esprit d’une telle personne. Pourrait‑il s’agir de la personne qui lit les revues vinicoles à laquelle renvoient les auteurs de l’opposition à la demande, ou de la personne dont les connaissances se limitent au rouge, au blanc, au rosé ou au mousseux? Au cours des dernières années, de très nombreux vins ont fait leur apparition sur le marché en provenance des pays « du nouveau monde » comme le Chili, l’Argentine, l’Australie et la Nouvelle‑Zélande. D’autres pays pourraient s’ajouter. Bien qu’elle ait été rendue dans un contexte différent, l’arrêt de la Cour suprême Home Juice Co. c. Orange Maison Ltée, [1970] R.C.S. 942, 16 D.L.R. (3d) 740 (S.C.C.), peut être invoqué pour faire valoir qu’un négociant habile ne devrait pouvoir monopoliser au Canada le nom d’un district vinicole étranger en l’enregistrant comme marque de commerce (au paragraphe 9).
[52] Selon moi, telle est la bonne approche. Parma, avec son approche fondée sur le grand public, n’est pas l’autorité jurisprudentielle sur laquelle il convient de s’appuyer lorsqu’on est confronté à un cas de description claire. De toute façon, bien que la jurisprudence Parma n’opère nulle distinction entre la description claire et la description fausse et trompeuse, elle ne la rejette certainement pas.
[53] Comme il est signalé plus haut, la jurisprudence Parma s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence Promotions Atlantiques, laquelle porte également sur une affaire de description fausse et trompeuse. Il est toutefois intéressant de relever un passage de cet arrêt auquel il n’est pas fait référence dans Parma ou par les parties, où le juge Cattanach a proposé une approche générale pour les noms géographiques : [traduction]
On considère habituellement qu'un nom géographique constitue une description claire ou une description fausse et trompeuse du lieu d'origine, de sorte que toute personne, dans un endroit donné, peut utiliser le nom du lieu d'origine pour désigner ses produits à moins que, par hasard, ce nom ne serve à identifier les marchandises d'une personne.
Les mots utilisés à l'alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce sont "lieu d'origine". Le fait de lier un nom géographique à des marchandises qui sont fabriquées à l'endroit désigné par ce nom constitue donc "une description claire du lieu d'origine". Si les marchandises ne sont pas fabriquées à cet endroit, le mot constitue une description fausse et trompeuse ou peut, selon les circonstances, induire en erreur. (Promotions Atlantiques à la page 195 [non-souligné dans l’original]).
[54] Le juge Cattanach a souligné que, lorsque le mot a un sens géographique, mais a aussi d’autres sens, le sens ordinaire tel qu’il est compris par les gens ordinaires doit être le sens attribué au mot. La marque de commerce en question était MILAN SHOWERGEL. La Cour a conclu que, même si « Milan » peut renvoyer au nom d’un homme ainsi qu’au nom d’une ville en Italie, il serait généralement compris comme désignant la ville. Sur cette base, la marque donnait une description fausse et trompeuse (ibid. pages 195-197).
[55] Selon ma lecture, la jurisprudence Promotions Atlantiques enseigne qu’il faut opérer une distinction entre les cas de description claire et les cas de description fausse et trompeuse en ce sens que la perception du consommateur est pertinente uniquement dans des cas types de description fausse et trompeuse. L’analyse de la perception d’un consommateur n’est pas immédiatement utile ou avantageuse lorsqu’il est allégué que le nom d’un lieu géographique serait perçu non pas comme ayant un autre sens, mais comme un mot inventé parce que le consommateur ordinaire ne connaît pas le lieu désigné.
[56] Comment peut-on alors décider si un nom géographique n’est pas enregistrable comme marque de commerce parce qu’il donne une description claire du lieu d’origine? D’abord, en concluant que la marque de commerce est un nom géographique; ensuite en déterminant le lieu d’origine des produits ou des services; et enfin en évaluant les affirmations du propriétaire de la marque quant à l’emploi antérieur, le cas échéant.
a) la marque de commerce contestée est-elle un nom géographique? [57] Cela pourrait appeler le recours aux perceptions du consommateur lorsque, comme dans l’affaire Promotions Atlantiques, le nom d’un lieu géographique (le nom ou le lieu) a également un autre sens. Par exemple, « Sandwich » est le nom d’un certain nombre de villes aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais c’est aussi un mot qui désigne un produit alimentaire commun. Le juge Cattanach a examiné cette question à l’occasion de l’affaire Promotions Atlantiques, et déclaré que le sens premier d’un mot pour une personne [traduction] « d’une éducation et d’une intelligence ordinaires » (à la page 196) dicte son sens.
[58] Je souscris à cette approche, mais une nuance est de mise : cette première étape ne signifie pas que les noms des lieux qui ne sont pas largement connus des Canadiens se situent en quelque sorte en dehors du champ de l’interdiction de l’alinéa 12(1)b) qui vise les marques de commerce clairement descriptives. Cette nature de l’enquête est uniquement pertinente si plusieurs sens s’attachent au mot en question, dont tous ne sont pas géographiques. Ensuite, il convient de déterminer le sens qui prédomine. Si, en revenant sur mon exemple, il ressort des éléments de preuve pertinents que le sens premier de « Sandwich » ne renvoie pas à un lieu géographique, alors une telle marque de commerce ne saurait être considérée comme donnant une description claire ou donnant une description fausse et trompeuse du lieu d’origine.
[59] Par ailleurs, lorsqu’une telle recherche est nécessaire, le consommateur ordinaire pertinent, d’après le point de vue duquel cette question doit être examinée, est le consommateur ordinaire des produits ou des services avec lesquels la Marque est associée.
[60] Malgré l’approche consacrée par la jurisprudence Parma portant que le consommateur ordinaire est le public canadien, la jurisprudence penche nettement du côté de l’approche du juge lors de l’évaluation de la validité de l’enregistrement selon un critère où « le pivot de la description claire ainsi que de la description fausse et trompeuse sur les perceptions des consommateurs ordinaires entre en jeu » (motifs du juge au paragraphe 29). Le juge s’appuie sur la référence au « détaillant habituel moyen, le consommateur ou l’utilisateur du type de marchandises ou de services auxquels est associée la marque » (Cliche c. Canada (Procureur général), 2012 CF 564 au paragraphe 22 [2012] A.C.F. no 753) et sur l’approbation dans une autre affaire d’une enquête portée non pas sur le grand public, mais sur les consommateurs qui connaissaient la marque concernée et étaient plus enclins à acheter les produits en question, aux fins de détermination du caractère distinctif dans une procédure en radiation (Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Limited c. Hyundai Motor America, 2007 CF 580 au p