Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.

Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
2006-06-02
Référence neutre
2006 CSC 22
Recueil
[2006] 1 RCS 772
Numéro de dossier
30839
Juges
McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise
En appel de
Cour d'appel fédérale
Sujets
Droit administratif
Propriété intellectuelle
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30839
Contenu de la décision
COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc., [2006] 1 R.C.S. 772, 2006 CSC 22
Date : 20060602
Dossier : 30839
Entre :
Mattel, Inc.
Appelante
et
3894207 Canada Inc.
Intimée
Traduction française officielle
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major*, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron
Motifs de jugement :
(par. 1 à 92)
Motifs concordants :
(par. 93)
Le juge Binnie (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Deschamps, Fish, Abella et Charron)
Le juge LeBel
* Le juge Major n’a pas pris part au jugement.
______________________________
Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc., [2006] 1 R.C.S. 772, 2006 CSC 22
Mattel, Inc. Appelante
c.
3894207 Canada Inc. Intimée
Répertorié : Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc.
Référence neutre : 2006 CSC 22.
No du greffe : 30839.
2005 : 18 octobre; 2006 : 2 juin.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major*, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron.
en appel de la cour d’appel fédérale
Propriété intellectuelle — Marques de commerce — Confusion — Restaurateur demandant l’enregistrement de la marque de commerce « Barbie’s » en liaison avec une petite chaîne de restaurants — Opposition à l’enregistrement par le fabricant des poupées BARBIE — L’emploi du nom « Barbie’s » en liaison avec des restaurants est‑elle susceptible de créer de la confusion sur le marché avec la marque de commerce BARBIE? — Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13, art. 6 .
Droit administratif — Contrôle judiciaire — Norme de contrôle — Commission des oppositions des marques de commerce de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada — Rejet par la Commission de l’opposition à l’enregistrement de la marque de commerce — Norme applicable à la décision de la Commission.
L’appelante affirme que la poupée BARBIE est une icône de la culture pop. Elle s’oppose à la demande d’enregistrement par l’intimée de sa marque de commerce « Barbie’s » et de son dessin en liaison avec « des services de restaurant, des services de mets à emporter, [ainsi que] des services de traiteur et de banquet », au motif que certaines marques ont acquis une telle renommée que des marques telles que BARBIE ne peuvent dorénavant être apposées sur la plupart des services et des biens de consommation au Canada, sans que le consommateur moyen soit amené à inférer l’existence d’un lien commercial avec les propriétaires de ces marques célèbres. La Commission des oppositions des marques de commerce de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (la « Commission ») a retenu l’argument de l’intimée selon lequel le fait qu’elle emploie le nom « Barbie’s » (depuis 1992) pour sa petite chaîne de restaurants dans la région de Montréal n’est pas susceptible de créer de la confusion sur le marché avec la marque de commerce BARBIE de l’appelante et elle a fait droit à l’enregistrement. La Commission a conclu que la notoriété de BARBIE était liée aux poupées et aux accessoires de poupées et que la marque visée par la demande d’enregistrement de l’intimée, utilisée en liaison avec des produits et services très différents, n’était pas susceptible d’être confondue avec l’une des marques BARBIE de l’appelante. La Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale ont toutes deux confirmé la décision de la Commission. Elles ont aussi rejeté la requête de l’appelante visant à produire un nouvel élément de preuve, soit un sondage censé démontrer la probabilité de confusion entre les marques.
Arrêt : Le pourvoi est rejeté.
La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, Deschamps, Fish, Abella et Charron : Le pouvoir d’attraction des marques de commerce et des autres « noms commerciaux célèbres » est maintenant reconnu comme l’un des plus précieux éléments d’actif d’une entreprise. Or, peu importe l’évolution commerciale des marques de commerce, elles ont toujours pour objet, sur le plan juridique, leur emploi par leur propriétaire « de façon à distinguer les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d’autres » (Loi sur les marques de commerce, art. 2 ). Une marque est une garantie d’origine et, implicitement, un gage de la qualité que le consommateur en est venu à associer à une marque de commerce en particulier. Rien n’empêche l’appelante d’utiliser sa marque BARBIE pour stimuler (si faire se peut) les ventes de n’importe quelle marchandise, des vélos aux produits alimentaires, mais reste à savoir si l’appelante peut invoquer le droit des marques de commerce pour empêcher d’autres personnes d’utiliser un nom aussi courant que Barbie en liaison avec des services (par exemple, des restaurants) à ce point éloignés des produits qui sont à l’origine de la renommée de BARBIE. [2] [4]
Selon le par. 6(2) de la Loi sur les marques de commerce , la confusion survient si l’acheteur éventuel — l’acheteur occasionnel plutôt pressé — est susceptible d’être amené à conclure à tort « que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale ». La catégorie générale des marchandises et services, bien que pertinente, n’est pas déterminante. Il faut tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris les facteurs énumérés au par. 6(5) . Un poids différent sera attribué à différents facteurs selon le contexte. [51‑54]
Les décisions Pink Panther et Lexus de la Cour d’appel fédérale ne doivent pas être suivies dans la mesure où elles laissent croire que, pour qu’il y ait confusion, il faut « une certaine ressemblance ou un certain lien avec les marchandises en question », c.‑à‑d. avec les marchandises visées par la demande d’enregistrement d’une marque de commerce. La ressemblance n’est manifestement pas une exigence prévue à l’art. 6 . Au contraire, en ajoutant à la loi les termes « que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale », le législateur a exprimé son intention, non seulement de ne pas exiger une « ressemblance » avec les marchandises et services particuliers en cause, mais encore de ne pas exiger que les marchandises ou services commercialisés par l’opposante en liaison avec sa marque et les marchandises ou services commercialisés par la requérante en liaison avec la marque visée par sa demande appartiennent à la même catégorie générale. La notoriété d’une marque célèbre peut passer d’une gamme de produits à une autre alors qu’une marque moins connue serait limitée à ses marchandises ou services traditionnels. Il faut juger chaque situation en considérant l’ensemble de son contexte factuel. La différence entre les marchandises ou les services ne constitue pas un « atout propre à éliminer » les autres facteurs, mais la notoriété de la marque non plus. C’est l’ensemble des circonstances qui déterminera le poids à accorder à chacun des facteurs. Dans le cas où l’emploi de la nouvelle marque aurait pour effet de créer de la confusion sur le marché, son enregistrement devrait être refusé, « que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale » (par. 6(2) ). [63‑65] [69‑72]
Le fait que le Parlement ait reconnu que certaines marques de commerce sont si bien connues que leur emploi en liaison avec une marchandise ou un service quelconque créerait de la confusion ne signifie pas que la marque BARBIE ait un effet aussi transcendant. En l’occurrence, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce et de la preuve soumise à la Commission, sa décision selon laquelle aucune confusion n’était susceptible de survenir sur le marché entre les deux marques était raisonnable. C’est à l’intimée qu’incombait pendant tout le processus le fardeau de prouver l’absence de probabilité, mais la Commission n’était tenue d’examiner que les sources possibles de confusion qu’elle estimait vraisemblables. Il ressort de la prise en compte des facteurs pertinents de la méthode pragmatique et fonctionnelle que la norme de contrôle applicable à la décision de la Commission est celle du caractère raisonnable. L’expertise de la Commission et le rôle d’« appréciation » que lui impose l’art. 6 de la Loi sur les marques de commerce mènent à cette conclusion, malgré l’octroi d’un droit d’appel absolu. [25‑29] [40] [91]
Le nom BARBIE possède un solide sens secondaire associé aux poupées de l’appelante et, pour cette raison, il a acquis un très grand caractère distinctif. La marque BARBIE a aussi des racines profondes et elle a bénéficié d’une publicité importante dans un secteur géographique étendu. La marque visée par la demande d’enregistrement de l’intimée, qui n’est pas seulement le mot « Barbie » mais l’ensemble de l’effet produit, notamment le type d’écriture employée et le dessin qui l’encadre, est devenue passablement connue dans la région où les marques des deux parties sont employées. L’entreprise de fabrication de poupées et l’entreprise de restauration s’adressent aux goûts différents d’une clientèle très différente. [75‑78]
Contrairement à d’autres formes de propriété intellectuelle, le droit à une marque de commerce repose essentiellement sur son emploi véritable. En l’espèce, la Commission n’a pas reconnu que la marque BARBIE est « célèbre » ou distinctive à l’égard d’autres marchandises que des poupées et des accessoires de poupées. Cette conclusion est étayée par la preuve. Si la marque BARBIE n’est célèbre qu’en liaison avec des poupées et des accessoires de poupées, et si rien ne prouve que les titulaires d’une licence BARBIE, quels qu’ils soient, emploient sur les marchés pertinents la marque BARBIE en liaison avec « des services de restaurant, des services de mets à emporter, [ainsi que] des services de traiteur et de banquet », il est difficile de voir sur quel fondement le consommateur plutôt pressé est susceptible de tirer une conclusion erronée. Indépendamment de la grande différence qu’il y a entre eux, les marchandises de l’appelante et les services de l’intimée empruntent des voies de commercialisation différentes et la possibilité accrue de confusion que leur chevauchement à l’intérieur d’une seule voie de commercialisation pourrait entraîner n’existe pas. [5] [82‑87]
Le sondage que l’appelante a voulu produire comme nouvel élément de preuve a été exclu à bon droit. La procédure d’opposition portait sur la probabilité de confusion. La question posée lors du sondage (« Croyez‑vous que la compagnie qui fabrique les poupées Barbie pourrait avoir quelque chose à faire avec le restaurant identifié par cette enseigne ou ce logo? ») porte sur un tout autre point, soit les possibilités, plutôt que la probabilité, de confusion. Un sondage qui ne répond pas à la question en litige n’est pas pertinent et devrait être exclu pour ce seul motif. [44] [49]
La preuve d’une confusion réelle serait une « circonstance de l’espèce » pertinente. Pareille preuve n’est pas nécessaire même s’il est démontré que les marques de commerce ont été exploitées dans la même région pendant une période importante parce que la question pertinente est la « probabilité de confusion » et non la « confusion réelle ». Une conclusion défavorable peut toutefois être tirée de l’absence d’une telle preuve dans le cas où elle pourrait facilement être obtenue si l’allégation de probabilité de confusion était justifiée. [55] [89]
Le juge LeBel : Il faut faire preuve de retenue envers la décision de la Commission, mais celle‑ci devait être raisonnable. Au vu des faits de l’espèce, exposés dans l’analyse des questions de droit et de fait figurant dans les motifs majoritaires, la décision de la Commission était effectivement raisonnable. [93]
Jurisprudence
Citée par le juge Binnie
Arrêts expliqués : Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp., [1998] 3 C.F. 534; Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha c. Lexus Foods Inc., [2001] 2 C.F. 15; arrêts mentionnés : Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc., [2005] 3 R.C.S. 302, 2005 CSC 65; Aladdin Industries, Inc. c. Canadian Thermos Products Ltd., [1974] R.C.S. 845; Breck’s Sporting Goods Co. c. Magder, [1976] 1 R.C.S. 527; Consumers Distributing Co. c. Seiko Time Canada Ltd., [1984] 1 R.C.S. 583; Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226, 2003 CSC 19; Barreau du Nouveau‑Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, 2003 CSC 20; U.E.S., Local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048; Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd., [1987] A.C.F. no 849 (QL); Brasseries Molson c. John Labatt Ltée, [2000] 3 C.F. 145; Novopharm Ltd. c. Bayer Inc., [2000] A.C.F. no 1864 (QL); Garbo Group Inc. c. Harriet Brown & Co., [1999] A.C.F. no 1763 (QL); Benson & Hedges (Canada) Ltd. c. St. Regis Tobacco Corp., [1969] R.C.S. 192; McDonald’s Corp. c. Silcorp Ltd. (1989), 24 C.P.R. (3d) 207, conf. par [1992] A.C.F. no 70 (QL); Lamb c. Canadian Reserve Oil & Gas Ltd., [1977] 1 R.C.S. 517; Pezim c. Colombie‑Britannique (Superintendent of Brokers), [1994] 2 R.C.S. 557; Société Radio‑Canada c. Canada (Conseil des relations du travail), [1995] 1 R.C.S. 157; Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748; Moreau‑Bérubé c. Nouveau‑Brunswick (Conseil de la magistrature), [2002] 1 R.C.S. 249, 2002 CSC 11; S.C.F.P. c. Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 R.C.S. 539, 2003 CSC 29; Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 R.C.S. 84, 2002 CSC 3; United States Polo Assn. c. Polo Ralph Lauren Corp., [2000] A.C.F. no 1472 (QL); Christian Dior, S.A. c. Dion Neckwear Ltd., [2002] 3 C.F. 405, 2002 CAF 29; Purafil, Inc. c. Purafil Canada Ltd., [2004] A.C.F. no 628 (QL), 2004 CF 522; Building Products Ltd. c. BP Canada Ltd. (1961), 36 C.P.R. 121; Paulin Chambers Co. c. Rowntree Co. (1966), 51 C.P.R. 153; Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. Canada’s Manitoba Distillery Ltd. (1975), 25 C.P.R. (2d) 1; Joseph E. Seagram & Sons Ltd. c. Seagram Real Estate Ltd. (1990), 33 C.P.R. (3d) 454; Walt Disney Productions c. Fantasyland Hotel Inc. (1994), 20 Alta. L.R. (3d) 146; Cartier, Inc. c. Lunettes Cartier Ltée, [1988] A.C.F. no 266 (QL); Sun Life Assurance Co. of Canada c. Sunlife Juice Ltd. (1988), 22 C.P.R. (3d) 244; New Balance Athletic Shoes, Inc. c. Matthews (1992), 45 C.P.R. (3d) 140; National Hockey League c. Pepsi‑Cola Canada Ltd. (1992), 70 B.C.L.R. (2d) 27; McDonald’s Corp. c. Coffee Hut Stores Ltd., [1994] A.C.F. no 638 (QL), conf. par [1996] A.C.F. no 774 (QL); Unitel Communications Inc. c. Bell Canada, [1995] A.C.F. no 613 (QL); Canada Post Corp. c. Mail Boxes Etc. USA, Inc. (1996), 77 C.P.R. (3d) 93; Coca‑Cola Ltd. c. Southland Corp. (2001), 20 C.P.R. (4th) 537; Molson Companies Ltd. c. S.P.A. Birra Peroni Industriale (1992), 45 C.P.R. (3d) 28; Molson Breweries c. Swan Brewery Co., [1994] C.O.M.C. no 253 (QL); Toys “R” Us (Canada) Ltd. c. Manjel Inc., [2003] A.C.F. no 398 (QL), 2003 CFPI 283; Safeway Stores, Inc. c. Safeway Insurance Co., 657 F. Supp. 1307 (1985); Gainers Inc. c. Marchildon, [1996] A.C.F. no 297 (QL); Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd., [1987] A.C.F. no 1123 (QL); Morning Star Co‑Operative Society Ltd. c. Express Newspapers Ltd., [1979] F.S.R. 113; Klotz c. Corson (1927), 33 O.W.N. 12; Barsalou c. Darling (1882), 9 R.C.S. 677; Aliments Delisle Ltée c. Anna Beth Holdings Ltd., [1992] C.O.M.C. no 466 (QL); American Cyanamid Co. c. Record Chemical Co., [1972] C.F. 1271, conf. par (1973), 14 C.P.R. (2d) 127; Michelin & Cie c. Astro Tire & Rubber Co. of Canada Ltd. (1982), 69 C.P.R. (2d) 260; General Motors Corp. c. Bellows, [1949] R.C.S. 678, conf. [1947] R.C. de l’É. 568; Four Seasons Hotels Ltd. c. Four Seasons Television Network Inc. (1992), 43 C.P.R. (3d) 139; Coca‑Cola Co. of Canada Ltd. c. Pepsi‑Cola Co. of Canada Ltd., [1942] 2 D.L.R. 657, conf. [1940] R.C.S. 17; Coombe c. Mendit Ld. (1913), 30 R.P.C. 709; Carson c. Reynolds, [1980] 2 C.F. 685; John Walker & Sons Ltd. c. Steinman (1965), 44 C.P.R. 58; James Burrough Ltd. c. Reckitt & Colman (Canada) Ltd. (1967), 53 C.P.R. 276; Leaf Confections Ltd. c. Maple Leaf Gardens Ltd., [1986] A.C.F. no 766 (QL), conf. par [1988] A.C.F. no 176 (QL); Danjaq Inc. c. Zervas, [1997] A.C.F. no 1036 (QL); Mead Data Central, Inc. c. Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc., 875 F.2d 1026 (1989); Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée, [2006] 1 R.C.S. 824, 2006 CSC 23; Western Clock Co. c. Oris Watch Co., [1931] R.C. de l’É. 64; Henry K. Wampole & Co. c. Hervay Chemical Co. of Canada, [1930] R.C.S. 336; British Drug Houses, Ltd. c. Battle Pharmaceuticals, [1944] R.C. de l’É. 239; Ainsworth c. Walmsley (1866), L.R. 1 Eq. 518; ConAgra, Inc. c. McCain Foods Ltd., [2001] A.C.F. no 1331 (QL), 2001 CFPI 963; Matsushita Electric Industrial Co. c. Panavision, Inc., [1992] A.C.F. no 19 (QL); Freed & Freed Ltd. c. Registrar of Trade Marks, [1950] R.C. de l’É. 431; Monsport Inc. c. Vêtements de Sport Bonnie (1978) Ltée, [1988] A.C.F. no 1077 (QL); Multiplicant Inc. c. Petit Bateau Valton S.A., [1994] A.C.F. no 382 (QL); Edelsten c. Edelsten (1863), 1 De G. J. & S. 185, 46 E.R. 72.
Lois et règlements cités
Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13, art. 2 « créant de la confusion », « marque de commerce », 6, 7, 20, 22, 45(3), 50, 56(1), (5).
Traités et autres instruments internationaux
Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, 1869 R.T.N.U. 332 (annexe 1C de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, 1867 R.T.N.U. 3), signé le 15 avril 1994, art. 15.
Doctrine citée
Canada. Rapport de la Commission de révision de la loi sur les marques de commerce, par Harold G. Fox, président. Ottawa : Imprimeur de la Reine, 1953.
Fox, Harold George. The Canadian Law of Trade Marks and Unfair Competition, 3rd ed. Toronto : Carswell, 1972.
Gervais, Daniel, and Elizabeth F. Judge. Intellectual Property : The Law in Canada. Toronto : Thomson/Carswell, 2005.
Gill, Kelly, and R. Scott Jolliffe. Fox on Canadian Law of Trade‑marks and Unfair Competition, 4th ed. Toronto : Carswell, 2002 (loose-leaf updated 2005, release 2).
Macquarie Dictionary, rev. 3rd ed. Sydney, Australia : Macquarie Library, 2002, « Barbie doll ».
McCarthy, J. Thomas. McCarthy on Trademarks and Unfair Competition, vol. 4, 4th ed. Deerfield, Ill. : Thomson/West, 1996 (loose‑leaf updated December 2005, release 36).
Mostert, Frederick W. Famous and Well‑Known Marks : An International Analysis. London : Butterworths, 1997.
Vaver, David. « Unconventional and Well‑known Trade Marks », [2005] Sing. J.L.S. 1.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (les juges Létourneau, Noël et Pelletier) (2005), 329 N.R. 259, 38 C.P.R. (4th) 214, [2005] A.C.F. no 64 (QL), 2005 CAF 13, qui a confirmé une décision du juge Rouleau (2004), 248 F.T.R. 228, 30 C.P.R. (4th) 456, [2004] A.C.F. no 436 (QL), 2004 CF 361, qui avait confirmé une décision de la Commission des oppositions des marques de commerce (2002), 23 C.P.R. (4th) 395, [2002] C.O.M.C. no 35 (QL). Pourvoi rejeté.
Paul D. Blanchard, Henry S. Brown, c.r., et Lisa R. W. Vatch, pour l’appelante.
Sophie Picard, pour l’intimée.
Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, Deschamps, Fish, Abella et Charron rendu par
1 Le juge Binnie — L’appelante, une fabricante de jouets, affirme que la poupée BARBIE est une icône de la culture pop. Et elle dit vrai, dans une certaine mesure. Les ventes annuelles des divers produits BARBIE dépassent 1,4 milliard de dollars à l’échelle mondiale, ce qui représente 35 p. 100 du chiffre d’affaires de l’appelante. L’appelante précise que les fillettes canadiennes âgées de 3 à 11 ans reçoivent en moyenne deux poupées BARBIE par année. Elle s’oppose donc à la demande de l’intimée qui cherche à enregistrer des marques de commerce à l’égard de la petite chaîne de restaurants « Barbie’s » qu’elle exploite dans la région de Montréal, au motif que l’emploi de ce nom (quoique à l’égard de marchandises et services différents) est susceptible de créer de la confusion sur le marché. Les consommateurs qui ne connaissent que vaguement les deux marques, prétend‑on, sont susceptibles de croire que la société qui fabrique les poupées a quelque chose à faire avec le restaurant « Barbie’s ». Ou, pour reprendre les termes utilisés par l’appelante dans la question suivante posée aux consommateurs lors d’un sondage : « Croyez‑vous que la compagnie qui fabrique les poupées Barbie pourrait avoir quelque chose à faire avec le restaurant identifié par cette enseigne ou ce logo? » (Je souligne.)
2 Les techniques marchandes ont beaucoup progressé depuis l’époque où l’on gravait une « marque » sur des gobelets d’argent ou sur des pichets en terre cuite afin d’identifier les marchandises produites par un orfèvre ou un potier en particulier. Le rôle traditionnel des marques était de créer un lien dans l’esprit de l’acheteur éventuel entre le produit et son fabricant. Le pouvoir d’attraction des marques de commerce et des autres « noms commerciaux célèbres » est maintenant reconnu comme l’un des plus précieux éléments d’actif d’une entreprise. Or, peu importe l’évolution commerciale des marques de commerce, elles ont toujours pour objet, sur le plan juridique, (selon les termes mêmes de l’art. 2 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 ) leur emploi par la personne qui en est propriétaire « de façon à distinguer [. . .] les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d’autres ». Il s’agit d’une garantie d’origine et, implicitement, d’un gage de la qualité que le consommateur en est venu à associer à une marque de commerce en particulier (comme c’est le cas du personnage mythique du réparateur « Maytag »). Le droit relatif aux marques de commerce appartient, en ce sens, au domaine de la protection des consommateurs.
3 L’appelante explique que la conceptrice originale des poupées a emprunté à ses propres enfants le nom BARBIE et celui de son « âme sœur », Ken. Le nom des marchandises de l’appelante n’a pas comme tel un caractère distinctif inhérent. En fait, Barbie est le diminutif courant de Barbara. C’est aussi un nom de famille. Au cours des quatre dernières décennies, la commercialisation massive de la poupée et de ses accessoires a cependant conféré au nom BARBIE un sens secondaire très fort qui, lorsque le contexte s’y prête, l’associe aux poupées de l’appelante dans l’esprit du public.
4 L’appelante soutient que la marque de commerce BARBIE transcende maintenant les produits qu’elle servait initialement à distinguer. De plus, elle affirme que la notoriété de sa marque va au‑delà des marchandises et services destinés aux fillettes de 3 à 11 ans (sa principale clientèle) et touche divers produits figurant dans plusieurs de ses enregistrements ([traduction] « eau de toilette, lotion pour les mains et lotion pour le corps »), produits alimentaires ([traduction] « épices, pains, gâteaux, céréales, café, craquelins, farine, fines herbes, tartes, crème glacée, pizza ») de même que vélos, sacs à dos, livres et blocs de papier de bricolage. Bien sûr, rien n’empêche l’appelante d’utiliser sa marque BARBIE pour stimuler (si faire se peut) les ventes de n’importe quel produit, que ce soit des vélos, de l’eau de toilette, ou même des tondeuses à gazon ou des services funéraires, mais reste à savoir si l’appelante peut invoquer le droit des marques de commerce pour empêcher d’autres personnes d’utiliser un nom aussi courant que Barbie en liaison avec des services (par exemple, des restaurants) à ce point éloignés des produits qui sont à l’origine de la renommée de BARBIE.
5 Contrairement à d’autres formes de propriété intellectuelle, le droit à une marque de commerce repose essentiellement sur son emploi véritable. Ainsi, l’inventeur canadien a droit à un brevet même s’il n’en fait aucune exploitation commerciale. Le dramaturge conserve son droit d’auteur même si sa pièce n’est pas jouée. Mais, en ce qui concerne une marque de commerce, le mot d’ordre est de l’employer sous peine de la perdre. L’enregistrement d’une marque déposée qui n’a pas été employée est susceptible de radiation (par. 45(3)). Aucun élément de preuve crédible n’a démontré que la marque BARBIE a été employée au Canada, par l’appelante ou par l’un de ses titulaires de licence, en liaison avec les services visés par la demande de l’intimée, à savoir « des services de restaurant, des services de mets à emporter, des services de traiteur et de banquet ».
6 Dans une procédure d’opposition, le droit des marques de commerce offre une protection qui transcende les gammes de produits traditionnels, sauf si le requérant démontre que l’enregistrement de sa marque n’est pas susceptible de créer de la confusion dans le marché au sens de l’art. 6 de la Loi sur les marques de commerce . La confusion est un terme défini et le par. 6(2) impose à la Commission des oppositions des marques de commerce (et ultimement, à la cour) de déterminer si l’emploi des deux marques de commerce dans la même région est susceptible de faire conclure (à tort) aux acheteurs éventuels que les marchandises et services — même s’ils n’appartiennent pas à la même catégorie générale — sont néanmoins offerts par la même personne. Une telle conclusion n’est évidemment possible en l’espèce que si un lien ou une association est susceptible de s’établir dans l’esprit du consommateur entre la source des produits BARBIE, qui sont notoires, et la source des restaurants de l’intimée, qui sont moins connus. Si aucun lien n’est susceptible d’être établi, il ne peut exister de probabilité de conclusion erronée et, par conséquent, aucune confusion au sens de la Loi.
7 L’appelante prétend essentiellement (selon le par. 48 de son mémoire) que [traduction] « les marques de commerce BARBIE de Mattel sont célèbres au Canada et partout dans le monde, et font instantanément surgir l’image de la marque dans l’esprit des consommateurs. Ayant acquis une telle renommée, les marques telles que [. . .] BARBIE ne peuvent dorénavant être apposées sur la plupart des services et des biens de consommation au Canada, sans que le consommateur moyen soit amené à inférer l’existence d’un lien commercial avec les propriétaires de ces marques célèbres » (je souligne). Il est possible que certaines marques de commerce aient cet effet, mais la Commission a conclu que la notoriété de BARBIE était liée aux poupées et aux accessoires de poupées. En ce moment, sa renommée ne suffit pas pour établir à elle seule une zone générale d’exclusivité couvrant [traduction] « la plupart des services et des biens de consommation ». La Commission n’était pas tenue de spéculer sur ce qui pourrait advenir un jour de la marque BARBIE. Elle devait traiter la demande de l’intimée en se fondant sur les faits tels qu’ils ont été établis par la preuve.
8 L’appelante s’appuie sur la remarque du professeur J. T. McCarthy, qui sera analysée plus loin, selon laquelle [traduction] « une marque relativement forte peut franchir d’un seul bond un écart considérable entre deux gammes de produits » (McCarthy on Trademarks and Unfair Competition (4e éd. (feuilles mobiles)), § 11:74). Toutefois, la preuve soumise à la Commission a démontré que l’écart, en l’occurrence, était trop grand pour BARBIE et qu’il est probable que les consommateurs éventuels ne concluront pas que le propriétaire de la marque de commerce de la poupée BARBIE, quel qu’il soit, est associé d’une façon quelconque aux restaurants identifiés par la marque que l’intimée veut déposer. Il s’agit là d’une conclusion que la Commission pouvait effectivement tirer.
9 Comme le permet le par. 56(5) de la Loi, l’appelante a demandé à produire de nouveaux éléments de preuve devant le juge des requêtes relativement à la probabilité de confusion, mais le juge a estimé que la preuve ainsi offerte ne satisfaisait pas au critère établi par la Loi et l’a, pour cette raison, rejetée à bon droit.
10 Dans le présent pourvoi, la décision de la Commission devrait être confirmée à moins qu’il ne soit démontré qu’elle est déraisonnable. La preuve admissible n’a pas démontré que la Commission aurait commis une erreur manifeste en concluant que le restaurateur intimé s’est acquitté de son fardeau de prouver que les consommateurs éventuels ne sont pas susceptibles de tirer une conclusion erronée. Je suis donc d’avis de confirmer le caractère raisonnable de la décision de la Commission de permettre le dépôt de la marque de commerce de l’intimée et je rejetterais le pourvoi.
I. Les faits
11 C’est en 1992 que l’intimée a ouvert son premier restaurant Barbie’s à Montréal. Au fil des ans, elle en a ouvert deux autres (l’un d’eux a par la suite fermé ses portes). Il s’agit d’établissements à prix moyens qui combinent un bar et une grilladerie et servent surtout des mets préparés sur le barbecue (ou, comme l’indique le menu, sur le « barbie‑Q »), notamment des côtes levées, de la viande fumée, des souvlakis, des steaks, du poulet, des fruits de mer et de la pizza, ainsi que des boissons alcoolisées. On y offre également le petit‑déjeuner et le repas du midi. Leurs activités sont surtout axées sur le service à table. Le décor est conçu pour plaire aux adultes et le bar occupe une place importante dans chacun des emplacements. Les restaurants offrent un menu pour enfants et, un soir par semaine, ces derniers peuvent y manger « gratuitement », mais la Commission a conclu que les restaurants ciblaient une clientèle adulte. Si on la compare à celle de l’appelante, l’entreprise de l’intimée est modeste. Sur une période de six ans, soit de 1992 à 1997 inclusivement, le chiffre d’affaires total des restaurants s’est élevé à environ 11 millions de dollars. Les frais de publicité, incluant les annonces à la télévision, à la radio et dans les journaux, se sont établis à environ 616 000 $ pour la même période. En septembre 1993, une demande (que l’on attribue maintenant à l’intimée) a été présentée en vue de l’enregistrement de la marque de commerce BARBIE’S & Dessin, en liaison avec [traduction] « des services de restaurant, des services de mets à emporter, des services de traiteur et de banquet ». La marque de l’intimée est affichée bien en vue à l’extérieur des restaurants, et elle figure sur les menus, serviettes de papier, pochettes d’allumettes, reçus, bons de commandes et cartes d’affaires. Voici une représentation de la marque visée par la demande d’enregistrement actuelle :
12 De toute évidence, il existe des éléments de ressemblance entre les marques de commerce de l’appelante et celles dont l’enregistrement est demandé par l’intimée. Voici une représentation de la marque déposée de l’appelante :
BARBIE
13 Les marques de commerce de l’appelante jouissent d’une grande notoriété à l’échelle mondiale relativement à des poupées et à des accessoires destinés principalement au marché des fillettes de 3 à 11 ans. Certains adultes collectionnent les produits BARBIE. En 2001, les ventes, la promotion et la publicité des produits BARBIE au Canada généraient annuellement des recettes de vente d’approximativement 75 millions de dollars, des revenus de licence d’environ 5 millions de dollars et des dépenses de publicité d’à peu près 5 millions de dollars. L’appelante se décrit en l’espèce comme une entreprise dont les activités consistent à [traduction] « développer du capital‑marque ». Des licences sont couramment attribuées pour la marque de commerce BARBIE et les marchandises ou biens auxquels elle se rattache sont de plus en plus nombreux. L’appelante estime que la concession de licences pour les marques de commerce BARBIE constitue une activité lucrative en pleine croissance. À ce jour, ni l’appelante ni l’un des titulaires de licence n’ont employé la marque BARBIE pour des services de restaurant, des services de mets à emporter ou des services de traiteur et de banquet. J’utiliserai généralement l’expression « la marque BARBIE » pour désigner l’ensemble des marques de commerce de l’appelante.
II. Dispositions législatives pertinentes
14 Voir l’annexe.
III. Historique des procédures
A. Office de la propriété intellectuelle du Canada, Commission des oppositions des marques de commerce (le commissaire Herzig au nom du registraire des marques de commerce) (2002), 23 C.P.R. (4th) 395
15 La Commission a conclu que les deux marques possédaient un caractère distinctif inhérent relativement faible puisqu’elles pouvaient être perçues comme un surnom ou un diminutif du prénom Barbara. La marque de Mattel était très connue au Canada lorsqu’elle était employée en liaison avec des poupées et des accessoires de poupées. La marque de commerce visée par la demande d’enregistrement du restaurateur s’était forgée une certaine notoriété dans les environs de Montréal, mais la période pendant laquelle les marques avaient été employées favorisait celles de Mattel. Les marchandises de l’opposante et les services de la requérante étaient « très différents ». Les enfants et, dans une certaine mesure, les adultes collectionneurs constituaient le marché cible de Mattel, alors que la requérante exerçait ses activités dans la restauration et que son marché cible était principalement composé d’adultes. Les marques étaient essentiellement les mêmes sur le plan du son et des idées qu’elles suggèrent, et il en était de même des impressions visuelles globales qu’elles laissaient si l’on ne tient pas compte des caractéristiques passablement non distinctives du dessin de la marque visée par la demande d’enregistrement.
16 Bien que l’opposante (maintenant l’appelante) en l’espèce ait tenté d’établir un lien entre la nourriture et les produits alimentaires vendus sous le nom de ses propres marques BARBIE et les services de restaurant offerts par la requérante, la Commission n’a pas retenu sa prétention voulant qu’il existe véritablement un lien entre les deux. Même si l’opposante n’était pas tenue de fournir des éléments de preuve établissant une confusion réelle, ce qu’elle n’a effectivement pas fait, cette absence de preuve constituait une circonstance pertinente parmi d’autres, mais sans plus.
17 Compte tenu des circonstances, la Commission a conclu que la marque de l’intimée n’était pas susceptible de créer de la confusion avec l’une des marques BARBIE de Mattel aux dates pertinentes. La Commission a rejeté l’opposition et fait droit à l’enregistrement.
B. Cour fédérale (le juge Rouleau), [2004] A.C.F. no 436 (QL), 2004 CF 361
18 Le juge des requêtes a fait remarquer que « [c]e n’est pas parce que la marque [BARBIE de Mattel] était célèbre qu’il fallait automatiquement présumer qu’il y aurait confusion » (par. 40). Il a estimé que le critère applicable était celui de la probabilité raisonnable de confusion et que la notoriété de la marque « ne saurait constituer un atout de commercialisation propre à éliminer complètement les autres facteurs » (par. 40). Il était nécessaire d’évaluer tous les facteurs énumérés au par. 6(5) de la Loi sur les marques de commerce , et « [l]’un des facteurs clés en l’espèce est la différence frappante entre les marchandises » (par. 17). Il a ajouté que « la confusion est moins probable lorsque les marchandises sont sensiblement différentes, même lorsque la marque est bien connue » et que « lorsqu’elles sont sensiblement différentes, il faut accorder une importance considérable à ce facteur » (par. 17‑18). En l’occurrence, il a dit « [i]l y a donc une différence on ne peut plus significative entre le genre de marchandises ainsi que la nature du commerce des deux parties » (par. 21) et « rien dans ces restaurants n’évoque les jouets, les poupées ou le monde de l’enfance » (par. 20).
19 Le juge des requêtes a rejeté la requête de Mattel visant à produire un nouvel élément de preuve, soit un sondage destiné à démontrer la probabilité de confusion entre les marques, estimant que le sondage « comporte des lacunes flagrantes et déterminantes qui nuisent considérablement à sa pertinence » (par. 27). Le sondage n’a donc pas pu être utilisé pour établir l’existence d’une probabilité réelle de confusion. Il n’a servi qu’à démontrer que la marque de commerce BARBIE de Mattel était effectivement célèbre. Aucune preuve d’un quelconque cas de confusion n’a été établie malgré dix ans de coexistence entre les marques dans la région de Montréal. Le juge des requêtes a donc rejeté l’appel.
C. Cour d’appel fédérale (les juges Létourneau, Noël et Pelletier), [2005] A.C.F. no 64 (QL), 2005 CAF 13
20 La Cour d’appel a conclu que le juge des requêtes n’avait commis aucune erreur en rejetant la preuve par sondage à cause de la façon dont la maison de sondages avait formulé les questions. Les résultats du sondage auraient pu tout au plus démontrer l’existence d’une possibilité de confusion, ce qui n’est pas suffisant pour satisfaire à la norme de la probabilité raisonnable de confusion. En définitive, la cour a confirmé la conclusion du juge des requêtes. L’appel a été rejeté.
IV. Analyse
21 Les marques de commerce constituent en quelque sorte une anomalie du droit de la propriété intellectuelle. Contrairement au titulaire de brevet ou au titulaire du droit d’auteur, le propriétaire d’une marque de commerce n’est pas tenu de faire bénéficier le public d’une innovation pour jouir en retour d’un monopole. En l’espèce, la marque de commerce n’est même pas un mot inventé comme le sont « Kodak » ou « Kleenex ». L’appelante s’est simplement approprié le diminutif utilisé couramment pour les enfants prénommées Barbara. En revanche, le titulaire d’un brevet doit inventer quelque chose de nouveau et d’utile. Et quiconque souhaite obtenir un droit d’auteur doit enrichir le répertoire humain d’une œuvre expressive. Dans les deux cas, le public a décidé, par la voix du législateur, qu’il convenait d’encourager ces inventions et de faciliter ces nouvelles expressions par l’octroi d’un monopole protégé par la loi (c.‑à‑d. en empêchant quiconque d’exploiter sans autorisation l’invention ou l’expression protégée par le droit d’auteur). Par contre, le propriétaire de la marque de commerce peut simplement avoir utilisé un nom courant comme « marque » pour distinguer ses marchandises de celles de ses concurrents. Sa prétention à un monopole ne repose pas sur le fait qu’il confère un avantage au public, comme en matière de brevet ou de droit d’auteur, mais sur le fait qu’il sert un intérêt important du public en garantissant aux consommateurs que la source de laquelle ils achètent est bien celle qu’ils croient et qu’ils obtiennent la qualité qu’ils associent à cette marque de commerce en particulier. Les marques de commerce font donc en quelque sorte office de raccourci qui dirige les consommateurs vers leur objectif et, en ce sens, elles jouent un rôle essentiel dans une économie de marché. Le droit des marques de commerce repose sur les principes de l’équité dans les activités commerciales. On dit parfois qu’il sert à maintenir l’équilibre entre la libre concurrence et la juste concurrence.
22 L’équité exige bien sûr qu’on tienne compte des intérêts du public et des aut