Imperial Tobacco Canada Limited c. Philip Morris Brands SARL

Imperial Tobacco Canada Limited c. Philip Morris Brands SARL
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2018-06-15
Référence neutre
2018 CF 503
Numéro de dossier
T-2608-14, T-2609-14, T-2610-14, T-2611-14, T-2612-14, T-2613-14, T-2614-14, T-619-13, T-620-13
Contenu de la décision
Date : 20180615
Dossiers : T-619-13
T-620-13
T-2608-14
T-2609-14
T-2610-14
T-2611-14
T-2612-14
T-2613-14
T-2614-14
Référence : 2018 CF 503
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 15 juin 2018
En présence de monsieur le juge Annis
ENTRE :
IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITÉE et MARLBORO CANADA LIMITÉE
demanderesses
et
PHILIP MORRIS BRAND SARL
défenderesse
JUGEMENT ET MOTIFS MODIFIÉS
TABLE DES MATIÈRES
I. Nature de l’instance 5
II. Contexte factuel et historique entre les parties 6
A. Les parties 6
B. Historique de l’acquisition et utilisation par ITL de la marque de commerce MARLBORO au Canada 7
C. Historique du remaniement de la marque de cigarettes de renommée internationale Marlboro de Philip Morris 7
D. PM introduit les produits MATADOR et MAVERICK vendus au Canada 8
E. Le « marché invisible » créé par le règlement applicable au marché des cigarettes 10
F. Le lancement de l’emballage « sans nom » en 2006 et le litige qui a suivi 11
G. Marchandises autres que les cigarettes 13
H. Les décisions des Cours fédérales relativement à la confusion créée entre les paquets sans nom de PM et la marque MARLBORO d’ITL 13
(1) Philip Morris 2010 13
(2) Philip Morris 2012 15
I. Les demandes 19
J. Les oppositions 19
III. Les décisions faisant l’objet du contrôle 20
IV. Questions en litige 22
V. Nouveaux éléments de preuve en appel 22
A. Les premiers nouveaux éléments de preuve de la demanderesse 23
(1) La preuve interprétative d’ITL 23
(2) La preuve par sondage d’ITL 23
B. Contre-preuve de la défenderesse 25
(1) La preuve du litige concernant l’emballage Rooftop remanié (litige en cours) 25
(2) La contre-preuve par sondage de PM 26
C. Les deuxièmes nouveaux éléments de preuve de la demanderesse 26
(1) La preuve du litige concernant l’emballage Rooftop remanié (litige en cours) 26
(2) Preuve d’emploi du dessin Rooftop international 27
(3) Preuve d’emballage des cigares 27
VI. Norme de contrôle 28
VII. Analyse 29
A. Principes juridiques relatifs à la recevabilité de nouveaux éléments de preuve et d’une preuve par sondage 29
(1) Recevabilité de nouveaux éléments de preuve 29
(2) Admission de la preuve par sondage 30
B. La preuve découlant du sondage Mills est-elle admissible dans l’une ou l’autre des décisions? 32
(1) DÉCISION 1 : 32
(2) DÉCISIONS 2 ET 3 : 37
(3) DÉCISION 4 : 39
(a) Les conclusions du sondage Mills devraient-elles s’appliquer également aux LMC 1460676 (Roof Design) et LMC 1478470 (Roof Design w/ Empty Roof Line)? 39
· Demande d’enregistrement de marques de commerce 1460676 (Roof Design) 40
· Demande d’enregistrement de marques de commerce 1478470 (Roof Design with Empty Roof Line) 41
(b) Le questionnaire du sondage Mills a-t-il posé les mauvaises questions? 45
· Exigences voulant que les questions fournissent un contexte concret sans être spéculatives ou suggestives 45
· En présentant les marques figuratives sous un habillage sans nom par opposition aux marques visées par la demande d’enregistrement, les questions du sondage ne sont ni suggestives ni spéculatives. 49
(c) La recevabilité des autres éléments de preuve nouveaux de la demanderesse 55
(4) DÉCISIONS 5 ET 6 : 56
(5) DÉCISIONS 7, 8 ET 9 : 57
C. Y a-t-il une probabilité de confusion entre chacune des marques figuratives visées par la demande dans la décision 4 et la marque de commerce déposée MARLBORO? 58
(1) Examen global des facteurs énoncés au paragraphe 6(5) et de toutes les circonstances de l’espèce 59
(2) Le facteur du degré de ressemblance favorise la demanderesse. 61
D. Les autres décisions sont-elles raisonnables? 67
VIII. Conclusion 68
I. Nature de l’instance
[1] Il s’agit de neuf appels interjetés par la demanderesse, Imperial Tobbaco Canada Limitée (ITL) contre la défenderesse, Philip Morris (PM) conformément à l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi) à l’encontre des décisions rendues par l’agent d’audition de la Commission d’opposition des marques de commerce (la Commission ou le registraire), datées du 21 novembre 2012 (décisions 1 et 2, définies ci-dessous) et du 6 octobre 2014 (décisions 3 à 9, définies ci-dessous)(collectivement, les décisions) concernant des procédures d’enregistrement engagées par PM pour 17 marques de commerce (les demandes d’enregistrement de marques de commerce). Les décisions ont rejeté toutes les oppositions d’ITL à l’enregistrement des marques de PM au motif qu’elles prêtaient à confusion avec sa marque de commerce déposée MARLBORO, (no TMDA 55988) conformément à l’alinéa 12(1)d) et de l’article 6(5) de la Loi.
[2] La présente cause s’appuie sur une série de décisions antérieures entre les parties, et plus particulièrement en ce qui concerne la question de la preuve par sondage soulevée, qui a influé sur le résultat des décisions de la Commission, et en ce qui a trait à la question d’une autre preuve par sondage qu’on a cherché à introduire dans ces appels en vue d’influer sur l’issue de ces causes. En particulier, deux décisions de la Cour fédérale, la première, dans Philip Morris Products S.A. c. Marlboro Canada Limitée, 2010 CF 1099 [Philip Morris 2010] et la seconde, dans laquelle la Cour d’appel fédérale a infirmé la première décision, dans Marlboro Canada Limitée c. Philip Morris Products S.A., 2012 CAF 201 [Philip Morris 2012] revêtent de l’importance à cet égard.
[3] Pour les motifs qui suivent, de nouveaux éléments de preuve sont admis dans l’appel interjeté à l’encontre de la décision 4 dans l’affaire T-2609-14 faisant en sorte que l’appel est accueilli et les demandes d’enregistrement de marques de commerce associées à cette décision sont refusées. Aucun nouvel élément de preuve n’est admis dans les autres décisions, et les appels interjetés à leur encontre sont donc rejetés.
II. Contexte factuel et historique entre les parties
A. Les parties
[4] ITL est la plus importante compagnie de tabac au Canada. ITL est actionnaire majoritaire de la demanderesse Marlboro Canada Limitée et est titulaire exclusive d’une licence de Marlboro Canada à l’égard de la marque de commerce déposée MARLBORO (no LMC 55988). ITL détient en propriété exclusive British-American Tobacco Plc (BAT).
[5] La défenderesse Philip Morris Brands Sàrl (PM Brands) est une filiale de PM et est la propriétaire inscrite d’un certain nombre de marques de commerce et des demandes d’enregistrement de marques de commerce (y compris ce qui est décrit comme étant les « marques figuratives Rooftop » en litige) au Canada. PM Brands accorde des licences d’exploitation de ces marques de commerce à une filiale de PM au Canada, Rothmans Benson & Hedges Inc. (RBH), qui livre concurrence à ITL dans la vente des produits du tabac. Pour plus de commodité, chaque fois que la défenderesse est désignée à quelque titre que ce soit, les motifs renverront tout simplement à l’acronyme de « PM ».
[6] PM et BAT sont les deux plus grandes sociétés de tabac à capitaux publics et se livrent concurrence pour obtenir des parts de marché dans plus de 160 pays, dont le Canada.
B. Historique de l’acquisition et utilisation par ITL de la marque de commerce MARLBORO au Canada
[7] L’historique des parties remonte à 1924, lorsque le prédécesseur en titre de PM a cédé ses droits dans la marque verbale « MARLBORO » à un prédécesseur en titre d’ITL (Tuckett Tobacco Company Limited). Les circonstances entourant la cession et les historiques connexes des entreprises des deux parties font l’objet d’une discussion dans Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd., 1987 CarswellNat 701 (CAF). La marque a été déposée par la suite au Canada en 1932 sous le numéro LMC 55988 et a depuis été constamment utilisée à l’échelle du pays. Un imprimé de l’emballage actuel d’ITL est fourni ci-dessous :
C. Historique du remaniement de la marque de cigarettes de renommée internationale Marlboro de Philip Morris
[8] Après la cession, PM a continué à vendre des cigarettes sans filtre aux États-Unis et dans d’autres pays avec l’emballage original de Marlboro. En 1955, PM a remanié et relancé la marque de cigarettes Marlboro à l’échelle internationale en lançant une campagne de publicité ayant comme thème un cow-boy pour faire la promotion d’un mélange de tabac américain « corsé » et d’un filtre. Les cigarettes étaient vendues dans un emballage intégrant pour la première fois le désormais célèbre élément graphique en forme de chevron que constitue le « toit » (rooftop) rouge (la « marque figurative Rooftop » ou « le paquet international ») qui figurait au haut du paquet, qui est la marque figurative au cœur des présents appels. La marque Marlboro de PM est devenue la cigarette la plus vendue dans le monde en 1972 et c’est encore le cas, quelque 40 ans plus tard. Elle est vendue dans plus de 160 pays à l’exception notable du Canada. Le paquet international de PM est reproduit ci-après :
D. PM introduit les produits MATADOR et MAVERICK vendus au Canada
[9] En 1958, PM a commencé à vendre au Canada, et vend toujours à ce jour, une cigarette à mélange de Virginie (plus douce) intégrant les mêmes éléments graphiques que ceux de sa marque figurative Rooftop, avec la marque verbale « MATADOR » à la place de « MARLBORO » sur l’emballage vendu à l’échelle internationale. Un produit similaire a été vendu au moyen de la marque verbale « MAVERICK » en 1970 et a été ensuite supprimé en 1978. Ni MATADOR ni MAVERICK n’ont jamais obtenu plus qu’une part négligeable du marché.
[10] Conformément au Règlement sur l’étiquetage des produits du tabac (cigarettes et petits cigares), DORS/2011-177, les fabricants rencontrent maintenant des difficultés plus élevées en ce qui a trait à l’affichage de leurs marques figuratives, tel qu’illustré dans la version de droite du paquet MATADOR, reproduit ci-dessous.
[11] Entre 1980 et 2005, PM a déposé cinq différentes marques figuratives, à l’égard des cigarettes, revendiquant l’emploi antérieur en liaison avec MATADOR – des dessins et des spécimens du paquet MATADOR avaient été présentés comme preuve d’emploi. Aucun de ces enregistrements n’avait fait l’objet d’une opposition par ITL à l’époque pertinente, étant donné que les parties ne contestent pas que les consommateurs ne font généralement pas de lien avec la marque MARLBORO d’ITL, lorsque les marques MATADOR ou MAVERICK figurent sur l’emballage de PM au moyen du dessin marque Rooftop, ce qui a été confirmé dans la décision Philip Morris 2010, aux paragraphes 31, 37, et 173 à 180.
[12] Puis, en 2006, PM a procédé à l’enregistrement du numéro LMC 670898 [la marque figurative Silver], qui n’a pas revendiqué un emploi similaire comme dans les précédents enregistrements. Ce produit comportait une marque figurative Rooftop avec les initiales « PM ». ITL a déposé une demande de prorogation de délai d’opposition, mais a choisi de ne pas s’opposer à l’enregistrement de la marque. Cela n’a eu aucune conséquence sur la question puisque le juge de première instance dans Philip Morris 2010 a décidé qu’ITL n’avait aucun moyen de savoir que la marque figurative serait utilisée sans aucun nom de marque sur le paquet.
[13] Ces six enregistrements (illustrés ci-dessous aux fins de renvoi) seront appelés collectivement les « marques figuratives Rooftop déposées ». Ils ont fait l’objet de litiges dans le cadre de procédures devant les Cours fédérales. Le dessin à l’extrême droite ci-dessous est celui de la marque figurative Silver susmentionnée. Ce dessin a finalement été introduit comme l’un des trois modèles de paquets de cigarettes lancés par PM en 2006 sans aucun nom de marque.
Enregistrement no LMC 252082
Enregistrement no LMC 252083
Enregistrement no LMC 254670
Enregistrement no LMC 274442
Enregistrement no LMC 465532
Enregistrement no LMC 670898
E. Le « marché invisible » créé par le règlement applicable au marché des cigarettes
[14] Le marché de la vente au détail des cigarettes est de plus en plus réglementé depuis les dernières années. La publicité est maintenant presque interdite et, depuis 1997, contrairement à presque tous les autres produits de consommation, la manipulation de produits de cigarettes avant l’achat est interdite par la Loi sur le tabac, L.C. 1997, ch. 13.
[15] Les consommateurs canadiens ont donc été tenus d’identifier explicitement le produit de cigarette souhaité au moment de l’achat, soit en pointant le produit, soit verbalement. Depuis 2004, pointer le produit ne fait plus partie des options possibles, puisque les produits de cigarette doivent être cachés de la vue des consommateurs (le soi-disant « marché invisible »). Les décisions des Cours fédérales ont conclu que le marché invisible a été un facteur important qui avait contribué à créer de la confusion lorsque PM a introduit ses cigarettes sans nom en 2006. Les différends entre les parties dans le présent litige et dans les litiges précédents se rapportent à des préoccupations découlant du fait que PM appliquait sa marque figurative Rooftop d’une quelconque façon à des marchandises sans marque de manière à soulever des inquiétudes quant au risque de confusion avec la marque MARLBORO d’ITL.
F. Le lancement de l’emballage « sans nom » en 2006 et le litige qui a suivi
[16] En 2006, peu après l’enregistrement de la marque figurative Silver (telle qu’elle est illustrée ci-dessus), dans le contexte du marché invisible qui se mettait progressivement en place au Canada, le prédécesseur en titre de PM Brands, par l’entremise du titulaire canadien de sa licence RBH, a commencé à vendre, à distribuer et à annoncer au Canada les cigarettes à mélange américain dans l’emballage reproduit ci-dessous, qui était quasi identique au paquet international de PM, à l’exception du fait qu’il ne comportait pas de nom de marque. Comme on peut le voir ci-dessous, le paquet intégrait le slogan « COME TO WHERE THE FLAVOR IS » ([TRADUCTION] « Venez au pays du goût ») sur le panneau avant, laquelle accroche publicitaire avait été largement utilisée dans le cadre de la publicité mondiale de PM relativement à l’emballage international. Il s’agissait également de la première fois dans l’histoire mondiale de la cigarette qu’un produit de cigarette se vendait sans nom.
[17] On notait les autres différences suivantes relativement au paquet international : (i) la présence de l’avertissement sanitaire obligatoire occupant 50 % de la surface, ce qui a entraîné la réduction du dessin du paquet international par l’élimination de la marque MARLBORO, avec pour effet de faire ressortir davantage la marque figurative Rooftop sur l’ensemble de l’emballage; (ii) l’expression « COME TO WHERE THE FLAVOR IS ([traduction] « Venez au pays du goût ») » ayant fait l’objet d’une publicité antérieure (jamais indiqué auparavant sur l’emballage) a remplacé l’expression « 20 CIGARETTES DE CATÉGORIE A » située au-dessus de la ligne du paquet international; (iii) l’insertion du nombre « 20 » au milieu de la ligne du bas, mais maintenant cette ligne; et (iv) l’ajout de la mention de « WORLD FAMOUS IMPORTED BLEND/MÉLANGE IMPORTÉ DE RENOMMÉE MONDIALE », qui n’apparaît que sur les emballages canadiens, sur le côté, et qui renvoie implicitement au tabac à mélange américain corsé vendu internationalement.
[18] Toutes ces caractéristiques verbales et de dessin combinées ont été désignées dans le cadre des litiges devant les Cours fédérales comme étant le paquet « sans nom ». Cette caractérisation s’oppose à celle de l’habillage qui se limite à un seul élément du dessin sur un paquet, comme la marque figurative Rooftop. La Cour fédérale a conclu, dans Philip Morris 2012, que le paquet sans nom, dans le marché invisible, prêtait à confusion avec la marque MARLBORO d’ITL et une injonction permanente a été émise pour en interdire l’utilisation.
G. Marchandises autres que les cigarettes
[19] Les marques figuratives déposées de PM qui font l’objet de l’opposition parce qu’elles créent de la confusion s’appliquent également aux marchandises autres que les cigarettes qui incluent d’autres produits tels que les cigares et cigarillos, et des articles de fumeurs, tels que des cendriers et briquets. Dans le cadre de sa campagne de mise en marché à l’appui du lancement de ses cigarettes sans nom en 2006, PM a offert à ses détaillants des cendriers et briquets portant uniquement la marque figurative Rooftop, comme le démontrent les images ci-dessous.
H. Les décisions des Cours fédérales relativement à la confusion créée entre les paquets sans nom de PM et la marque MARLBORO d’ITL
(1) Philip Morris 2010
[20] Parallèlement au lancement de ses cigarettes empaquetées sans nom, PM a intenté son action en demandant une déclaration selon laquelle ses paquets sans nom nouvellement lancés ne portaient pas atteinte aux droits d’ITL dans le cadre de son enregistrement de sa marque MARLBORO (Philip Morris 2010).
[21] La décision de première instance n’a qu’une portée limitée en l’espèce, dans la mesure où la Cour d’appel a conclu qu’en raison d’erreurs dans le raisonnement du tribunal inférieur, elle devait réexaminer l’affaire et rendre une nouvelle décision. Néanmoins, trois points ressortent. La décision de première instance a établi que, malgré les lacunes du sondage (le sondage Chakrapani), la preuve a démontré qu’il existait « un degré élevé de confusion quant à la façon de désigner le produit sans nom, en particulier chez les consommateurs » et qu’un « grand nombre de répondants semblent associer le produit des demanderesses (ITL) au produit Marlboro international de PM » (Philip Morris 2010, au paragraphe 282).
[22] Le deuxième aspect pertinent de la décision de première instance était le refus de la Cour de conclure à la confusion susmentionnée entre les marques divulguée par la preuve découlant du sondage Chakrapani, principalement parce que l’expression « les idées suggérées » à l’alinéa 6(5)e) de la Loi « devraient inclure seulement les idées inhérentes à la nature des marques en cause (par exemple, le dessin d’un pingouin suggérant l’idée d’un pingouin) » (Philip Morris 2010, au paragraphe 290). Cette conclusion est le fondement sur lequel la décision de première instance a été annulée.
[23] Enfin, la décision Philip Morris 2010 a eu une incidence sur la présente instance en raison de sa conclusion selon laquelle les marques figuratives Rooftop déposées de PM excluaient une conclusion de contrefaçon qui s’appuyait sur ce qui a été décrit comme la défense fondée sur l’arrêt Remo Imports. On fait référence ici à la décision Remo Imports Limited c. Jager Cars Limited, 2007 CAF 258, aux paragraphes 111 à 113 qui a adopté la décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Molson Canada c. Oland Breweries Ltd., (2002), 19 C.P.R. (4th) 201. Cette décision a été appliquée par le juge de première instance pour conclure que les enregistrements des marques par PM lui permettaient d’invoquer un moyen de défense absolu à une allégation de violation. La décision est d’importance à cet égard seulement parce qu’en annulant la décision de première instance, la Cour d’appel établissait une distinction entre la confusion découlant de la combinaison d’éléments dans l’habillage de l’emballage sans nom qui a été assimilée à une violation et toute confusion prétendument causée par un seul élément dans l’habillage de l’emballage. En particulier, la Cour a conclu qu’on ne peut pas extraire un seul élément de l’habillage de l’emballage afin de conclure qu’il prêterait à confusion en soi.
(2) Philip Morris 2012
[24] La Cour d’appel fédérale dans Philip Morris 2012 a infirmé la déclaration de la décision de première instance selon laquelle le paquet sans nom ne contrevenait pas à la marque verbale MARLBORO d’ITL. Au lieu de cela, elle a conclu qu’il y avait confusion entre les marques et a émis une injonction permanente contre le paquet sans nom de PM.
[25] En effectuant sa propre analyse de la question de la confusion, la juge Gauthier a conclu que les alinéas a) à d) du paragraphe 6(5) étaient favorables à ITL, tout comme cela avait été la conclusion du juge de première instance. Toutefois, la Cour s’est penchée sur la marque verbale déposée MARLBORO avec chaque version (rouge, or et argent) de l’habillage sans nom de PM, comme l’a proposé ITL. La juge Gauthier a conclu que la combinaison des éléments de l’emballage répondait à la définition d’une marque de commerce de l’article 2 de la Loi (Philip Morris 2012, au paragraphe 67).
[26] Par la suite, s’agissant de l’alinéa 6(5)e), la Cour d’appel a rejeté l’interprétation limitée du juge de première instance de l’expression « idées suggérées ». Au lieu, aux paragraphes 76 à 78 de ses motifs, la Cour a conclu qu’on ne pouvait faire abstraction de la confusion dont fait foi le sondage Chakrapani, selon sur « une interprétation téléologique et contextuelle de l’alinéa 6(5)e) ». En outre, la juge Gauthier a ajouté qu’il faudrait prendre en considération, une fois qu’elle serait établie, la ressemblance dans les idées inhabituelles suggérées par l’une quelconque des marques au titre des « circonstances de l’espèce » visées au préambule du paragraphe 6(5) ». Cette conclusion a ainsi ouvert la voie à l’application du sondage Chakrapani pour établir la confusion entre les marques. Du coup, cette conclusion servait de fondement à l’injonction permanente émise par la Cour interdisant à PM d’employer le paquet sans nom en liaison avec des cigarettes ou d’autres produits du tabac (Philip Morris 2012), au paragraphe 126).
[27] Un autre aspect important de la décision Philip Morris 2012 est l’avertissement formulé par la Cour au paragraphe 76 que « la partie qui invoque une ressemblance fondée sur une telle association d’idées sortant de l’ordinaire [c.-à-d. qui excèdent les idées inhérentes à la nature des marques en cause, selon le juge de première instance] devra convaincre la Cour que cette association existe réellement dans les faits avant qu’on ne puisse la prendre en considération dans l’analyse que commande l’alinéa 6(5)e) ». [Non souligné dans l’original.]
[28] La Cour interprète ce passage comme soulignant la nécessité de s’appuyer sur des éléments probants pour établir la confusion lorsqu’il n’y a pas d’association intrinsèque entre les deux marques de commerce qui n’ont aucune ressemblance entre elles. En d’autres termes, en prenant un certain recul et en examinant les deux décisions des Cours fédérales, chacune d’elles reposait sur l’irrecevabilité ou la recevabilité de la preuve découlant du sondage Chakrapani en tant que facteur pertinent. La Cour conclut que la recevabilité de la nouvelle preuve par sondage de M. Mills (le sondage Mills) est de façon analogue la seule question déterminante en l’espèce.
[29] La Cour d’appel était également tenue d’expliquer pourquoi la défense fondée sur l’arrêt Remo Imports ne saurait s’appliquer pour empêcher ITL d’avoir gain de cause dans le cadre de sa demande. Tout d’abord, il a souligné que la confusion dans les marques n’est apparue que longtemps après les enregistrements lorsque la loi a créé le marché invisible. ITL n’a pas pu être critiquée pour ne pas avoir contesté la procédure lorsqu’il n’existait aucune raison de le faire au moment de l’enregistrement. C’est pour cette raison que la cour a conclu que la défense fondée sur l’arrêt Remo Imports ne s’appliquait pas dans ces appels, même si elle a conclu que les marques figuratives Rooftop de PM créaient de la confusion avec la marque MARLBORO et malgré qu’elles soient identiques à certaines des marques figuratives Rooftop déposées de PM.
[30] Deuxièmement, la Cour a établi une distinction entre la combinaison d’éléments figurant sur l’emballage sans nom, et les marques prises isolément comprises dans l’emballage. Elle a conclu qu’il était nécessaire d’« établir si c’est la combinaison déposée [sans nom] à elle seule qui crée de la confusion, ou si ce sont les marques prises isolément, employées pour l’essentiel telles que déposées » (Philip Morris 2012, au paragraphe 103). Au paragraphe 108 de la décision, la Cour a souligné que les sondages (renvoyant en grande partie implicitement au sondage Chakrapani) n’étaient pas spécialement conçus pour vérifier si les consommateurs associaient le nom MARLBORO à des paquets de cigarettes portant seulement l’une ou l’autre des marques figuratives Rooftop, employée telle que déposée. Au lieu de cela, la Cour a conclu que « [c]’est le paquet sans nom pris dans son ensemble que les experts des deux parties avaient présenté aux enquêtés ». [Non souligné dans l’original.]
[31] En se fondant sur ces conclusions, la Cour a conclu qu’il n’y avait pas d’élément de preuve probant selon lequel la marque figurative Rooftop déposée créait de la confusion avec la marque verbale MARLBORO (Philip Morris 2012, au paragraphe 111). Essentiellement, le sondage Chakrapani a fait défaut d’évaluer la confusion que pouvait créer les marques figuratives Rooftop déposées par rapport à la marque verbale MARLBORO.
[32] L’analyse de la Cour lui a non seulement servi de fondement pour rejeter la contestation d’ITL à l’égard de la marque figurative Rooftop déposée de PM, de façon plus marquée dans la présente instance, mais cela a touché au cœur même de l’argumentation d’ITL dans les neuf recours en opposition dont a été saisie le registraire, lesquels cherchent à contester les demandes d’enregistrement de marques de commerce de PM. ITL a fondé son argumentation dans chaque recours en opposition devant la Commission sur la même preuve découlant du sondage Chakrapani. La Commission a jugé inutile ce sondage parce qu’il ne contenait pas de preuve démontrant que les demandes d’enregistrement de marques de commerce individuelles de PM portaient à confusion avec la marque verbale MARLBORO conformément à la décision rendue dans l’arrêt Philip Morris 2012.
[33] Dans une situation où il n’y a pas de ressemblance visuelle ou autre ressemblance physique entre les marques figuratives de PM et la marque verbale MARLBORO, l’absence de preuve probante par sondage démontrant une confusion a été fatale à l’ensemble des recours en opposition d’ITL devant la Commission.
I. Les demandes
[34] Entre 2006 et 2010, PM a déposé des demandes en vue de faire enregistrer 17 marques figuratives au Canada (aussi appelées les demandes d’enregistrement de marques de commerce, telles qu’elles sont décrites ci-dessus), dont les détails se trouvent à l’annexe A des présents motifs. Toutes ces marques figuratives intègrent ce que l’on pourrait décrire comme étant différentes variantes de la marque figurative Rooftop. L’ensemble des 17 demandes d’enregistrement de marques de commerce ont été approuvées et publiées dans le Journal des marques de commerce.
J. Les oppositions
[35] ITL a fait opposition aux 17 demandes d’enregistrement de marques de commerce produites par PM, y compris les enregistrements LMC 1298547 et LMC 1299494 (décision 1 ci-dessous), qui avaient été déposés en 2006, soit quelques mois avant le lancement du paquet sans nom. Les motifs d’opposition soulevés devant le registraire étaient fondés sur la confusion en ce qui a trait a) à l’enregistrement en application de l’alinéa 12(1)d) de la Loi, puisque les demandes d’enregistrement de marques de commerce créent de la confusion avec la marque verbale MARLBORO d’ITL, b) à l’absence de droit à l’enregistrement en application des alinéas 16(1)a) et 16(3)a) de la Loi, puisque la marque verbale MARLBORO a été utilisée par ITL depuis, avant la date de priorité de production des demandes d’enregistrement de marques de commerce de PM, et c) au caractère non distinctif des marques de commerce en cause conformément à l’article 2 de la Loi.
[36] Dans ses observations devant la Commission, ITL s’est fondée sur le sondage Chakrapani comme principale preuve. Dans neuf décisions (décisions 1 à 9, telles qu’elles sont définies ci-dessous), la Commission a rejeté toutes les oppositions, citant notamment l’absence de preuve démontrant la confusion entre les marques n’ayant aucune ressemblance entre elles au motif que le sondage Chakrapani n’était pas pertinent.
[37] Entre 2013 et 2014, ITL a déposé des avis d’appel auprès de la Cour à l’égard de ces neuf décisions. En juin 2016, en réponse à une demande formulée par les parties, le protonotaire Morneau a émis une ordonnance de réunion d’instances, permettant aux parties de signifier des éléments de preuve supplémentaires (l’ordonnance de réunion d’instances). La preuve supplémentaire d’ITL et la réponse de PM sont abordées plus loin. Dans le contexte du présent appel, ITL axe ses observations principalement sur la confusion créée entre la marque figurative Rooftop de PM et sa marque verbale déposée conformément à l’alinéa 12(1)d) de la Loi et en particulier, les critères de confusion décrits au paragraphe 6(5) de la Loi.
III. Les décisions faisant l’objet du contrôle
[38] Dans les décisions, la Commission a d’abord établi qu’ITL avait le fardeau initial de produire suffisamment d’éléments de preuve admissibles pour appuyer les faits allégués au soutien de ses motifs d’opposition et que, par conséquent, PM avait le fardeau d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que ses demandes étaient conformes à la Loi, et que les motifs d’opposition d’ITL en litige ne devraient pas empêcher l’enregistrement des marques figuratives en cause. La Commission a ensuite procédé à l’examen de l’historique de l’emploi de la marque figurative Rooftop, de son lancement sur le marché canadien et des différends juridiques qui ont suivi.
[39] Lorsqu’elle a abordé la question de la non-enregistrabilité des marques de commerce en cause conformément à l’alinéa 12(1)d) de la Loi, la Commission a décrit le critère de confusion, a résumé le paragraphe 6(2) de la Loi et a déclaré qu’elle devait conformément au paragraphe 6(5) de la Loi « tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce ». La Commission a conclu que l’examen global des critères de confusion énumérés aux alinéas 6(5)a), b), c) et d) concernant le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues, la période pendant laquelle elles ont été en usage, le genre de marchandises et la nature du commerce était favorable à ITL. Néanmoins, la Commission a rejeté les oppositions au motif qu’il y avait absence de ressemblance visuelle ou phonétique entre les marques, conformément à l’alinéa 6(5)e) portant sur le facteur relatif au degré de ressemblance.
[40] La Commission a noté qu’il n’y a aucune preuve de la mesure dans laquelle ces marques sont devenues connues au Canada et n’a pas pu conclure à une liaison intangible avec l’élément graphique. Elle s’est dite d’accord avec PM qu’il n’y avait aucun degré de ressemblance entre les marques des parties dans les idées qu’elles suggèrent. À cet égard, la Commission a conclu que la preuve découlant du sondage Chakrapani n’était d’aucune assistance à ITL dans quelque procédure que ce soit, parce que, comme l’arrêt Philip Morris 2012 l’a souligné, les études réalisées par M. Chakrapani n’avaient pas pour but d’évaluer les réactions des consommateurs aux marques visées par les présentes demandes (c.-à-d., la marque figurative Rooftop prise isolément), mais à un paquet de cigarettes formé d’une combinaison particulière de différents éléments comprenant la marque figurative Rooftop.
IV. Questions en litige
[41] La présente demande soulève les questions en litige suivantes :
Quelle est la norme de contrôle applicable aux décisions rendues par la Commission compte tenu de la nouvelle preuve par sondage?
À la lumière de la nouvelle preuve par sondage, les marques de commerce en cause créent-elles de la confusion avec la marque verbale déposée « MARLBORO » d’ITL?
Les décisions de la Commission sont-elles raisonnables?
V. Nouveaux éléments de preuve en appel
[42] ITL a déposé de nouveaux éléments de preuve conformément au paragraphe 56(5) de la Loi. Ces éléments de preuve peuvent se classer en trois catégories : la première, consistant en des éléments de preuve pour aider la Cour à interpréter certaines descriptions des marchandises (qui auraient pu en tout état de cause être introduits dans les observations); la deuxième, la preuve découlant du sondage Mills sous la forme d’une étude de marché réalisée par M. Don Mills dont le but était d’aborder la portée limitée de la preuve découlant du sondage Chakrapani décrit dans Philip Morris 2012 ; et la troisième, d’autres éléments de preuve décrits plus loin. En réponse, PM a produit une preuve dont le but était de critiquer la méthodologie et les conclusions du sondage Mills.
A. Les premiers nouveaux éléments de preuve de la demanderesse
(1) La preuve interprétative d’ITL
[43] ITL a déposé l’affidavit de Mme Andrea Plouffe (l’affidavit de Plouffe), une adjointe juridique employée par les avocats d’ITL, daté du 15 octobre 2013. L’affidavit de Plouffe présente des extraits des ressources juridiques suivantes sur lesquelles ITL s’est fondée et servant de moyens d’interprétation aux fins des appels : (i) une définition du dictionnaire des mots « tabac », « tobacco », et « y compris »; (ii) des copies de la Loi sur le tabac et de la Loi sur la taxe d’accise, imprimées à partir du site Web du ministère de la Justice; (iii) des extraits du Manuel d’examen des marques de commerce de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC); (iv) des copies certifiées de divers enregistrements de marques de commerce; et (v) une copie de la décision de la Cour suprême du Canada qui a rejeté la demande d’autorisation d’interjeter appel de l’arrêt Philip Morris 2012. ITL affirme que ces ressources établissent que l’expression « [t]abac, brut ou manufacturé, y compris [...] » dans la description des marchandises de la décision 1 vise en outre les « cigarettes ».
(2) La preuve par sondage d’ITL
[44] La preuve par sondage produite par ITL est un affidavit de 15 pages de M. Mills souscrit le 4 novembre 2013 (l’affidavit de Mills). M. Mills est un expert en matière de sondages et cofondateur, président et chef de la direction de Corporate Research Associates Incorporated (CRA), une société d’études de marché nationale. M. Mills a conçu, mis en œuvre et réalisé un sondage à l’échelle nationale auprès de 1 257 fumeurs adultes quotidiens à partir d’un échantillonnage de 19 collectivités canadiennes. La méthodologie énoncée dans le rapport d’enquête intitulé [TRADUCTION] « Association sur le marché des marques figuratives Rooftop – Étude chez les fumeurs adultes » (DD, page 21, 570) prévoit d’évaluer l’imprimé d’un produit du tabac en trois dimensions, comportant une des trois marques figuratives représentatives, ainsi qu’un « dessin de contrôle », placé sur le devant, sur les côtés et sur le dessus du produit, en noir et blanc. La raison d’être de l’utilisation de trois marques figuratives représentatives a été abordée dans la lettre d’instructions de Smart & Biggar datée du 28 août 2013 (DD, page 21, 140). Comme il est illustré ci-dessous, les avertissements sanitaires obligatoires ont été inclus dans chaque échantillon. M. Mills a été contre-interrogé sur son affidavit en décembre 2016.
« ROOFTOP Window »
« ROOFTOP Window »
Dessin de contrôle
Dessin de contrôle
« ROOFTOP Thin »
« ROOFTOP Thin »
« ROOFTOP Full »
« ROOFTOP Full »
[45] L’affidavit de Mills affirme que le sondage établit un lien entre les trois marques figuratives représentatives de PM selon le format présenté aux participants, pris isolément, et la marque verbale MARLBORO d’ITL. Le passage pertinent de l’affidavit de Mills qui tranche la question de l’« association », selon une première impression ou une impression immédiate et sur lequel s’est fondée ITL dans son mémoire des faits et du droit, au paragraphe 69, se lit comme suit :
[traduction] La marque MARLBORO est, d’un point de vue statistique, considérablement plus susceptible d’être associée à chacune des marques figuratives Rooftop évaluées qu’au dessin de contrôle (Rooftop Full = 22 %, Rooftop Thin = 12 % ou Rooftop Window =10 %, Dessin de contrôle = 2 %) »; (DD, page 21, 119, au paragraphe 25)
[46] ITL a également déposé l’affidavit de Mme Joyce Rees, daté du 5 novembre 2013 (l’affidavit de Rees). Mme Rees est cofondatrice et présidente d’Advitek, une société de services de collecte de données pour l’industrie des études de marché, spécialisée dans les études de marché quantitatives. Dans son affidavit, Mme Rees affirme que l’Agence du revenu du Canada (ARC) a mandaté Advitek de recueillir des données à la base des conclusions du rapport d’enquête Mills. L’affidavit de Rees explique que les entrevues ont été réalisées en utilisant le questionnaire mis au point par l’ARC, qui a été codé dans le système logiciel de sondage propre à Advitek, le système d’entrevue personnelle sur place assisté par ordinateur Tapestry. Mme Rees affirme qu’elle a préparé des instructions qui devaient être données aux intervieweurs et a assisté personnellement à toutes les séances de formation desdits intervieweurs en préparation des enquêtes sur le terrain.
B. Contre-preuve de la défenderesse
(1) La preuve du litige concernant l’emballage Rooftop remanié (litige en cours)
[47] PM a déposé l’affidavit de Mme Adriana Morillo, adjointe juridique au sein de la société affiliée de PM, souscrit le 18 juillet 2014. L’affidavit joint en annexe des imprimés de l’emballage actuel MATADOR ainsi que l’emballage (Rooftop) remanié que PM a lancé le 23 juillet 2012, de la manière illustrée ci-dessous (l’emballage Rooftop reformulé), qui est l’objet de l’action en contrefaçon de marque de commerce en instance intentée par ITL (dossier de la Cour no T-1280-14).
(2) La contre-preuve par sondage de PM
[48] En réponse au sondage Mills, PM a également déposé l’affidavit de Mme Ruth Corbin (l’affidavit de Corbin), présidente et ancienne associée directrice de CorbinPartners Inc., une société spécialisée dans la science du marketing, souscrit le 17 juillet 2014. Dans son affidavit, Mme Corbin exprime son opinion sur la fiabilité du sondage Mills, en particulier sur la méthodologie et les conclusions du sondage. Mme Corbin explique que le sondage n’est pas pertinent, car la question ne permettait pas d’évaluer le risque de confusion et portait sur les marques plutôt que sur les idées suggérées (affidavit de Corbin, paragraphes 42 et 43). Mme Corbin a été contre-interrogée sur son affidavit en décembre 2016. ITL soutient que les critiques formulées dans l’affidavit de Corbin ont peu de conséquences, car le déposant n’a pas mené son propre sondage.
C. Les deuxièmes nouveaux éléments de preuve de la demanderesse
(1) La preuve du litige concernant l’emballage Rooftop remanié (litige en cours)
[49] ITL a déposé des éléments de preuve supplémentaires à la suite de l’ordonnance de réunion d’instances. L’affidavit de Van Khai Luong (l’affidavit de Luong), parajuriste employée par l’avocat d’ITL, souscrit le 29 juillet 2016. L’affidavit de Luong fournit divers documents déposés dans le cadre de la preuve du litige concernant l’emballage Rooftop remanié : (i) les actes de procédure les plus récents des parties dans le cadre du litige en cours concernant l’emballage remanié, (ii) des photographies des variantes rouge, or et argent de l’emballage « remaniées » en cause dans lesdites procédures, (iii) le matériel promotionnel de PM à l’intention des détaillants dans le cadre du lancement de l’emballage Rooftop remanié de 2012; et (iv) des photographies de l’emballage MARLBORO d’ITL. ITL soutient que ces documents démontrent que les efforts de PM au cours des dernières années étaient plutôt axés sur la nécessité d’accorder moins d’importance à la marque verbale et de mettre l’accent sur la primauté de la marque figurative Rooftop sur l’emballage, au Canada et à l’étranger.
[50] PM n’est pas d’accord