Sleep Country Canada Inc. c. Sears Canada Inc.

Sleep Country Canada Inc. c. Sears Canada Inc.
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2017-02-09
Référence neutre
2017 CF 148
Numéro de dossier
T-1739-16
Contenu de la décision
Date : 20170109
Dossier : T-1739-16
Référence : 2017 CF 148
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 9 février 2017
En présence de madame la juge Kane
ENTRE :
SLEEP COUNTRY CANADA INC.
demanderesse/requérante
et
SEARS CANADA INC.
défenderesse/intimée
ORDONNANCE ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] La demanderesse, Sleep Country Canada Inc. (Sleep Country/Dormez-vous?) sollicite une injonction interlocutoire interdisant à Sears Canada Inc. (Sears) d’utiliser son [traduction] « affirmation descriptive » ou slogan « IL N’Y A AUCUNE RAISON D’ACHETER UN MATELAS AILLEURS », qui, selon les allégations de Sleep Country/Dormez-vous?, contrefait son propre slogan de marque « POURQUOI ACHETER UN MATELAS AILLEURS? », jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue à l’égard de l’action intentée par ladite société pour contrefaçon d’une marque de commerce.
[2] Sleep Country/Dormez-vous? allègue que l’utilisation du slogan de Sears par celle-ci lui cause un préjudice irréparable découlant de la confusion entre les deux slogans, en plus d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage et la perte du caractère distinctif de ses marques de commerce déposées.
[3] La requête en injonction provisoire précédente présentée par Sleep Country/Dormez-vous?, c’est-à-dire en attendant le règlement de la présente requête en injonction interlocutoire, a été rejetée par le juge Boswell le 25 octobre 2016. Le juge Boswell a souligné le critère en trois étapes qui s’applique à une injonction (RJR-MacDonald c Canada (Procureur général), [1994] 1 RCS 311, 111 DLR (4th) 385 [RJR-MacDonald]). Le juge Boswell a reconnu que Sears avait concédé l’existence d’une question sérieuse, mais a conclu que le préjudice irréparable n’avait pas été établi. Sears prétend que l’ordonnance du juge Boswell est persuasive et que la présente requête en injonction interlocutoire devrait également être rejetée, parce que la preuve au dossier est en grande partie la même. Sears prétend que Sleep Country/Dormez-vous? n’a pas établi qu’un préjudice irréparable sera causé, ni qu’il ne serait pas possible de quantifier tout préjudice en découlant et de l’indemniser par des dommages-intérêts pour perte de ventes ou par une restitution des bénéfices.
[4] Avec toute la déférence que je dois à la décision du juge Boswell, je ne suis pas d’avis qu’elle soit persuasive à l’égard de la présente requête. Le juge Boswell n’a pas motivé sa décision en détail, puisqu’il a simplement souligné que Sleep Country/Dormez-vous? n’avait produit aucune preuve claire et non spéculative qu’elle subirait un préjudice irréparable. Le dossier concernant la présente requête est plus étoffé, et la période pertinente aux fins de l’évaluation du préjudice irréparable est très différente.
[5] J’ai examiné la présente requête en me fondant sur le dossier dont je disposais, les observations des avocats et la jurisprudence.
[6] Pour que soit accueillie sa requête en injonction interlocutoire, Sleep Country/Dormez-vous? doit établir chacun des éléments du critère en trois étapes, à savoir : l’existence d’une question sérieuse; qu’elle subira un préjudice irréparable en cas de rejet de la requête en injonction; que l’appréciation de la prépondérance des inconvénients – c’est-à-dire l’évaluation du préjudice causé à Sleep Country/Dormez-vous? et à Sears et l’évaluation de l’intérêt public – favorise Sleep Country/Dormez-vous? (RJR-MacDonald, à la page 334).
[7] Sears admet, aux fins de la présente requête, l’existence d’une question sérieuse.
[8] Aux fins de la présente requête, j’estime que Sleep Country/Dormez-vous? a établi, selon la prépondérance des probabilités, que d’ici à ce que l’action en contrefaçon soit tranchée, la confusion est probable, tout comme la diminution de la valeur de l’achalandage et la perte du caractère distinctif, et que des pertes de ventes ou un autre préjudice en découleront.
[9] La principale question en litige dans la présente demande est celle de savoir si Sleep Country/Dormez-vous? a établi, en produisant une preuve claire et non spéculative, que d’ici à ce que l’action soit tranchée de manière définitive, elle subira un préjudice irréparable en conséquence de la contrefaçon alléguée, lequel se traduira notamment par de la confusion et/ou une diminution de la valeur de l’achalandage, ou encore par la perte de son caractère distinctif, et de savoir si ce préjudice peut être quantifié et compensé par des dommages-intérêts. Si le préjudice ne peut être quantifié, il est irréparable.
[10] Sleep Country/Dormez-vous? soutient qu’il n’est pas possible de quantifier le préjudice attribuable au comportement illicite allégué de Sears (l’utilisation de son slogan), comme l’affirment constamment ses experts, et que, par conséquent, le préjudice est irréparable. Il sera impossible de distinguer les répercussions de l’utilisation du slogan de celles des autres changements apportés par Sears et d’autres forces du marché qui peuvent éventuellement avoir un effet sur les ventes, la réputation et l’achalandage de Sleep Country/Dormez-vous? Celle-ci prétend également que les répercussions de la violation de Sears iront au-delà des pertes de ventes, et qu’il n’est pas possible de quantifier la diminution de la valeur de l’achalandage et la perte du caractère distinctif.
[11] Sears soutient que le préjudice pouvant découler de l’utilisation de son slogan pour Sleep Country/Dormez-vous? peut être quantifié et compensé par des dommages-intérêts, et que son expert, M. Harington, décrit une méthode à cette fin.
[12] La preuve des experts a fait l’objet d’un examen minutieux. Les experts de Sleep Country/Dormez-vous? contestent la preuve des experts de Sears, et inversement.
[13] L’expert de Sears, M. Harington, a expliqué en détail son modèle, qui consiste à évaluer d’abord l’ensemble des pertes de ventes possibles, puis à isoler ou à [traduction] « distinguer » le préjudice attribuable au comportement illicite. M. Harington s’appuie sur plusieurs hypothèses, notamment l’hypothèse de base selon laquelle Sleep Country/Dormez-vous? et Sears réagiront de la même façon à toutes les autres forces du marché. Cette hypothèse de base n’était pas énoncée dans l’affidavit de M. Harington, mais a été soulignée pendant son contre-interrogatoire.
[14] Le témoignage de M. Harington, qui donnait à penser que cette hypothèse s’appliquait aux « magasins à titre individuel » plutôt qu’à l’échelle nationale ou provinciale, ne dissipe pas la préoccupation découlant du fait qu’il n’a pas énoncé ses hypothèses dans son affidavit ou de la preuve insuffisante à l’appui de ses hypothèses, comme lui-même l’a reconnu. De plus, l’application de son modèle comporte beaucoup d’incertitudes qui m’incitent à conclure que la méthode utilisée par M. Harington pour quantifier le préjudice causé à Sleep Country/Dormez-vous?, puis distinguer les répercussions découlant uniquement de l’utilisation contrefaite alléguée du slogan, ne serait pas viable dans les circonstances actuelles. Il serait difficile et incertain, voire impossible, d’appliquer le modèle et, par conséquent, de quantifier le préjudice subi par Sleep Country/Dormez-vous?
[15] Pour les motifs exposés ci-après, la requête en injonction est accueillie. J’estime que Sleep Country/Dormez-vous? a établi qu’elle subira un préjudice irréparable d’ici à ce que la présente action soit tranchée. Sleep Country/Dormez-vous? a établi ce préjudice irréparable selon la prépondérance des probabilités, au moyen d’une preuve concrète et non spéculative, présentée par des experts qui ont invoqué des principes et des concepts de marketing, ainsi que les principes régissant les dommages-intérêts. De plus, la prépondérance des inconvénients favorise Sleep Country/Dormez-vous?
II. Contexte
[16] Sleep Country/Dormez-vous? a été créée en 1994 et possède maintenant 234 magasins et 17 centres de distribution au Canada. Depuis 1994, Sleep Country/Dormez-vous? utilise le slogan « POURQUOI ACHETER UN MATELAS AILLEURS? » (le slogan de Sleep Country/Dormez-vous?) à la télévision, à la radio, dans les médias imprimés et dans la publicité en ligne. Sleep Country/Dormez-vous? souligne que le slogan est la pierre angulaire de sa marque et de sa commercialisation. Le slogan est protégé par deux marques de commerce déposées, LMC 451875 et LMC 456694, qui confèrent à Sleep Country/Dormez-vous? un droit exclusif d’utilisation.
[17] Sleep Country/Dormez-vous? souligne que son slogan, qui s’accompagne parfois d’un thème musical, jouit d’une reconnaissance nationale et a acquis une portée emblématique. Le thème musical figure au classement des vingt-cinq thèmes musicaux les plus accrocheurs du Huffington Post au Canada. En 2005, ce thème a aussi été intronisé au Marketing Hall of Legends et au temple de la renommée du Conseil canadien du commerce de détail.
[18] Sears a démarré ses activités en collaboration avec Simpsons, en 1952, à titre de société de vente par catalogue. En 1953, la société a élargi son champ d’affaires à la vente en magasin. Sears est un grand magasin qui vend diverses marchandises, y compris des matelas depuis les quarante dernières années au moins.
[19] En 2016, Sears a lancé un nouveau plan de marketing à multiples facettes, qui prévoyait notamment de remanier son logo, son catalogue, son site Web, sa garantie du meilleur prix, son assortiment de matelas et son service de livraison et de ramassage, ainsi que la création d’une nouvelle [traduction] « affirmation descriptive » ou slogan.
[20] En juillet 2016, Sears a utilisé son slogan dans des circulaires en ligne, sur Instagram® et sur Facebook®. En août et septembre 2016, l’utilisation du slogan de Sears s’est étendue aux circulaires imprimées. À partir du mois de juillet, Sears a aussi utilisé son slogan dans des annonces radiophoniques, pratique qu’elle a poursuivie plus largement en septembre et octobre, puis dans sa publicité à l’occasion du Vendredi fou, en novembre.
[21] Le 2 août 2016, Sleep Country/Dormez-vous? a envoyé une lettre de mise en demeure, afin d’aviser Sears que son slogan portait atteinte aux marques de commerce de Sleep Country/Dormez-vous? Le 23 août 2016, Sears a répondu par l’entremise d’un avocat qu’il n’y avait pas eu violation, et qu’elle ne cesserait pas d’utiliser son slogan.
[22] Sleep Country/Dormez-vous? a ensuite intenté une action contre Sears, dans laquelle elle sollicite les mesures de redressement suivantes : une injonction définitive interdisant à Sears d’utiliser le slogan [traduction] « Il n’y a aucune raison d’acheter un matelas ailleurs », ou toute autre expression similaire pouvant s’avérer une source de confusion avec le slogan de Sleep Country/Dormez-vous?; une déclaration portant que Sears a violé le droit à l’emploi exclusif des marques de commerce de Sleep Country/Dormez-vous?, en violation de l’article 20 de la Loi sur les marques de commerce, LRC (1985), c T-13 (la Loi); une déclaration portant que Sears a violé le droit à l’emploi exclusif des marques de commerce de Sleep Country/Dormez-vous? d’une manière susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage qui y est attachée, en violation de l’article 22 de la Loi; une déclaration portant que Sears a fait une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l’entreprise, les marchandises ou les services de Sleep Country/Dormez-vous?, en violation de l’article 7 de la Loi.
[23] Sleep Country/Dormez-vous? prétend que l’utilisation du slogan contrefait de Sears d’ici à ce que soit tranchée la présente action aura pour effet de causer de la confusion sur le marché, d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage et la perte du caractère distinctif de son propre slogan, et que cela entraînera pour elle un préjudice irréparable, y compris des pertes de ventes.
III. Questions en litige
[24] La question générale est celle de savoir s’il y a lieu d’accorder l’injonction interlocutoire – c’est-à-dire si Sears devrait se voir interdire d’utiliser son [traduction] « affirmation descriptive » ou slogan d’ici à ce que l’action pour violation soit tranchée de façon définitive, ce qui demandera probablement une période de dix-huit à vingt-quatre mois, ou éventuellement plus de temps.
[25] Les parties conviennent que le critère à appliquer est celui que la Cour suprême du Canada a défini dans l’arrêt RJR-MacDonald, à la page 334.
[26] Aux fins de la présente requête, Sears admet l’existence d’une question sérieuse, en soulignant la souplesse du critère qui sert à l’établir et en déclarant qu’au procès, elle réfutera les allégations de contrefaçon de marque de commerce. Sears ajoute que cet aveu n’a aucune incidence sur l’établissement du préjudice irréparable, à l’égard duquel Sleep Country/Dormez-vous? doit produire une preuve claire et convaincante non spéculative.
[27] Dans l’arrêt RJR-MacDonald, à la page 341, la Cour a défini le « préjudice irréparable » en ces termes : « a trait à la nature du préjudice subi plutôt qu’à son étendue. C’est un préjudice qui ne peut être quantifié du point de vue pécuniaire ou un préjudice auquel il ne peut être remédié, en général parce qu’une partie ne peut être dédommagée par l’autre ».
[28] La preuve du préjudice irréparable doit être claire et non spéculative (Glooscap Heritage Society c Canada (Revenu national), 2012 CAF 255, au paragraphe 31, 440 NR 232).
[29] Dans l’arrêt Centre Ice Ltd. c Ligue nationale de Hockey (1994), 53 CPR (3d) 50; 166 NR 44 (CA) [Centre Ice], la Cour d’appel fédérale a souligné qu’il fallait produire une preuve claire et non spéculative du préjudice non quantifiable et, par conséquent, irréparable, dans le contexte d’une requête en injonction jusqu’au règlement des allégations de contrefaçon de marque de commerce. La Cour d’appel a conclu, à la page 54, que [traduction] « la confusion ne donne pas, en soi, lieu à une perte d’achalandage et une perte d’achalandage n’établit pas, en soi, que quelqu’un a subi un préjudice irréparable pour lequel il ne peut être indemnisé par des dommages-intérêts. La perte d’achalandage et le préjudice irréparable qui en découle ne peuvent être inférés; ils doivent être établis par des « éléments de preuve clairs ». [Souligné dans l’original.]
[30] La principale question à juger dans la présente demande est celle de savoir si Sleep Country/Dormez-vous? a établi qu’elle subira un préjudice irréparable d’ici à ce que l’action soit tranchée de façon définitive. Le litige porte sur la question de savoir si la preuve permet d’établir qu’un préjudice découlera vraisemblablement de la contrefaçon alléguée, et s’il est possible, ou impossible, de quantifier le préjudice et de le compenser par des dommages-intérêts.
IV. Éléments de preuve
[31] La preuve a été présentée sous forme d’affidavits et de pièces jointes, ainsi qu’au moyen du contre-interrogatoire des déposants.
[32] La preuve de Sleep Country/Dormez-vous? a été produite au moyen d’un ou de plusieurs affidavits présentés par les personnes suivantes : David Friesma, chef de la direction de Sleep Country/Dormez-vous?; Kenneth Wong, professeur de marketing à la Stephen J.R. Smith School of Business de l’Université Queen’s; David Kincaid, expert dans les domaines de l’évaluation de l’image de marque et du marketing; Errol Soriano, comptable professionnel agréé, expert en évaluation d’entreprise et examinateur de fraude certifié, qui s’est concentré sur l’évaluation quantitative des pertes financières et l’évaluation des intérêts de l’entreprise depuis 1991.
[33] La preuve de Sears a été produite au moyen d’un ou de plusieurs affidavits présentés par les personnes suivantes : Melissa Schipani, manageuse de produits au rayon des matelas chez Sears; Andrew Harington, comptable professionnel agréé, analyste financier agréé et expert en évaluation d’entreprise possédant une vaste expérience de l’évaluation des entreprises et de la propriété intellectuelle, ainsi que de l’évaluation quantitative des dommages-intérêts; Shidhar Moorthy, professeur de marketing à la Rotman School of Business de l’Université de Toronto, possédant une vaste expérience du monde universitaire, de la rédaction d’articles et d’ouvrages et du marketing, plus particulièrement en matière d’image de marque.
[34] La preuve des experts est résumée à l’annexe A, et j’y fais renvoi ci-après pour l’examen de questions précises.
V. Sleep Country/Dormez-vous? a-t-elle établi un préjudice irréparable?
A. Les observations de Sleep Country/Dormez-vous?
[35] Sleep Country/Dormez-vous? prétend que sa preuve permet d’établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle subira un préjudice irréparable de diverses façons. Premièrement, le préjudice irréparable se traduira par des pertes de ventes qu’il sera impossible de cerner ou de quantifier. Deuxièmement, le préjudice découlera de la diminution de la valeur de l’achalandage et de la perte du caractère distinctif de son slogan, ce qui constitue un préjudice immatériel qui n’est pas quantifiable (Reckitt Benckiser LLC c Jamieson Laboratories Ltd, 2015 CF 215, au paragraphe 55 [Reckitt CF], infirmé pour d’autres motifs 2015 CAF 104 [Reckitt CAF]).
[36] Sleep Country/Dormez-vous? reconnaît qu’il est établi dans l’arrêt Centre Ice qu’il ne suffit pas de prouver qu’il y a eu confusion pour prouver la diminution de la valeur de l’achalandage ou le préjudice irréparable : autrement dit, le préjudice irréparable ne peut être inféré. Sleep Country/Dormez-vous? prétend qu’en l’espèce, il n’est pas nécessaire de tirer des conclusions, puisque la preuve figure au dossier.
Confusion
[37] Sleep Country/Dormez-vous? prétend qu’il est évident que l’utilisation du slogan de Sears entraînera de la confusion d’ici au procès. Même si les experts conviennent qu’il y aura de la confusion, il n’est pas nécessaire de recourir à une opinion d’expert. La confusion est évaluée selon la prépondérance des probabilités. La Cour est aussi bien placée qu’un expert pour décider s’il y aura confusion, et cela, en appliquant le critère établi à cette fin, qui est celui de la première impression du consommateur moyen (Masterpiece Inc. c Alavida Lifestyles Inc., 2011 CSC 27, aux paragraphes 39 et 75 à 101 [Masterpiece]; Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23, au paragraphe 20 [Veuve Clicquot]).
[38] Sleep Country/Dormez-vous? prétend en outre qu’il n’est pas nécessaire de mener des sondages auprès des consommateurs pour décider s’il y aura confusion, et qu’un sondage ne répondrait probablement pas au critère de la fiabilité et de la validité (Masterpiece, au paragraphe 97).
[39] Sleep Country/Dormez-vous? souligne également qu’il n’est pas nécessaire de faire la preuve d’une réelle confusion pour que la Cour conclue à la confusion selon la prépondérance des probabilités (Black & Decker Corporation c Piranha Abrasives Inc., 2015 CF 185, aux paragraphes 75 à 79, 130 CPR (4th) 219 [Black & Decker].
[40] Sleep Country/Dormez-vous? souligne que les facteurs pertinents indiquent tous qu’il y aura confusion : les deux slogans sont remarquablement semblables et expriment la même idée – l’un sous forme d’énoncé déclaratoire, et l’autre, sous forme de question oratoire. Le slogan de Sleep Country/Dormez-vous? est bien connu parce qu’il est utilisé depuis plus de vingt-deux ans, qu’il possède un caractère distinctif et qu’il répond à un achalandage. Sears a commencé à utiliser son slogan beaucoup plus récemment, en juillet 2016.
[41] De plus, Sears et Sleep Country/Dormez-vous? vendent la même catégorie de produits, au même marché de consommateurs, par les mêmes voies commerciales. Sleep Country/Dormez-vous? prétend que les consommateurs feront un lien entre les deux slogans, comme l’a souligné le professeur Wong, ce qui créera de la confusion sur le marché, parce que les consommateurs penseront à tort que la publicité de Sears vient de Sleep Country/Dormez-vous?, que les biens et services que Sears annonce sont associés à Sleep Country/Dormez-vous? ou fournis par celle-ci, que la marchandise de Sleep Country/Dormez-vous? est offerte chez Sears, ou que Sears et Sleep Country/Dormez-vous? sont associées.
[42] Sleep Country/Dormez-vous? se reporte à la preuve de MM. Wong et Kincaid, qui expliquent que la confusion entraînera une perte de ventes.
Il est impossible de calculer les pertes
[43] Sleep Country/Dormez-vous? souligne qu’afin de calculer les dommages-intérêts pour la perte de ventes, il faut pouvoir cerner les ventes qui ont été perdues par suite du comportement illicite, puis les distinguer de celles dont la perte découle des facteurs concurrentiels ordinaires. Lorsque cela n’est pas possible, comme dans le cas présent, les pertes de ventes et de parts du marché constituent un préjudice irréparable (Ciba-Geigy Canada Ltd. c Novopharm Ltd. (1994), 56 CPR (3d) 289, aux pages 333 à 338, 83 FTR 161, aux paragraphes 147 à 163 (CF 1re inst.)).
[44] Sleep Country/Dormez-vous? invoque également la décision Reckitt CF, où le juge Brown a conclu que les dommages-intérêts ne constituent pas un recours adéquat lorsqu’il est impossible de calculer les pertes parce qu’il s’avère impossible de déterminer les pertes de ventes. Sleep Country/Dormez-vous? reconnaît que les faits dans la décision Reckitt CF étaient différents, dans la mesure où cette société n’avait pas la possibilité d’établir un profil de ventes parce qu’elle avait pénétré le marché après le produit contrefait allégué; cependant, il ne s’agit pas là des seuls faits pouvant justifier la conclusion qu’il est impossible de calculer les pertes de ventes.
[45] Sleep Country/Dormez-vous? prétend aussi qu’en bonne partie, la jurisprudence invoquée par Sears, dans laquelle il est conclu que les pertes peuvent être quantifiées, concernait des produits pharmaceutiques. Nous pouvons établir une distinction entre ces affaires et celle qui nous occupe, parce que le comportement illicite consistait à vendre le produit et qu’il était possible de calculer les pertes de ventes. En l’espèce, le comportement illicite consiste à utiliser le slogan.
[46] Sleep Country/Dormez-vous? soutient qu’il est impossible de distinguer l’effet de l’utilisation du slogan contrefait de Sears sur les ventes de celui des nombreux autres changements simultanés que Sears a apportés et des autres activités de marketing et influences. Sleep Country/Dormez-vous? prétend que les experts de Sears, Mme Schipani et le professeur Moorthy, ainsi que ses propres experts, le professeur Wong et MM. Soriano et Friesma, ont tous déclaré qu’il est impossible de déterminer les répercussions de l’utilisation du slogan sur les ventes, c’est-à-dire, qu’il est impossible d’isoler ou de [traduction] « distinguer » le préjudice attribuable à l’utilisation du slogan.
[47] Sleep Country/Dormez-vous? conteste le modèle proposé par l’expert de Sears, M. Harington, parce qu’il est inutilisable. M. Harington déclare qu’il pourrait déterminer les ventes [traduction] « hypothétiques » de Sleep Country/Dormez-vous?, en se fondant sur l’historique des ventes et en apportant des ajustements pour tenir compte des autres facteurs, et qu’il serait également en mesure de [traduction] « distinguer » l’effet de l’utilisation du slogan de Sears sur les ventes de matelas de Sleep Country/Dormez-vous? et de Sears. Sleep Country/Dormez-vous? souligne que M. Harington reconnaît qu’il ignore quelles données seront à sa disposition afin de les appliquer à son modèle, et qu’il doit aussi isoler l’effet de l’utilisation du slogan de Sears sur les ventes de Sleep Country/Dormez-vous? de celui des autres éléments liés au marketing.
[48] Sleep Country/Dormez-vous? souligne que l’analyse des [traduction] « différences dans la différence » que propose M. Harington pour distinguer l’effet du slogan contrefait – analyse qui consiste à comparer les ventes selon que Sears utilise le Slogan ou non – repose sur l’hypothèse que tous les autres facteurs demeureront les mêmes et que Sears cessera d’utiliser son slogan à un moment donné afin de permettre d’établir des comparaisons. Sleep Country/Dormez-vous? prétend qu’il n’y a aucun élément de preuve à l’appui de l’une ou l’autre hypothèse.
[49] Sleep Country/Dormez-vous? prétend que qu’il faudrait faire abstraction de l’opinion de M. Harington ou l’écarter. Son hypothèse de base – à savoir que Sleep Country/Dormez-vous? et Sears réagiront de la même façon à tout autre changement du marché – est une hypothèse erronée, notamment parce que Sleep Country/Dormez-vous? est un magasin spécialisé, et Sears, un magasin à rayons, qui vend une gamme de produits. De plus, il n’y a aucune donnée à l’appui de l’hypothèse selon laquelle Sleep Country/Dormez-vous? et Sears réagiront de la même façon à tout autre changement. En outre, les hypothèses de base de M. Harington n’ont pas été énoncées dans son opinion, comme l’exige le Code de déontologie régissant les témoins experts.
[50] Sleep Country/Dormez-vous? souligne que la comptabilisation des profits ne remplace pas les pertes de ventes, parce que Sears peut ne pas réaliser de profits. De plus, Sleep Country/Dormez-vous? subira un préjudice attribuable à la perte du caractère distinctif de son slogan, qui constitue un instrument de marketing essentiel, et ce préjudice ne peut être quantifié.
La diminution de la valeur de l’achalandage et la perte du caractère distinctif
[51] Sleep Country/Dormez-vous? reconnaît que la diminution de la valeur de l’achalandage se distingue de la confusion. Même si une certaine confusion découlera de l’utilisation continue du slogan de Sears, il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence de la confusion pour démontrer la diminution de la valeur de l’achalandage. Sleep Country/Dormez-vous? prétend qu’il lui suffit de démontrer que la diminution de la valeur est en raison du lien, ou du lien probable ou de l’association mentale entre l’utilisation du slogan de Sears et l’effet sur l’achalandage de Sleep Country/Dormez-vous?, et non qu’elle surviendra sans aucune doute (Veuve Clicquot, aux paragraphes probable 38, 60 et 67).
[52] Sleep Country/Dormez-vous? prétend qu’en fonction du critère applicable à la diminution de la valeur de l’achalandage, qui est établi dans l’arrêt Veuve Clicquot, au paragraphe 46, la diminution de la valeur de son achalandage est probable : les slogans sont similaires; le slogan initial est suffisamment bien connu pour concorder avec un achalandage; l’utilisation du slogan similaire de Sears aura probablement un effet sur cet achalandage; le résultat probable du lien consistera en une diminution de la valeur de l’achalandage lié au slogan de marque de Sleep Country/Dormez-vous? Sleep Country/Dormez-vous? ajoute que les deux slogans sont utilisés selon les mêmes méthodes de publicité et que Mme Schipani et M. Friesen ont tous deux déclaré que les slogans véhiculaient la même proposition de valeur, c’est-à-dire, tout ce dont vous avez besoin au meilleur prix.
[53] Sleep Country/Dormez-vous? allègue que le consommateur moyen établira, entre le slogan de Sears et celui de Sleep Country/Dormez-vous?, une association ou un lien mental qui s’étendra ensuite à l’achalandage, à la réputation et à la marque de Sleep Country/Dormez-vous? Si Sears continue d’utiliser son slogan, le slogan de Sleep Country/Dormez-vous? perdra son caractère distinctif.
[54] Sleep Country/Dormez-vous? reconnaît qu’elle accorde de la valeur à l’achalandage dans son bilan, en soulignant qu’il s’agit de la valeur de l’entreprise dans son ensemble, et non du slogan seulement. Sleep Country/Dormez-vous? prétend qu’il n’est pas possible de quantifier le préjudice que la contrefaçon alléguée causera à son achalandage. Sleep Country/Dormez-vous? se reporte à la preuve de M. Friesma, selon laquelle malgré sa réussite, la société n’a jamais pu calculer les répercussions financières de son slogan sur la valeur de sa marque, ni calculer les ventes directement attribuables au slogan ou aux autres éléments de la campagne de marketing.
La perte du caractère distinctif
[55] Sleep Country/Dormez-vous? souligne que la perte du caractère distinctif est aussi une catégorie de préjudice distincte, qui ne peut être quantifiée en dommages-intérêts. Sleep Country/Dormez-vous? se reporte à la décision Reckitt CF, au paragraphe 55, où le juge Brown a conclu que si une marque créant de la confusion entraîne pour le demandeur la perte de son caractère distinctif, il est impossible de calculer d’un point de vue pécuniaire le préjudice causé à l’achalandage et à la valeur de la marque.
[56] Sleep Country/Dormez-vous? prétend que la preuve démontre que son slogan perdra son caractère distinctif. MM. Kincaid et Wong ont tous deux déclaré qu’une fois que la possibilité d’associer un slogan à un seul vendeur est perdue, il est presque impossible de la récupérer ou de l’obtenir à nouveau. Ils ont expliqué que l’utilisation itérative du slogan de Sears crée un lien entre les deux slogans et érode ou [traduction] « amenuise » le caractère distinctif et l’efficacité du slogan de Sleep Country/Dormez-vous? Une fois que ce caractère distinctif sera perdu, il s’avèrera impossible de le récupérer.
[57] Le professeur Wong a souligné qu’il y aura perte du caractère distinctif sur le fondement du concept de [traduction] « généralisation du stimulus », qui consiste en l’érosion du lien entre le slogan et la marque initiale dans l’esprit du consommateur.
[58] Sleep Country/Dormez-vous? prétend que son slogan est emblématique et irremplaçable, et que s’il ne lui est plus associé de façon exclusive, elle devra se réinventer afin de rétablir un certain caractère distinctif au moyen d’un nouveau slogan. Il est peu probable qu’elle puisse atteindre le même niveau de réussite commerciale si elle doit repartir à zéro.
B. Les observations de Sears
[59] Sears prétend que Sleep Country/Dormez-vous? n’a pas satisfait au critère en trois étapes justifiant le recours extraordinaire que constitue une injonction.
[60] Sears prétend qu’il n’y a aucune preuve claire de la confusion, de la diminution de la valeur de l’achalandage ou de la perte du caractère distinctif, ni de preuve du préjudice irréparable. Sears prétend qu’en tout état de cause, la preuve des experts de Sleep Country/Dormez-vous? est spéculative et ne satisfait pas au critère établi dans l’arrêt Centre Ice. Sears prétend en outre que le préjudice qui en découle peut être quantifié en dommages-intérêts pour pertes de ventes ou en comptabilisant les profits, comme l’a expliqué M. Harington; à ce titre, le préjudice n’est pas irréparable.
[61] Sears reconnaît qu’elle a apporté plusieurs changements à sa stratégie d’entreprise en 2016, notamment à sa stratégie de prix, à sa stratégie promotionnelle, à son assortiment de matelas, à ses articles vedettes et aux avantages qu’elle propose. Sears déclare que son slogan ou affirmation descriptive est une proposition de valeur qui correspond à la somme ou au résultat de tous les autres changements. Sears définit le choix du slogan en termes d’exercice dynamique. Elle prétend que malgré ces divers changements, il est possible d’isoler l’effet du slogan sur les pertes de ventes de Sleep Country/Dormez-vous? ou sur ses propres profits.
[62] Sears souligne que Sleep Country/Dormez-vous? n’a pas eu gain de cause dans sa requête en injonction provisoire. Sears prétend que le juge Boswell a rejeté la preuve de Sleep Country/Dormez-vous? concernant la confusion, et qu’il a conclu que Sleep Country/Dormez-vous? n’avait pas fourni de preuve claire et non spéculative du fait qu’elle subirait un préjudice irréparable. Sears prétend que l’ordonnance du juge Boswell ne peut être distinguée; la preuve demeure la même dans le cadre de la présente requête, et la requête en injonction interlocutoire ne devrait pas être accueillie.
Il n’y a aucune confusion, diminution de la valeur de l’achalandage ou perte du caractère distinctif
[63] Sears conteste l’allégation de Sleep Country/Dormez-vous? selon laquelle la confusion entraînera des pertes de ventes et une diminution de la valeur de l’achalandage ou il y aura perte du caractère distinctif.
[64] Sears prétend que Sleep Country/Dormez-vous? n’a présenté ni une nouvelle théorie concernant la confusion, ni des éléments de preuve concrets de la confusion des consommateurs. Le professeur Wong ne disposait d’aucun sondage mené à l’appui de son opinion concernant la confusion. Sears prétend que le deuxième affidavit du professeur Wong se limite à réitérer le premier, que le juge Boswell a examiné et rejeté.
[65] Sears se reporte à la preuve du professeur Moorthy, qui a expliqué que la confusion est peu probable parce que le slogan n’est pas utilisé en l’absence d’autres renseignements indiquant que l’annonce vient de Sears, plutôt que de Sleep Country/Dormez-vous?
[66] Sears prétend que même en cas de preuve de la confusion, il n’est pas possible de conclure à la perte du caractère distinctif ou au préjudice pour l’achalandage. Conformément à l’arrêt Centre Ice, au paragraphe 9, Sleep Country/Dormez-vous? doit établir le préjudice irréparable au moyen d’une preuve claire et non spéculative, démontrant que le slogan de Sears occasionnera de la confusion sur le marché, que Sleep Country/Dormez-vous? subira une perte d’achalandage en conséquence, et qu’il est impossible de calculer cette perte du point de vue pécuniaire.
[67] Sears prétend que le professeur Wong a élaboré une théorie spéculative de la [traduction] « généralisation du stimulus », selon laquelle le slogan de Sleep Country/Dormez-vous? perdra son caractère distinctif parce que les consommateurs ne différencieront pas la marchandise de Sleep Country/Dormez-vous? de celle des autres détaillants de matelas. Sears soutient que cette théorie va à l’encontre de l’allégation de Sleep Country/Dormez-vous? selon laquelle son slogan est emblématique et soutient la reconnaissance de la marque.
[68] Sears prétend que l’invocation du paragraphe 55 de la décision Reckitt CF par Sleep Country/Dormez-vous? est déplacée, parce qu’il n’est pas établi dans cette décision qu’il existe un préjudice irréparable dans un cas où un demandeur démontre la perte du caractère distinctif. Sears soutient que l’arrêt Centre Ice demeure le principe directeur. Les faits particuliers de la décision Reckitt CF ont mené à la conclusion que le préjudice ne pouvait pas être quantifié.
[69] Sears soutient également qu’il n’y a aucune preuve des raisons pour lesquelles il ne serait pas possible de récupérer le caractère distinctif perdu.
Il est possible de quantifier les pertes de Sleep Country/Dormez-vous?, le cas échéant
[70] Sears soutient que Sleep Country/Dormez-vous? n’a présenté aucune preuve non spéculative afin de démontrer que les pertes qu’elle subirait par suite de la confusion et de la diminution consécutive de la valeur de l’achalandage ou de la perte du caractère distinctif seraient irréparables.
[71] Sears prétend que Sleep Country/Dormez-vous? cherche à « rendre la question plus problématique », pour reprendre l’expression du juge Russell dans la décision Aventis Pharma c Novopharm, 2005 CF 815 [Aventis], au sens où Sleep Country/Dormez-vous? crée des obstacles ou des problèmes à l’égard du calcul des dommages qu’elle peut subir.
[72] Sears souligne que dans la décision Aventis, au paragraphe 67, la Cour a conclu que la complexité du calcul du préjudice ne constitue pas une preuve claire qu’il est impossible de le quantifier. Sears soutient que, comme la Cour l’a conclu dans la décision Aventis, Sleep Country/Dormez-vous? crée des obstacles à l’évaluation quantitative du préjudice. Même s’il peut exister plusieurs variables sur le marché, il n’est pas impossible de quantifier le préjudice. Sears ajoute qu’il n’est pas nécessaire d’estimer le préjudice avec une précision mathématique.
[73] Sears prétend que Sleep Country/Dormez-vous? soutient, en réalité, que chaque fois qu’il y a allégation de violation, une requête en injonction devrait être accueillie s’il est difficile de quantifier les pertes en raison des divers facteurs du marchéage.
[74] Sears prétend qu’il n’est pas impossible de déterminer quels éléments du préjudice pour Sleep Country/Dormez-vous? ou des profits de Sears sont attribuables à la contrefaçon alléguée : il s’agit du rôle des experts en dommages-intérêts qui font cela régulièrement.
[75] Sears prétend que si Sleep Country/Dormez-vous? gagne son procès, il sera possible de calculer les dommages-intérêts d’un point de vue pécuniaire à ce moment-là. Sleep Country/Dormez-vous? devrait avoir droit à des dommages-intérêts ou à la restitution des bénéfices de Sears. M. Harington a expliqué qu’au moyen de données historiques, il peut extrapoler quels auraient été les profits de Sleep Country/Dormez-vous? [traduction] « n’eût été » du comportement illicite. La différence entre le revenu touché concrètement par Sleep Country/Dormez-vous? et celui qu’elle aurait touché « n’eût été » du comportement illicite constitue le préjudice le plus important que Sleep Country/Dormez-vous? pourrait subir. M. Harington a expliqué qu’il pourrait alors déterminer quelle partie de ce revenu serait attribuable à l’utilisation du slogan contrefait (c’est-à-dire, « distinguer »). Sears prétend que même si certains renseignements nécessaires aux calculs ne sont pas connus à l’heure actuelle, ils le seront au moment du procès.
[76] Sears souligne que c’est à elle qu’il reviendrait de fixer le montant des dommages-intérêts attribuables au comportement illicite – c’est-à-dire la partie de la somme calculée la plus importante –, et que si elle omettait de le faire, Sleep Country/Dormez-vous? aurait droit aux dommages-intérêts les plus élevés.
[77] Sears prétend en outre que même si la Cour conclut qu’il est impossible de quantifier le préjudice pour Sleep Country/Dormez-vous?, ce préjudice n’est pas nécessairement irréparable. Sleep Country/Dormez-vous? pourrait choisir de récupérer les bénéfices de Sears générés par la contrefaçon alléguée, et tous les bénéfices que Sears aurait réalisés en utilisant son slogan seraient dus à Sleep Country/Dormez-vous? La même ventilation ou « distinction » serait exigée. Si Sears s’avérait incapable de le faire, elle serait tenue responsable de la totalité du montant des dommages-intérêts.
[78] Sears prétend qu’elle disposera des données nécessaires pour quantifier ses profits au moment de l’instruction de l’action, et qu’elle sera également en mesure de démontrer quelle partie de ces profits sera attribuable à l’utilisation de son slogan.
[79] Sears soutient que Sleep Country/Dormez-vous? ne peut pas invoquer l’impossibilité actuelle de répartir le montant des dommages-intérêts attribuable à l’utilisation du slogan pour montrer qu’il sera impossible de quantifier le préjudice. Sears soutient aussi que si l’impossibilité de distinguer constitue un préjudice irréparable, malgré le fait qu’elle serait responsable de la totalité des dommages-intérêts si la distinction n’était pas possible, une mesure injonctive serait alors accordée dans tous les cas comme celui-là.
[80] Sears conteste la preuve des experts de Sleep Country/Dormez-vous? Elle soutient que M. Soriano a admis en contre-interrogatoire que les pertes de ventes attribuables au comportement illicite pouvaient être quantifiées, quoique sans précision, et qu’il a convenu qu’il était possible d’appliquer le modèle de M. Harington pour déterminer quelles auraient été les ventes [traduction] « hypothétiques », avec une marge d’erreur de plus ou moins 15 %. Sears prétend que la précision n’est pas requise. De plus, le commentaire de M. Soriano selon lequel n’importe qui peut [traduction] « estimer une valeur » visait la répartition, qui reviendrait à Sears et serait possible au moment de l’instruction.
VI. Sleep Country/Dormez-vous? a établi le préjudice i