Tommy Hilfiger Licensing Inc. c. Produits de Qualité I.M.D. Inc.

Tommy Hilfiger Licensing Inc. c. Produits de Qualité I.M.D. Inc.
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2005-01-07
Référence neutre
2005 CF 10
Numéro de dossier
T-2235-99
Notes
Fiche analytique
Contenu de la décision
Date : 20050107
Dossier : T-2235-99
Référence : 2005 CF 10
Ottawa (Ontario), le 7 janvier 2005
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY
ENTRE :
TOMMY HILFIGER LICENSING INC.,
TOMMY HILFIGER CANADA INC.
demanderesses
et
PRODUITS DE QUALITÉ I.M.D. INC.
et HAROLD ROSEN
défendeurs
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Quality Goods I.M.D. Inc. (Quality Goods), également appelée Produits de Qualité I.M.D. Inc., est une compagnie qui fabrique et vend des articles souvenirs. En 1996, elle a créé le logo « Explore Canada » qu'elle affiche depuis sur ses t-shirts, chapeaux, tasses à café, porte-clés, ainsi que sur une foule d'autres articles que l'on trouve habituellement chez les marchands de souvenirs pour touristes. En août 1999, Tommy Hilfiger Licensing Inc. (THLI) et Tommy Hilfiger Canada Inc. (THC) ont expliqué à deux des plus gros clients de Produits de Qualité qu'ils seraient poursuivis en justice s'ils n'arrêtaient pas de vendre des produits affichant le logo « Explore Canada » . Ces deux clients ont cessé de commander les produits en question et l'un d'entre eux en a même retourné. THLI et THC allèguent maintenant que Produits de Qualité et son président, directeur et administrateur Harold Rosen, ont contrefait quatre marques de commerce Hilfiger constituées de rectangles de couleur bleu, blanc et rouge et des mots « Tommy Hilfiger » dans le cas de deux des marques de commerce en question, et qu'ils ont également contrefait la marque de commerce « Tommy Hilfiger » . THLI et THC accusent également les défendeurs d'imitation frauduleuse (passing-off) et de dépréciation de la valeur de l'achalandage afférent à leurs marques de commerce. Elles sollicitent une injonction, la restitution des bénéfices, des dommages-intérêts exemplaires, les intérêts avant jugement et les intérêts après jugement, une ordonnance portant restitution des articles contrefaits et les dépens. Les parties ont convenu que, si les demanderesses obtenaient gain de cause, ces questions seraient examinées après que les avocats auraient formulé d'autres observations ou que les parties auraient réglé ces questions.
[2] Les défendeurs nient toute contrefaçon. Ils affirment de surcroît que les marques de commerce déposées sont invalides. Ils réclament le rejet de l'action avec dépens, ainsi que la radiation des marques de commerce déposées. Par voie de demande reconventionnelle, le défendeur Rosen réclame également la somme de 1 000 000 $ à titre de dommages-intérêts pour compenser le fléchissement qu'ont connu ses ventes et sa marge bénéficiaire au cours des exercices 2000 et 2001, ainsi que la baisse de la valeur des actions qu'il détient dans Produits de Qualité. Il réclame aussi des intérêts avant jugement et des intérêts après jugement. Les parties ont convenu que, pour le cas où les défendeurs obtiendraient gain de cause, la question des intérêts avant jugement et des intérêts après jugement serait examinée après que les avocats auraient formulé d'autres observations ou que les parties auraient réglé la question.
QUESTIONS EN LITIGE
[3] Les questions en litige sont les suivantes :
1. Les marques de commerce déposées Hillfiger sont-elles invalides?
2. Les défendeurs ont-il violé les droits que l'article 19 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), reconnaît aux demanderesses?
3. Les défendeurs ont-ils violé les droits que l'article 20 de la Loi reconnaît aux demanderesses?
4. Les défendeurs ont-ils employé leurs marques de commerce d'une manière susceptible d'entraîner la diminution de la valeur de l'achalandage attaché aux marques de commerce des demanderesses, en violation de l'article 22 de la Loi?
5. Les défendeurs ont-ils fait passer leurs marchandises pour celles des demanderesses en contravention de l'alinéa 7b) de la Loi?
6. Le défendeur Rosen devrait-il être tenu personnellement responsable de tout acte fautif commis, le cas échéant, par la défenderesse Produits de Qualité?
7. Le défendeur Rosen a-t-il droit à la somme d'un million de dollars à titre de dommages-intérêts pour l'indemniser de la diminution de son chiffre de ventes et de sa marge de profit et du fléchissement de la valeur de ses actions?
MISE EN CONTEXTE
[4] Je m'en remets pour l'essentiel à l'exposé conjoint des faits soumis par les parties pour brosser le tableau général de la présente affaire et pour exposer certaines questions plus précises.
Les demanderesses, leurs marchandises et leur chiffre des ventes
[5] La demanderesse THLI est une société constituée en personne morale sous le régime des lois de l'État du Delaware, où se trouve également son siège social. Elle est titulaire des marques de commerce associées à la marque Tommy Hilfiger au Canada et ailleurs dans le monde et elle délivre des licences d'exploitation des marques de commerce Tommy Hilfiger en contrepartie de redevances.
[6] La demanderesse THC est une société constituée en personne morale sous le régime des lois canadiennes. Son siège social est situé au Canada. THC fabrique, vend, distribue et fait de la publicité pour des vêtements et des accessoires en liaison avec les marques de commerce en vertu de la licence que THLI lui a octroyée.
[7] THLI est propriétaire des marques suivantes, qui sont enregistrées au Canada :
1. marque de commerce LMC 375827 (LMC 827) déposée le 16 novembre 1990 en liaison avec des vêtements pour hommes, à savoir pantalons, vestes, complets, chandails, pantalons d'entraînement, shorts d'entraînement, maillots de bain, peignoirs, manteaux, blousons, imperméables, gilet de corps;
2. marque de commerce LMC 432095 (LMC 095) déposée le 26 août 1994 en liaison avec des vêtements pour hommes et des vêtements pour femmes, à savoir chemises, pantalons, vestes, chandails, shorts, ceintures, gilets, vestes de sport, manteaux, imperméables, parkas, valises, sacs fourre-tout, trousses à maquillage et trousses à rasage;
3. marque de commerce LMC 482283 (LMC 283) enregistrée le 9 septembre 1997 en liaison avec des produits de beauté, produits de parfumerie, articles de toilette, crèmes à bronzer, bâtonnets à bronzer; savons et produits capillaires;
4. marque de commerce LMC 482082 (LMC 082) enregistrée le 5 septembre 1997 en liaison avec des produits de beauté, produits de parfumerie, articles de toilette, bâtonnets à bronzer, savons et produits capillaires;
5. marque de commerce LMC 446291 (LMC 291) enregistrée le 18 août 1995 en liaison avec des blazers, manteaux, vestons, jeans, paletots, pantalons, parkas, chemises, shorts, vestons, chandails, chandails à col roulé, gilets, maillots de bain, pantalons d'entraînement, sweatshirts, cravates, gilets de corps, sous-vêtements.
[8] Par souci de commodité, les quatre premières marques de commerce seront désignées sous le nom de « marques de commerce arborant le drapeau Hilfiger » . Voici comment se présentent les marques de commerce arborant le drapeau Hilfiger :
Marque de commerce : TOMMY HILFIGER & DESSIN
Enregistrement numéro : LMC375827
Marque de commerce : DESSIN TAG (RECTANGLES)
Enregistrement numéro : LMC 432095
Marque de commerce : DESSIN DE RECTANGLES
Enregistrement numéro : LMC 482283
Marque de commerce : TOMMY HILFIGER & DESSIN
Enregistrement numéro : LMC482082
et
Enregistrement numéro : LMC446291
pour la marque de commerce TOMMY HILFIGER
[9] Depuis le début des années quatre-vingt-dix, THC a commencé à vendre des marchandises portant LMC 827 et, en 1993, 1994 et 1995, des marchandises portant LMC 095 et LMC 291 (témoignage de MM. Green et Abramowitz) et les deux autres marques de commerce LMC 082 et 283, en 1997.
[10] En 1996 et au cours des années qui ont suivi, THC a vendu et distribué des articles promotionnels arborant les marques de commerce Hilfger tels que des épinglettes, des bougies, des calculatrices, des sacs fourre-tout, des thermos à café, des porte-clés, des sacs, des tapis de souris, des tasses à café, des stylos à bille, des t-shirts, des ballons de soccer, des ballons de basket-ball, des bouteilles à eau et des parapluies.
[11] Voici les chiffres de vente de vêtements Tommy Hilfiger par THC au Canada : huit millions de dollars (1992), huit millions de dollars (1993), dix millions de dollars (1994), seize millions de dollars (1995), 25 millions de dollars (1996), 50 millions de dollars (1997), 90 millions de dollars (1998), 125 millions de dollars (1999), 125 millions de dollars (2000), 125 millions de dollars (2001). THC vend ses produits dans des magasins à succursales multiples, des boutiques spécialisées et des grands magasins comme La Baie et Eaton. THC est sélectif en ce qui concerne ses acheteurs de détail. Elle tient compte de l'image du détaillant, de l'emplacement des magasins et du choix de marques du détaillant lorsqu'il s'agit de décider d'autoriser un détaillant à vendre des produits Hilfiger. Les demanderesses visent le marché intermédiaire et le marché haut de gamme.
[12] La marque Tommy Hilfiger et les produits autorisés de THLI ont été annoncés au Canada de diverses façons : publicité dans des magazines étrangers et d'autres publications diffusées au Canada, dont Vanity Fair, GQ, Men's Journal, Details,Rolling Stone, Men's Health, le New York Times et le New York Times Magazine; publicité dans des magazines canadiens, dont Macleans,Toronto Life Fashion, Toronto Life et Elle Québec, publicité conjointe dans des magazines canadiens en collaboration avec des détaillants canadiens, dont les grands magasins La Baie et Eaton, panneaux-réclames, affiches posées à l'intérieur des magasins, enseignes et vidéos, commandite de tournées ou de spectacles de groupes musicaux, dont Pete Townsend, The Who et les Rolling Stones; commandite d'événements, dont le Festival international du film de Toronto et le Grand Prix de Montréal, et des concours.
Les défendeurs, leurs marchandises et leur chiffre de ventes
[13] La défenderesse Produits de Qualité est une société constituée sous le régime des lois québécoises dont le siège social est situé au Québec. Produits de Qualité conçoit, fabrique, fait fabriquer, vend, distribue et fait de la publicité pour des souvenirs, y compris des vêtements, sur le thème « Explore Canada » ( « Découvrez le Canada » ).
[14] Le défendeur Harold Rosen est le président, directeur et administrateur et l'unique actionnaire de la défenderesse Produits de Qualité.
[15] Pendant l'été de 1996, Produits de Qualité a créé le logo « Explore Canada » ( « Découvrez le Canada » ) et a par la suite conçu des variantes régionales du logo « Explore Canada » dans lesquelles le mot « Explore » est remplacé par le nom d'une ville ou d'une province. Par souci de commodité, le logo « Explore Canada » et ses variantes régionales seront désignés sous le nom de logo « Explore Canada » . Voici comment est illustré le logo « Explore Canada » :
[16] Le logo « Explore Canada » a été élaboré par Harold Rosen et Allan Rosen, du service de la promotion des ventes, avec la participation de Joel Noden, directeur des ventes chez Produits de Qualité, et d'Angelica Muntigal, directrice artistique chez Produits de Qualité. Produits de Qualité a fabriqué ou fait fabriquer des vêtements, accessoires et articles de fantaisie arborant le logo « Explore Canada » qu'elle a dessiné.
[17] Produits de Qualité s'est servi du logo « Explore Canada » pour une gamme de souvenirs (les produits « Explore Canada » ), en l'occurrence des biens de consommation non durable, à savoir : t-shirts, polos de golf, sweatshirts, casquettes, toques, foulards, serre-tête, sacs à dos, sacoches de ceinture, sacs de forme polochon et sacs à provisions et des biens de consommation durable, à savoir tasses à café, stylos à bille, porte-clés, plaques d'immatriculation, cartes à jouer, aimants, rondelles de hockey, épinglettes, dessous de verre, cendriers, chopes, petits verres et dés à coudre. Produits de Qualité a commencé à offrir en vente et à vendre ces produits « Explore Canada » au Canada en 1996.
[18] Voici le chiffre de ventes de Produits de Qualité en ce qui concerne ses produits « Explore Canada » :
Date Biens durables Biens non durables Total
Au 30 mai 2001 581 015,05 $ 1 431 306,60 $ 2 012 321,65 $
Entre le 20 mai 2001
et le 4 août 2003 11 849,02 22 840,45 $ 34 689,47 $
Entre le 5 août 2003
et le 13 mai 2004 761,88 $ 635,45 $ 1 397,33 $
Bien que Produits de Qualité ait cessé de vendre activement ses produits « Explore Canada » le 15 octobre 2001, elle a continué d'écouler ses stocks et a l'intention de continuer à les liquider.
[19] Les clients qui achètent les produits « Explore Canada » de Produits de Qualité sont les marchands de souvenirs pour touristes, les boutiques hors taxes, et les boutiques spécialisées comme United Cigar Stores.
[20] Produits de Qualité annonce ses produits dans des catalogues (qui sont distribués à des acheteurs de détail), dans des publications spécialisées et dans des foires commerciales. Sa publicité n'est pas massive et elle n'a pas fait de publicité grand public au cours des années quatre-vingt-dix. Produits de Qualité a fait la promotion de ses produits « Explore Canada » à l'occasion de salons semi-annuels de cadeaux à Montréal, Toronto, Vancouver et Edmonton en offrant des échantillons de ses produits ainsi que des catalogues.
[21] En août 1999, THLI et THC ont fait savoir à deux des plus importants clients de Produits de Qualité, en l'occurrence, HDS, qui exploite United Cigar Stores, et la Niagara Park Commission, qu'ils seraient poursuivis en justice s'ils n'arrêtaient pas de vendre des produits affichant le logo « Explore Canada » . Ces deux clients ont cesser de commander ces produits et HDS a même retourné les produits en question.
[22] Produits de Qualité a reçu une lettre de mise en demeure datée du 13 octobre 1998 par laquelle les avocats de THLI la sommaient de cesser la vente des produits « Explore Canada » au motif que le logo « Explore Canada » violait les marques de commerce de THLI. Dans une lettre datée du 13 novembre 1998, Produits de Qualité a nié qu'elle violait les droits de THLI et elle a exigé que THLI cesse de nuire aux ventes de ces produits auprès de ses clients.
[23] La déclaration des demanderesses a été déposée le 21 décembre 1999.
ANALYSE
Première question : validité de l'enregistrement des marques de commerce Hilfiger
[24] Pour les motifs qui suivent, je ne puis conclure que les marques de commerce Tommy Hilfiger sont invalides.
Contexte
[25] THI est une société constituée en personne morale le 15 avril 1982. Son siège social et son principal établissement se trouvent à New York. Titulaire des marques de commerce Tommy Hilfiger et d'autres droits de propriété intellectuelle y afférents, THI autorise par licence l'utilisation par autrui des droits en question en contrepartie du versement de redevances et elle dessine des vêtements qui seront vendus sous la marque Tommy Hilfiger.
[26] THUSA est une société américaine constituée en personne morale en 1989 sous le régime des lois de l'État de New York sous la raison sociale de Tommy Hilfiger Sportswear Inc., qui a été remplacée en 1992 par la raison sociale actuelle.
[27] THC est une société canadienne qui a été constituée en personne morale sous le régime des lois canadiennes le 19 décembre 1989. Son siège social et son principal établissement sont situés à Montréal (Québec).
[28] Le 1er janvier 1990, THI a accordé une licence géographique à THC.
[29] THLI est une société qui a été constituée en personne morale sous le régime des lois de l'État du Delaware, aux États-Unis d'Amérique le 23 juillet 1992. Son siège social et son principal établissement se trouvent à Wilmington, au Delaware.
[30] Le 3 août 1992, THI a cédé ses droits à THLI. Cet accord a été reconduit le 28 septembre 1993. Le 19 juin 1994, THI a fusionné avec THUSA.
[31] Le 24 mai 1995, THLI a modifié la licence qu'elle avait accordée à THC de manière à élargir la définition de la marque de commerce et à permettre l'utilisation au Canada de chacune des marques de commerce Hilfiger constituées du dessin d'un drapeau en liaison avec des vêtements et des accessoires sous le strict contrôle de THLI quant à la nature et à la qualité de cette utilisation (la licence canadienne de vente au détail).
[32] En janvier 2001, THC a fait l'objet d'une restructuration. L'exploitation des magasins de ventre au détail a été confiée à une nouvelle personne morale, THC Retail. Une nouvelle entreprise, THC Sales, est devenue agent des ventes pour THC au Canada à l'extérieur du Québec. THC Retail et THC Sales sont toutes les deux des filiales de THC et leur siège social et principal établissement sont situés à Toronto (Ontario).
[33] TH Corp. est une société de portefeuille. Elle possède ou contrôle directement ou indirectement toutes les sociétés susmentionnées.
Charge de la preuve
[34] Une marque de commerce déposée bénéficie d'une présomption de validité. C'est donc à celui qui cherche à la faire radier qu'il incombe de démontrer que l'enregistrement de la marque est invalide (Richard, Hugues G., Canadian Trade-marks Act Annotated, éditions en feuilles mobiles, 2e relieur, Éditions Thomson Carswell, Toronto, page 18-3; voir aussi le jugement J.C. Penney Co. c. Gaberdine Clothing Co. (2001), 16 C.P.R. (4th) 151, à la page 170 (C.F. 1re inst.)).
[35] L'article 19 de la Loi sur les marques de commerce (la Loi) dispose :
Droits conférés par l'enregistrement
19. Sous réserve des articles 21, 32 et 67, l'enregistrement d'une marque de commerce à l'égard de marchandises ou services, sauf si son invalidité est démontrée, donne au propriétaire le droit exclusif à l'emploi de celle-ci, dans tout le Canada, en ce qui concerne ces marchandises ou services.
Rights conferred by registration
19. Subject to sections 21, 32 and 67, the registration of a trade-mark in respect of any wares or services, unless shown to be invalid, gives to the owner of the trade-mark the exclusive right to the use throughout Canada of the trade-mark in respect of those wares or services.
[36] En vertu de cet article, l'enregistrement d'une marque de commerce confère à son propriétaire le droit exclusif d'utiliser cette marque partout au Canada. Il semble toutefois acquis que l'invalidité de l'enregistrement d'une marque de commerce constituerait un moyen de défense absolu à une action fondée sur la violation des articles 19, 20 et 22 (PRV Co. Ltd. c. Decosol (Canada) Ltd. (1972), 10 C.P.R. (2d) 203 (C.F. 1re inst.)).
[37] L'article 18 de la Loi déclare invalide l'enregistrement d'une marque de commerce dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1. la marque n'est pas enregistrable;
2. la marque n'est pas distinctive;
3. la marque a été abandonnée;
4. sous réserve de l'article 17, l'auteur de la demande d'enregistrement n'était pas la personne ayant le droit de l'obtenir.
[38] L'article 18 de la Loi est ainsi libellé :
18. (1) L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide dans les cas suivants :
18. (1) The registration of a trade-mark is invalid if
a) la marque de commerce n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement;
(a) the trade-mark was not registrable at the date of registration,
b) la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement;
(b) the trade-mark is not distinctive at the time proceedings bringing the validity of the registration into question are commenced, or
c) la marque de commerce a été abandonnée.
Sous réserve de l'article 17, l'enregistrement est invalide si l'auteur de la demande n'était pas la personne ayant droit de l'obtenir.
(c) the trade-mark has been abandoned,
and subject to section 17, it is invalid if the applicant for registration was not the person entitled to secure the registration.
Exception
(2) Nul enregistrement d'une marque de commerce qui était employée au Canada par l'inscrivant ou son prédécesseur en titre, au point d'être devenue distinctive à la date d'enregistrement, ne peut être considéré comme invalide pour la seule raison que la preuve de ce caractère distinctif n'a pas été soumise à l'autorité ou au tribunal compétent avant l'octroi de cet enregistrement.
Exception
(2) No registration of a trade-mark that had been so used in Canada by the registrant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of registration shall be held invalid merely on the ground that evidence of the distinctiveness was not submitted to the competent authority or tribunal before the grant of the registration.
[39] La thèse des défendeurs s'articule pour l'essentiel autour du motif d'invalidité prévu à l'alinéa 18(1)b) de la Loi, qui porte sur le caractère distinctif. Dans son ouvrage Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition (3e éd.) Toronto, Carswell Co. Ltd, 1972, à la page 309, Fox explique toutefois que les tribunaux ne sont pas habilités à tenir compte de moyens d'invalidité éventuels qui n'ont pas été expressément invoqués par les parties.
[40] Lorsqu'il s'agit de rectifier le registre, la Cour est motivée par le désir de purifier le registre et de défendre l'intérêt du public. Pour ce faire, la Cour a une compétence inhérente et elle est tenue, le cas échéant, de radier d'office une marque et ce, même si l'élément visé par la radiation n'a pas été soulevé dans les actes de procédure. Cependant, même si elle peut agir de la sorte alors que personne n'a comparu devant elle à titre de personne intéressée pour réclamer la radiation, la Cour ne devrait procéder à la radiation que lorsqu'il est évident que c'est à tort que la marque figure au registre. L'intérêt du public revêt une importance capitale et les considérations qui militent en faveur ou à l'encontre de celui qui demande la rectification ont peu d'importance, car le débat se joue entre le public et le propriétaire de la marque.
[41] Ceci étant dit, je suis d'avis qu'il ne s'agit pas d'un cas où c'est à tort que les marques se trouvent au registre. Je vais donc restreindre mon analyse à la question du caractère distinctif et je ne vais aborder que brièvement les autres moyens d'invalidité.
Marque non enregistrable : alinéa 18(1)a)
[42] L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide si la marque de commerce n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement. Pour déterminer si une marque de commerce était enregistrable, il nous faut se reporter aux articles 12 à 15 de la Loi, qui portent sur les marques de commerce enregistrable (voir l'annexe I).
[43] En résumé, on peut dire, à la lumière des articles 12, 13, 14 et 15, qu'une marque de commerce qui entre dans les cinq catégories suivantes n'est pas enregistrable :
(1) elle est constituée d'un mot qui n'est que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes, exception faite des cas prévus au paragraphe 12(2) et aux articles 13, 14 et 15;
(2) elle donne une description ou une description fausse ou trompeuse d'une marque de commerce, exception faite des cas prévus au paragraphe 12(2) et aux articles 13, 14 et 15;
(3) elle est constituée du nom des marchandises ou des services à l'égard desquels elle est employée, exception faite des cas prévus aux articles 14 et 15;
(4) elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée, exception faite des cas prévus aux articles 14 et 15;
(5) elle est une marque interdite.
[44] En l'espèce, après examen de l'ensemble de la preuve, je ne crois pas que les marques de commerce Tommy Hilfiger entrent dans l'une ou l'autre de ces cinq catégories. Je conclus donc que les marques de commerce Hilfiger étaient enregistrables à la date de l'enregistrement.
Abandon : alinéa 18(1)c)
[45] L'abandon d'une marque de commerce est une question de fait qui doit être appréciée au cas par cas en fonction des circonstances de l'espèce. Le non-emploi d'une marque de commerce n'est pas suffisant pour être assimilé à un abandon. Le défaut d'emploi doit s'accompagner d'une intention d'abandonner la marque de commerce. Cette intention peut être déduite d'une longue période de non-emploi (Richard, Hugues G., précité, à la page 18-3).
[46] En l'espèce, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de s'attarder longuement sur ce moyen d'invalidité. Il semble assez évident que les marques de commerce Tommy Hilfiger n'ont pas été abandonnées, étant donné qu'elles servent à distinguer les produits Tommy Hilfiger. Les marchandises Tommy Hilfger continuent à être annoncées et vendues partout au Canada. J'en conclus donc que le moyen d'invalidité fondé sur ce motif ne peut prospérer.
Absence de droit : dernière partie de l'article 18
[47] Si la personne physique ou la personne morale qui a fait enregistrer une marque de commerce n'avait pas le droit d'en obtenir l'enregistrement, l'enregistrement de la marque de commerce est invalide. En l'espèce, au paragraphe 103 de leur mémoire, les défendeurs expliquent que le transfert qui a eu lieu de THI à THLI en 1992 et sa reconduction en 1993 ne valaient que pour les marques faisant l'objet d'un enregistrement ou d'une demande. Ils se demandent, en conséquence, comment THLI a acquis le droit à l'enregistrement de la marque TOMMY HILFIGER sur le fondement d'un emploi au Canada qui remonte à une date antérieure à l'existence de la compagnie.
[48] Après avoir examiné l'entente de cession intervenue entre THI et THLI et après avoir tenu compte de l'intention des parties, je dois dire que je me dissocie du point de vue des défendeurs. Je suis d'avis que cette cession visait à transférer à THLI tous les droits de propriété intellectuelle de THI. Les défendeurs ont reconnu les conséquences de ce transfert dans l'exposé conjoint des faits (paragraphe 6). Je conclus donc que, si elle a acquis tous les droits de propriété intellectuelle relatifs à la marque Tommy Hilfiger, THLI a acquis le droit le faire enregistrer les marques de commerce Tommy Hilfiger. Je crois qu'en tant que propriétaire de toutes les marques de commerce Tommy Hilfiger, THLI a acquis le droit d'enregistrer de nouvelles marques de commerce.
[49] À la suite de cette cession, THI a fusionné avec THUSA. Les fonctions de THUSA, qui avaient antérieurement été définies dans un contrat de service conclu avec THLI (pièce P-15), consistent à fournir des services à THLI et à faciliter l'octroi de licences relativement aux droits de propriété intellectuelle de TH. La nature des services que THUSA fournis à THLI n'a pas changé depuis la fusion, ce qui démontre que THI a effectivement cédé tous ses droits à THLI, y compris celui de faire enregistrer des marques de commerce, étant donné qu'elle n'exerce aucune de ses anciennes fonctions.
[50] En résumé, aucune des marques de commerce enregistrées par THLI ne peut être radiée en vertu de la dernière partie de l'article 18 de la Loi, parce que THLI a acquis le droit de faire enregistrer les marques de commerce Tommy Hilfiger par suite du transfert qui a eu lieu en 1992.
Absence de caractère distinctif : alinéa 18(1)b)
A. Introduction
[51] L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide si la marque de commerce n'est pas distinctive. L'article 2 de la Loi définit comme suit le mot « distinctive » :
« distinctive » Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.
"distinctive", in relation to a trade-mark, means a trade-mark that actually distinguishes the wares or services in association with which it is used by its owner from the wares or services of others or is adapted so to distinguish them;
[52] La fonction et l'objet d'une marque de commerce est d'indiquer la provenance des marchandises. Par définition, une marque de commerce doit être distinctive, c'est-à-dire qu'elle ne peut être associée qu'à une seule source. Dans le jugement Brasserie Labatt Co. c. Brasserie Molson, société en commandite, (1992), 42 C.P.R. (3d) 481 (C.F. 1re inst.), le juge Dubé explique que le caractère distinctif exige que :
1. une marque et un produit soient associés;
2. que le propriétaire utilise cette association entre la marque et son produit et qu'il vende ce produit ou ce service;
3. que cette association permette au propriétaire de la marque de distinguer son produit de ceux des autres propriétaires (Philip Morris Incorporated c. Imperial Tobacco Ltd. et autres, (1987), 7 C.P.R. (3d) 254 (C.F. 1re inst.)).
[53] Il y a deux types de caractère distinctif : le caractère distinctif inhérent et le caractère distinctif acquis. Une marque est distinctive lorsqu'elle ne comporte aucun élément susceptible de diriger les consommateurs vers une multitude de sources. En conséquence, lorsqu'une marque est constituée d'un nom unique ou inventé qui ne peut désigner ou évoquer qu'une seule chose, il est possible de conclure que cette marque possède effectivement un caractère distinctif inhérent. La marque de commerce qui ne possède pas de caractère distinctif inhérent peut quand même acquérir un caractère distinctif par suite de son emploi constant sur le marché. Toutefois, pour démontrer qu'une marque a acquis un caractère distinctif, il faut établir que les consommateurs ont associé constamment la marque à une source déterminée.
[54] Pour démontrer avec succès qu'une marque de commerce est invalide au sens de cet article, il faut établir que la marque de commerce n'était pas distinctive à la date de l'introduction de l'instance lorsque la question de la validité de l'enregistrement a été soulevée (Parke, Davis & Co., Ltd. c. Empire Laboratories Ltd. (1963), 41 C.P.R. 121, à la page 134 (C.F. 1re inst.), confirmé par la Cour suprême du Canada à [1964] R.C.S. 351).
[55] Fox explique ce qui suit dans son ouvrage Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition (3e éd.) Toronto, Carswell Co. Ltd, 1972, à la page 24 :
[TRADUCTION] [...] Aucun enregistrement n'est invalide par application de l'article 18 du simple fait que la marque de commerce n'était pas distinctive au moment de son enregistrement. Elle peut être devenue distinctive lorsqu'une instance visant à contester la validité de l'enregistrement a été introduite, auquel cas elle ne peut être radiée du registre pour ce motif, non seulement parce qu'il est prévu autrement à l'alinéa 18(1)b), mais aussi parce que le paragraphe 56(1) [maintenant le paragraphe 57(1)] permet l'examen de la validité uniquement à la date de la demande de radiation ou de rectification.
[56] Sauf erreur, ce passage confirme que le « caractère distinctif » s'apprécie à la date de l'introduction de l'action en radiation. On peut donc considérer que la marque qui n'est pas distinctive à la date de son enregistrement l'est devenue par la suite en raison de l'usage qu'en a fait son propriétaire.
[57] Ainsi, même si les défendeurs étaient en mesure de démontrer que les marques de commerce Hillfiger n'étaient pas distinctives à la date de leur enregistrement, il leur faudrait quand même démontrer soit que les marques de commerce n'étaient toujours pas distinctives lors de l'introduction de l'action, soit qu'elles ont perdu leur caractère distinctif.
[58] Le caractère distinctif est une question de fait. La question à se poser est celle de savoir si l'on a bien indiqué au public que les marchandises auxquelles la marque de commerce est associée et est utilisée sont les marchandises du propriétaire de la marque de commerce et non celles de quelqu'un d'autre (White Consolidated Industries, Inc. c. Beam of Canada Inc. (1991), 39 C.P.R. (3d) 94, aux pages 109 à 111 (C.F. 1re inst.)).
[59] La question de savoir si une marque de commerce est distinctive ou non ne peut être résolue qu'en examinant l'ensemble des circonstances de l'espèce (Fox, précité, à la page 27) :
[TRADUCTION] Lorsque l'on examine le caractère distinctif d'une marque de commerce, il ne convient pas de la « disséquer » et d'en examiner les éléments constitutifs. C'est la combinaison des éléments qui compose une marque de commerce et qui lui confère son caractère distinctif, et c'est l'effet de la marque de commerce dans son ensemble - la totalité - plutôt qu'un élément particulier de cette marque qu'il faut considérer.
B. Observations des parties
i) Demanderesses
[60] Les demanderesses soutiennent qu'il incombe aux défendeurs d'établir que les marques de commerce étaient invalides :
a) à la date de l'enregistrement, si les défendeurs prétendent que les marques de commerce n'étaient pas enregistrables;
b) ou à la date de l'introduction de la demande reconventionnelle, si les défendeurs prétendent que les marques de commerce ne sont pas distinctives.
[61] Les demanderesses soutiennent que le caractère distinctif d'une marque de commerce s'apprécient en fonction des circonstances de l'espèce. Elles citent l'arrêt John Labatt Ltd. et autres c. Brasserie Molson, société en nom collectif, (2000), 5 C.P.R. (4th) 180, à la page 203, de la Cour d'appel fédérale, pour établir que l'emploi exclusif d'une marque de commerce peut constituer une preuve convaincante de son caractère distinctif, mais que l'utilisation exclusive n'est pas exigée pour établir le caractère distinctif.
[62] Elles concluent que les défendeurs n'ont soumis aucune preuve pour démontrer de façon péremptoire que les marques de commerce Tommy Hilfiger ne sont pas distinctives ou qu'elles ont perdu leur caractère distinctif.
ii) Défendeurs
[63] Les défendeurs affirment que les marques de commerce Hilfiger ont perdu leur caractère distinctif et qu'elles devraient par conséquent être radiées. Ils rappellent que la perte de caractère distinctif d'une marque de commerce est attribuable à de multiples causes : perte de spécificité, présence d'usagers multiples, changement d'origine du produit et utilisation fonctionnelle ou décorative (Heintzman v. 751056 Ontario Ltd. (1990), 34 C.P.R. (3d) 1 (C.F. 1re inst.) et Santana Jeans Ltd. c. Manager Clothing Inc. (1993), 52 C.P.R. (3d) 472) (C.F. 1re inst.)).
[64] Je crois qu'on peut résumer comme suit les faits pertinents relatifs à la perte de caractère distinctif. Une première licence a été accordée à THC par THI en 1990 (la licence géographique). Puis, en 1992, THI a cédé ses droits à THLI. À la suite de ce transfert, THLI est devenue propriétaire de tous les droits de propriété intellectuelle et de toutes les licences auparavant détenues par THI. En 1994, THI a fusionné avec THUSA. En 1995, THLI a modifié sa licence avec THC (la licence canadienne de vente au détail). Après la restructuration de THC en janvier 2001, la licence canadienne de vente au détail a été transférée à une nouvelle division de THC appelée THC Retail.
[65] Avant de passer à l'analyse du caractère distinctif, il est important de comprendre la nécessité de faire une nette distinction entre un transfert et une licence. Cette distinction est évidente à la lecture des articles 48 et 50 de la Loi. En conséquence, une licence ne confère aucun droit de propriété sur le bien qui fait l'objet de la licence. Il s'agit simplement du droit d'utiliser le bien de quelqu'un d'autre pour une période déterminée et ce, à certaines conditions. En revanche, un transfert se définit comme la cession de la totalité ou d'une partie des droits et des intérêts de l'ancien propriétaire au nouveau propriétaire.
a) Transfert
[66] En l'espèce, deux transferts se sont produits. Le premier a eu lieu en 1992 entre THI et THLI et le second s'est produit en 2001 entre THC et THC Retail. Le transfert de 1992 a été confirmé en 1993 en ce qui concerne les marques de commerce canadiennes Tommy Hilfiger et leur achalandage.
- Transfert de THC à THC Retail (2001)
[67] Les défendeurs soutiennent qu'à la suite de la restructuration de THC de janvier 2001 au cours de laquelle des éléments de l'entreprise de THC ont été transférés à THC Retail et à THC Sales, aucune des marques de commerce en litige n'était, au moment de l'introduction de l'instance, distinctive des marchandises des demanderesses. En d'autres termes, les défendeurs soutiennent que, parce qu'il était « absolu » , le transfert a fait perdre leur caractère distinctif aux marques. Les défendeurs expliquent que, par suite du transfert, il était impossible de savoir qui était le propriétaire des marques de commerce. L'article 48 de la Loi est ainsi libellé :
TRANSFERT
Une marque de commerce est transférable
48. (1) Une marque de commerce, déposée ou non, est transférable et est réputée avoir toujours été transférable, soit à l'égard de l'achalandage de l'entreprise, soit isolément, et soit à l'égard de la totalité, soit à l'égard de quelques-uns des services ou marchandises en liaison avec lesquels elle a été employée.
TRANSFER
Trade-mark transferable
48. (1) A trade-mark, whether registered or unregistered, is transferable, and deemed always to have been transferable, either in connexion with or separately from the goodwill of the business and in respect of either all or some of the wares or services in association with which it has been used.
Dans le cas de deux ou plusieurs personnes intéressées
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher qu'une marque de commerce soit considérée comme n'étant pas distinctive si, par suite de son transfert, il subsistait des droits, chez deux ou plusieurs personnes, à l'emploi de marques de commerce créant de la confusion et si ces droits ont été exercés par ces personnes.
Where two or more persons interested
(2) Nothing in subsection (1) prevents a trade-mark from being held not to be distinctive if as a result of a transfer thereof there subsisted rights in two or more persons to the use of confusing trade-marks and the rights were exercised by those persons.
[68] J'admets qu'il est possible que, par suite d'un transfert, le droit d'utiliser une marque de commerce puisse continuer à être exercé par deux ou plusieurs personnes, créant ainsi de la confusion au sujet de la source du produit. Une telle confusion peut avoir pour effet de nuire au caractère distinctif d'une marque de commerce.
[69] Dans le cas qui nous occupe, je ne suis pas d'accord avec la thèse des défendeurs pour la raison suivante. Le transfert n'a pas été opéré entre des compagnies qui n'avaient absolument aucun lien. Ces compagnies sont toutes des filiales de TH Corp. Ce transfert a eu lieu à la suite de la restructuration de THC. La compagnie à laquelle la licence a été transférée est encore une compagnie Tommy Hilfiger. Je ne puis donc conclure que le transfert était susceptible de créer de la confusion quant à la provenance des marchandises ou qu'il en a effectivement créé.
[70] Je suis d'avis que le transfert qui a eu lieu de THC à THC Retail n'a pas fait perdre leur caractère distinctif aux marques. Pour qu'une marque perde son caractère distinctif, il faut que le transfert crée de la confusion dans l'esprit du consommateur en ce qui a trait à l'origine du produit. Or, en l'espèce, la source des marchandises est Tommy Hilfiger et, parce que le transfert a été opéré en faveur d'une filiale de Tommy Hilfiger, je ne crois pas que de la confusion aurait été créée dans l'esprit d'un consommateur au sujet de l'origine des marchandises. En outre, les défendeurs n'ont pas présenté d'éléments de preuve pour établir que de la confusion avait été créée en ce qui concerne la source du produit.
- Transfert de THI à THLI (1992)
[71] Les défendeurs affirment également que, parce que la cession effectuée en 1992 en faveur de THLI n'a pas eu pour effet de transférer l'achalandage, ce transfert n'était pas valide (paragraphe 106 du mémoire des défendeurs).
[72] Pour être valide, il n'est pas nécessaire que le transfert englobe l'achalandage. Historiquement, en common law, le transfert d'une marque de commerce emportait transfert de l'achalandage d