Kirkbi AG c. Ritvik Holdings Inc.

Kirkbi AG c. Ritvik Holdings Inc.
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2002-05-24
Référence neutre
2002 CFPI 585
Numéro de dossier
T-2799-96
Notes
Fiche analytique
Contenu de la décision
Date : 20020524
Dossier : T-2799-96
Ottawa (Ontario), le vendredi 24 mai 2002
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE GIBSON
ENTRE :
KIRKBI AG et LEGO CANADA INC.
demanderesses /
défenderesses reconventionnelles
et
GESTIONS RITVIK INC. / RITVIK HOLDINGS INC.
défenderesse /
demanderesse reconventionnelle
JUGEMENT
Pour les motifs prononcés en ce jour,
LA COUR ORDONNE QUE
- l'action des demanderesses soit rejetée;
- la demande reconventionnelle de la défenderesse soit rejetée;
- un jugement complémentaire soit prononcé sur les dépens, s'il y a lieu.
« Frederick E. GIBSON »
Juge
Traduction certifiée conforme
C. Bélanger, LL.L.
Date : 20020524
Dossier : T-2799-96
Référence neutre : 2002 CFPI 585
ENTRE :
KIRKBI AG et LEGO CANADA INC.
demanderesses /
défenderesses reconventionnelles
et
GESTIONS RITVIK INC. / RITVIK HOLDINGS INC.
défenderesse /
demanderesse reconventionnelle
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE GIBSON :
INTRODUCTION
[1] Les présents motifs font suite à un procès où KIRKBI AG (KIRKBI) et LEGO Canada Inc. (LEGO Canada), ci-après désignées collectivement « les demanderesses » , ont essayé de prouver que la défenderesse, Gestions Ritvik Inc./Ritvik Holdings Inc. (Ritvik), avait appelé l'attention du public sur ses marchandises de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'elle a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises et celles du Groupe LEGO[1]. La formule qui précède reprend pour l'essentiel l'alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce[2] (la Loi) et - nous en reparlerons plus loin - le concept de common law de « commercialisation trompeuse » .
[2] L'allégation de commercialisation trompeuse se rapporte en particulier à la thèse selon laquelle Ritvik aurait adopté, et aurait utilisé sur une grande échelle dans la promotion et la commercialisation de sa série de jeux de construction MICRO, ce que les demanderesses et les sociétés apparentées (le Groupe LEGO) appellent la « marque figurative LEGO » , qu'elles représentent et décrivent comme suit :
La marque figurative LEGO :
[Traduction] un agencement rectilinéaire de protubérances uniformes, à côtés lisses, à sommet plat, cylindriques et coplanaires, dont la hauteur, le diamètre et l'entraxe sont respectivement dans un rapport d'environ 2 : 5 : 8. Lorsqu'il y a plus d'une rangée de protubérances, celles-ci sont disposées en rangées et colonnes orthogonales.
Le meilleur exemple de cette marque figurative est ce qu'on décrit habituellement comme la face supérieure de la brique familière des jeux de construction LEGO dans sa configuration peut-être la mieux connue, celle qui comporte huit protubérances ou tenons. Tout au long de l'instruction, cette configuration de la brique LEGO a été désignée « brique LEGO 2 x 4 » , étant donné que les tenons y sont « agencés » de manière « orthogonale » en deux rangées de quatre tenons et quatre colonnes de deux.
[3] Plus précisément, les demanderesses formulent les allégations suivantes dans le deuxième exposé modifié de la demande, déposé le 11 janvier 2002 :
[Traduction] [...] depuis 1991 ou à peu près, [Ritvik] vend des briques et autres éléments de jeux de construction comportant la marque figurative LEGO. Les briques et autres éléments des jeux de construction de [Ritvik] présentent les mêmes caractéristiques que celles, décrites plus haut, qui appartiennent àla marque figurative LEGO, c'est-à-dire un agencement rectilinéaire de protubérances uniformes, à côtés lisses, à sommet plat, cylindriques et coplanaires, dont la hauteur, le diamètre et l'entraxe sont dans un rapport d'environ 2 : 5 : 8. Lorsqu'il y a plus d'une rangée de protubérances, celles-ci sont disposées en rangées et colonnes orthogonales.
Les briques et autres pièces de [Ritvik] sont vendues dans des contenants et emballages sur lesquels sont représentés ces briques et autres pièces aussi bien que des objets construits àpartir d'elles. La marque figurative LEGO apparaît sur les couvercles d'au moins certains des emballages de [Ritvik]. De plus, les briques et autres pièces de [Ritvik] sont peintes dans des tons de rouge, de blanc, de bleu, de jaune, de vert et de noir identiques àceux des éléments LEGO.
[Ritvik] vend ses jouets, c'est-à-dire ses briques et autres pièces de jeux de construction, dans les mêmes circuits commerciaux que les demanderesses, et dans le même genre de magasins. Il arrive souvent que les jouets des demanderesses et ceux de [Ritvik] soient présentés côte à côte sur les rayons. La ressemblance des jouets et de leurs emballages fait qu'il est difficile pour les consommateurs de distinguer ceux des demanderesses de ceux de [Ritvik]. Qui plus est, les « marques de commerce » adoptées par [Ritvik] ne réduisent pas la probabilitéde confusion, étant donné qu'elles sont formées de termes très expressifs, voire nettement descriptifs (par exemple : MEGA BLOKS, MEGA BLOKS +, MEGA WEE BLOKS et MICRO MEGA BLOKS), dépourvus de caractère distinctif inhérent. L'emploi de tels termes sur des emballages qui ressemblent àceux des demanderesses pour vendre des jouets - c'est-à-dire des briques et autres pièces de jeux de construction - comportant par ailleurs la marque figurative LEGO, augmente plus qu'il ne réduit la probabilité de confusion entre les marchandises des demanderesses et celles de [Ritvik].
[4] À la clôture de l'instruction, j'ai sursis au prononcé de ma décision et fait savoir que les présents motifs et le jugement correspondant suivraient. Le lecteur trouvera en annexe des présents motifs une table des matières dont les titres et sous-titres renvoient à la fois aux numéros de page et de paragraphe pour faciliter la consultation.
LE CONTEXTE
[5] À l'ouverture de l'instruction, les avocats ont produit en bonne et due forme un exposé conjoint des faits[3], ainsi libellé :
[Traduction]
A. Les demanderesses :
1. La demanderesse KIRKBI AG est une société de portefeuille de droit helvétique dont le siège est en Suisse et qui s'occupe de gestion des biens, y compris des marques de commerce.
2. La demanderesse LEGO Canada Inc. est une société qui a été constituée sous le régime ontarien en mai 1988 et dont le siège est situé au 45, rue Mural, bureau 7, à Richmond Hill (Ontario).
3. Les demanderesses sont toutes deux membres du Groupe LEGO. Celui-ci comprend aussi INTERLEGO A.G., INTER LEGO A.S. [et] LEGO Systems Inc.
4. KIRKBI AG appartient à M. Kjeld Kirk Kristiansen et à sa soeur. LEGO Canada Inc. appartient en propriété exclusive à INTERLEGO A.G., laquelle appartient en propriété exclusive à M. Kjeld Kirk Kristiansen. Celui-ci est président du conseil d'administration de la LEGO Foundation. La LEGO Foundation et les sociétés du Groupe LEGO appartiennent toutes directement ou indirectement à la famille Kirk Kristiansen, et pour la plus grande partie à M. Kjeld Kirk Kristiansen.
B. Les défenderesses
5. Gestions Ritvik Inc. est une société de droit canadien ayant son siège à Saint-Laurent (Québec).
6. Jouets Ritvik Inc. a fabriqué et vendu au Canada la série MICRO des jouets MEGA BLOKS jusqu'à sa dissolution[4].
7. La société Jouets Ritvik Inc. a été dissoute en 1998 et n'existe plus. Depuis cette dissolution, c'est la société Gestions Ritvik Inc. qui fabrique et vend au Canada la série MICRO des jouets MEGA BLOKS.
8. L'ensemble des actifs et des passifs de Jouets Ritvik Inc., y compris toute responsabilité découlant de la présente action, a été pris en charge par Gestions Ritvik Inc. (ci-après désignée « Ritvik » ). L'abandon de la présente action contre Jouets Ritvik Inc. n'influe pas sur la responsabilité de Gestions Ritvik Inc. à l'égard de l'activité exercée par Jouets Ritvik Inc. de 1991 à sa dissolution. Gestions Ritvik Inc. succède à Jouets Ritvik Inc. aux fins de la présente action.
C. Les jouets LEGO
9. M. Godtfred Kirk Christiansen (le père de M. Kjeld Kirk Kristiansen) et son père, M. Ole Kirk Christiansen (donc le grand-père de M. Kjeld Kirk Kristiansen), le fondateur du Groupe LEGO, se sont procuré des échantillons des jouets emboîtables KIDDICRAFT en 1947 ou 1948[5].
10. Les échantillons des jouets emboîtables KIDDICRAFT ont amené M. Godtfred Kirk Christiansen à fabriquer les premiers jouets LEGO.
11. Les jouets LEGO ont été vendus au Canada pendant la durée du brevet canadien no 443,019 (brevet Page)[6].
12. Les membres du Groupe LEGO vendent des jeux de construction en plastique sous la marque de commerce LEGO depuis 1949.
13. La marque de commerce LEGO est déposée au Canada.
14. L'apparence extérieure des briques LEGO 2 x 4 vendues au Canada est pour l'essentiel la même depuis au moins 1961.
15. Les briques LEGO sont présentées dans les mêmes tons de rouge, blanc, bleu, jaune, vert et noir depuis 1961. De nombreuses autres couleurs ont aussi été utilisées.
16. Les produits LEGO ont été ou sont vendus au Canada sous les formes représentées dans les catalogues depuis les années respectives de ceux-ci[7].
17. Les produits LEGO ont été ou sont vendus au détail partout au Canada dans de nombreux établissements, notamment de nombreux magasins à succursales multiples tels que La Baie, Eaton, Zeller's, Toys 'R' Us, Sears, Wal-Mart et le Club Price.
18. Des millions de jeux LEGO ont été vendus au Canada depuis 1961. Les produits LEGO sont les jeux de construction qui s'y vendent le plus.
19. La publicité des produits LEGO au Canada se fait à la télévision, par des imprimés et dans des expositions commerciales.
20. Les chiffres des ventes des produits LEGO au Canada depuis 1989 sont les suivants :
1989 - 17 742 095 $
1990 - 21 509 799 $
1991 - 29 413 378 $
1992 - 37 634 235 $
1993 - 41 350 371 $
1994 - 37 682 728 $
1995 - 39 299 022 $
1996 - 44 712 879 $
1997 - 43 438 311 $
1998 - 44 092 846 $
D. Les jouets de Ritvik
21. La société Jouets Ritvik Inc. a été fondée par M. Victor Bertrand père en 1967[8].
22. Les marques de commerce RITVIK, MEGA BLOKS et MICRO MEGA BLOKS sont déposées au Canada.
23. Ritvik a commencé en 1985 à fabriquer et à vendre au Canada sous la marque MEGA BLOKS des jeux de construction consistant en briques extra-grandes destinées spécialement aux enfants en bas âge, chaque brique comportant sur une de ses faces des saillies ou tenons qui s'adaptent à la face opposée d'une autre brique sans effet de fixation. Ce produit a été rebaptisé MAXI MEGA BLOKS en 1991[9].
24. En 1989, Ritvik a lancé une deuxième série de jeux consistant en briques et autres pièces plus petites que les MAXI, chacune de ces briques ou pièces comportant sur une des ses faces des saillies en forme de cylindres évidés qui s'adaptent à la face opposée d'un autre élément. Cette série, désignée à l'origine MEGA « WEE » BLOKS, porte depuis 1991 le nom de série MINI des jeux MEGA BLOKS.
25. Ritvik a commencé en 1991 à fabriquer et à vendre la série MICRO de ses jeux de construction MEGA BLOKS. C'est la série MICRO qui forme l'objet de la présente action.
26. En 1997, Ritvik a lancé une nouvelle série de MEGA BLOKS baptisée BABY SOFT BLOCKS. Cette série consiste en briques et autres pièces molles extra-grandes destinées aux bébés de trois à dix-huit mois. Elle a depuis été rebaptisée BABY MEGA BLOKS.
27. Les jouets MICRO de Ritvik sont faits de plastique de polystyrène choc et d'autres matières[10].
28. Les jeux de construction de marque LEGO et les jeux de construction de marque MEGA BLOKS sont vendus dans les mêmes circuits commerciaux.
E. Le marchéde détail
29. Les grands détaillants présentent en général ensemble tous les jeux de construction, de sorte que les jeux de marque LEGO et ceux de marque MEGA BLOKS se trouvent souvent dans les mêmes rayons.
F. La marque figurative LEGO
30. Les demanderesses soutiennent en l'espèce que la configuration des tenons des produits LEGO constitue un « signe distinctif » .
G. La fonctionnalité
31. Les tenons d'une pièce LEGO peuvent s'adapter en totalité ou en partie à tout ou partie de la face inférieure d'une autre pièce LEGO. L' « effet de fixation » liant les pièces emboîtées est obtenu par le frottement entre les tenons de l'une et les cylindres creux et/ou les parois de la face inférieure de l'autre.
H. Les brevets
32. M. Harry Fisher Page, sujet britannique, a conçu, fabriquait et vendait les jeux de construction composés de briques à saillies cylindriques commercialisés sous la marque KIDDICRAFT.
33. M. Page a fait breveter ses jeux de construction àbriques emboîtables au Royaume-Uni, au Canada et en France. Ces brevets, maintenant expirés, sont les suivants :
a. brevet canadien no 443,019, délivré le 22 juillet 1947;
b. brevet britannique no 529,580, délivré le 25 novembre 1940;
c. brevet britannique no 587,206, délivré le 17 avril 1947;
d. brevet britannique no 633,055, délivré le 12 décembre 1949;
e. brevet britannique no 673,857, délivré le 11 juin 1952;
f. brevet français no 916,078.
34. Les demanderesses et leurs ayants cause ont déposé entre autres les brevets suivants :
a. brevet canadien no 629,732, délivré à Godtfred Kirk Christiansen le 24 octobre 1961;
b. brevet canadien no 880,418, délivré à Godtfred Kirk Christiansen le 7 septembre 1971[11].
[6] Je compléterai ce qui précède par un exposé tiré des dépositions faites pour le compte des demanderesses par M. Kjeld Kirk Kristiansen, président du conseil d'administration de la LEGO Foundation (comme il est précisé dans l'exposé conjoint des faits), Me Sten Juul Petersen, avocat employé par le Groupe LEGO de 1974 à 1999, et M. Per Norgaard Randers, employé de longue date du Groupe LEGO et résident de Hong Kong.
[7] L'entreprise de fabrication de jouets LEGO a été fondée en 1932 par le grand-père de M. Kjeld Kirk Kristiansen à Billund, ville du Danemark où se trouvent maintenant le siège mondial du Groupe LEGO et le parc d'attractions LEGO-Land. À l'origine, cette entreprise produisait des jouets de bois. « LEGO » est un mot-valise formé à partir de deux mots danois signifiant « bien jouer » .
[8] Les briques emboîtables KIDDICRAFT furent fabriquées au Royaume-Uni et vendues dans ce pays (et peut-être d'autres) de 1947 à 1951. Ces briques étaient fabriquées à partir de la technique divulguée dans les brevets Page, auxquels renvoie l'exposé conjoint des faits.
[9] C'est en 1949 que le Groupe LEGO a commencé à vendre des jouets de plastique et, en particulier, des jeux de construction en cette matière. La première génération de briques LEGO, lancée en 1949, s'inspirait des briques KIDDICRAFT. Le Groupe LEGO a par la suite acheté les droits du brevet Page afférents aux briques KIDDICRAFT.
[10] Une deuxième génération de briques LEGO a vu le jour en 1954. La production de la troisième génération (encore en cours) de briques LEGO a commencé en 1957. On y utilisait pour la première fois l'invention faisant l'objet du premier brevet de base de LEGO - le brevet canadien no 629,732 - , à savoir les cylindres creux alignés sur la face inférieure des briques LEGO qui renforcent l' « effet de fixation » du dispositif d'emboîtement LEGO.
[11] Les briques LEGO sont vendues au Canada depuis au moins 1961. De 1961 à 1988, elles ont été fabriquées et commercialisées au Canada par Samsonite en vertu d'une licence concédée par le Groupe LEGO. À la fin de 1988, la licence de Samsonite a pris fin, et la société LEGO Canada a été créée pour remplir les fonctions de commercialisation au Canada. Il ne se fabrique plus de briques LEGO au Canada depuis la fin de la licence de Samsonite. À l'heure actuelle, le Groupe LEGO a des établissements de fabrication au Danemark, en Suisse, en Chine et à Enfield (Connecticut), ainsi que, pour un marché régional, en Corée.
[12] Les tenons apparaissant sur la face supérieure de la brique LEGO sont restés une caractéristique inchangée et dominante de l'ensemble des briques LEGO depuis 1949. Depuis au moins 1958, l'inscription « LEGO » apparaît sur le dessus de chaque tenon. On retrouve souvent ces tenons et leur configuration dans la publicité de LEGO Canada au Canada, notamment dans les annonces télévisées, dans le matériel de promotion aux points de vente et sur les emballages. L'inscription « LEGO » apparaît normalement sur les tenons représentés dans cette publicité, mais pas dans tous les cas.
[13] Le Groupe LEGO s'est montré très énergique dans ses efforts pour protéger et défendre son « achalandage » , y compris celui qui est fondé sur la configuration de ses produits. Cela dit, il n'a pas été produit devant la Cour d'éléments tendant à prouver que la marque figurative LEGO aurait été désignée sur les emballages ou dans le matériel publicitaire utilisés au Canada comme un élément revendiqué (quoique non enregistré) de l' « achalandage » du Groupe LEGO.
[14] Le bref exposé complémentaire qui suit des faits relatifs à Ritvik est en grande partie tiré du témoignage de M. Victor Bertrand fils, le directeur actuel de l'exploitation de cette entreprise.
[15] La société Ritvik, sous sa première forme juridique, a été fondée en 1967 par M. Victor Bertrand père et son épouse Rita, les parents des dirigeants actuels de Ritvik. Au début, Ritvik était un distributeur de jouets fabriqués par d'autres entreprises. Au milieu des années 70, elle a commencé à fabriquer sa propre gamme de jouets moulés par injection pour enfants d'âge préscolaire, notamment des véhicules-jouets et produits assimilés, ainsi que des meubles en plastique.
[16] Au début des années 80, Ritvik a commencé à concentrer de plus en plus ses efforts sur sa propre gamme de produits, dans l'intention d'accroître son indépendance. Elle a alors choisi d'axer son activité en priorité sur les jeux de construction, en commençant par ceux destinés aux enfants d'âge préscolaire.
[17] À la fin des années 80 et au début des années 90, Ritvik a décidé de « grandir » avec les enfants qui s'étaient habitués à ses jouets pour âge préscolaire et a lancé en 1991 sa série MICRO MEGA BLOKS, inspirée des briques LEGO et TYCO. Les briques TYCO étaient aussi inspirées des briques LEGO et se vendaient sur une grande échelle aux États-Unis, où elles étaient fabriquées, ainsi que dans d'autres pays, dont le Canada. TYCO s'est retirée du marché des jeux de construction à peu près au moment où Ritvik a lancé sa série MICRO.
[18] Les jeux de construction de la série MICRO de Ritvik représentent aujourd'hui à peu près la moitié du chiffre d'affaires mondial de cette société. En 2001, Ritvik vendait ses jouets dans plus de 100 pays et était le premier fabricant de jouets au Canada, aussi bien par le nombre de salariés que par le chiffre d'affaires.
LES MESURES DE RÉPARATION DEMANDÉES
[19] Les mesures de réparation demandées par LEGO sont énumérées dans le deuxième exposé modifié de sa demande, dont le passage pertinent est ainsi libellé :
[Traduction]
1) Une déclaration portant que la demanderesse Kirkbi est le propriétaire de la marque figurative LEGO;
2) Une déclaration portant que la défenderesse, en fabriquant et vendant des briques et autres pièces portant la marque figurative LEGO, a porté atteinte aux droits de marque de la demanderesse Kirkbi, en violation de la loi et notamment de l'alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce;
3) Une injonction permanente interdisant à la défenderesse, à ses dirigeants, administrateurs, mandataires, préposés, employés, successeurs, ayants droit et concessionnaires, ainsi qu'à toute société liée ou apparentée à la défenderesse, d'accomplir directement ou indirectement les actes suivants :
a) faire, utiliser, vendre ou offrir en vente un produit quelconque en liaison avec la marque figurative LEGO ou avec toute autre marque de commerce ou indication qui lui ressemblerait au point de prêter à confusion ou en constituerait une imitation déguisée;
b) appeler l'attention du public sur ses marchandises ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion entre ses marchandises et son entreprise et celles des défenderesses;
4) Une ordonnance prescrivant à la défenderesse de remettre sous la foi du serment ou sous la surveillance de la Cour tous les articles - c'est-à-dire tous les jouets, notamment les briques et autres éléments de jeux de construction, tous les moules servant à leur fabrication, ainsi que tous les emballages, étiquettes et matériels publicitaires ou autres - dont l'utilisation contreviendrait à toute injonction accordée dans la présente instance, et de prendre des mesures pour mettre fin à tout autre emploi de la marque figurative LEGO, notamment sur logiciel ou sur Internet, ou subsidiairement, une ordonnance de destruction des articles susdits sous la foi du serment ou sous la surveillance de l'honorable Cour;
5) Des dommages-intérêts de 25 000 000 dollars pour l'emploi illicite de la marque figurative LEGO de la demanderesse Kirkbi, pour commercialisation trompeuse et pour agissements contraires à l'alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce, ou la restitution des profits de la défenderesse, au choix des demanderesses;
6) Des intérêts pour les périodes antérieure et postérieure au jugement;
7) Toutes les taxes applicables, y compris la taxe sur les produits et services, auxquelles les demanderesses pourraient avoir droit;
8) Toute autre mesure de réparation que l'honorable Cour estimerait justifiée.
[20] Le paragraphe 7) de la citation qu'on vient de lire a été modifié d'un commun accord des parties à l'instruction, de manière à comprendre les dépens ainsi que les taxes applicables.
[21] Dans sa demande reconventionnelle, Ritvik réclame les mesures de réparation suivantes :
[Traduction]
a) une déclaration portant que la demanderesses reconventionnelle a le droit de continuer à faire, offrir en vente et vendre au Canada les séries de briques et autres éléments de jeux de construction MICRO et MINI qu'elle vend actuellement au Canada sous la marque de commerce MEGA BLOKS;
b) les dépens afférents à la présente demande reconventionnelle, sur la base avocat-client ou, subsidiairement, fixés au maximum de la colonne V du tarif B des Règles de la Cour fédérale, avec toutes les taxes applicables, y compris la taxe sur les produits et services, auxquelles la demanderesse reconventionnelle pourrait avoir droit;
c) toute autre mesure que l'honorable Cour estimerait justifiée.
EXPOSÉ DES QUESTIONS EN LITIGE
[22] Les avocats ont déposé à l'ouverture de l'instruction un exposé conjoint des questions en litige dont le texte suit[12] :
[Traduction]
Titre
1. Les demanderesses ont-elles un intérêt reconnu par la loi dans tous droits de marque qu'elles font valoir au Canada relativement à la « marque figurative Lego » ? Cette question ne comprend pas le contrôle de qualité des titulaires de licence ni ne met en cause l'authenticité de quelque document que ce soit relatif à la concession de licences ou à la cession d'autres droits.
Alinéa 7b)
2. Laquelle des deux thèses suivantes est juste?
a) celle des demanderesses selon laquelle la « marque figurative Lego » est une marque de commerce et peut donc fonder une action sous le régime de l'alinéa 7b);
b) celle des défenderesses selon laquelle cette marque figurative ne constitue pas une marque de commerce valide parce qu'elle possède au moins l'une des caractéristiques suivantes :
i) elle est fonctionnelle;
ii) elle a été revendiquée et/ou divulguée dans des brevets expirés;
iii) elle n'est pas distinctive;
iv) elle n'a jamais été employée comme marque de commerce par les demanderesses.
3. Les demanderesses ont-elles, en violation de l'alinéa 7b), appelé l'attention du public sur leurs jeux de construction « MICRO » en employant la « marque figurative Lego » de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'elles ont commencé à y appeler ainsi l'attention, entre lesdits jeux « MICRO » et les jeux de construction « LEGO » des demanderesses?
4. Quand les défenderesses ont-elles « commencé à y appeler ainsi l'attention » ?
Nota : Le règlement des questions relatives à l'importance de la violation et à la quantification de la réparation pécuniaire est reporté conformément à l'ordonnance en date du 9 juillet 1999.
Préclusion
5. Les demanderesses sont-elles déchues du droit à tout ou partie de la réparation demandée au motif de la préclusion, de l'inertie ou de l'acquiescement?
Prescription
6. Les défenderesses peuvent-elles faire valoir la prescription? Dans l'affirmative, quel est le délai de prescription applicable?
[23] Si l'on peut admirer cet exposé des questions en litige pour sa concision et sa simplicité, il faut voir aussi que ces qualités occultent la complexité des arguments relatifs à l'infraction à l'alinéa 7b) de la Loi. Je traiterai séparément les divers éléments de cette question dans mon analyse.
LES DISPOSITIONS LÉGALES APPLICABLES
[24] L'introduction de l'article 7 de la Loi et l'alinéa b) de celui-ci sont libellés comme suit :
7. Nul ne peut :
[...]
b) appeler l'attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu'il a commencé à y appeler ainsi l'attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d'un autre;
[...]
7. No person shall
...
(b) direct public attention to his wares, services or business in such a way as to cause or be likely to cause confusion in Canada, at the time he commenced so to direct attention to them, between his wares, services or business and the wares, services or business of another;
...
[25] Les paragraphes (1), (2), (3) et (5) de l'article 6 de la Loi sont rédigés comme suit :
6.(1) Pour l'application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.
(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.
(3) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à cette marque et les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.
[...]
6. (1) For the purposes of this Act, a trade-mark or trade-name is confusing with another trade-mark or trade-name if the use of the first mentioned trade-mark or trade-name would cause confusion with the last mentioned trade-mark or trade-name in the manner and circumstances described in this section.
(2) The use of a trade-mark causes confusion with another trade-mark if the use of both trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.
(3) The use of a trade-mark causes confusion with a trade-name if the use of both the trade-mark and trade-name in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with the trade-mark and those associated with the business carried on under the trade-name are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.
...
(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris_:
(5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including
a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
c) le genre de marchandises, services ou entreprises;
d) la nature du commerce;
e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.
(a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known;
(b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use;
(c) the nature of the wares, services or business;
(d) the nature of the trade; and
(e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.
[26] L'introduction de l'article 2 de la Loi et les définitions données dans celui-ci des expressions « signe distinctif » et « marque de commerce » sont formulées dans les termes suivants :
2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi
[...]
« signe distinctif » Selon le cas_:
a) façonnement de marchandises ou de leurs contenants;
b) mode d'envelopper ou empaqueter des marchandises,
dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres.
[...]
2. In this Act,
...
"distinguishing guise" means
(a) a shaping of wares or their containers, or
(b) a mode of wrapping or packaging wares
the appearance of which is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others;
...
« marque de commerce » Selon le cas_:
a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres;
b) marque de certification;
c) signe distinctif;
d) marque de commerce projetée.
[...]
"trade-mark" means
(a) a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others,
(b) a certification mark,
(c) a distinguishing guise, or
(d) a proposed trade-mark;
...
[27] Pour ce qui concerne la question des mesures de réparation, il convient de citer les paragraphes (1) et (3) de l'article 4 et l'article 53.2 de la Loi, ainsi libellés :
4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
[...]
4. (1) A trade-mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of the wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.
...
(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.
[...]
3) A trade-mark that is marked in Canada on wares or on the packages in which they are contained is, when the wares are exported from Canada, deemed to be used in Canada in association with those wares.
...53.2 Lorsqu'il est convaincu, sur demande de toute personne intéressée, qu'un acte a été accompli contrairement à la présente loi, le tribunal peut rendre les ordonnances qu'il juge indiquées, notamment pour réparation par voie d'injonction ou par recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, pour l'imposition de dommages punitifs, ou encore pour la disposition par destruction, exportation ou autrement des marchandises, colis, étiquettes et matériel publicitaire contrevenant à la présente loi et de toutes matrices employées à leur égard.
53.2 Where a court is satisfied, on application of any interested person, that any act has been done contrary to this Act, the court may make any order that it considers appropriate in the circumstances, including an order providing for relief by way of injunction and the recovery of damages or profits and for the destruction, exportation or other disposition of any offending wares, packages, labels and advertising material and of any dies used in connection therewith.
DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA PREUVE
[28] Les demanderesses ont appelé 17 témoins à la barre, dont neuf ont témoigné sur l'histoire, la croissance, le développement et la situation actuelle du Groupe LEGO; ses pratiques d'ingénierie, de recherche, de conception, de développement et de commercialisation; l'importance qu'il accorde à la qualité, à la sûreté et à la fiabilité de ses produits; ainsi que son souci de développer, de maintenir et de protéger son achalandage, notamment la valeur que représentent à cet égard ses droits de propriété intellectuelle. D'autres parmi ces neuf témoins ont fait des dépositions plus générales touchant le contexte de l'activité du Groupe LEGO au Canada et de la présente instance. Les demanderesses ont aussi produit trois témoins experts, dont deux ont déposé sur les enquêtes effectuées aux fins de la présente instance, et dont le troisième a témoigné sur les pratiques de commercialisation au Canada du Groupe LEGO et de Ritvik, notamment sur les pratiques suivies par cette dernière depuis le lancement de la série MICRO de ses jeux MEGA BLOKS, ainsi que sur les effets de ces pratiques. Les cinq autres témoins produits par les demanderesses ont relaté des incidents où, ayant acheté un jeu de construction, ils s'étaient adressés à LEGO Canada pour obtenir aide ou conseils, ou simplement pour formuler une plainte, alors que le produit en question n'était pas de LEGO, mais de Ritvik. Ces témoignages relatifs à la « confusion » sur le marché étaient appuyés d'une preuve documentaire substantielle touchant la même question[13].
[29] Ritvik a appelé dix témoins à la barre, dont cinq ont déposé sur le contexte de son activité, de manière très semblable à leurs homologues produits par les demanderesses. Les cinq autres témoins produits par Ritvik ont déposé à titre d'experts concernant la commercialisation et la caractérisation ou gestion de marque, les enquêtes menées pour le compte de Ritvik aux fins de la présente instance et la preuve de cette nature produite par les demanderesses, l'ingénierie et le développement de la brique TYCO, brièvement évoquée plus haut, l'application des principes gestaltistes à la marque figurative LEGO dans le but d'établir si elle possède ou non un caractère distinctif, et les rapports entre la conclusion de l'expert à cet égard et les résultats d'enquêtes produits en preuve.
[30] Les avocats ont présenté à la Cour au début de l'instruction un recueil commun de documents faisant 17 volumes. La plupart de ces documents ont été reçus en preuve après avoir été identifiés par un ou plusieurs témoins. Certains de ces documents, quoique déposés conjointement, ont été soumis à une objection de la part des demanderesses, qui alléguaient à leur égard le privilège de règlement ou de transaction. Nous reparlerons plus loin de ces documents et de cette objection.
[31] Enfin, les demanderesses ont déposé 101 pièces en plus des volumes de preuve documentaire produits conjointement. Cent quarante pièces ont été déposées au nom de Ritvik.
[32] Je renverrai à la preuve de manière plus détaillée selon les besoins de l'analyse.
ANALYSE
1) L'intérêt reconnu par la loi des demanderesses dans les droits au Canada qu'elles font valoir relativement à la marque figurative LEGO
[33] Les trois premiers paragraphes de l'exposé conjoint des faits, reproduit plus haut, présentent KIRKBI comme une société de portefeuille s'occupant de gestion des biens, y compris des marques de commerce. Je constate que la preuve produite devant moi établit bel et bien que KIRKBI a un intérêt propriétal et un intérêt sous le rapport des redevances dans la marque figurative LEGO.
[34] LEGO Canada détient les droits de propriété intellectuelle du Groupe LEGO au Canada en vertu d'une licence exclusive.
[35] KIRKBI et LEGO Canada sont tous deux membres du Groupe LEGO.
[36] Dans l'arrêt Enterprise Rent-A-Car Co. c. Singer[14], Monsieur le juge Pratte, s'exprimant au nom de la Cour, écrivait ce qui suit au paragraphe 5 :
Il est maintenant établi que l'alinéa 7b) [de la Loi sur les marques de commerce] est constitutionnel dans la mesure où il protège les marques de commerce. Bien qu'elle soit libellée en termes généraux, cette disposition doit donc être interprétée comme se rapportant uniquement à la protection des marques de commerce, déposées ou non. Dans une action fondée sur l'alinéa 7b), le demandeur doit donc prouver qu'il « possède » une marque de commerce qui doit être protégée. Il est bien connu qu'une marque de commerce est [Traduction] « acquise par son adoption et par son emploi » . [Renvois omis.]
[37] Je constate que le concept de « possession » , dans la citation qui précède, est flexible. Je constate en outre, vu l'ensemble de la preuve, que KIRKBI et LEGO Canada ont chacune, relativement à la « possession » , un intérêt suffisant au Canada dans la marque figurative LEGO pour agir comme demanderesses dans la présente action. Je constate enfin que mes conclusions à ce sujet n'ont pas été sérieusement contestées par les avocats de Ritvik.
2) La compétence de la Cour
[38] La Cour fédérale est un tribunal d'origine législative et non un tribunal de compétence inhérente[15]. L'article 20 de la Loi sur la Cour fédérale[16] est ainsi libellé :
20. (1) La Section de première instance a compétence exclusive, en première instance, dans les cas suivants opposant notamment des administrés_:
a) conflit des demandes de brevet d'invention ou d'enregistrement d'un droit d'auteur, d'une marque de commerce, d'un dessin industriel d'une topographie au sens de la Loi sur les topographies de circuits intégrés;
b) tentative d'invalidation ou d'annulation d'un brevet d'invention, ou d'inscription, de radiation ou de modification dans un registre de droits d'auteur, de marques de commerce, de dessins industriels ou topographies visées à l'alinéa a).
20. (1) The Trial Division has exclusive original jurisdiction, between subject and subject as well as otherwise,
(a) in all cases of conflicting applications for any patent of invention, or for the registration of any copyright, trade-mark, industrial design or top