Remo imports ltd. c. Jaguar cars limited

Remo imports ltd. c. Jaguar cars limited
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2007-07-18
Référence neutre
2007 CAF 258
Numéro de dossier
A-62-06
Notes
Décision rapportée
Contenu de la décision
Date : 20070718
Dossier : A-62-06
Référence : 2007 CAF 258
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
REMO IMPORTS LTD.
appelante
et
JAGUAR CARS LIMITED
et
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED/FORD DU CANADA LIMITÉE exploitant une entreprise sous la raison sociale JAGUAR CANADA
intimées
Audience tenue à Montréal (Québec), les 26, 27 et 28 juin 2007
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 18 juillet 2007
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE LÉTOURNEAU
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE DÉCARY
LA JUGE TRUDEL
Date : 20070718
Dossier : A-62-06
Référence : 2007 CAF 258
CORAM : LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
LA JUGE TRUDEL
ENTRE :
REMO IMPORTS LTD.
appelante
et
JAGUAR CARS LIMITED
et
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED/FORD DU CANADA LIMITÉE exploitant une entreprise sous la raison sociale JAGUAR CANADA
intimées
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE LÉTOURNEAU
[1] La présente instance concerne un appel et un appel incident interjetés d’une décision (2006 CF 21) rendue par le juge Shore de la Cour fédérale du Canada (le juge).
[2] Par sa décision, le juge a rejeté l’action en contrefaçon de l’appelante et fait droit à la demande reconventionnelle des intimées. Il a déclaré invalide la marque de commerce déposée no 263924 de l’appelante et l’a radiée du registre. Il a déclaré valides les enregistrements nos 378643 et 378644 des intimées, y compris les marchandises suivantes faisant l’objet d’une opposition de la part de l’appelante : étuis pour permis de conduire, étuis pour portefeuilles, étuis pour cartes d’affaires, ceintures, étuis pour cartes de crédit, étuis à clés, carnets d’adresses, carnets de notes, étuis pour passeports, étuis de beauté, étuis à documents et portefeuilles de poche.
[3] De plus, le juge a accordé une injonction permanente interdisant de façon générale à l’appelante d’employer la marque de commerce JAGUAR ou le dessin d’un jaguar bondissant, de vendre et d’annoncer des produits utilisant la marque de commerce ou le dessin en question et de faire passer ses marchandises pour celles des intimées. Le juge a également ordonné la destruction de tous les produits se trouvant en la possession ou sous le contrôle de l’appelante et qui portaient une marque de commerce, un nom commercial ou une raison sociale en contravention de l’injonction.
[4] Enfin, le juge a rejeté la demande de dommages‑intérêts des intimées. Cette partie de la décision du juge fait l’objet de l’appel incident des intimées.
[5] L’appelante a d’abord demandé à la Cour d’infirmer la décision du juge, de déclarer sa marque de commerce valide et de modifier les marques de commerce des intimées de manière à supprimer de la description des marchandises celles auxquelles l’appelante s’opposait. Elle a aussi réclamé un jugement déclarant que les intimées ont contrefait sa marque de commerce, radiant les marques de commerce des intimées et accordant une injonction permanente obligeant les intimées à cesser de contrefaire la marque de commerce de l’appelante.
[6] L’appelante réclame d’autres réparations, notamment des dommages-intérêts. Il n’est toutefois pas nécessaire d’exposer ces réparations en détail dans le cadre du présent appel.
[7] Les parties ont inutilement et indûment rendu complexe une affaire qui était, à l’origine, simple. Le jugement de 143 pages de la Cour fédérale, avec son emploi regrettable de termes vagues, n’a rien fait pour améliorer la situation.
[8] Le déroulement de l’appel a lui aussi été laborieux. La Cour a dû rendre des ordonnances pour forcer les parties à respecter les limites du raisonnable et pour les obliger à se conformer aux Règles des Cours fédérales (les Règles) : voir les ordonnances rendues par le juge Sexton le 9 août 2006, par le juge Décary le 5 septembre 2006, par le juge Noël le 9 novembre 2006, et par le juge Létourneau le 20 décembre 2006.
[9] Et pourtant, l’avis d’appel modifié que l’appelante a déposé ne compte pas moins de quarante‑neuf (49) pages. Dans l’arrêt Marchand Syndics Inc. c. Canada (Surintendant des faillites), 2006 CAF 368, la Cour a réaffirmé le rôle et l’objet de l’avis d’appel. Voici ce que j’ai écrit au paragraphe 14, au nom de la Cour :
[…] [L]a Règle 337 stipule bien que l’avis d’appel doit contenir un énoncé complet et concis des motifs qui seront invoqués. Ce sont ces motifs que normalement développe le Mémoire des faits et du droit. L’avis d’appel des appelants coure sur vingt (20) pages et reflète tout, sauf la concision, la précision et l’intégralité des motifs d’appel. Il est en fait un Mémoire déguisé imparfait des faits et du droit.
Comme on le verra plus loin, cet énoncé est encore plus vrai en l’espèce.
[10] Trois jours avant l’instruction de l’appel, l’appelante a informé par lettre le greffe de la Cour qu’elle se désistait de son action en contrefaçon contre les intimées ainsi que de sa demande de radiation des marques de commerce des intimées.
[11] Le matin du premier jour de l’audience, un autre avocat de l’appelante, qui venait d’être ajouté au dossier, a formulé des observations devant la Cour. Il a soutenu que le juge avait commis cinq erreurs de droit qui justifiaient l’infirmation de sa décision. Certaines de ces présumées erreurs n’avaient pas été traitées dans le mémoire des faits et du droit ou dans l’avis d’appel modifié. D’autres avaient à peine été évoquées ou encore formulées en des termes tellement vagues dans les conclusions écrites qu’il serait difficile de déceler la suite qui leur serait donnée à l’audience. L’appel a par conséquent pris une tournure différente et nous avons exprimé notre crainte qu’il ne soit devenu un piège tendu à la partie adverse.
[12] Les intimées s’opposent à ce que la Cour statue sur toute question soulevée pour la première fois en appel. Elles invoquent, à l’appui de leur objection, les décisions Kioroglo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1994] A.C.F. no 1606, et Mishak c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 1242, dans lesquelles la Cour fédérale a cité les propos suivants tenus par notre collègue le juge Décary dans l’arrêt Sola Abel Lanlehin c. M.E.I., A-610-90, le 2 mars 1993 :
Ce dossier soulève des questions troublantes quant à la validité de la décision rendue par la Section du statut, notamment, quant à la participation de l’un des deux membres aux motifs de la décision. Ces questions n’avaient toutefois pas été soulevées par l’appelant dans son mémoire et il se peut que l’intimée, l’eût-elle su en temps utile, aurait été en mesure d’expliquer les contradictions qui apparaissent au dossier. À ce stade, il ne nous est pas possible de supposer l’invalidité de la décision et nous sommes d’avis, dans les circonstances, de rejeter l’appel.
Dans l’affaire Kioroglo, l’avocat des demandeurs avait cherché à introduire un nouveau moyen qui ne figurait pas dans la demande de contrôle judiciaire, alors que dans l’affaire Mishak, les demandeurs voulaient plaider une question qui ne se trouvait pas dans leur mémoire des faits et du droit. Dans les deux cas, la Cour fédérale a retenu l’objection formulée par le défendeur.
[13] Les intimées ont parfaitement le droit de se plaindre. En principe, pour des raisons évidentes, la Cour refuse de statuer sur des moyens d’appel qui n’ont pas été soulevés dans l’avis d’appel ou dans le mémoire des faits et du droit. Bien qu’elle puisse faire exception notamment pour les questions de compétence, ce n’est pas le cas en l’espèce.
[14] Ignorant le sort que la Cour réservera à leur objection, les intimées ont plaidé au fond sur chacune des cinq erreurs alléguées. J’estime qu’il est nécessaire de préciser ces erreurs de manière à ce que les plaideurs qui, à l’avenir, souhaiteraient se fonder sur la décision de la Cour fédérale puissent les connaître et être au courant de la suite que la Cour d’appel leur a donnée.
[15] L’appelante affirme que le juge :
a) a commis une erreur en obligeant l’appelante à établir la probabilité de confusion et en appliquant ensuite le mauvais critère pour déterminer s’il y avait confusion ou probabilité de confusion;
b) a radié à tort la marque de commerce de l’appelante pour deux motifs, à savoir la tromperie et la diminution de la valeur, qui ne sont pas des motifs d’invalidité prévus à l’article 18 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13, modifiée (la Loi);
c) a radié à tort la marque de commerce de l’appelante pour usage antérieur alors que le délai de prescription prévu au paragraphe 17(2) de la Loi était expiré;
d) a radié à tort la marque de commerce de l’appelante au motif que la marque de commerce était invalide car elle n’était pas enregistrable parce qu’elle créait de la confusion (alinéa 18(1)a)) et parce qu’elle ne permettait pas de distinguer les marchandises de l’appelante de celles des intimées (alinéa 18(1)b));
e) a accordé sans raison valable une injonction contre l’appelante.
[16] Avant d’examiner les arguments de l’avocat de l’appelante, je tiens à trancher le principal moyen d’appel invoqué par l’appelante au sujet de la notoriété des marques de commerce JAGUAR des intimées.
Notoriété des marques de commerce « JAGUAR » des intimées en liaison avec des automobiles, des articles de bagage et d’autres accessoires connexes en 1980, 1990 et encore aujourd’hui
[17] Le juge a conclu que les marques de commerce des intimées étaient devenues célèbres en liaison avec des automobiles et des articles de bagage en 1980. Voici ce qu’il écrit au paragraphe 213 de ses motifs de jugement :
[213] Les témoins de Jaguar Cars ont montré qu’il y a eu une extension naturelle de la marque de voitures de luxe pour y inclure des articles de bagage, et ce, depuis 1980 au moins. Voici une liste de ces articles :
[traduction] Bagages, sacs, mallettes, poches, fourre‑tout et autres marchandises servant à ranger ou à transporter de petits objets; mallettes à documents, porte‑documents, sacs à main; sacs d’école; étuis pour permis, portefeuilles, porte‑cartes; anneaux porte‑clés, porte‑clés; housses à vêtements, valises, sacoches de vol, serviettes, chaînettes pour porte‑clés, sacs de sport; étuis pour permis de conduire, étuis pour portefeuille, étuis pour cartes d’affaires, ceintures, étuis pour cartes de crédit, étuis pour passeports, étuis de beauté; étuis à documents, portefeuilles de poche; carnets d’adresses, carnets de notes, sacs à appareil‑photo; sacs à dos, bagages de cabine, sacs de voyage, sacs de sport, sacs de tennis, sacs et pochettes à maquillage, ceintures porte‑billets, sacoches de ceinture, sacs‑repas et sacs pour ordinateur.
[18] Il a également conclu que les marques de commerce des intimées étaient encore bien connues au moment où l’appelante a introduit son action contre les intimées en 1991 et qu’elles le sont encore aujourd’hui.
[19] Après avoir parcouru cet abondant dossier (6 000 pièces, des centaines de classeurs, des dizaines d’échantillons), je suis convaincu qu’il y a amplement d’éléments de preuve solides dans l’exposé conjoint des faits et dans la preuve volumineuse présentée par les intimées pour justifier la conclusion du juge. Je ne constate, sur cette question, aucune erreur manifeste et dominante qui justifierait ou exigerait notre intervention.
[20] J’ajouterais, pour reprendre l’expression d’un juge d’appel américain, que les juges n’ont pas à jouer au détective (Dow Agrosciences Canada Inc. c. Philom Bios Inc., 2007 ABCA 122, au paragraphe 53). On ne peut pas s’attendre à ce que les juges d’appel se mettent à la recherche d’éléments de preuve susceptibles d’appuyer ou de compléter les allégations générales formulées par une des parties à l’appel.
Le juge a-t-il commis une erreur en obligeant l’appelante à établir qu’il n’y a aucune probabilité de confusion et en appliquant le mauvais critère à la question de la confusion?
1. Erreur alléguée en ce qui concerne le fardeau de la preuve
[21] Le paragraphe 88 du mémoire des faits et du droit de l’appelante est le seul fondement du raisonnement fouillé que l’appelante a développé à l’audience. En voici le texte :
[traduction]
88. Il est respectueusement allégué que les critères énoncés au paragraphe 6(2) de la Loi n’ont pas été établis par les intimées, alors qu’il leur incombait de le faire. En conséquence, le juge de première instance a commis une erreur au paragraphe 306 de ses motifs (dossier d’appel, vol. 1, p. 219).
[22] Voici en quels termes le juge s’est exprimé au paragraphe 306 de ses motifs de jugement :
[306] Lorsque la marque d’un ancien utilisateur est devenue très bien connue partout au Canada et/ou à l’étranger, elle a droit à une protection générale beaucoup plus étendue que celle accordée aux marchandises à l’égard desquelles la marque a été employée. Dans de tels cas, le fardeau qui incombe au nouvel utilisateur pour réfuter toute probabilité de confusion est particulièrement difficile. Remo ne s’est pas acquittée du lourd fardeau qui lui incombait de réfuter la probabilité de confusion au moment où la marque d’automobile JAGUAR était célèbre aux dates pertinentes.
[Non souligné dans l’original.]
[23] L’avocat de l’appelante soutient qu’il incombait aux intimées, qui réclamaient la radiation de la marque de commerce de l’appelante, de faire la preuve de la probabilité de confusion. Il invoque la décision Parke, Davis & Co., Ltd. c. Empire Laboratories Ltd., 41 C.P.R. 121, dans laquelle le juge Noël de la Cour de l’Échiquier du Canada a statué que le fardeau de démontrer l’invalidité incombe à la partie qui demande la radiation.
[24] En toute justice pour le juge, je dois préciser que chacune des parties à l’instance réclamait la radiation de la marque de commerce de l’autre. Dans ces conditions, il aurait été utile que le juge traite globalement de la question du fardeau de la preuve.
[25] Pour arriver à la conclusion qu’il a tirée au paragraphe 306 de ses motifs, le juge s’est fondé sur la décision de la Cour fédérale dans l’affaire Advance Magazine Publishers Inc. c. Masco Building Products Corp., 86 C.P.R. (3d) 207.
[26] Cette affaire portait sur une opposition à l’enregistrement d’une marque de commerce. En pareil cas, c’est à celui qui demande l’enregistrement de la marque de commerce qu’il incombe de démontrer qu’il n’y a pas de probabilité de confusion si l’enregistrement est accordé. En l’espèce, toutefois, la situation est différente. Les intimées réclament la radiation d’une marque déposée. Je conviens avec l’appelante que c’est aux intimées qu’il incombait de faire la preuve de la confusion (voir Parke, Davis & Co., Ltd., précitée).
[27] L’appelante soutient par ailleurs que cette erreur du juge a influencé les autres questions. Ainsi, les motifs du jugement sont muets sur la question du fardeau de la preuve en ce qui concerne la diminution de la valeur de l’achalandage attaché aux marques de commerce des intimées. Suivant l’appelante, il n’est pas déraisonnable de conclure que le juge a appliqué à cette question le même raisonnement que dans le cas de la question de la confusion.
[28] La Cour suprême du Canada a confirmé que le fardeau de la preuve incombe à la partie qui affirme que sa marque de commerce a été contrefaite. Dans l’arrêt Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23, le juge Binnie a écrit, au paragraphe 15 :
Malgré l’indubitable renommée de la marque, il appartenait à l’appelante de prouver la probabilité de dépréciation, et non aux intimées de la réfuter ni au tribunal de la présumer.
[29] Je suis disposé à accepter l’argument de l’appelante suivant lequel si le juge a commis l’erreur qui lui est reprochée au sujet de la question de la confusion, il a selon toute vraisemblance commis la même erreur en ce qui concerne la diminution de la valeur. L’avocat des intimées a admis que cette inférence était raisonnable et il a fait valoir que la conclusion contraire devrait être tirée si la Cour devait conclure que le juge n’a pas commis d’erreur au sujet de la probabilité de confusion.
[30] L’avocat des intimées affirme que le juge a tenu les propos contestés dans le contexte de la difficulté spéciale créée par l’existence d’une marque bien connue lorsqu’il s’agit de réfuter les éléments de preuve relatifs à la confusion qui sont présentés par le propriétaire de la marque bien connue.
[31] Il n’y a aucun doute que les propos du juge sont, au mieux, ambigus. Le fait qu’il cite la décision Advance tendrait à appuyer l’interprétation étroite et ordinaire que l’appelante fait du paragraphe 306 des motifs du jugement.
[32] Toutefois, au sous-alinéa 258(7)f) de ses motifs, où il a fait une distinction entre l’affaire Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha c. Lexus Foods Inc. (2000), 9 C.P.R. (4th) 297, et la présente espèce, le juge a reconnu expressément que les fardeaux de preuve dans une affaire portant sur une opposition « diffèrent largement de ceux des causes d’action et des motifs de radiation en cause en l’espèce ». Il était conscient que le fardeau de la preuve est différent dans les affaires de radiation.
[33] De plus, le juge a employé à deux reprises le mot « réfuter » relativement à la probabilité de confusion. Or, le mot « réfuter » n’est logique, dans ce contexte, que si la probabilité de confusion a déjà été établie par le propriétaire de la marque célèbre. On ne peut réfuter ce qui n’existe pas. On ne saurait interpréter ce mot comme imposant à l’appelante le fardeau initial en ce qui concerne la probabilité de confusion.
[34] Je crois, en fin de compte, que le juge disait simplement que, lorsque la probabilité de confusion avec une marque de commerce notoire ayant droit à une protection étendue a été démontré, il est difficile de réfuter cette preuve. À mon sens, le mot « fardeau » au paragraphe 306 n’était pas employé au sens juridique de fardeau de la preuve, mais plutôt dans le sens courant ou familier de tâche ardue ou difficile.
[35] Quoi qu’il en soit, même si l’on devait supposer que le juge a commis une erreur de droit au sujet du fardeau de la preuve, cette erreur, comme nous le verrons, ne tirerait pas à conséquence. Ce qui m’amène au second volet de la première erreur alléguée, en l’occurrence la question de savoir si le juge a appliqué le mauvais critère en ce qui concerne la confusion.
2. Le juge a-t-il appliqué le mauvais critère en ce qui concerne la confusion?
[36] En ce qui concerne la confusion, la thèse de l’appelante est que, même s’il a cité la Loi et énoncé le critère qui figure effectivement dans la Loi, le juge a appliqué un critère erroné. L’avocat de l’appelante trouve appui pour son opinion dans les paragraphes 7, 303(2) et 345 des motifs du jugement. Je tiens à signaler qu’au paragraphe 2(3) du jugement lui-même, on trouve une conclusion claire au sujet de la probabilité de confusion actuelle et à venir.
[37] Les paragraphes contestés et le paragraphe 2(3) du jugement sont ainsi libellés :
[7] La conclusion ultime de la Cour est que, même s’il n’y a pas eu de confusion dans le passé, celle‑ci a la possibilité d’exister, ce qui, en soi, est un fait d’une grande signification.
[Souligné dans l’original.]
[303] (2) La probabilité de confusion est établie selon la « prépondérance de la preuve ». La probabilité de confusion a été établie même si elle n’existait pas réellement.
[Non souligné dans l’original.]
[345] Selon les principes susmentionnés concernant la confusion, il est conclu que la confusion est possible.
[Non souligné dans l’original.]
2. L’enregistrement no 263,924 de la demanderesse a toujours été et demeure invalide, et est radié pour les motifs suivants, qui s’appliquent pendant toute la période pertinente :
[...]
(3) L’emploi de la marque JAGUAR de la demanderesse en liaison avec des articles de bagage est susceptible de créer de la confusion avec la marque de commerce JAGUAR de la défenderesse pour des automobiles et des articles de bagage; par conséquent :
[Non souligné dans l’original.]
[38] Les trois énoncés cités par l’appelante sont perdus dans une foule d’autres déclarations portant sur la confusion (voir les paragraphes 298, 302, 303(4), 303(5), 306, 308, 310, 313, 317) et, comme je l’ai déjà mentionné, dans le dispositif du jugement. Ces énoncés sont troublants car ils parlent de possibilité de confusion et non de probabilité de confusion. Or, une simple possibilité de confusion n’est pas suffisante pour invalider une marque de commerce : voir les arrêts Veuve Clicquot Ponsard, précité, au paragraphe 37, Mattel Inc. c. 3894207 Canada Inc., 2006 CSC 22, 38 C.P.R. (4th) 214 (C.A.F.); Anheuser-Busch, Inc. c. Carling O’Keefe Breweries of Canada Ltd., 10 C.P.R. (3d) 433 (C.A.F.). En fait, au paragraphe 303(2) de ses motifs, le juge dilue le critère en le ramenant à celui d’une simple possibilité d’une probabilité de confusion.
[39] Je suis d’accord avec l’appelante pour dire que les trois énoncés en question témoignent d’une conception ou d’une compréhension erronées du critère. Cela ne résout pas pour autant la question.
[40] Le dossier renfermait des faits qui étaient susceptibles d’amener le juge à conclure qu’il existait des éléments de preuve tendant à démontrer l’existence à tout le moins d’une probabilité de confusion, sinon de confusion effective. Premièrement, la définition que l’appelante a donnée de sa « maroquinerie » englobait les quatre articles énumérés dans sa marque de commerce, à savoir des sacs fourre-tout, des sacs à main, des sacs d’école et des bagages : voir le dossier d’appel, volume 2, à la page 362, admission D. 356.
[41] Deuxièmement, la liste d’articles de bagage des intimées comprenait les quatre articles susmentionnés : voir le dossier d’appel des intimées, volume 2, page 697, au paragraphe 2, et la définition des articles de bagage que l’on trouve à l’annexe A, à la page 699.
[42] Troisièmement, l’appelante a admis au procès qu’il existait de la confusion avec certaines des marchandises des intimées. Cette admission se trouve au volume 1 du dossier d’appel, à la page 375 :
[traduction]
Confusion
D509. L’emploi, par la demanderesse, de la marque de commerce JAGUAR en liaison avec les marchandises de la demanderesse crée de la confusion avec la marque de commerce JAGUAR de Jaguar Cars employée en liaison avec des étuis pour permis de conduire, des étuis pour portefeuilles, des étuis pour cartes d’affaires, des ceintures, des étuis pour cartes de crédit, des étuis à clés, des carnets d’adresses, des carnets de notes, des étuis pour passeports, des étuis de beauté, des étuis à documents et des portefeuilles de poche :
(1) à la date de l’introduction de l’action
(2) et à l’heure actuelle.
[Non souligné dans l’original.]
[43] L’avocat de l’appelante souligne que l’admission en question ne vise pas les quatre articles susmentionnés qui constituent un aspect important de la marque de commerce déposée et du commerce de l’appelante. On se souviendra que le juge a conclu que, depuis 1980 au moins, ces quatre articles étaient visés par l’« extension naturelle de la marque de voitures de luxe pour y inclure des articles de bagage » : voir le paragraphe 213 des motifs du jugement.
[44] À mon avis, on peut comprendre la question de la manière suivante : l’appelante admet effectivement qu’en 1991 et en date du procès, il existait une confusion entre ses marchandises et les marchandises des intimées d’une catégorie légèrement différente. Vu cette admission, il est difficile d’imaginer comment et pourquoi le juge ne pouvait pas conclure à tout le moins à une probabilité de confusion entre des marchandises similaires ou de même catégorie, en l’occurrence les bagages, fourre-tout, sacs d’école et sacs à main de l’appelante et les bagages et les sacs des intimées. Il était en droit de tirer cette conclusion après avoir conclu que les marques de commerce des intimées étaient célèbres et qu’elles s’étendaient aux marchandises attaquées.
[45] Qui plus est, c’est l’appelante qui a intenté l’action en contrefaçon et qui a réclamé une injonction contre les intimées au motif que les marchandises de ces dernières créent de la confusion avec ses propres marchandises ou sont susceptibles de le faire. Les intimées ont présenté une demande reconventionnelle dans laquelle elles ont allégué aussi la confusion et affirmé que l’appelante était à l’origine de cette confusion. Le juge a donné gain de cause aux intimées.
[46] Aux paragraphes 12, 14d), 15 et 17 de sa déclaration, l’appelante a dit :
[traduction]
12. De par leurs agissements, les défenderesses ont porté atteinte au droit exclusif de Remo sur la marque de commerce JAGUAR au Canada. L’emploi par les défenderesses du nom commercial JAGUAR et des marques contrefaites est susceptible de créer de la confusion au Canada avec les marques de commerce de la demanderesse.
14. La demanderesse soutient que les inscriptions susmentionnées du registre des marques de commerce ne correspondent pas avec exactitude aux droits existants de la défenderesse J‑England sur les marchandises suivantes :
étuis pour permis de conduire, étuis pour portefeuilles, étuis pour cartes d’affaires, ceintures, étuis pour cartes de crédit, étuis à clés, carnets d’adresses, carnets de notes, étuis pour passeports, étuis de beauté, étuis à documents et portefeuilles de poche (les marchandises contrefaites)
et ce, pour les raisons suivantes :
[…]
d) les marques contrefaites n’étaient pas enregistrables relativement aux marchandises contrefaites étant donné qu’à l’époque, en cause elles créaient et continuent de créer de la confusion avec la marque de commerce JAGUAR préalablement enregistrée au Canada par la demanderesse.
15. Les marchandises contrefaites enregistrées sous les marques contrefaites, à savoir :
étuis pour permis de conduire, étuis pour portefeuilles, étuis pour cartes d’affaires, ceintures, étuis pour cartes de crédit, étuis à clés, carnets d’adresses, carnets de notes, étuis pour passeports, étuis de beauté, étuis à documents et portefeuilles de poche
entrent de toute évidence dans la même catégorie générale de marchandises que celles qui ont été enregistrées et qui sont vendues sous les marques de commerce bien connues de la demanderesse.
17. Les activités exercées par les défenderesses en employant les marques contrefaites et le dessin JAGUAR relativement à de la maroquinerie constituent également de la concurrence déloyale du fait :
a) qu’elles appellent l’attention du public sur les marchandises et l’entreprise des défenderesses de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre leurs marchandises et leur entreprise et ceux de la demanderesse;
b) qu’elles font passer d’autres marchandises pour celles qui sont commandées ou attendues.
[Non souligné dans l’original.]
[47] En raison de cette présumée confusion, l’appelante a réclamé les réparations suivantes à la Cour fédérale en ce qui concerne l’emploi de la marque et du dessin du JAGUAR relativement à de la maroquinerie :
[traduction]
a) FAIRE DROIT À la présente action;
b) DÉCLARER que l’adoption et l’emploi par les défenderesses des marques contrefaites et du dessin JAGUAR en liaison avec de la maroquinerie portent atteinte aux droits exclusifs de la demanderesse sur sa marque de commerce JAGUAR enregistrée sous le numéro 263924;
c) ACCORDER une injonction permanente enjoignant aux défenderesses, à leurs administrateurs, dirigeants, actionnaires, titulaires de licence, représentants, préposés, mandataires, associés, employés, héritiers et ayants droit et à n’importe quelle autre personne ou entité sur lesquelles les défenderesses exercent un contrôle ou dans lesquelles elles détiennent une participation, et à toute autre personne ayant connaissance des ordonnances rendues en application des présentes, de cesser immédiatement :
(i) de contrefaire ou d’être réputées contrefaire l’enregistrement no 263924 de la demanderesse portant sur la marque de commerce JAGUAR;
(ii) de fabriquer, de faire fabriquer, d’importer, de vendre, d’offrir en vente, de distribuer, d’annoncer ou de faire la promotion au Canada relativement à quelque article de maroquinerie que ce soit une marque de commerce ou un nom commercial quelconque composé en tout ou en partie du mot JAGUAR ou d’une représentation d’un jaguar ou d’une combinaison de ce qui précède ou d’une marque de commerce ou d’un nom commercial susceptible de créer de la confusion avec la marque de commerce JAGUAR de REMO;
(iii) d’appeler l’attention du public sur leurs marchandises de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre leurs marchandises et celles de la demanderesse;
(iv) de faire passer d’autres marchandises par celles qui sont commandées ou attendues;
d) ORDONNER aux défenderesse de remettre à la demanderesse toute la maroquinerie ainsi que toute publicité, annonce, affiche, documentation ou tout écrit et objet de quelque nature que ce soit s’y rapportant se trouvant en la possession ou sous la garde ou le contrôle des défenderesses ou de tiers dont les défenderesses sont responsables et qui sont susceptibles de contrevenir à l’injonction réclamée par la présente.
[Non souligné dans l’original.]
[48] Or, dans le cadre de l’appel qu’elle a interjeté dans le même dossier après avoir perdu au procès, l’appelante a soutenu, à l’audience, qu’il n’y a pas de confusion entre ses marchandises, à savoir ses bagages, fourre-tout, sacs d’école et sacs à main, et tous les articles de bagages des intimées. Cette prétention a été avancée après que l’appelante se fut désistée, trois jours avant le début de l’audience, de son action en contrefaçon contre les intimées. L’appelante a sensiblement modifié ses prétentions par rapport à ce qu’elle avait soutenues devant le premier juge. En première instance, elle a intenté une action en contrefaçon dans le but d’empêcher les intimées de faire le commerce de la maroquinerie en employant le nom Jaguar. Maintenant, l’appelante cherche à faire coexister l’emploi que les parties font de leurs marques en ce qui concerne les bagages, les fourre-tout, les sacs à main et les sacs d’école. Sa thèse repose sur le fait que, étant donné que les parties exercent leurs activités dans des marchés différents, il n’y a pas de confusion entre leurs marchandises. À mon avis, le fait que les parties exercent leurs activités dans des marchés différents ne suffit pas pour infirmer la conclusion du juge quant à l’existence d’une probabilité de confusion. Il n’y a rien dans le libellé de l’enregistrement de l’une ou l’autre partie qui oblige cette partie à exercer ses activités exclusivement dans un marché déterminé, de sorte que la probabilité de confusion demeure.
[49] Qui plus est, aux paragraphes 101 et 102 de son mémoire des faits et du droit, l’appelante a affirmé encore qu’il existait de la confusion et a réclamé une injonction permanente :
[traduction]
La preuve révèle que les intimées offrent en vente et vendent au Canada des fourre-tout, des bagages (valises et bagages) et des sacs à main en liaison avec la marque de commerce JAGUAR et qu’elles continuent de le faire jusqu’à maintenant.
Il est allégué que, dans la mesure où elle a établi les éléments essentiels énumérés dans l’affaire Standard Knitting, l’appelante a droit à un jugement déclarant que les intimées ont porté atteinte à ses droits exclusifs sur sa marque de commerce JAGUAR enregistrée sous le numéro 263924, ainsi qu’à une injonction permanente interdisant aux intimées, à leurs dirigeants, administrateurs, titulaires de licences, concessionnaires et employés de faire fabriquer, d’importer, d’offrir en vente, de vendre, d’annoncer ou de promouvoir au Canada des fourre-tout, valises, bagages, sacs à main et autres produits de maroquinerie en liaison avec la marque de commerce JAGUAR ou toute autre marque de commerce qui ressemble à la marque de commerce JAGUAR de l’appelante au point de créer de la confusion.
[Non souligné dans l’original.]
[50] L’avocat de l’appelante se fonde sur les propos de la juge L’Heureux-Dubé dans l’arrêt Sport Maska Inc. c. Zittrer, [1988] 1 R.C.S. 564, pour affirmer que la Cour n’est pas liée par les prétentions de l’appelante. À la page 612, la juge L’Heureux-Dubé a écrit :
Il y a lieu de faire ici une digression. Le juge LeBel note dans son opinion que « Les procédures de l’intimée [l’appelante en l’espèce] confirment d’ailleurs la nature qu’elle reconnaît aux fonctions des appelants [les intimées en l’espèce] » (p. 393). Cette « admission » se retrouve au paragraphe 15 de la déclaration où l’intimée reproche aux appelants la violation de certaines obligations bien qu’ils aient « accepté le rôle d’arbitres ». Le juge LeBel semble y voir un aveu judiciaire.
À l’audience, l’appelante a expliqué que ce terme avait été utilisé non pas dans le sens juridique du terme, tel qu’il se retrouve au Code de procédure civile du Québec, mais plutôt dans un sens très large comme on l’emploie dans le langage courant et qu’à tout événement la qualification de la fonction des intimées étant une question de droit, il ne saurait y avoir aveu judiciaire.
Dans l’arrêt tout récent de cette Cour C.(G.) c. V.‑F.(T.), [1987] 2 R.C.S. 244, où une situation similaire s’était présentée, quoique dans un contexte différent, le juge Beetz, qui rend le jugement unanime de la Cour, en dispose ainsi aux pp. 257 et 258 :
À l’audience, le procureur des appelants a concédé que l’attribution de la garde à un tiers équivaut à une déclaration de déchéance partielle [...] Cette concession sur une question de droit ne saurait lier la Cour.
De même, faut‑il ici décider.
[51] L’appelante soutient que ce passage empêche la Cour de se fonder sur son allégation que l’emploi que les parties ont respectivement fait de la marque JAGUAR a créé de la confusion. Il y a au moins deux raisons pour lesquelles on peut établir une distinction entre l’affaire Sport Maska et la présente espèce. Premièrement, il y a une grande différence entre le fait d’affirmer que la Cour n’est pas liée par les admissions des parties et le fait d’affirmer qu’une partie n’est pas liée par ses propres déclarations. C’est une chose pour un plaideur de faire valoir des moyens subsidiaires. C’en est une autre d’adopter simultanément dans le cadre du même procès des thèses reposant sur des interprétations diamétralement opposées des mêmes faits et de chercher à tirer avantage des deux positions. Ainsi que je l’ai déjà précisé, l’appelante a d’abord dit qu’il existait une confusion entre les marques des parties à tous les égards; elle soutient maintenant qu’il n’y a pas de confusion entre les marques des parties pour ce qui est des bagages, des fourre‑tout, des sacs d’école et des sacs à main. Il serait intrinsèquement illogique de donner gain de cause à l’appelante sur ce moyen. Ainsi que je l’ai déjà dit, si la marque crée de la confusion dans le cas des porte-clés et des portefeuilles, elle crée aussi de la confusion dans le cas des bagages, des fourre-tout, des sacs d’école et des sacs à main.
[52] Deuxièmement, bien que, dans l’affaire Sport Maska, la Cour suprême ait traité d’une concession portant sur un point de droit, la confusion est une question mixte de fait et de droit qui comporte une importante composante factuelle. D’ailleurs, le paragraphe 6(5) de la Loi renferme une liste non exhaustive de considérations factuelles pertinentes destinées à aider la Cour dans son analyse de la confusion. Dans le cas d’une question mixte de fait et de droit qui est à ce point tributaire des faits, la Cour est en droit de s’en remettre aux faits retenus par l’appelante pour faire valoir que l’emploi par les intimées de la marque JAGUAR créait de la confusion avec les marques déposées de l’appelante pour ce qui est de toutes les marchandises. Le fait que la Cour se fonde maintenant sur ces faits d’une manière qui va à l’encontre des intérêts de l’appelante est le risque que cette dernière a assumé en faisant valoir cet argument et son fondement factuel dans l’action en contrefaçon qu’elle a intentée devant la Cour fédérale.
Le juge a-t-il interpolé à l’article 18 de la Loi deux motifs d’invalidité − la diminution de la valeur et la tromperie du public − qui ne sont pas reconnus comme tels par le législateur?
[53] Le paragraphe 18(1) de la Loi énumère quatre situations ouvrant droit à l’invalidation d’une marque de commerce déposée :
18. (1) L’enregistrement d’une marque de commerce est invalide dans les cas suivants :
a) la marque de commerce n’était pas enregistrable à la date de l’enregistrement;
b) la marque de commerce n’est pas distinctive à l’époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l’enregistrement;
c) la marque de commerce a été abandonnée.
Sous réserve de l’article 17, l’enregistrement est invalide si l’auteur de la demande n’était pas la personne ayant droit de l’obtenir.
18. (1) The registration of a trade-mark is invalid if:
(a) the trade-mark was not registrable at the date of registration,
(b) the trade-mark is not distinctive at the time proceedings bringing the validity of the registration into question are commenced, or
(c) the trade-mark has been abandoned,
and subject to section 17, it is invalid if the applicant for registration was not the person entitled to secure the registration.
[54] D’autres motifs d’invalidation non prévus par la loi ont été reconnus. Il s’agit notamment de l’usurpation d’une marque de commerce en violation d’une obligation fiduciaire et des déclarations fausses ou frauduleuses portant sur des faits essentiels en vue d’obtenir l’enregistrement : voir Fox on Canadian Law of Trade-Marks and Unfair Competition, (4th ed.), Thomson and Carswell, Toronto, pages 11 à 24. La diminution de la valeur de l’achalandage et le fait de tromper le public dans le contexte du délit consistant à faire passer ses marchandises pour celles de quelqu’un d’autre ne constituent pas des motifs d’invalidité reconnus à l’article 18 de la Loi.
[55] Le juge a analysé la diminution de la valeur de l’achalandage conformément aux paramètres de l’article 22 de la Loi : paragraphes 241 à 284 des motifs du jugement. Voici en quels termes l’article 22 aborde la question :
22. (1) Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d’une manière susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à cette marque de commerce.
22. (1) No person shall use a trade-mark registered by another person in a manner that is likely to have the effect of depreciating the value of the goodwill attaching thereto.
[56] Le paragraphe 22(1) ouvre un recours aux intimées en leur permettant, même sans preuve de confusion, d’obtenir une réparation en démontrant que l’appelante a employé une marque suffisamment semblable à la leur « pour établir, dans l’esprit des consommateurs de la population de référence, un lien entre les deux marques qui est susceptible de déprécier l’achalandage attaché à [leur] marque » : voir l’arrêt Veuve Clicquot Ponsardin, précité, au paragraphe 38. Ce recours ne constitue pas un motif d’invalidité de l’enregistrement de la marque de commerce de l’appelante, contrairement à ce que le juge a conclu, au paragraphe 331 de ses motifs du jugement.
[57] Quant à la possibilité de tromper le public, le juge s’est fondé sur une décision de la Cour de l’Échiquier du Canada remontant à 1924 : Williamson Candy Co. c. W.J. Crothers Co., [1924] R. C. de l’Éch. 183, dans laquelle la radiation de la marque avait été ordonnée. L’analyse que le juge a faite de la question de la tromperie en l’espèce s’inscrivait dans le cadre de son examen des facteurs de diminution de la valeur. Le juge a d’ailleurs considéré la tromperie comme une sorte de diminution possible de la valeur : voir les motifs du jugement aux pages 203, 205 et 210 du dossier d’appel, volume 1.
[58] Le fait que le juge se soit fondé en l’espèce