ITV Technologies Inc. c. WIC Television Ltd.

ITV Technologies Inc. c. WIC Television Ltd.
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2003-09-10
Référence neutre
2003 CF 1056
Numéro de dossier
T-1459-97
Notes
Fiche analytique
Contenu de la décision
Date : 20030910
Dossier : T-1459-97
Référence : 2003 CF 1056
Ottawa (Ontario), le 10 septembre 2003
En présence de Madame la juge Tremblay-Lamer
ENTRE :
ITV TECHNOLOGIES, INC.
demanderesse
ET
WIC TELEVISION LTD.
défenderesse
ET :
WIC TV AMALCO INC. et
GLOBAL COMMUNICATIONS LIMITED
demanderesses reconventionnelles
ET
ITV TECHNOLOGIES, INC.
défenderesse reconventionnelle
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La présente action résulte de l'utilisation par la demanderesse des lettres ITV dans sa dénomination sociale, son nom commercial et le nom de domaine de son site Web, malgré les objections de la défenderesse, qui a enregistré plusieurs marques de commerce où figurent ces mêmes lettres.
[2] La demanderesse (défenderesse reconventionnelle), ITV Technologies Inc. (ITV Technologies) est une société ayant un bureau à Vancouver (Colombie-Britannique). Depuis le 21 novembre 1995, elle exploite une entreprise Internet dont le nom commercial est ITV.net et l'adresse Web, www.itv.net. Elle archive sur ce site Web des séquences vidéo de natures diverses, et transmet en direct sur Internet des émissions audio et vidéo selon les sélections des utilisateurs qui accèdent à ce site au moyen de leurs ordinateurs.
[3] La défenderesse (demanderesse reconventionnelle), WIC Television Ltd. (WIC), est une société ayant un bureau à Vancouver (Colombie-Britannique). Elle travaille dans le domaine de la télédiffusion, de la production de programmes et des communications multimédias.
[4] WIC est le propriétaire inscrit des marques de commerce suivantes :
a) la marque de commerce no TMA 286,066 (lettres ITV et dessin-marque correspondant), employée depuis le 19 août 1982 et enregistrée le 23 décembre 1983, en liaison avec les films, les vidéodisques et vidéocassettes, les disques et les bandes audio et vidéo (marchandises), ainsi qu'avec les programmes de télévision et de radio, la télévision par câble et la production d'oeuvres d'animation (services);
b) la marque de commerce no TMA 467,002 (lettres ITV), employée depuis le 1er septembre 1974 en liaison avec l'exploitation d'une station de télévision et enregistrée le 3 décembre 1996;
c) la marque de commerce no TMA 490,009 (lettres ITV et dessin-marque correspondant), employée depuis le 1er juillet 1994 en liaison avec les services de télédiffusion et enregistrée le 17 février 1998.
[5] WIC est titulaire, sous le régime de la Loi sur la radiodiffusion, d'une licence relative à la station de télévision CITV, sise à Edmonton, qui est en exploitation depuis 1974 sous la dénomination « ITV » .
[6] Depuis le 20 janvier 1995, WIC exploite sous le nom de domaine « ITV.ca » un site Web offrant aux utilisateurs des actualités, des bulletins météorologiques, ainsi que de l'information financière et sur les spectacles.
[7] Vers la fin de 1996, WIC a découvert l'existence d'ITV Technologies et de son site Web. Elle a alors essayé de faire cesser l'usage de la marque ITV par ITV Technologies. L'avocat de WIC a ainsi écrit à celle-ci pour lui demander de cesser d'employer cette marque dans sa dénomination sociale et son nom de domaine. WIC a aussi écrit à Network Solutions Inc. (NSI), la société américaine qui attribue les noms de domaine de premier niveau. ITV Technologies a d'abord accepté, dans le cadre de la politique de règlement officiel des différends de NSI, d'adopter un nouveau nom de domaine, soit « eyetv.net » . Mais en juillet 1997, elle a changé d'avis et engagé la présente procédure devant la Cour fédérale.
[8] ITV Technologies a déposé sa déclaration le 4 juillet 1997. Elle y demande la radiation des marques de commerce de WIC aux motifs qu'elles n'étaient pas enregistrables et ne distinguent plus des autres les marchandises et services de cette entreprise.
[9] Le 24 octobre 1997, WIC a déposé une défense et demande reconventionnelle, ainsi qu'une demande d'injonction provisoire. Dans sa demande reconventionnelle, WIC poursuit ITV Technologies en passing-off, en violation du droit du propriétaire d'une marque à son emploi exclusif et en dépréciation de l'achalandage attaché à des marques déposées, sous le régime, respectivement, de l'alinéa 7 b) et des articles 20 et 22 de la Loi.
[10] Le 25 novembre 1997, WIC a obtenu une injonction provisoire qui a entraîné la fermeture du site Web www.itv.net. Il a été mis fin à l'effet de cette injonction lors d'une nouvelle audience trois semaines plus tard, au motif que WIC n'avait pu établir l'existence d'un préjudice irréparable.
[11] En 2000, WIC a vendu l'entreprise et les marques de commerce ITV à Global. En septembre 2000, ITV est devenue Global Edmonton, et Global a abandonné les marques de commerce ITV. La présente action ne porte donc que sur la période ayant précédé septembre 2000.
ANALYSE
A. QUESTIONS PRÉLIMINAIRES
i) L'utilisation d'Internet à l'instruction
[12] ITV Technologies a demandé l'autorisation d'utiliser Internet pour faire des démonstrations à l'instruction, dans le cadre des contre-interrogatoires et aux fins d'extraction de versions électroniques de documents pour usage à l'instruction. WIC a fait opposition à cette demande, soutenant que les documents communiqués sur Internet relevaient du ouï-dire et étaient inadmissibles pour faire la preuve de leur contenu. Si je suis d'accord avec WIC pour dire que de tels documents étaient inadmissibles comme preuve de leur contenu, j'ai autorisé sous réserve l'utilisation d'Internet dans les cas où les documents extraits de la Toile avaient été produits à la phase de la communication préalable.
[13] À mon avis, lorsqu'il s'agit d'examiner le contenu d'un site Web, l'original se trouve sur Internet et constitue une meilleure preuve qu'un imprimé. La Cour a ainsi pu voir les documents tels qu'ils figuraient sur Internet et examiner l'accomplissement de fonctions telles que l'établissement de liens hypertextes et la transmission interactive en temps réel, qui n'aurait pu être reproduit fidèlement sur papier.
[14] On s'est au départ inquiété de ce que les documents extraits d'Internet à l'instruction pourraient ne pas reproduire exactement l'état qui était le leur pendant la période considérée. Étant donné que les sites Web ne cessent de changer et d'évoluer, un site n'aurait pas nécessairement aujourd'hui le même contenu que, par exemple, en 1997. Afin de permettre l'examen de l'état antérieur du site, les deux parties ont eu recours au site Web www.archive.org, qui propose une bibliothèque numérique des sites Internet. Grâce à un dispositif appelé « Way Back Machine » , les parties ont pu accéder aux sites Web en question tels qu'ils existaient pendant la période considérée. J'estime que ce site d'archives est fiable et que la Cour pouvait compter sur sa bibliothèque numérique pour lui fournir une représentation exacte des sites Web en question durant la période considérée.
[15] Je suis d'avis que, dans l'ensemble, l'utilisation d'Internet à l'instruction ne présentait que des avantages et a permis, dans plusieurs cas, la production d'éléments de preuve dont la Cour n'aurait pu disposer autrement. Par exemple, l'avocat de WIC a utilisé Internet pour confirmer que la copie imprimée des métabalises (information essentielle sur un site Web) était conforme à l'information figurant sur le site Web d'ITV Technologies, ce qui n'aurait pas été possible sans accéder à Internet.
[16] Pour ce qui concerne la fiabilité d'Internet, je souscris à l'idée que, en général, les sites Web officiels, c'est-à-dire ceux qui sont créés et tenus à jour par l'organisme même, fournissent des renseignements plus fiables que les sites Web non officiels, c'est-à-dire ceux qui contiennent de l'information sur l'organisme mais sont offerts par des personnes physiques ou des entreprises.
[17] À mon avis, les sites Web officiels d'organismes connus peuvent fournir des renseignements fiables qui seraient admissibles en preuve, de la même façon que la Cour peut se fier à Carswell ou à C.C.C. pour ce qui concerne la publication des décisions judiciaires, sans avoir à exiger une copie certifiée conforme du texte publié par l'arrêtiste. Par exemple, il est évident que le site Web officiel de la Cour suprême du Canada propose une version exacte des arrêts de ce tribunal.
[18] Pour ce qui concerne les sites Web non officiels, je souscris à l'opinion de M. Carroll, selon laquelle la fiabilité de l'information provenant de tels sites dépend de divers facteurs, notamment une appréciation soigneuse de ses sources, la corroboration indépendante, le point de savoir si le contenu d'origine a pu être modifié et l'objectivité de la personne qui a mis cette information en ligne. Lorsque ces éléments ne peuvent être établis avec certitude, on ne devrait donner que peu de poids, voire aucun, à l'information provenant d'un site Web non officiel.
ii) Admissibilité de la preuve documentaire d'ITV Technologies
[19] ITV Technologies a produit en preuve documentaire des exemplaires de revues et de dictionnaires imprimés, ainsi que des extraits imprimés de cyberdictionnaires et de documents provenant de bibliothèques virtuelles. Dans ces imprimés, les lettres ITV étaient employées comme abréviation de diverses expressions anglaises, signifiant notamment télé-enseignement, télévision interactive, télévision Internet, télévision industrielle et télévision indépendante.
[20] WIC a contesté l'admissibilité de la plus grande partie des imprimés produits par ITV Technologies aux motifs que ces documents relevaient du ouï-dire et que les copies déposées n'étaient pas certifiées conformes. Il est vrai qu'il n'a pas été produit de copies certifiées conformes et que l'admission des exemplaires des documents en question aurait pu être refusée en vertu de la règle traditionnelle de la meilleure preuve. Cependant, l'exactitude des copies que permet la technologie contemporaine a diminué l'importance de la règle de la meilleure preuve. En effet, comme le font observer Sopinka, Lederman et Bryant aux pages 1013 et 1014 de The Law of Evidence in Canada, 2e édition, 1999 :
[traduction] (...) à l'ère des photocopies, des sorties sur imprimante et des vidéocassettes, la question de savoir quel document est l'original n'a pas nécessairement de réponse évidente. En outre, les règles de la preuve devraient refléter les pratiques de la société contemporaine. Lord Lloyd formulait à ce sujet les observations suivantes dans l'arrêt R. v. Governor of Pentonville Prison, ex Parte Osman :
[...] notre Cour ne demanderait pas mieux que de dire adieu à la règle de la meilleure preuve. Nous admettons qu'elle remplissait une fonction importante à l'époque du parchemin et des plumes d'oie. Mais depuis l'invention du papier carbone et, à plus forte raison, du photocopieur et du télécopieur, cette fonction a en grande partie disparu. Dans les cas de poursuite pour faux, le tribunal attribuera peu de poids, voire aucun, à quoi que ce soit d'autre que l'original; de même si l'exemplaire produit devant lui est illisible. Mais le maintien d'une règle d'exclusion générale à ces fins particulières ne se justifie guère à notre avis.
L'état contemporain de la common law, des lois, des règles de pratique et de la technologie a rendu cette règle désuète dans la plupart des cas, et la question qui se pose à ce propos est maintenant celle du poids et non de l'admissibilité.
[21] Par conséquent, je conclus que les exemplaires produits de revues, de dictionnaires et d'autres documents de même nature sont admissibles, comme preuve non pas de leur contenu, mais du fait que les lettres ITV ont pu revêtir diverses significations d'une période à l'autre. Cependant, l'admissibilité de ces documents n'établit pas que quiconque au Canada ait lu aucun d'eux ni que le grand public ait su ce que signifiaient les lettres ITV pendant la période considérée.
[22] En ce qui a trait aux résultats des recherches d'ITV Technologies sur Internet montrant qu'un grand nombre de sites Web emploient les lettres ITV, j'estime, là encore, que la simple existence de ces sites n'établit pas qu'ils aient été visités par des Canadiens ou fussent connus d'eux pendant la période considérée.
B. RÉSUMÉ DE LA PREUVE
Preuve de la demanderesse
[23] Mme Julie Zilber, associée en recherche universitaire, enseignante-chercheuse et codirectrice de Seventh Floor Media à l'Université Simon Fraser, a été admise comme témoin expert pour ce qui concerne la recherche dans le domaine de la télévision multimédia et interactive et l'évolution de ce domaine.
[24] Madame Zilber a déclaré dans son témoignage que le sigle ITV pouvait être employé au sens de télévision interactive ou de télévision Internet. C'est à la fin de 1994 ou au début de 1995 qu'elle a constaté pour la première fois l'usage des lettres ITV dans ce contexte. Le sigle ITV a été adopté parce qu'il est plus court que les expressions anglaises signifiant « télévision interactive » ou « télévision Internet » . L'essence de la notion désignée par ce sigle est la capacité à faire plus qu'une émission normale. Alors que, dans une émission normale, le spectateur regarde passivement le contenu visuel, l' « ITV » permet à l'utilisateur de « dialoguer » avec celui-ci, grâce à des fonctions telles que la transmission à la demande, la pause, le rebobinage, les sélections multiples, le partage en écrans de navigation virtuels multiples à contenus différents, les liens vers les sites apparentés, les guides de programmes, les commentaires alternatifs et le retour d'information de l'utilisateur.
[25] Elle a visité le site www.itv.net et constaté qu'il offrait divers documents vidéo datés de 1997 à 2001. Il constituait selon elle un exemple, en 1995 ou 1997, des sites Web de télévision interactive et de télévision Internet offrant un contenu de nature télévisuelle aux utilisateurs d'ordinateurs personnels connectés à Internet.
[26] Madame Zilber avait peine à croire qu'une quelconque entité travaillant dans le domaine de la télévision pût revendiquer des droits exclusifs sur les lettres ITV, étant donné que celles-ci sont largement employées au sens de télévision interactive et de télévision Internet au Canada, aux États-Unis et sur Internet depuis au moins 1995. ITV est un terme générique auquel tous les acteurs de ce secteur d'activité - sociétés de production de programmes de télévision, télédiffuseurs, câblodistributeurs ou entreprises Internet - attribueraient le sens de télévision Internet ou de télévision interactive.
[27] En contre-interrogatoire, Mme Zilber a reconnu que le sigle ITV pourrait revêtir un sens différent, selon le contexte de son emploi. La signification des expressions « télévision interactive » et « télévision Internet » dépendait elle aussi du type de projet ou d'industrie dont il s'agissait et de leur contexte d'emploi.
[28] M. William Mutual est le président d'ITV Technologies. En 1994, il a effectué une étude intensive des technologies des télécommunications et décidé que la transmission de documents multimédias sur Internet offrait des possibilités d'activité économique viable. En 1995, il a enregistré les noms de domaine « itv.net » et « internexperts.com » . Il a alors constitué la société Internexperts, dont la dénomination sociale est devenue un an plus tard ITV Technologies Inc. Il a décidé de changer la dénomination de l'entreprise parce que le sigle ITV était devenu associé à la télévision Internet, à la télévision interactive et au télé-enseignement, tous domaines qui correspondaient exactement aux possibilités d'activité économique dont il voulait tirer parti. Qui plus est, ce sigle correspondait étroitement au nom de domaine « itv.net » .
[29] Il avait rencontré le terme ITV pour la première fois au début des années 1990, en lisant la revue Byte. Il avait pris conscience du mouvement ITV en 1994 et 1995, époque où se faisaient d'énormes investissements pour intégrer cette technique dans le monde des affaires. Le seul autre emploi du terme ITV dont il eût connaissance était celui qu'en faisait une station de programmation britannique dans son générique après chacun de ses programmes.
[30] ITV Technologies s'est donc engagée dans la transmission de documents multimédias sur Internet, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle le plus souvent diffusion Web ou diffusion réticulaire.
[31] La transmission de fichiers en temps réel sur Internet est une activité très différente de la radiodiffusion ou de la télédiffusion traditionnelles. Une station de télévision est pourvue d'une licence, dispose d'une fréquence ou d'un canal donnés et est autorisée à émettre pour un périmètre déterminé. Tous les téléspectateurs regardent le programme par le moyen du même signal, qui est télédiffusé. Mais dans la transmission sur Internet, chaque utilisateur regardant un train de données reçoit son propre signal et doit demander explicitement le train qu'il veut regarder. En outre, alors que le télédiffuseur supporte les mêmes frais quel que soit le nombre des téléspectateurs de son émission, l'entreprise qui transmet des fichiers sur Internet (comme ITV Technologies) doit payer chaque bande passante qu'elle utilise. Par conséquent, les frais du diffuseur Web sont proportionnés au nombre de spectateurs de son émission.
[32] Le fait qu'ITV Technologies ait pu obtenir un nom de domaine .net témoignait de ses capacités réseau. M. Mutual a expliqué que ces noms de domaine étaient réservés par règlement aux gros fournisseurs d'infrastructures de réseau et que son entreprise avait pu remplir les conditions requises en 1995.
[33] En juin 1997, M. Mutual avait participé au festival de télévision et de cinéma de Banff, où il s'était entretenu avec de nombreux télédiffuseurs. Aucun d'entre eux ne confondait Internet et la télévision : ils comprenaient tous qu'Internet était un domaine différent de la télévision. Lors de ce même festival, il avait conversé avec M. McDonald, le PDG de WIC, qui n'avait à aucun moment laissé entendre qu'il pensât qu'ITV Technologies fût liée à WIC. Il y avait aussi fait la connaissance de M. Terry DeBono, qui avait lancé une idée dont allait naître plus tard le programme « Investors On-line » .
[34] « Investors On-line » était un programme d'information financière diffusé le samedi matin sur le réseau de télévision de WIC et, en jumelé, sur Internet. ITV Technologies avait conçu le site Web de ce programme et diffusait en jumelé l'émission vidéo fournie par M. DeBono. M. McDonald était passé à la première émission de ce programme le 27 septembre 1997. Selon M. Mutual, M. McDonald savait ce qu'était la diffusion en jumelé et que celle-ci différait de la télédiffusion ordinaire.
[35] Monsieur Mutual n'avait jamais entendu parler de CITV avant le début du présent litige. Il en avait appris l'existence en 1995, lorsqu'il avait reçu une lettre de la compagnie, et il avait ignoré l'existence du nom de domaine « itv.ca » jusqu'à ce que, en janvier 1997, WIC lui écrivît au sujet de la prétendue violation de son droit sur ses marques de commerce. Il ne se doutait pas qu'on pût penser que son entreprise appartenait à WIC et il n'avait jamais reçu de plaintes relativement à une telle violation de qui ce soit à part WIC.
[36] Monsieur Mutual n'a jamais rencontré personne qui lui ait dit avoir confondu ITV Technologies avec CITV ou WIC Television Ltd. Il n'a reçu que deux ou trois courriels posant des questions sur des programmes de télévision. Dans chaque cas, il a répondu en précisant qu'ITV Technologies n'était pas liée à l'entreprise avec laquelle son correspondant souhaitait communiquer.
[37] Monsieur Mutual estimait qu'il ne portait atteinte aux droits de personne, étant donné l'emploi répandu et commun des lettres ITV, qu'on retrouvait chez de nombreuses entités. En novembre 1997, une recherche de ce groupe de lettres sur Internet avait donné 8 600 résultats avec le moteur Altavista et 2 006 avec Lycos. Une recherche au moyen de Who Is, moteur axé sur les noms de domaine de premier niveau, avait conduit à de nombreux sites où figuraient les lettres ITV. Une recherche de marques de commerce aux États-Unis avait aussi révélé l'existence d'un grand nombre de noms de domaine portant ces lettres.
[38] Au Royaume-Uni, on associait les lettres ITV à la télévision indépendante depuis plus de 40 ans.
[39] En 1997, l'Université Carleton avait offert un cours par télé-enseignement où cette méthode était désignée par le sigle ITV, et le Collège universitaire de la Caribou avait aussi offert un cours par « ITV » .
[40] Afin de démontrer le caractère générique de l'emploi des lettres ITV, ITV Technologies a produit une grande quantité de documents, notamment des dictionnaires imprimés britanniques et américains, des cyberdictionnaires, des revues, et des états de recherche en bibliothèque virtuelle portant des descriptions imprimées de livres et de bandes vidéo. Elle a aussi produit un certain nombre de brevets portant sur des inventions liées à la télévision industrielle, ainsi que sur des inventions dont les désignations comportaient le sigle ITV. La plus grande partie de ces éléments n'a pas été produite comme preuve de son contenu mais pour établir le caractère « générique » de l'emploi des lettres ITV.
[41] Mme Jennifer Blome est entrée au service d'ITV Technologies en avril 1997. Elle travaillait auparavant pour Apple, qui l'avait engagée en 1995 comme directrice de la promotion commerciale de sa division de télévision interactive. Elle était ensuite devenue chef de produit pour Quick Time, la norme de télévision ou de vidéo Internet d'Apple. Les lettres ITV étaient employées dans la boîte à outils médias d'Apple, c'est-à-dire le logiciel permettant le dialogue graphique avec les médias.
[42] M. Allan Pedersen a déclaré dans son témoignage que l'avocat d'ITV Technologies lui avait demandé de faire des recherches. Il avait cherché des pages Web sur le site www.archive.org, copié des extraits de documents de cette bibliothèque virtuelle, et cherché les occurrences du groupe de lettres ITV dans les brevets, ainsi que dans les noms de domaine de premier niveau sur Internet.
[43] M. Martin Triggs avait été étudiant à l'Université Carleton de 1992 à 1996. Il a déclaré dans son témoignage qu'il avait suivi plusieurs cours offerts par « ITV » . Ces cours étaient accessibles soit sur vidéo, soit sur une chaîne déterminée. Pour lui, le sigle ITV signifiait télé-enseignement (instructional television). Il avait aussi entendu parler de l'emploi des lettres ITV en Grande-Bretagne, où elles désignaient une chaîne de télévision.
Preuve de la défenderesse
[44] La preuve de M. James Carroll, un expert d'Internet, est contenue dans deux affidavits.
[45] Monsieur Carroll explique l'attribution des noms de domaine d'Internet à la page 7 de son affidavit :
[traduction] Les adresses des utilisateurs du Web sont fondées sur le DNS plutôt que sur le système d'adresse numérique TCP/IP. Dans le DNS, qui a été établi dans les années 1980, il y a deux groupes principaux de noms de domaine. Le premier, celui des noms de domaine de premier niveau, peut être employé par n'importe qui dans n'importe quel pays; ces noms se terminent en .com, .edu, .org, .net ou .gov (d'autres possibilités ont été ajoutées en 2001). Le second groupe est celui des noms de domaine par pays, tels que .ca pour le Canada, .us pour les États-Unis et .uk pour le Royaume-Uni.
Les entreprises ou les organismes peuvent décider de se faire attribuer et d'employer des noms de domaine constitués soit d'un nom de domaine de premier niveau, soit d'un nom de domaine par pays, soit des deux.
[46] À l'instruction, M. Carroll a déclaré que les critères d'attribution des noms de domaine de premier niveau avaient commencé à se relâcher en 1994. Les conditions d'enregistrement des noms de domaine .net relatives aux renseignements complémentaires avaient perdu de leur rigueur.
[47] Monsieur Carroll a aussi formulé, à la page 21 de son affidavit, les observations suivantes touchant la confusion créée par le site Web d'ITV Technologies :
[traduction] La demanderesse a été présente sur Internet avec le nom de domaine ITV.NET et son site Web www.itv.net de la fin de 1995 jusqu'à septembre 2000 au moins et elle a fait la promotion de cette présence. À mon avis, il y avait de fortes chances que ses activités incitent un grand nombre de Canadiens à croire que son site Web et son entreprise étaient assimilables ou liés à l'entreprise ITV, sise à Edmonton, de WIC. Il ne m'étonne pas du tout que la demanderesse ait reçu des courriels destinés à CITV.
[48] En contre-interrogatoire, M. Carroll a reconnu qu'il n'avait pas traité la question du relâchement des critères d'attribution des noms de domaine de premier niveau dans les éditions de 1995, 1996 et 1997 de son Canadian Internet Handbook. Il a aussi admis qu'il n'avait aucune connaissance directe du nombre de Canadiens qui croyaient que le site Web d'ITV Technologies était lié à WIC et il a reconnu que les pages Web www.itv.net et www.itv.ca n'avaient pas la même apparence.
[49] Monsieur Kirk a travaillé de 1974 à 1999 chez ITV, où il a occupé plusieurs postes, notamment ceux de vice-président et de directeur général. Il a confirmé que, en 1974, une nouvelle licence avait été accordée à M. Charles Allard relativement à ITV et que celle-ci avait été la première station de télévision de l'Ouest canadien à s'inscrire comme station indépendante. Cela voulait dire qu'elle était hors réseau et n'était affiliée ni à CBC ni à CTV, chose importante pour les annonceurs parce qu'elle avait pour conséquence que la totalité de sa programmation était à vendre, ce qui n'était pas le cas pour CBC ou CTV, qui refusaient une partie de leurs programmes aux annonceurs détaillants. Le slogan publicitaire « télévision indépendante » n'avait jamais été utilisé à l'intention du public.
[50] La station a été exploitée sous la dénomination ITV de 1974 à 2000. Les lettres ITV figuraient dans toute sa publicité. Elles apparaissaient à l'écran, sur les véhicules, en liaison avec les activités communautaires, les congrès et les exposés de vente, dans les journaux, à la radio, dans les transports en commun, sur les panneaux d'affichage, dans le matériel publicitaire et sur le papier à lettres. Elles étaient employées aussi bien comme marque verbale que comme dessin-marque.
[51] Des sommes considérables avaient été investies dans la publicité de la marque ITV. À compter de janvier 1996, ITV Edmonton avait affecté en moyenne un million de dollars par an à la publicité et à la promotion du nom commercial et de la marque ITV.
[52] De toute sa carrière, M. Kirk n'a jamais rencontré les expressions instructional television (télé-enseignement), Internet television (télévision Internet) ou industrial television (télévision industrielle). Il n'a jamais eu connaissance de l'emploi des lettres ITV comme sigle ou abréviation d'aucune de ces expressions sur le marché canadien. Personne n'a jamais employé les expressions télé-enseignement, télévision interactive ou télévision industrielle pour décrire l'activité de CITV. De même, il n'a jamais vu le signal correspondant à ITV UK au Canada et, à sa connaissance, ce signal n'est pas diffusé dans notre pays.
[53] Selon M. Kirk, Internet inquiétait beaucoup en 1996 l'industrie de la télévision, qui y voyait un média concurrent. Une des façons dont les stations de télévision ont réagi à cette crise en puissance fut de créer leurs propres sites Web. Le site www.itv.ca proposait des programmes, des actualités, des bulletins météorologiques et des comptes rendus de spectacles, ainsi que des sondages et des concours. Ce site a offert des contenus audio et vidéo, mais seulement pendant un mois.
[54] Monsieur Kirk a visité le site Web d'ITV Technologies, dont les opérations le préoccupaient. Il s'est avéré qu'ITV Technologies exerçait la même activité qu'ITV, soit la communication de programmes de divertissement et de spectacles destinés au grand public. Les désignations des deux entreprises étaient également semblables, ITV Technologies utilisant les lettres ITV. Certaines des émissions diffusées sur www.itv.net étaient aussi diffusées à la télévision. À son avis, il y avait probabilité de confusion du fait des ressemblances entre les deux entreprises. Cette confusion avait pour effet l'affaiblissement des marques ITV de WIC et la perte de contrôle de celle-ci sur ces marques.
[55] En contre-interrogatoire, M. Kirk a reconnu que le dessin utilisé par ITV.net, représentant un globe oculaire à l'intérieur d'un téléviseur, n'était identique à aucun dessin qu'eût jamais employé CITV. De même, la forme que revêtaient les lettres ITV dans les dessins-marques de WIC ne ressemblait pas à la façon dont ITV Technologies présentait ces mêmes lettres.
[56] M. Adam Finn a été admis comme témoin expert dans le domaine de la commercialisation des films, des programmes de télévision et des nouveaux médias au Canada, envisagé du point de vue économique et commercial, ainsi que sous l'angle des réactions et des perceptions des consommateurs.
[57] Il fait observer dans son affidavit que les services d'ITV Technologies et ceux de WIC se ressemblaient et qu'ITV Technologies employait une terminologie analogue à celle de la télédiffusion pour décrire les caractéristiques de son activité. Selon M. Finn, il est probable que l'usage par ITV Technologies de ses marques de commerce ITV au Canada en 1995 et jusqu'en 2000 inclusivement a incité un nombre considérable de Canadiens à croire que ses services et son activité étaient liés à WIC, comme le montraient les trois courriels destinés à WIC qu'elle avait reçus. Cette confusion a eu un effet défavorable sur la valeur du capital marque constitué par WIC relativement à ses marques de commerce ITV et a diminué le contrôle que WIC pouvait exercer sur ses marques. La transmission de fichiers vidéo en temps réel était une possibilité naturelle de diversification pour WIC; or, la présence d'ITV Technologies et le fait qu'elle employait les marques ITV réduisaient la valeur de cette possibilité.
[58] Monsieur Finn était au courant de l'emploi des lettres ITV par diverses entreprises de télévision au Royaume-Uni. Pour autant qu'il sache, ces entreprises n'avaient pas employé ces lettres de manière tant soit peu répandue dans le commerce au Canada. Bien que les programmes diffusés par la station ITV du Royaume-Uni fussent aussi diffusés au Canada, les génériques où figuraient les lettres ITV n'étaient pas présentés dans notre pays, de sorte que très peu de Canadiens pouvaient avoir connaissance de cette désignation en liaison avec le Royaume-Uni.
[59] D'après son expérience, il n'y a pas beaucoup de compagnies qui emploient ou aient employé les lettres ITV en liaison avec la télédiffusion ou Internet, et ces lettres n'ont pas acquis les significations de télévision interactive, de télévision Internet, de télé-enseignement ou de télévision indépendante.
[60] En contre-interrogatoire, M. Finn a admis que les sigles de trois lettres pouvaient avoir des significations multiples. Il a fait sur ce sigle une recherche en ligne qui a révélé de nombreuses significations, par exemple celles de télévision interactive, de télévision Internet, de télé-enseignement et de télévision indépendante. Il a également reconnu qu'il y avait des différences entre les activités d'ITV Technologies et celles de WIC et qu'il ne confondrait jamais le site www.itv.ca avec le site www.itv.net.
[61] Mme Ruth Godfrey était coordinatrice des commandes publicitaires à la Banque de Hong Kong du Canada. Elle a déclaré dans son témoignage que sa banque avait parrainé le B.C. Tel Pacific Open avec ITV. En 1996, elle avait reçu un envoi d'ITV Technologies et s'était demandée si celle-ci était ou non liée à WIC. Le logo ITV.net est la première chose qui avait attiré son attention.
[62] En contre-interrogatoire, elle a reconnu que le seul élément de l'envoi qui l'avait incitée à croire qu'il existait un lien entre WIC et ITV Technologies était l'emploi des lettres ITV. Elle n'avait pas visité le site www.itv.net.
C. LES MOTIFS INVOQUÉS PAR LA DEMANDERESSE POUR LA RADIATION
[63] Le paragraphe 57(1) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi) confère à notre Cour la compétence initiale exclusive pour ordonner qu'une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée :
57. (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu'une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l'inscription figurant au registre n'exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque.
57. (1) The Federal Court has exclusive original jurisdiction, on the application of the Registrar or of any person interested, to order that any entry in the register be struck out or amended on the ground that at the date of the application the entry as it appears on the register does not accurately express or define the existing rights of the person appearing to be the registered owner of the mark.
[64] ITV Technologies demande la radiation des marques de commerce de WIC aux motifs qu'elles n'étaient pas enregistrables à la date de l'enregistrement et qu'elles n'étaient pas distinctives à l'époque où ont été entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement, aux termes des alinéas 18(1)a) et b) de la Loi :
18. (1) L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide dans les cas suivants :
a) la marque de commerce n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement;
b) la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement;
[...]
18. (1) The registration of a trade-mark is invalid if
(a) the trade-mark was not registrable at the date of registration,
b) the trade-mark is not distinctive at the time proceedings bringing the validity of the registration into question are commenced,
[...]
[65] Le paragraphe 12(1) recense les cas où une marque de commerce n'est pas enregistrable. ITV Technologies invoque à cet égard les alinéas 12(1)b), c) et e) et l'article 10 de la Loi :
12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :
[...]
b) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services;
c) elle est constituée du nom, dans une langue, de l'une des marchandises ou de l'un des services à l'égard desquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer;
[...]
e) elle est une marque dont l'article 9 ou 10 interdit l'adoption;
12. (1) Subject to section 13, a trade-mark is registrable if it is not
[...]
(b) whether depicted, written or sounded, either clearly descriptive or deceptively misdescriptive in the English or French language of the character or quality of the wares or services in association with which it is used or proposed to be used or of the conditions of or the persons employed in their production or of their place of origin;
(c) the name in any language of any of the wares or services in connexion with which it is used or proposed to be used;
[...]
e) a mark of which the adoption is prohibited by section 9 or 10;
10. Si une marque, en raison d'une pratique commerciale ordinaire et authentique, devient reconnue au Canada comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d'origine ou la date de production de marchandises ou services, nul ne peut l'adopter comme marque de commerce en liaison avec ces marchandises ou services ou autres de la même catégorie générale, ou l'employer d'une manière susceptible d'induire en erreur, et nul ne peut ainsi adopter ou employer une marque dont la ressemblance avec la marque en question est telle qu'on pourrait vraisemblablement les confondre.
10. Where any mark has by ordinary and bona fide commercial usage become recognized in Canada as designating the kind, quality, quantity, destination, value, place of origin or date of production of any wares or services, no person shall adopt it as a trade-mark in association with such wares or services or others of the same general class or use it in a way likely to mislead, nor shall any person so adopt or so use any mark so nearly resembling that mark as to be likely to be mistaken therefor.
[66] L'alinéa 18(1)a) dispose qu'il doit être répondu en fonction de la date d'enregistrement à la question de savoir si une marque de commerce est enregistrable. Les dates d'enregistrement à considérer dans la présente espèce sont le 23 décembre 1983 pour le numéro d'enregistrement TMA 286,066, le 3 décembre 1996 pour le numéro d'enregistrement TMA 467,002, et le 17 février 1998 pour le numéro d'enregistrement TMA 490,099.
[67] En ce qui concerne le premier motif invoqué par ITV Technologies, la marque, pour donner la description claire visée à l'alinéa 12(1)b), doit faire plus que suggérer ou évoquer la nature ou la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée ou à l'égard desquels on projette de l'employer. La description doit s'appliquer à la composition matérielle des marchandises ou services qui forment l'objet de la marque de commerce, ou se rapporter à une de leurs qualités intrinsèques évidentes, par exemple une caractéristique, une particularité ou un trait inhérents au produit [Provenzano c. Registraire des marques de commerce (1977), 37 C.P.R. (2d) 189].
[68] Ainsi, dans la décision A. Lassonde Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce) (2000), 180 F.T.R. 177, la Cour fédérale a statué que la marque BANANORANGE, pour usage en liaison avec des jus de fruits et des boissons aux fruits non alcoolisées, n'était pas enregistrable, étant donné que le consommateur ordinaire conclurait, à la lecture de ce mot-valise, qu'il désigne un mélange de bananes et d'oranges.
[69] De même, dans la décision Pac-Fab Inc. c. Registraire des marques de commerce (1982), 69 C.P.R. (2d) 250, la Cour fédérale a conclu que la marque HYDROPUMP, pour usage en liaison avec des pompes pour filtration de l'eau des piscines, n'était pas enregistrable, au motif de sa synonymie avec « pompe à eau » , expression donnant une description claire des marchandises à l'égard desquelles on projetait de l'employer.
[70] Par contre, dans l'arrêt Les Caves Jordan & Ste-Michelle Ltée c. T.G. Bright & Co., Ltd., [1984] 1 C.F. 964, la Cour d'appel fédérale a statué que la marque BRIGHTS CHILLABLE RED, pour emploi en liaison avec le vin rouge, ne donnait pas une description claire du produit, puisque le température à laquelle un vin peut être servi n'a aucun rapport avec la nature ou la qualité de ce vin.
[71] Le critère applicable au point de savoir si une marque de commerce enfreint l'alinéa 12(1)b) est celui de la première impression ou de l'impression immédiate. La décision ne doit pas être fondée sur les résultats d'une recherche ou d'une analyse critique touchant la signification des mots (Oshawa Group Ltd. c. Registraire des marques de commerce, [1981] 2 C.F. 18). Le terme « claire » de l'alinéa 12(1)b) n'est pas synonyme d'exacte, mais signifie plutôt facile à comprendre, évident ou simple [Drackett Co. of Canada c. American Home Products Corp., (1968), 55 C.P.R. 29]. En outre, l'impression doit être appréciée du point de vue de l'acheteur ou de l'uti