Live! Holdings, LLC c. Oyen Wiggs Green & Mutala LLP

Live! Holdings, LLC c. Oyen Wiggs Green & Mutala LLP
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2019-08-02
Référence neutre
2019 CF 1042
Numéro de dossier
T-1752-18
Contenu de la décision
Date : 20190802
Dossier : T‑1752‑18
Référence : 2019 CF 1042
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 2 août 2019
En présence de madame la juge Kane
ENTRE :
LIVE! HOLDINGS, LLC
demanderesse
et
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP
défenderesse
et
PICKERING DEVELOPMENTS (BAYLY) INC.
intervenante
JUGEMENT ET MOTIFS
[1] Live! Holdings, LLC [Live ou la demanderesse] interjette appel de la décision du registraire des marques de commerce [le registraire] datée du 9 mars 2018. Le registraire a décidé de radier l’enregistrement de la marque de commerce de Live, « LIVE » [la marque], conformément à l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 [la Loi], au motif que Live n’avait pas réussi à établir l’emploi de la marque au Canada.
[2] Live a déposé de nouveaux éléments de preuve en l’espèce. La défenderesse, Oyen Wiggs Green & Mutala LLP, ne participe pas à l’appel. Pickering Developments (Bayly) Inc. [Pickering ou l’intervenante] s’est vu accorder le statut d’intervenant dans l’ordonnance rendue par la juge Walker dans l’arrêt Live! Holdings, LLC c Oyen Wiggs Green & Mutula LLP, 2018 CF 1049, [2018] ACF no 1053 (QL). Pickering s’oppose au présent appel, et soutient que les nouveaux éléments de preuve produits par Live ne permettent pas d’établir l’emploi de la marque et que, par conséquent, la décision du registraire devrait être confirmée.
[3] La principale question en litige en l’espèce est de savoir si Live a établi qu’elle avait employé la marque en liaison avec les quelques 35 services visés par l’enregistrement, et ce, malgré son absence d’installations physiques au Canada.
[4] Pour les motifs qui suivent, l’appel est rejeté. Live reconnaît qu’elle n’a pas employé la marque en liaison avec plusieurs des services visés par l’enregistrement. Live prétend qu’elle a employé la marque au Canada en liaison avec trois catégories de services : les services de publicité et de marketing pour des tiers, les services de divertissement et les services d’hôtel. Cependant, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que Live, ou une entité autorisée au titre d’une licence par Live, a employé la marque au Canada en liaison avec ces trois catégories de services. L’observation de Live selon laquelle personnes au Canada ont tiré un avantage concret et important au Canada – en accédant à des sites Web où figurait la marque, en achetant des billets pour des événements aux États‑Unis qui ont été annoncés avec la marque, ou simplement en ayant une réservation dans un hôtel situé aux États‑Unis portant la marque – étend bien au-delà de ses limites logiques le concept d’« avantage concret et important » suffisant pour constituer un emploi au Canada. Live n’a pas établi l’existence de circonstances spéciales expliquant ou justifiant le défaut d’emploi de la marque.
I. Contexte
[5] Live est une entreprise située à Baltimore (Maryland). M. Taylor Gray a produit des éléments de preuve au nom de Live au moyen d’un affidavit. M. Gray décrit Live comme étant une filiale d’un groupe de sociétés privées appelées Cordish Companies [les sociétés Cordish]. Les sociétés Cordish développent, construisent, gèrent et exploitent des projets d’immeubles commerciaux d’envergure dans les domaines du divertissement, du jeu, de la restauration, de l’habitation et de l’hôtellerie. Live n’effectue ni le développement, ni la construction, ni la gestion, ni l’exploitation des projets. Comme son nom l’indique, Live est une société de portefeuille.
[6] Live était titulaire de l’enregistrement au Canada de la marque no LMC789912 [l’enregistrement] pour la marque, LIVE. La marque a été enregistrée en vue d’un emploi en liaison avec les services suivants visés par l’enregistrement :
Points de vente au détail de cadeaux, d’articles et d’équipement de sport, d’aliments, de médicaments, de cosmétiques, de parfums, de mobilier, d’articles ménagers, de linge de maison; gestion des affaires pour les centres commerciaux, les points de vente au détail, les marchés, les installations résidentielles, les installations d’accueil, les installations commerciales, les bureaux, les installations de divertissement, les restaurants et les bars; galeries d’art; services de publicité et de marketing pour des tiers; services de marketing en ligne de biens immobiliers ainsi que d’installations résidentielles, d’installations d’accueil, de bureaux et d’installations commerciales pour des tiers; services de centres commerciaux, nommément location d’espace dans un centre commercial; gestion immobilière de centres commerciaux, de points de vente, de marchés, d’installations résidentielles, d’installations d’accueil, d’installations commerciales, de bureaux, d’installations de divertissement, de restaurants et de bars; location d’immeubles ou de leurs parties; location d’installations résidentielles; location de bureaux; location d’installations commerciales, vente de condominiums; location d’installations d’accueil; services de description de propriétés; aménagement de terrains et d’installations commerciaux, de bureau, d’accueil et résidentiels, nommément planification et aménagement de communautés, d’espaces et d’immeubles résidentiels, de bureau, d’accueil et commerciaux; services de construction, nommément construction de communautés, d’espaces et d’immeubles résidentiels, de bureau, d’accueil et commerciaux; services de conseil en construction immobilière; promotion immobilière et construction de propriétés commerciales, résidentielles, hôtelières, de jeux et de congrès; services de divertissement, nommément boîtes de nuit; offre d’installations de divertissement à usage mixte; clubs de karaoké; clubs de comédie; théâtres de marionnettes ou d’animation; exploitation de cinémas, de théâtres, de dîners-théâtres, d’arcades, offre d’installations récréatives de réalité virtuelle; installations de divertissement familial, musées, installations de centre de mise en forme, casinos; restaurants; bars-salons; services de bar; bars sportifs; services d’hôtel, spas de vacances; centres de villégiature; services d’aliments et de boissons; cafés-restaurants; bistros; traiteur; offre d’installations pour réceptions, conférences et congrès; spas santé.
[7] Live participait avec une filiale, Woodbine Live GP, Inc., au développement de « Woodbine Live », un projet de jeu et de divertissement dans des installations à usage mixte. Ce projet, qui devait être réalisé dans la région de Toronto, n’a pas été complété et Live a mis fin à sa participation en 2013.
[8] Le 3 novembre 2017, à la demande de la défenderesse, le registraire a envoyé un avis à Live, conformément à l’article 45 de la Loi, lui enjoignant de démontrer l’emploi de la marque au Canada au cours des trois ans précédant la date de l’avis, c.-à-d. du 3 novembre 2014 au 3 novembre 2017 [la période pertinente]. Live n’a pas répondu.
[9] Le 9 mars 2018, le registraire a avisé Live que l’enregistrement serait radié conformément au paragraphe 45(4) de la Loi, en raison de son défaut de produire des éléments de preuve permettant d’établir l’emploi de la marque. Live n’a pas interjeté appel de la décision du registraire dans le délai prescrit. L’enregistrement a été radié le 9 mai 2018.
[10] Live s’est vu accorder une prorogation du délai et interjette maintenant appel de la décision du registraire, en vertu de l’article 56 de la Loi. Pickering s’oppose à l’appel.
II. Les éléments de preuve produits en appel
[11] Live s’appuie sur l’affidavit de M. Gray souscrit le 31 octobre 2018. M. Gray a déclaré qu’il est le vice-président du développement des sociétés Cordish. Il a expliqué au cours du contre-interrogatoire qu’il n’est pas employé par Live, mais par une filiale des sociétés Cordish, CTR Management Inc. Il n’a fourni aucun détail concernant l’affiliation et aucun organigramme. L’affidavit de M. Gray décrit la façon dont la marque a été employée au Canada au cours de la période pertinente.
[12] M. Gray a déclaré que les sociétés Cordish possèdent et exploitent des quartiers consacrés au divertissement aux États‑Unis. Plusieurs de ces quartiers affichent la marque dans leur nom. Les sites fournissent un ensemble de services et d’installations, y compris des hôtels, des salles de conférence, des bureaux, des appartements, des centres commerciaux, des installations sanitaires, des salles de concert, des casinos, des restaurants et des bars. Les pièces jointes à l’affidavit comprennent des photos de ces quartiers, où la marque est affichée d’une façon ou d’une autre.
[13] M. Gray a déclaré que [traduction] « [p]lusieurs des millions de visiteurs [annuels] des quartiers de Live consacrés au divertissement sont des Canadiens ». Il affirme que les Canadiens achètent des billets à des événements et reçoivent des offres de fidélité provenant des salles de jeu des sociétés Cordish. Il déclare qu’au cours de la période pertinente, au moins 36 commandes de billets pour des concerts organisés dans diverses salles des sociétés Cordish aux États‑Unis ont été livrées à des adresses au Canada.
[14] M. Gray a également déclaré qu’au moins 41 réservations au Live! Casino & Hotel situé à Hanover (Maryland), qui appartient aux sociétés Cordish et qui emploie la marque, ont été effectuées par des personnes ayant une adresse résidentielle au Canada. Lors du contre‑interrogatoire, M. Gray a reconnu que cet hôtel n’existait pas au cours de la période pertinente. Il a suggéré que les réservations auraient pu avoir été effectuées relativement à un autre hôtel au Maryland, Live Lofts.
[15] M. Gray a affirmé que la marque figurait sur les sites Web des hôtels et dans les courriels de confirmation des réservations reçus par les clients. En outre, les sites Web de plusieurs des sites des sociétés Cordish affichaient la marque au cours de la période pertinente. Des captures d’écran de ces sites Web prises en octobre 2018 (après la période pertinente) ont été déposées comme pièces. M. Gray a expliqué que les captures d’écran étaient typiques de celles prises au cours de la période pertinente. M. Gray a témoigné que des Canadiens ont visité les sites Web de ces sites au cours de la période pertinente.
[16] M. Gray a ajouté que la liste d’envoi des sociétés Cordish inclut environ 1 000 personnes ayant une adresse au Canada. Il déclare que ces personnes sont membres du [traduction] « programme de récompenses de Live! » et qu’elles peuvent accumuler des points de plusieurs façons, notamment en jouant à des jeux de casino aux casinos et aux hôtels, en dînant aux restaurants des hôtels et en magasinant au magasin de détail « SHOP LIVE! » (lesquels se trouvent tous aux États‑Unis). Les points peuvent être échangés dans divers sites des sociétés Cordish se trouvant aux États‑Unis, notamment pour obtenir des rabais sur la nourriture, les boissons et les services offerts aux sites affiliés aux États‑Unis.
[17] M. Gray a affirmé également qu’au cours de la période pertinente, les sociétés Cordish ont envoyé des milliers de courriels promotionnels et d’enveloppes de courrier régulier où figurait la marque à des adresses courriel ou postales au Canada.
[18] M. Gray a reconnu que Live et les sociétés Cordish n’avaient aucun développement ou site au Canada qui offrait les services visés par l’enregistrement. M. Gray a expliqué que Live avait annoncé qu’elle planifiait développer « Woodbine Live », un grand complexe de divertissement dans la région de Toronto aux environs de 2007. Le projet proposait d’inclure un hôtel, un casino, des salles de spectacle, des magasins, des restaurants, un parc et un canal de patinage, des bureaux et des logements.
[19] M. Gray a affirmé que la filiale de Live, Woodbine Live GP, Inc., avait signé des baux avec des entreprises canadiennes des secteurs de l’alimentation et du divertissement pour un espace dans le cadre du développement proposé. Il a déclaré que la marque figurait sur les baux. M. Gray a témoigné aussi que Live [traduction] « avait un contrôle direct sur les caractéristiques et la qualité des biens et des services vendus et offerts par Woodbine Live GP, Inc. » en liaison avec la marque.
[20] M. Gray a expliqué que le projet Woodbine Live n’a pas été construit en raison de problèmes entre le partenaire de Live, Woodbine Entertainment Group, et la Société des loteries et des jeux de l’Ontario [OLG]. M. Gray a témoigné que les sociétés Cordish ont soumissionné sur d’autres projets de développement au Canada en 2016 et en 2017, mais qu’elles n’ont pas été retenues.
III. Les questions en litige
[21] L’appel soulève trois questions clés :
La question de savoir si les nouveaux éléments de preuve déposés par Live dans le cadre du présent appel devraient être acceptés;
La question de savoir si les nouveaux éléments de preuve permettent d’établir que Live ou d’autres entités autorisées par Live à utiliser la marque au titre d’une licence ont employé la marque au Canada en liaison avec les services visés par l’enregistrement au cours de la période pertinente;
Étant donné que la demanderesse reconnaît que les éléments de preuve ne permettent pas d’établir l’emploi en liaison avec tous les services visés par l’enregistrement, la question de savoir s’il existe des circonstances spéciales expliquant ou justifiant le défaut d’emploi de la marque.
[22] Pour trancher la question de savoir si Live a établi l’emploi de la marque au Canada au cours de la période pertinente, la Cour doit s’attarder à la jurisprudence existante au sujet de l’emploi d’une marque de commerce à l’ère de la communication et du commerce électroniques ainsi que des expériences en ligne qui outrepassent les frontières géographiques.
IV. La norme de contrôle
[23] Dans le cadre de l’appel d’une décision du registraire, lorsqu’aucun nouvel élément de preuve substantiel n’est produit, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Cependant, lorsque de nouveaux éléments de preuve qui auraient eu un effet important sur la décision du registraire sont produits en appel, la Cour doit effectuer un examen de novo et trancher la question de savoir si le demandeur a établi l’emploi de la marque en question (Mattel, Inc. c 3894207 Canada Inc., 2006 CSC 22, aux par. 35 et 37, [2006] 1 RCS 772 [Mattel]; Brasseries Molson c John Labatt Ltée, [2000] 3 CF 145, au par. 51, 180 FTR 99).
[24] La Cour d’appel fédérale a expliqué la double norme de contrôle applicable aux appels de décisions du registraire dans l’arrêt Saint Honore Cake Shop Limited c Cheung’s Bakery Products Ltd., 2015 CAF 12, au par. 18, 132 CPR (4th) 258 :
En principe, la norme de contrôle qu’il convient d’appliquer lors de l’appel d’une décision de la Commission est celle de la décision raisonnable. Toutefois, lorsque des éléments de preuve additionnels sont présentés au juge en appel suivant l’article 56 de la Loi et que le juge conclut que ces éléments auraient eu un effet sur les conclusions de fait de la Commission ou sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, il doit tirer ses propres conclusions sur la question à laquelle la preuve additionnelle se rapporte (Brasseries Molson c. John Labatt Ltée, (CAF), [2000] 3 C.F. 145, au paragraphe 51).
[25] En l’espèce, Live n’a pas fourni de réponse ou d’éléments de preuve au registraire. Par conséquent, les nouveaux éléments de preuve auraient eu une incidence sur la décision du registraire, dans la mesure où ils auraient orienté le processus décisionnel. Les nouveaux éléments de preuve produits par M. Gray, ainsi que les pièces, ont une valeur probante relativement aux questions dont est saisie la Cour à l’égard de l’emploi de la marque au Canada. Ils étoffent également le dossier dont était déjà saisi le registraire, compte tenu du fait que ce dernier n’était saisi d’aucun élément de preuve. La Cour effectue donc un examen de novo. Conformément au paragraphe 56(5) de la Loi, la Cour peut exercer toute la discrétion dont le registraire est investi.
V. Live – ou d’autres entités autorisées au titre d’une licence par Live – ont-elles employé la marque au Canada en liaison avec les services visés par l’enregistrement au cours de la période pertinente?
A. Observations de la demanderesse
[26] Live prétend qu’elle a employé la marque au Canada en liaison avec trois catégories clés de services visés par l’enregistrement – les services d’hôtel, les services de divertissement et les services de publicité et de marketing pour des tiers – et avec plusieurs services accessoires ou connexes au cours de la période pertinente.
[27] Live reconnaît qu’elle n’a pas employé la marque en liaison avec certains des autres services visés par l’enregistrement, y compris des galeries d’art, des clubs de karaoké, des clubs de comédie, des théâtres de marionnettes, des salles de spectacles ou de cinéma, des musées ou des centres de mise en forme.
[28] Live soutient que l’affichage d’une marque de commerce sur un site Web est une preuve d’emploi lorsque les services sont exécutés au Canada, ou qu’ils ciblent les Canadiens et leur sont offerts (en s’appuyant sur HomeAway.com, Inc. c Hrdlicka, 2012 CF 1467, au par. 22, [2012] ACF no 1665 (QL) [HomeAway]; UNICAST SA c South Asian Broadcasting Corporation Inc., 2014 CF 295, au par. 46 à 47, 122 CPR (4th) 409 [UNICAST]). Live prétend que, bien qu’elle ne dispose pas d’installations physiques au Canada depuis 2013, la marque a été affichée sur les sites Web auxquels ont accès de nombreux Canadiens et par lesquels des services sont offerts aux Canadiens, ce qui constitue un emploi au Canada au cours de la période pertinente.
[29] Live soutient également que, d’un point de vue moderne et pragmatique, une présence physique n’est pas nécessaire pour offrir un service (en s’appuyant sur Dollar General Corporation c 2900319 Canada Inc., 2018 CF 778, 157 CPR (4th) 318 [Dollar General]; Hilton Worldwide Holding LLP c Miller Thomson, 2018 CF 895, 159 CPR (4th) 243 [Hilton]; TSA Stores, Inc. c Registraire des marques de commerce, 2011 CF 273, 199 ACWS (3d) 937 [TSA Stores]). La question est de savoir si des personnes au Canada ont tiré un avantage du service.
[30] Live soutient que les services de réservation font partie des services de divertissement et des services d’hôtel (en s’appuyant sur Hilton, au par. 68). Live remarque que des personnes au Canada réservent des billets en ligne à des événements tenus dans des sites de divertissement portant la marque et font des réservations dans des hôtels et des centres de villégiature aux États‑Unis qui affichent la marque.
[31] Live prétend qu’un billet livré à une personne au Canada offre un avantage parce qu’il met le détenteur du billet dans une situation de grande confiance quant au fait qu’il sera admis à son arrivée sur le site.
[32] Live soutient que les « services d’hôtel » sont un ensemble de services et que l’absence de certains services ne signifie pas qu’elle n’a pas réussi à démontrer l’emploi en liaison avec des services d’hôtel. Live mentionne les réservations effectuées par des personnes ayant une adresse au Canada. Live s’appuie sur Hilton pour soutenir que les services de réservation sont un aspect des « services d’hôtel ». Live prétend que les réservations effectuées en ligne à partir du Canada fournissent la certitude qu’une chambre sera disponible à l’arrivée sur le site aux États‑Unis, et que cette certitude est un avantage dont profitent les personnes au Canada. Les clients n’ont pas besoin de [traduction] « s’étendre sur le lit » pour tirer avantage des services d’hôtel.
[33] Live soutient que les éléments de preuve établissent aussi l’emploi en liaison avec des « services de publicités et de marketing pour des tiers; [des] services de marketing en ligne pour [...] [des] installations d’accueil [...] pour des tiers », car les sites Web des sites renvoient à des restaurants exploités par des entreprises ou des personnes autres que Live.
[34] Live remarque que 12 000 documents promotionnels ont été envoyés à des adresses au Canada. Ces documents informaient les personnes au Canada de la tenue d’événements à certains sites aux États‑Unis et fournissaient un lien ou d’autres renseignements pour faciliter l’achat de billet par l’entremise d’un système de billetterie.
B. Les observations de l’intervenante
[35] Pickering soutient que Live n’a pas établi l’emploi de la marque au Canada en liaison avec les services visés par l’enregistrement au cours de la période pertinente. Premièrement, l’emploi allégué n’était pas celui de Live, parce que cette dernière n’est qu’une société de portefeuille, sans employés ni activités. Aucun élément de preuve ne révèle l’existence d’une licence liant Live et une filiale. Deuxièmement, aucun élément de preuve n’établit l’emploi de la marque au Canada en liaison avec les services visés par l’enregistrement au cours de la période pertinente.
(1) Aucune entité autorisée à employer la marque au titre d’une licence
[36] Pickering soutient que l’emploi de la marque par des « filiales » des sociétés Cordish ne constitue pas un emploi par Live en l’absence d’une licence. Pickering allègue qu’aucun élément de preuve ne permet d’établir ou d’inférer l’existence de licences.
[37] Pickering reconnaît que l’emploi d’une marque de commerce au moyen d’une licence a le même effet que l’emploi d’une marque de commerce par le propriétaire si ce dernier exerce un contrôle direct ou indirect sur la qualité ou les caractéristiques des biens et des services; cependant, elle soutient que Live n’a pas démontré l’existence d’un tel contrôle. Pickering prétend qu’une relation commerciale ou un certain contrôle commun entre Live et les sociétés Cordish n’est pas suffisant pour établir que Live contrôlait les caractéristiques ou la qualité des services visés par l’enregistrement, tel qu’exigé par l’article 50 de la Loi.
[38] Pickering soutient que l’allégation de M. Gray selon laquelle Live exerçait un contrôle sur Woodbine Live GP, Inc. n’est pas suffisante. Premièrement, s’il y avait un tel contrôle, celui‑ci n’a pas été exercé au cours de la période pertinente. Deuxièmement, le quartier n’a jamais été construit et les services n’ont jamais été offerts par ce partenaire.
[39] Pickering ajoute qu’aucun des sites Web affichant la marque n’indique que l’emploi de la marque est autorisé par Live au titre d’une licence.
[40] Pickering prétend que le défaut d’établir que la marque a été employée par des entités autorisées au titre d’une licence dans l’intérêt de Live justifie le rejet de l’appel.
(2) Aucun élément de preuve n’établit l’emploi de la marque au Canada en liaison avec les services visés par l’enregistrement
[41] Pickering soutient que les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que Live a employé la marque en liaison avec les services visés par l’enregistrement au cours de la période pertinente. Afin de démontrer l’emploi, les services visés par l’enregistrement doivent être offerts à des personnes au Canada, et ces dernières doivent tirer un avantage concret et important, sans avoir à quitter le Canada (en s’appuyant sur Hilton, au par. 92 et 98). La publicité ne permet pas à elle seule d’établir l’emploi au Canada; les services doivent être exécutés au Canada (en s’appuyant sur Porter c Don the Beachcomber, [1966] RCE 982, aux par. 17 et 48, 48 CPR 280; Supershuttle International, Inc. c Fetherstonhaugh & Co., 2015 CF 1259, 263 ACWS (3d) 459 [Supershuttle]).
[42] Pickering soutient qu’aucun élément de preuve ne corrobore le fait que Live offre des « services de publicité et de marketing pour des tiers » au Canada ou ailleurs. La publicité et le marketing réalisés sur le site Web de Live ne bénéficient qu’à Live, et à personne d’autre. Pickering ajoute que le fait d’informer le public de l’existence de Live ne constitue pas un service.
[43] Pickering s’oppose à la prétention selon laquelle détenir un billet pour un événement ou une réservation à un hôtel aux États‑Unis constitue un avantage concret et important au Canada. Live n’a pas démontré que des Canadiens ayant de telles réservations en ont tiré un avantage concret et important.
[44] Pickering soutient également que les « services de divertissement » sont décrits dans l’enregistrement, et que les artistes et les spectacles ne font pas partie de cette description. Les services particuliers de divertissement ne sont pas offerts par Live.
[45] En ce qui concerne les « services d’hôtel », Pickering prétend que Live a tort de s’appuyer sur la décision Hilton, car les circonstances dans cette affaire diffèrent des faits en l’espèce. Dans cette affaire, des personnes au Canada qui ont réservé une chambre à un hôtel Waldorf Astoria aux États‑Unis pouvaient tirer des avantages du programme de fidélisation de Hilton au Canada à d’autres hôtels Hilton.
[46] Pickering prétend qu’aucun autre élément de preuve ne corrobore l’emploi de la marque en liaison avec des services d’hôtel et de centre de villégiature. Les éléments de preuve présentés par M. Gray lors du contre-interrogatoire, selon lesquels 41 réservations ont [traduction] « probablement » été effectuées à l’hôtel Live Lofts (plutôt qu’à l’hôtel situé à Hanover au Maryland qui n’existait pas au cours de la période pertinente), sont vagues et non étayés.
C. Live n’a pas démontré l’emploi de la marque par une entité autorisée au titre d’une licence
[47] Dans le cadre d’une instance introduite aux termes de l’article 45, le propriétaire de la marque de commerce enregistrée doit démontrer qu’au cours de la période pertinente, il a lui‑même employé la marque de commerce ou que celle-ci a été employée par une autre personne d’une manière qui lui a profité (Spirits International B.V. c BCF s.e.n.c.r.l., 2012 CAF 131, au par. 7, [2012] ACF no 526 (QL)). Le paragraphe 50(1) de la Loi prévoit que l’emploi par une entité autorisée au titre d’une licence est jugé avoir le même effet que l’emploi par le propriétaire enregistré, à condition que ce dernier, « aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des produits et services ».
[48] Live n’a fourni aucun élément de preuve corroborant qu’elle ait autorisé au titre d’une licence des filiales des sociétés Cordish à employer la marque en liaison avec les sites et les événements aux États‑Unis. En outre, les éléments de preuve présentés par M. Gray ne fournissent pas un fondement suffisant pour conclure que Live a accordé une licence aux filiales. Dans une organisation décrite comme un très grand groupe de sociétés affiliées qui gèrent des projets de grande envergure, il devrait être possible de rassembler des éléments de preuve sur les licences conclues entre le propriétaire de la marque et les entités qui emploient la marque. Par ailleurs, il devrait y avoir suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que les licences existaient et que Live exerçait un contrôle sur les caractéristiques et la qualité des services exécutés par les entités autorisées au titre d’une licence. Il semble que Live s’attende à ce que la Cour formule des hypothèses en se fondant sur l’emploi de la marque par des entreprises aux États‑Unis, tel que démontré par les captures d’écran des sites Web et des photos des sites. Les avocats de la demanderesse ont déclaré que [traduction] « les éléments de preuve sont ce qu’ils sont ». Cette déclaration définit le problème auquel est confrontée Live en l’espèce, car les éléments de preuve ne sont pas suffisants pour appuyer les allégations de Live quant à l’emploi de la marque.
[49] M. Gray a témoigné que Live conçoit et exploite des projets d’immeubles commerciaux de grande envergure qui affichent la marque directement ou par l’entremise d’une société affiliée. Lors du contre-interrogatoire, M. Gray a précisé que Live n’effectue ni le développement, ni la construction, ni la gestion, ni l’exploitation de développements et d’entreprises elle-même, et qu’elle n’a aucun employé ou fonction opérationnelle. Live n’a produit aucun élément de preuve corroborant des accords de licence avec des sociétés affiliées qui emploient la marque.
[50] La jurisprudence a reconnu qu’il est possible de conclure à l’existence d’une licence pour l’emploi d’une marque de commerce dans des circonstances appropriées. Dans la décision Stork Market Inc. c 1736735 Ontario Inc. (Hello Pink Lawn Cards Inc.), 2017 CF 779, au par. 20, 149 CPR (4th) 287 [Stork Market], le juge Southcott a noté que, « lorsque le propriétaire d’une marque de commerce contrôle également une société à peu d’actionnaires qui utilise la marque, on peut en tirer la conclusion que la société utilise la marque en vertu d’une licence verbale accordée par le propriétaire, le propriétaire affirmant le contrôle requis sur la nature ou la qualité des marchandises ou des services ». Le juge Southcott a conclu à l’existence d’une licence verbale en se fondant sur les éléments de preuve dont il était saisi, qui indiquaient que le particulier demandeur a commencé à exploiter seul la société en question en utilisant la marque de commerce.
[51] Contrairement à la partie demanderesse dans Stork Market, Live n’a produit aucun élément de preuve permettant de tirer ce type de conclusion. Les seuls éléments de preuve à l’appui sont ceux présentés par M. Gray, qui a déclaré que Live est propriétaire de la marque, laquelle est utilisée par différentes filiales des sociétés Cordish. Les propriétaires des sociétés Cordish sont principalement les membres d’une famille, qui sont également propriétaires de Live. Cependant, Live n’a pas relevé d’utilisateurs autorisés au titre d’une licence – c.-à-d. les personnes et les entreprises qui possèdent et exploitent les hôtels, les casinos, les sites de divertissement et autres services – ni les propriétaires de ces entreprises qui emploient la marque.
[52] Lors du contre-interrogatoire, lorsqu’on a demandé à M. Gray ce que faisait Live et d’où il tirait ces connaissances, il a déclaré : [traduction] « Vous savez, non, très peu, hormis mes connaissances de base sur l’entité elle-même; c’est qu’elle fait très peu ». Cela peut être interprété de deux façons : que M. Gray a déclaré savoir peu de choses sur ce que fait Live, ou que Live fait peu de choses. Quoi qu’il en soit, les éléments de preuve n’aident pas la Cour à trancher les questions de savoir si les filiales étaient autorisées au titre d’une licence à employer la marque et si Live contrôlait les caractéristiques ou la qualité des services offerts par ces filiales.
[53] Même si la Cour devait conclure que la marque a été employée par les filiales avec la permission de Live dans le cadre d’un quelconque accord verbal, il n’y a tout de même aucun élément de preuve corroborant la manière dont Live a exercé un contrôle sur la qualité ou les caractéristiques des services offerts par les utilisateurs de la marque.
[54] Dans l’arrêt Empresa Cubana Del Tabaco (Sociale Cubatabaco) c Shapiro Cohen, 2011 CF 102, au par. 83, 383 FTR 164, la Cour a conclu que le propriétaire d’une marque de commerce qui interjette appel de la décision du registraire a le fardeau de démontrer qu’il a exercé un contrôle direct ou indirect sur les caractéristiques ou la qualité du service visé par une licence. La Cour ajoute ce qui suit au paragraphe 84 :
Il y a, pour le propriétaire inscrit d’une marque de commerce, essentiellement trois manières de démontrer l’effectivité de son contrôle afin de bénéficier de la présomption du paragraphe 50(1) de la Loi :
1. il peut explicitement affirmer sous serment qu’il exerce effectivement le contrôle prévu : voir, par exemple, Mantha & Associés/Associates c. Central Transport Inc. (1995), 64 C.P.R. (3d) 354 (C.A.F.), par. 3;
2. il peut produire des preuves démontrant qu’il exerce effectivement le contrôle nécessaire : voir, par exemple, Eclipse International Fashions Canada Inc. c. Shapiro Cohen, 2005 CAF 64, par. 3 à 6;
3. il peut produire une copie du contrat de licence qui prévoit expressément l’exercice d’un tel contrôle.
[55] Bien que M. Gray ait relaté que Live a un contrôle direct sur les caractéristiques et la qualité des biens et des services offerts par Woodbine Live GP, Inc. relativement au projet Woodbine Live, ce projet a pris fin en 2013, avant le début de la période pertinente.
[56] Live n’a pas produit d’autres éléments de preuve pour établir la façon dont elle contrôlait directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité des services visés par l’enregistrement, même avant la période pertinente, compte tenu du fait que le projet Woodbine Live était en cours d’élaboration. Le seul service ayant fait l’objet d’une mention était la location de locaux commerciaux à des locataires des secteurs de l’alimentation et du commerce au détail, mais aucun bail n’a été signé à cet égard. Cela ne peut pas être considéré comme l’exercice d’un contrôle sur la qualité ou les caractéristiques des services visés par l’enregistrement de la marque, parce que les services en question n’étaient pas offerts.
[57] Live n’a produit aucun accord de licence. Elle n’a fourni aucun élément de preuve démontrant qu’elle avait exercé un contrôle sur les services offerts par les utilisateurs de la marque. En outre, Live n’a produit aucune preuve par affidavit attestant qu’il existe un tel contrôle à l’égard des sites aux États‑Unis qui, selon elle, emploient la marque en liaison avec les services précisés dans l’enregistrement.
[58] Live n’a pas démontré l’emploi de la marque en liaison avec les services visés par l’enregistrement, parce que Live n’a offert aucun service. De plus, elle n’a pas établi qu’elle a accordé des licences à des filiales ou à d’autres entités en vue de leur permettre d’employer la marque. Cependant, si je commets une erreur en tirant cette conclusion, l’emploi de la marque affirmé par Live a aussi été examiné.
D. Live n’a pas démontré l’emploi de la marque au Canada en liaison avec les services visés par l’enregistrement au cours de la période pertinente
(1) La jurisprudence pertinente
[59] Live et Pickering invoquent la même jurisprudence, mais ne sont pas d’accord sur la façon dont celle-ci s’applique aux faits.
[60] La procédure fondée sur l’article 45 vise à éliminer le « bois mort », ou les enregistrements de marques de commerce périmés, du registre (Sport Maska Inc. c Bauer Hockey Corp., 2016 CAF 44, au par. 55, [2016] 4 RCF 3). Le propriétaire de la marque de commerce enregistrée doit démontrer l’emploi de la marque de commerce au Canada en liaison avec chacun des services précisés dans l’enregistrement, par le propriétaire ou en son nom, au cours des trois ans précédant la date de l’avis. Les cours ont noté qu’il s’agit d’une situation où il faut « l’employer sous peine de la perdre ».
[61] Dans Mattel, au par. 5, le juge Binnie a expliqué ce principe ainsi :
Contrairement à d’autres formes de propriété intellectuelle, le droit à une marque de commerce repose essentiellement sur son emploi véritable. Ainsi, l’inventeur canadien a droit à un brevet même s’il n’en fait aucune exploitation commerciale. Le dramaturge conserve son droit d’auteur même si sa pièce n’est pas jouée. Mais, en ce qui concerne une marque de commerce, le mot d’ordre est de l’employer sous peine de la perdre. L’enregistrement d’une marque déposée qui n’a pas été employée est susceptible de radiation (par. 45(3)).
[62] Bien que le seuil à atteindre pour établir l’emploi d’une marque ne soit pas élevé, des éléments de preuve doivent être fournis pour démontrer l’emploi en liaison avec chacun des services visés par l’enregistrement. Tel que noté dans Dollar General, au par. 30 :
Du reste, une procédure de radiation engagée sous le régime de l’article 45 de la Loi n’impose pas un fardeau très lourd au déposant. La perfection n’est pas requise : il lui est simplement demandé d’établir une preuve prima facie de l’« emploi » au sens de l’article 4 de la Loi. Il en est ainsi parce que la procédure est destinée à éliminer du registre le « bois mort », et que cela suppose de maintenir un sens de la mesure et d’éviter la surabondance d’éléments de preuve. Il doit découler de la preuve une conclusion logique qu’il y a eu « emploi » au vu des faits et non d’hypothèses, et cette conclusion doit dûment tenir compte de l’ensemble des éléments de preuve.
[63] Dans l’arrêt Riches, McKenzie & Herbert LLP c Cosmetic Warriors Ltd., 2019 CAF 48, au par. 10, [2019] ACF no 286 (QL), la Cour d’appel fédérale a fait remarquer ce qui suit en ce qui a trait aux procédures fondées sur l’article 45 instruites par le registraire, et malgré que le fardeau ait été décrit comme étant « bas » :
[…] La preuve doit néanmoins être suffisante pour « informer [le registraire] quant à l’emploi de la marque de commerce afin que lui et la Cour, s’il y a appel, puissent être en mesure d’apprécier la situation et d’appliquer, le cas échéant, la règle de fond énoncée au [paragraphe 45(3)] » : John Labatt Ltd. c. Rainier Brewing Co. (1984), 80 C.P.R. (2d) 228, aux pages 235 et 236, 54 N.R. 296 (C.A.F.), citant l’arrêt Plough (Canada) Limited c. Aerosol Fillers Inc. (1980), [1981] 1 C.F. 679, à la page 684, 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.).
[64] La jurisprudence a abordé la question de l’emploi d’une marque de commerce dans des circonstances où il n’y a pas d’exploitation d’installations physiques au Canada.
[65] Dans Société nationale des chemins de fer français c Venice Simplon‑Orient‑Express Inc., [2000] ACF no 1897 (QL), 9 CPR (4th) 443 [Orient‑Express], la Cour devait trancher la question de savoir si la marque de commerce avait été employée au Canada en liaison avec l’exécution d’un « service de transport de passagers par train ». Bien qu’il n’y eût aucun train au Canada, les Canadiens pouvaient réserver et acheter des billets au Canada par l’entremise d’agences canadiennes.
[66] Le registraire a conclu que les « services de voyage, nommément des services de transport de passagers par train » comprennent des services comme des « services de réservations et de vente de billets », lesquels étaient offerts au Canada. La Cour a conclu que l’interprétation large, par le registraire, des termes « services de transport de passagers par train » était raisonnable et que les réservations et l’achat de billets au Canada constituaient une exécution de services de transport de passagers par train au Canada (Orient‑Express, au par. 10). La Cour avait fondé sa conclusion sur l’interprétation large du libellé des services visés dans l’enregistrement, et n’avait pas abordé la manière dont les réservations constituaient un avantage concret et important au Canada.
[67] En revanche, dans Supershuttle, la juge Heneghan a examiné la question de savoir si le propriétaire avait employé la marque de commerce en liaison avec des « services de transport terrestre de passagers d’aéroport ». Supershuttle n’offrait aucun service de transport terrestre au Canada, mais son système de réservation en ligne, qui affichait la marque de commerce, permettait aux Canadiens de réserver des services de navette à plusieurs aéroports situés à l’extérieur du Canada.
[68] La juge Heneghan a examiné les principes établis, y compris celui selon lequel le terme « services » devrait être interprété de manière libérale. Cependant, la juge Heneghan a toutefois limité la portée de ce principe, en notant au paragraphe 39 que, « [t]outefois, cette interprétation libérale n’est pas illimitée ». La juge Heneghan a exprimé ce qui suit au paragraphe 40 :
Si le fait que des personnes voient une marque de commerce sur un écran d’ordinateur au Canada est susceptible d’établir l’emploi de cette marque, il n’en demeure pas moins que les services visés par l’enregistrement doivent être exécutés au Canada; UNICAST SA c South Asian Broadcasting Corporation Inc., 2014 CF 295, aux paragraphes 44 à 48; Express File Inc. c HRB R