Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc.

Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc.
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2003-12-22
Référence neutre
2003 CAF 488
Numéro de dossier
A-108-03
Notes
Décision rapportée
Contenu de la décision
Date : 20031222
Dossier : A-108-03
Référence : 2003 CAF 488
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
MERCK & CO., INC., MERCK FROSST CANADA & CO.,
SYNGENTA LIMITED, ASTRAZENECA UK LIMITED ET
ASTRAZENECA CANADA INC.
appelantes
(demanderesses)
et
APOTEX INC.
intimée
(défenderesse)
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le 4 décembre 2003
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 22 décembre 2003
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DÉCARY
Y A SOUSCRIT : LE JUGE LÉTOURNEAU
MOTIFS DISSIDENTS : LE JUGE EN CHEF RICHARD
Date : 20031222
Dossier : A-108-03
Référence : 2003 CAF 488
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE LÉTOURNEAU
ENTRE :
MERCK & CO., INC., MERCK FROSST CANADA & CO.,
SYNGENTA LIMITED, ASTRAZENECA UK LIMITED ET
ASTRAZENECA CANADA INC.
appelantess
(demanderesses)
et
APOTEX INC.
intimée
(défenderesse)
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE DÉCARY
[1] Le litige porte sur la décision (répertoriée sous (2003) 24 C.P.R. (4th) 240) ) par laquelle le juge de première instance a rejeté l'appel d'une ordonnance d'un protonotaire (répertoriée sous (2002) 19 C.P.R. (4th) 354) qui autorisait l'intimée Apotex Inc. (Apotex) à déposer une nouvelle défense et demande reconventionnelle modifiée. Dans le présent appel, les appelantes ne contestent que les modifications que le protonotaire a décrites comme formant « le premier groupe de modifications » , c'est-à-dire celles qui ont trait au composé chimique connu sous le nom de lisinopril dihydrate.
Faits pertinents et procédure
[2] Apotex n'a jamais mis en doute, ni avant ni depuis l'introduction de la présente procédure en contrefaçon par Merck, la bioéquivalence du composé qu'elle vend sous le nom apo-lisinopril et du composé désigné sous le nom lisinopril, protégé par le brevet 1,275,350 (le brevet '350). Le moyen de défense d'Apotex n'est pas que l'apo-lisinopril n'est pas le lisinopril désigné sous un autre nom, mais que le composé vendu sous le nom d'apo-lisinopril provient d'un stock de lisinopril acquis par Apotex avant la délivrance du brevet '350 ou par l'entremise d'un tiers autorisé à le vendre en vertu d'une licence obligatoire. Les parties n'ont jamais eu de litige quant à l'interprétation du brevet '350 et Apotex a toujours reconnu que ses ventes d'apo-lisinopril contreferaient le brevet de Merck si ce n'était de l'article 56 de la Loi sur les brevets.
[3] La présente procédure tire son origine en 1993. Dans une lettre datée du 29 avril 1993, Apotex a envoyé à ICI Pharma Canada, ancienne propriétaire du brevet - elle s'appelle maintenant Zeneca Pharma Inc. (Zeneca) -, un avis d'allégation (AA) à l'égard des comprimés de lisinopril. Dans son avis, Apotex a allégué qu'aucune revendication visant le médicament en soi et aucune revendication concernant son utilisation ne seraient violées pour le motif qu'Apotex [traduction] « détenait des stocks de lisinopril acquis avant la délivrance du brevet '350 [...] et qu'elle avait l'intention de vendre, dès la délivrance de son avis de conformité (AC), des comprimés fabriqués à partir de son stock. La Loi sur les brevets prévoit que l'utilisation d'un tel inventaire ne constitue pas de la contrefaçon » . (Ces faits sont exposés dans la décision Zeneca Pharma Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (1995), 61 C.P.R. (3d) 190 (C.F. 1re inst.), décision infirmée dans (1996), 69 C.P.R. (3d) 451 (C.A.F.). Le juge de première instance a noté, à la page 194, que « [l]'allégation concernant le brevet 350 repose uniquement sur le fait qu'Apotex dispose d'un stock de lisinopril en vrac, acquis avant la délivrance du brevet 350, et sur son intention de vendre ces comprimés fabriqués à même ses stocks dès la délivrance de l'avis de conformité » .)
[4] Le 15 juin 1993, Zeneca a commencé une procédure visant à obtenir une ordonnance interdisant au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social (le ministre) de délivrer un AC. Le juge de première instance a noté, à la page 195, que « [l]'avocat d'Apotex [a] reconn[u] qu'il y aurait contrefaçon des deux brevets si ce n'était de la protection assurée par l'article 56 de la Loi sur les brevets » . Dans ses motifs, le juge de première instance a également mentionné, à la page 196, que l'affidavit de M. Sherman, président et président-directeur général d'Apotex, « établit clairement la date à laquelle le composé de lisinopril a été acquis par la société, ainsi que la quantité ainsi acquise, factures à l'appui » . Les deux avocats ont également convenu qu'Apotex « a[vait], à sa disposition, une quantité de produit qui ne lui durera[it] même pas la moitié du reste de la période de validité du brevet '350 » (page 197). Le brevet '350 expire le 16 octobre 2007.
[5] Le juge de première instance a ensuite interdit au ministre de délivrer un AC à Apotex pour le motif qu'il était évident que le stock dont disposait Apotex ne durerait qu'une partie de la période de validité du brevet. La Cour d'appel fédérale a accueilli l'appel et a donné les motifs suivants :
[...] nous ne pouvons pas refuser à une partie qui dépose un avis d'allégations fondé sur la non-contrefaçon en vertu de l'article 56 les avantages du Règlement pour la simple raison que les stocks acquis avant la délivrance du brevet peuvent s'épuiser pendant la durée du brevet. Il faut présumer que cette partie respectera les limites des droits que lui confère l'article 56 de vendre uniquement des stocks acquis avant la délivrance du brevet. Nous ne voyons pas pourquoi le Règlement, tel qu'il est actuellement conçu, devrait être utilisé, par le refus d'accorder un avis de conformité, pour empêcher une partie de vendre n'importe quelle quantité d'un médicament qui, par ailleurs, ne constitue pas une contrefaçon simplement parce qu'il existe une possibilité théorique que cette partie puisse se servir de cet avis de conformité pour vendre une substance constituant une contrefaçon à un moment donné dans l'avenir.
[à la page 453]
[6] Il est bien établi, et Apotex l'a, de fait, admis dans sa défense, que [traduction] « l'apo-lisinopril est une marque nominale d'Apotex pour une composition pharmaceutique servant à réduire l'hypertension, laquelle composition renferme une quantité efficace de lisinopril et constitue un véhicule acceptable en pharmacie » (D.A., pages 146 et 70).
[7] Merck a fini par intenter une action en contrefaçon de brevet contre Apotex. Elle a déposé sa déclaration le 19 décembre 1996. Même si Merck a, depuis cette date, modifié quatre fois sa déclaration, aucune des modifications n'avait trait aux allégations qu'elle fait valoir dans le présent appel. Dans les présents motifs, je renvoie aux allégations figurant à la dernière déclaration modifiée, c.-à-d. celle qui a été déposée le 22 août 2000 (D.A., page 143). J'ai indiqué entre parenthèses les paragraphes correspondants de la déclaration initiale.
[8] Merck a allégué ce qui suit dans sa dernière déclaration modifiée :
[traduction]
13. Le lisinopril est une N-a-[(1(S)-1-carboxy-3-phénylpropyl]-L-lysyl-L-proline dihydrate. [anciennement 12]
14. Le lisinopril est le composé décrit et revendiqué aux revendications 1 et 2 du brevet '350. [anciennement 13]
LES ACTIVITÉS DE LA DÉFENDERESSE
15. Apotex a obtenu, le 18 octobre 1996, un avis de conformité pour l'APO-LISINOPRIL. [anciennement 14]
16. APO-LISINOPRIL est une marque nominale d'Apotex qui vise une composition pharmaceutique servant à réduire l'hypertension, laquelle composition renferme une quantité efficace de lisinopril et constitue un véhicule acceptable en pharmacie. [anciennement 15]
17. Apotex a fabriqué ou fait fabriquer, au Canada ou à l'étranger, a importé ou fait importer, au Canada, et a utilisé le lisinopril et l'APO-LISINOPRIL au Canada. [anciennement 16]
18. Apotex a mis en vente l'APO-LISINOPRIL au Canada. [anciennement 17]
19. En début janvier 1997, Apotex a commencé à vendre le lisinopril et l'APO-LISINOPRIL au Canada. [modification ajoutée avant 2002, modifie l'ancienne allégation 19]
20. Apotex continue d'offrir en vente et vend le lisinopril et l'APO-LISINOPRIL au Canada pour répondre à la demande pour ce produit. [modification ajoutée avant 2002, modifie l'ancienne allégation 20]
21. Les activités susmentionnées d'Apotex ont été menées sans licence ou sans le consentement d'une ou de toutes les demanderesses. [anciennement 21]
22. En raison des activités susmentionnées, Apotex viole et continuera à violer les revendications 1, 2 et 5 du brevet '350. [anciennement 22]
[D.A., pages 145 et 146]
[9] Dans sa défense et demande reconventionnelle déposée le 31 juillet 1997, Apotex a admis toutes les allégations susmentionnées à l'exception des paragraphes 17, 20, 21 et 22, et a maintenu cette position jusqu'au dépôt, le 17 novembre 2000, de sa défense et demande reconventionnelle modifiée à nouveau. Le moyen de défense qu'Apotex a fait valoir relativement à la violation alléguée était, et a toujours été, celui qui se trouve au paragraphe 4 de sa défense en date du 17 novembre 2000 :
[traduction] Dans la mesure où les revendications 1, 2 ou 5 du [...] (brevet '350) sont valides, allégation qui n'est pas admise mais expressément niée, [Apotex] invoque l'article 56 de la Loi sur les brevets, tel qu'il était libellé à toutes les périodes pertinentes.
[D.A., pages 150 et 161]
Apotex a ajouté ce qui suit dans sa dernière défense et demande reconventionnelle :
[traduction]
5. L'article 56 prévoit que quiconque, avant la délivrance d'un brevet, achète, construit ou acquiert une invention à l'égard de laquelle un brevet est par la suite obtenu, peut utiliser et vendre l'article, la machine, l'objet manufacturé ou la composition de matières brevetés ainsi achetés, exécutés ou acquis avant cette date sans encourir de responsabilité envers le breveté ou ses représentants légaux.
6. Le brevet '350 a été délivré le 16 octobre 1990 entre autres à l'égard de l'invention du composé chimique connu sous le nom de lisinopril.
7. Le composé chimique connu sous le nom de lisinopril est visé par les revendications 1, 2 et 5 du brevet '350.
8. En décembre 1989 et en janvier 1990, la défenderesse a acheté à Delmar Chemicals Inc. (Delmar) du lisinopril en vrac que Delmar avait fabriqué avant 1990, et donc avant la délivrance du brevet '350 (lisinopril antérieur au brevet).
9. La défenderesse a acheté à Delmar le lisinopril antérieur au brevet, lequel lui a été livré en décembre 1989 et en janvier 1990, par conséquent avant la délivrance du brevet '350.
10. Vu ce qui précède, l'article 56 s'applique à l'acquisition du lisinopril antérieur au brevet par la défenderesse, de sorte que cette dernière peut utiliser et vendre ce produit sans encourir de responsabilité envers les demanderesses.
11. De plus, la défenderesse a acheté à Delmar un autre lot de lisinopril fabriqué par Delmar avant la délivrance du brevet '350 (lisinopril supplémentaire antérieur au brevet). En vertu de l'article 56, Delmar était libre de vendre, en tout temps après sa fabrication, le lisinopril supplémentaire antérieur au brevet sans encourir de responsabilité envers les demanderesses.
12. Comme Delmar pouvait utiliser et vendre le lisinopril supplémentaire antérieur au brevet sans encourir de responsabilité envers les demanderesses, la défenderesse pouvait également, en tant d'acquéreur, utiliser et vendre le lisinopril supplémentaire antérieur au brevet sans encourir de responsabilité envers les demanderesses.
13. La défenderesse déclare que les demanderesses savent qu'elle a acquis le lisinopril antérieur au brevet sans qu'il y ait contrefaçon et qu'elle ne contrefait aucune des revendications du brevet '350 en mettant en vente et en vendant ce produit, ou, subsidiairement, qu'elle est exonérée de toute responsabilité quant à la contrefaçon de telles revendications. Par conséquent, la présente action est frivole et vexatoire et constitue un abus des procédures de la Cour.
14. De plus, selon la licence obligatoire no 52324-39(4)-1000 (la licence obligatoire) délivrée par le commissaire aux brevets conformément au paragraphe 39(4) de la Loi sur les brevets tel qu'il était libellé à toutes les périodes pertinentes, Delmar était un porteur de licence autorisé en vertu du brevet '350. La licence obligatoire permettait entre autres à Delmar de fabriquer, d'utiliser ou de vendre l'invention divulguée dans le brevet '350 pour des médicaments ou pour la préparation ou la production de médicaments. Plus précisément, la licence obligatoire permettait à Delmar de fabriquer et de vendre en vrac le composé lisinopril.
15. Avant l'extinction de la licence obligatoire en vertu de la Loi de 1992 modifiant la Loi sur les brevets (la LMLB), Delmar a fabriqué et vendu en vrac des lots de lisinopril en vrac conformément aux termes de la licence obligatoire (le lisinopril visé par la licence).
16. La défenderesse a acheté des lots du lisinopril visé par la licence.
17. Selon le paragraphe 12(2) de la Loi de 1992 modifiant la Loi sur les brevets, aucune action en contrefaçon de brevet ne peut être intentée relativement à un acte posé avant le jour d'entrée en vigueur de la LMLB en vertu d'une licence obligatoire accordée à partir du 20 décembre 1991. La LMLB est entrée en vigueur le 14 février 1993.
18. En conséquence, comme le lisinopril visé par la licence acquis par Apotex a été fabriqué et vendu en vertu d'une licence obligatoire antérieure au 14 février 1993, la défenderesse peut utiliser et vendre le lisinopril visé par la licence ainsi acquis sans qu'il y ait contrefaçon.
[D.A., pages 161 à 163]
[10] Dans sa réponse et défense reconventionnelle modifiée déposée le 31 mars 2001, Merck a admis les allégations des paragraphes 6 et 7 ainsi que la première phrase du paragraphe 11 de la dernière défense et demande reconventionnelle, et a soit nié les autres allégations soit fait abstraction de celles-ci.
[11] Les interrogatoires préalables ont eu lieu d'août 2001 à mars 2002 (D.A., pages 63 et 64) et des témoins experts ont fait des dépositions. M. Radomski, avocat d'Apotex, a alors admis que le lisinopril de sa cliente était visé par les revendications 1, 2 et 5 du brevet '350 et que la seule question à trancher, mis à part celle de l'invalidité, était de savoir si Apotex avait oui ou non acquis le lisinopril conformément à l'article 56 de la Loi (D.A., pages 209 et 210).
[12] Le 22 avril 2002, Apotex a déposé la requête contestée en modification de sa défense et demande reconventionnelle (D.A., page 58). Elle explique ce qui suit, aux pages 64 et suiv. :
[traduction]
31. Apotex cherche maintenant à faire modifier sa défense modifiée pour expliciter et clarifier les allégations existantes relatives aux questions de l'invalidité et de l'absence de contrefaçon dont font état les actes de procédure. Les modifications proposées par Apotex se fondent sur des faits nouveaux importants découlant des documents produits et des interrogatoires préalables conduits [par Merck]. Les modifications proposées sont nécessaires pour garantir la résolution adéquate et réelle de l'ensemble des questions en litige.
[...]
33. En particulier, Apotex a compris lors de l'interrogatoire préalable que le composé actif du médicament de Merck, qui est couramment désigné dans l'industrie sous le nom de lisinopril, est en réalité le lisinopril dihydrate, composé non divulgué ou revendiqué dans le brevet '350.
[...]
39. Les faits sur lesquels reposent ces groupes de modifications proposées ne sont apparus que récemment par suite de la divulgation [par Merck] de certains documents nouveaux et des récents interrogatoires préalables des représentants [de Merck].
[13] En pratique, [traduction] « les modifications visées par l'appel font essentiellement valoir que le composé lisinopril dihydrate n'est pas couvert par le brevet '350 et que l'utilisation et la vente par Apotex de formulations pharmaceutiques contenant du lisinopril dihydrate ne contrefont donc pas le brevet '350 [...]. Ces modifications clarifient également que le composé chimique contenu dans les médicaments de « lisinopril » d'Apotex est en fait le lisinopril dihydrate et non le lisinopril » (mémoire d'Apotex, paragraphe 6).
[14] La requête en modification est uniquement étayée par l'affidavit d'un avocat d'Apotex, M. Ivor M. Hugues. Celui-ci reconnaît, au paragraphe 1 de son affidavit (D.A., page 100) que c'est « en qualité » d'avocat d'Apotex qu'il a eu connaissance de l'affaire pour laquelle il témoigne. Au paragraphe 2 de son affidavit, il déclare qu'en sa qualité d'avocat d'Apotex, il conseille et aide M. Radomski, avocat principal d'Apotex, sur les questions techniques et scientifiques et les questions de brevets qui découlent de la présente action » (D.A., page 100). Il explique ensuite pourquoi le médicament commercialisé décrit est en fait du lisinopril dihydrate et déclare que, [traduction] « dans l'industrie, le nom courant "lisinopril" vise généralement le dihydrate » (paragraphe 15, page 105). Au paragraphe 19, il dit qu'Apotex affirme que le lisinopril dihydrate n'est pas revendiqué ou divulgué dans le brevet '350 (D.A., page 106), et, au paragraphe 20, qu'Apotex n'est pas d'accord avec les affirmations de Merck, aux paragraphes 13 et 14 de la déclaration, selon lesquelles [traduction] « le lisinopril est [...] dihydrate et que le lisinopril est un composé décrit aux revendications 1 et 2 du brevet '350 » (D.A., page 106). Les paragraphes 21 et 22 ne font pas état de ce qu'Apotex a appris au cours de l'interrogatoire préalable, mais de ce que « l'avocat d'Apotex » a appris, confirmé ou examiné (D.A., page 107). Nulle part il n'est mentionné qu'Apotex n'était pas elle-même au courant, avant l'interrogatoire préalable, de la différence qu'elle fait maintenant valoir entre le lisinopril et le lisinopril dihydrate.
[15] À son interrogatoire, M. Hugues a admis qu'on lui a demandé de rédiger l'affivadit parce qu'il avait travaillé sur un grand nombre des modifications proposées (D.A., page 242) et que c'est au cours de l'année 1999 qu'il a commencé à travailler sur le dossier (D.A., page 246). Il a déclaré qu' « ils » , c'est-à-dire lui-même et M. Radomski, se sont contentés de prendre les documents qu'ils ont estimé susceptibles d'étayer leur position (D.A., page 243). Il a affirmé qu'il n'a pas vraiment dit dans son affidavit que ni lui ni M. Radomski ne connaissaient l'existence du lisinopril dihydrate avant l'interrogatoire préalable de M. Wyvratt (D.A., page 249), et a ajouté qu'il régnait une certaine confusion autour du « lisinopril » et du « dihydrate » , et qu'il en avait eu connaissance (D.A. page 250). Il a reconnu qu'une monographie de produit préparée par Apotex en 1996 concernant l'apo-lisinopril mentionne que lisinopril est le nom correct courant et dihydrate, le nom chimique (D.A., pages 253 et 301).
[16] Le 2 mai 2002, le protonotaire Morneau a accueilli la requête en modification. Le juge Noël a confirmé cette décision le 13 février 2003.
La norme de contrôle
[17] Dans l'arrêt Canada c. Aqua-Gem Investment Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.), la Cour énonce dans les termes suivants la norme de contrôle applicable aux ordonnances discrétionnaires des protonotaires :
[...] Selon en particulier la conclusion tirée par lord Wright dans Evans v. Bartlam, [1937] A.C. 473 (H.L.) à la page 484, et par le juge Lacourcière, J.C.A., dans Stoicevski v. Casement (1983), 43 O.R. (2d) 436 (C. Div.), le juge saisi de l'appel contre l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants :
a) l'ordonnance est entachée d'erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits,
b) l'ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal.
[...]
Si l'ordonnance discrétionnaire est manifestement erronée parce que le protonotaire a commis une erreur de droit (concept qui, à mon avis, embrasse aussi la décision discrétionnaire fondée sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits) ou si elle porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal, le juge saisi du recours doit exercer son propre pouvoir discrétionnaire en reprenant l'affaire depuis le début.
[juge MacGuigan, aux pages 462 et 463]
[Renvoi omis.]
[18] Le juge MacGuigan a ensuite expliqué, aux pages 464 et 465, que la question de savoir si une question est déterminante pour l'issue de l'affaire doit être tranchée sans égard à la réponse que le protonotaire y a donnée :
[...] Il me semble qu'une décision qui peut être ainsi soit interlocutoire soit définitive selon la manière dont elle est rendue, même si elle est interlocutoire en raison du résultat, doit néanmoins être considérée comme déterminante pour la solution définitive de la cause principale. Autrement dit, pour savoir si le résultat de la procédure est un facteur déterminant de l'issue du principal, il faut examiner le point à trancher avant que le protonotaire ne réponde à la question, alors que pour savoir si la décision est interlocutoire ou définitive (ce qui est purement une question de forme), la question doit se poser après la décision du protonotaire. Il me semble que toute autre approche réduirait la question de fond de « l'influence déterminante sur l'issue du principal » à une question purement procédurale de distinction entre décision interlocutoire et décision définitive, et protégerait toutes les décisions interlocutoires contre les attaques (sauf le cas d'erreur de droit).
C'est probablement pourquoi, selon moi, il utilise les mots « [l'ordonnance] porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal, plutôt que « [l'ordonnance] a une influence déterminante sur l'issue du principal » . L'accent est mis sur le sujet des ordonnances et non sur leur effet. Dans un cas comme celui de l'espèce, la question à se poser est de savoir si les modifications proposées sont en soi déterminantes, qu'elles soient ou non autorisées. Si elles sont déterminantes, le juge doit exercer son pouvoir discrétionnaire de novo.
[19] Afin d'éviter la confusion que nous voyons parfois découler du choix des termes employés par le juge MacGuigan, je pense qu'il est approprié de reformuler légèrement le critère de la norme de contrôle. Je saisirai l'occasion pour renverser l'ordre des propositions initiales pour la raison pratique que le juge doit logiquement d'abord trancher la question de savoir si les questions sont déterminantes pour l'issue de l'affaire. Ce n'est que quand elles ne le sont pas que le juge a effectivement besoin de se demander si les ordonnances sont clairement erronées. J'énoncerais le critère comme suit :
Le juge saisi de l'appel contre l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants :
a) l'ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal,
b) l'ordonnance est entachée d'erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits.
[20] En ce qui concerne le critère que la Cour doit appliquer à l'égard d'une décision d'un juge, la Cour suprême du Canada a statué, dans l'arrêt Z.I. Pompey Industrie c. ECU-Line N.V. (2003), 224 D.L.R. (4th) 577, au paragraphe 18, que la Cour d'appel fédérale ne peut modifier la décision d'un juge de première instance que si celui-ci « n'avait aucun motif de modifier la décision du protonotaire ou, advenant l'existence d'un tel motif, si la décision du juge [...] était mal fondée ou manifestement erronée » .
Les modifications proposées sont-elles déterminantes pour l'issue de l'affaire?
[21] Le premier argument soulevé par les appelantes est que le juge a commis une erreur en concluant que les modifications sollicitées n'étaient pas déterminantes pour l'issue de l'affaire et, par conséquent, en n'exerçant pas son pouvoir discrétionnaire de novo.
[22] Le critère du « caractère déterminant » élaboré dans l'arrêtAqua-Gem, est strict. L'utilisation du terme « déterminant » est importante. Elle donne effet à l'intention du législateur si bien décrite par le juge en chef Isaac dans ses motifs minoritaires de l'arrêt Aqua-Gem, aux pages 454 et 455 (j'ouvre une parenthèse pour faire remarquer que le juge MacGuigan ne conteste pas fondamentalement, dans ses motifs majoritaires, l'analyse du juge en chef quant au rôle des protonotaires de la Cour fédérale) :
[...] [cette norme de contrôle] est conforme à la volonté du législateur qu'exprime l'article 12 de la Loi [sur la Cour fédérale], savoir que les fonctions des protonotaires visent à contribuer à « l'exécution des travaux de la Cour » .
À mon avis, on ne saurait raisonnablement dire qu'est compatible avec l'objectif de la loi, la norme de révision qui soumet toutes les décisions de protonotaire attaquées à l'instruction de novo quelles que soient les questions concernées et peu importe si ces décisions statuent au fond sur les droits des parties. Pareille norme n'économise ni les ressources judiciaires ni le temps des juges. Dans chaque cas, elle obligerait le juge des requêtes à reprendre l'affaire depuis le début. En outre, elle réduirait la fonction de protonotaire à un rôle d' « étape » préliminaire sur le chemin de la procédure qui mène au juge des requêtes. Je ne pense pas que ce soit là le résultat voulu par le législateur.
[23] On ne devrait par conséquent pas conclure trop rapidement qu'une question, si importante soit-elle, est déterminante. On doit cependant se garder de s'abstenir de trancher de novo une question déterminante simplement parce qu'on a naturellement tendance à s'en remettre aux protonotaires pour les questions de procédure.
[24] Dans l'arrêt Aqua-Gem, le juge MacGuigan a, à la page 464, fait la distinction entre, d'une part, les « questions de procédure courantes » - termes utilisés par lord Wright dans l'arrêt Evans c. Bartham, [1937] 2 All E.R. 646 (H.L.), à la page 653 - et la « modification sans importance des actes de procédure » - termes utilisés par le juge Lacourcière dans l'arrêt Stoicevski c.Casement (1983), 43 O.R. (2d) 436 (C.A. Ont.), à la page 438 -, et, d'autre part, les « questions ayant une influence déterminante sur l'issue de la cause principale, c'est-à-dire sa solution » .
[25] Quand peut-on qualifier une modification de « courante » par opposition à « déterminante » ? Il serait imprudent d'essayer de leur donner une classification formelle. Il est de loin préférable de trancher cette question au cas par cas (voir la décision Trevor Nicholas Construction Co. c. Canada (Ministre des Travaux publics), 2003 CFPI 255, juge O'Keefe, au paragraphe 7, confirmée à 2003 CAF 428). Je remarque que la Cour fédérale du Canada a constamment conclu que les modifications susceptibles d'ajouter de nouvelles demandes ou causes d'action sont déterminantes aux fins de l'application du critère formulé dans l'arrêt Aqua-Gem (voir les décisions suivantes : Scannar Industries Inc. et al c. Ministre du Revenu national (1993), 69 F.T.R. 310, juge Denault, confirmée à (1994), 172 N.R. 313 (C.A.); Trevor Nicholas Construction Co., précitée; Louis Bull Band c. Canada, 2003 CFPI 732, juge Snider).
[26] En l'espèce, l'avocat d'Apotex a émis l'opinion que les modifications proposées sont des modifications courantes puisqu'elles n'introduisent pas un nouveau moyen de défense : elles ne font qu'ajouter des faits subsidiaires à l'appui d'un moyen de défense existant fondé sur l'absence de contrefaçon. Par ailleurs, l'avocat des appelantes invite la Cour à conclure que les modifications proposées étaient déterminantes puisqu'elles visaient la rétractation d'un aveu susceptible d'avoir une incidence importante sur l'issue de l'affaire et l'introduction d'un nouveau moyen de défense.
[27] Je suis d'avis que les modifications proposées s'éloignent considérablement de la position qu'avait fait valoir jusqu'à présent Apotex dans ses actes de procédure. Son moyen de défense fondé sur l'absence de contrefaçon reposait essentiellement sur les faits suivants : elle avait acquis le lisinopril avant la délivrance du brevet '350, le 16 octobre 1990, et elle l'avait fait conformément à la licence obligatoire délivrée à son fournisseur, Delmar. Apotex a toujours admis, dans les présents actes de procédure et autres procédures, qu'il y aurait eu violation du brevet '350 si ces faits n'avaient pas existé. L'interprétation du brevet et la composition chimique du lisinopril n'ont jamais été contestées.
[28] Il est évident que les modifications proposées ajouteraient un moyen de défense entièrement nouveau à la défense qui toucherait le coeur de la revendication du brevet '350 et commanderait des preuves d'experts, lesquelles n'auraient pas pu être prévues par les appelantes au stade des interrogatoires préalables, vu les aveux déjà faits dans les actes de procédure et les procédures. Elles sont, à mon avis, déterminantes pour l'issue de l'affaire. La révision de novo de la décision du protonotaire était par conséquent justifiée et le juge de première instance a commis une erreur en concluant qu'elle ne l'était pas. Je dois donc exercer de novo le pouvoir discrétionnaire que le juge de première instance n'a pas exercé.
Principes généraux concernant les modifications
[29] Je comprends des arguments invoqués par l'avocat d'Apotex qu'il existe une présomption selon laquelle une partie a le droit de faire des modifications si la nouvelle cause d'action ou le nouveau moyen de défense peuvent être instruits, et qu'il incombe à la partie adverse de la renverser. Je ne partage pas cet avis.
[30] Les principes généraux en matière de modifications d'actes de procédure sont résumés comme suit dans l'arrêt Ministre du Revenu national c. Canderel Ltd., [1994] 1 C.F. 3 (C.A.F.) :
[...] même s'il est impossible d'énumérer tous les facteurs dont un juge doit tenir compte en décidant s'il est juste, dans une situation donnée, d'autoriser une modification, la règle générale est qu'une modification devrait être autorisée à tout stade de l'action aux fins de déterminer les véritables questions litigieuses entre les parties, pourvu, notamment, que cette autorisation ne cause par d'injustice à l'autre partie que des dépens ne pourraient réparer, et qu'elle serve les intérêts de la justice.
[page 10]
Parmi les nombreuses décisions invoquées dans l'arrêt Canderel, on trouve l'arrêt Ketteman c. Hansel Properties Ltd., [1988] 1 All E.R. 38 (H.L.), où lord Griffiths a écrit, à la page 62,
[traduction] Il appartient au juge de première instance de décider s'il y a lieu d'autoriser une modification, et il doit se laisser guider, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, par sa perception de la justice. De nombreux et divers facteurs influeront sur l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire. Je ne crois pas possible ni sage de tenter de les énumérer tous. Mais la justice ne peut toujours se mesurer en fonction d'une somme d'argent, et à mon sens un juge est en droit de mettre dans la balance la tension que le procès impose aux plaideurs, particulièrement s'il s'agit de particuliers plutôt que de sociétés commerciales, l'inquiétude de faire face à de nouvelles questions litigieuses, les vains espoirs soulevés, et l'attente légitime que le procès réglera les questions dans un sens ou dans l'autre. De plus, autoriser une modification avant le début du procès est tout à fait différent de l'autoriser à la fin, pour donner à un défendeur qui ne semble pas avoir gain de cause la possibilité de reprendre la lutte avec une défense entièrement nouvelle.
Un autre facteur dont le juge doit tenir compte est la pression exercée sur les tribunaux par l'augmentation considérable des procès, et donc la nécessité que, dans l'intérêt public, les procédures soient conduites efficacement. Nous ne pouvons plus nous permettre de témoigner la même indulgence à l'égard de la conduite négligente des procès que celle peut-être possible à une époque moins fébrile. Dans certaines affaires, la justice sera mieux servie si les avocats doivent assumer les conséquences de leur incurie plutôt que d'être autorisés à faire une modification à une étape très tardive de la procédure.
et la décision Continental Bank Leasing Corporation et al. c. La Reine (1993), 93 D.T.C. 298 (C.C.I.), où le juge Bowman a écrit, à la page 302,
[...] je préfère tout de même examiner la question dans une perspective plus large : les intérêts de la justice seraient-ils mieux servis si la demande de modification ou de rétraction était approuvée ou rejetée? Les critères mentionnés dans les affaires entendues par d'autres tribunaux sont évidemment utiles, mais il convient de mettre l'accent sur d'autres facteurs également, y compris le moment auquel est présentée la requête visant la modification ou la rétractation, la mesure dans laquelle les modifications proposées retarderaient l'instruction expéditive de l'affaire, la mesure dans laquelle la thèse adoptée à l'origine par une partie a amené une autre partie à suivre dans le litige une ligne de conduite qu'il serait difficile, voire impossible, de modifier, et la mesure dans laquelle les modifications demandées faciliteront l'examen par la Cour du véritable fond du différend. Il n'existe aucun facteur qui soit prédominant, ou dont la présence ou l'absence soit nécessairement déterminante. On doit accorder à chacun des facteurs le poids qui lui revient dans le contexte de l'espèce. Il s'agit, en fin de compte, de tenir compte de la simple équité, du sens commun et de l'intérêt qu'ont les tribunaux à ce que justice soit faite.
[31] Concernant plus précisément les modifications visant la rétractation d'aveux, la Cour a explicité, dans l'arrêt Andersen Consulting c. Canada, [1998] 1 C.F. 605 (C.A.), le critère exposé dans l'arrêt Canderel :
[13] À l'autre extrémité, les juridictions de Colombie-Britannique, adoptant une conception plus souple, ne posent pas pour condition essentielle de rétractation que l'aveu contenu dans la défense ait été fait par inadvertance ou de façon hâtive. Le critère qu'elles observent pose que dans toutes les circonstances de la cause, il doit y avoir un point jugeable, qui devrait passer en jugement dans l'intérêt de la justice et qui ne devrait pas se résoudre par une admission de fait. Selon ce critère, l'inadvertance, l'erreur, la précipitation, l'ignorance des faits, la découverte de faits nouveaux, et l'introduction en temps opportun de la requête sont autant de facteurs à prendre en considération pour examiner s'il ressort des circonstances qu'il y a un point jugeable, lequel devrait passer en jugement dans l'intérêt de la justice.
[14] Nous préférons la voie empruntée par les tribunaux de Colombie-Britannique, qui assure à la juridiction saisie d'une requête en modification des plaidoiries, même lorsque la modification vise à rétracter un ou des aveux, la souplesse nécessaire pour faire en sorte que les points jugeables passent en jugement, sans que les parties n'aient à subir d'injustice.
[Renvois omis.]
[32] Je souscris entièrement à l'affirmation du paragraphe 15 de l'arrêt Andersen :
Nous devons faire en sorte que la procédure de rétractation d'aveu ne devienne pas tellement complexe et tellement stricte que les défendeurs ne feront pratiquement plus d'aveux.
À mon avis, cette affirmation ne veut toutefois pas dire que les procédures doivent être à tel point simples et flexibles que presque toutes les rétractations d'aveux seront autorisées. Le fardeau de la preuve incombe à la partie qui sollicite les modifications et, s'il faut essentiellement tenir compte des mêmes facteurs pour toutes les modifications, le fardeau devrait être plus lourd quand les modifications en cause visent la rétractation d'un aveu important et auraient pour conséquence un changement radical de la nature des questions en litige.
[33] La nature, le moment choisi et les circonstances varient d'une modification à l'autre et on doit faire attention à ne pas généraliser des prononcés judiciaires faits dans des contextes précis. Le protonotaire ou le juge saisi d'une requête en modification a l'obligation d'examiner tous les facteurs pertinents. En effet, comme l'a fait remarquer lord Griffiths dans l'arrêt Ketteman, précité, au paragraphe 30, il existe [traduction] « une claire distinction entre les modifications ayant pour but de rendre plus claires les questions en litige, et celles qui permettent de soulever une défense différente pour la première fois » . Il existe aussi une différence claire entre le fait d'autoriser des modifications au procès et le fait de le faire avant l'instruction de l'affaire (voir les arrêts Glisic c. Canada, [1988] 1 C.F. 731 (C.A.), à la page 740; Ketteman, précité, au paragraphe 30). J'estime qu'il existe également une différence claire entre le fait d'autoriser des modifications qui équivalent à une rétractation d'aveu et d'autoriser des modifications qui ne le font pas, et une différence claire entre le fait de permettre des modifications qui équivalent à la rétractation d'un aveu important et entraînent une modification de la cause d'action et une modification portant sur une simple admission de fait.
[34] Tout cela pour dire que, pour reprendre les termes utilisés par le juge Bowman dans la décision Continental Bank Leasing, précitée, au paragraphe 30,
On doit accorder à [chaque modification] le poids qui lui revient dans le contexte de l'espèce. Il s'agit, en fin de compte, de tenir compte de la simple équité, du sens commun et de l'intérêt qu'ont les tribunaux à ce que justice soit faite.
Flexibilité et ouverture, qui sont la règle pour les requêtes en modification, ne doivent pas être confondues avec complaisance. Plus tôt une modification non justifiée sera rejetée, mieux ce sera pour le système judiciaire.
[35] Les prétentions de l'avocat d'Apotex reflètent, à mon avis, une tendance qui semble prendre de l'ampleur : l'ajout d'un nouveau moyen de défense de quelque façon que ce soit est permis si cet ajout est raisonnable; dans un tel cas, la partie demandant la modificiation n'a pas à démontrer que la modification devrait être acceptée, mais la partie qui s'oppose à la modification doit plutôt démontrer que cette modification ne devrait pas être autorisée.
[36] On allègue à l'appui de cette tendance les arrêts de la Cour Nidek Co. Ltd. c. Visx Inc. (1996), 72 C.P.R. (3d) 19 (C.A.F.) et Bande Enoch des Indiens de Stony Plain c. Canada, (1993) 164 N.R. 301 (C.A.F.), (sub nom. Cardinal c. Canada). L'intimée a tort. À mon humble avis, elle a mal interprété ces arrêts et n'a pas tenu compte de leurs contextes.
[37] Dans l'arrêt Nidek, le juge en chef Isaac a fait, au paragraphe 16, le commentaire incident suivant : « Pour déterminer s'il convient d'autoriser la modification d'une défense, il est souvent utile que la Cour se demande si la modification, si elle faisait déjà partie de l'acte de procédure proposé, serait un moyen susceptible d'être radié en vertu de la règle 419. Dans l'affirmative, la modification ne devrait pas être autorisée. » [Non souligné dans l'original.] Il est clair que si une modification peut être radiée pour le motif qu'elle ne démontre pas l'existence d'une cause d'action raisonnable, elle ne devrait en aucune circonstance être autorisée. La Cour ne dit cependant pas que si une modification n'est pas radiée en vertu de l'article 419 des Règles, maintenant l'article 221, la Cour doit examiner la demande de modification d'un oeil favorable.
[38] Dans l'arrêt Cardinal, la Cour a déclaré ce qui suit à l'audience : « Nous avons entendu les appels en supposant fondamentalement que, dans ces domaines, la Cour radie les plaid