Nova Chemicals Corp. c. Dow Chemical Co.

Nova Chemicals Corp. c. Dow Chemical Co.
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
2022-11-18
Référence neutre
2022 CSC 43
Numéro de dossier
39439
Juges
Wagner, Richard; Moldaver, Michael J.; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Brown, Russell; Rowe, Malcolm; Martin, Sheilah; Kasirer, Nicholas; Jamal, Mahmud
En appel de
Cour d'appel fédérale
Sujets
Propriété intellectuelle
Notes
La cause en bref
Renseignements sur les dossiers de la Cour
Contenu de la décision
COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : Nova Chemicals Corp. c. Dow Chemical Co., 2022 CSC 43
Appel entendu : 20 avril 2022 Jugement rendu : 18 novembre 2022 Dossier : 39439
Entre :
Nova Chemicals Corporation Appelante
et
The Dow Chemical Company, Dow Global Technologies Inc. et Dow Chemical Canada ULC Intimées
- et -
Bell Canada, Rogers Communications Canada Inc., TELUS Communications Inc., Vidéotron ltée et Association canadienne du médicament générique Intervenantes
Traduction française officielle
Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal
Motifs de jugement : (par. 1 à 87)
Le juge Rowe (avec l’accord du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Karakatsanis, Brown, Martin, Kasirer et Jamal)
Motifs dissidents : (par. 88 à 227)
La juge Côté
Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada.
Nova Chemicals Corporation Appelante
c.
The Dow Chemical Company,
Dow Global Technologies Inc. et
Dow Chemical Canada ULC Intimées
et
Bell Canada,
Rogers Communications Canada Inc.,
TELUS Communications Inc.,
Vidéotron ltée et
Association canadienne du médicament générique Intervenantes
Répertorié : Nova Chemicals Corp. c. Dow Chemical Co.
2022 CSC 43
No du greffe : 39439.
2022 : 20 avril; 2022 : 18 novembre.
Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Côté, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal.
en appel de la cour d’appel fédérale
Propriété intellectuelle — Brevets — Contrefaçon — Réparations — Remise des profits — Solution non contrefaisante — Bénéfices de rebond — Titulaire d’un brevet autorisé à réclamer une remise des profits à la suite d’une poursuite en contrefaçon intentée avec succès contre le contrefacteur — Octroi au titulaire du brevet par le juge chargé du renvoi d’une somme équivalente aux recettes réelles tirées par le contrefacteur de la vente du produit breveté, déduction faite de l’ensemble des coûts réellement engagés par ce dernier, ainsi que d’une somme correspondant aux bénéfices de rebond — Confirmation par la Cour d’appel de la somme accordée par le juge chargé du renvoi — Les juridictions inférieures ont‑elles commis une erreur dans le calcul des profits du contrefacteur dans le cadre d’une remise des profits? — Les profits hypothétiques que le contrefacteur aurait pu réaliser en vendant un produit sans lien peuvent‑ils être considérés comme une solution non contrefaisante dans le calcul des profits que le contrefacteur doit restituer? — Le titulaire du brevet a‑t‑il droit aux bénéfices de rebond?
Nova a fabriqué et vendu des produits visés par le brevet de Dow concernant des polyéthylènes métallocènes à basse densité et structure linéaire, qui sont des plastiques minces mais résistants. La Cour fédérale a autorisé Dow à réclamer une remise ou restitution des profits, dont le montant serait évalué au moyen d’un renvoi. Le juge chargé du renvoi a accordé à Dow une somme équivalant aux recettes réelles tirées par Nova de la vente des plastiques brevetés, moins la totalité des coûts qu’elle avait engagés pour fabriquer les plastiques brevetés. Par conséquent, Nova n’a été autorisée à déduire que les coûts réels engagés pour fabriquer l’éthène, le principal composant des plastiques brevetés, et non le coût plus élevé de l’éthène au prix du marché. Le juge chargé du renvoi a également conclu que Dow avait droit aux « bénéfices de rebond », des profits qui sont réalisés après l’expiration du brevet, mais qui ont un lien de causalité avec la contrefaçon de l’invention durant la période de protection par brevet. La Cour d’appel fédérale a confirmé la totalité de la somme attribuée à Dow.
Arrêt (la juge Côté est dissidente) : Le pourvoi est rejeté.
Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Karakatsanis, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal : Lorsque le titulaire d’un brevet opte pour une remise des profits à titre de réparation pour la contrefaçon du brevet, le contrefacteur doit restituer tous les profits qui ont un lien de causalité avec l’invention. Cela peut supposer la prise en considération des profits hypothétiques qu’un contrefacteur aurait pu réaliser en vendant une solution non contrefaisante. Il est également possible d’octroyer des bénéfices de rebond.
La remise des profits consiste à exiger que le contrefacteur restitue tous les profits ayant un lien de causalité avec la contrefaçon de l’invention qui ont été réalisés après l’octroi du brevet. La remise des profits est parfois présentée comme un choix à faire entre (1) la méthode des coûts différentiels, (2) la méthode de la totalité des coûts et (3) la méthode des profits différentiels. Selon la méthode des coûts différentiels et celle de la totalité des coûts, le contrefacteur doit restituer la différence entre les recettes réelles tirées de la vente du produit contrefait et les coûts réels associés à la fabrication du produit contrefait; suivant la méthode des profits différentiels, le contrefacteur doit restituer la différence entre les profits réels tirés de la vente du produit contrefait et les profits qu’il aurait pu réaliser s’il avait vendu le produit constituant la meilleure solution non contrefaisante. Mais ces approches ne sont pas tout à fait distinctes, car toutes les trois ont comme point de départ l’établissement des recettes et des coûts réels associés au produit contrefait. Il est donc plus judicieux de concevoir la remise des profits comme un test en trois étapes. À la première étape, le tribunal doit calculer les profits réels tirés de la vente du produit contrefait — c.‑à‑d. les recettes moins les coûts (totaux ou différentiels). À la deuxième étape, le tribunal doit déterminer s’il existe une solution non contrefaisante susceptible d’aider à isoler les profits ayant un lien de causalité avec l’invention de la portion des profits du contrefacteur n’ayant pas de lien de causalité avec l’invention — c.‑à‑d. les profits différentiels. C’est à cette étape que les juges devraient appliquer les principes de la causalité. À la troisième étape, s’il existe une solution non contrefaisante, le tribunal doit soustraire les profits qu’aurait pu réaliser le contrefacteur s’il avait eu recours à la solution non contrefaisante de ses profits réels, afin de déterminer le montant à restituer.
Au moment de calculer les profits du contrefacteur à la première étape, les tribunaux doivent uniquement tenir compte des coûts et recettes réels. Si le contrefacteur est un fabricant inefficace et que, par conséquent, il enregistre moins de profits qu’il n’est théoriquement possible d’en enregistrer, le titulaire d’un brevet ne pourra pas réclamer les profits que le contrefacteur « aurait dû » réaliser, mais si le contrefacteur est un fabricant efficace, le titulaire d’un brevet a droit à tous les profits réellement enregistrés, même si celui‑ci n’aurait pas été en mesure d’atteindre des niveaux de bénéfice comparables.
À la deuxième étape, une « solution non contrefaisante » est tout produit qui aide le tribunal à isoler les profits ayant un lien de causalité avec l’invention des profits qui n’ont pas de lien de causalité avec l’invention. Il ne s’agit pas du produit de remplacement qui est le « plus profitable » d’un point de vue commercial pour le contrefacteur et que celui‑ci « aurait » vendu ou « aurait pu » vendre s’il n’avait pas commis de contrefaçon. Cette dernière approche est viciée pour deux raisons. Premièrement, elle repose sur la prémisse erronée selon laquelle une remise des profits vise à faire en sorte que le contrefacteur ne se retrouve pas dans une position plus défavorable que s’il n’y avait jamais eu contrefaçon de sa part. Le but de la remise des profits est plutôt de s’assurer que tous les profits ayant un lien de causalité avec l’invention soient restitués au titulaire du brevet. Deuxièmement, interpréter ainsi les solutions non contrefaisantes reviendrait à dénaturer l’objet de la remise des profits et, par conséquent, à saper le marché inhérent à l’octroi d’un brevet sur lequel repose la Loi sur les brevets . Si l’on permet au contrefacteur d’utiliser n’importe quelle précédente entreprise commerciale profitable comme solution non contrefaisante, il sera toujours tenté de consacrer sa capacité opérationnelle à un produit contrefait plus profitable, ce qui aurait pour conséquence de créer une forme d’assurance d’entreprise pour les contrefacteurs, qui pourraient toujours se servir de leurs précédentes gammes de produits comme solutions non contrefaisantes et ainsi protéger les profits en découlant, si leur nouveau produit contrefaisait un brevet.
Le point de savoir s’il existe une solution non contrefaisante est une question de fait. Aucune règle rigide n’encadre cet exercice factuel, et il n’est pas nécessaire que la solution non contrefaisante soit un strict produit de remplacement au produit breveté sur le marché. Il incombe au contrefacteur de présenter des éléments de preuve suffisants pour convaincre le tribunal que les profits tirés de son produit contrefait l’ont été grâce à des caractéristiques autres que l’invention du titulaire du brevet, et qu’il existe une solution non contrefaisante pouvant aider les tribunaux à isoler cette valeur.
L’octroi de bénéfices de rebond est autorisé en droit. La remise des profits consiste à exiger du contrefacteur qu’il restitue tous les profits ayant un lien de causalité avec la contrefaçon de l’invention, sans égard au moment où les profits se matérialisent, y compris les profits réalisés par le contrefacteur en raison d’une percée rapide sur le marché. Pendant toute sa durée, le brevet confère à son titulaire un monopole à durée limitée sur la fabrication, l’exploitation et la vente d’une invention. Ce monopole lui donne le droit de se constituer une capacité de vente et une part de marché sans faire face à quelque concurrence que ce soit. Le titulaire d’un brevet peut ensuite se servir de cet avantage commercial contre ses concurrents après l’expiration du brevet. Le contrefacteur qui se met à vendre une invention brevetée avant que le brevet n’expire peut créer une capacité de vente et se tailler une part de marché pour sa propre version du produit breveté. Ensuite, après l’expiration du brevet, le contrefacteur peut utiliser cette capacité de vente et part de marché pour réaliser des profits qu’il n’aurait pas touchés, n’eût été l’activité contrefaisante qui a eu lieu pendant la durée de vie du brevet. Une partie de ces profits postexpiration peut avoir un lien de causalité avec la contrefaçon de l’invention. Ne pas restituer ces profits laisserait entre les mains du contrefacteur des bénéfices qui ont un lien de causalité avec la contrefaçon de l’invention en plus d’être inéquitable pour les tiers qui ont attendu l’expiration du brevet pour livrer concurrence à son titulaire.
En l’espèce, le juge chargé du renvoi n’a pas commis d’erreur en refusant de déduire le prix de l’éthène sur le marché en tant que coût que Nova avait assumé en fabriquant les plastiques brevetés. Le juge chargé du renvoi n’a pas non plus commis d’erreur en concluant que l’ensemble des profits tirés par Nova de la vente des plastiques brevetés avaient un lien de causalité avec l’invention de Dow. Sa conclusion s’appuie sur deux faits. Premièrement, il a conclu que les clients achetaient seulement les plastiques contrefaits de Nova parce qu’ils présentaient les caractéristiques visées par le brevet de Dow. Deuxièmement, Nova n’a pas établi l’existence de solutions non contrefaisantes pertinentes susceptibles d’aider le tribunal à isoler la part des profits ayant un lien de causalité avec l’invention de Dow des profits attribuables aux caractéristiques non inventives du produit contrefait. Il incombait à Nova de l’établir. Au contraire, Nova a concédé devant le juge chargé du renvoi, puis de nouveau devant la Cour d’appel fédérale, qu’il n’existait aucune solution non contrefaisante pertinente permettant l’application de la méthode des profits différentiels. Comme le juge chargé du renvoi n’a pas mal appliqué le droit, rien ne justifie de renvoyer l’affaire pour qu’il soit statué à nouveau sur celle‑ci.
Il n’y a pas lieu non plus d’intervenir relativement à la décision d’accorder des bénéfices de rebond à Dow. En contrefaisant le brevet de Dow, Nova a investi prématurément le marché créé par l’invention, s’est constituée une part de marché, et s’est servie de cet avantage commercial pour réaliser après l’expiration du brevet des profits qui avaient un lien de causalité avec la contrefaçon de l’invention au cours de la période de protection par brevet. Le juge chargé du renvoi n’a trouvé aucun appui à l’argument de Nova selon lequel les bénéfices de rebond qu’elle avait réalisés avaient déjà été pris en compte dans son paiement d’une redevance raisonnable pour la période précédant l’octroi du brevet, et Nova a concédé qu’il n’existait aucune solution non contrefaisante en raison de laquelle il y aurait lieu de réduire la somme accordée au titre des bénéfices de rebond.
La juge Côté (dissidente) : L’appel devrait être accueilli. L’analyse relative à la restitution des profits dans le contexte des brevets doit être axée sur les profits du contrefacteur qui sont attribuables à sa contrefaçon. Cette détermination se fait au moyen de l’application du test du « n’eût été ». En plus de s’harmoniser avec la nature de la réparation, à savoir une réparation fondée sur les gains réalisés, l’application de cette approche permet d’assurer que l’analyse demeure strictement axée sur le contrefacteur et sur les profits que la contrefaçon lui a permis de réaliser, que ce soit pendant la durée de vie du brevet ou après son expiration.
La restitution des profits, qui est une approche axée sur les gains réalisés par le contrefacteur, a pour but de le remettre dans l’état où il se serait trouvé n’eût été la contrefaçon. Dès lors, le critère de causalité du « n’eût été » est approprié, puisque l’analyse est axée sur la remise du contrefacteur dans l’état où il se serait trouvé, n’eût été la contrefaçon. La restitution des profits peut viser un des deux objectifs d’equity — soit l’objectif de restitution et l’objectif de dissuasion préventive — ou les deux à la fois. En matière de brevets, bien que la restitution des profits puisse servir à dissuader d’éventuelles contrefaçons délibérées et efficaces, elle vise principalement un objectif restitutoire. Comme dans d’autres contextes, il faut établir un lien de causalité entre la contrefaçon et les profits, mais, dans le contexte des brevets, l’accent est mis sur la causalité, puisque le breveté n’a droit qu’aux profits ayant un lien de causalité avec la contrefaçon du brevet. La méthode du profit différentiel est l’approche privilégiée dans ce contexte parce qu’elle est celle qui permet d’approximer au mieux la part des profits attribuables à la contrefaçon. Elle isole la valeur du brevet entre les mains du contrefacteur, grâce à une comparaison entre ses profits réels et les profits hypothétiques qu’il aurait pu réaliser et qu’il aurait réalisés, n’eût été la contrefaçon. Une fois que les profits attribuables à la contrefaçon sont isolés, aucune autre répartition ne semble être nécessaire pour remettre le contrefacteur dans l’état où il se serait trouvé, n’eût été la contrefaçon.
Interpréter la jurisprudence comme énonçant que la restitution des profits vise à isoler la valeur du brevet entre les mains du contrefacteur est préférable, et ce, pour quatre raisons. Premièrement, l’énoncé du droit par les décisions de principe souligne que l’accent est mis sur la contrefaçon. Deuxièmement, l’application de la méthode du profit différentiel confirme que l’analyse est ainsi axée. Troisièmement, une interprétation étroite strictement axée sur la valeur de l’invention est incompatible avec la proposition selon laquelle les profits à remettre sont ceux qui, selon une conception normale du lien de causalité, ont été causés par le manquement. L’énoncé « une conception normale du lien de causalité » clarifie que le « n’eût été » s’applique. Quatrièmement, il est nécessaire de mettre l’accent sur la contrefaçon afin de pouvoir tenir compte de tous les profits potentiels qu’un contrefacteur peut tirer de son atteinte au monopole dont jouit le breveté en vertu de la loi. L’avantage de la technologie brevetée par rapport aux solutions non contrefaisantes ne dépend pas uniquement d’une quelconque valeur qu’on pourra décider d’attribuer à la qualité inventive de cette technologie; il tient à la différence concrète sur le plan de la profitabilité.
Lorsqu’il s’agit d’appliquer la méthode du profit différentiel, une solution non contrefaisante n’a pas nécessairement à être un véritable produit de substitution au produit breveté pour le consommateur. Deux raisons de principe justifient cette conclusion. Premièrement, l’exigence relative au véritable produit de substitution pour le consommateur n’a aucune pertinence en droit, puisque la restitution des profits n’a pas le même objet et ne poursuit pas le même objectif que d’autres mesures de réparation. La restitution des profits n’est pas de nature compensatoire, puisque les profits à restituer sont calculés exclusivement en fonction du gain illicite du défendeur, qu’ils correspondent ou non au préjudice subi par le demandeur. Il n’est donc pas pertinent en droit de savoir si, dans un monde hypothétique, les consommateurs considéreraient le produit que le contrefacteur aurait pu fabriquer, ou aurait fabriqué, comme un substitut au produit breveté. Ce qui importe, ce sont les profits réalisés par le contrefacteur grâce à sa violation du monopole conféré au breveté par la loi. Deuxièmement, limiter les solutions non contrefaisantes à des produits représentant des substituts pour le consommateur a pour effet de fausser l’analyse du lien de causalité. Mettre l’accent sur la valeur du brevet dans l’abstrait revient à ne pas tenir compte de la valeur apportée au contrefacteur par la contrefaçon. Cela défavorise indûment les contrefacteurs qui auraient pu fabriquer et qui auraient fabriqué un produit différent ne représentant pas, pour le consommateur, un produit de substitution au produit breveté ou qui aurait fait concurrence sur un marché de consommation différent. À l’inverse, agir en ce sens risque d’encourager la contrefaçon efficace en avantageant les contrefacteurs qui, autrement, n’auraient pas pu fabriquer ou n’auraient pas fabriqué un produit constituant un substitut au produit breveté pour le consommateur. Sans aucune justification de principe, cette exigence empêche l’application de la méthode du profit différentiel en obligeant le contrefacteur à restituer des bénéfices qui n’ont pas de lien de causalité avec sa contrefaçon du brevet.
Les tribunaux doivent identifier la « meilleure solution non contrefaisante » hypothétique à utiliser en tenant compte de ce qu’un contrefacteur aurait pu faire et aurait fait, n’eût été la contrefaçon. L’examen de ce que le contrefacteur aurait pu faire comporte une évaluation objective de ce qui était possible dans les circonstances, tandis qu’un examen de ce que le contrefacteur aurait fait suppose d’évaluer de façon plus subjective ce qu’aurait été l’autre ligne de conduite du contrefacteur. Dans un dossier de restitution des profits, la meilleure solution non contrefaisante du contrefacteur pourra être, et sera souvent, un substitut au produit breveté pour le consommateur, mais l’accent devrait être mis sur ce que le contrefacteur aurait pu faire et aurait fait, n’eût été la contrefaçon. Le monde réel renseigne sur l’un et l’autre des éléments « aurait pu faire » et « aurait fait » de l’analyse à réaliser pour construire la situation hypothétique et le fardeau de prouver ce que le contrefacteur aurait pu faire et aurait fait repose sur lui, même si chacune des deux parties peut produire une preuve sur cette question.
Il n’importe nullement qu’une certaine part des profits — appelés les bénéfices de rebond — attribuables à la contrefaçon ait été générée après l’expiration du brevet. Pourvu qu’ils aient un lien de causalité avec la contrefaçon, les profits demeurent susceptibles de restitution.
En l’espèce, il est problématique pour trois raisons de confirmer la conclusion qu’il n’y avait pas de solution non‑contrefaisante. Premièrement, cette confirmation est fondée sur deux conclusions de fait qui montrent clairement que la question du marché de consommation distinct est demeurée essentielle et juridiquement pertinente dans le cadre de l’analyse du juge chargé du renvoi. Deuxièmement, cette confirmation fait abstraction de la conclusion du juge chargé du renvoi selon laquelle, d’un point de vue juridique, il n’était pas possible de recourir à la méthode du profit différentiel parce que la solution non contrefaisante devait être un véritable substitut. Troisièmement, la majorité se montre équivoque à propos des exigences juridiques applicables à la solution non contrefaisante. L’existence d’une telle solution ne saurait être une question uniquement de fait. Elle doit être une question mixte de fait et de droit.
Même si le juge chargé du renvoi a tiré des conclusions précises quant à ce que Nova aurait pu faire et aurait, fait, n’eût été la contrefaçon, il a appliqué une jurisprudence qui exigeait l’existence d’un véritable produit de substitution pour le consommateur, ce qui a fait obstacle au recours à la méthode du profit différentiel. Cette approche a eu pour résultat de fausser l’analyse du lien de causalité, car elle empêche d’établir une comparaison entre les profits réels de Nova et les profits hypothétiques qu’elle aurait réalisés si elle n’avait pas commis la contrefaçon et elle oblige Nova à restituer des millions de dollars de profits pour lesquels le lien de causalité avec sa contrefaçon du brevet de Dow n’a pas été démontré.
La concession faite par Nova qu’il n’existait pas de produit alternatif non contrefait direct à ses produits contrefaits ne devrait pas par ailleurs l’empêcher d’obtenir le remède qu’elle sollicite. Cette concession était fondée sur la compréhension que le produit de substitution non contrefait devait représenter un véritable produit de substitution pour le consommateur pour que la méthode du profit différentiel s’applique. Comme le juge chargé du renvoi a commis une erreur de droit en statuant qu’une solution non contrefaisante devait être un véritable produit de substitution au produit breveté pour le consommateur pour que la méthode du profit différentiel s’applique, la concession de Nova n’est pas déterminante quant à l’issue du pourvoi.
Enfin, Dow devrait avoir droit à la restitution de tous les profits réalisés par Nova grâce à sa contrefaçon, y compris les bénéfices de rebond. L’analyse du lien de causalité applicable à toute période postérieure à l’expiration du brevet doit être fondée sur le même raisonnement hypothétique « n’eût été » que celui sur lequel repose la méthode du profit différentiel. Cependant, compte tenu du dossier dont elle dispose, la Cour n’est pas en mesure de déterminer de quelle manière la méthode du profit différentiel s’applique aux faits et les bénéfices de rebond n’ont pas été correctement calculés. Le dossier devrait être renvoyé à la Cour fédérale pour qu’elle applique la méthode du profit différentiel et qu’elle calcule les bénéfices de rebond.
Jurisprudence
Citée par le juge Rowe
Arrêt appliqué : Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser, 2004 CSC 34, [2004] 1 R.C.S. 902; arrêts examinés : Monsanto Canada Inc. c. Rivett, 2009 CF 317, [2010] 2 R.C.F. 93, inf. en partie par 2010 CAF 207, [2012] 1 R.C.F. 473; Monsanto Canada Inc. c. Janssens, 2009 CF 318, inf. en partie par 2010 CAF 207, [2012] 1 R.C.F. 473; Lubrizol Corp. c. Compagnie Pétrolière Impériale Ltée, [1997] 2 C.F. 3; arrêts mentionnés : AlliedSignal Inc. c. Du Pont Canada Inc., 1998 CanLII 7464; Unilever PLC c. Procter & Gamble Inc. (1993), 47 C.P.R. (3d) 479; Apotex Inc. c. ADIR, 2020 CAF 60; AlliedSignal Inc. c. Du Pont Canada Inc., [1995] A.C.F. no 744 (QL); Bayer Inc. c. Cobalt Pharmaceuticals Company, 2016 CF 1192; Seedlings Life Science Ventures, LLC c. Pfizer Canada ULC, 2021 CAF 154; Beloit Canada Ltée c. Valmet Oy, [1994] A.C.F. no 682 (QL); Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc., 2015 CAF 171, [2016] 2 R.C.F. 202, conf. 2013 CF 751, [2015] 1 R.C.F. 405; Snell c. Farrell, [1990] 2 R.C.S. 311; Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc., 2008 CSC 61, [2008] 3 R.C.S. 265; Teva Canada Ltée c. Pfizer Canada Inc., 2012 CSC 60, [2012] 3 R.C.S. 625; Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., 2002 CSC 77, [2002] 4 R.C.S. 153; Société des loteries de l’Atlantique c. Babstock, 2020 CSC 19; Bayer Aktiengesellschaft c. Apotex Inc. (2001), 10 C.P.R. (4th) 151; Laboratoires Servier c. Apotex Inc., 2008 CF 825, conf. par 2009 CAF 222; Cinar Corporation c. Robinson, 2013 CSC 73, [2013] 3 R.C.S. 1168; AFD Petroleum Ltd. c. Frac Shack Inc., 2018 CAF 140; AstraZeneca Canada Inc. c. Apotex Inc., 2015 CF 671; Teva Canada Limited c. Janssen Inc., 2018 CAF 33; Apotex Inc. c. Eli Lilly and Company, 2018 CAF 217.
Citée par la juge Côté (dissidente)
Warman International Ltd. c. Dwyer (1995), 182 C.L.R. 544; Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser, 2004 CSC 34, [2004] 1 R.C.S. 902; Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., 2002 CSC 77, [2002] 4 R.C.S. 153; Teva Canada Ltée c. Pfizer Canada Inc., 2012 CSC 60, [2012] 3 R.C.S. 625; Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66, [2000] 2 R.C.S. 1024; Bristol-Myers Squibb Co. c. Canada (Procureur général), 2005 CSC 26, [2005] 1 R.C.S. 533; Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc., 2015 CAF 171, [2016] 2 R.C.F. 202; Lubrizol Corp. c. Compagnie Pétrolière Impériale Ltée, [1997] 2 C.F. 3; Société des loteries de l’Atlantique c. Babstock, 2020 CSC 19; Southwind c. Canada, 2021 CSC 28; Strother c. 3464920 Canada Inc., 2007 CSC 24, [2007] 2 R.C.S. 177; Beloit Canada Ltée. c. Valmet-Dominion Inc., [1997] 3 C.F. 497; Bayer Aktiengesellschaft c. Apotex Inc. (2002), 16 C.P.R. (4th) 417; Bayer Inc. c. Cobalt Pharmaceuticals Company, 2016 CF 1192, conf. par 2018 CAF 32, [2018] 4 R.C.F. 58; AlliedSignal Inc. c. Du Pont Canada Inc., [1995] A.C.F. no 744 (QL); Pfizer Canada Inc. c. Teva Canada Limitée, 2016 CAF 161; AFD Petroleum Ltd. c. Frac Shack Inc., 2018 CAF 140; Apotex Inc. c. Eli Lilly and Company, 2018 CAF 217; Apotex Inc. c. ADIR, 2017 CAF 23; Apotex Inc. c. ADIR, 2020 CAF 60; Pettkus c. Becker, [1980] 2 R.C.S. 834; Philip Morris Products S.A. c. Marlboro Canada Ltd., 2015 CF 364, [2015] F.C.J. No. 1564 (QL); Hodgkinson c. Simms, [1994] 3 R.C.S. 377; Canadian Aero Service Ltd. c. O’Malley, [1974] R.C.S. 592; Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd., [1989] 2 R.C.S. 574; Canson Enterprises Ltd. c. Boughton & Co., [1991] 3 R.C.S. 534; Cadbury Schweppes Inc. c. Aliments FBI Ltée, [1999] 1 R.C.S. 142; ADIR c. Apotex Inc., 2015 CF 721; Reading & Bates Construction Co. c. Baker Energy Resources Corp., [1995] 1 C.F. 483; Constellation Brands US Operations Inc. c. Société de vin internationale ltée, 2021 QCCA 1664; Wellcome Foundation Ltd. c. Apotex Inc., [2001] 2 C.F. 618; Celanese International Corp. c. BP Chemicals Ltd, [1999] R.P.C. 203; Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser, 2002 CAF 309, [2003] 2 C.F. 165; Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235; Cinar Corporation c. Robinson, 2013 CSC 73, [2013] 3 R.C.S. 1168; Monsanto Canada Inc. c. Rivett, 2009 CF 317, [2010] 2 R.C.F. 93, inf. en partie par 2010 CAF 207, [2012] 1 R.C.F. 473; Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser, 2001 CFPI 256.
Lois et règlements cités
Loi sur les brevets , L.R.C. 1985, c. P-4, art. 42 , 55(1) , (2) , 57 .
Doctrine et autres documents cités
Andrews, Kurtis, and Jeremy de Beer. « Accounting of Profits to Remedy Biotechnology Patent Infringement » (2009), 47 Osgoode Hall L.J. 619.
Bently, L., et al. Intellectual Property Law, 5th ed., New York, Oxford University Press, 2018.
Charles, Michael E. « Monetary Remedies in Intellectual Property Litigation », [2007] J. Bus. Valuation 159.
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Devonshire, Peter. Account of Profits, Wellington (N.Z.), Brookers, 2013.
Devonshire, Peter. « Account of Profits for Breach of Fiduciary Duty » (2010), 32 Sydney L. Rev. 389.
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Smith, Lionel, and Jeff Berryman. « Disgorgement of Profits in Canada », in Ewoud Hondius and André Janssen, eds., Disgorgement of Profits : Gain-Based Remedies throughout the World, New York, Springer, 2015, 281.
Snell’s Equity, 34th ed. by John McGhee and Steven Elliott, London, Thomson Reuters, 2020.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (les juges Stratas, Near et Woods), 2020 CAF 141, [2021] 1 R.C.F. 551, 452 D.L.R. (4th) 318, 177 C.P.R. (4th) 145, [2020] A.C.F. no 928 (QL), 2020 CarswellNat 7723 (WL), qui a confirmé une décision du juge Fothergill, 2017 CF 350, [2018] 2 R.C.F. 154, [2017] A.C.F. no 441 (QL), 2017 CarswellNat 7877 (WL). Pourvoi rejeté, la juge Côté est dissidente.
Andrew Bernstein, Sheila Block, Nicole Mantini et Jonathan Silver, pour l’appelante.
Steve Garland, Jeremy Want, Daniel Davies et Matthew Burt, pour les intimées.
Audrey Boctor et Danielle Marcovitz, pour les intervenantes Bell Canada, Rogers Communications Canada Inc., TELUS Communications Inc. et Vidéotron ltée.
Andrew Brodkin, Harry Radomski et Jordan Scopa, pour l’intervenante l’Association canadienne du médicament générique.
Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Moldaver, Karakatsanis, Brown, Rowe, Martin, Kasirer et Jamal rendu par
Le juge Rowe —
I. Introduction
[1] Le présent pourvoi concerne le bon calcul du montant que l’appelante (« Nova ») doit verser aux intimées (« Dow ») à titre de réparation pour la contrefaçon d’un brevet. La mesure de réparation relevant du droit des brevets appelée « remise des profits » est au cœur du présent pourvoi. Elle consiste à exiger de la partie qui contrefait un brevet (le « contrefacteur ») qu’elle restitue tous les profits qui ont un lien de causalité avec l’invention.
[2] Nova demande à la Cour de déduire des profits que la société a recueillis en vendant des produits ayant contrefait le brevet de Dow les profits hypothétiques qu’elle aurait pu tirer d’un produit dénué de tout lien si elle n’avait pas commis de contrefaçon. La différence entre ces deux valeurs, fait valoir Nova, devrait être la somme payable à Dow.
[3] Je ne suis pas d’accord. S’il est vrai que, dans certaines circonstances, les profits hypothétiques qu’un contrefacteur aurait pu réaliser en vendant une solution non contrefaisante sont pertinents pour le calcul des profits à restituer, nous n’avons pas affaire à un tel cas en l’espèce. Une « solution non contrefaisante » est tout produit qui aide le tribunal à isoler les profits ayant un lien de causalité avec l’invention des profits qui ont été réalisés au cours de la période où le produit contrefait a été utilisé ou vendu, mais qui n’ont pas de lien de causalité avec l’invention. La question de savoir s’il existe une solution non contrefaisante pertinente susceptible d’aider le tribunal à effectuer ce calcul est une question de fait. Il incombe au contrefacteur de prouver l’existence d’une solution non contrefaisante pertinente. D’après le dossier dont disposait le juge chargé du renvoi, il n’existait aucune solution de ce genre à prendre en compte. Le juge chargé du renvoi a donc décidé de façon équitable que tous les profits de Nova avaient un lien de causalité avec l’invention de Dow. Je ne vois aucune raison de modifier cette conclusion de fait.
[4] Qui plus est, pour la première fois en droit canadien, le juge chargé du renvoi a octroyé à Dow des « bénéfices de rebond ». Les bénéfices de rebond sont des profits qui sont réalisés après l’expiration du brevet, mais qui ont un lien de causalité avec la contrefaçon de l’invention durant la période de protection par brevet. Nova se pourvoit en appel contre cette adjudication, qui a été confirmée par la Cour d’appel fédérale. Sur ce point également, le pourvoi de Nova doit être rejeté. Les bénéfices de rebond sont un prolongement du principe fondamental selon lequel, dans le cadre d’une remise des profits, le contrefacteur doit restituer tous les profits ayant un lien de causalité avec la contrefaçon de l’invention. Il importe peu de savoir à quel moment les profits ont été réalisés, pourvu qu’il existe ce lien de causalité. Comme dans le cas des solutions non contrefaisantes, la question de savoir si les profits recueillis après l’expiration du brevet ont un lien de causalité avec la contrefaçon de l’invention durant la période de protection par brevet est une question de fait. Sur la foi du dossier qui lui avait été soumis, le juge chargé du renvoi a décidé qu’une partie des profits réalisés par Nova après l’expiration du brevet avaient un lien de causalité avec la contrefaçon de l’invention : en contrefaisant le brevet de Dow, Nova a investi prématurément le marché créé par l’invention, s’est constituée une part de marché, et s’est servie de cet avantage commercial pour réaliser après l’expiration du brevet des profits qui avaient un lien de causalité avec la contrefaçon de l’invention au cours de la période de protection par brevet. Je ne vois aucune raison de modifier les conclusions de fait du juge chargé du renvoi sur ce point.
[5] Je suis par conséquent d’avis de rejeter le pourvoi de Nova.
II. Introduction aux réparations en droit des brevets
[6] Pour comprendre cette décision, il est d’abord nécessaire de présenter les trois concepts suivants : (1) les réparations offertes en droit des brevets; (2) les méthodes de calcul applicables à la réparation en litige dans la présente affaire (la « remise des profits »); et (3) l’arrêt de principe de la Cour en ce qui a trait au calcul des profits à remettre (Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser, 2004 CSC 34, [2004] 1 R.C.S. 902). J’expliquerai ci‑dessous chacun d’entre eux. Après cette introduction, je (4) préciserai les méthodes de calcul des profits devant être restitués.
A. Réparations en droit des brevets
[7] Je définirai ci‑après trois mesures de réparation possibles en droit des brevets et expliquerai le lien entre elles. Il s’agit de trois réparations prévues par la loi, à savoir : (1) l’indemnité raisonnable, (2) les dommages‑intérêts et (3) la remise des profits.
Terme
Définition
Indemnité raisonnable
Une indemnité raisonnable peut être accordée pour toute perte causée par l’utilisation qu’a faite le contrefacteur de l’invention entre la publication du brevet et l’octroi de celui‑ci. Cette réparation est fondée sur le par. 55(2) de la Loi sur les brevets , L.R.C. 1985, c. P‑4 . Elle donne habituellement au titulaire d’un brevet droit à une « redevance raisonnable » (S. J. Perry et T. A. Currier, Canadian Patent Law (4e éd. 2021), §17.93‑17.94). La redevance raisonnable est celle « que le contrefacteur aurait payé[e] si, au lieu de contrefaire le brevet, [le contrefacteur] avait été autorisé à exploiter le brevet » (AlliedSignal Inc. c. Du Pont Canada Inc., 1998 CanLII 7464 (C.F. (1re inst.)), par. 199, citant Unilever PLC c. Procter & Gamble Inc. (1993), 47 C.P.R. (3d) 479 (C.F. (1re inst.)), p. 571 (texte entre crochets dans l’original)). « La question est de savoir quel taux découlerait des négociations entre un concédant consentant et un porteur de brevet consentant » (par. 199).
Dommages‑intérêts
Les dommages‑intérêts indemnisent le titulaire d’un brevet de toutes les pertes pécuniaires ayant un lien de causalité avec la contrefaçon qu’il a subies après l’octroi du brevet. Cette réparation est fondée sur le par. 55(1) de la Loi sur les brevets . Les dommages‑intérêts peuvent comprendre les profits perdus sur les ventes ou en raison d’une diminution des prix et la perte de revenus liée notamment aux possibilités d’octroi de licences (Perry et Currier, §17.9).
Remise des profits
La remise des profits consiste à exiger que le contrefacteur restitue tous les profits ayant un lien de causalité avec la contrefaçon de l’invention qui ont été réalisés après l’octroi du brevet. Cette réparation est fondée sur l’al. 57(1) b) de la Loi sur les brevets . La remise des profits constitue une solution de rechange à l’octroi de dommages‑intérêts (Apotex Inc. c. ADIR, 2020 CAF 60, par. 35 (CanLII)). Il s’agit d’un redressement en equity accordé sur une base discrétionnaire (AlliedSignal Inc. c. Du Pont Canada Inc., [1995] A.C.F. no 744 (QL), par. 77). Au moment d’exercer leur pouvoir discrétionnaire pour ordonner ce redressement, les juges peuvent tenir compte des conséquences d’une telle ordonnance sur le plan pratique, tel que son caractère opportun, le comportement répréhensible des parties et le fait que le titulaire d’un brevet réalise lui‑même ou non l’invention (K. Andrews et J. de Beer, « Accounting of Profits to Remedy Biotechnology Patent Infringement » (2009), 47 Osgoode Hall L.J. 619, p. 641; Bayer Inc. c. Cobalt Pharmaceuticals Company, 2016 CF 1192, par. 6 et 10 (CanLII); Seedlings Life Science Ventures, LLC c. Pfizer Canada ULC, 2021 CAF 154, par. 76 et 79‑81 (CanLII)).
B. Calcul des profits à remettre
[8] Comme je l’ai déjà mentionné, le présent pourvoi concerne la méthode qu’il convient d’employer pour calculer les profits à restituer. Trois méthodes ont été utilisées par les tribunaux à cette fin, soit celles : (1) des coûts différentiels, (2) de la totalité des coûts et (3) des profits différentiels. J’expliquerai ci‑dessous chacune d’entre elles.
Terme
Définition
Méthode des coûts différentiels
Selon la méthode des coûts différentiels, le contrefacteur doit restituer la différence entre les recettes réelles tirées de la vente du produit contrefait et les coûts réels associés à la fabrication du produit contrefait. Les contrefacteurs peuvent déduire toute dépense entraînée par l’activité contrefaisante. Toute catégorie de dépense, pourvu qu’elle soit directement attribuable à l’activité contrefaisante, est déductible. On peut considérer qu’il s’agit de dépenses « directes », car [traduction] « toutes les dépenses — variables, courantes, supplémentaires, fixes ou en immobilisations — qui sont directement attribuables à la contrefaçon sont dédu