Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.

Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
2008-11-06
Référence neutre
2008 CSC 61
Recueil
[2008] 3 RCS 265
Numéro de dossier
31881
Juges
Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall
En appel de
Cour d'appel fédérale
Sujets
Propriété intellectuelle
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31881
Contenu de la décision
Apotex Inc. c. Sanofi‑Synthelabo Canada Inc., [2008] 3 R.C.S. 265, 2008 CSC 61
Apotex Inc. Appelante
c.
Sanofi‑Synthelabo Canada Inc., Sanofi‑Synthelabo et
ministre de la Santé Intimés
et
Association canadienne du médicament générique,
BIOTECanada et Les compagnies de recherche pharmaceutique
du Canada Intervenantes
Répertorié : Apotex Inc. c. Sanofi‑Synthelabo Canada Inc.
Référence neutre : 2008 CSC 61.
No du greffe : 31881.
2008 : 16 avril; 2008 : 6 novembre.
Présents : Les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein.
en appel de la cour d’appel fédérale
Propriété intellectuelle — Brevets — Médicaments — Brevets de sélection — Validité — Allégation d’invalidité du brevet de sélection pour cause d’antériorité, d’évidence ou de double protection.
Propriété intellectuelle — Brevets — Antériorité — Critère à deux volets — Exigence de la « divulgation antérieure » et du « caractère réalisable » pour établir l’antériorité.
Propriété intellectuelle — Brevets — Évidence — Démarche à quatre volets — Dans quels cas y a‑t‑il lieu d’appliquer le critère de l’« essai allant de soi » pour statuer sur l’évidence?
Propriété intellectuelle — Brevets — Double protection — La notion de brevet de sélection est‑elle infondée pour cause de double protection?
S est titulaire du brevet 875, qui divulgue un genre ou une catégorie de large portée comptant plus de 250 000 composés possibles inhibiteurs de l’agrégation des plaquettes dans le sang. L’un de ces composés est le racémate visé en l’espèce. Un racémate est une substance constituée à parts égales de deux composés aux structures différentes appelés isomère dextrogyre et isomère lévogyre. S est aussi titulaire du brevet 777, qui divulgue et revendique le bisulfate de clopidogrel, qu’elle commercialise sous l’appellation Plavix comme anticoagulant inhibiteur de l’agrégation plaquettaire. Le clopidogrel est l’isomère dextrogyre du racémate qui a été sélectionné à partir du brevet 875 et qui est visé par les revendications de ce dernier, et il est moins toxique et mieux toléré que l’isomère lévogyre et le racémate. En 2003, A, un fabricant de médicaments génériques, a signifié à S un avis d’allégation pour obtenir du ministre de la Santé un avis de conformité afin de commercialiser sa version générique du Plavix. Il alléguait que le générique ne contreferait pas le brevet de S pour le Plavix, car le brevet 777 était invalide pour cause d’antériorité, d’évidence et de double protection. S a obtenu de la Cour fédérale une ordonnance interdisant au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité à A au motif que la version générique du Plavix contrefaisait son brevet 777. La Cour d’appel fédérale a confirmé la décision. La question qui se pose est celle de savoir si le brevet de sélection est invalide en soi ou en l’espèce pour cause d’antériorité, d’évidence et de double protection.
Arrêt : Le pourvoi est rejeté.
Dans le domaine des produits chimiques, le brevet d’origine ou de genre se fonde sur la découverte d’une invention nouvelle, à savoir une réaction ou un composé, alors que le brevet de sélection a pour objet des composés choisis à partir de ceux décrits dans le brevet d’origine. Le brevet de sélection ne diffère pas en soi de tout autre brevet, mais sa validité exige que le composé sélectionné soit nouveau et permette d’obtenir un avantage important ou d’éviter un inconvénient important. [9-10]
L’existence d’un système de brevets de genre et de sélection est admise en soi et n’implique pas nécessairement l’antériorité et, partant, l’invalidité. La véritable question qui se pose est celle de savoir si, au vu des faits de l’espèce, le brevet de sélection en cause était antériorisé, c’est-à-dire, compte tenu du par. 27(1) de la Loi sur les brevets , que l’invention revendiquée avait déjà été réalisée ou rendue publique. Dans la présente affaire, le juge de première instance a rendu trop difficile la preuve de l’antériorité et il a exagéré la rigueur du critère de l’antériorité en considérant que l’« invention exacte » devait déjà avoir été faite et avoir été rendue publique. Pour établir l’antériorité, il faut plutôt appliquer un critère à deux volets exigeant la preuve des éléments distincts que sont la « divulgation antérieure » et le « caractère réalisable ». Pour les besoins de la divulgation antérieure, le brevet de genre doit divulguer ce qui, une fois réalisé, emporterait nécessairement sa contrefaçon. À cette étape, la personne versée dans l’art lit le mémoire descriptif du brevet antérieur pour déterminer s’il divulgue les avantages particuliers de l’invention subséquente. Les essais successifs ne sont pas admis. Lorsque la lecture du brevet de genre ne permet pas de connaître les avantages particuliers de l’invention visée par le brevet de sélection, comme c’est le cas en l’espèce, l’antériorité n’est pas établie. En ce qui concerne le « caractère réalisable », la personne versée dans l’art doit avoir été en mesure d’exécuter l’invention sans trop de difficultés. La question qui se pose dès lors est celle de savoir dans quelle mesure le caractère réalisable admet les essais successifs. Lorsqu’une étape inventive était nécessaire pour parvenir à l’invention du deuxième brevet, le mémoire descriptif du premier brevet ne rendait pas l’invention réalisable. Le brevet de genre antérieur, considéré dans son intégralité, doit renfermer suffisamment de renseignements pour permettre à la personne versée dans l’art d’exécuter ou de réaliser sans « trop de difficultés » l’invention revendiquée dans le brevet subséquent. La personne versée dans l’art peut faire appel à ses connaissances générales courantes dans le domaine en cause, au moment considéré, pour compléter les données du brevet antérieur. Elle peut effectuer des essais courants sans que l’on considère la difficulté excessive, mais les essais successifs longs et ardus ne sont pas tenus pour des essais courants. En l’espèce, l’allégation d’invalidité du brevet 777 pour cause d’antériorité doit être rejetée. Vingt et un composés visés par le brevet 875 ont été synthétisés et analysés, et l’un d’eux était le racémate en cause. Aucun élément n’établissait qu’en prenant connaissance du brevet 875, une personne versée dans l’art aurait su que l’isomère dextrogyre plus actif présentait des avantages particuliers et qu’il serait moins toxique que le racémate, l’isomère lévogyre ou n’importe lequel des autres composés synthétisés et analysés. Puisque le brevet 875 ne divulguait pas ces avantages particuliers, l’invention correspondant au brevet 777 n’avait pas été divulguée et, de ce fait, elle n’était pas antériorisée. Pour ce qui est du caractère réalisable, les éléments relatifs aux essais successifs et aux méthodes permettant d’isoler les isomères du racémate prouvent que la découverte du clopidogrel, de son bisulfate et de leurs avantages ont nécessité des mois de recherche approfondie. Étant donné la conclusion que le brevet 875 n’avait pas divulgué l’objet du brevet 777, il n’était cependant pas nécessaire de trancher la question du caractère réalisable. [18‑20] [23-25] [31‑33] [37-38] [40‑42] [46‑50] [116]
L’allégation selon laquelle le brevet 777 est invalide pour cause d’évidence doit elle aussi être rejetée. L’évidence tient en grande partie à la manière dont l’homme du métier aurait agi à la lumière de l’art antérieur*. L’examen relatif à l’évidence comporte quatre étapes. Premièrement, il faut identifier la « personne versée dans l’art » et déterminer ses connaissances générales courantes pertinentes. En l’espèce, la personne versée dans l’art est le chimiste pharmaceutique de formation. Deuxièmement, il faut définir l’idée originale de la revendication en cause, au besoin par voie d’interprétation. L’idée originale à la base des revendications du brevet 777 est un antiplaquettaire à l’effet thérapeutique supérieur et à la toxicité moindre comparativement aux autres composés couverts par le brevet 875. Troisièmement, il faut recenser les différences, s’il en est, entre ce qui ferait partie de « l’état de la technique » et l’idée originale qui sous‑tend la revendication ou son interprétation. Le brevet 875 ne divulgue aucun avantage particulier associé à l’isomère dextrogyre du racémate en cause, ou de son bisulfate, contrairement au brevet 777, qui revendique l’invention de l’isomère dextrogyre du racémate, le clopidogrel et de son bisulfate, divulgue leurs avantages par rapport à l’isomère lévogyre et au racémate, et énonce expressément le procédé de séparation des isomères du racémate. Quatrièmement, le tribunal doit se demander, abstraction faite de toute connaissance de l’invention revendiquée, si ces différences constituent des étapes évidentes pour la personne versée dans l’art ou si elles dénotent quelque inventivité. C’est à cette dernière étape qu’il faut se demander si le critère de l’« essai allant de soi » s’applique et, en l’espèce, la nature de l’invention en cause justifie son application. Pour conclure qu’une invention résulte d’un « essai allant de soi », le tribunal doit être convaincu selon la prépondérance des probabilités qu’il allait plus ou moins de soi de tenter d’arriver à l’invention. La seule possibilité d’obtenir quelque chose ne suffit pas. En l’occurrence, compte tenu de tous les éléments pertinents, l’invention n’était pas évidente au regard de l’art antérieur** et des connaissances générales courantes de manière à satisfaire au critère. Cinq techniques connues permettaient d’isoler les isomères du racémate, mais rien n’établissait qu’une personne versée dans l’art aurait su laquelle allait fonctionner pour le racémate en cause. De plus, S a consacré des millions de dollars et des années de travaux à la mise au point du racémate puis à la tenue d’essais cliniques préliminaires chez l’humain avant qu’on ne découvre l’activité et la non‑toxicité de l’isomère dextrogyre. Le brevet 875 n’établissait pas de distinction en fonction de l’efficacité et de la toxicité, de sorte que ce qu’il y avait lieu de retenir ou d’omettre n’était alors pas évident pour la personne versée dans l’art. Ni le brevet 875 ni les connaissances générales courantes ne rendaient évidents les avantages de l’isomère dextrogyre du racémate ou de son bisulfate, de sorte qu’il n’était pas évident que l’essai serait fructueux. Les efforts et le temps consacrés tout du long démontrent qu’il n’était pas possible de prédire rapidement ou aisément l’avantage que présentait l’isomère dextrogyre. [66‑68] [70] [74] [78-81] [85-86] [90‑93]
Enfin, l’allégation selon laquelle les brevets de sélection sont invalides pour cause de double protection n’est pas fondée. Les stratégies visant à accroître la durée du monopole conféré par un brevet peuvent aller à l’encontre des objectifs de la Loi sur les brevets , selon les circonstances, mais cette préoccupation générale liée à la perpétuation des brevets ne justifie pas la remise en question des brevets de sélection comme tels. L’obtention d’un brevet de sélection peut intéresser une autre personne que l’inventeur ou le titulaire du brevet de genre d’origine, auquel cas la question de la perpétuation ne se pose pas. En outre, le brevet de sélection favorise le perfectionnement de l’objet du brevet de genre d’origine en ce que la sélection permet d’obtenir quelque chose de mieux ou de différent par rapport à ce qui est revendiqué dans le brevet initial. Il n’y a pas de double brevet relatif à la « même invention », car les revendications des brevets 875 et 777 ne sont pas identiques et les revendications du premier brevet ont une portée plus grande que celles du second. De plus, comme le brevet 777 revendique un composé brevetable distinct de celui visé par les revendications du brevet 875, il ne saurait être invalide pour cause de double brevet relatif à une « évidence ». [97-98] [100-101] [110-111] [113] [115] [117]
Jurisprudence
Arrêts appliqués : In re I. G. Farbenindustrie A. G.’s Patents (1930), 47 R.P.C. 289; Synthon B.V. c. SmithKline Beecham plc, [2006] 1 All E.R. 685, [2005] UKHL 59; Windsurfing International Inc. c. Tabur Marine (Great Britain) Ltd., [1985] R.P.C. 59; Pozzoli SPA c. BDMO SA, [2007] F.S.R. 37 (p. 872), [2007] EWCA Civ 588; Whirlpool Corp. c. Camco Inc., [2000] 2 R.C.S. 1067, 2000 CSC 67; Monsanto Co. c. Commissaire des brevets, [1979] 2 R.C.S. 1108; arrêts mentionnés : Commissioner of Patents c. Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning, [1964] R.C.S. 49; Free World Trust c. _lectro Sant_ Inc., [2000] 2 R.C.S. 1024, 2000 CSC 66; Beloit Canada Ltée c. Valmet OY, [1986] A.C.F. no 87 (QL); General Tire & Rubber Co. c. Firestone Tyre & Rubber Co., [1972] R.P.C. 457; Hills c. Evans (1862), 31 L.J. Ch. (N.S.) 457; E. I. Du Pont de Nemours & Co. (Witsiepe’s) Application, [1982] F.S.R. 303; Halliburton Energy Services Inc. c. Smith International (North Sea) Ltd., [2006] EWCA Civ 1715 (BAILII); Wobben c. Vestas‑Celtic Wind Technology Ltd., [2007] EWHC 2636 (BAILII); Application of Tomlinson, 363 F.2d 928 (1966); In re O’Farrell, 853 F.2d 894 (1988); KSR International Co. c. Teleflex Inc., 127 S. Ct. 1727 (2007); Johns‑Manville Corporation’s Patent, [1967] R.P.C. 479; H. Lundbeck A/S c. Generics (UK) Ltd., [2008] R.P.C. 19 (p. 437), [2008] EWCA Civ 311; Angiotech Pharmaceuticals Inc. c. Conor Medsystems Inc., [2007] R.P.C. 20 (p. 487), [2007] EWCA Civ 5, inf. par [2008] R.P.C. 28 (p. 716), [2008] UKHL 49; Saint‑Gobain PAM SA c. Fusion Provida Ltd., [2005] EWCA Civ 177 (BAILII); Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., [2002] 4 R.C.S. 153, 2002 CSC 77; Ciba‑Geigy AG c. Canada (Commissaire des brevets), [1982] A.C.F. no 425 (QL); May & Baker Ltd. c. Boots Pure Drug Co. (1950), 67 R.P.C. 23.
Lois et règlements cités
Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P‑4, art. 2 , 27 , 34(1) b) [abr. 1993, ch. 15, art. 36], 55.2(4), 59.
Patents Act 1977 (R.‑U.), 1977, ch. 37.
Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C. 1978, ch. 870, art. C.08.004.
Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93‑133, art. 5, 6(1).
Traités et autres instruments internationaux
Convention sur la délivrance de brevets européens, 1065 R.T.N.U. 199.
Doctrine citée
Vaver, David. Intellectual Property Law : Copyright, Patents, Trade‑marks. Concord, Ont. : Irwin Law, 1997.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (le juge en chef Richard et les juges Noël et Evans) (2006), 282 D.L.R. (4th) 179, 358 N.R. 135, 59 C.P.R. (4th) 46, [2006] A.C.F. no 1945 (QL), 2006 CarswellNat 5335, 2006 CAF 421, qui a confirmé une décision du juge Shore (2005), 271 F.T.R. 159, 39 C.P.R. (4th) 202,
[2005] R.P.C. 34 (p. 855), [2005] A.C.F. no 482 (QL), 2005 CarswellNat 4380, 2005 CF 390. Pourvoi rejeté.
Harry B. Radomski, Richard Naiberg, Andrew R. Brodkin et Miles Hastie, pour l’appelante.
Anthony G. Creber et Cristin A. Wagner, pour les intimées Sanofi‑Synthelabo Canada Inc. et Sanofi‑Synthelabo.
Personne n’a comparu pour l’intimé le ministre de la Santé.
Edward Hore, pour l’intervenante l’Association canadienne du médicament générique.
Peter Wilcox et Jana Stettner, pour l’intervenante BIOTECanada.
Patrick E. Kierans, Jason Markwell et Cynthia L. Tape, pour l’intervenante Les compagnies de recherche pharmaceutique du Canada.
Version française du jugement de la Cour rendu par
Le juge Rothstein —
I. Introduction
[1] Le présent pourvoi soulève des questions relatives à la validité de ce qu’on appelle un brevet de sélection. Dans le domaine des composés chimiques, l’objet d’un tel brevet s’entend généralement d’un composé faisant partie d’une catégorie plus grande visée par un brevet antérieur.
[2] L’appelante (« Apotex ») soutient que le brevet de sélection considéré en l’espèce est invalide pour cause d’antériorité, d’évidence et de double protection. Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.
II. Les faits
[3] Les parties reconnaissent que l’intimée (« Sanofi ») est titulaire du brevet 1,194,875 (« brevet 875 »), qui divulgue un genre ou une catégorie de composés inhibant l’agrégation des plaquettes dans le sang, ce qui joue un rôle important dans le traitement des coronaropathies, des artériopathies périphériques et des maladies vasculaires cérébrales. Ce brevet de genre divulgue plus de 250 000 composés possibles ayant cet effet antiplaquettaire, dont le racémate alpha-5 (4,5,6,7‑tétrahydro (3,2-c)thiénopyridyl)(2-chlorophényl)-acétate de méthyle (« racémate »).
[4] Un racémate est une substance constituée à parts égales de deux composés aux structures différentes appelés énantiomères ou isomères optiques. Les deux isomères, le dextrogyre et le lévogyre, sont l’image l’un de l’autre dans un miroir et font dévier le plan de la lumière polarisée dans des directions opposées.
[5] Les parties reconnaissent que Sanofi est aussi titulaire du brevet canadien 1,336,777 (« brevet 777 ») — l’objet du litige — délivré subséquemment. Le brevet divulgue et revendique le bisulfate de clopidogrel, qui est commercialisé sous l’appellation Plavix comme anticoagulant inhibiteur de l’agrégation plaquettaire.
[6] Le bisulfate de clopidogrel, soit l’isomère dextrogyre du racémate, est visé par les revendications du brevet 875 et présente des avantages par rapport au racémate et à l’isomère lévogyre. Non seulement l’isomère dextrogyre inhibe l’agrégation plaquettaire, mais il est aussi moins toxique et mieux toléré que l’isomère lévogyre et le racémate. Comme le bisulfate de clopidogrel, ses sels sont associés à un meilleur indice thérapeutique que les sels du mélange racémique. En fait, l’isomère lévogyre n’inhibe presque pas l’agrégation des plaquettes et il est nettement plus toxique que l’isomère dextrogyre.
[7] Le 10 mars 2003, Apotex a signifié à Sanofi un avis d’allégation en application du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93‑133 (« Règlement AC »), afin d’obtenir du ministre de la Santé un avis de conformité pour une version générique du Plavix suivant l’art. C.08.004 du Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C. 1978, ch. 870. Dans cet avis, Apotex alléguait ne pas contrefaire le brevet 777 de Sanofi pour le Plavix, car ce brevet était invalide pour cause d’antériorité, d’évidence et de double protection. Le 28 avril 2003, Sanofi a saisi la Cour fédérale de la demande prescrite au par. 6(1) du Règlement AC pour l’obtention d’une ordonnance interdisant au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité à Apotex au motif que la version générique du Plavix contreferait son brevet 777. La Cour fédérale a rendu l’ordonnance d’interdiction ([2005] A.C.F. no 482 (QL), 2005 CF 390). La Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel d’Apotex ([2006] A.C.F. no 1945 (QL), 2006 CAF 421).
III. Les brevets de sélection
[8] Dans le présent pourvoi, notre Cour doit déterminer si le brevet de sélection est invalide en soi ou en l’espèce pour cause d’antériorité, d’évidence et de double protection.
[9] La description classique du brevet de sélection figure dans l’arrêt In re I. G. Farbenindustrie A. G.’s Patents (1930), 47 R.P.C. 289 (Ch. D.), où le juge Maugham explique à la p. 321 que les brevets portant sur des produits chimiques (dont bien sûr les composés pharmaceutiques) se divisent souvent en deux [traduction] « catégories nettement distinctes ». La première, celle des brevets d’origine, formée des brevets protégeant une invention source, à savoir la découverte d’une nouvelle réaction ou d’un nouveau composé. La seconde catégorie, celle des brevets visant une sélection des composés décrits en termes généraux et revendiqués dans le brevet d’origine. Le juge Maugham précise que les composés sélectionnés ne doivent pas avoir été réalisés auparavant, sinon le brevet de sélection [traduction] « ne satisfait pas à l’exigence de nouveauté ». Cependant, le composé sélectionné qui est « nouveau » et qui « possède une propriété particulière imprévue » remplit l’exigence de l’étape inventive. Le juge Maugham ajoute à la p. 322 que le brevet de sélection [traduction] « ne diffère pas en soi de tout autre brevet ».
[10] Le juge Maugham ne définit pas le brevet de sélection de manière exhaustive, mais il énonce trois conditions essentielles à sa validité (p. 322‑323).
1. L’utilisation des éléments sélectionnés permet d’obtenir un avantage important ou d’éviter un inconvénient important.
2. Tous les éléments sélectionnés (« à quelques exceptions près ») présentent cet avantage.
3. La sélection vise une qualité particulière propre aux composés en cause. Une recherche plus poussée révélant qu’un petit nombre de composés non sélectionnés présentent le même avantage ne permettrait pas d’invalider le brevet de sélection. Toutefois, si la recherche démontrait qu’un grand nombre de composés non sélectionnés présentent le même avantage, la qualité du composé revendiqué dans le brevet de sélection ne serait pas particulière.
[11] Même si les brevets de sélection ont fait couler beaucoup d’encre depuis la décision I. G. Farbenindustrie, les principes dégagés par le juge Maugham sont régulièrement cités et reconnus. J’estime qu’ils offrent un bon point de départ pour l’analyse que requiert le présent pourvoi.
IV. Le cadre législatif applicable en l’espèce
[12] Il convient d’abord de citer le juge Judson s’exprimant au nom de notre Cour dans l’arrêt Commissioner of Patents c. Farbwerke Hoechst Artiengesellschaft Vormals Meister Lucius & Bruning, [1964] R.C.S. 49, p. 57 :
[traduction] Il n’existe pas, en common law, de droit inhérent à un brevet. L’inventeur obtient son brevet conformément à la Loi sur les brevets . Un point c’est tout.
L’affirmation la plus récente voulant que le droit des brevets soit entièrement issu de la loi est celle de lord Walker dans l’arrêt Synthon B.V. c. SmithKline Beecham plc, [2006] 1 All E.R. 685, [2005] UKHL 59, par. 57-58 :
[traduction] L’origine du droit des brevets est purement législative et étonnamment ancienne. [. . .] Eu égard à l’interprétation et à l’application des dispositions législatives sur les brevets, la doctrine jurisprudentielle a largement contribué au fil des ans à clarifier les notions abstraites des lois et à en assurer l’application uniforme.
Il est tout de même salutaire de se faire rappeler de temps à autre que les concepts généraux auxquels se réfèrent les avocats spécialisés en droit des brevets prennent appui sur un texte législatif et ne sauraient avoir aucun autre véritable fondement.
Je passe donc au cadre législatif applicable en l’espèce.
[13] La procédure réglementaire permettant l’obtention — généralement par un fabricant de médicaments génériques — d’un avis de conformité délivré par le ministre de la Santé est bien connue. Le fabricant cherche à comparer son médicament avec celui d’un breveté pour lequel ce dernier a déposé une liste de brevets. L’objectif du fabricant est d’établir l’innocuité et l’efficacité de son produit et d’obtenir du ministre l’autorisation de le commercialiser. Ce processus de comparaison épargne temps et ressources au concurrent générique. Cependant, le ministre ne délivre un avis de conformité que si le brevet du produit de comparaison est expiré ou invalide ou que le produit générique ne le contrefait pas par ailleurs. Le Règlement AC lie donc l’autorisation de commercialiser un médicament générique à la validité d’un brevet et à sa contrefaçon.
[14] L’alinéa 5(1)b) du Règlement AC dispose que dans sa demande d’avis de conformité, le fabricant d’un générique peut alléguer que le brevet est expiré, qu’il n’est pas valide ou qu’il ne sera pas contrefait. Le breveté peut ensuite demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité au fabricant du générique avant l’expiration du brevet visé par l’avis d’allégation. La Cour fédérale fait droit à la demande lorsqu’elle conclut que l’allégation d’invalidité, d’expiration ou d’absence de contrefaçon n’est pas fondée. Lorsqu’elle conclut au fondement de l’allégation, elle rejette la demande, et le ministre peut alors délivrer un avis de conformité au fabricant du générique qui satisfait par ailleurs aux exigences.
[15] Le Règlement AC ne précise pas à l’issue de quelle démarche la Cour fédérale se prononce sur l’allégation d’invalidité du brevet formulée en application du sous‑al. 5(1)b)(iii). Il faut donc s’en remettre à la version de la Loi sur les brevets applicable aux demandes de brevet présentées avant le 1er octobre 1989, soit celle figurant dans les L.R.C. 1985, ch. P‑4 .
[16] Dans le cas du brevet 875, la demande a été déposée en 1983. Le brevet a été délivré en 1985 et il a expiré en 2002. En ce qui concerne le brevet 777, la demande a été déposée en 1988, et le brevet a été délivré en 1995. À moins qu’il ne soit frappé de nullité, il expirera en 2012.
[17] L’invalidité visée à l’art. 5 du Règlement AC doit être mise en parallèle avec ce qui constitue par ailleurs un moyen de défense dans une action en contrefaçon suivant l’art. 59 de la Loi, dont voici le texte :
Dans toute action en contrefaçon de brevet, le défendeur peut invoquer comme moyen de défense tout fait ou manquement qui, d’après la présente loi ou en droit, entraîne la nullité du brevet; le tribunal prend connaissance de cette défense et des faits pertinents et statue en conséquence.
Le Règlement AC a été pris en vertu du par. 55.2(4) de la Loi et il appert que la déclaration d’invalidité d’un brevet doit s’appuyer sur « tout fait ou manquement qui, d’après la présente loi ou en droit, entraîne la nullité du brevet ». Dans la présente affaire, Apotex allègue que le brevet 777 est invalide pour cause d’antériorité, d’évidence et de double protection. Ces allégations font jouer tant la Loi que la doctrine jurisprudentielle qui en est issue.
V. L’antériorité
a) Dispositions législatives pertinentes
[18] Se prononcer sur l’antériorité exige que l’on se penche sur l’art. 27 de la Loi, qui énonce les principales conditions d’obtention du brevet. L’invention ne doit avoir été ni connue ou utilisée par une autre personne, ni décrite dans un brevet ou une publication imprimée dans quelque pays plus de deux ans avant le dépôt de la demande de brevet, ni en usage public ou en vente au Canada plus de deux ans avant le dépôt de la demande de brevet. Le paragraphe 27(1) prévoyait :
27. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’auteur de toute invention ou le représentant légal de l’auteur d’une invention peut, sur présentation au commissaire d’une pétition exposant les faits, appelée dans la présente loi le « dépôt de la demande », et en se conformant à toutes les autres prescriptions de la présente loi, obtenir un brevet qui lui accorde l’exclusive propriété d’une invention qui n’était pas :
a) connue ou utilisée par une autre personne avant que lui‑même l’ait faite;
b) décrite dans un brevet ou dans une publication imprimée au Canada ou dans tout autre pays plus de deux ans avant la présentation de la pétition ci‑après mentionnée;
c) en usage public ou en vente au Canada plus de deux ans avant le dépôt de sa demande au Canada.
[19] C’est en fonction de l’art. 27 qu’il convient de définir le critère de l’antériorité. Apotex ne soutient pas que le juge de première instance a commis une erreur dans l’interprétation du critère ou dans son application aux faits de l’espèce. Elle laisse plutôt entendre que l’interprétation actuelle du critère rend trop difficile la preuve de l’antériorité et que l’existence d’un système de brevets de genre et de sélection implique nécessairement l’antériorité, du moins dans la présente affaire, et partant, l’invalidité. Je rejette un argument aussi général. Le courant jurisprudentiel s’inscrivant dans la foulée de l’arrêt I. G. Farbenindustrie admet en principe le système des brevets de genre et de sélection. La véritable question qui se pose est celle de savoir si, au vu des faits de l’espèce, le brevet de sélection en cause était antériorisé.
b) Motifs du juge de première instance
[20] Après renvoi au par. 27(1) de la Loi, le juge de première instance opine qu’il y a antériorité « [lorsque] l’invention exacte a déjà été faite et a été divulguée au public » (par. 55). Il cite un extrait de l’arrêt Free World Trust c. _lectro Sant_ Inc., [2000] 2 R.C.S. 1024, 2000 CSC 66, où notre Cour approuve le critère de l’antériorité énoncé dans l’arrêt Beloit Canada Ltée c. Valmet OY, [1986] A.C.F. no 87 (QL) (C.A.), par. 30 :
Il faut en effet pouvoir s’en remettre à une seule publication antérieure et y trouver tous les renseignements nécessaires, en pratique, à la production de l’invention revendiquée sans l’exercice de quelque génie inventif. Les instructions contenues dans la publication antérieure doivent être d’une clarté telle qu’une personne au fait de l’art qui en prend connaissance et s’y conforme arrivera infailliblement à l’invention revendiquée. [Souligné par le juge de première instance.]
[21] Le juge signale que dans l’arrêt General Tire & Rubber Co. c. Firestone Tyre & Rubber Co., [1972] R.P.C. 457, la Cour d’appel d’Angleterre a dit ce qui suit à la p. 486 :
[traduction] Si, par contre, la publication antérieure renferme des instructions qui sont susceptibles d’être exécutées de façon à contrevenir à la revendication du breveté, mais qui seraient à tout le moins aussi susceptibles d’être exécutées de façon à ne pas y contrevenir, la revendication du breveté ne se heurterait pas à une antériorité, bien qu’elle puisse être jugée non valide pour cause d’évidence. Pour constituer une antériorité opposable à la revendication du breveté, la publication antérieure doit contenir des instructions claires et non équivoques permettant d’obtenir ce que le breveté prétend avoir inventé . . . [Souligné par le juge de première instance.]
Il précise ensuite qu’au par. 26 de l’arrêt Free World, notre Cour a approuvé l’extrait suivant de l’arrêt General Tire :
[traduction] Aussi clair qu’il soit, un poteau indicateur placé sur la voie menant à l’invention du breveté ne suffit pas. Il faut prouver clairement que l’inventeur préalable a pris possession de la destination précise en y laissant sa marque avant le breveté. [p. 486]
[22] Les tribunaux canadiens ont adhéré sans réserve au critère de l’antériorité défini dans les arrêts Beloit et General Tire : Free World, par. 26. Lorsqu’il affirme ce qui suit au par. 57, il est clair que le juge Shore s’appuie sur le critère énoncé dans l’arrêt Beloit pour appliquer le droit aux faits de l’espèce :
La Cour doit, en se fondant sur le droit applicable, décider si une personne versée dans l’art a reçu des instructions d’une clarté telle que, lorsqu’elle prend connaissance du brevet ‘875 (ou de ses équivalents américains ou français) et s’y conforme, elle arrivera infailliblement à un composé ou à une composition pharmaceutique visé par les revendications du brevet ‘777 (c.‑à‑d. le bisulfate de clopidogrel).
c) Jurisprudence britannique récente
[23] Pour les motifs qui suivent et au vu de la jurisprudence récente, j’estime respectueusement que le juge de première instance a exagéré la rigueur du critère de l’antériorité en considérant que l’« invention exacte » devait déjà avoir été faite et avoir été rendue publique.
[24] En 2005, dans l’arrêt Synthon de la Chambre des lords, lord Hoffmann a apporté quelques précisions supplémentaires sur le critère de l’antériorité et sur son interprétation depuis l’arrêt General Tire. Le fait qu’il a qualifié d’inattaquable le passage cité des motifs de lord Westbury dans Hills c. Evans (1862), 31 L.J. Ch. (N.S.) 457, p. 463, indique clairement que son analyse ne tient pas à quelque modification du droit anglais découlant de l’adoption de la Patents Act 1977 (R.‑U.), 1977, ch. 37, non plus qu’à la ratification de la Convention sur la délivrance de brevets européens, 1065 R.T.N.U. 199 (entrée en vigueur le 7 octobre 1977) par le Royaume‑Uni. Il établit une distinction entre deux exigences en la matière qui, jusqu’alors, ne faisaient pas expressément l’objet d’un examen distinct, à savoir la divulgation antérieure et le caractère réalisable.
[25] Lord Hoffmann explique que suivant l’exigence de la divulgation antérieure, le brevet antérieur doit divulguer ce qui, une fois réalisé, contreferait nécessairement le brevet (par. 22) :
[traduction] Si je puis me permettre de résumer ce qui découle de ces deux énoncés fort connus [tirés de General Tire et de Hills c. Evans], l’objet de l’antériorité alléguée doit divulguer ce qui, une fois réalisé, contreferait le brevet. [. . .] Il s’ensuit que, peu importe que cela aurait sauté ou non aux yeux de quiconque au moment considéré, lorsque ce qui est décrit dans la divulgation antérieure est réalisable et une fois réalisé, contreferait nécessairement le brevet, la condition de la divulgation antérieure est remplie.
En ce qui concerne la divulgation, la personne versée dans l’art [traduction] « est censée tenter de comprendre ce que l’auteur de la description [dans le brevet antérieur] a voulu dire » (par. 32). À cette étape, les essais successifs sont exclus. La personne versée dans l’art se contente de lire le brevet antérieur pour en comprendre la teneur.
[26] Lorsque l’exigence de la divulgation est remplie, le second élément établissant l’antériorité est le « caractère réalisable », à savoir la possibilité qu’une personne versée dans l’art ait pu réaliser l’invention (par. 26). Lord Hoffmann conclut que le volet du critère de l’antériorité correspondant au caractère réalisable équivaut au critère du caractère suffisant suivant les dispositions législatives pertinentes du Royaume‑Uni. (Notre Cour n’a pas à statuer en l’espèce sur l’incidence du caractère réalisable de l’invention sur le caractère suffisant du mémoire descriptif du brevet pour les besoins de l’al. 34(1) b) de la Loi sur les brevets du Canada dans sa version antérieure au 1er octobre 1989, devenu l’actuel al. 27(3) b), et mon analyse du caractère réalisable ne vaut que pour le critère de l’antériorité. La question de savoir si, au Canada, le caractère réalisable de l’invention et le caractère suffisant du mémoire descriptif se confondent l’un et l’autre devra être tranchée une autre fois.)
[27] Dès lors que l’objet de l’invention est divulgué dans un brevet antérieur, on suppose que la personne versée dans l’art est disposée à procéder par essais successifs pour arriver à l’invention. Bien que de tels essais soient exclus à l’étape de la divulgation, ils ne le sont pas pour les besoins du caractère réalisable, car la question n’est plus de savoir si la personne versée dans l’art saisit la teneur de la divulgation du brevet antérieur, mais bien si elle est en mesure de réaliser l’invention.
[28] Le juge de première instance a conclu à juste titre qu’il était lié par l’arrêt Beloit, lequel ne portait que sur un volet de l’antériorité : l’invention visée par le brevet en cause avait‑elle déjà été divulguée en totalité dans une même publication ou un même brevet. Le juge Hugessen y a conclu qu’elle ne l’avait pas été. Dès lors, il ne lui incombait pas de se demander en outre si, à supposer que la divulgation ait été claire, elle aurait en outre permis la réalisation de l’invention. Cette question ne faisait pas l’objet du litige. L’analyse consistant à isoler expressément le volet de la divulgation et celui du caractère réalisable apporte une nuance au raisonnement sous‑tendant l’arrêt Beloit. Elle explique la démarche qu’une personne versée dans l’art adopterait si le brevet d’origine antériorisait l’invention visée par le brevet subséquent. Je suis enclin à la faire mienne.
[29] Sous réserve de toute restriction prévue dans la Loi sur les brevets , je ne vois pas pourquoi l’analyse relative à l’antériorité ne s’appliquerait qu’aux brevets de genre. Toujours sous réserve de la Loi sur les brevets , l’analyse de l’antériorité et de l’évidence paraît valoir pour les brevets en général.
[30] Deux questions se posent dès lors en ce qui concerne le critère de l’antériorité : (1) en quoi consiste la divulgation antérieure et (2) dans quelle mesure le caractère réalisable admet‑il les essais successifs?
i. Divulgation
[31] Le paragraphe 27(1) de la Loi dispose qu’un brevet ne peut être délivré que pour une invention qui n’était pas « connue ou utilisée » ni « décrite » dans un brevet ou une publication plus de deux ans avant la demande. Se prononçant dans le contexte des brevets de genre et de sélection, lord Wilberforce a dit ce qui suit dans l’arrêt E. I. Du Pont de Nemours & Co. (Witsiepe’s) Application, [1982] F.S.R. 303 (H.L.), p. 311 :
[traduction] C’est l’absence de découverte des avantages particuliers, ainsi que la non‑réalisation, qui permettent à ces personnes de faire une invention liée à un élément de la catégorie.
Le composé réalisé pour les besoins du brevet de sélection n’a été que valablement prédit lors de l’obtention du brevet de genre. Il n’avait pas été réalisé et ses avantages particuliers n’étaient pas connus. C’est pourquoi on ne saurait refuser un brevet à celui qui, le premier, réalise le composé et découvre ses avantages particuliers.
[32] Pour ce qui est de la divulgation au sens de l’arrêt Synthon, « l’absence de découverte des avantages particuliers » dont fait mention lord Wilberforce dans l’arrêt Witsiepe’s s’entend de la non‑divulgation dans le brevet de genre des avantages particuliers de l’invention visée par le brevet de sélection. Dès lors, les avantages particuliers de l’objet du brevet de sélection par rapport à l’objet du brevet de genre n’ont pas été découverts, de sorte qu’il n’y a pas d’antériorité. À cette étape, la personne versée dans l’art lit le mémoire descriptif du brevet antérieur pour déterminer s’il divulgue les avantages particuliers de l’invention subséquente. Les essais successifs ne sont pas admis. Lorsque la lecture du brevet de genre ne permet pas de connaître les avantages particuliers de l’invention visée par le brevet de sélection, celui‑ci n’est pas antériorisé par le brevet de genre.
ii. Le caractère réalisable
[33] Après combien d’essais successifs conclut‑on au caractère non réalisable de l’invention déjà divulguée? Lorsque le juge de première instance conclut qu’une étape inventive était nécessaire pour parvenir à l’invention du deuxième brevet, le mémoire descriptif du premier brevet ne rend assurément pas l’invention réalisable.
Cependant, même lorsque aucune étape inventive n’est nécessaire, la personne versée dans l’art doit tout de même être capable d’exécuter ou de réaliser l’invention du deuxième brevet sans trop de difficultés.
[34] Deux décisions britanniques récentes valent d’être citées. Dans Halliburton Energy Services Inc. c. Smith International (North Sea) Ltd., [2006] EWCA Civ 1715 (BAILII), le lord juge Jacob, très expérimenté dans le domaine des brevets, dit au par. 18 :
[traduction] Le brevet a pour but d’enseigner aux gens comment faire quelque chose. Lorsque l’« enseignement » exige trop [d’efforts] eu égard à l’ensemble des circonstances, y compris la nature de l’art, le brevet ne peut être considéré comme une « divulgation permettant la réalisation ». [. . .] Une entreprise colossale, même constituée d’opérations usuelles, n’est pas acceptable.
[35] Pour lui, la question est de savoir [traduction] « à quel moment les efforts requis pour parvenir à l’invention deviennent excessifs » (par. 20), d’où la nécessité d’une ligne de démarcation. Il avance une piste de solution au par. 21 :
[traduction] La solution consiste à exercer son jugement au regard de l’ensem