JC Penney Co. Inc. c. Gaberdine Clothing Co. Inc.

JC Penney Co. Inc. c. Gaberdine Clothing Co. Inc.
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2001-12-04
Référence neutre
2001 CFPI 1333
Numéro de dossier
T-282-00
Notes
Fiche analytique
Contenu de la décision
Date : 20011204
Dossier : T-282-00
Référence neutre : 2001 CFPI 1333
ENTRE :
J.C. PENNEY COMPANY, INC.
demanderesse
et
GABERDINE CLOTHING CO. INC.
défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE NADON
1 Il s'agit d'une demande de radiation de la marque de commerce ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO., qui a été enregistrée au nom de la défenderesse sous le numéro LMC439567. Cette demande est présentée conformément au paragraphe 57(1) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi), qui est ainsi libellé :
57. (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu'une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l'inscription figurant au registre n'exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque.
57. (1) The Federal Court has exclusive original jurisdiction, on the application of the Registrar or of any person interested, to order that any entry in the register be struck out or amended on the ground that at the date of the application the entry as it appears on the register does not accurately express or define the existing rights of the person appearing to be the registered owner of the mark.
2 La demanderesse demande que l'enregistrement no LMC439567 se rapportant à la marque de commerce ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO., en date du 17 février 1995, soit déclaré invalide et qu'il soit radié du registre des marques de commerce. La demanderesse sollicite également les dépens.
3 La défenderesse Gaberdine Clothing Company, Inc. est le propriétaire actuel de la marque de commerce ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO. enregistrée sous le numéro LMC439567. La demande d'enregistrement a été produite par le prédécesseur en titre de la défenderesse, 2779943 Canada Inc., le 21 décembre 1993, compte tenu de l'emploi de la marque de commerce projeté au Canada. La demande a été annoncée le 13 juillet 1994. La marque de commerce de la défenderesse a été enregistrée le 17 février 1995, en liaison avec les marchandises suivantes :
[Traduction] Vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir : vêtements de dessus, à savoir : vestes et manteaux; chemises, chemisiers, t-shirts, chandails, gilets, robes, pantalons, jeans, jupes, shorts, sous-vêtements, caleçons boxeur, lingerie, pyjamas, robes de chambre, chaussettes; chaussures; accessoires, à savoir : sacs à main, fourre-tout, sacs, ceintures.
4 La marque de commerce ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO. a été attribuée à la défenderesse le 28 juillet 1997.
5 Le 1er décembre 1995, la demanderesse J.C. Penney Company, Inc. a demandé l'enregistrement de la marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY (demande no 798730) compte tenu de son emploi projeté au Canada en liaison avec les marchandises suivantes :
[Traduction] Vêtements et accessoires.
6 Le 30 janvier 1998, la demanderesse a demandé l'enregistrement de la même marque de commerce, THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY (demande no 867902), compte tenu cette fois de son emploi au Canada depuis au moins le mois de septembre 1990 en liaison avec les marchandises suivantes :
[Traduction] Pantalons, chemises, chandails, shorts, chaussures et accessoires.
7 Par une lettre en date du 8 juin 1998, le registraire des marques de commerce a fait savoir à la demanderesse que sa marque de commerce ne semblait pas être enregistrable parce qu'elle créait de la confusion avec la marque de commerce de la défenderesse.
8 Par une lettre en date du 15 février 2000, la demanderesse a informé le registraire des marques de commerce qu'elle retirait sa demande. Ce jour-là, la demanderesse a engagé la présente instance en vue de faire radier l'enregistrement no LMC439567 de la défenderesse. La demande de radiation de la demanderesse est fondée sur les motifs suivants :
1. la marque déposée de la défenderesse n'est pas distinctive, en ce sens qu'elle ne distingue pas véritablement les marchandises en liaison avec lesquelles elle est employée par la défenderesse des marchandises de la demanderesse et qu'elle n'est pas adaptée à les distinguer ainsi;
2. la défenderesse n'était pas la personne qui avait le droit d'obtenir l'enregistrement conformément au paragraphe 16(3) de la Loi, en ce sens :
i) qu'à la date de production de la demande de la défenderesse, la marque demandée créait de la confusion avec la marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY, antérieurement employée ou révélée au Canada par la demanderesse.
9 La question à trancher se rapporte uniquement au deuxième motif de contestation. Dans son exposé des faits et du droit et devant moi, la demanderesse a abandonné le premier motif.
LA PREUVE
La preuve de la demanderesse
10 La demanderesse a déposé les affidavits des six personnes suivantes à l'appui de sa demande de radiation : P. Claire Gordon, Brian MacPherson, Fern Gereg, Jerry Rogers, Addy Grasley et Barbara Reid.
L'affidavit de P. Claire Gordon
11 Cet affidavit vise uniquement à présenter en preuve l'enregistrement officiel de la marque de commerce ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO. de la défenderesse et l'historique du dossier de la demande no 867902 de la demanderesse, concernant l'enregistrement de sa marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY.
L'affidavit de Brian MacPherson
12 M. MacPherson est directeur du service de vente par catalogue de la demanderesse. Il travaille pour la demanderesse depuis 1974; il occupe son poste actuel depuis 1993. Dans son affidavit, M. MacPherson déclare ce qui suit :
- la demanderesse possède et exploite plus de 1 000 grands magasins aux États-Unis et à Puerto Rico (une liste des magasins est jointe sous la cote B);
- la demanderesse a eu et continue à avoir une clientèle importante au Canada grâce aux ventes directes conclues avec des Canadiens;
- de nombreux clients canadiens de la demanderesse achètent régulièrement des marchandises par téléphone après avoir consulté les catalogues de la demanderesse;
- des milliers de catalogues de la demanderesse sont envoyés par la poste à des Canadiens chaque année;
- le site Web de la demanderesse à www.jcpenney.com est consulté des centaines de fois chaque jour par des utilisateurs de l'Internet au Canada (une copie de la page d'accueil est jointe sous la cote C);
- la demanderesse a commencé à employer la marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY en 1989 en liaison avec des pantalons et des jeans pour hommes, pour femmes et pour enfants; en 1990, la marque de commerce a commencé à être employée pour des chemises, des chandails, des pantalons et des shorts (sous la cote E figurent des échantillons de vignettes apposées sur la marchandise de marque THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY au fil des ans);
- la demanderesse possède des marques de commerce aux États-Unis et dans d'autres pays à l'égard de la marque THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY (une liste d'enregistrements de ces marques de commerce est jointe sous la cote D);
- les marchandises sur lesquelles est apposée la marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY sont vendues dans les grands magasins de la demanderesse et au moyen du catalogue de la demanderesse (les pièces F1 à F20 indiquent les pages des divers catalogues J.C. Penney sur lesquelles figure la marchandise THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY qui est offerte en vente);
- depuis le lancement, en 1989, et jusqu'en 1999, le chiffre d'affaire annuel à l'échelle mondiale de marchandises sur lesquelles est apposée la marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY s'élève à 5 711 924 933 $ en tout;
- les frais de publicité se rapportant à la marchandise de marque THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY pour la période allant de 1994 à 1999 s'élevaient à environ 85 millions de dollars;
- le service de vente par catalogue de la demanderesse a pu récupérer des copies sur microfiches de factures se rapportant à la vente de marchandises de marque THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY envoyées à 19 clients canadiens avant le 21 décembre 1993 (pièce G);
- la demanderesse a également pu trouver des factures additionnelles faisant état de la vente de marchandises de marque THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY envoyées à des Canadiens après le 21 décembre 1993 (pièce H);
- des ventes de la marchandise de marque THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY à des Canadiens sont encore conclues de nos jours.
L'affidavit de Fern Gereg
13 Mme Gereg est vice-présidente, Services à la clientèle, de PDS International Mail Service (PDS). Elle travaille pour PDS, une société internationale de distribution et de vente par correspondance, depuis le mois de mars 1987.
14 Dans son affidavit, Mme Gereg déclare que la demanderesse est l'un des clients de PDS et qu'elle s'occupe du compte de la demanderesse depuis 1990, en surveillant et en coordonnant l'envoi par la poste, à des adresses canadiennes, des catalogues de la demanderesse.
15 Mme Gereg déclare avoir examiné les documents de la demanderesse, y compris les récépissés postaux et les tableaux d'acheminement (pièce A). Elle mentionne qu'à l'aide de ces documents, elle a pu constater que, depuis 1992, PDS avait envoyé par la poste à des adresses canadiennes plus de 550 000 catalogues J.C. Penney printemps-été et automne-hiver.
L'affidavit de Jerry Rogers
16 Mme Rogers est une ménagère qui réside à Fort St. John (Colombie-Britannique). Dans son affidavit, elle déclare avoir effectué des achats chez J.C. Penney au Canada, par l'entremise du catalogue de commandes par correspondance, depuis environ 1989.
17 Mme Rogers déclare dans son affidavit qu'elle reçoit à domicile le catalogue de la demanderesse depuis bon nombre d'années et qu'elle a acheté à l'aide du catalogue de nombreux articles vestimentaires qui ont été directement envoyés chez elle, à Fort St. John.
18 Finalement, Mme Rogers déclare qu'en 1992, elle a acheté, à l'aide du catalogue de la demanderesse, des jeans de marque THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY qui ont été envoyés chez elle. Une copie d'une facture datée du 29 novembre 1992, renfermant des renseignements au sujet de cet achat, est jointe à son affidavit sous la cote A.
L'affidavit de Addy Grasley
19 Mme Grasley réside à Stony Plain (Alberta); elle travaille à son propre compte. Dans son affidavit, elle déclare effectuer des achats chez J.C. Penney au Canada, au moyen du catalogue de vente par correspondance, depuis environ 1992.
20 De plus, Mme Grasley déclare recevoir à domicile depuis un certain nombre d'années le catalogue de la demanderesse et avoir acheté par catalogue, au fil des ans, de nombreux articles vestimentaires qui ont été envoyés directement chez elle, à Stony Plain.
21 Enfin, Mme Grasley déclare avoir acheté, en 1993, au moyen du catalogue de la demanderesse trois jeans de marque THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY qui ont été envoyés chez elle. Une copie d'une facture datée du 5 novembre 1993 renfermant des renseignements au sujet de cet achat est jointe à son affidavit sous la cote A. Une photo d'un des jeans qu'elle a achetés est jointe à son affidavit sous la cote B.
L'affidavit de Barbara Reid
22 Mme Reid est directrice des soins infirmiers dans un centre hospitalier de longue durée; elle réside à Timmins (Ontario). Dans son affidavit, elle déclare effectuer des achats chez J.C. Penney au Canada à l'aide du catalogue de vente par correspondance, depuis environ le mois d'avril 1991.
23 Dans son affidavit, Mme Reid déclare recevoir chez elle depuis plusieurs années le catalogue de la demanderesse, qu'elle partage avec ses voisins, ces derniers appelant ce catalogue la [Traduction] « bible » à cause des nombreux articles offerts en vente qui ne sont pas disponibles au Canada. Elle déclare également avoir acheté de nombreux articles par catalogue, notamment des vêtements, des serviettes, des bijoux, des chaussures, etc.
24 De plus, une copie de certaines pages des catalogues J.C. Penney de 1990, 1992 et 1993 sont jointes à l'affidavit de Mme Reid sous la cote A. Mme Reid déclare que des vêtements de marque THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY figurent sur ces pages. Elle mentionne qu'elle connaît cette marque de vêtements étant donné qu'au fil des ans, elle a commandé des jeans et des chemises de marque THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY pour ses enfants à l'aide du catalogue de la demanderesse, y compris, au mois d'avril 1993, deux jeans de marque THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY qu'elle est allée chercher au magasin J.C. Penney, à Las Vegas (Nevada).
25 Enfin, Mme Reid déclare qu'étant donné qu'elle connaît le catalogue de la demanderesse, elle peut affirmer sans hésitation qu'elle connaissait bien la marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY avant le mois de décembre 1993.
La preuve de la défenderesse
26 La défenderesse a déposé en preuve, dans la présente instance, les affidavits de Leonardo Scalera et de Christopher John Gauthier.
L'affidavit de Leonardo Scalera
27 M. Scalera est président et unique propriétaire de la défenderesse. Dans son affidavit, il déclare ce qui suit :
- le siège social de la défenderesse est situé à Ville Mont-Royal (Québec); la société a été constituée le 24 mai 1989 en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (pièce A);
-- au cours des onze dernières années, la défenderesse s'est occupée de dessiner, de fabriquer, d'importer et de vendre des vêtements pour hommes, pour femmes et pour enfants;
- la défenderesse vend des pantalons en denim (des jeans), des vestes en denim, des chemises en denim, des shorts en denim, des chemises, des t-shirts à encolure ras du cou, des t-shirts à col polo, des pantalons, des shorts, des chandails, des vestes d'extérieur, des sous-vêtements, des caleçons boxeur et des robes de chambre;
- à l'heure actuelle (soit au mois de mai 2000), l'unique cliente de la défenderesse, représentant le chiffre d'affaire total, est Price Costco Canada Inc. qui exploite plus de 30 magasins au Canada (une liste de tous les magasins Price Costco situés au Canada est jointe sous la cote C);
- la marque de commerce ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO., enregistrée le 17 février 1995, et la marque de commerce ARIZONA BLUES sont les marques de distributeur lancées par la défenderesse et par son prédécesseur en titre, 2779943 Canada Inc. qui ont connu le plus de succès;
- depuis le 24 septembre 1997, la défenderesse est propriétaire de la marque de commerce canadienne ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO. enregistrée sous le numéro 439567;
- la marque de commerce ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO. a été conçue par M. Scalera en tant que marque spéciale pour Price Costco Canada Inc. en liaison avec des vêtements;
- la défenderesse et son prédécesseur ont employé d'une façon continue la marque de commerce ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO. et la marque de commerce non déposée ARIZONA BLUES à l'égard de vêtements pour hommes, pour femmes et pour enfants importés et vendus dans les points de vente au détail Price Costco partout au Canada;
- des tableaux composés de vignettes, d'étiquettes volantes et de logos qui sont appliqués sur les pantalons en denim (les jeans), les vestes en denim, les chemises en denim, les shorts en denim, les chemises, les t-shirts à encolure ras du cou, les t-shirts à col polo, les pantalons, les shorts, les chandails, les vestes d'extérieur, les sous-vêtements, les caleçons boxeur et les robes de chambre sont joints sous la cote D; ces étiquettes indiquent que les marques de commerce ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO. et ARIZONA BLUES sont employées au Canada depuis 1993;
- des tissus, photographies, logos et croquis dépeignant les marques de commerce telles qu'elles figuraient sur divers vêtements ainsi que divers logos comprenant les marques depuis 1993 sont joints sous la cote E;
- des factures et commandes d'achat chez Price Costco Canada Inc. se rapportant à la vente de divers articles vestimentaires sur lesquels la marque de commerce ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO. ou ARIZONA BLUES est apposée sont jointes sous la cote F;
- le chiffre d'affaire total de la défenderesse ou de 2779943 Canada Inc. en ce qui concerne Price Costco Canada comprend dans une proportion d'environ 60 p. 100 des marchandises qui ont des vignettes ou des étiquettes volantes au nom de la marque de commerce ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO. ou ARIZONA BLUES; entre 1994 et 1999, les ventes de pareilles marchandises s'élevaient à environ 13 millions de dollars;
- à divers moments, Price Costco Canada Inc. a publié des catalogues de ses marchandises, y compris les marchandises de la défenderesse dépeignant les marques de commerce ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO. et ARIZONA BLUES.
L'affidavit de Christopher John Gauthier
28 M. Gauthier est un avocat qui travaille chez Gross, Pinsky, avocats de la défenderesse.
29 Une copie certifiée conforme de l'historique du dossier relatif à la demande no 798730 de la demanderesse en vue de l'enregistrement de la marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY est jointe à l'affidavit de M. Gauthier sous la cote A. Une copie certifiée conforme d'un rapport de recherche dans le registre canadien des marques de commerce, à l'égard de la marque de commerce ARIZONA employée en liaison avec des vêtements, est jointe à l'affidavit sous la cote B. Une copie certifiée conforme d'un rapport de recherche dans le registre canadien des marques de commerce à l'égard de la marque de commerce BLUES employée en liaison avec des vêtements est jointe à l'affidavit sous la cote C.
LE POINT LITIGIEUX
30 La demande soulève la question suivante :
1. La défenderesse avait-elle le droit d'obtenir l'enregistrement de la marque de commerce ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO.?
ARGUMENTS
Les arguments de la demanderesse
31 La demanderesse soutient que la défenderesse n'avait pas le droit d'obtenir l'enregistrement de la marque de commerce ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO. étant donné qu'à la date de production de la demande de la défenderesse, la marque demandée créait de la confusion avec la marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY, qui avait antérieurement été employée et révélée au Canada par la demanderesse.
32 La demanderesse soutient qu'afin de réussir à faire radier un enregistrement en se fondant sur le motif que la défenderesse n'avait pas le droit d'obtenir l'enregistrement, il faut tenir compte des questions suivantes :
1. La marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY était-elle antérieurement employée au Canada par la demanderesse?
2. La marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY était-elle antérieurement révélée au Canada par la demanderesse?
3. S'il est répondu par l'affirmative aux questions 1 ou 2, la marque de commerce ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO. de la défenderesse créait-elle de la confusion avec la marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY de la demanderesse le 21 décembre 1993?
I. La marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY était-elle antérieurement employée au Canada par la demanderesse?
33 La demanderesse soutient que l'affidavit de Brian MacPherson constitue une preuve directe des ventes et envois de vêtements de marque THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY à des Canadiens au Canada avant le 21 décembre 1993. Elle soutient également que les affidavits de Jerry Rogers et d'Addy Grasley corroborent en partie la preuve de M. MacPherson, étant donné qu'ils prouvent tous deux que ces personnes avaient acheté, avant le 21 décembre 1993, des vêtements sur lesquels était apposée la marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY, lesquels avaient été envoyés chez elles, au Canada.
34 La demanderesse soutient qu'elle employait donc au Canada la marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY avant le 21 décembre 1993.
II. La marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY était-elle antérieurement révélée au Canada par la demanderesse?
35 La demanderesse soutient qu'en ce qui concerne l'alinéa 5a) de la Loi, les affidavits de Brian MacPherson, de Jerry Rogers et d'Addy Grasley établissent la mesure dans laquelle des vêtements sur lesquels était apposée la marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY étaient distribués au Canada avant le 21 décembre 1993.
36 La demanderesse affirme qu'en ce qui concerne le sous-alinéa 5b)(i) de la Loi, l'affidavit de Brian MacPherson établit que des marchandises sur lesquelles était apposée la marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY figuraient bien en vue dans les catalogues J.C. Penney printemps-été et automne-hiver chaque année depuis 1990. Elle soutient également que l'affidavit de Fern Gereg établit que plus de 160 000 catalogues J.C. Penney printemps-été et automne-hiver ont été envoyés par la poste à des adresses canadiennes en 1992 et en 1993.
37 En outre, la demanderesse affirme que les affidavits de Jerry Rogers, d'Addy Grasley et de Barbara Reid établissent que des Canadiens ont reçu le catalogue J.C. Penney au Canada avant le 21 décembre 1993 et se sont servis du catalogue pour acheter des marchandises sur lesquelles la marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY était apposée.
38 La demanderesse soutient qu'elle a donc fait connaître la marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY au Canada avant le 21 décembre 1993.
III. La marque de commerce ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO. de la défenderesse créait-elle de la confusion avec la marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY de la demanderesse le 21 décembre 1993?
39 Parmi les éléments énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi qu'il faut apprécier en vue de déterminer la possibilité de confusion, la demanderesse affirme que les éléments les plus pertinents, le 21 décembre 1993, se rapportaient à la période pendant laquelle les marques de commerce avaient été en usage, au genre de marchandises et au degré de ressemblance entre les marques de commerce.
40 En ce qui concerne la période pendant laquelle les marques avaient été en usage (alinéa 6(5)b) de la Loi), la demanderesse soutient que cet élément joue en sa faveur puisqu'elle a initialement employé sa marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY au Canada avant le 21 décembre 1993 et qu'à cette date, la défenderesse n'avait pas encore employé sa marque de commerce ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO.
41 Quant au genre de marchandises (alinéa 6(5)c) de la Loi), la demanderesse soutient que ce facteur joue en sa faveur puisque les marchandises sont identiques.
42 En ce qui concerne le degré de ressemblance entre les marques de commerce (alinéa 6(5)e) de la Loi), la demanderesse soutient que, lorsqu'il est tenu compte de l'effet des marques de commerce dans leur ensemble, il est clair que les marques des parties se ressemblent dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. La demanderesse affirme que cet élément joue donc en sa faveur.
43 Enfin, la demanderesse soutient également qu'une circonstance pertinente dont il faudrait tenir compte est le fait que le registraire des marques de commerce n'a pas laissé la marque de commerce de la demanderesse THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY être annoncée pour le motif que la marque créait de la confusion avec la marque de commerce ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO. de la défenderesse. La demanderesse affirme qu'il convient d'accorder beaucoup d'importance à la décision du registraire puisqu'elle a été prise par un agent du ministère qui était chargé de prendre pareilles décisions (Decision re: SOLAVOID Trade Mark, [1977] R.P.C. 1, page 28 (C.P.)).
44 La demanderesse soutient donc qu'à la date de la demande de la défenderesse (le 21 décembre 1993), l'emploi des marques de commerce des parties dans la même région permettait vraisemblablement de conclure que les marchandises liées à ces marques provenaient de la même personne et que la marque de commerce ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO. de la défenderesse créait de la confusion avec la marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY de la demanderesse.
45 La demanderesse affirme que la marque de commerce de la défenderesse devrait donc être radiée conformément au paragraphe 18(1) de la Loi.
Les arguments de la défenderesse
46 La défenderesse maintient qu'elle était la personne qui avait le droit d'obtenir au Canada l'enregistrement de la marque de commerce ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO. au sens du paragraphe 18(1) de la Loi et que la demande de radiation présentée par la demanderesse doit être rejetée.
47 La défenderesse soutient que le paragraphe 16(3) de la Loi crée une présomption selon laquelle elle avait le droit d'obtenir l'enregistrement de sa marque de commerce au Canada. La défenderesse affirme également que la demanderesse ne s'est pas acquittée de l'obligation qui lui incombait de prouver qu'à la date à laquelle la défenderesse a produit sa demande d'enregistrement, 1) la marque de commerce de la demanderesse avait antérieurement été employée au Canada au sens de l'alinéa 16(3)a) de la Loi; 2) la marque de commerce de la demanderesse avait été révélée au Canada au sens de l'alinéa 16(3)a) de la Loi; 3) la marque de commerce de la défenderesse créait de la confusion avec la marque de commerce de la demanderesse au sens de l'article 6 de la Loi.
I. La marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY était-elle employée au Canada par la demanderesse avant le 21 décembre 1993?
48 La défenderesse affirme que la demanderesse n'a pas prouvé qu'elle employait la marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY au Canada avant le 21 décembre 1993.
49 La défenderesse signale que la demanderesse n'a produit sa demande initiale en vue de l'enregistrement de sa marque de commerce au Canada qu'en 1995 et que la demande initiale de la demanderesse a été produite compte tenu d'un emploi projeté seulement. La défenderesse soutient qu'il est curieux que la demanderesse n'ait changé d'idée que le 30 janvier 1998 et qu'elle ait produit sa deuxième demande en vue de l'enregistrement de sa marque de commerce en se fondant sur un emploi antérieur en liaison avec des marchandises au Canada.
50 La défenderesse affirme également que la preuve présentée par la demanderesse au sujet de l'emploi antérieur de sa marque de commerce au Canada est insuffisante. Selon la défenderesse, la demanderesse ne possède aucune preuve documentaire originale de l'emploi de sa marque de commerce au Canada au cours de la période pertinente. La défenderesse affirme que la preuve produite au moyen de microfiches par la demanderesse sous la cote G avec l'affidavit de Brian MacPherson, en ce qui concerne la vente et l'envoi au Canada de vêtements sur lesquels sa marque de commerce était apposée avant le 21 décembre 1993, est insuffisante et n'est pas convaincante, en ce sens que ces documents ne constituent pas une preuve du contenu.
51 La défenderesse soutient que, dans les factures qui ont été produites sous la cote G avec l'affidavit de Brian MacPherson, il n'est aucunement fait mention de la marque de commerce de la demanderesse et que la demanderesse n'a pas prouvé que sa marque de commerce était apposée sur les marchandises mentionnées dans les factures. La défenderesse affirme que la simple mention de la marque de commerce de la demanderesse dans les catalogues n'établit pas l' « emploi » de la marque au sens des articles 2 et 4 de la Loi (Clairol International Corporation and Clairol Inc. of Canada c. Thomas Supply & Equipment Co. Ltd., Fox's Canadian Patent Cases, vol. 38, 176 (C. de l'É.)).
52 En ce qui concerne les affidavits de Jerry Rogers et d'Addy Grasley, la défenderesse déclare que la demanderesse tente de se fier à sa mémoire en ce qui concerne les dates exactes auxquelles les achats ont été effectués et que les allégations des déclarantes selon lesquelles on leur a montré des copies des factures en question qui leur avaient été fournies par la demanderesse et qui confirmaient que les ventes avaient été conclues constituent probablement une preuve peu digne de foi en ce qui concerne les dates auxquelles lesdits achats ont été effectués (Robert C. Wian Enterprises, Inc. c. Mady (1965), 2 Ex. C.R. 3).
53 En outre, la défenderesse dit que, conformément au paragraphe 4(1) de la Loi, une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises uniquement s'il y a transfert de la propriété ou de la possession des marchandises « dans la pratique normale du commerce » . La défenderesse affirme que les affidavits de deux acheteurs individuels faisant état de deux opérations individuelles au Canada constituent tout au plus une preuve indiquant que quelques ventes symboliques ont été conclues et qu'ils sont insuffisants pour qu'il soit possible de conclure que les ventes aient été effectuées au Canada dans la pratique normale du commerce de la demanderesse (Sim & McBurney c. Majdell Manufacturing Co. Ltd. (1986), 11 C.P.R. (3d) 306 (C.F. 1re inst.); United Color and Chemicals Ltd. c. Sequa Chemicals, Inc. (1993), 53 C.P.R. (3d) 216 (C.A.F.)).
54 Enfin, la défenderesse soutient que la demanderesse n'a pas démontré qu'il y avait eu emploi véritable de sa marque de commerce à l'égard de chacune des marchandises auxquelles la marque est censément liée.
II. La marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY a-t-elle été révélée au Canada par la demanderesse avant le 21 décembre 1993?
55 La défenderesse soutient que la demanderesse n'a pas prouvé que sa marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY avait été révélée au Canada avant le 21 décembre 1993.
56 La défenderesse déclare que l'article 5 de la Loi exige que la marque de commerce de la demanderesse soit « bien connue » au Canada par suite de la distribution ou de l'annonce des marchandises qui y sont liées. La défenderesse affirme que l'expression « bien connue » laisse entendre une reconnaissance immédiate de la marque de commerce en liaison avec certaines marchandises dans plus d'un endroit par plus qu'un petit nombre de gens et que, pour être considérée comme étant « bien connue » , la marque de commerce doit être connue dans une large mesure partout au pays (Robert C. Wian Enterprises, Inc. c. Mady (1965), 2 Ex. C.R. 3; Marineland Inc. c. Marine Wonderland and Animal Park Ltd. (1974), 16 C.P.R. (2d) 97 (C.F. 1re inst.); United States Shoe Corp. c. Première Vision Inc. (1990), 33 C.P.R. (3d) 353 (C.O.M.C.)).
57 La défenderesse affirme que les factures que la demanderesse a produites au sujet de la vente directe à 19 acheteurs canadiens de 31 articles vestimentaires sur lesquels la marque de commerce de la demanderesse était apposée (pièce G, affidavit MacPherson) constituent une preuve insuffisante et non convaincante. La défenderesse soutient également que la distribution de ce nombre minime d'articles à un petit nombre de personnes est insuffisant pour établir que la marque de commerce de la demanderesse est devenue « bien connue » au Canada.
58 De plus, la défenderesse soutient que la déclaration figurant dans l'affidavit MacPherson selon laquelle les marchandises sur lesquelles la marque de commerce de la demanderesse était apposée figuraient dans le catalogue de la demanderesse depuis 1990 n'étaye aucunement l'allégation de la demanderesse selon laquelle sa marque de commerce était bien connue au Canada avant le 21 décembre 1993 par suite de la distribution de son catalogue au Canada.
59 La défenderesse affirme également que même si les affidavits de trois personnes qui reçoivent le catalogue de la demanderesse (Jerry Rogers, Addy Grasley et Barbara Reid) indiquent peut-être qu'un petit nombre de Canadiens étaient au courant de l'existence de la marque de commerce de la demanderesse au moment pertinent, cette preuve est insuffisante pour démontrer que la marque de commerce de la demanderesse était « bien connue » au Canada, que ce soit dans une région importante du Canada ou par une population importante, par suite de l'envoi des catalogues par la poste (Casual Corner of America c. Casual Corner Ltd. (1985), 5 C.P.R. (3d) 503 (C.O.M.C.); Proctor & Gamble Co. c. Kiwi Polish Co. (Canada) Ltd. (1985), 5 C.I.P.R. 177 (C.O.M.C.); Brown Group, Inc. c. St. Thomas Marketing Inc. (1996), 72 C.P.R. (3d) 259 (C.O.M.C.)).
III. Subsidiairement, la marque de commerce ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO. de la défenderesse créait-elle de la confusion avec la marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY de la demanderesse?
60 La défenderesse soutient qu'au moment pertinent, sa marque de commerce ne créait pas de confusion avec la marque de commerce de la demanderesse au sens de l'article 6 de la Loi et que la demanderesse n'a pas prouvé qu'il y avait confusion dans l'esprit du public. La défenderesse maintient que la demanderesse n'a pas présenté de preuve de témoins qui avaient peut-être été induits en erreur par la marque de commerce en question. La défenderesse soutient que l'absence de preuves de cas d'erreurs ou de confusion de la part des consommateurs canadiens est un facteur pertinent aux fins de l'examen de la Cour (S.C. Johnson & Son, Inc. c. Esprit de Corp (1986), 13 C.P.R. (3d) 235 (C.F. 1re inst.); Saks & Co. c. Alphi Apparel Group Inc. (1997), 82 C.P.R. (3d) 100 (C.O.M.C.)).
61 Quant aux éléments énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi, la défenderesse soutient en premier lieu qu'en ce qui concerne le caractère distinctif, la marque de commerce de la demanderesse n'est pas distinctive. Selon la défenderesse, seul le mot ARIZONA employé dans la marque de commerce de la demanderesse peut prêter à confusion. Toutefois, la défenderesse affirme que le mot ARIZONA décrit simplement des vêtements genre western et n'est pas distinctif des marchandises de la demanderesse. La défenderesse soutient qu'une marque de commerce qui décrit simplement les marchandises d'une personne est considérée comme intrinsèquement faible et que cela ne justifie pas une demande de radiation de l'enregistrement de la marque de commerce (S.C. Johnson & Son, Inc. c. Esprit de Corp (1986), 13 C.P.R. (3d) 235 (C.F. 1re inst.)).
62 En outre, la défenderesse affirme que plusieurs sociétés ont employé une marque de commerce ou un nom commercial renfermant le mot ARIZONA sans qu'il y ait confusion et que plus le mot ARIZONA est employé souvent sur le marché, moins la demanderesse peut être protégée (Kraft General Foods Canada Inc. c. Treetop Food Broker (1999), 86 C.P.R. (3d) 197 (C.F. 1re inst.); Restaurant Bar-B Inc. c. Bernard Matthews P.L.C. (1996), 69 C.P.R. (3d) 540 (C.O.M.C.); Molson Cos. Ltd. c. Corby Distilleries Ltd. (1987), 18 C.P.R. (3d) 55 (C.O.M.C.); 80761 Canada Ltd. c. Reitman's (Canada) Ltd. (1994), 55 C.P.R. (3d) 529 (C.O.M.C.)).
63 La défenderesse soutient également que même si la marque de commerce de la demanderesse ne renferme pas d'éléments clairement distinctifs, la marque de commerce de la défenderesse renferme l'élément modificateur additionnel BLUES qui distingue clairement ses marchandises de celles de la demanderesse.
64 Quant à la question de la période d'emploi, la défenderesse soutient qu'il ne faut pas accorder d'importance à cet élément puisque rien ne montre que la marque de commerce de la demanderesse ait été employée au Canada avant le 21 décembre 1993 au sens de la Loi, ou subsidiairement qu'elle ait été employée pendant une longue période (Laurentide Chemicals Inc. c. Marchands Deco Inc. (1985), 7 C.P.R. (3d) 357 (C.F. 1re inst.)).
65 En ce qui concerne le genre de marchandises et la nature du commerce, la défenderesse affirme que les marchandises étaient peut-être similaires, mais que la nature des commerces ne l'était pas au moment pertinent. Les marchandises de la défenderesse sont exclusivement vendues à Costco Canada Inc. et, au détail, elles sont exclusivement vendues dans des magasins appartenant à Costco Canada Inc. au Canada. D'autre part, les marchandises de la demanderesse ont été commercialisées et vendues au Canada exclusivement par catalogue. La défenderesse soutient que le public canadien n'aurait probablement pas confondu les marchandises de la défenderesse et celles de la demanderesse, ces dernières étant uniquement liées à la demanderesse et étant annoncées et commercialisées comme étant disponibles au Canada uniquement au moyen d'achats effectués à l'aide du catalogue de la demanderesse, une société américaine (Saks & Co. c. Alphi Apparel Group Inc. (1997), 82 C.P.R. (3d) 100 (C.O.M.C.)).
ANALYSE
66 La demanderesse allègue que l'enregistrement de la marque de commerce de la défenderesse est invalide. Le paragraphe 18(1) de la Loi prévoit que l'enregistrement d'une marque de commerce est invalide si l'auteur de la demande n'était pas la personne ayant le droit d'obtenir l'enregistrement. La disposition en question est ainsi libellée :
18. (1) L'enregistrement d'une marque de commerce est invalide dans les cas suivants :
a) la marque de commerce n'était pas enregistrable à la date de l'enregistrement;
b) la marque de commerce n'est pas distinctive à l'époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l'enregistrement;
c) la marque de commerce a été abandonnée.
Sous réserve de l'article 17, l'enregistrement est invalide si l'auteur de la demande n'était pas la personne ayant droit de l'obtenir.
18. (1) The registration of a trade-mark is invalid if
(a) the trade-mark was not registrable at the date of registration,
(b) the trade-mark is not distinctive at the time proceedings bringing the validity of the registration into question are commenced, or
(c) the trade-mark has been abandoned,
and subject to section 17, it is invalid if the applicant for registration was not the person entitled to secure the registration.
67 Il importe de noter qu'en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi, il incombe à la personne qui demande la radiation d'établir que l'enregistrement est invalide puisqu'une marque de commerce déposée est réputée être valide (voir Unitel Communications Inc. c. Bell Canada (1995), 61 C.P.R. (3d) 12 (C.F. 1re inst.), page 27).
68 Afin d'appliquer le paragraphe 18(1) de la Loi et de déterminer si une personne avait le droit d'obtenir un enregistrement, il faut se reporter à l'alinéa 16(3)a) de la Loi, qui prévoit ce qui suit :
16. (3) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce projetée et enregistrable, a droit, sous réserve des articles 38 et 40, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des marchandises ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande, elle n'ait créé de la confusion_:
a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne; [...]
16. (3) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a proposed trade-mark that is registrable is entitled, subject to sections 38 and 40, to secure its registration in respect of the wares or services specified in the application, unless at the date of filing of the application it was confusing with
(a) a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person; ...
69 Par conséquent, une personne a le droit d'obtenir un enregistrement si la marque de commerce projetée ne crée pas de confusion avec la marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne. En l'espèce, la date à laquelle la défenderesse a produit sa demande, soit le 21 décembre 1993, est la date pertinente lorsqu'il s'agit de décider s'il y a confusion.
70 Toutefois, avant que la Cour puisse déterminer si la marque de commerce de la défenderesse créait de la confusion avec la marque de commerce de la demanderesse le 21 décembre 1993, la demanderesse doit établir que sa marque de commerce avait été employée ou révélée au Canada.
I. La marque de commerce THE ORIGINAL ARIZONA JEAN COMPANY était-elle employée au Canada par la demanderesse avant le 21