Malboro Canada Limitée c. Philip Morris Products S.A.

Malboro Canada Limitée c. Philip Morris Products S.A.
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour d'appel fédérale
Date
2012-06-29
Référence neutre
2012 CAF 201
Numéro de dossier
A-463-10
Contenu de la décision
Date : 20120629
Dossier : A‑463‑10
Référence : 2012 CAF 201
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE GAUTHIER
ENTRE :
MARLBORO CANADA LIMITÉE et
IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITÉE
appelantes
et
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. et
ROTHMANS, BENSON & HEDGES INC.
intimées
Audience tenue à Montréal (Québec), le 18 janvier 2012
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 29 juin 2012
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE GAUTHIER
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE PELLETIER
Date : 20120629
Dossier : A‑463‑10
Référence : 2012 CAF 201
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE PELLETIER
LA JUGE GAUTHIER
ENTRE :
MARLBORO CANADA LIMITÉE et
IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITÉE
appelantes
et
PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. et
ROTHMANS, BENSON & HEDGES INC.
intimées
MOTIFS DU JUGEMENT
LA JUGE GAUTHIER
[1] Les parties appellent chacune de diverses conclusions de la décision de la Cour fédérale publiée sous la référence 2010 CF 1099, par laquelle le juge de première instance n’a accordé que partiellement à Philip Morris Products S.A. et à Rothmans, Benson & Hedges Inc. (ci‑après collectivement désignées « PM ») les mesures de réparation qu’elles sollicitaient, et a rejeté la demande reconventionnelle de Marlboro Canada Limitée et Imperial Tobacco Canada Limitée (ci‑après collectivement désignées « ITL ») en contrefaçon de leur marque de commerce MARLBORO[1] déposée au Canada sous le numéro LMCDF55988, ainsi que leur demande tendant à faire radier l’enregistrement de six des marques de commerce de PM liées aux marques figuratives ROOFTOP.
[2] Pour les motifs dont l’exposé suit, j’estime qu’il convient d’accueillir l’appel interjeté par ITL contre le rejet de sa demande reconventionnelle en contrefaçon de marque de commerce relativement à l’habillage non déposé (devant et côté) du paquet de cigarettes sans nom de PM (voir l’annexe A). Quant à l’appel contre le refus par le juge de première instance de radier l’enregistrement de la marque de commerce LMC670898, il devrait à mon sens être rejeté.
[3] J’estime que devrait aussi être rejeté l’appel incident de PM contre :
a. le rejet par le juge de première instance de son action en contrefaçon de marque de commerce et en violation de l’Accord de 1952;
b. la conclusion du juge de première instance selon laquelle l’enregistrement de la marque MARLBORO est toujours valide;
c. la conclusion du juge de première instance selon laquelle ITL n’était pas empêchée par préclusion de contester les enregistrements de ses diverses marques figuratives ROOFTOP, en particulier l’enregistrement LMC670898.
LE CONTEXTE
[4] Comme il sera expliqué de manière plus détaillée ci‑dessous, le juge du fond devait se prononcer sur diverses questions relatives aux marques de commerce d’ITL et de PM, ainsi que sur une demande en violation du droit d’auteur afférent à l’habillage au toit rouge du paquet de Marlboro par les paquets de cigarettes d’ITL de 1996, 2001 et 2007. Les habillages de ces quatre paquets sont reproduits au paragraphe 309 et à l’annexe C des motifs de la décision de première instance (les motifs).
[5] La plupart des faits de la présente espèce – dont il faut souligner le caractère exceptionnel – ne sont pas contestés. Ils sont exposés en détail dans les motifs, notamment aux paragraphes 8 à 65.
[6] Qu’il me suffise de dire ici que les parties ont derrière elles une longue histoire pour ce qui concerne l’emploi au Canada de la marque de commerce MARLBORO, qu’un prédécesseur en titre de PM a vendue à un prédécesseur en titre d’ITL autour de 1930 et qui a été déposée au Canada en 1932 sous le numéro LMCDF55988, pour y être ensuite employée de manière continue par ITL et ses prédécesseurs en titre en liaison avec des cigarettes.
[7] Depuis la fin des années 1950, PM a essayé à diverses reprises de reprendre possession de la marque de commerce MARLBORO au Canada et de mettre fin à son emploi par ITL. C’est ainsi qu’elle a pris l’initiative de discussions, restées sans succès, visant à échanger cette marque contre l’une de ses autres marques ou à l’acheter (le peu d’éléments de preuve produit à ce sujet ne permet pas de se faire une idée précise de son offre). Par ailleurs, en 1981, PM a essayé de faire enregistrer l’habillage au toit rouge du paquet de Marlboro et contesté la validité de l’enregistrement LMCDF55988 d’ITL en introduisant une procédure devant le registraire des marques de commerce sous le régime de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, S.R.C., ch. T-10 (la Loi). Elle a aussi intenté devant la Cour fédérale une action tendant à faire radier du registre la marque MARLBORO d’ITL au motif de son absence de caractère distinctif, qu’elle attribuait à la réputation de ses propres marques Marlboro déposées aux États‑Unis et à travers le monde, réputation acquise plusieurs décennies après que ses prédécesseurs en titre eurent cédé la marque MARLBORO aux prédécesseurs en titre d’ITL au Canada. Ces efforts se sont aussi révélés vains.
[8] En 1984, par l’arrêt Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd. (1987), 17 C.P.R. (3d) 289, 81 N.R. 28 (C.A.), autorisation de pourvoi devant la C.S.C. refusée, 20674 (17 décembre 1987) [Philip Morris (1987)], notre Cour a rejeté de manière définitive la contestation de PM, posant en principe que même si le législateur canadien avait conféré par la Loi des droits spéciaux au propriétaire d’une marque de commerce – en particulier d’une marque réputée – déposée à l’étranger (par exemple le droit de faire opposition à l’enregistrement d’une marque qu’il avait « fait connaître » sous le régime de l’article 5 de la Loi et le droit de déposer certaines marques sous le régime de son article 17), le caractère distinctif d’une marque déposée au Canada par un cessionnaire légitime tel qu’ITL ne pouvait être mis en cause par les actions unilatérales d’un cédant qui n’employait pas cette marque au Canada (par exemple le débordement de la publicité américaine).
[9] Entre 1958, année de l’enregistrement par PM de la première de ses marques figuratives ROOFTOP au Canada, et 2006, année de l’enregistrement de la dernière en date de ces mêmes marques, PM n’a jamais employé celles‑ci au Canada en liaison avec des cigarettes à mélange américain. Le Canada constituant un marché particulier où les consommateurs ont manifesté jusqu’à présent une préférence pour les cigarettes dites « à mélange de Virginie », PM a employé ses diverses marques figuratives ROOFTOP, ainsi que les marques nominales MATADOR et (dans une très faible mesure) MAVERICK, en liaison avec les cigarettes de cette catégorie.
[10] En 2006, quelques jours après l’enregistrement, sous le numéro LMC670898, de la dernière version en date de sa marque figurative ROOFTOP, soit la version argent, qui incluait pour la première fois son emblème, PM a lancé au Canada un nouveau produit – une cigarette à mélange américain –, désigné [TRADUCTION] « la marque ROOFTOP » ou [TRADUCTION] « le paquet sans nom » en première instance aussi bien que devant notre Cour. L’habillage de ce produit est exceptionnel en ce que, pour la toute première fois au monde, des cigarettes étaient mises en vente dans un paquet sans nom de marque (ou sans marque nominale). De plus, ce paquet sans nom portait (sur le côté) la mention MÉLANGE IMPORTÉ DE RENOMMÉE MONDIALE / WORLD FAMOUS IMPORTED BLEND, employée pour la première fois au Canada. En outre, il arborait les éléments figuratifs les plus populaires et le slogan associés aux marques de commerce Marlboro de PM à l’échelle mondiale, et que celle‑ci avait employés durant plusieurs décennies au Canada en liaison avec sa marque MATADOR. Comme les cigarettes de marque Marlboro qu’elle vend à l’étranger, PM offrait celles du nouveau paquet sans nom dans des versions rouge, argent et or, censées correspondre respectivement à des tabacs de force différente.
[11] Jusque peu avant le procès, PM demandait une conclusion déclaratoire selon laquelle sa [TRADUCTION] « marque de commerce figurative ROOFTOP » déposée, telle que définie par rapport à plusieurs enregistrements au paragraphe 6 de sa déclaration complémentaire modifiée, ne violait aucun des droits d’ITL en matière de marques de commerce, ainsi qu’une autre conclusion déclaratoire comme quoi les trois dernières versions du paquet de MARLBORO d’ITL (soit celles de 1996, de 2001 et de 2007) violaient son droit d’auteur sur l’habillage au toit rouge du paquet de Marlboro. L’un des moyens de défense avancés par PM contre la demande reconventionnelle d’ITL en contrefaçon de sa marque MARLBORO par les paquets sans nom (en versions rouge, or et argent) était que l’enregistrement des diverses marques de commerce employées par PM sur ces paquets excluait qu’on puisse conclure à la contrefaçon.
[12] Par conséquent, deux semaines avant le procès, ITL a modifié sa demande reconventionnelle de manière à contester directement la validité des six marques figuratives ROOFTOP de PM (voir l’annexe B des motifs du juge de première instance, reproduite en annexe B des présents motifs). PM a alors modifié sa déclaration de manière à contester la validité de la marque MARLBORO d’ITL, une fois encore au motif de son absence de caractère distinctif.
[13] Dans les 163 pages de sa décision, le juge de première instance a analysé la preuve de manière approfondie et formulé diverses conclusions sur le poids à attribuer respectivement à ses éléments. Je récapitulerai au cours de mon analyse les passages les plus pertinents des motifs du juge du fond et des conclusions des parties.
LES QUESTIONS EN APPEL
[14] ITL conteste la totalité des conclusions défavorables à sa demande en contrefaçon prononcées par le juge de première instance.
[15] Elle soutient dans son mémoire que le juge a commis les erreurs suivantes :
a. Il a omis de conclure que, dans le contexte particulier de la vente de cigarettes au Canada, les consommateurs, dans leur écrasante majorité, appellent « Marlboro » le produit sans nom de PM au moment de l’achat. À ce propos, ITL conteste essentiellement l’évaluation de la preuve et le poids respectivement attribué à ses éléments.
b. Il a commis une erreur au sujet de la question mixte de fait et de droit que constitue le point de savoir si l’emploi de la marque nominale MARLBORO par les consommateurs au moment de l’achat entre dans le champ d’application des termes « si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises » de l’article 4 de la Loi.
c. Il a commis une erreur de droit en ne concluant pas que l’emploi par les consommateurs de la marque nominale MARLBORO constitue un emploi de cette marque par PM, sous le régime des articles 19 et 22 de la Loi.
d. Il a posé à tort que l’enregistrement des marques de commerce de PM excluait la possibilité de conclure à la contrefaçon, pour n’avoir pas tenu compte du fait que c’est la présentation ou l’habillage (devant et côté) du paquet sans nom, soit une combinaison non déposée d’éléments, qui est dite créer de la confusion, et non l’emploi des marques de commerce déposées prises isolément.
e. Il a commis une erreur de droit en appliquant un critère inadéquat à la question de la confusion, notamment en prenant en considération des facteurs extrinsèques et en interprétant incorrectement l’alinéa 6(5)e) de la Loi.
[16] ITL fait valoir que notre Cour est habilitée à prononcer les conclusions que le juge du fond aurait dû prononcer sous le régime des articles 19, 20 et 22, et qu’elle devrait par conséquent accueillir le présent appel et rendre le jugement qui aurait dû être rendu en première instance. Enfin, subsidiairement, ITL conteste la conclusion du juge du fond confirmant la validité de l’enregistrement LMC670898 de PM (qui vise la version argent de la marque nominale ROOFTOP, déposée en 2006).
[17] PM met en litige les quatre questions suivantes dans son appel incident :
a. Dans son examen de la validité de la marque de commerce MARLBORO, le juge de première instance n’a pas tenu compte du fait que des circonstances et des moyens juridiques (mixtes de fait et de droit) différents justifiaient une conclusion différente de celle prononcée par la Cour d’appel fédérale en 1987.
b. Pour ce qui concerne le moyen de défense fondé sur la préclusion, le juge de première instance a mal appliqué le critère juridique aux faits de l’espèce.
c. Le juge du fond a appliqué un critère ou une méthode inappropriés à l’examen du point de savoir si les paquets d’ITL (de 1996, 2001 et 2007) violaient le droit d’auteur de PM sur l’habillage au toit rouge du paquet de Marlboro.
d. Le juge de première instance a appliqué à tort le même critère juridique à la violation du droit d’auteur et à la violation des clauses de l’Accord de 1952 concernant l’emploi par ITL des habillages créés par PM. Selon cette dernière, il faut moins que la reproduction d’une partie importante de l’œuvre – condition nécessaire de la violation du droit d’auteur – pour pouvoir conclure à la rupture dudit Accord. Le juge aurait donc dû examiner ces questions séparément.
[18] Je note à propos de ce dernier argument [alinéa 17d) ci‑dessus] que PM ne l’a pas fait valoir à l’audience, son avocat ne pouvant expliquer comment la Cour fédérale aurait eu compétence pour se prononcer sur une violation supposée de contrat si, comme il le soutenait, celle‑ci mettait en jeu autre chose que la violation du droit d’auteur sous le régime de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C‑42. Je ne reparlerai donc plus de cette question dans les présents motifs.
ANALYSE
[19] Les dispositions législatives applicables sont reproduites en annexe C des présents motifs.
[20] Le règlement de la première question mise en litige par PM dans son appel incident pourrait sceller le sort de la demande en contrefaçon d’ITL et enlèverait donc toute portée pratique aux erreurs supposées qu’énumère le paragraphe 15 ci‑dessus. Par conséquent, comme le juge de première instance, j’examinerai cette question avant d’étudier les moyens avancés par ITL dans l’appel principal.
La validité de la marque de commerce MARLBORO
[21] PM soutient que le juge du fond a conclu que la marque MARLBORO était encore valide sur la base de deux erreurs de droit :
i) Il a mal interprété la jurisprudence, en particulier Philip Morris (1987), et l’a ensuite erronément appliquée aux faits portés devant lui, en dépit de ce que l’absence de caractère distinctif de la marque de commerce canadienne ne découlait pas dans la présente espèce d’événements ayant leur source à l’étranger et indépendants de la volonté du propriétaire de cette marque.
ii) Il a posé à tort qu’il fallait prouver l’existence d’un comportement trompeur de la part d’ITL.
[22] Qu’on me permette d’abord de résumer les arguments avancés par PM sur ces questions devant le juge de première instance, de manière à situer dans leur contexte exact les observations formulées par ce dernier dans ses motifs.
[23] Premièrement, PM avait reconnu sans ambiguïté que le juge de première instance était lié par l’arrêt de notre Cour Philip Morris (1987), à moins qu’il ne conclût qu’ITL avait omis depuis de prendre des mesures pour créer ses propres caractère distinctif et achalandage, et qu’elle avait illicitement utilisé l’habillage de ses produits et ses campagnes de publicité pour rapprocher de manière trompeuse son produit de la marque Marlboro employée par PM à l’étranger [transcription de l’audience, dossier d’appel (DA), volume 39, pages 10385 et 10386].
[24] Deuxièmement, au paragraphe 19 de son mémoire en deuxième réponse complémentaire et en défense reconventionnelle, PM affirme explicitement qu’ITL a adressé [TRADUCTION] « un message délibérément faux au public canadien ».
[25] En outre, PM a formulé les observations suivantes dans l’exposé des faits et du droit qu’elle a déposé devant la Cour fédérale (DA, volume 2, page 605, paragraphes 177 à 179) :
[TRADUCTION]
[…] La conclusion selon laquelle on avait trompé le public en employant la marque étrangère au Canada était une caractéristique commune à Crothers et à Moore Dry Kiln.
Les juges Rouleau et MacGuigan ont distingué les faits portés devant eux de ceux de Crothers aussi bien que de Moore Dry Kiln au motif qu’à l’époque – les années 1980 –, aucun élément de preuve n’établissait qu’ITL eût accompli des actes visant à tromper le public.
Cependant, la preuve produite devant la Cour aujourd’hui, quelque 25 ans plus tard [...] révèle un ensemble très différent de circonstances de fait [...] En effet, les défenderesses ont trompeusement profité de l’absence de caractère distinctif de leur marque de commerce MARLBORO au Canada, laissant les fumeurs canadiens associer cette marque au produit international MARLBORO de Philip Morris plutôt que de créer leurs propres achalandage et identité de marque.
[26] Il n’est pas contesté que l’une des questions fondamentales que notre Cour avait à trancher dans Philip Morris (1987), encore qu’elle dût à cette fin en apprécier le caractère distinctif au Canada en fonction de dates différentes, était manifestement le point de savoir si la marque MARLBORO d’ITL, le cessionnaire légitime de celle‑ci pour notre pays, avait perdu son caractère distinctif du fait que la Marlboro de PM, en tant que marque de cigarettes la plus vendue au monde, était connue même au Canada bien qu’employée seulement à l’étranger. La Cour fédérale avait souscrit à la thèse que les consommateurs canadiens connaissaient la marque étrangère de PM par l’effet du débordement de la publicité américaine de cette dernière, et elle avait pris acte que les Canadiens entraient en contact avec ladite marque lorsqu’ils se trouvaient à l’étranger; voir Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd. et al. (1985), 7 C.P.R. (3d) 254 (C.F.), paragraphe 10, in fine.
[27] En fait, PM avait alors produit une preuve d’expert encore plus forte que dans la présente espèce, ayant mené une enquête plus large. Il n’y a pas lieu de s’en étonner, étant donné que cette question a été mise en litige ici, comme on l’a vu plus haut, à la toute dernière minute, et que les parties n’ont pas produit d’autres éléments de preuve après cette modification.
[28] Les dispositions applicables de la Loi étaient à l’époque les mêmes qu’aujourd’hui pour l’essentiel, et notre Cour a pu alors examiner la jurisprudence citée par PM dans la présente instance, soit Crothers Co. Ltd. c. Williamson Canada Co., [1925] 2 D.L.R. 844 [Crothers], et Moore Dry Kiln Co. of Canada Ltd. c. U.S. Natural Resources Inc. (1976), 30 C.P.R. (2d) 40 [Moore Dry Kiln].
[29] Les doctrines de la chose jugée, de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée et de la préclusion fondée sur la cause d’action, ainsi que la règle interdisant les contestations indirectes, ont toutes pour objet d’assurer le caractère définitif des décisions; voir Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., 2001 CSC 44, [2001] 2 R.C.S. 460, paragraphes 18 à 24. En général, sauf circonstances exceptionnelles, il n’est pas permis à une partie de remettre une question en litige devant un tribunal, en particulier si elle invoque des faits qu’elle aurait pu invoquer dans l’instance antérieure, tels que le Projet Ranch d’ITL, qui date des années 1970.
[30] À mon sens, le juge du fond a très bien compris la base sur laquelle notre Cour s’est prononcée dans Philip Morris (1987) et les principes énumérés ci‑dessus. Il a très bien compris aussi sur quoi PM se fondait pour soutenir qu’il y avait lieu de distinguer de la présente espèce l’affaire réglée par cet arrêt antérieur de notre Cour (paragraphe 299 des motifs).
[31] Le juge du fond estimait que PM n’avait pas établi les faits sur lesquels elle se fondait pour soutenir que l’affaire dont il était saisi différait complètement de celle que notre Cour avait décidée définitivement en 1987 (paragraphes 303 et 304 des motifs).
[32] À ce propos, le juge du fond a fait observer que la preuve relative à l’« Alternative Product Guide » (Guide sur les produits de substitution) d’ITL se révélait incertaine, peu claire et loin d’être concluante (paragraphe 306 des motifs). Il a ensuite conclu (comme il s’en explique de manière plus détaillée dans le passage de ses motifs concernant la violation du droit d’auteur) que les paquets de cigarettes d’ITL n’étaient pas de simples imitations ou copies du paquet de la Marlboro américaine de PM (paragraphe 307 des motifs). Il a explicitement noté qu’ITL employait une feuille d’érable rouge, ainsi que les mots « Canadien » et « Canadian », pour différencier son produit du produit américain, et que, abstraction faite du nom MARLBORO, il ne pouvait y avoir de confusion entre les paquets d’ITL et le paquet international de PM.
[33] Pour ce qui concerne la stratégie commerciale d’ITL, le juge de première instance a fait remarquer que, contrairement aux allégations de PM, ITL avait [TRADUCTION] « déployé des efforts systématiques pour différencier [ses] produits de ceux de [PM] » (paragraphe 305 des motifs).
[34] Il était loisible au juge du fond de tirer ces conclusions de l’ensemble de la preuve, et PM n’a pas établi qu’elles aient été entachées d’une quelconque erreur manifeste ou dominante.
[35] Qui plus est, et bien qu’à mon avis PM n’ait fait état d’aucun motif valable pour justifier l’exercice de son pouvoir discrétionnaire résiduel, le juge de première instance a réexaminé la question qu’avait déjà tranchée Philip Morris (1987), pour conclure au paragraphe 300 de ses motifs que les principes juridiques et la logique suivis dans cet arrêt gardent aujourd’hui toute leur pertinence, et que [TRADUCTION] « les conclusions de la Cour d’appel fédérale s’appliquent avec autant de justesse actuellement qu’à cette époque ».
[36] Touchant la deuxième erreur supposée, on ne m’a pas convaincue que le juge de première instance a mal compris Crothers et Moore Dry Kiln. À mon sens, lorsqu’il parle de [TRADUCTION] « comportement trompeur », c’est simplement dans le cadre de son examen de l’argument de PM selon lequel ITL se serait en fait comportée de manière à induire en erreur. Je pense comme ITL que PM manque de sincérité en faisant valoir devant nous que la réponse du juge du fond à ses propres arguments atteste une erreur d’interprétation du droit.
[37] Au vu de ce qui précède, le juge de première instance était tenu de rejeter la contestation par PM de la validité de la marque MARLBORO. Il n’y a pas d’erreur donnant lieu à révision dans sa conclusion que la marque nominale MARLBORO d’ITL reste valide.
L’appel d’ITL
1. L’emploi du nom Marlboro par les consommateurs
[38] Mis à part son argument que l’une des observations formulées par le juge du fond au paragraphe 289 de ses motifs n’est étayée par aucun élément de preuve, ITL paraît contester la valeur attribuée à la preuve concernant le contexte situationnel de l’achat des produits des parties. Or, sauf erreur manifeste et dominante, notre Cour doit s’abstenir d’intervenir sur de telles questions de fait.
[39] Bien que PM n’ait pu mettre en avant aucun élément de preuve qui aurait en fait étayé l’observation du juge du fond selon laquelle [TRADUCTION] « le matériel de promotion sur le lieu de vente (les briquets, les porte-allumettes, le cendrier, les affichettes d’étagère, les cartes‑annonces d’allée de stockage, etc.) et les articles vendus au détail mettaient en évidence le mot "Rooftop" [...] » (paragraphe 289 des motifs), je ne pense pas qu’il s’agisse là d’une erreur dominante qui commanderait l’intervention de notre Cour. Il était loisible au juge de première instance de tirer de la preuve les autres observations contenues dans ce paragraphe, et il examinait les efforts déployés par PM pour réduire la probabilité de confusion chez les détaillants.
[40] Un examen rigoureux de ses motifs ne me permet pas d’admettre que le juge du fond n’ait pas bien compris les différences entre la démarche de PM visant les détaillants et sa stratégie axée sur les consommateurs.
[41] Contrairement aux affirmations d’ITL, le juge de première instance n’a pas omis de se prononcer touchant l’emploi du nom Marlboro par les consommateurs. Il écrit en effet explicitement au paragraphe 282 de ses motifs :
[TRADUCTION]
[282] […] Je suis disposé à admettre l’existence d’un degré notable de confusion concernant la manière de désigner le produit sans nom, en particulier chez les consommateurs. Un grand nombre des enquêtés semblent associer le produit des demanderesses à la Marlboro internationale de PM, et ce pour diverses raisons, encore que ce soit plus souvent le cas chez les consommateurs que chez les détaillants […]
[42] Je ne puis admettre que le juge de première instance ait manifestement formulé des conclusions contradictoires. À ce propos, ITL a attiré l’attention de la Cour sur le passage suivant du paragraphe 232 des motifs : [TRADUCTION] « la preuve n’étaye pas entièrement la thèse des défenderesses selon laquelle un grand nombre de Canadiens connaissent bien la marque Marlboro internationale de Philip Morris et associent le produit sans nom à cette marque à cause de leurs caractéristiques communes [...] » (c’est moi qui souligne). En toute justice, il faut lire cette phrase au complet, puisque le juge ajoute : [TRADUCTION] « comme nous le verrons lorsque nous examinerons la demande en contrefaçon fondée sur l’article 20 de la Loi ». Si j’interprète ce passage dans son ensemble et en fonction de son contexte, il m’apparaît que le juge de première instance dit ici deux choses : premièrement, que tous les éléments de preuve produits au procès n’étayent pas la position d’ITL; et deuxièmement, qu’il estime au bout du compte, après avoir apprécié la preuve, qu’elle comporte suffisamment d’éléments pour justifier la conclusion formulée au paragraphe 282 précité.
[43] S’il est vrai que le juge du fond aurait pu s’exprimer plus clairement au paragraphe 232, cette ambiguïté ne me paraît pas commander une nouvelle évaluation par notre Cour du poids à attribuer respectivement aux divers témoignages relatifs à cette question (consommateurs, détaillants, représentants de commerce, etc.).
2. L’emploi sous le régime des articles 19 et 22 de la Loi
[44] ITL soutient que le juge de première instance a eu tort de s’appuyer sur la décision de la Cour fédérale Playboy Enterprises Inc. c. Germain (1987), 16 C.P.R. (3d) 517 (C.F.) [Playboy], et qu’il a sans nécessité interprété de manière restrictive le libellé très général de l’article 4 de la Loi. Cet article porte qu’une marque est réputée employée « si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée ». Selon ITL, le juge de première instance a commis une erreur en posant que la marque de commerce devait être de quelque façon présentée à la vue (paragraphe 237 des motifs).
[45] Quelle que soit la signification de l’article 4 à cet égard, il ressort à l’évidence de son libellé et de celui des articles 19 et 22 que, pour être pertinente, la marque doit être employée par la personne qui souhaite distinguer ses marchandises de celles d’autres personnes.
[46] Il s’ensuit qu’ITL devait établir que PM employait le nom Marlboro en liaison avec son paquet sans nom au moment du transfert de la propriété aux détaillants en question ou que ceux‑ci agissaient pour le compte de PM lorsqu’ils désignaient son produit par ce nom.
[47] Comme on l’a vu plus haut, le juge de première instance a formulé les conclusions suivantes au paragraphe 232 de ses motifs :
[232] (…) la preuve révèle non seulement que les demanderesses [PM] ne montrent jamais le nom « Marlboro » en liaison avec les produits Rooftop, et l’apposent encore moins sur ces marchandises, mais qu’elles ont donné pour instruction aux détaillants de ne pas appeler « Marlboro » leur produit sans nom. En plus de la circulaire de lancement distribuée à tous les détaillants et de la preuve de M. Guile sur ce point, le témoignage de M. Hajjali, le propre témoin détaillant des défenderesses, atteste ce fait; celui‑ci a en effet déclaré que les représentants de commerce des demanderesses lui avaient dit que le nom de la marque était « Rooftop » et qu’il ne fallait pas employer le nom « Marlboro ».
[48] Aucune des conclusions récapitulées plus haut n’a été contestée. Quoi qu’il en soit, j’estime qu’elles ne sont entachées d’aucune erreur manifeste et dominante. En fait, un examen attentif de la preuve révèle qu’il aurait été difficile au juge du fond de conclure qu’il disposait d’éléments suffisants pour établir que PM aurait autorisé les détaillants à employer le nom Marlboro en liaison avec son paquet sans nom.
[49] Ce fait suffit à lui seul à justifier la conclusion formulée par le juge du fond au paragraphe 239, selon laquelle, [TRADUCTION] « les demanderesses [PM] n’ayant pas employé la marque nominale MARLBORO des défenderesses, on ne peut les déclarer avoir enfreint l’article 19 ni l’article 22, puisque l’"emploi" est une condition préalable à l’application de ces deux articles ».
[50] Il n’est pas nécessaire d’en dire plus sur l’article 4, sauf à ajouter que la décision Playboy se fondait sur un ensemble de faits très particulier et que notre Cour n’a jamais auparavant examiné directement la question générale soulevée par ITL. Cette question se rapporte aussi à l’emploi de marques non traditionnelles (sonores, olfactives, etc.), qui est un sujet d’actualité mondiale. Il vaut donc mieux la laisser de côté pour l’instant, en attendant une affaire qui se prêtera mieux à son examen. Évidemment, aucun passage des présents motifs ne devrait être interprété comme avalisant l’une quelconque des observations du juge de première instance sur cette question.
3. L’article 20 de la Loi – la question de la confusion
[51] Les principaux arguments d’ITL sur ce point sont les suivants :
a. Le juge du fond a commis une erreur de droit dans l’application du critère énoncé au paragraphe 6(5) de la Loi en se fondant sur des facteurs extrinsèques, ainsi que sur l’emploi réel par ITL de sa marque nominale par opposition aux droits que lui confère l’enregistrement de celle‑ci.
b. Le juge du fond a commis une erreur de droit en donnant de l’alinéa 6(5)e) de la Loi une interprétation restrictive selon laquelle il ne s’appliquerait qu’à la ressemblance entre les marques dans les idées qu’elles suggèrent intrinsèquement, posant ainsi une limitation que la Loi ne prévoit pas.
[52] ITL soutient aussi que l’essence de la conclusion du juge du fond touchant l’article 20 se trouve dans ce passage du paragraphe 291 de ses motifs :
[TRADUCTION]
[291] (…) S’il est vrai que certains consommateurs appellent effectivement « Marlboro » le produit sans nom des demanderesses, il n’existe pas de confusion quant à la source de ce produit. Le nom « Marlboro » qu’ils emploient est la marque Marlboro américaine de PM et non la marque Marlboro canadienne d’ITL. En fait, aucun élément de preuve ne tend à établir que les consommateurs canadiens commettraient l’erreur de penser que les défenderesses constituent la source du produit sans nom des demanderesses. Or, comme l’article 20 de la Loi vise à prévenir la confusion quant à la source et non la confusion quant au nom, il n’est pas d’application dans le cas présent […]
[53] ITL fait valoir que le juge de première instance est arrivé à cette conclusion en négligeant le problème de la « confusion inverse », c’est‑à‑dire le fait pour les consommateurs de la marque la plus ancienne d’en assimiler erronément la source à celle de la marque la plus récente (paragraphe 248). Le juge ne se serait pas non plus rendu bien compte que si un nombre important de consommateurs continuent d’appeler Marlboro le paquet sans nom de PM, le caractère distinctif de la marque MARLBORO s’en trouvera mis en péril, puisque les consommateurs canadiens désigneront ainsi par le même nom deux produits différents vendus sur le marché canadien, et provenant de sources différentes et non liées.
[54] Quelques mois après la décision dont appel, la Cour suprême du Canada a eu l’occasion, dans Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc., 2011 CSC 27, [2011] 2 R.C.S. 387 [Masterpiece Inc.], d’examiner la manière dont il convient d’appliquer le critère énoncé à l’article 6 de la Loi pour établir si une marque de commerce donnée causerait vraisemblablement de la confusion avec une autre marque de commerce.
[55] Le juge Marshall Rothstein, écrivant au nom de la Cour suprême, a bien précisé que la marche à suivre dans l’examen du degré de ressemblance entre des marques n’est pas la même selon que celles‑ci sont ou non déposées.
[56] S’agissant de marques non déposées, le tribunal ne devrait prendre en considération que la manière dont elles ont été réellement employées. Mais pour ce qui concerne les marques déposées, le tribunal doit s’attacher aux termes mêmes de l’enregistrement de manière à prendre en compte toute la portée des droits qu’il confère.
[57] Selon le juge Rothstein, le problème que pose l’analyse qui prend en considération l’emploi réel par son propriétaire d’une marque de commerce déposée est que rien n’empêche ce dernier de changer le mode ou l’objet de l’emploi, tant que ce changement reste dans le champ d’application de l’enregistrement. Il tire par conséquent la conclusion suivante au paragraphe 59 :
[59] Pour cette raison, ne faire porter l’examen que sur l’emploi qu’Alavida faisait de sa marque de commerce après avoir produit sa demande d’enregistrement pour conclure qu’il était peu probable que les marques en cause créent de la confusion revenait à commettre une erreur de droit. L’examen de l’emploi réel de la marque n’est certes pas dénué de pertinence, mais il ne doit pas non plus remplacer complètement l’examen d’autres emplois qui pourraient être faits en conformité avec l’enregistrement. Par exemple, l’emploi ultérieur, dans le champ d’application d’un enregistrement, d’une marque déposée identique ou très semblable à une marque qui existe déjà montrera comment la marque déposée peut être utilisée d’une manière qui crée de la confusion avec celle-ci.
[Non souligné dans l’original.]
[58] Enfin, toujours dans Masterpiece Inc., le juge Rothstein explique que, lorsqu’on fait valoir le risque de confusion à l’égard de plusieurs marques différentes, le tribunal devrait les comparer une à une à la marque de référence plutôt que d'effectuer une analyse globale (paragraphes 43 à 48).
[59] Avant d’examiner la voie suivie par le juge de première instance dans la présente espèce, il n’est pas inutile de recenser quelques autres principes généraux qui pourraient trouver ici leur application :
• Une marque symbolise un lien entre un produit et sa source. Lorsqu’on évalue la probabilité de confusion, l’attention doit se porter sur ce lien ou cette association dans l’esprit du consommateur mythique; voir Mattel, Inc. c. 3894207 Canada Inc., 2006 CSC 22, [2006] 1 R.C.S. 772 [Mattel]). Il faut prendre en considération la totalité du contexte factuel, notamment les facteurs énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi.
Le fait qu’« il [soit] peu probable [que les consommateurs] basent leur choix sur une première impression » est dénué de pertinence. C’est une erreur que de faire abstraction de la probabilité de confusion en examinant ce que le consommateur était susceptible de faire au vu de la marque sur le marché. Voir Masterpiece Inc., paragraphes 71, 73 et 74.
Il y a confusion quant à la source (qui n’a pas à être déterminée avec précision) dans le cas où le public (le consommateur mythique) conclurait vraisemblablement que deux produits (dont l’un est de marque plus ancienne ou plus récente que l’autre) ont la même source. Sont assimilées aux sources proprement dites les sources qui leur sont liées telles qu’un donneur ou un preneur de licence.
Les mesures prises pour éviter la confusion n’entrent pas en ligne de compte dans le contexte d’une action en contrefaçon intentée sous le régime de l’article 20 de la Loi; voir David Vaver, Intellectual Property Law: Copyright, Patents, Trade‑marks, 2e éd., Toronto, Irvin Law, 2011 [Vaver], page 533; et Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp., [1998] 3 C.F. 534 (C.A.).
La preuve d’une confusion réelle ou de l’absence d’une telle confusion sur une longue période est un facteur de grand poids qui doit être pris en considération dans le cadre des circonstances de l’espèce sous le régime du paragraphe 6(5) de la Loi; voir Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd., (1987) 19 C.P.R. (3d) 3, [1988] 3 C.F. 91 (C.A.) [Mr. Submarine], paragraphe 34; et Mattel, paragraphe 55.
[60] L’établissement du point de savoir s’il existe une probabilité de confusion relève de la recherche des faits, et notre Cour a pour règle de s’en remettre à cet égard au juge de première instance, à moins que son appréciation ne se fonde sur une erreur de droit ou ne constitue une erreur de fait manifeste et dominante; voir Masterpiece Inc., paragraphe 102.
[61] Comme la Cour suprême du Canada dans Masterpiece Inc., où elle a infirmé la décision du juge du fond au motif d’erreurs de droit commises dans l’interprétation et l’application de l’analyse de la question de la confusion, j’estime que, dans la présente espèce, le juge de première instance s’est trompé dans l’interprétation du critère relatif à cette question et dans son application aux faits, aux motifs suivants :
• Il pose que le fait que les cigarettes MARLBORO d’ITL sont à base d’un mélange de Virginie, alors que celles du paquet sans nom sont à mélange américain, réduit la probabilité de confusion (paragraphe 287 des motifs).
• Selon lui, la probabilité de confusion se trouve réduite du fait qu’ITL distribue actuellement ses cigarettes de manière différente de PM (paragraphe 286 des motifs).
• Il considère comme pertinents les efforts déployés par PM pour réduire la probabilité de confusion (paragraphe 289 des motifs), retenant notamment l’accent mis par elle dans sa stratégie commerciale sur le principal trait distinctif de son produit, soit le mélange américain.
• La communication entre consommateurs et détaillants lui paraît propre à réduire le risque premier de confusion : à son avis, il faut supposer que le détaillant demandera des précisions au consommateur sur le produit qu’il veut acheter (le produit de PM est vendu en trois saveurs, alors que celui d’ITL est à saveur unique), ce qui rend improbable que ledit consommateur, par l’effet d’une confusion, achète en fait des cigarettes d’une marque différente de celle qu’il avait en vue (paragraphe 287 des motifs).
[62] On ne sait pas avec certitude si le juge de première instance, dans le cadre de l’analyse qu’il a effectuée sous le régime du paragraphe 6(5), a examiné une à une ou globalement les six marques figuratives ROOFTOP différentes qui ont été déposées. Il faut rappeler en toute justice que l’arrêt Masterpiece Inc. n’avait pas encore été rendu. En l’occurrence, le problème se trouve compliqué par le fait que le juge de première instance a accepté l’argument de PM selon lequel la présence des nombreux éléments qui ne figurent pas dans chacune des marques figuratives ROOFTOP déposées n’avait pas d’effet important sur les caractéristiques dominantes et le caractère distinctif de ces marques. Il a donc examiné globalement l’habillage du paquet sans nom en tant qu’exemple de l’emploi des marques figuratives ROOFTOP déposées (paragraphes 198 à 203 des motifs).
[63] La marque de commerce MARLBORO d’ITL est enregistrée pour emploi en liaison avec des cigarettes. Elle ne se limite pas à une saveur ou à un mélange particuliers. En outre, rien n’empêche ITL et PM de distribuer leurs produits différemment l’une de l’autre, étant donné en particulier que les représentants de commerce de PM rendent régulièrement visite aux détaillants, même si ce n’est pas aussi souvent que ceux d’ITL.
[64] Il ne fait pour moi