AFX Licensing Corporation c. HJC America, Inc

AFX Licensing Corporation c. HJC America, Inc
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2016-04-22
Référence neutre
2016 CF 435
Numéro de dossier
T-1110-12, T-491-14
Contenu de la décision
Date : 20160422
Dossiers : T-1110-12
T-491-14
Référence : 2016 CF 435
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 22 avril 2016
EN PRÉSENCE DE : monsieur le juge Diner
Dossier : T-1110-12
ENTRE :
AFX LICENSING CORPORATION
demanderesse
et
HJC AMERICA, INC
ET HJC CO, LTD (KR)
défenderesses
Dossier : T-491-14
ET ENTRE :
AFX LICENSING CORPORATION
demanderesse
et
ROYAL DISTRIBUTING INC
défenderesse
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu [1] Dans la présente action, la demanderesse allègue que les défenderesses ont contrefait son dessin industriel enregistré – « pare-visage pour casque », ID Can no 133964 (10 février 2010) [ID 964] – qui prétend protéger la visière, ou le protecteur facial, d’un casque de motoneige. Elle demande une injonction et des dommages-intérêts pour contrefaçon en vertu de la Loi sur les dessins industriels, LRC 1985, ch. I-9 [la Loi].
[2] Les défenderesses nient ces allégations. Elles allèguent, par demande reconventionnelle, l’invalidité du dessin et demandent que la Cour raye ce dernier du Registre des dessins industriels. Les défenderesses allèguent également qu’en prétendant que le dessin est valide, la demanderesse a contrevenu à l’alinéa 7d) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch. T-13.
[3] Pour les motifs exposés ci-dessous, je conclus que bien que l’ID 964 soit valide, les défenderesses ne l’ont pas contrefait. Compte tenu de la validité du dessin, les arguments des défenderesses invoqués en vertu de la l’alinéa 7d) sont théoriques.
II. Contexte factuel A. Les parties [4] La demanderesse, AFX Licensing Corporation [AFX], est une société de l’Ontario. Elle détient tous les droits de l’ID 964, qui a été enregistré le 3 septembre 2010. Par conséquent, AFX affirme qu’elle détient le droit exclusif, en vertu de la Loi, « de fabriquer, d’importer à des fins commerciales, ou de vendre, de louer ou d’offrir ou d’exposer en vue de la vente ou la location » tout produit auquel s’applique l’ID 964 jusqu’au 3 septembre 2020, date à laquelle prend fin la période de 10 ans énoncée au paragraphe 10(1) de la Loi.
[5] HJC America, Inc. [HJC America], une société de la Californie, est la division chargée de la commercialisation de HJC Co, Ltd (KR) [HJC Korea], une société de la Corée du Sud qui fabrique et distribue le protecteur facial pour casque HJ-17L, le produit qui, selon la demanderesse, contrefait l’ID 964.
[6] Royal Distributing Inc. [RDI], un détaillant de Guelph, s’approvisionne auprès de Parts Canada – un distributeur de HJC Korea au Canada – et reconnaît avoir vendu 20 pare-visage pour casque HJ-17L. À l’origine, la demanderesse a poursuivi RDI dans une instance distincte (dossier T-491-14); les deux actions ont ultérieurement été regroupées étant donné que les éléments de preuve, les témoins, les avocats, les questions et les produits en cause étaient identiques. La présente décision porte donc sur les deux actions.
B. Le dessin industriel et le pare-visage prétendument contrefacteur [7] En Amérique du Nord, les consommateurs peuvent se procurer des casques de motoneige depuis au moins les années 1960. Les casques et leurs pare-visage sont conçus principalement pour protéger les humains contre des blessures à la tête résultant la plupart du temps de collisions, de chutes et de branches d’arbre sur les sentiers de motoneige. Les pare-visage, comme celui représenté par l’ID 964, protègent les yeux et le visage des motoneigistes contre le vent et le froid, tout en leur permettant de voir où ils vont. Pour empêcher qu’il se forme une buée ou une condensation sur la partie intérieure de la visière, certains pare-visage (comme celui de la demanderesse) ont une couche d’air incorporé entre la lentille intérieure et la lentille extérieure. D’autres sont munis d’éléments chauffants électriques.
(1) Le dessin industriel, ID 964 [8] L’ID 964 a été enregistré à l’origine au nom d’AFX North America Inc. [AFX-NA] le 3 septembre 2010, puis il a été attribué à la demanderesse le 9 novembre 2011. Il contient la brève description suivante :
[traduction]
Le dessin consiste en la forme, la configuration, le motif et les éléments décoratifs du pare-visage pour casque illustré dans les esquisses.
[9] Les esquisses mentionnées dans cette description sont reproduites dans leur intégralité ci‑dessous, avec une clarification additionnelle pour décrire la perspective de chaque image :
ID 964, figure 1 – Perspective avant gauche
ID 964, figure 2 – Perspective de l’extérieur
ID 964, figure 3 – Perspective de l’intérieur
ID 964, figure 4 – Perspective du côté gauche
ID 964, figure 5 – Perspective du côté droit
ID 964, figure 6 – Perspective du dessus
ID 964, figure 7 – Perspective du dessous
[10] Ces esquisses montrent le pare-visage sous divers angles et perspectives. On peut clairement y voir la forme de la zone de visualisation, que je décrirais comme rectangulaire avec des coins arrondis, et dont la partie supérieure est courbée, avec des extrémités effilées. La hauteur de la zone de visualisation diminue le long des bras.
[11] Lors du procès de première instance, la demanderesse a insisté sur ce qu’elle appelait [traduction] « la projection moulée vers l’extérieur et la surface de contour lisse autour de la zone de visualisation » [la « projection moulée vers l’extérieur »], que l’on voit très clairement dans les figures 4 et 5 de l’ID 964 ci-dessus.
(2) Le protecteur facial HJ-17L [12] Le HJ-17L, fabriqué par HJC Korea, est un pare-visage pour casque à double lentille qui, comme l’ID 964, comporte une zone de visualisation à lentille surélevée qui, selon les dires de la demanderesse, contrefait l’ID 964. Des photographies du HJ-17L correspondant aux figures 1 à 7 de l’ID 964 sont présentées ci-dessous :
HJ-17L, figure 1 – Perspective avant gauche
HJ-17L, figure 2 – Perspective de l’extérieur
HJ-17L, figure 3 – Perspective de l’intérieur
HJ-17L, figure 4 – Perspective du côté gauche
HJ-17L, figure 5 – Perspective du côté droit
HJ-17L, figure 6 – Perspective du dessus
HJ-17L, figure 7 – Perspective du dessous
III. Questions en litige [13] Les trois questions à trancher sont les suivantes :
A. Le HJ-17L contrefait-il l’ID 964?
B. L’ID 964 est-il valide?
C. La demanderesse a-t-elle contrevenu à l’alinéa 7d) de la Loi sur les marques de commerce en représentant faussement l’ID 964 comme valide?
IV. Témoins des faits A. George Douglas Hill [14] M. Hill est le cofondateur d’AFX-NA et de la demanderesse. AFX-NA est un fabricant de casques pour sports motorisés. En 1996, M. Hill a lancé AFX-NA avec sa femme et leur associé en affaires après avoir travaillé dans l’industrie des sports motorisés depuis 1978. M. Hill a défini l’industrie des sports motorisés comme étant celle qui [traduction] « [c]omprend les motocyclettes, les motoneiges, les VTT, les scooters, les motos hors route [et] tous les aspects liés aux [véhicules] récréatifs à deux roues, à trois roues et à quatre roues » (transcription condensée des procédures, p. 9 [TCP]). Dans son témoignage, M. Hill a affirmé qu’AFX-NA avait récemment expédié son deuxième millionième casque.
[15] Pour ce qui est du produit en litige, M. Hill a clarifié que le terme « visière » possède plusieurs significations interchangeables dans l’industrie des sports motorisés, y compris la pointe d’un casque de moto hors route. Par conséquent, il a affirmé qu’il serait plus juste de désigner l’ID 964 et le HJ-17L par les noms « protecteurs » ou « pare-visage ».
[16] Dans son témoignage, M. Hill a déclaré avoir commencé à mettre au point son pare‑visage en 2009 et qu’à l’époque, il y avait seulement deux façons de fabriquer un pare‑visage pour casque adapté aux températures froides. Le premier procédé de fabrication du « cadre en plastique noir » consistait à insérer deux pièces en plastique transparent (la zone de visualisation) dans un cadre en plastique noir. Le deuxième procédé consistait à poser un autocollant transparent sur la face intérieure d’un pare-visage adapté aux températures chaudes.
[17] M. Hill a déclaré que son équipe des ventes a exercé « des pressions » sur lui pour qu’il mette au point un nouveau concept, étant donné le succès considérable de leur casque de motocyclette FX-90, pour lequel il n’existait aucune version adaptée aux températures froides. Il a ensuite décrit son « coup de génie » qui lui est venu après avoir trouvé un moyen d’intégrer son nouveau concept à ce casque « révolutionnaire » :
[traduction]
Ce que j’ai conçu, c’est une zone de visualisation moulée vers l’extérieur tout autour du périmètre de l’ouverture du pare-visage pour casque, le contour lisse de tout le périmètre, si bien que, lorsqu’on regarde le casque, le côté extérieur est éloigné du visage de la personne, il est donc moulé vers l’extérieur dans cette direction, loin du visage de la personne qui porte le casque, avec une courbe de contour lisse tout autour de la zone de visualisation visible.
(TCP, p. 19)
[18] Dans son témoignage, M. Hill a dit avoir mis en marché son concept de pare-visage au début de 2010, qu’il estimait unique en son genre. Il a reconnu plus tard, en contre-interrogatoire, de ne pas avoir fait de recherches sur les brevets, tout en reconnaissant [traduction] « qu’il est impossible de savoir tout ce qu’il y a sur le marché » (TCP, p. 32). Il a déclaré avoir pris connaissance d’autres concepts existants en raison de son exposition à ces articles dans l’exercice de ses activités commerciales et de sa participation régulière à des événements organisés par l’industrie.
[19] M. Hill a alors cherché à obtenir pour son concept la protection conférée aux brevets et aux dessins industriels. La demande de brevet visait à protéger [traduction] « un pare-visage ou une visière pour casque muni d’une deuxième lentille séparée de la première pour améliorer la caractéristique antibuée du pare-visage » (TCP, p. 35). Cependant, un protêt a été logé en vertu de l’article 10 des Règles sur les brevets, DORS/96-423, sous le prétexte qu’un pare-visage similaire était sur le marché depuis 2008. La demande de brevet a par la suite été abandonnée.
[20] Toutefois, la demande d’enregistrement du dessin industriel a été déposée le 10 février 2010, et le dessin a été enregistré sous l’ID 964 quelque sept mois plus tard.
[21] Le 7 novembre 2011, M. Hill a constitué la demanderesse en société. Deux jours plus tard, il a cédé la propriété de l’ID 964 d’AFX-NA à la demanderesse. L’intention de M. Hill était que la demanderesse distribue sous licence l’ID 964 à toutes les parties intéressées, moyennant 1 $ par article vendu. Ensuite, près de deux ans après avoir mis en marché le pare-visage d’AFX, il a vu une publicité sur le HJ-17L à l’adresse http://www.hjchelmets.com, un site Web de HJC America. Puis il en a commandé un auprès du détaillant de HJC Korea.
B. George Hong [22] M. Hong est le président de la défenderesse, HJC America. Dans son témoignage, il a affirmé que HJC America est une petite entreprise chargée de commercialiser les casques de la marque HJC et qu’elle ne fabrique pas, ne distribue pas et ne vend pas des casques. Bref, le site Web de HJC America, accessible à l’adresse http://www.hjchelmets.com, sert de source de renseignements sur des produits destinés aux consommateurs. Les détails du site Web sont affichés directement sur l’emballage du protecteur pour casque HJ-17L lorsqu’il est vendu. L’adresse du site Web figure également dans un manuel inséré dans la boîte contenant le pare‑visage.
[23] Concernant ses activités au Canada, M. Hong a déclaré que HJC America offre à l’occasion de l’aide aux clients relativement aux garanties et au remplacement des produits. Cependant, on ne peut acheter un produit HJC qu’auprès d’un détaillant; il n’est pas offert à partir du site Web de l’entreprise, qui comprend néanmoins un localisateur de détaillants. Concernant ces activités de marketing et de service à la clientèle, HJC America est rémunérée entièrement par HJC Korea.
[24] Finalement, M. Hong a affirmé dans son témoignage que le 16 novembre 2011, il a reçu du demandeur un avis de contrefaçon ainsi que l’enregistrement de l’ID 964. M. Hong a aussi reconnu que le protecteur HJ-17L a été mis en marché après le dépôt de la demande concernant l’ID 964.
C. Gregory Forrest [25] M. Forrest est un agent de brevets à l’emploi du cabinet d’avocats des défenderesses, McMillan LLP. M. Forrest est allé à l’adresse http://www.archive.org, où se trouve le site Web de Wayback Machine d’Internet Archive, pour connaître la date d’un catalogue affiché sur le site Web d’Al’s Snowmobile Parts Warehouse [Al’s], une entreprise américaine. Internet Archive est un organisme sans but lucratif qui recueille automatiquement les données provenant de sites Web individuels à des intervalles irréguliers et stocke ces données en vue d’une récupération ultérieure (affidavit de Gregory Forrest, p. 1). Lorsque les données sont en mémoire, la date à laquelle elles ont été recueillies est également mise en mémoire, comme le décrit le juge McVeigh dans Davydiuk c. Internet Archive Canada, 2014 CF 944, paragraphe 6 :
La « Wayback Machine » est une collection de sites Web accessibles par l’entremise des sites « archive.org » et « web.archive.org ». Cette collection est créée par des logiciels appelés robots d’indexation, qui parcourent la toile et conservent des copies de sites Web dans l’état où ils existaient au moment de la visite. D’après Internet Archive, les utilisateurs de la Wayback Machine peuvent visionner plus de 240 milliards de pages conservées dans ses archives et hébergées sur des serveurs situés aux États-Unis. La Wayback Machine emploie six personnes qui veillent au fonctionnement et à l’exploitation de la plate-forme dans les bureaux d’Internet Archive à San Francisco, en Californie. Aucun des ordinateurs utilisés par Internet Archive ne se trouve au Canada. Aucun des ordinateurs utilisés par Internet Archive ne se trouve au Canada.
[26] M. Forrest a déclaré dans son témoignage avoir fait des recherches pour l’adresse http://www.alssnowmobile.com, un site Web exploité par Al’s. Il a consulté la version du 10 octobre 2007 de ce site Web, puis téléchargé un fichier en langage postscript [PDF] du catalogue des produits de 2007-2008 disponible sur le site Web d’Al’s [catalogue d’Al’s] à ce moment-là. Il a affirmé dans son témoignage que les métadonnées associées au fichier PDF du catalogue d’Al’s indiquaient que sa plus récente date de modification était le 18 septembre 2007. Le catalogue était joint au titre de la pièce A de l’affidavit de M. Forrest. Toutefois, au cours de son contre-interrogatoire, M. Forrest a reconnu que Wayback Machine n’est pas une preuve définitive que le catalogue était disponible sur le site Web d’A1’s ou que l’ordinateur utilisé pour y accéder indiquait nécessairement la bonne date.
V. Le témoin expert des défenderesses : le professeur Harry Mahler [27] Le professeur Mahler détient un grade d’associé (Ontario College of Art) et une maîtrise (Université de Birmingham) en dessin industriel. Il enseigne le dessin depuis 1989 (à plein temps depuis 2004) et il a travaillé auparavant dans le secteur privé, où il concevait des casques et des visières de hockey pour Cooper Canada, Ltd (maintenant Bauer Hockey).
[28] Comme il est expliqué plus loin, même si j’ai pris acte de ses observations sur les limites fonctionnelles de la conception d’un pare-visage, le professeur Mahler a fini par reconnaître qu’il ignorait la notion de dessin au sens de la Loi. Par conséquent, je n’ai pas accordé beaucoup de poids à ses conclusions tant sur la contrefaçon que sur la validité. Quoi qu’il en soit, il est instructif de revoir son témoignage, qui était le suivant.
[29] Le professeur Mahler a d’abord donné les grandes lignes des similitudes de conception entre la visière d’un casque de hockey et celle d’un casque de motoneige :
[traduction]
La géométrie de la visière doit être modélisée de manière à assurer une visibilité claire de l’utilisateur, d’un côté à l’autre. La visière des deux casques doit protéger à la fois les yeux et le visage de la personne qui le porte de tout impact imprévu. Les deux visières sont conçues pour soutenir des impacts grâce à des éléments structuraux, notamment la modélisation surfacique, afin de renforcer la visière et d’en améliorer la résistance aux impacts. Lorsqu’une visière en plastique est utilisée dans un environnement froid, la formation d’une buée peut constituer un problème, tant pour un casque de hockey qu’un casque de motoneige. Les deux visières ont besoin de points de fixation réglables ainsi que des mécanismes de libération afin de les enlever et les nettoyer. La forme de la visière doit correspondre à celle du casque afin de permettre la fixation. La visière doit être conçue pour épouser la forme [...] du casque afin de prévenir les vibrations. Il est très important que la visière et le casque s’apparient parfaitement.
(TCP, p. 94 et 95)
[30] On a demandé au professeur Mahler, à titre d’expert en dessin industriel, d’aborder deux questions. Premièrement, en ce qui concerne la question de la validité, le professeur Mahler a examiné si l’ID 964 de la demanderesse était identique aux dessins décrits dans la défense et la demande reconventionnelle (dont il est question dans mon analyse ci-dessous) ou à un tel point semblables à eux qu’il était possible de les confondre. Deuxièmement, en ce qui concerne la question de la contrefaçon, le professeur Mahler a vérifié si l’ID 964 avait été appliqué au pare‑visage du HJ-17L (affidavit d’expert du professeur Harry Mahler, paragraphe 8 [affidavit Mahler]).
[31] Le professeur Mahler a reçu les articles suivants, qui ont tous été admis en preuve pour le procès de première instance de la présente action : une copie de l’ID 964; une copie de la « visière anti-condensation », brevet américain no 5765235 (20 novembre 1995) [le brevet Arnold]; une copie du « casque muni d’un protecteur », brevet américain no 5161261 (16 août 1991) [le brevet Kamata]; une copie du « pare-visage pour casque », brevet américain no 11/148450 (demande déposée le 9 juin 2005) [la demande de brevet Douglas]; une copie de la demande de brevet abandonnée par M. Hill [« pare-visage pour casque », brevet canadien no 2731186 (demande déposée le 8 février 2011)]; quelques pages du catalogue d’Al’s; et deux pare-visage HJ-17L (affidavit Mahler, paragraphe 9).
[32] Le professeur Mahler a également joint la pièce A de son affidavit, intitulée [traduction] « Comparaison visuelle de visières de motoneige », qui présentait plusieurs images (vue latérale) de protecteurs pour casque fixés à des casques de motoneige. Dans son témoignage, il a dit avoir trouvé ces images au terme d’une recherche effectuée sur Internet en 2014. La demanderesse a toutefois soutenu que ces images ne peuvent être prises en compte dans une analyse des antériorités, étant donné qu’aucun élément de preuve n’a été présenté à partir duquel la Cour pourrait conclure que les protecteurs reproduits existaient avant l’enregistrement de l’ID 964 datant du 3 septembre 2010. Je suis du même avis et, en conséquence, je ne prendrai pas en considération les observations du professeur Mahler concernant ces casques de motoneige.
[33] Le professeur Mahler a d’abord affirmé dans son témoignage qu’il est difficile de différencier les dessins qui illustrent principalement le fonctionnement et que, par conséquent, ces dessins ne seraient pas perçus comme étant uniques (affidavit Mahler, paragraphe 17). Il a ensuite déclaré qu’il existe plusieurs restrictions fonctionnelles à la conception d’un protecteur pour casque, notamment ce qui suit :
A. la forme du protecteur doit reproduire exactement la forme du casque de sorte que a) le protecteur doit passer par-dessus le casque lorsqu’il est en position relevée sur ses charnières et b) le protecteur doit s’adapter parfaitement au casque lorsqu’il recouvre la zone de visualisation;
B. tant la largeur que la longueur du pare-visage sont déterminées par l’emplacement des points d’articulation sur le casque et la taille de ce dernier;
C. la taille et la forme de la zone de visualisation du protecteur sont contraintes par le champ de vision de l’utilisateur ainsi que par la taille et la forme globales du casque, en particulier son ouverture pour la zone de visualisation.
[34] Par conséquent, la forme et la fonction du casque dictent au bout du compte l’apparence globale du protecteur. Le professeur Mahler a conclu ce qui suit :
[traduction]
Étant donné que toutes les visières satisfont sensiblement à la même exigence, notamment en ce qui concerne leur taille et leur forme globales, afin de s’adapter et se fixer à un casque standard, qu’elles satisfont aux exigences visuelles et physiques de l’utilisateur et que l’emplacement des points de fixation du casque est semblable, l’apparence des visières [tend] à être normalisée. Elles sont très semblables.
(TCP, p. 106)
[35] Concernant l’ID 964, le professeur Mahler a affirmé dans son témoignage que les images dans l’ID 964 avaient été [traduction] « simplifiées à leur forme la plus fondamentale » et qu’elles étaient [traduction] « génériques sans comporter de détails de conception, tout simplement des esquisses fonctionnelles très élémentaires » (TCP, p. 105). Il s’est attardé plus particulièrement sur la figure 1 qui, selon lui, ne montrait pas une saillie externe près du contour de la zone de visualisation. À ce sujet, le professeur Mahler a déclaré que la figure 1 était une esquisse [traduction] « mal faite » parce que [traduction] « [l]orsque vous faites une esquisse de ce genre, vous devez en fait dessiner en perspective, ce qui permet de différencier les différentes surfaces que vous présentez. Cette esquisse n’est pas dessinée en perspective et elle n’est pas présentée correctement » (TCP, p. 151).
[36] En contre-interrogatoire, le professeur Mahler a reconnu que même si la figure 1 de l’ID 964 ne démontrait pas un « changement en hauteur » dans la zone de visualisation (c.-à-d. une « projection moulée vers l’extérieur »), la figure 4 montrait effectivement ce changement. Le professeur Mahler a en outre reconnu que toutes les figures doivent être interprétées ensemble pour bien comprendre l’ID 964.
[37] Le professeur Mahler a aussi fait des observations précises sur la bordure de la zone de visualisation, démarquée par une ligne double dans les figures, ce qu’il a pris pour une « ligne blanche » de ruban ou de bande adhésive reliant la lentille intérieure à la lentille extérieure afin de créer un vide d’air isolé et antibuée. Au cours de son contre-interrogatoire, il a admis être parvenu à cette conclusion en supposant que l’ID 964 décrivait un pare-visage adapté pour l’hiver, et non parce que l’ID 964 contenait quoi que ce soit pour éclairer sa conclusion.
[38] Le professeur Mahler a ensuite pris en considération les divers dessins qui lui ont été fournis, les décrivant tous comme étant « très semblables », sauf pour la taille de la zone de visualisation des casques et le point de connexion au casque dans chacun. Il a donc conclu que [traduction] « [l’ID 964] ne satisfait pas aux critères [...] d’être original parce qu’il ne se différencie pas lui-même [...] sensiblement des antériorités » (affidavit Mahler, paragraphe 21).
[39] En comparant les pare-visage ID 964 et HJ-17L pendant le témoignage oral, le professeur Mahler a physiquement attiré l’attention sur plusieurs différences entre les pare‑visage, notamment :
[traduction]
[S]i nous comparons [l’ID 964] au [protecteur HJ-17L], nous avons la languette que [l’ID 964] n’a pas. Nous avons une surface texturée que [l’ID 964] n’a pas. Nous avons une section plus longue qui va plus loin à l’arrière sur le [HJ-17L]. Nous avons des détails ici qui sont en fait très intéressants, ils sont également texturés. Nous avons une vue en détail de l’ouverture réelle [du HJ-17L]. Rien de cela ne se trouve dans l’esquisse de [l’ID 964].
Il est donc vraiment difficile de laisser entendre qu’ils sont identiques parce que [l’ID 964] n’offre aucun renseignement à ce sujet.
(TCP, p. 111)
[40] Le professeur Mahler a conclu que les protecteurs HJ-17L contrefont l’ID 964 de la demanderesse, mais « il en est de même pour les antériorités » (TCP, p. 117). Autrement dit, et comme il l’a affirmé en contre-interrogatoire, le professeur Mahler est d’avis que [traduction] « [t]out ce qu’il y a sur le marché en termes de visière contrefait l’enregistrement de ce dessin, ce dernier étant tellement vague qu’il englobe essentiellement tout » (TCP, p. 134). Le professeur Mahler est revenu à plusieurs reprises sur cette évaluation, déclarant, par exemple, que les figures de l’ID 964 [traduction] « étaient mal faites » et que si un de ses étudiants les avait présentées, il [traduction] « aurait échoué » (TCP, p. 148 à 152).
[41] Même si le professeur Mahler a conclu que l’ID 964 « ne satisfait pas aux critères d’être original parce qu’il ne se différencie pas lui-même sensiblement des antériorités » (affidavit Mahler, par. 21), il est devenu clair qu’il ne saisissait pas complètement certains éléments clés du terme « dessin » au sens de la Loi. Le professeur Mahler a reconnu qu’il ne connaissait ni la loi ni la procédure d’examen concernant la protection conférée au dessin industriel. Il a aussi déclaré en contre-interrogatoire qu’il n’était pas d’accord avec la définition de « dessin » utilisée dans la Loi et qu’il a appliqué une définition différente au moment de mener son analyse :
[traduction]
Q : Professeur Mahler, serait-il juste de dire que, par conséquent, vos mots ou votre utilisation du mot « dessin » dans votre affidavit ne reflètent pas la définition du mot « dessin » dans la Loi?
R : Non, la Loi est plus étroite et plus exclusive. Et lorsque je parle de dessin, je parle de dessin dans [le] sens plus large.
(TCP, p. 144)
[42] Ce « dessin dans [le] sens large » sur lequel il s’est appuyé comprenait, par exemple, un élément de fonctionnalité :
Q : Donc, un bon dessin, intrinsèquement, intègre un élément de fonctionnalité?
R : Oui. Mais ce n’est pas tout – le dessin va bien au-delà de la fonction du produit.
[…]
Q : Existe-t-il une démarcation nette, professeur, entre le dessin et la fonction? Ou y a-t-il un point auquel où ils se mélangent?
R : Ils font tous partie de la même chose. Mais cela va bien au-delà de la fonction. En gros, la fonction n’est qu’un seul aspect.
(TCP, p. 124)
[43] Comme il en sera question de façon plus détaillée ci-dessous, la protection conférée par la Loi ne couvre pas un seul élément fonctionnel ou utilitaire du dessin en cause. Dans l’arrêt Zero Spill Systems (Int’l) Inc c. Heide, 2015 CAF 115, paragraphe 24 [Zero Spill], la Cour d’appel fédérale a déclaré que « [s]i les caractéristiques peuvent être à la fois utiles et attrayantes visuellement », il reste qu’une compréhension claire de la distinction juridique entre utilité/fonction et dessin est une précondition essentielle pour trancher de façon significative la question de la contrefaçon et de l’originalité. Il suffit de dire que les critiques du professeur Mahler à l’endroit de l’ID 964, notamment en ce qui concerne l’imprécision et le nombre insuffisant de détails visuels, étaient ancrées dans son expertise de dessinateur industriel et de professeur dans ce domaine d’études, et non dans son expertise de la protection conférée au dessin industriel au Canada ou de ce qui constitue une contrefaçon d’un dessin enregistré au pays.
[44] De plus, au cours de son contre-interrogatoire, le professeur Mahler a reconnu qu’on ne lui avait pas remis un échantillon matériel des antériorités qu’on lui demandait d’examiner. Il a affirmé que cela n’a modifié en rien sa capacité, en tant qu’expert en dessin, d’évaluer le degré de similarité entre l’ID 964 et les antériorités. Il est pourtant clair, d’après la confusion entourant la « bordure de bande adhésive blanche » qu’il supposait présente dans l’ID 964, qu’il y a des limites à ce que l’on peut déterminer à partir de représentations visuelles seulement, y compris les images du catalogue d’Al’s.
[45] Compte tenu de tout ce qui précède, je conclus que les éléments de preuve du professeur Mahler concernant les limites fonctionnelles sur un dessin de pare-visage pour casque sont utiles. Cependant, je n’accorde pas beaucoup de poids à ses conclusions, à savoir si le dessin de l’ID 964 est original, valide ou s’il est contrefait par le protège-visage HJ-17L.
VI. Dispositions légales pertinentes [46] Selon l’article 2 de la Loi :
[D]essin Caractéristiques ou combinaison de caractéristiques visuelles d’un objet fini, en ce qui touche la configuration, le motif ou les éléments décoratifs.
[D]esign or industrial design means features of shape, configuration, pattern or ornament and any combination of those features that, in a finished article, appeal to and are judged solely by the eye;
[47] L’article 5.1 de la Loi énonce certaines limites essentielles à la protection conférée au dessin industriel.
5.1 Les caractéristiques résultant uniquement de la fonction utilitaire d’un objet utilitaire ni les méthodes ou principes de réalisation d’un objet ne peuvent bénéficier de la protection prévue par la présente loi.
5.1 No protection afforded by this Act shall extend to
(a) features applied to a useful article that are dictated solely by a utilitarian function of the article; or
(b) any method or principle of manufacture or construction.
[48] L’article 6 énonce aussi des conditions liées à l’enregistrement d’un dessin.
6 (1) Si le ministre trouve que le dessin n’est pas identique à un autre dessin déjà enregistré ou qu’il n’y ressemble pas au point qu’il puisse y avoir confusion, il l’enregistre et remet au propriétaire une esquisse ou une photographie ainsi qu’une description en même temps que le certificat prescrit par la présente partie.
[…]
(3) Le ministre refuse d’enregistrer le dessin si la demande d’enregistrement a été déposée au Canada :
a) plus d’un an après sa publication au Canada ou ailleurs dans le monde, dans le cas d’une demande déposée au Canada à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe;
b) plus d’un an après sa publication au Canada, dans les autres cas.
6. (1) The Minister shall register the design if the Minister finds that it is not identical with or does not so closely resemble any other design already registered as to be confounded therewith, and shall return to the proprietor thereof the drawing or photograph and description with the certificate required by this Part.
[…]
(3) The Minister shall refuse to register the design if the application for registration is filed in Canada
(a) more than one year after the publication of the design in Canada or elsewhere, in the case of an application filed in Canada on or after the day on which this subsection comes into force; or
(b) more than one year after the publication of the design in Canada, in the case of an application filed in Canada before the day on which this subsection comes into force.
[49] Le paragraphe 7(3) de la Loi indique qu’un certificat d’enregistrement, que la demanderesse possède à l’endroit de l’ID 964, crée une présomption de validité :
7 (3) En l’absence de preuve contraire, le certificat est une attestation suffisante du dessin, de son originalité, du nom du propriétaire, du fait que la personne dite propriétaire est propriétaire, de la date et de l’expiration de l’enregistrement, et de l’observation de la présente loi.
7. (3) The certificate, in the absence of proof to the contrary, is sufficient evidence of the design, of the originality of the design, of the name of the proprietor, of the person named as proprietor being proprietor, of the commencement and term of registration, and of compliance with this Act.
[50] Finalement, l’article 11 de la Loi décrit le droit exclusif conféré au propriétaire d’un dessin enregistré :
11 (1) Pendant l’existence du droit exclusif, il est interdit, sans l’autorisation du propriétaire du dessin :
a) de fabriquer, d’importer à des fins commerciales, ou de vendre, de louer ou d’offrir ou d’exposer en vue de la vente ou la location un objet pour lequel un dessin a été enregistré et auquel est appliqué le dessin ou un dessin ne différant pas de façon importante de celui-ci;
b) d’effectuer l’une quelconque des opérations visées à l’alinéa a) dans la mesure où elle constituerait une violation si elle portait sur l’objet résultant de l’assemblage d’un prêt-à-monter.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), il peut être tenu compte, pour déterminer si les différences sont importantes, de la mesure dans laquelle le dessin enregistré est différent de dessins publiés auparavant.
11. (1) During the existence of an exclusive right, no person shall, without the licence of the proprietor of the design,
(a) make, import for the purpose of trade or business, or sell, rent, or offer or expose for sale or rent, any article in respect of which the design is registered and to which the design or a design not differing substantially therefrom has been applied; or
(b) do, in relation to a kit, anything specified in paragraph (a) that would constitute an infringement if done in relation to an article assembled from the kit.
(2) For the purposes of subsection (1), in considering whether differences are substantial, the extent to which the registered design differs from any previously published design may be taken into account.
VII. Analyse A. Contrefaçon (1) Le statut de HJC America [51] Une question préliminaire à aborder au moment d’examiner la contrefaçon est de savoir si HJC America prenait effectivement part à des activités qui relèveraient de l’alinéa 11(1)a) de la Loi.
[52] HJC America soutient que, puisqu’elle est une division de mise en marché, elle ne s’occupe pas de fabriquer, d’importer, de vendre, de louer ou encore d’offrir ou d’exposer en vue de la vente ou de la location le pare-visage HJ-17L.
[53] En revanche, la demanderesse soutient que HJC America expose, à tout le moins, les pare-visage HJ-17L en vue de la vente en les affichant sur son site Web et en indiquant aux clients intéressés les détaillants auprès desquels ils peuvent, s’ils le souhaitent, se les procurer. La demanderesse affirme en outre que même si HJC America ne fabrique ou ne vend pas le HJ‑17L, comme l’a fait savoir clairement M. Hong dans son témoignage, HJC America joue un rôle important dans le processus en vertu duquel HJC Korea vend ses produits au Canada. HJC America, par exemple, est exploitée à perte et existe uniquement pour mettre en marché les produits que HJC Korea met au point.
[54] Bien que cette question soit intéressante et que la jurisprudence pour ce qui est d’« exposer en vue de la vente » soit rare, comme il sera indiqué ci-dessous, je ne conclus pas que les pare-visage HJ-17L contrefont l’ID 964. Il n’est donc pas nécessaire d’établir si HJC America prenait part à l’une des activités énumérées à l’alinéa 11(1)a) de la Loi.
(2) Le critère de contrefaçon [55] Pour établir s’il y a contrefaçon ou non, les quatre mesures suivantes doivent être exécutées : (i) un examen des antériorités; (ii) une évaluation de la fonction utilitaire et de toute méthode ou tout principe de fabrication ou de construction; (iii) une analyse de la portée de la protection décrite dans le libellé et les figures du dessin enregistré lui-même et (iv) compte tenu de tout ce qui précède, une analyse comparative du dessin enregistré et du produit prétendument contrefacteur.
(a) Les antériorités [56] L’analyse de la question de la contrefaçon commence par un examen des antériorités (Bodum USA, Inc c. Trudeau Corporation (1889) Inc., 2012 CF 1128, paragraphe 52 [Bodum]). Car, en vertu de l’alinéa 11(1)a) de la Loi, le propriétaire du dessin industriel conserve les droits exclusifs sur le dessin et un dessin ne différant pas de façon importante de celui-ci. Le paragraphe 11(2) de la Loi prescrit qu’« il peut être tenu compte, pour déterminer si les différences sont importantes, de la mesure dans laquelle le dessin enregistré est différent de dessins publiés auparavant ». Autrement dit, il faut tenir compte des antériorités dans l’évaluation de la portée de « différence importante ».
(b) Fonction utilitaire et méthodes et principes de réalisation [57] Un deuxième aspect à prendre en compte dans l’établissement des paramètres de l’analyse de la contrefaçon est que, comme il est décrit à l’article 5.1 de la Loi, un dessin industriel enregistré ne peut pas protéger les a) « caractéristiques résultant uniquement de la fonction utilitaire d’un objet utilitaire » ni b) « méthodes ou principes de réalisation ». À ce titre, « les similitudes qui découlent de la fonction utilitaire ne sont pas prises en compte par la Cour dans son analyse de la contrefaçon » (Bodum, paragraphe 46), même si, comme l’a clarifié la Cour d’appel fédérale dans Zero Spill, paragraphe 23 à 27, « les caractéristiques fonctionnelles d’un dessin industriel peuvent être protégées par la Loi... seules les caractéristiques du dessin industriel dont la forme résulte uniquement de la fonction sont exclues de la protection ». Dans le même ordre d’idées, les caractéristiques du dessin qui découlent uniquement de méthodes et principes de réalisation sont exclues de la protection conférée au dessin.
(c) Portée de la protection [58] Troisièmement, il faut se demander si le dessin enregistré couvre uniquement une partie ou une caractéristique mineure, plutôt que l’ensemble de l’objet protégé. Si un titulaire de l’enregistrement essaie de protéger une seule caractéristique, l’enregistrement doit clairement limiter sa portée à cette caractéristique particulière, soit dans sa description écrite, soit dans une indication claire dans une ou plusieurs illustrations connexes.
[59] Lors du procès de première instance, la demanderesse a attiré l’attention de la Cour à plusieurs reprises sur une caractéristique – la « projection moulée vers l’extérieur » – indiquant dans ses observations qu’il s’agit de la principale caractéristique que protège l’ID 964. Cependant, afin de décider si c’est effectivement le cas, il faut mener une évaluation du contenu de l’ID 964 lui-même, c’est-à-dire tant le texte que les images qui composent le dessin enregistré.
(d) Analyse comparative (contrefaçon) [60] Après avoir évalué les antériorités pour établir la portée d’une différence importante, après avoir cerné les caractéristiques purement utilitaires et les avoir exclues, et après avoir évalué la portée de la protection offerte par le dessin lui-même, une analyse comparative doit être réalisée entre le dessin et l’article contesté : si ce dernier ne diffère pas de manière importante, alors il y a contrefaçon. Dans cette analyse comparative, il faut analyser le produit du point de vue du « consommateur informé » (Bodum, paragraphe 80). Un consommateur informé a été décrit comme étant une personne « qui connaît le domaine du marché » (Rothbury International Inc c. Canada (Ministre de l’Industrie), 2004 CF 578, paragraphe 38 [Rothbury].
(3) Quel est l’état des antériorités? [61] Lorsqu’un dessin industriel est enregistré, les dessins qui existaient auparavant jouent un rôle important dans la détermination de la portée de la protection que le dessin industriel confère à son propriétaire. Les défenderesses ont présenté plusieurs exemples de ce qu’elles ont allégué être les antériorités, et elles les ont également mis à la disposition du professeur Mahler. Comme il est expliqué plus haut, la « comparaison visuelle de visières de motoneige » du professeur Mahler ne sera pas prise en considération dans la présente analyse étant donné qu’il est impossible d’établir avec précision si les dessins qu’elle renferme sont antérieurs à l’enregistrement de l’ID 964. Le reste des antériorités est anal