H-D U.S.A., LLC c. Berrada

H-D U.S.A., LLC c. Berrada
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2014-03-04
Référence neutre
2014 CF 207
Numéro de dossier
T-605-07
Contenu de la décision
Date : 20140304
Dossier :
T-605-07
Référence : 2014 CF 207
Ottawa (Ontario), le 4 mars 2014
En présence de monsieur le juge Scott
ENTRE :
H-D U.S.A., LLC ET HARLEY-DAVIDSON MOTOR COMPANY, INC.
demanderesses/
(défenderesses reconventionnelles)
et
JAMAL BERRADA, 3222381 CANADA INC. ET EL BARAKA INC.
défendeurs/
(demandeurs reconventionnels)
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
I. INTRODUCTION
[1] Dans ce dossier, les demanderesses requièrent que la Cour se prononce sur leur droit de vendre et d’annoncer la marque de commerce « SCREAMIN’ EAGLE ».
[2] Les défendeurs ont déposé une demande reconventionnelle dans laquelle ils soutiennent que les demanderesses vendent et annoncent des vêtements et des accessoires portant la marque SCREAMING EAGLE ou des marques similaires à celle‑ci, au point de créer de la confusion, afin de diminuer, de détruire ou d’acquérir l’achalandage des défendeurs, qui emploient les marques de commerce SCREAMING EAGLE et SCREAMIN’ EAGLE depuis plus de 20 ans.
[3] Les défendeurs allèguent que les demanderesses, H-D U.S.A [HDUSA] et Harley‑Davidson Motor Company Inc [HDMCI], toutes deux appelées HARLEY‑DAVIDSON [HD], violent les alinéas 7b) et 7e) ainsi que les articles 19, 20 et 22 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 [la Loi].
[4] Au cours de la plaidoirie des demanderesses, les défendeurs ont admis que leur demande fondée sur l’alinéa 7e) ne pouvait être accueillie, étant donné que cet alinéa a été invalidé par la Cour suprême du Canada (voir l’arrêt Kirkbi AG c Gestions Ritvik Inc, 2005 CSC 65, au paragraphe 34 [Kirkbi], et les observations finales, transcription, volume 8, page 70, lignes 20 à 28).
[5] Le 28 mars 2013, la demanderesse HDUSA a déposé une déclaration modifiée pour la troisième fois dans laquelle elle affirme que HDUSA (antérieurement appelée HD Michigan, LLC [HDML]) est maintenant propriétaire des marques de commerce énumérées et est une société affiliée de HDMCI, anciennement appelée HDMC. L’intitulé est donc modifié en conséquence.
II. LES FAITS
A. Les parties
Les demanderesses
[6] HDUSA est une société affiliée de HDMCI et est propriétaire des marques de commerce de HARLEY-DAVIDSON. HDUSA a octroyé des licences à HDMCI pour l’usage de ses marques de commerce.
[7] Les activités de HD consistent en la distribution et en la vente de motocyclettes, de pièces et d’accessoires de motocyclettes, ainsi que de vêtements et d’autres marchandises.
[8] HD fabrique et vend des motocyclettes depuis 110 ans. Au Canada, HD vend des motocyclettes depuis 1917 (voir l’exposé conjoint des faits et des admissions [l’ECFA], au paragraphe 3, et le témoignage de Mme Bischmann, transcription, volume 1, page 96).
[9] HD est propriétaire de plusieurs marques de commerce canadiennes en liaison avec HARLEY‑DAVIDSON : les dessins de la BARRE ET ÉCUSSON de l’AIGLE et de la BARRE ORANGE. Elle est aussi propriétaire de la marque de commerce SCREAMIN’ EAGLE, qui a été enregistrée le 10 mai 1999 en liaison avec des motocyclettes et des pièces de motocyclettes.
Les défendeurs
[10] M. Jamal Berrada est président et unique administrateur de 3222381 Canada Inc. et d’El Baraka Inc., sociétés dont les activités consistent en la vente de vêtements et accessoires. Les défendeurs sont propriétaires d’une marque de commerce déposée SCREAMING EAGLE pour leurs magasins.
B. Les activités commerciales
Les demanderesses
[11] HD et ses prédécesseurs fabriquent et vendent des motocyclettes HARLEY‑DAVIDSON depuis plus de 100 ans. En 1983, HD a adopté et lancé la marque de commerce SCREAMIN’ EAGLE, employée seule ou en liaison avec [traduction] « pièces de performance », soit la marque de sa gamme de pièces et d’accessoires de haute performance pour motocyclettes (voir les paragraphes 17 à 20 de l’ECFA). Cette marque de commerce devait rappeler et évoquer la thématique de l’aigle de la marque de commerce de l’AIGLE/BARRE ET ÉCUSSON.
[12] HD est propriétaire des marques de commerce suivantes :
HARLEY DAVIDSON
No d’enregistrement
Marque de commerce
Date d’enregistrement
LMCDF028944
HARLEY-DAVIDSON
4 août 1921
LMC356,958
HARLEY-DAVIDSON
9 juin 1989
LMC385,695
HARLEY-DAVIDSON
14 juin 1991
LMC455,683
HARLEY-DAVIDSON
22 mars 1996
LMC455,731
HARLEY-DAVIDSON
22 mars 1996
LMC524,013
HARLEY-DAVIDSON
29 février 2000
LMC574,523
HARLEY-DAVIDSON
28 janvier 2003
LMC649,923
HARLEY-DAVIDSON
6 octobre 2005
HARLEY
No d’enregistrement
Marque de commerce
Date d’enregistrement
LMC294,796
HARLEY
7 septembre 1984
Dessin de l’AIGLE
No d’enregistrement
Marque de commerce
Date d’enregistrement
LMC286,289
30 décembre 1983
LMC364,501
19 janvier 1990
Dessins de la BARRE ET ÉCUSSON
No d’enregistrement
Marque de commerce
Date d’enregistrement
LMC286,290
30 décembre 1983
LMC364,502
19 janvier 1990
Autres dessins de l’AIGLE
No d’enregistrement
Marque de commerce
Date d’enregistrement
LMC524,796
14 mars 2000
LMC546,347
7 juin 2001
Autres dessins de la BARRE ET ÉCUSSON
No d’enregistrement
Marque de commerce
Date d’enregistrement
LMC358,497
14 juin 1989
LMC528,480
29 mai 2000
Dessin de la BANDE ORANGE
No d’enregistrement
Marque de commerce
Date d’enregistrement
LMC621,814
5 octobre 2004
[13] HD est aussi propriétaire de la marque de commerce déposée canadienne no LMC511,652 SCREAMIN’ EAGLE, qui a été enregistrée le 10 mai 1999 pour des pièces et accessoires de motocyclettes (voir le paragraphe 21 de l’ECFA et le paragraphe 19 de la déclaration datée du 31 mai 2013).
[14] En ce qui concerne l’usage de SCREAMIN’ EAGLE sur des vêtements et des articles connexes, ces articles apparaissent dans des catalogues publiés et distribués par HD en 1985, 1987, 1988 et 1995. Toutefois, les défendeurs n’admettent pas que ces catalogues ont été distribués au Canada (voir le paragraphe 27 de l’ECFA).
[15] Aux États-Unis et dans d’autres pays, HD est le propriétaire inscrit de la marque de commerce SCREAMIN’ EAGLE, pour des vêtements (voir le paragraphe 28 de l’ECFA), mais elle ne détient pas le même enregistrement au Canada pour des vêtements et accessoires.
[16] Entre 1983 et 1994, les ventes brutes à l’échelle mondiale de marchandises SCREAMIN’ EAGLE de HD ont excédé 20 millions de dollars. En 1997, les ventes brutes à l’échelle mondiale de marchandises SCREAMIN’ EAGLE de HD ont excédé 60 millions de dollars (voir le paragraphe 29 de l’ECFA).
[17] Au Canada, de 2000 à 2007, les ventes de pièces de motocyclettes SCREAMIN’ EAGLE et de marchandises connexes ont dépassé les 17 millions de dollars (voir le paragraphe 30 de l’ECFA).
[18] Au moins depuis l’an 2000, les vêtements SCREAMIN’ EAGLE de HD sont vendus partout aux États‑Unis, et sa marque de commerce est affichée lors de commandites de courses d’accélération de motocyclettes tenues au Canada (voir les paragraphes 32 et 33 de l’ECFA).
[19] Depuis plusieurs années, les Canadiens qui possèdent une motocyclette HARLEY‑DAVIDSON connaissent les vêtements SCREAMIN’ EAGLE de HD et en achètent.
[20] Depuis plusieurs années, les vêtements SCREAMIN’ EAGLE de HD sont revendus à des Canadiens et au Canada par des personnes les ayant achetés aux États-Unis.
[21] Les vêtements SCREAMIN’ EAGLE de HD sont revendus à des Canadiens sur divers sites internet, notamment Kijiji et eBay. Il en est ainsi depuis au moins le début de ce recours.
[22] Lors de courses d’accélération de motocyclettes tenues au Canada et aux États-Unis, certains coureurs et participants portent des vêtements SCREAMIN’ EAGLE de HD.
[23] Selon l’ECFA des parties, depuis au moins 2000, les licenciés de HD vendent des tee‑shirts et des casquettes de baseball SCREAMIN’ EAGLE aux concessionnaires de HD au Canada (voir le paragraphe 39 de l’ECFA). Cependant, HD a cessé de vendre des vêtements SCREAMIN’ EAGLE au Canada en 2001 ou vers cette date (voir le témoignage de M. Green, transcription, volume 3, page 49, lignes 15 à 17).
[24] Depuis au moins 1992, le distributeur canadien exclusif de HD, Fred Deeley Imports Limited [Deeley], sait que les défendeurs emploient SCREAMING EAGLE (voir le paragraphe 88 de l’ECFA).
[25] Les parties ont conclu un règlement à l’amiable portant sur l’usage par les défendeurs du dessin‑marque de la BANDE ORANGE, qui contrevient à la marque de commerce déposée no LMC621,814 de HD (voir le paragraphe 130 de l’ECFA).
Les défendeurs
[26] Les défendeurs ont été propriétaires des marques de commerce déposées suivantes :
SCREAMING EAGLE (pour les vêtements et accessoires)
No d’enregistrement
Marque de commerce
Date de demande et date de radiation
LMC401,214
SCREAMING EAGLE
7 août 1992 et
20 mars 2008
(premier usage déclaré en date de 1989)
SCREAMIN’ EAGLE (pour les vêtements et accessoires)
No d’enregistrement
Marque de commerce
Date de demande et date de radiation
LMC433,020
SCREAMIN’ EAGLE
9 septembre 1994 et
22 avril 2010
(premier usage déclaré en date de 1989)
SCREAMING EAGLE (pour l’exploitation de magasins de vente au détail)
No d’enregistrement
Marque de commerce
Date d’enregistrement
LMC519,633
SCREAMING EAGLE
Novembre 1999
(premier usage déclaré en date de 1992)
[27] En novembre 1999, les défendeurs ont enregistré la marque de commerce no 519,633 SCREAMING EAGLE pour [traduction] « l’exploitation de magasins de vente au détail de vêtements, de ceintures, […] » sur la base d’un usage depuis au moins 1992. Aucune marchandise n’est enregistrée sous cette marque de commerce (voir le paragraphe 50 de l’ECFA). Les défendeurs continuent d’utiliser cette marque de commerce pour l’exploitation de magasins de vente au détail qui offrent un large éventail de marchandises, notamment des vêtements et leurs accessoires.
[28] Les défendeurs ont demandé (le 7 août 1992) et obtenu la marque de commerce SCREAMING EAGLE (no LMC401,214) sur la base d’un usage au Canada depuis au moins janvier 1989 pour des vêtements et accessoires, tels que ces éléments ont été définis dans l’enregistrement qui est radié depuis le 20 mars 2008 (voir le paragraphe 53 de l’ECFA). Dans l’ECFA, il est admis que les défendeurs vendent des vêtements SCREAMING EAGLE au Canada depuis 1988 (voir le paragraphe 62).
[29] Les défendeurs ont aussi demandé (le 9 septembre 1994) et obtenu l’enregistrement de la marque de commerce SCREAMIN’ EAGLE (no LMC433,020) pour des vêtements et accessoires, tels que ces éléments ont été définis dans l’enregistrement qui est radié depuis le 22 avril 2010 (voir le paragraphe 55 de l’ECFA). À l’heure actuelle, les défendeurs ne détiennent aucun enregistrement valide de l’une ou l’autre de ces marques pour des vêtements. Ces enregistrements sont expirés et ne sont plus en vigueur (voir les paragraphes 53 à 56 de l’ECFA).
[30] En dépit de la radiation, les défendeurs ont continué d’utiliser la marque de commerce SCREAMING EAGLE au Canada pour des vêtements et accessoires (voir le paragraphe 57 de l’ECFA).
[31] En 1995, les défendeurs ont essayé d’enregistrer SCREAMING EAGLE pour des motocyclettes et des motocyclettes-jouets au Canada, mais la demande a par la suite été abandonnée (voir la pièce P-371, dossier conjoint [DC], et le paragraphe 93 de l’ECFA). Ils ont fait valoir à l’époque qu’il n’y avait pas de probabilité de confusion.
[32] Aux alentours de 1988 ou 1989, les défendeurs ont discuté avec M. Doug Decent, directeur national du marketing chez Deeley, de leur intérêt à devenir un licencié autorisé de HARLEY-DAVIDSON, mais leur demande a été rejetée.
[33] Les défendeurs ont ouvert leur premier magasin sous le nom SCREAMING EAGLE à Montréal, en novembre 1992 (voir les paragraphes 67 à 69 de l’ECFA). Ils ont aussi exploité des magasins à Québec, Toronto, Trois-Rivières et St-Hubert pendant de courtes périodes. Ces magasins ont été fermés pour manque de personnel qualifié ou à cause de personnel malhonnête. À l’heure actuelle, les défendeurs exploitent deux magasins de vente au détail SCREAMING EAGLE, un à Montréal et l’autre à Laval.
[34] Avant l’ouverture de leur magasin SCREAMING EAGLE à Montréal en 1992, les défendeurs exerçaient leurs activités sous le nom El Baraka et vendaient des vêtements sous les marques de commerce SCREAMING EAGLE et/ou SCREAMIN’ EAGLE (voir le paragraphe 74 de l’ECFA).
[35] Monsieur Jamal Berrada connaît l’existence de HARLEY-DAVIDSON et de la marque de commerce HARLEY-DAVIDSON depuis au moins le début des années 1980 (voir le paragraphe 85 de l’ECFA).
[36] Après avoir ouvert leur magasin à Montréal en 1992 et avoir été informés de l’existence de la marque de commerce SCREAMIN’ EAGLE de HD pour les pièces de motocyclettes, les défendeurs ont acheté des vêtements décrits comme des [traduction] « tee-shirts SCREAM EAGLE de HD », et ont continué de vendre des marchandises de marque HARLEY‑DAVIDSON achetées auprès de licenciés de HD, soit : Hush Puppy et Wolverine (bottes HARLEY-DAVIDSON), Irwin Toys et Irwin Specialties, ainsi que différents articles et marchandises provenant de Raintree Buckles et de Jewellery Inc (voir le paragraphe 78 de l’ECFA).
[37] Les vêtements et accessoires SCREAMING EAGLE produits par les défendeurs peuvent être portés en tant que vêtements de mode, ainsi que pour la pratique d’activités sportives et de plein air, et leur usage ne se limite pas à un segment particulier du public canadien (voir le paragraphe 72 de l’ECFA).
[38] Les défendeurs ont affiché la marque de commerce déposée HARLEY-DAVIDSON sur certains de leurs sacs au cours de la relation de collaboration publicitaire qu’ils entretenaient avec des fournisseurs licenciés de bottes HD (voir le paragraphe 78 de l’ECFA).
[39] Depuis 2000 ou 2002, les défendeurs vendent leurs vêtements et accessoires SCREAMING EAGLE partout au Canada (sauf en Colombie‑Britannique) lors de [traduction] « tournées de présentation », ce qu’ils font encore aujourd’hui (voir le paragraphe 96 de l’ECFA).
III. LES QUESTIONS EN LITIGE
[40] Les parties ont énoncé les points litigieux sur lesquels la Cour doit se prononcer :
1. Les droits, la réputation et l’achalandage des demanderesses rattachés à la marque de commerce SCREAMIN’ EAGLE;
2. Les droits, la réputation et l’achalandage des défendeurs rattachés aux marques de commerce SCREAMING EAGLE et SCREAMIN’ EAGLE;
3. Les droits, la réputation et l’achalandage des demanderesses rattachés aux marques de commerce de HARLEY‑DAVIDSON telles qu’elles sont définies dans la déclaration;
4. L’usage par des tiers de SCREAMING EAGLE/SCREAMING EAGLES;
5. Le droit des demanderesses d’utiliser la marque de commerce SCREAMIN’ EAGLE au Canada avec leur marque de commerce déposée HARLEY‑DAVIDSON;
6. La mauvaise foi des demanderesses; et
7. La mauvaise foi et la conduite inéquitable des défendeurs.
IV. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES
[41] Les dispositions applicables de la Loi sur les marques de commerce, précitée, sont reproduites en annexe aux présents motifs.
V. LES OBSERVATIONS DES PARTIES
A. Les demanderesses
[42] HD recherche plusieurs déclarations relatives à son droit de vendre et d’annoncer la marque de commerce SCREAMIN’ EAGLE :
- Une déclaration prononçant son droit de distribuer, annoncer, offrir en vente et vendre des articles connexes, y compris des vêtements, se rapportant à sa marque de commerce SCREAMIN’ EAGLE, avec sa marque de commerce déposée HARLEY‑DAVIDSON;
- Une déclaration selon laquelle la vente au Canada de ses vêtements et articles connexes SCREAMIN’ EAGLE ne violera pas les droits légitimes des défendeurs;
- Une déclaration voulant que la mauvaise foi dont les défendeurs ont fait preuve dans leurs activités et leur conduite inéquitable les prive de quelque réparation en equity pour empêcher la vente et la distribution au Canada des vêtements et articles connexes SCREAMIN’ EAGLE des demanderesses.
[43] HD allègue que sa marque de commerce déposée SCREAMIN’ EAGLE a acquis une solide et précieuse réputation pour les pièces de motocyclettes et marchandises connexes. Le public sait fort bien que cette marque est associée aux pièces de motocyclettes et accessoires provenant de HD et de nulle autre source (voir le paragraphe 21 de la déclaration de HD). HD souligne aussi qu’elle a fait enregistrer la marque de commerce SCREAMIN’ EAGLE pour des vêtements dans plusieurs autres pays.
[44] HD soutient également qu’afin de tirer profit de la réputation et de l’achalandage établis à l’égard de sa marque de commerce SCREAMIN’ EAGLE au Canada, elle a étendu l’usage de sa marque à d’autres marchandises au Canada depuis au moins 1988. Ces autres marchandises sont notamment des casquettes de baseball, des tee-shirts, briquets et autres marchandises. HD fait aussi valoir qu’elle a étendu l’usage de sa marque de commerce SCREAMIN’ EAGLE à des vêtements aux États-Unis, et ce, depuis 1985 (voir le paragraphe 23 de la déclaration de HD).
[45] Selon HD, les Canadiens achètent ses vêtements SCREAMIN’ EAGLE depuis plusieurs années, et il est reconnu que ces articles proviennent de HD et de nulle autre source.
[46] HD allègue que les défendeurs ne sont pas propriétaires d’une marque de commerce déposée canadienne valide pour les vêtements SCREAMING EAGLE ou SCREAMIN’ EAGLE. Ils l’ont déjà été, mais les marques de commerce ont été abandonnées ou ne sont plus en vigueur et sans effet (voir le paragraphe 33 de la déclaration de HD).
[47] Selon HD, les vêtements des défendeurs coexistent avec ceux de tiers, qui sont vendus aux États-Unis et au Canada, sous le même nom, depuis de nombreuses années, et ce, sans que cela ne crée de la confusion.
[48] HD prétend que les clients de HARLEY-DAVIDSON ne connaissent pas les magasins et les vêtements des défendeurs. HD soutient que ses vêtements SCREAMIN’ EAGLE peuvent coexister avec ceux des défendeurs sans qu’il y ait probabilité raisonnable de confusion et sans qu’un préjudice soit causé aux défendeurs (voir les paragraphes 34 à 38 et 52 de la déclaration de HD).
B. Les défendeurs
[49] Les défendeurs nient que le public reconnaît et sait bien que la marque de commerce SCREAMIN’ EAGLE de HD est associée aux marchandises de HD et à aucune autre source. Ils nient aussi que des vêtements SCREAMIN’ EAGLE de HD sont achetés fréquemment par des Canadiens lorsqu’ils voyagent aux États-Unis ou sont rachetés au Canada. Ils soutiennent que, même si c’était le cas, cela ne donne pas à HD le droit d’utiliser cette marque de commerce ou toute autre marque de commerce semblable à celle‑ci au Canada pour des vêtements et accessoires (voir les paragraphes 19 et 22 de la défense et demande reconventionnelle des défendeurs du 21 juin 2013 [la DRD des défendeurs]).
[50] Les défendeurs soulignent qu’ils emploient la marque de commerce SCREAMING EAGLE au Canada pour des vêtements et accessoires depuis au moins 1987. Les défendeurs nient avoir abandonné ou cessé d’utiliser au Canada leur marque de commerce SCREAMING EAGLE pour des vêtements et accessoires. Ils soutiennent qu’ils n’ont jamais cessé d’utiliser cette marque et qu’ils l’utilisent encore aujourd’hui (voir les paragraphes 27 et 28 de la DRD des défendeurs).
[51] Les défendeurs nient que leurs vêtements coexistent, sans que cela ne crée de confusion avec les vêtements de tiers, qui vendent aussi des vêtements sous les noms SCREAMING EAGLE ou SCREAMING EAGLES. Ils nient aussi que les clients de HARLEY‑DAVIDSON ne connaissent pas leurs magasins et leurs vêtements et que leurs marques de commerce peuvent coexister avec la marque de commerce HARLEY-DAVIDSON sans que cela ne crée de confusion et ne cause de préjudice (voir les paragraphes 29 à 33 de la DRD des défendeurs).
[52] Les défendeurs nient avoir fait preuve de mauvaise foi et affirment qu’ils ont toujours eu des pratiques commerciales honnêtes. Les défendeurs soutiennent que HD a fait preuve de mauvaise foi et n’a pas tenu compte de leurs droits et qu’elle continue de le faire (voir le paragraphe 40 de la DRD des défendeurs).
[53] Les défendeurs contestent les allégations formulées par HD voulant qu’ils aient acheté un tee-shirt HARLEY-DAVIDSON décrit comme un [traduction] « tee-shirt SCREAM EAGLE de HD », affiché la marque HARLEY-DAVIDSON sur leurs sacs, ou trompé le public en s’associant délibérément à HD (voir les paragraphes 42 et 43 de la DRD des défendeurs).
[54] Les défendeurs rejettent les allégations de HD voulant qu’ils aient utilisé des marques de commerce portant à confusion et violant ses propres marques de commerce pour profiter de la réputation et de l’achalandage prétendus de HD et tromper le public en lui laissant croire qu’ils étaient licenciés ou associés d’une manière quelconque à HD (voir le paragraphe 45 de la DRD des défendeurs).
[55] Les défendeurs soutiennent également que HD n’a pas le droit de vendre des vêtements et accessoires en utilisant les marques SCREAMING EAGLE ou SCREAMIN’ EAGLE, ou toutes autres marques semblables à celles-ci au point de créer de la confusion, que cet usage soit associé ou non aux autres marques de commerce des demanderesses.
[56] Les défendeurs nient que les articles sont reconnus comme provenant de HD et d’aucune autre source, et qu’ils ne portent pas atteinte à leurs droits (voir les paragraphes 46 et 85 de la DRD des défendeurs). Ils nient aussi ne pas avoir droit à quelque réparation en raison de la mauvaise foi qu’on leur attribue (voir le paragraphe 47 de la DRD des défendeurs).
[57] Les défendeurs font également valoir que, lorsque M. Doug Decent, directeur national du marketing chez Deeley, a visité leur place d’affaires avant 1992, leur usage des marques de commerce SCREAMING EAGLE et SCREAMIN’ EAGLE était considérable et évident. Ils ajoutent qu’il ne s’est jamais plaint de leur emploi de ces noms. Quand M. Decent leur a de nouveau rendu visite en 1992 et les a informés qu’ils ne pouvaient pas devenir licencié autorisé, il n’a pas non plus discuté de leur droit d’utiliser ces marques de commerce, même s’il a examiné certains de leurs vêtements et accessoires. Ils allèguent qu’il leur a même demandé s’ils étaient disposés à vendre leurs marques de commerce (voir les paragraphes 56 à 59 de la DRD des défendeurs).
[58] Les défendeurs soulignent aussi qu’ils ont obtenu l’enregistrement des marques SCREAMIN’ EAGLE et SCREAMING EAGLE pour des vêtements et accessoires (voir les paragraphes 63, 71 à 72 et 88 de la DRD des défendeurs). Ils soutiennent qu’ils utilisent la marque de commerce SCREAMING EAGLE pour des vêtements et accessoires, sans interruption, depuis plus de 20 ans, ce qui a contribué à l’établissement d’un achalandage considérable associé à cette marque. Les défendeurs font valoir que HD essaie de s’approprier illicitement leur achalandage et de le détruire (voir les paragraphes 65 et 66 de la DRD des défendeurs).
[59] Les défendeurs sont d’avis que toute confusion à l’égard de la source des vêtements SCREAMING EAGLE est causée par HD. Ils affirment que leur réputation enviable au Canada, relativement aux vêtements et accessoires portant le nom SCREAMING EAGLE, découle de leurs efforts de commercialisation et ne peut pas être attribuée à HD. Les défendeurs allèguent que HD était au courant de l’existence de leurs marques de commerce depuis au moins 18 ans avant le début de ce recours et qu’elle a tiré profit de leur publicité et de leurs efforts de commercialisation (voir les paragraphes 67 à 70 de la DRD des défendeurs).
[60] Les défendeurs expliquent que leurs deux marques de commerce ont été radiées parce qu’ils ont omis, par inadvertance, de les renouveler, mais qu’ils ont continué de les utiliser sans interruption pour la même catégorie de marchandises (voir les paragraphes 71, 72, 89 et 90 de la DRD des défendeurs). Ils soutiennent que lorsqu’ils se sont rendu compte de cette erreur en 2011, ils ont présenté une demande d’enregistrement (voir le paragraphe 91 de la DRD des défendeurs). Ils ajoutent qu’il serait injuste de les priver de leurs droits dans ces marques de commerce à cause d’une erreur commise de bonne foi (voir le paragraphe 91 de la DRD des défendeurs). Ils font valoir que HD utilise la marque de commerce SCREAMIN’ EAGLE ou des marques semblables à celle-ci, pour des vêtements, au point de créer de la confusion, et ce, en violation de leurs droits afin de diminuer, détruire ou acquérir leur achalandage (voir les paragraphes 73 à 80 et 84 de la DRD des défendeurs).
La demande reconventionnelle des défendeurs
[61] Les défendeurs recherchent plusieurs déclarations relatives à la marque SCREAMING EAGLE ou à toutes autres marques semblables à celle-ci pour des vêtements et accessoires, ainsi qu’à l’exploitation de magasins de vente au détail et la tenue d’activités de vente au détail pouvant causer de la confusion (voir le paragraphe 94 de la DRD des défendeurs, aux points i à xvii) :
- Une déclaration selon laquelle ils sont propriétaires de la marque SCREAMING EAGLE, ou de toutes autres marques semblables à celle-ci pouvant créer de la confusion, et qu’ils ont le droit de l’utiliser et d’en poursuivre l’utilisation au Canada, à l’exclusion de HD et de ses distributeurs;
- Une déclaration selon laquelle HD a porté atteinte à leurs droits exclusifs au titre de la marque de commerce no 519,633, en violation des articles 19 et 20 de la Loi;
- Une déclaration selon laquelle HD a attiré l’attention du public sur leurs marchandises et leur entreprise de façon à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre les marchandises de HD et leurs entreprises et services, en violation de l’alinéa 7b) de la Loi;
- Une déclaration selon laquelle HD a agi et continue d’agir de façon à diminuer la valeur de l’achalandage se rattachant à la marque de commerce et au nom commercial SCREAMING EAGLE des défendeurs;
- Une déclaration selon laquelle, en violant sciemment leurs droits exclusifs, HD a porté atteinte à la dignité de la Cour.
[62] Les défendeurs demandent des injonctions relatives aux marques de commerce SCREAMING EAGLE et SCREAMIN’ EAGLE :
- Une injonction enjoignant à HD à cesser d’utiliser ces marques de commerce ou toutes autres marques semblables à celles-ci pouvant créer de la confusion, au Canada;
- Une injonction enjoignant à HD à cesser d’offrir en vente, vendre ou annoncer et promouvoir tout vêtement ou accessoire se rapportant à ces marques de commerce ou toutes autres marques semblables à celles-ci pouvant créer de la confusion, au Canada;
- Une ordonnance de la Cour enjoignant à HD de leur remettre les vêtements et les accessoires qui portent atteinte à leurs droits, ainsi que les catalogues et tout autre matériel publicitaire, afin de les détruire.
VI. ANALYSE
La demande des défendeurs fondée sur l’article 22 de la Loi
[63] Cet article de la Loi prévoit que nul ne peut utiliser une marque de commerce déposée par une autre personne d’une manière susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à cette marque de commerce. La Cour souligne que cet article n’est pas souvent invoqué dans les affaires portant sur des marques de commerce et qu’on y a recours principalement dans les litiges dans lesquels il est allégué que [traduction] « le contrefacteur ‘utilise’ la marque de commerce de son concurrent dans le but d’attirer les clients de son concurrent en cherchant à leur faire changer l’habitude qu’ils ont d’acheter ce qu’ils achetaient auparavant » (voir Hugues G Richard et al., Robic-Léger Canadian Trade-Marks Act Annotated, (feuille mobile consultée le 28 octobre 2013), (Toronto, Carswell, 2004), à la page 20-4.1). Le terme « emploi » ou « usage » auquel il est fait référence dans cet article est celui que l’on retrouve à l’article 4 de la Loi.
[64] L’article 22 diffère de l’article 20 de la Loi, parce qu’il peut y avoir diminution de la valeur de l’achalandage en l’absence de toute confusion. En l’espèce, c’est aux défendeurs, qui invoquent cet article dans leur demande reconventionnelle, qu’il incombe d’établir la probabilité de dépréciation. Il n’appartient pas à la Cour de la présumer (voir l’arrêt Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Clicquot Ltée, [2006] ACS no 22, au paragraphe 15 [Veuve Clicquot]).
[65] Dans l’arrêt Veuve Clicquot, la Cour suprême du Canada a résumé la preuve qui doit être présentée pour avoir gain de cause dans une demande fondée sur l’article 22. Les intimées « n’[ont] qu’à prouver [qu’ils] ont employé des marques dont la ressemblance avec VEUVE CLICQUOT suffit pour établir, dans l’esprit des consommateurs de la population de référence, un lien entre les deux marques qui est susceptible de déprécier l’achalandage attaché à sa marque » (voir le paragraphe 38 de l’arrêt). Dans l’arrêt Veuve Clicquot, la Cour suprême du Canada a aussi souligné ce qui suit au paragraphe 46 :
« Étonnamment, l’art. 22 de notre Loi n’a guère retenu l’attention des tribunaux judiciaires depuis son adoption, il y a une cinquantaine d’années. Apparemment, lorsque l’emploi de plusieurs marques crée de la confusion, le recours privilégié est celui fondé sur l’art. 20. Par ailleurs, en l’absence de confusion, les demandeurs estiment peut‑être difficile d’établir que l’achalandage est susceptible de se déprécier. Quoi qu’il en soit, ces deux causes d’action prévues par la Loi sont très différentes sur le plan conceptuel. L’article 22 comporte quatre éléments. Premièrement, la marque de commerce déposée de la demanderesse a été employée par la défenderesse en liaison avec des marchandises ou services — peu importe que ces marchandises ou services entrent en concurrence avec ceux de la demanderesse. Deuxièmement, la marque de commerce déposée de la demanderesse est suffisamment connue pour que l’achalandage qui y est attaché soit appréciable. L’article 22 n’exige pas que la marque soit connue ou célèbre (contrairement aux lois européennes et américaines analogues), mais une défenderesse ne peut faire diminuer la valeur d’un achalandage qui n’existe pas. Troisièmement, la marque de la demanderesse a été employée d’une manière susceptible d’avoir une incidence sur cet achalandage (c.‑à‑d. de faire surgir un lien) et, quatrièmement, cette incidence sera probablement la diminution de la valeur de l’achalandage (c.‑à‑d. un préjudice). » [Non souligné dans l’original]
Les éléments que les défendeurs doivent établir
[66] Les défendeurs doivent établir les éléments suivants :
1) Leur marque de commerce déposée a été utilisée par HD en liaison avec des marchandises ou des services
[67] Cela fait référence aux termes « emploi » ou « usage » tel que définis à l’article 4 de la Loi. Cependant, il n’est pas nécessaire que l’usage soit « en tant que marque de commerce ». HD soutient que les défendeurs n’ont pas satisfait au premier élément du test pour la raison suivante. HD fait valoir qu’elle utilise sa propre marque et non celle des défendeurs. Elle affirme que la situation est semblable à celle de l’affaire Services alimentaires A & W du Canada Inc c Restaurants McDonald du Canada Ltée, 2005 CF 406 [Services alimentaires A & W] où les marques, quoi que semblables à première vue, ont néanmoins été jugées suffisamment distinctes par la Cour.
[68] [traduction] « La question de savoir si le défendeur doit utiliser une marque de commerce identique à la marque de commerce déposée du demandeur pour l’application de l’article 22, comme c’est le cas pour l’article 19, n’a pas encore été tranchée de façon définitive. Il semblerait qu’il serait préférable d’exiger qu’il y ait existence d’une importante similarité comme c’était le cas dans l’affaire de parodie Source Perrier c Fira-Less Marketing Co. Ltd. » (voir Kelly Gill et R Scott Jolliffe, Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition, (Thomson Reuters Canada Limited), version électronique de Westlaw, chapitre 7.8e), consulté le 29 octobre 2013).
[69] En l’espèce, la preuve présentée par HD établit qu’elle utilise ses propres marques de commerce et non celle des défendeurs, qui a trait à des magasins de vente au détail de vêtements (voir la pièce P-284, DC, le témoignage de Mme Bischmann, transcription, volume 1, page 124, lignes 7 à 24, et l’ECFA, aux paragraphes 22 à 27).
2) Leur marque de commerce déposée est suffisamment connue pour qu’un achalandage considérable y soit rattaché
[70] Ce concept a aussi été traité dans l’arrêt Veuve Clicquot au paragraphe 50. Il s’agit de la force attractive qui amène la clientèle (l’association positive qui se fait dans l’esprit du consommateur). Elle est forgée par l’effort qui ajoute à la valeur de l’entreprise.
[71] Le test à appliquer pour établir s’il existe un tel achalandage a été énoncé dans la décision Parke Davis & Co c Empire Laboratories Ltd, [1963] Ex CJ No 5, au paragraphe 81 [Parke Davis & Co]. La partie doit établir que ses marchandises sont connues sur le marché, où elles ont acquis une réputation en raison de ce caractère distinctif (une conception nouvelle). Cet achalandage ou cette réputation commerciale auprès de la clientèle doit avoir été créé [traduction] « grâce à une association exclusive du nom, de la marque ou d’une autre caractéristique utilisée avec son entreprise, ses marchandises ou ses services » (voir Donald M Cameron, Canadian Trade-Mark Law Benchbook, (Toronto, Carswell, 2012) à la page 205 [Canadian Trade-Mark Law Benchbook]).
[72] « Bien que l’art. 22 n’exige pas la preuve de la “célébrité”, le tribunal appelé à déterminer s’il existe un achalandage susceptible d’être déprécié par un emploi qui ne crée pas de confusion (comme en l’espèce) tiendra compte de cet élément, comme de facteurs plus généraux tels le degré de reconnaissance de la marque par les consommateurs de la population de référence, le volume des ventes et le degré de pénétration du marché des produits associés à la marque de la demanderesse, l’étendue et la durée de la publicité accordée à la marque de la demanderesse, sa portée géographique, l’importance de son caractère distinctif inhérent ou acquis, le fait que les produits associés à la marque de la demanderesse soient confinés à une voie de commercialisation restreinte ou spécialisée ou qu’ils empruntent des voies multiples, ainsi que la mesure dans laquelle les marques sont perçues comme un gage de qualité » (voir l’arrêt Veuve Clicquot, au paragraphe 54).
a) Le volume des ventes et la pénétration du marché
[73] En l’espèce, les défendeurs allèguent qu’ils ont utilisé la marque SCREAMING EAGLE en liaison avec des vêtements vendus en gros dès 1985, 1988 ou 1989, selon leurs témoignages (voir le paragraphe 169 de ce jugement), et au détail depuis 1992, lorsqu’ils ont ouvert leur premier magasin à Montréal.
[74] La Cour a examiné soigneusement les copies aléatoires de factures que les défendeurs ont déposées pour établir qu’ils vendent des vêtements sur le marché, en tant que grossiste, avec leur marque de commerce SCREAMING EAGLE depuis 1985, ou peu après.
[75] La Cour constate ce qui suit concernant la pièce D‑3 qui comprend des factures faisant état de ventes en gros faites par les défendeurs. Tout d’abord, la première facture sur laquelle il est indiqué que les marchandises vendues portent la mention SCREAMING EAGLE date du 8 février 1990. La facture no 8333 a trait à des marchandises vendues à Tropicana, un détaillant de Calgary, en Alberta; elle confirme la vente de 18 pantalons en molleton portant le nom SCREAMING EAGLE (voir la pièce D-3, DC).
[76] Après avoir examiné chacune des 166 factures produites par les défendeurs, la Cour conclut aussi ce qui suit : la facture no 10181, datée du 31 mai 1991, est la première facture sur laquelle le nom SCREAMING EAGLE figure à côté de celui d’El Baraka.
b) La portée géographique
[77] Les factures (pièce D‑3, DC) révèlent également que des vêtements portant le nom SCREAMING EAGLE ont été vendus dans les provinces suivantes : Québec, Ontario, Manitoba, Alberta, Colombie-Britannique, Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse. Selon les factures les plus anciennes portant sur la période allant de 1988 à 1991, une minorité d’articles désignés comme des vêtements SCREAMING EAGLE ont été vendus à des détaillants. Les factures faisaient plutôt état d’une combinaison d’articles et, dans certains cas, de marchandises sous licence de HD, comme des casquettes, tee-shirts, bandanas et boucles de ceinture.
[78] À partir de 1992, les factures font état d’un plus grand nombre de vêtements SCREAMING EAGLE vendus à des détaillants. La majeure partie de ces factures a trait à des ventes conclues au Québec et en Ontario, et quelques-unes en Alberta, en Colombie-Britannique et dans les provinces Maritimes. Ces factures ne sont pas des plus concluantes pour démontrer le volume des ventes. Elles ne font pas état de ventes récurrentes aux mêmes détaillants d’une ville ou d’un secteur géographique particulier, ni d’ailleurs de volumes de ventes importants.
[79] En appliquant le critère énoncé dans l’arrêt Veuve Clicquot, la Cour ne peut conclure, compte tenu de ces factures, que les vêtements SCREAMING EAGLE produits par les défendeurs jouissaient d’un grand degré de reconnaissance sur le marché ou d’une grande portée géographique.
[80] Monsieur Berrada et son épouse Mme Bashir ont témoigné qu’ils avaient plus d’un millier de clients, en tant que grossiste. Les factures déposées en preuve n’étayent pas cette affirmation.
[81] Pour déterminer le montant se rattachant à l’achalandage en liaison avec la marque de commerce des défendeurs, la Cour doit aussi tenir compte des sommes consacrées à la publicité et de l’incidence de celle-ci sur la célébrité et la reconnaissance alléguées par les défendeurs.
c) La publicité
[82] La Cour reconnaît que les défendeurs ont investi des sommes importantes en publicité afin d’annoncer leurs magasins de vente au détail et leurs tournées de présentation SCREAMING EAGLE (voir le paragraphe 101 de l’ECFA). Les pièces D-219 à D-232, inclusivement, montrent que, sur une période d’environ 20 ans, les défendeurs ont investi plus de 10 millions de dollars pour annoncer leurs magasins, leurs vêtements et leurs ventes itinérantes SCREAMING EAGLE partout au Canada. Malgré ces investissements importants, la Cour n’a pas été saisie d’aucun élément de preuve établissant le chiffre d’affaires découlant de la vente de la ligne de vêtements SCREAMING EAGLE, ni prouvant la reconnaissance de leur marque par le grand public. Aucune enquête n’a été produite en preuve. L’essentiel de la preuve se résume à des copies de factures pour le paiement d’annonces et aux témoignages de M. Berrada et Mme Bashir.
[83] Compte tenu des pièces déposées par les défendeurs, la Cour peut tirer les conclusions suivantes en ce qui concerne leurs annonces publicitaires. Au cours de la période de 2001 à 2003, les défendeurs ont placé des annonces dans les journaux et auprès de stations de radio. Au cours de ces années, des annonces ont été placées par l’entremise de sociétés du Québec. Ces transactions ont été conclues avec des sociétés telles que : L’Écuyer Communications, Cogeco, Éditions Nitram, Groupe TVA inc, TQS, Journal de Montréal, Journal de Québec, Astral Radio, Le Nouvelliste et CBC-Radio-Canada (voir la pièce D‑5, DC).
[84] À partir de 2004, des transactions ont aussi été conclues avec des journaux et des stations de radio d’autres provinces, bien que la majorité des annonces a continué d’être placée auprès des sociétés québécoises susmentionnées. En 2004, des annonces ont aussi été placées auprès de sociétés des Maritimes. Par exemple, des transactions ont été conclues pour les mois de juin, août, septembre et novembre relativement à des journaux et des stations de radio du Nouveau-Brunswick telles : L’Acadie Nouvelle, Radio Moncton, Choix-fm Moncton et Radio Beauséjour. En Nouvelle-Écosse, des annonces ont été placées dans le Chronicle Herald en août, et, à l’Île-du-Prince-Édouard, des sommes ont été payées à CHTN-AM 720 Charlottetown, à CFCY-AM 630 Charlottetown et à CHLQ Magic 93 en juin pour la diffusion de publicité (voir la pièce D-5, DC).
[85] En 2005, mis à part les transactions se rapportant à des annonces au Québec, certaines t