Corocord Raumnetz GMBH c. Dynamo Industries Inc.

Corocord Raumnetz GMBH c. Dynamo Industries Inc.
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2016-12-14
Référence neutre
2016 CF 1369
Numéro de dossier
T-339-14
Contenu de la décision
Date : 20161214
Dossier : T-339-14
Référence : 2016 CF 1369
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 14 décembre 2016
En présence de madame la juge St-Louis
ENTRE :
COROCORD RAUMNETZ GMBH ET KOMPAN A/S
demanderesses
ET
DYNAMO INDUSTRIES INC.
défenderesse
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Faits (1) Les parties [1] La demanderesse Corocord Raumnetz GmbH (Corocord) est une personne morale constituée sous le régime des lois de l’Allemagne. Elle est la propriété de Kompan Holding Flensburg GmbH qui, elle, appartient à Kompan A/S. La demanderesse Kompan A/S (Kompan) est une personne morale constituée en vertu des lois du Danemark. Les demanderesses se spécialisent dans la conception, le développement, la fabrication, la commercialisation et la stratégie de marque de matériel de terrains de jeux. Elles ont mis au point une gamme de ce qu’elles appellent des [traduction] « sculptures de terrains de jeux », qui comprend les modèles Performer Arch, Performer Dome et Explorer Dome. La Cour pourra faire référence au modèle de ces trois structures de terrains de jeu sous l’appellation « les modèles Performer » et aux structures en tant que telles sous l’appellation « les structures Performer ».
[2] Corocord se présente comme la titulaire de tous les droits d’auteur portant sur les modèles Performer et les structures Performer, et Kompan, comme la titulaire d’une licence à l’échelle mondial l’autorisant à les produire et à les reproduire.
[3] La défenderesse, Dynamo Industries Inc. (Dynamo), est une personne morale constituée sous le régime des lois de l’Ontario. Elle se livre à des activités de fabrication de matériel de terrains de jeux, notamment des structures de terrains de jeux Nebula Mini (DX-912), Nebula (DX-910) et Nebula II (DX-913), auxquelles la Cour pourra collectivement faire référence sous l’appellation « les structures Nebula ».
(2) Contexte [4] En 2008, les demanderesses ont lancé le processus visant la conception et la production d’une nouvelle gamme de structures de terrains de jeux; en 2009, les modèles Performer et les structures Performer ont été conçus et créés par Mme Samantha Jeffery, M. Andreas Aschmann et M. Torsten Frank, employés de Corocord, et par M. Michal Larris, employé de Kompan.
[5] Entre leur lancement au printemps 2011 et le mois d’août 2016, les demanderesses ont vendu une structure Performer Arch, cinq structures Performer Dome et 22 structures Explorer Dome au Canada (pièce P-54). Elles ont vendu plus de 50 exemplaires de chaque structure à l’échelle mondiale, ayant atteint ce seuil le 20 septembre 2013 dans le cas du modèle Performer Arch, le 8 juin 2011 pour ce qui est du modèle Performer Dome et le 9 décembre 2011 pour le modèle Explorer Dome.
[6] Les demanderesses allèguent que peu après le lancement de leurs structures Performer, Dynamo a, avec ses structures Nebula, imité et copié les modèles Performer, les structures Performer ainsi que ce qu’elles allèguent être un signe ou une présentation distinctif, ci-après appelé « la présentation Performer », et qu’elle en a réalisé l’ingénierie inverse. Plus particulièrement, elles font valoir que la défenderesse, avec ses structures de terrains de jeux Nebula Mini (DX-912), Nebula (DX-910) et Nebula II (DX-913), a commencé à fabriquer, à commercialiser, à vendre, à offrir en vente, à distribuer et à exporter des copies de structures de terrains de jeux confusément semblables aux modèles Performer Arch, Performer Dome et Explorer Dome, respectivement. En agissant de la sorte, la défenderesse aurait fait diminuer et continuerait de faire diminuer la valeur de l’achalandage lié à la présentation Performer, qui est définie de façon plus approfondie ci-dessous.
[7] La présente espèce soulève les questions de l’existence d’une marque de commerce opposable, d’une déclaration fausse ou trompeuse et de l’imitation frauduleuse, et elle met principalement en cause l’article 2 et les alinéas 7a) et 7b) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T 13 (Loi sur les marques de commerce). Elle soulève également des questions relatives à la violation du droit d’auteur, aux moyens de défense et aux défenses contraires qui mettent principalement en cause les articles 3, 27, 32.2, 64 et 64.1 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. - 42 (Loi sur le droit d’auteur).
II. Questions en litige [8] Le 23 décembre 2015, le juge Aalto, chargé de la gestion de l’instance, a rendu une ordonnance de disjonction tranchant les questions de responsabilité et les questions liées à la quantification découlant de la présente action, et affirmant que les questions liées à la quantification devaient être tranchées séparément, suivies ensuite des questions relatives aux responsabilités, et ce, seulement s’il était nécessaire de la faire. Le 6 septembre 2016, les parties ont produit un énoncé conjoint des questions en litige que la Cour entend suivre, mais dans un ordre différent.
III. Observations générales des parties (1) Les demanderesses [9] En ce qui concerne les questions relatives à la marque de commerce, les demanderesses font valoir qu’elles possèdent une marque de commerce opposable prenant la forme d’un signe distinctif, conforme à la définition de l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce, c.-à-d. la présentation Performer. Les demanderesses soutiennent également que la défenderesse a fait des déclarations fausses et trompeuses tendant à discréditer le matériel et l’entreprise des demanderesses dans le domaine des terrains de jeux, en violation de l’alinéa 7a) de la Loi sur les marques de commerce, et qu’elle a appelé l’attention du public sur ses produits et son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion entre les deux gammes de structures de terrains de jeux, en violation de l’alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce.
[10] Pour ce qui est des questions relatives au droit d’auteur, les demanderesses allèguent que la défenderesse a violé le droit d’auteur de Corocord sur les sculptures Performer et les modèles Performer, en violation des articles 3 et 27 de la Loi sur le droit d’auteur.
(2) La défenderesse [11] En premier lieu, la défenderesse allègue généralement que l’omission de la part des demanderesses de demander une protection en vertu de la Loi sur les dessins industriels est fatale pour leur cause et que, par ailleurs, la Loi sur les marques de commerce et la Loi sur le droit d’auteur ne mettent aucun recours à leur disposition.
[12] En ce qui concerne les questions relatives à la marque de commerce, la défenderesse fait valoir que les demanderesses n’ont pas de marque de commerce opposable, étant donné que ce qu’elles allèguent être un signe distinctif, c.-à-d. leur présentation Performer, n’a pas été utilisé en tant que tel.
[13] Dans l’éventualité où il existerait des droits de propriété industrielle et commerciale dans la présentation Performer, ce qu’elle nie, la défenderesse fait valoir 1) qu’elle ne s’est pas livrée à des pratiques commerciales douteuses dont fait mention l’alinéa 7a) de la Loi sur les marques de commerce, étant donné que les demanderesses n’ont pas prouvé que ses déclarations ou ses représentations étaient fausses ou trompeuses; 2) qu’elle n’a pas contrevenu aux dispositions législatives de l’alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce, vu qu’il n’existe aucune probabilité de confusion découlant de la commercialisation, de la fabrication ou de la vente des structures Nebula de la défenderesse et que les demanderesses n’ont pas prouvé que leur présentation Performer avait une réputation ou un achalandage quelconque.
[14] Pour ce qui est de l’allégation de violation du droit d’auteur, la défenderesse a admis, après avoir pris connaissance de la preuve, qu’il existe des droits d’auteur sur le dessin des structures Performer et que Corocord en est la titulaire.
[15] Même s’il existe un droit d’auteur, la défenderesse rétorque qu’il n’a pas été violé et qu’elle a des moyens de défense valables à faire valoir. Elle invoque 1) le paragraphe 64(2) de la Loi sur le droit d’auteur, compte tenu du fait que les structures Performer et les modèles Performer des demanderesses sont des objets utilitaires et ont été reproduits à plus de cinquante exemplaires au Canada ou ailleurs; 2) l’article 64.1 de la Loi sur le droit d’auteur, au motif que les structures Performer et les modèles Performer sont des caractéristiques d’objets utilitaires qui résultent uniquement de leur fonction utilitaire; 3) l’article 32.2 de la Loi sur le droit d’auteur, vu que les structures Performer sont érigées en permanence sur une place publique ou sont une œuvre architecturale.
IV. Preuve [16] La preuve dont la Cour est saisie comprend les interrogatoires et les contre-interrogatoires des témoins qui se sont présentés devant la Cour, les éléments des interrogatoires préalables qui ont été consignés en preuve ainsi que les nombreux documents que les parties ont déposés en preuve, comme des contrats de travail, des esquisses, des catalogues, des photos, des spécifications de même que les règles de sécurité applicables aux terrains de jeux.
[17] Cinq témoins des faits et un témoin expert ont comparu en personne devant la Cour, bien que le témoin expert ait été entendu sous réserve d’une opposition de la défenderesse.
Témoins des faits [18] M. Torsten Frank est administrateur de Corocord. Il a retracé l’historique de Corocord et de son acquisition par le groupe Kompan et il a témoigné de la propriété et de l’octroi sous licence des droits de propriété intellectuelle sur les modèles Performer et les structures Performer. Il a présenté une preuve au sujet des événements qui ont entouré la conception de la gamme Performer, des contrats de travail de Mme Samantha Jeffery et de M. Andreas Aschmann, qu’il a signés au nom de Corocord, ainsi que du contrat de travail de M. Michael Larris avec Kompan et de son propre contrat de travail avec Corocord. Ces contrats ont été déposés devant la Cour dans leur langue d’origine, l’allemand, et dans leur traduction anglaise (pièces P-2 à P-9).
[19] M. Kerrin Smith est président de Kompan Inc., la division des ventes et de la commercialisation de Kompan en Amérique du Nord. Il a témoigné au sujet de la structure organisationnelle de Kompan, de la fabrication et de la vente des structures Performer en Amérique du Nord par les distributeurs et les représentants des ventes de Kompan ainsi que de la commercialisation et de la publicité de ces produits. Il a également rendu témoignage en ce qui concerne l’interaction avec Dynamo et la connaissance qu’avait son entreprise des activités et des communications de Dynamo. M. Smith a déposé en preuve plusieurs catalogues ainsi qu’un document de « Google Analytics » (pièce P-30) qui fait état des activités au Canada sur le site Web de Kompan de 2013 à 2016.
[20] M. David Parker, un représentant commercial de Kompan pour le sud de l’Ontario depuis 1998, a produit de la preuve au sujet de la commercialisation et de la promotion des structures Performer au Canada. Il a également décrit sous serment les interactions entre Kompan et Dynamo et, plus particulièrement, les événements qui ont entouré la vente d’une structure de terrains de jeux dans la ville de Richmond Hill, en Ontario.
[21] Mme Samantha Jeffrey est gestionnaire de la conception. Son contrat de travail, qui a été déposé devant la Cour, a été conclu avec Corocord. Elle a témoigné au sujet des efforts de création qui ont été investis dans la conception et la création des modèles Performer.
[22] M. Richard Martin est chef de la direction et propriétaire de Dynamo. Il a retracé sous serment l’historique de son entreprise, les droits de propriété intellectuelle qu’elle possédait, ses produits innovateurs, le processus d’attribution des contrats dans l’industrie des terrains de jeux et les demandes de substitution reçues par l’entreprise.
Témoin expert [23] M. David Wagner est un architecte-paysagiste qui compte plus de 36 années d’expérience et qui a collaboré à plus de 150 projets de conception de parcs à vocation récréative et de terrains de jeux. Il compte parmi sa clientèle des municipalités, des conseils scolaires, des promoteurs immobiliers et des garderies qui disposent de lieux pour l’installation de terrains de jeux. M. Wagner a donné son avis sur l’industrie des structures de terrains de jeux ainsi que sur le rôle que joue l’esthétique dans la conception des terrains de jeux, et il a notamment comparé les produits en cause. Son rapport d’expert et son témoignage ont été reçus sous réserve d’une opposition de la part de la défenderesse.
[24] La Cour se penchera sur l’opposition de la défenderesse au rapport d’expert et au témoignage de M. Wagner.
[25] La défenderesse fait valoir que le rapport d’expert de M. Wagner ne satisfait pas au critère de la nécessité qui a été énoncé dans l’arrêt R. c. Mohan, [1994] 2 RCS 9 [Mohan], lequel a été confirmé par l’arrêt Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc., 2011 CSC 27. Selon la défenderesse, les observations de M. Wagner au sujet de la forme et de l’apparence des structures de terrains de jeux sont des observations qui ne sont pas étrangères à l’expérience et aux connaissances d’un juge. Qui plus est, la défenderesse allègue que les conclusions proposées par l’expert en ce qui concerne [traduction] « la similitude de nature à prêter à confusion » entre les structures respectives des parties et la réaction probable d’un [traduction] « consommateur moyen » qui verrait la présentation de ces structures sont superflues et équivalent à une tentative d’usurper les fonctions du juge chargé de statuer sur l’une des questions de fond en litige en l’espèce (arrêt British Drug Houses Ltd v Battle Pharmaceuticals, [1944] Ex CR 239, confirmé par [1946] SCR 50). Après l’audience, la défenderesse a également invoqué une décision que la Cour a récemment rendue dans la décision Association of Chartered Certified Accountants c. Institut canadien des comptables agréés, 2016 CF 1076, qui fait actuellement l’objet d’un pourvoi en appel et dans laquelle deux rapports ont été radiés.
[26] Au contraire, les demanderesses allèguent que la nécessité ne devrait pas être jugée selon « une norme trop stricte », invoquant par le fait même l’arrêt Mohan, au paragraphe 22. Elles font aussi valoir que les produits en question sont des produits complexes au sujet desquels il est nécessaire d’obtenir l’avis d’un expert pour présenter le point de vue du consommateur ordinaire (arrêt Masterpiece, aux paragraphes 80 et 88).
[27] La Cour partage l’avis de la défenderesse et estime que le rapport et le témoignage de M. Wagner ne sont pas nécessaires pour apprécier la ressemblance entre les structures en cause, une question qui n’est même pas en jeu. Toutefois, le rapport et le témoignage portent sur d’autres questions qui aident la Cour à mieux comprendre le marché canadien des structures de terrains de jeux et la place qu’y occupent les demanderesses. Par conséquent, la Cour donne raison aux demanderesses et rejette l’opposition de la défenderesse.
V. Analyse [28] La présente analyse traitera des questions exposées par les parties dans leur énoncé conjoint des questions en litige, bien que dans un ordre légèrement différent. Étant donné qu’il est nécessaire d’analyser l’existence d’une marque de commerce prenant la forme d’un signe distinctif pour trancher les questions en litige, tant en vertu de la Loi sur les marques de commerce que de la Loi sur le droit d’auteur, la Cour va commencer par statuer sur la question suivante :
(1) Les modèles Performer Arch, Performer Dome et Explorer Dome font-ils l’objet d’une marque de commerce sous forme d’un signe distinctif ou d’une présentation susceptible de bénéficier de la protection de la Loi sur les marques de commerce? [29] La Cour doit d’abord décider si les demanderesses ont prouvé qu’elles possédaient une marque de commerce valide et opposable, mais, en l’espèce, non déposée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce.
[30] La marque de commerce opposable que les demanderesses allèguent posséder sous la forme d’un signe distinctif est représentée par la forme tridimensionnelle et par l’apparence visible de chacune des structures Performer, lesquelles comprennent les éléments énumérés au paragraphe 15 de leur déclaration à nouveau modifiée :
[traduction]
• Une ou des arches arrondies couvrant une structure intérieure en filets;
• Structure intérieure en filets composée d’assemblages géométriques de filets, tant verticaux qu’horizontaux, avec des plateformes ou des niveaux en filets;
• Diverses constructions en filets, en perches ou en cordes tendues dans ou entre les arches;
Et les éléments supplémentaires suivants dans le cas des modèles Performer Arch et Performer Dome :
• Des panneaux verticaux colorés intégrés dans la structure de filets et disposés en fonction des arches, des cordes et des filets d’une manière distinctive et intéressante;
• Des murs ou des disques d’escalade fixés directement dans les arches.
[31] Ce sont ces éléments esthétiques qui sont mentionnés dans la présentation Performer. Les demanderesses allèguent que l’apparence unique et typique de celle-ci la distingue des produits de leurs concurrents. Dans le même ordre d’idées, elles font valoir que les consommateurs reconnaissent que leurs structures Performer viennent d’une seule source et possèdent les mêmes caractéristiques de haute qualité. Elles ajoutent que la présentation Performer a acquis une réputation enviable au Canada et est devenue reconnaissable par rapport à celle des demanderesses en raison des investissements considérables qu’elles ont consacrés en temps, en argent et en ressources pour en faire la promotion et la publicité.
[32] Selon la Loi sur les marques de commerce, la définition d’une marque de commerce comprend entre autres un « signe distinctif », qui est ainsi défini à l’article 2 : « façonnement de produits […] dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou les services loués ou exécutés, par elle, des produits fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués ou des services loués ou exécutés, par d’autres ». [Non souligné dans l’original.]
[33] Étant donné que l’emploi de la présentation est essentiel dans la définition d’un signe distinctif, le paragraphe 4(1) de la Loi sur les marques de commerce donne des indications, en ce sens qu’ « [u]ne marque de commerce est réputée employée en liaison avec des produits si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces produits, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les produits mêmes ou sur les emballages dans lesquels ces produits sont distribués, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux produits à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée ». [Non souligné dans l’original.]
[34] De l’avis des demanderesses, le public reconnaît maintenant que la présentation des structures Performer provient d’une source en particulier, que l’apparence extérieure visible et la forme en tridimensionnelle de chaque structure Performer constituent un signe distinctif, c.-à-d. la présentation Performer, et qu’elles peuvent donc être protégées par des droits de propriété industrielle et commerciale. De plus, les demanderesses soutiennent qu’en fait, le but de la présentation Performer est esthétique et n’a rien à voir avec les jeux d’enfants. La protection qu’elles demandent concerne donc les éléments esthétiques qui composent la présentation visuelle des structures Performer, et non leur fonction. À cet égard, elles s’en remettent au témoignage de M. Wagner qui a indiqué que les panneaux colorés et les nappes de filets complexes à l’intérieur des structures constituaient des éléments originaux et distinctifs qui pointent vers une source en particulier.
[35] Les demanderesses avancent également que la présentation Performer a été « employée » de façon appropriée, conformément au paragraphe 4(1) de la Loi sur les marques de commerce. Cette allégation repose sur le fait que les ventes des structures Performer ont débuté en 2011 et que les consommateurs faisaient bien la liaison entre le signe distinctif et les structures Performer quand Dynamo a commencé à vendre ses produits en 2013. Elles fondent également cette allégation sur le fait que le transfert de produits mentionné au paragraphe 4(1) se produit en réalité une fois que les structures ont été installées et qu’elles sont donc clairement visibles pour le client, et elles ajoutent que les manuels d’installation contenaient également une illustration des structures.
[36] La Cour est du même avis que la défenderesse à cet égard, en ce sens que les demanderesses n’ont produit aucun élément de preuve démontrant que le marché pertinent a commencé à reconnaître que la forme des structures Performer était attribuable à une source unique. De plus, la preuve ne démontre pas que la forme ou les éléments esthétiques ont été particulièrement employés pour commercialiser les structures Performer. La Cour constate que même M. Wagner, l’expert des demanderesses, a confirmé n’avoir jamais vu les structures Performer avant qu’elles lui soient montrées par les demanderesses en 2016, en lien avec la présente instance. M. Wagner a attribué les structures Performer à Kompan et à Corocord, en raison de leurs panneaux colorés et de leurs nappes de filets complexes, mais il a expressément exclu l’arche arrondie qui surmonte les structures.
[37] En outre, rien dans la preuve ne permet de conclure que les demanderesses ont employé la mise en forme des structures afin de mettre en évidence leurs produits et de les distinguer d’autres produits vendus par des tiers. Il n’existe aucune preuve démontrant que la présentation des structures Performer a été employée dans les catalogues d’une manière différente de la présentation de toutes les autres structures vendues par les demanderesses. Au contraire, la preuve fait ressortir le fait que la source de leurs produits était indiquée par l’emploi du logo de KOMPAN ou de celui de COROCORD, qu’il ait été apposé sur l’emballage, dans leur documentation publicitaire ou sur les structures Performer elles-mêmes.
[38] Comme on peut le lire au paragraphe 39 de l’arrêt Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc., 2005 CSC 65, [arrêt Kirkbi], « [...] malgré le rapport qu’elle a avec un produit, une marque ne doit pas être confondue avec le produit qu’elle sert à identifier – elle représente autre chose. Elle devient un symbole du rapport entre la source d’un produit et le produit lui-même ».
[39] En l’espèce, en l’absence de toute preuve contraire, la Cour peut seulement conclure que les demanderesses n’ont pas réussi à prouver la possession d’une marque de commerce valide et opposable sous forme d’un signe distinctif. Toutefois, même si la Cour n’avait pas raison à cet égard, elle se penchera néanmoins sur les allégations de déclarations fausses ou trompeuses et de substitution de produits, en vertu des alinéas 7a) et 7b).
(2) La défenderesse a-t-elle fait des déclarations fausses ou trompeuses tendant à discréditer l’entreprise, les produits ou les services des demanderesses, en violation de l’alinéa 7a) de la Loi sur les marques de commerce? [40] Trois éléments doivent être prouvés pour réussir à démontrer qu’il y a eu violation du paragraphe 7a) de la Loi sur les marques de commerce : (i) une déclaration fausse ou trompeuse, (ii) tendant à discréditer l’entreprise, les produits ou les services d’un concurrent et (iii) qui cause un préjudice (arrêt S & S Industries Inc. c. Rowell, [1966] SCR 419 [arrêt S & S Industries Inc.], au paragraphe 424).
[41] Toutefois, la portée de l’alinéa 7a) « doit se limiter à établir une cause d’action se rapportant à des déclarations fausses ou trompeuses faites à propos d’une marque de commerce ou autre droit de propriété intellectuelle appartenant au demandeur » (décision Canadian Copyright Licensing Agency c. Bureau en gros ltée, 2008 CF 737, au paragraphe 27, qui cite l’arrêt MacDonald et al. c. Vapor Canada Ltd., [1977] 2 RCS 134). Par exemple, l’alinéa 7a) a été appliqué quand l’avocat d’un titulaire de brevet a envoyé des lettres [traduction] « de mise en demeure » à des clients d’un concurrent, les menaçant d’intenter contre eux des poursuites pour commercialisation trompeuse de brevet s’ils achetaient un produit du concurrent, mais sans que des poursuites soient entamées (arrêt S & S Industries Inc. c Rowell, [1966] RCS 419).
[42] Les demanderesses font valoir que la défenderesse a fait des démarches auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels et qu’elle a fait des déclarations aux membres du public au sujet des demanderesses et de leurs produits, lesquelles étaient fausses ou trompeuses sous un rapport essentiel. Ces déclarations auraient tendu à discréditer le matériel, les services et l’entreprise des demanderesses dans le domaine des terrains de jeux dans le but de dissuader des clients potentiels d’acheter les produits des demanderesses, tout en favorisant l’achat des produits de la défenderesse.
[43] Plus précisément, selon les demanderesses, la défenderesse a eu recours à des comparaisons entre ses produits et ceux des demanderesses dans son matériel publicitaire et sa correspondance dans le cadre de demandes de soumissions, lesdites comparaisons étant fausses et trompeuses [traduction] « car elles sont biaisées, inexactes et incomplètes et elles ne sont fondées sur aucun essai physique réel qu’aurait réalisé la défenderesse » (plaidoirie finale des demanderesses, au paragraphe 104). La défenderesse a participé à une demande de substitution à Hawaï, dans laquelle elle a comparé les propriétés de ses produits avec celles de produits des demanderesses pour affirmer qu’ils étaient de valeur égale ou supérieure, ce qui a fait en sorte que même si les demanderesses avaient été les soumissionnaires retenues, elles auraient été forcées de réduire leur prix pour réaliser la vente. Les demanderesses font en outre remarquer qu’il ne s’agissait pas d’un événement isolé, la défenderesse ayant admis s’être comportée à peu près de la même façon à l’occasion d’autres soumissions.
[44] En ce qui concerne les déclarations faites par les représentants de la défenderesse à son distributeur à Hawaï, la défenderesse fait valoir que celles-ci ne peuvent donner ouverture à des poursuites, parce que [traduction] « les demanderesses n’ont pas réussi à prouver que les déclarations étaient fausses ou que quiconque avait été trompé, les déclarations avaient été faites à une personne à l’extérieur du Canada, les déclarations ne portaient pas sur la propriété intellectuelle alléguée que posséderaient les demanderesses, les demanderesses n’ont subi aucun préjudice, vu qu’elles ont remporté l’appel d’offres, et elles n’ont pas prouvé que la réduction du prix négocié avec l’entité à Hawaï était le résultat direct de l’une ou l’autre de ces déclarations » (plaidoirie finale de la défenderesse, au paragraphe 134).
[45] La Cour a précédemment établi que les demanderesses n’étaient titulaires d’aucun droit afférent à une marque de commerce qui serait opposable à l’égard des structures Performer. De plus, la défenderesse n’a fait aucune déclaration au sujet des droits de propriété intellectuelle que possède la requérante et la Cour est convaincue que les demanderesses n’ont produit aucun élément de preuve démontrant que les déclarations faites par la défenderesse étaient fausses ou trompeuses. Les demanderesses ne peuvent donc pas obtenir gain de cause à l’égard de cette réclamation.
(3) La défenderesse a-t-elle appelé l’attention du public sur ses structures de terrains de jeux Nebula Mini (DX-912), Nebula (DX-910) et Nebula II (DX-913) de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu’elle a commencé à y appeler ainsi l’attention, entre ses produits et les structures de terrains de jeux Performer Arch, Performer Dome et Explorer Dome des demanderesses, en violation de l’alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce? [46] Dans une action en passing-off en vertu de la common law, un demandeur doit se décharger du fardeau d’établir : (i) l’existence d’un achalandage ou d’une réputation; (ii) la déception du public due à la représentation trompeuse; (iii) des dommages actuels ou possibles (arrêt Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc., [1992] 3 RCS 120, au paragraphe 33).
[47] Pour sa part, l’alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce est rédigé comme suit :
7 Nul ne peut :
[...]
b) appeler l’attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu’il a commencé à y appeler ainsi l’attention, entre ses produits, ses services ou son entreprise et ceux d’un autre[.]
[48] Les critères sont différents sous le régime des dispositions législatives sur la commercialisation trompeuse prévues à l’alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce, puisque le demandeur doit satisfaire : (i) à une condition relative à la conduite : « appeler l’attention du public sur ses produits [ceux du défendeur] »; (ii) à une condition relative à la confusion : « de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada »; (iii) à une condition relative au moment « lorsqu’il [le défendeur] a commencé à y appeler ainsi l’attention » (Roger T. Hughes, Hughes on Trade-marks, Toronto, LexisNexis, 2016, version 48, à la page 989).
[49] Il semble que les tribunaux ont habituellement suivi la méthodologie que la Cour suprême du Canada a élaborée dans les arrêts Ciba-Geigy Canada Ltd. et Kirkbi, tant dans l’analyse du délit civil de commercialisation trompeuse que de celle des dispositions législatives sur le même sujet qui sont énoncées à l’alinéa 7b). À titre d’exemple, la Cour d’appel fédérale s’est récemment exprimée comme suit :
Dans une demande fondée sur la commercialisation trompeuse, en common law ou en vertu de l’alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce, un demandeur doit établir trois éléments, soit 1) l’existence d’un achalandage rattaché à la marque de commerce, 2) le fait que le défendeur a induit le public en erreur par une fausse déclaration, 3) le préjudice réel ou éventuel du demandeur découlant des actes du défendeur (arrêt Sadhu Singh Hamdard Trust c. Navsun Holdings Ltd, 2016 CAF 69).
[50] Toutefois, il paraît prudent de faire une distinction entre l’action pour commercialisation trompeuse prévue à l’alinéa 7b) et le délit civil de commercialisation trompeuse à deux égards : le critère relatif au moment susmentionné et la nécessité de posséder une marque de commerce opposable, qu’elle soit déposée ou non (arrêt Kirkbi, au paragraphe 26; arrêt Nissan Canada Inc. c. BMW Canada Inc., 2007 CAF 255). Mises à part ces distinctions, les deux exigent la preuve de l’achalandage rattaché au caractère distinctif du produit en cause (arrêt Kirkbi, aux paragraphes 66 et 67).
[51] La Cour a conclu ci-dessus que les demanderesses ne possédaient pas de signe distinctif opposable et, par conséquent, pas de marque de commerce. Donc, compte tenu de cette conclusion, il va de soi qu’elles ne peuvent se prévaloir d’aucun recours en vertu de l’alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce.
[52] Même si la Cour était arrivée à une conclusion différente, l’action des demanderesses serait vouée à l’échec, étant donné que celles-ci n’ont pas réussi à démontrer l’achalandage rattaché aux structures Performer lorsque la défenderesse a commencé à appeler l’attention sur ses structures Nebula. Les parties conviennent que la défenderesse a commencé à appeler l’attention du public sur ses produits quand elle a entrepris de les offrir en vente au Canada, c’est-à-dire pas plus tard qu’en janvier 2012 dans le cas de ses modèles Nebula Mini (DX-912) et Nebula (DX-910), et pas plus tard qu’en mars 2013 en ce qui concerne son modèle Nebula II (DX-913).
[53] Les demanderesses avaient le fardeau de faire la preuve de l’achalandage rattaché au caractère distinctif de leurs produits (arrêt Kirkbi, au paragraphe 67). Bien que l’achalandage ne soit pas défini dans la loi, ce terme « s’entend de l’association positive qui attire les consommateurs vers les marchandises ou services du propriétaire de la marque plutôt que vers ceux de ses concurrents » (arrêt Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23, au paragraphe 50). Comme l’explique la défenderesse, il fallait démontrer qu’en raison de l’apparence des produits des demanderesses, les consommateurs avaient fini par considérer qu’ils provenaient d’une source commerciale unique (décision Apotex Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce), 2010 CF 291, au paragraphe 13, confirmé par 2010 CAF 313; arrêt Kirkbi, au paragraphe 69). Les demanderesses ont produit en preuve les efforts de commercialisation et de vente qu’elles avaient investis dans des campagnes de courriels, de la distribution de catalogues ainsi de suite, mais elles n’ont rien produit au sujet de la forme des structures Performer et rien ne démontre que la présentation Performer est reconnue comme provenant d’une source commerciale unique.
[54] Comme la Cour l’a déjà fait remarquer, le témoin des demanderesses n’avait lui-même jamais vu les structures Performer et il n’en avait pas entendu parler avant sa participation à la présente instance en 2016, bien qu’il ait été présenté comme chef de file dans ce domaine. L’expert des demanderesses ne connaissait donc pas les structures Performer en 2012-2013, en dépit des efforts de vente qu’invoquent les demanderesses. De plus, il n’a pas jugé que la forme des structures Performer menait à la source de celles-ci, limitant la désignation aux panneaux colorés et aux systèmes de nappes de filets.
(4) Existe-t-il un droit d’auteur rattaché aux structures ou aux modèles Performer Arch, Performer Dome et Explorer Dome; s’agit-il d’œuvres [traduction] « artistiques » susceptibles de bénéficier de la protection légale? [55] La défenderesse a admis, dans sa plaidoirie finale, qu’il existe un droit d’auteur rattaché au dessin des structures Performer et que Corocord en est la titulaire. La Cour est convaincue que la preuve le démontre et que les modèles Performer ainsi que les structures Performer sont des œuvres protégées par le droit d’auteur que possède Corocord.
(5) La défenderesse a-t-elle reproduit la totalité ou une partie importante des structures ou des modèles Performer Arch, Performer Dome et Explorer Dome dans sa production alléguée au Canada des structures Nebula Mini (DX-912), Nebula (DX-910) et Nebula II (DX-913) respectivement, en violation des articles 3 et 27 de la Loi sur le droit d’auteur? [56] Le droit d’auteur est violé lorsque quelqu’un reproduit « [une] œuvre [...] ou une partie importante de celle-ci » (Loi sur le droit d’auteur, au paragraphe 3(1) et à l’article 27; arrêt Cinar Corporation c. Robinson, 2013 CSC 73, au paragraphe 25). On peut aussi déduire le plagiat s’il est prouvé que le défendeur a eu l’accès à l’œuvre protégée et s’il existe une importante similitude (décision Énergie atomique du Canada limitée c. AREVA NP Canada Ltd., 2009 CF 980, au paragraphe 35).
[57] En l’espèce, M. Richard Martin a confirmé pendant son contre-interrogatoire que les structures Nebula avaient été mises au point de manière à être équivalentes à chacune des structures Performer. Ces structures Nebula ont été produites à la suite de la réception par la défenderesse d’une demande substitution de la part de ses distributeurs. Personne n’a contesté le fait que la défenderesse a fait quatre reproductions des structures de terrains de jeux et les a vendues au Canada. En fait, le modèle Nebula (DX-910) a été vendu pour la première fois au Canada en septembre 2012, et le modèle Nebula II (DX-913), en septembre 2013. Au moment du procès, le modèle Nebula Mini n’avait toujours pas trouvé preneur. Toutes ces ventes ont été réalisées après que les demanderesses ont autorisé la 51e reproduction de leurs structures, comme nous le verrons de façon plus approfondie ci-dessous.
(6) Dans l’affirmative, le paragraphe 64(2) de la Loi sur le droit d’auteur s’applique-t-il? [58] Étant donné que la défenderesse a commencé à fabriquer et à vendre le modèle Nebula (DX-910) et le modèle Nebula II (DX-913) au Canada après la 51e reproduction des structures Performer, la défenderesse invoque le paragraphe 64(2) pour faire valoir qu’aucune responsabilité ne découle de la fabrication et de la vente de ces quatre structures. Ce paragraphe est applicable lorsqu’il existe un droit d’auteur sur un dessin appliqué à un objet utilitaire ou à une œuvre artistique dont le dessin est tiré, de par l’autorisation de toute personne qui est titulaire du droit d’auteur au Canada ou à l’étranger, si l’article est reproduit à plus de cinquante exemplaires.
[59] La Cour doit donc décider si les structures Performer sont ou ne sont pas en fait des objets utilitaires et si elles ont ou n’ont pas été reproduites à plus de cinquante exemplaires.
(a) Les structures des demanderesses sont-elles des « objets utilitaires » au sens de l’article 64 de la Loi sur le droit d’auteur? [60] Selon la définition de l’article 64 de la Loi sur le droit d’auteur, un « objet utilitaire » est un « [o]bjet remplissant une fonction utilitaire [...] ». Une « fonction utilitaire » est quant à elle définie comme une « [f]onction d’un objet autre que celle de support d’un produit artistique ou littéraire ». En ce qui concerne le caractère utilitaire d’un objet, la Cour d’appel fédérale, dans une opinion incidente, a donné quelques indications sur le caractère utilitaire d’un bijou ou d’une sculpture :
Il est peu probable qu’on puisse décider de l’utilité d’une œuvre d’art en fonction uniquement de son existence; il faut une utilisation pratique en sus d’une valeur esthétique. Certains bijoux peuvent être utilitaires alors que d’autres ne le sont pas. Par exemple, une épingle de cravate ou des boutons de manchette peuvent être des bijoux utilitaires s’ils servent à attacher les vêtements, alors que d’autres objets, comme les broches ou les boucles d’oreilles, ne seront que des ornements qui n’ont aucune utilité ni valeur autre qu’intrinsèque en tant qu’œuvres d’art. En outre, une sculpture peut avoir été créée uniquement pour être observée et admirée, mais elle peut aussi servir de presse-papiers. (Arrêt Pyrrha Design Inc. c. 623735 Saskatchewan Ltd., 2004 CAF 423, au paragraphe 14.)
[61] En l’espèce, même si les demanderesses allèguent que les structures Performer ne sont pas utilitaires, il paraît évident qu’elles le sont. La Cour est convaincue qu’elles ont été conçues et fabriquées d’abord comme terrains de jeux pour les enfants, donc pour permettre de jouer, de grimper, etc., ce qui les rend manifestement utilitaires, et qu’elles sont donc plus que de simples œuvres d’art qu’on se contente d’observer et d’admirer.
[62] Comme en font foi les témoignages de M. Frank, de Mme Jeffrey, de M. Smith et de M. Parker, les structures Performer des demanderesses devaient être esthétiques, une proposition que la Cour retient. Toutefois, elles devaient aussi permettre de grimper et de jouer, et elles devaient être amusantes et sans danger. À ce titre, elles étaient assujetties à des conditions techniques de sécurité, comme la portée des bras et les gabarits des cordes, qui n’étaient pas dictées par des considérations esthétiques, mais par des préoccupations en matière de sûreté ainsi que par des normes de sécurité, justement parce que les structures n’avaient pas pour objet au départ de faire simplemen