Boulangerie Vachon Inc. c. Racioppo

Boulangerie Vachon Inc. c. Racioppo
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2021-04-09
Référence neutre
2021 CF 308
Numéro de dossier
T-1762-17
Contenu de la décision
Date : 20210409
Dossier : T‑1762‑17
Référence : 2021 CF 308
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 9 avril 2021
En présence de monsieur le juge McHaffie
ENTRE :
BOULANGERIE VACHON INC./VACHON BAKERY INC. ET
CANADA BREAD COMPANY, LIMITED
demanderesses
et
SILVANO RACIOPPO,
NATURAL STUFF INC. ET
HOSTESS BREAD COMPANY, INC
défendeurs
JUGEMENT ET MOTIFS
I. Aperçu
[1] La question en litige dans le cadre du présent procès sommaire est de savoir si l’emploi par les défendeurs de la marque de commerce HOSTESS sur des produits panifiés contrevenait aux droits conférés à la Boulangerie Vachon Inc/Vachon Bakery Inc par la marque de commerce HOSTESS, employée et enregistrée en liaison avec des gâteaux. Je conclus que c’est le cas.
[2] Compte tenu des facteurs pertinents à l’analyse relative à la confusion, notamment les marques effectivement identiques, la similarité entre les produits et la façon dont ils sont commercialisés, je conclus que l’emploi par les défendeurs de la marque HOSTESS en liaison avec des produits panifiés permettrait vraisemblablement de conclure que ces produits ont été vendus par le propriétaire de la marque de commerce HOSTESS, la Boulangerie Vachon. La vente, par les défendeurs, de produits panifiés sous le nom HOSTESS de 2016 à 2019 constituait donc une violation du droit à l’emploi exclusif, contrairement au paragraphe 20(1) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13. Je conclus également que l’emploi par les défendeurs de la marque HOSTESS constituait une commercialisation trompeuse, contrairement à l’alinéa 7b) et une dépréciation de l’achalandage lié à la marque de commerce de la Boulangerie Vachon, contrairement au paragraphe 22(1) de la Loi sur les marques de commerce.
[3] Pour en arriver à ces conclusions, je rejette les arguments des défendeurs selon lesquels les marques de commerce HOSTESS ont été rendues non distinctives; que l’absence, et dans un cas le retrait, du mot [traduction] « pain » [« bread » en anglais] des enregistrements de marque de commerce de la Boulangerie Vachon permet aux défendeurs d’utiliser la marque HOSTESS sur des produits panifiés; que les déclarations faites par un représentant de Saputo Boulangerie (l’ancien nom de la Boulangerie Vachon) constituent une défense à la contrefaçon alléguée. À mon avis, aucun de ces arguments n’affecte la validité ou le caractère exécutoire des marques HOSTESS. Je conclus également que les défendeurs n’ont pas établi qu’ils avaient des droits exécutoires pour empêcher les demanderesses de vendre du pain sous la marque HOSTESS.
[4] Je ferai donc droit en grande partie à la requête des demanderesses en procès sommaire. Je rendrai le jugement déclaratoire et l’injonction que les demanderesses sollicitent, et je leur accorderai des dommages‑intérêts pour une somme de 10 000 $. Toutefois, je conclus que les demanderesses n’ont pas établi, dans les circonstances, que le défendeur particulier, Silvano Racioppo, devrait être personnellement responsable des actions des sociétés défenderesses.
[5] Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur les dépens, elles pourront présenter des observations, conformément au calendrier fourni à la fin des présents motifs
II. Les questions en litige
[6] Les demanderesses présentent leur requête en procès sommaire en vue d’obtenir un jugement sur l’ensemble de leur demande. Les défendeurs n’ont pas présenté de requête distincte en procès sommaire sur la demande reconventionnelle, mais dans leur mémoire des faits et du droit, ils sollicitent un jugement déclaratoire et des dommages‑intérêts fondés sur les questions soulevées dans la demande reconventionnelle. Ce procès sommaire soulève donc les cinq questions suivantes :
S’agit‑il d’un cas approprié pour un procès sommaire en ce qui concerne la demande et/ou la demande reconventionnelle?
Les demanderesses ont‑elles établi qu’elles sont les propriétaires de marques de commerce valides ou, à l’inverse, les défendeurs ont‑ils établi que les marques sont invalides?
Les demanderesses ont‑elles établi une violation des droits qui leur sont conférés par les marques de commerce, et, en particulier, ont‑elles établi qu’un ou plusieurs des défendeurs :
(1) ont violé les droits sur les marques de commerce déposées de la Boulangerie Vachon, contrairement au paragraphe 20(1) de la Loi sur les marques de commerce;
(2) ont effectué une commercialisation trompeuse, contrairement à l’alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce;
(3) ont déprécié l’achalandage des marques de commerce déposées de la Boulangerie Vachon, contrairement au paragraphe 22(1) de la Loi sur les marques de commerce?
Les défendeurs ont‑ils établi une allégation de commercialisation trompeuse contre les demanderesses?
Quelles sont les mesures de redressement appropriées?
III. Analyse
A. Il s’agit d’un cas approprié pour un procès sommaire
[7] L’article 216 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 [les Règles], régit la conduite des procès sommaires. En particulier, les paragraphes 216(5) à (8) des Règles traitent des cas où un procès sommaire est approprié et des résultats qui peuvent en découler. La Cour rejette la requête si les questions « ne se prêtent pas à la tenue d’un procès sommaire » ou si « un procès sommaire n’est pas susceptible de contribuer efficacement au règlement de l’action » : art 216(5) des Règles. À l’inverse, la Cour peut rendre un jugement sur l’ensemble des questions ou sur une question en particulier si elle est convaincue de « la suffisance de la preuve pour trancher l’affaire, indépendamment des sommes en cause, de la complexité des questions en litige et de l’existence d’une preuve contradictoire », à moins qu’elle ne soit d’avis qu’il serait injuste de le faire : art 216(6) des Règles.
[8] Les deux parties soutiennent que c’est un cas approprié pour un procès sommaire. Je suis d’accord. La preuve est suffisante pour que les questions soient tranchées. Les parties ont chacune déposé une preuve par affidavit importante et des pièces documentaires. Les demanderesses ont déposé des affidavits de Heather Crees, vice‑présidente, Marketing, Boulangerie Vachon; de Tania Goecke, directrice principale, Marketing, Canada Bread Company, Limited; de Jacinta De Abreu, auxiliaire juridique principale, Litiges, auprès de leurs avocats. Les défendeurs ont déposé des affidavits de Silvano Racioppo, défendeur agissant à titre personnel, président et unique propriétaire de Natural Stuff Inc, qui était auparavant président et propriétaire de Hostess Bread Company Inc; de Ken Skellett, un associé de M. Racioppo, le président de 2207831 Ontario Inc, faisant affaire sous le nom de Snack Sales Canada, et maintenant le propriétaire de Hostess Bread.
[9] Mme Crees, Mme Goecke, M. Racioppo et M. Skellett ont chacun été soumis à un contre‑interrogatoire sur leurs affidavits. Une transcription de l’interrogatoire préalable de M. Racioppo au nom des trois défendeurs a également été déposée. D’après mon examen de cette preuve, il y a quelques divergences ou différends de fait mineurs, mais il n’y a pas de questions importantes de crédibilité ou de fait qui nécessitent un procès pour être tranchées : Kwan Lam c Chanel S de RL, 2016 CAF 111 aux para 15, 16.
[10] Les questions sont circonscrites et ne sont pas d’une grande complexité. Les sommes en jeu sont modestes. À mon avis, il ne serait pas injuste de trancher l’action par un procès sommaire. Au contraire, un procès sommaire sur la base des documents présentés par les parties permettrait d’apporter au présent litige une détermination qui soit juste et la plus expéditive et économique possible sur le fond : Règles, art 3 et 216; Driving Alternative Inc c Keyz Thankz Inc, 2014 CF 559 aux para 35, 36.
[11] Il convient également de souligner qu’il a fallu près de deux ans pour présenter la présente requête. Les demanderesses ont d’abord indiqué leur intention d’introduire une requête en procès sommaire au début de 2019. Il y a eu un certain nombre de retards, ainsi qu’une gestion active de l’affaire par le protonotaire Aalto, à titre de juge responsable de la gestion de l’instance. Les étapes de la préparation du procès sommaire ont été réalisées en 2019 et 2020, ce qui a conduit à l’audience de la présente requête en décembre 2020. Ces efforts des parties et de la Cour pour faire avancer l’affaire vers un jugement par procès sommaire pèsent en outre en faveur d’une décision sur l’affaire maintenant, plutôt que de prolonger davantage la présente action, qui a été engagée en novembre 2017.
[12] En ce qui concerne la demande reconventionnelle, comme il a été mentionné, les défendeurs n’ont pas présenté de requête distincte en procès sommaire. Toutefois, dans leur mémoire des faits et du droit en réponse, les défendeurs ont sollicité le jugement déclaratoire et les dommages‑intérêts qui sont réclamés dans la demande reconventionnelle. Les demanderesses n’ont pas soulevé de problème de procédure concernant le fait que les défendeurs demandaient ces mesures de redressement dans le cadre du procès sommaire. Au contraire, les deux parties ont indiqué qu’elles comprenaient que le procès sommaire devait être une audience sur toutes les questions dans le cadre de l’instance. En outre, les questions fondamentales qui ont été soulevées par les défendeurs, notamment concernant la validité des marques de commerce déposées des demanderesses et les déclarations faites par un représentant de Saputo Boulangerie, sont soulevées à la fois en défense et comme fondement de la demande reconventionnelle. Comme je dois traiter ces questions comme faisant partie des moyens de défense des défendeurs, il serait inefficace de ne pas traiter les demandes reconventionnelles en mesures de redressement qui en découlent. Dans ces circonstances, et compte tenu des articles 3, 55 et 216 des Règles, je suis convaincu que je peux et dois trancher toutes les questions de la procédure, y compris la demande reconventionnelle.
B. Les demanderesses sont propriétaires de marques de commerce déposées valides
[13] Les demanderesses allèguent que les ventes par Hostess Bread de produits panifiés en liaison avec la marque de commerce HOSTESS et le nom commercial Hostess Bread Company Inc violaient leurs droits sur trois marques de commerce déposées. Les défendeurs font valoir que ces marques ont perdu leur caractère distinctif, dans la mesure où d’autres commerçants utilisent la marque HOSTESS sur le marché. Les défendeurs demandent également à la Cour d’ordonner que soit radié du registre des marques de commerce le terme [traduction] « pains mollets » [« rolls » en anglais], dans l’un des enregistrements, pour cause de non‑usage.
[14] Pour les motifs qui suivent, je conclus que les enregistrements de marque de commerce de la Boulangerie Vachon sont valides et que la demande de radiation partielle des défendeurs est théorique, en raison de la récente décision du registraire rendue au titre de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce.
(1) Les marques de commerce déposées de la Boulangerie Vachon
[15] Les demanderesses s’appuient sur trois marques de commerce enregistrées au nom de la Boulangerie Vachon. La première, LMCA37702, concerne la marque de commerce HOSTESS en tant que mot servant de marque [le mot servant de marque HOSTESS]. Elle a été enregistrée en 1925, sous le régime de l’ancienne Loi des marques de commerce et dessins de fabrique, SRC 1906, c 71. Je note que, comme cette marque figurait au registre le 1er septembre 1932, le paragraphe 27(2) de la Loi sur les marques de commerce exige qu’elle soit traitée comme un « mot servant de marque », selon la définition qu’en donne la Loi sur la concurrence déloyale, SRC 1952, c 274. Les mots servant de marques et les dessins‑marques sont définis séparément dans la Loi sur la concurrence déloyale et comportent des dispositions différentes en matière d’enregistrabilité Toutefois, aucune des parties n’a laissé entendre que le paragraphe 27(2) avait une incidence sur le traitement du mot servant de marque HOSTESS.
[16] Au moment où la présente affaire a été entendue, le mot servant de marque HOSTESS était enregistré pour être employé en liaison avec les produits [traduction] « Pains mollets, gâteaux et biscuits » [« Rolls, cakes and biscuits » en anglais]. Comme nous le verrons dans la prochaine section, les produits [traduction] « pains mollets » et [traduction] « biscuits » ont été par la suite radiés de l’enregistrement par le registraire des marques de commerce.
[17] En plus de cette radiation récente des [traduction] « pains mollets » et des [traduction] « biscuits », le mot servant de marque HOSTESS a subi un certain nombre de changements au fil des ans, tant au niveau de la propriété que de la liste des produits. Ce qui est important pour les besoins de la présente requête, c’est que l’enregistrement a été modifié en 1980 pour supprimer les produits [traduction] « pain » après une procédure de radiation, sous le régime de ce qui était alors l’article 44 (maintenant l’article 45) de la Loi sur les marques de commerce. En 1994, l’enregistrement a été modifié pour refléter l’achat de la marque en 1993 par Vachon (alors connu sous le nom de Culinar Inc) de George Weston Limited. La même société est propriétaire de l’enregistrement depuis lors, bien qu’elle ait changé de nom un certain nombre de fois, notamment pour devenir Saputo Groupe Boulangerie inc/Saputo Bakery Group Inc en 2001, après que Saputo eut acquis Vachon, et pour devenir la Boulangerie Vachon Inc/Vachon Bakery Inc actuelle en 2015, après que Canada Bread eut acquis Saputo Boulangerie de Saputo. La Boulangerie Vachon est une filiale en propriété exclusive de Canada Bread.
[18] Les deux autres enregistrements de Boulangerie Vachon, LMC388644 et LMC457357 respectivement, concernent chacun des dessins comportant le mot HOSTESS, illustrés ainsi :
LMC388644 LMC457357
[Description de l’image insérée : deux dessins sont présentés. À gauche, au‑dessus de la légende LMC388644, le dessin comprend le mot HOSTESS écrit avec un H majuscule et les autres lettres en minuscules. Le mot se trouve dans un ovale. Un cœur est dessiné au‑dessus du mot et croise l’ovale qui l’entoure, de sorte que la pointe inférieure du cœur se trouve entre la lettre O et la lettre S du mot. À droite, au‑dessus de la légende LMC457357, se trouve un deuxième dessin. Le dessin est le même que celui de gauche, avec, en plus, une courbe semi‑circulaire en rayons de soleil au‑dessus de l’ovale.]
[19] La marque LMC388644 [le dessin HOSTESS accompagné d’un cœur] a été enregistrée en 1991 en liaison avec les produits [traduction] « Petits gâteaux » [« Snack cakes » en anglais]. La marque LMC457357 [le dessin HOSTESS accompagné d’un cœur et d’un soleil] a été enregistrée en 1996 en liaison avec les produits « Collations et desserts, nommément: gâteaux, tartes, biscuits, tartelettes, pâtisseries, danoises, muffins, beignes, petits‑fours, gaufrettes, feuilletés ».
[20] La Boulangerie Vachon vend des produits de boulangerie‑pâtisserie sucrés sous la marque HOSTESS. Certains de ces produits portent des marques de commerce additionnelles, comme KING DONS et TWINKIES, tandis que d’autres sont vendus simplement avec la marque HOSTESS et le nom du produit, notamment « CupCakes » ou « Brownies Arc‑en‑ciel ». La preuve de Mmes Crees et Goecke indique que la marque HOSTESS est représentée sur ces produits sous la forme du dessin HOSTESS accompagné d’un cœur, bien que les emballages plus récents présentent une variation de ce dessin :
[Description de l’image insérée : un dessin est illustré, sur lequel le mot HOSTESS est écrit avec un H majuscule et les autres lettres en minuscules. Le mot est écrit sous forme de petit arc. Il est entouré d’un ovale. Un cœur apparaît au‑dessus et entre la lettre O et la lettre S et coupe l’ovale.]
[21] La Boulangerie Vachon a également demandé plus récemment l’enregistrement de la marque HOSTESS pour l’employer en liaison avec les produits [traduction] « Pain et pain tranché » [« Bread and sliced bread » en anglais]. Cette demande, portant le numéro 1781357, a été déposée le 9 mai 2016, sur la base d’un usage proposé au Canada. Elle semble avoir été déposée après que les demanderesses eurent pris connaissance de la première demande de Natural Stuff visant à enregistrer la marque HOSTESS, analysée plus en détail ci‑dessous, et peu de temps avant que les demanderesses écrivent pour la première fois à Natural Stuff pour l’aviser des droits de la Boulangerie Vachon et enjoignent à Natural Stuff de ne pas utiliser ou enregistrer une marque HOSTESS. Cette demande n’a pas fait l’objet d’un enregistrement.
[22] Canada Bread a commencé à vendre du pain sous la marque HOSTESS en avril 2017, initialement dans l’Ouest canadien. Ce lancement a eu lieu environ un an après que les défendeurs eurent commencé à vendre du pain sous le nom HOSTESS en mars 2016. Canada Bread utilise les marques de commerce HOSTESS sous licence de la Boulangerie Vachon. Cet emploi profite davantage à la Boulangerie Vachon, conformément au paragraphe 50(1) de la Loi sur les marques de commerce. C’est donc la Boulangerie Vachon, plutôt que Canada Bread, qui détient les droits sur les marques de commerce et l’achalandage associé aux marques de commerce HOSTESS.
(2) L’effet de la décision du registraire au titre de l’article 45
[23] En 2017, à la demande des défendeurs, le registraire a émis un avis au titre de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, exigeant que la Boulangerie Vachon fournisse une preuve d’emploi de la marque de commerce au cours de la période de trois ans précédant la date de l’avis. Au moment de l’audition de la présente affaire, cette procédure n’avait pas encore été instruite.
[24] Le 22 mars 2021, les défendeurs ont informé la Cour que le 9 mars 2021, la Commission des oppositions des marques de commerce avait, au nom du registraire des marques de commerce, rendu sa décision concernant la procédure visée à l’article 45 : Natural Stuff Inc c Boulangerie Vachon Inc/Vachon Bakery Inc, 2021 COMC 41. Le registraire a maintenu l’enregistrement pour les produits [traduction] « gâteaux », tout en radiant les produits [traduction] « pains mollets » et [traduction] « biscuits » de l’enregistrement. Dès la réception de la décision du registraire, j’ai invité les parties à formuler des observations sur l’impact de la décision, le cas échéant, sur la présente requête.
[25] Les demanderesses font valoir que la décision n’est pas pertinente pour le présent procès sommaire, pour un certain nombre de raisons. Elles affirment que leur réclamation pour commercialisation trompeuse n’est pas fondée sur l’enregistrement d’une marque de commerce et qu’elle n’est donc pas affectée par la décision. Elles font également valoir que la date pertinente pour apprécier la confusion dans une action en contrefaçon, y compris lorsqu’une injonction permanente est demandée, est généralement la date de l’audience, bien que cela puisse dépendre des allégations et des faits de l’affaire : Alticor Inc c Nutravite Pharmaceuticals Inc, 2005 CAF 269 aux para 10‑16. Elles maintiennent qu’au moment où les défendeurs ont intenté des actions, l’enregistrement leur donnait le droit exclusif à l’emploi du terme HOSTESS en liaison avec les produits [traduction] « Pains mollets, gâteaux et biscuits », de sorte que les changements apportés à l’enregistrement après cette date, et en fait après l’audience, ne peuvent affecter leur cause d’action. Par ailleurs, elles soulignent qu’en tout état de cause, leur preuve et leurs observations lors du procès sommaire étaient axées sur les produits de petits gâteaux des demanderesses, et non sur la présence de [traduction] « Pains mollets » ou de [traduction] « biscuits » dans l’enregistrement.
[26] Les défendeurs, pour leur part, font valoir que le mot servant de marque HOSTESS devrait être reconnu comme ayant été maintenu uniquement en liaison avec des [traduction] « gâteaux » et que les demanderesses ne devraient pas pouvoir invoquer l’enregistrement pour les [traduction] « Pains mollets ». Ils font remarquer que le but d’une procédure au titre de l’article 45 est de débarrasser le registre du « bois mort » : Sport Maska Inc c Bauer Hockey Corp, 2016 CAF 44 aux para 56‑59. Ils font valoir que la Cour devrait éviter un résultat qui serait incompatible avec la conclusion du registraire selon laquelle le mot servant de marque HOSTESS était un tel bois mort en ce qui concernait les [traduction] « Pains mollets ». Quant à la date de l’appréciation de la confusion, les défendeurs soulignent la conclusion dans Alticor, selon laquelle l’utilisation de la date de l’audience n’est pas une règle absolue : Alticor, au para 16.
[27] Je note qu’en discutant de la date pertinente comme étant la date du procès, l’arrêt Alticor semble prendre principalement en compte d’autres dates avant le procès, plutôt que des occurrences après le procès : Alticor, aux para 13‑15. À mon avis, il peut y avoir, dans certaines circonstances, des aspects d’une procédure, y compris des mesures de redressement prospectives, comme une injonction permanente, qui pourraient être touchées par un changement dans un enregistrement après une audience, mais avant qu’une décision soit rendue.
[28] En l’espèce, cependant, je conclus que la requête en procès sommaire n’est, en grande partie, pas affectée par la décision du registraire. La preuve et les principaux arguments des demanderesses concernaient tous l’enregistrement et l’emploi, par la Boulangerie Vachon, du mot servant de marque HOSTESS en liaison avec des [traduction] « gâteaux », et des petits gâteaux en particulier. Bien que les demanderesses se soient fondées, pour la commercialisation trompeuse, sur l’enregistrement pour les [traduction] « pains mollets », toute la preuve qu’ils ont présentée au sujet de la durée d’emploi, du caractère distinctif acquis et de la nature du commerce concernait les petits gâteaux. Comme il est expliqué ci‑dessous, je conclus que l’emploi, par les défendeurs, de la marque HOSTESS en liaison avec du pain et des petits pains porte à confusion avec le mot servant de marque HOSTESS, enregistré en liaison avec des [traduction] « gâteaux », de sorte que la présence du terme « pains mollets » dans l’enregistrement est sans importance.
[29] La décision du registraire est pertinente pour un aspect du présent procès sommaire. Les défendeurs ont demandé à la Cour, dans le cadre de la présente requête, d’ordonner au registraire de supprimer le terme [traduction] « pains mollets » de l’enregistrement, en raison de l’absence d’usage par les demanderesses. Les demanderesses se sont opposées à cette demande. Étant donné la nature des arguments des défendeurs, je pense qu’ils demandaient effectivement à la Cour d’ordonner une issue dans le cadre de la procédure en cours au titre de l’article 45. Ce n’est pas le rôle de la Cour; le législateur a donné au registraire le mandat de rendre des décisions au titre de l’article 45, et d’agir en conséquence. Quoi qu’il en soit, cependant, la décision du registraire rend la demande des défendeurs théorique, car il ne servirait à rien que la Cour ordonne au registraire de faire quelque chose qu’il a déjà fait, même si elle avait le pouvoir de le faire.
(3) Les enregistrements de la Boulangerie Vachon sont valides
[30] Les défendeurs se fondent beaucoup sur l’existence d’autres enregistrements de marques de commerce qui consistent en ou comportent le mot HOSTESS pour emploi en liaison avec des produits alimentaires. Ils invoquent cette preuve de [traduction] « l’état du registre » pour saper le caractère distinctif des marques de commerce de la Boulangerie Vachon. Sur cette base, ils font valoir à la fois que les marques de la Boulangerie Vachon sont non distinctives au point d’être inopposables et que les autres marques HOSTESS sont pertinentes comme facteur dans l’analyse relative à la confusion.
[31] À mon avis, il s’agit de questions différentes, mais liées. Si une marque de commerce n’est pas du tout distinctive, elle n’est pas valide et ne peut être appliquée : Loi sur les marques de commerce, art 2 (« distinctif », « marque de commerce »), 18(1)b). Si elle est distinctive, le degré de son caractère distinctif inhérent ou acquis est un facteur à prendre en considération pour apprécier la confusion : Loi sur les marques de commerce, art 6(5)a). J’aborderai donc ces deux questions séparément, en traitant l’argument du caractère non distinctif à ce stade, et en examinant, plus loin, l’impact de cette preuve sur l’analyse relative la confusion.
[32] Dans leur demande reconventionnelle, les défendeurs allèguent que les marques de commerce de la Boulangerie Vachon sont invalides, aux termes de l’article 18 de la Loi sur les marques de commerce, car elles ne sont pas distinctives ou ne permettent pas de distinguer les produits des demanderesses de ceux des autres. Bien que cela ne soit pas exprimé en ces termes dans la présente requête, je considère que l’argument d’absence de caractère distinctif avancé par les défendeurs est en fait une allégation d’invalidité fondée sur l’absence de caractère distinctif au sens de l’alinéa 18(1)b).
[33] Cet alinéa prévoit qu’un enregistrement est invalide si « la marque de commerce n’est pas distinctive à l’époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l’enregistrement » : Loi sur les marques de commerce, art 18(1)b). Ainsi, la date pertinente pour cette appréciation est la date de la demande reconventionnelle des défendeurs, soit le 12 janvier 2018 : Bodum USA c Meyer Housewares Canada Inc, 2012 CF 1450 [Bodum (CF)] aux para 19, 23, conf par 2013 CAF 240. Il incombe à la partie qui attaque l’enregistrement d’une marque de démontrer qu’il n’est pas valide : Cheaptickets and Travel Inc c Emall Inc, 2008 CAF 50 au para 12. Bien que les marques de commerce déposées bénéficient d’une présomption de validité, la formulation de celle‑ci est « plutôt faible » et ajoute donc peu à la charge générale qui incombe à la partie attaquante : Bodum (CF), au para 20; Cheaptickets, au para 12; Loi sur les marques de commerce, art 19.
[34] L’argument d’absence de caractère distinctif avancé par les défendeurs repose sur le fait qu’il existe un certain nombre d’autres enregistrements de marques de commerce qui consistent en ou contiennent le mot HOSTESS. Les défendeurs soutiennent que le fait que plusieurs commerçants utilisent des marques liées à HOSTESS, ainsi que le fait que les demanderesses n’ont pas fait valoir leurs marques contre ces commerçants, signifie que la marque HOSTESS ne sert pas et ne peut servir à distinguer les produits de la Boulangerie Vachon de ceux des autres commerçants.
[35] La preuve présentée par les défendeurs montre les enregistrements de marques de commerce suivants qui incluent le mot HOSTESS pour emploi en liaison avec des produits alimentaires :
une série de onze enregistrements de marques de commerce HOSTESS et de marques formelles HOSTESS appartenant à PepsiCo Canada ULC, s/n de Frito Lay Canada, pour emploi en liaison avec une variété de collations, y compris les croustilles. La plus ancienne de ces marques, pour le mot servant de marque HOSTESS, a été enregistrée en 1930;
HOSTESS, enregistrée par Maple Leaf Foods Inc en 1961 pour être employée en liaison avec des [traduction] « Viandes fraîches et transformées, à l’exception de la viande hachée, des tartes et tartelettes à la viande hachée ainsi que des pâtés à la viande » [« Fresh and processed meat excluding mince meat, mince meat pies and tarts and meat pies » en anglais]. L’exclusion de [traduction] « la viande hachée, des tartes et tartelettes à la viande hachée ainsi que des pâtés à la viande » de la marque Maple Leaf Foods Inc semble avoir été faite à la lumière d’un enregistrement de 1959 pour HOSTESS qui couvre ces produits et qui est également détenu par la Boulangerie Vachon;
HOSTESS PACKAGE, enregistrée en 1925 pour des emballages contenant des boissons gazeuses et appartenant à Canada Dry Mott’s Inc;
THE HOSTESS SHOP, propriété de Sears Canada Inc et enregistrée en 1935 pour être employée en liaison avec des [traduction] « Cornichons, thés, gelées, marmelades, confitures et tartinades pour sandwichs » [« Pickles,teas, jellies, marmalades, jams and sandwich spreads » en anglais].
[36] Cette preuve démontre que différentes marques de commerce liées à HOSTESS peuvent coexister et coexistent effectivement dans le registre à l’égard de différents produits alimentaires. Cependant, elle est à mon avis insuffisante pour démontrer que les marques HOSTESS ne se distinguent pas de celles de la Boulangerie Vachon ou que les enregistrements sont invalides.
[37] Comme le reconnaissent les défendeurs, les diverses marques HOSTESS de PepsiCo sont apparentées, de sorte qu’il y a en fin de compte quatre autres commerçants qui utilisent des enregistrements de marques formelles HOSTESS en liaison avec des aliments. Deux de ces enregistrements contiennent d’autres mots qui ajoutent des éléments de distinction par rapport à la marque de commerce HOSTESS de la Boulangerie Vachon : HOSTESS PACKAGE et THE HOSTESS SHOP. Aucun des enregistrements ne concerne des produits alimentaires particulièrement similaires aux gâteaux et autres pâtisseries énumérés dans les enregistrements de la Boulangerie Vachon. Le fait que quelques autres commerçants utilisent des marques formelles HOSTESS enregistrées pour d’autres produits alimentaires est loin d’être suffisant pour démontrer que les marques de commerce de la Boulangerie Vachon ne permettent pas de distinguer ses produits de ceux des autres.
[38] Fait important, les défendeurs n’ont déposé aucune preuve d’un emploi réel de ces autres marques de commerce HOSTESS au Canada. Bien que la présence d’un grand nombre d’enregistrements puisse donner une certaine indication de l’état du marché, l’emploi sur le marché ne peut être présumé simplement à partir d’un enregistrement : McDowell c Laverana GmbH & Co KG, 2017 CF 327 [McDowell] aux para 41‑46; Eclectic Edge Inc c Gildan Apparel (Canada) LP, 2015 CF 1332 [Eclectic Edge] aux para 82‑84. En l’espèce, il n’y a aucune preuve que l’une des marques identifiées est utilisée, et encore moins que l’emploi est de nature à rendre les marques de la Boulangerie Vachon non distinctives.
[39] Les défendeurs s’appuient également sur la supposée omission de la Boulangerie Vachon de faire valoir ses marques contre ces autres commerçants. Comme ils le font remarquer, l’omission de protéger une marque peut entraîner une perte de caractère distinctif : Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc, 2006 CSC 22 [Mattel] au para 26; 8073902 Canada Inc c Vardy, 2019 CF 743 [Vardy] au para 67. Cet argument ne peut être retenu, pour trois raisons.
[40] Premièrement, comme il a été mentionné, il n’y a aucune preuve que les propriétaires des marques ont utilisé les marques en question. Il n’y a donc aucun fondement probatoire pour reprocher à la Boulangerie Vachon d’avoir omis de faire valoir ses marques pour empêcher un tel usage. Deuxièmement, même s’il y avait une preuve d’usage, l’article 19 de la Loi sur les marques de commerce accorde aux propriétaires des enregistrements le droit à l’emploi de leurs marques. Ce droit constituerait une défense contre toute action de la Boulangerie Vachon en contrefaçon ou en commercialisation trompeuse : Philip Morris Products SA c Marlboro Canada Limitée, 2010 CF 1099 aux para 183, 207‑210; Remo Imports Ltd c Jaguar Cars Limited, 2007 CAF 258 aux para 110‑113. Troisièmement, même si la Boulangerie Vachon n’a pas fait valoir ses marques auprès de certains commerçants, cela ne suffit pas, en soi, à démontrer une perte de caractère distinctif. L’usage continu et non imposé de la marque doit être tel que les consommateurs n’étaient plus en mesure, à la date de la contestation, de distinguer les produits de la Boulangerie Vachon de ceux d’autres personnes utilisant les marques HOSTESS. Il n’y a aucune preuve que c’est le cas. Essentiellement, les défendeurs demandent à la Cour de conclure que les marques de la Boulangerie Vachon ont perdu leur caractère distinctif du simple fait qu’elle ne les a pas fait valoir contre quatre autres commerçants dont il n’a pas été démontré qu’ils utilisaient leurs marques, et qui auraient le droit statutaire de le faire, le cas échéant. À mon avis, il n’y a aucun fondement pour arriver à une telle conclusion.
[41] Comme le soulignent les demanderesses, la situation actuelle est très différente de celle de l’affaire Vardy sur laquelle les défendeurs s’appuient. Dans cette affaire, la preuve démontrait un usage répandu, non enregistré et non autorisé, de la marque DIAL‑A‑BOTTLE par de nombreuses entreprises, ainsi que le défaut du propriétaire inscrit de la marque de commerce de faire suffisamment valoir sa marque, causant de la confusion sur le marché : Vardy, aux para 57‑63. Il n’y a pas de preuve équivalente en l’espèce. Au contraire, la seule preuve d’usage sur le marché concerne les demanderesses et les défendeurs.
[42] Je conclus donc que les défendeurs ne se sont pas acquittés de leur fardeau de démontrer que les marques HOSTESS de la Boulangerie Vachon ont perdu leur caractère distinctif, de sorte qu’elles sont invalides ou que les demanderesses ne peuvent les faire valoir. Comme il a été mentionné, j’examinerai si la preuve de l’état du registre a une incidence sur l’analyse relative à la confusion lorsque j’aborderai cette question ci‑dessous.
C. Les demanderesses ont établi une violation des droits qui leur sont conférés par les marques
[43] Les demanderesses allèguent que les défendeurs ont contrefait leurs marques de commerce déposées, ont effectué une commercialisation trompeuse et ont déprécié l’achalandage de leurs marques de commerce. Dans la mesure où chacune de ces allégations est fondée sur les mêmes actions des défendeurs, je vais résumer la conduite des défendeurs en cause avant de passer aux causes d’action pertinentes et aux dispositions applicables de la Loi sur les marques de commerce.
[44] Natural Stuff est un distributeur alimentaire qui vend et distribue, depuis 1994, divers produits alimentaires, dont des produits de collation, au Canada et aux États‑Unis. M. Racioppo est le président de Natural Stuff. À partir de 2010 environ, M. Racioppo et Natural Stuff ont commencé à travailler en collaboration avec Ken Skellett et son entreprise de distribution alimentaire, Snack Sales Canada. M. Racioppo et M. Skellett, dans leurs affidavits déposés dans le cadre de la présente requête, décrivent chacun l’arrangement comme une [traduction] « coentreprise informelle », bien que les parties n’aient jamais conclu d’entente écrite.
[45] Avant 2012, une société américaine connue sous le nom de Hostess Brands, Inc. détenait certains droits sur la marque HOSTESS aux États‑Unis. Il n’y a pas eu une grande preuve détaillée concernant ces droits américains, mais l’avocat des défendeurs les a décrits en des termes qui donnaient à entendre qu’il existait un parallèle avec ceux que détenait alors Saputo Boulangerie au Canada. Natural Stuff et/ou Snack Sales Canada ont importé au Canada certains produits fabriqués par Hostess Brands, Inc, tels que les petits gâteaux ZINGERS et DOLLY MADISON.
[46] En 2012, Hostess Brands, Inc. a déclaré faillite. Cela semble avoir incité M. Skellett à explorer les possibilités impliquant la marque de commerce HOSTESS. Il a communiqué avec le président et chef de l’exploitation de Saputo Boulangerie, Lionel Ettedgui, en octobre ou novembre 2012. Après quelques appels téléphoniques, M. Skellett et M. Racioppo ont rencontré M. Ettedgui en novembre 2012. Lors de cette réunion, il a notamment été question de la possibilité de produire du pain sous la marque HOSTESS. M. Ettedgui a déclaré que Saputo Boulangerie ne vendait pas et n’était pas disposée à vendre du pain sous le nom HOSTESS. Il n’était pas non plus certain que Saputo avait le droit de vendre du pain, mais a affirmé qu’il allait examiner la question.
[47] Après la réunion, M. Skellett a échangé des courriels avec M. Ettedgui en novembre et décembre 2012. Alors que les premiers courriels ne faisaient pas référence au pain, le 11 décembre 2012, M. Skellett a demandé à M. Ettedgui, entre autres choses, s’il serait [traduction] « opposé à un contrat de licence concernant la marque Hostess pour le pain et les pains mollets ». M. Ettedgui a répondu le lendemain en déclarant, en réponse à cette question : [traduction] « Je ne pense pas que nous possédions la marque pour cette catégorie de produits. Je vais vérifier à nouveau auprès du service juridique, mais je pense que la marque est détenue par Weston pour le pain. » Le lendemain, M. Ettedgui a écrit à nouveau à M. Skellett en se basant sur les commentaires du service juridique de Saputo Boulangerie, déclarant : [traduction] « En ce qui concerne la marque Hostess, nous ne possédons la marque que pour les petits gâteaux, de sorte que nous ne pouvons donc pas accorder de licence pour d’autres catégories. »
[48] Rien d’autre ne semble avoir été fait concernant la vente de pain sous la marque HOSTESS jusqu’à environ un an plus tard. En novembre ou décembre 2013, M. Skellett a communiqué avec des représentants de Hostess Brands, LLC, qui avait acquis les droits américains sur la marque HOSTESS, à la suite de la faillite de Hostess Brands, Inc. Le résultat pertinent de ces discussions fut que la société Hostess Brands, LLC a informé M. Skellett qu’elle n’avait aucun droit sur la marque de commerce HOSTESS au Canada.
[49] Le 22 décembre 2014, quatre jours après que l’acquisition de Saputo Boulangerie par Canada Bread eut été annoncée et rapportée dans divers médias canadiens, Natural Stuff a demandé l’enregistrement de la marque de commerce HOSTESS, demande no 1708488, pour emploi en liaison avec les produits [traduction] « Pain, pains mollets et bagels » [« Bread, bread rolls, and bagels » en anglais] et les services [traduction] « Distribution en gros de pain, pains mollets et bagels » [« Wholesale distribution of bread, bread rolls and bagels » en anglais]. Selon la preuve de M. Racioppo, il n’était pas au courant de l’acquisition au moment de la demande et il avait entamé le processus de préparation de la demande plus tôt en 2014. Je suis d’accord avec les demanderesses quant au fait qu’il semble y avoir une coïncidence remarquable avec le moment de la demande. Cependant, je n’ai pas besoin de déterminer si la demande de Natural Stuff a été déclenchée par les rapports sur l’acquisition, car la connaissance ou l’intention de Natural Stuff au moment de la demande n’est finalement pas pertinente pour les questions du présent procès sommaire.
[50] La demande de Natural Stuff demeure en suspens. Au cours de l’examen, il y a eu un certain nombre de mesures administratives, lesquelles faisaient état de l’avis selon lequel la marque qui était l’objet de la demande portait à confusion avec le mot servant de marque HOSTESS précédemment enregistré. Pour surmonter ces objections, Natural Stuff a révisé sa demande afin de retirer les [traduction] « pains mollets » de la liste des produits et services, puis a révisé l’énoncé des produits et services pour [traduction] « (i) pain, à savoir : miches de pain tranchées et non tranchées, pains mollets et petits pains, et (ii) bagels » [« (i) bread, namely: sliced and unsliced loaves of bread, bread rolls and bread buns, and (ii) bagels » en anglais] et les services connexes de distribution en gros. Cependant, les objections de l’examinateur ont été maintenues. Le rapport le plus récent de l’examinateur, daté du 11 août 2017, portait surtout sur le fait que les [traduction] « pains mollets » étaient visés par le mot servant de marque HOSTESS.
[51] Le 3 fév