BMW Canada inc. c. Nissan Canada inc.

BMW Canada inc. c. Nissan Canada inc.
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2007-03-07
Référence neutre
2007 CF 262
Numéro de dossier
T-1395-05
Contenu de la décision
Date : 20070307
Dossier : T-1395-05
Référence : 2007 CF 262
ENTRE:
BMW CANADA INC.
BAYERISHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT
demanderesses
et
NISSAN CANADA INC.
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT
LE Juge suppléant MACKAY
[1] Les demanderesses sollicitent à titre de mesures de redressement un jugement déclaratoire, une injonction et des dommages‑intérêts pour perte de profits, pour corriger la contrefaçon alléguée par la défenderesse de certaines marques de commerce déposées et la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à ces marques, en violation des articles 20 et 22 respectivement de la Loi sur les marques de commerce. L.R.C. ch. T‑13, modifiée (la Loi).
[2] Les demanderesses sollicitent également un jugement déclaratoire interdisant à la défenderesse d’utiliser les marques de commerce M et M6 dont l’emploi, d’après elles, porte atteinte à leurs droits de propriété sur les marques de commerce M, M3, M5, M6 et le M accompagné d’un dessin, en violation de l’alinéa 7b) de la Loi. L’emploi par la défenderesse des marques M et M6 en liaison avec des automobiles, dans le cadre de ses activités publicitaires et de promotion, ainsi que dans la mise en vente et dans la vente d’automobiles, de pièces et d’accessoires, créerait de la confusion entre la source des marchandises des demanderesses et la source de celles de la défenderesse.
[3] Pour les motifs qui suivent, je conclus les demanderesses n’ont pas établi en vertu de l’article 20 que leurs droits exclusifs sur certaines marques déposées ont été violés et qu’elles n’ont pas non plus établi en vertu de l’article 22 que l’emploi par la défenderesse des marques M et M6 entraîne la dépréciation de la valeur de l’achalandage attaché auxdites marques déposées. J’estime cependant que l’emploi par la défenderesse de la lettre M seule, dont la forme ressemble à celle de la marque de commerce des demanderesses, et que son emploi de M6 pour désigner un ensemble d’options permettant de modifier un de ses modèles, créent effectivement de la confusion au Canada entre la source des marchandises de la défenderesse et la source des marchandises des demanderesses.
BMW ‑ Ses voitures et ses marques de commerce
[4] Les demanderesses sont BMW Canada Inc. (BMW Canada), constituée en société sous le régime des lois du Canada et filiale en propriété exclusive de l’autre demanderesse, Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG), constituée en société sous le régime des lois de l’Allemagne. Ces deux sociétés sont ci‑après appelées collectivement BMW. BMW est un important fournisseur bien connu partout au Canada et la société mère allemande est reconnue dans le monde entier comme l’un des grands constructeurs et fournisseurs d’automobiles, de pièces et d’accessoires. BMW a fabriqué, vendu, distribué et fait connaître de nombreux modèles, pièces et accessoires d’automobiles par l’intermédiaire de BMW Canada. Les automobiles BMW sont réputées pour la grande qualité de leur finition et pour leur haute performance.
[5] BMW AG comporte, en propriété exclusive, une société séparée appelée BMW M GmbH, constituée en 1972 sous le nom de BMW Motorsport GmbH et désignée au sein de BMW par la simple lettre M. Cette société a sa propre équipe de direction, ses propres installations de recherche et quelques usines de fabrication. Sa principale fonction est d’adapter la technologie automobile de pointe des voitures de course BMW aux voitures de haute performance qui sont fabriquées spécialement pour être utilisées sur les autoroutes ordinaires et sont destinées aux consommateurs de voitures de haute de gamme et de luxe. Ces voitures étaient à l’origine fabriquées à partir des modèles courants de BMW qui subissaient d’intenses adaptations effectuées par BMW M GmbH. Cependant, depuis récemment, elles sont fabriquées sous la direction de M, mais dans les usines d’assemblage ordinaires de BMW. Au sein de BMW, elles sont connues comme les « voitures M ».
[6] Pour ces voitures, BMW emploie des marques de commerce comportant la lettre M combinée à un chiffre ou à un mot, lesquelles marques indiquent des séries particulières de véhicules. Ces automobiles de BMW, ainsi que leurs pièces et accessoires, sont fabriqués et vendus à des prix plus élevés que les modèles courants et ils ont pour leurs propriétaires et BMW un prestige particulier. Les représentants de BMW estiment que les voitures M sont d’autant plus prestigieuses que leur production est limitée de sorte que les acheteurs de ces véhicules doivent les commander plusieurs mois à l’avance. On ne retrouve pas dans les halls d’exposition des concessionnaires des voitures M qui peuvent être achetées sur‑le‑champ sans avoir été commandées à l’avance.
[7] BMW AG est propriétaire de plusieurs marques de commerce pour lesquelles BMW Canada a une autorisation d’emploi dans ce pays. Parmi les marques de commerce dont BMW AG revendique la propriété, les marques M, M3, M5, M6 et le M accompagné d’un dessin sont d’un intérêt particulier dans la présente instance et seraient employées en liaison avec des automobiles, des pièces et des accessoires en Allemagne et au Canada. Parmi lesdites marques de commerce, BMW AG est propriétaire des marques de commerce canadiennes suivantes, lesquelles sont toutes employées en liaison avec des marchandises, c’est-à-dire des automobiles et des pièces d’automobiles :
Enregistrement LMC 544922 (pour M3) - effectué le 11 mai 2001
M3
Enregistrement LMC 561482 (pour M5) - effectué le 7 mai 2002
M5
Enregistrement LMC 336985 (pour M accompagné d’un dessin) - effectué le 12 février 1998
(Les motifs à lignes correspondent aux couleurs bleue, violette et rouge.)
[8] Il est allégué que les marques M et M6 ont été utilisées au Canada et que ces deux marques font, en ce moment, l’objet de demandes d’enregistrement déposées par BMW.
[9] BMW AG est également propriétaire d’autres marques de commerce déposées au Canada qui contiennent la lettre M. Les voici : M SERIES (enregistrement LMC 614701, effectué le 13 juillet 2004) en liaison avec des automobiles et leurs pièces; le dessin M POWER (enregistrement LMC 329972, effectué le 10 juillet 1987) (comportant des barres horizontales bleues, violettes et rouges dans le dessin M POWER) en liaison avec des automobiles et leurs pièces, particulièrement des moteurs; M‑THE MOST POWERFUL LETTER IN THE WORLD (enregistrement LMC 664704, daté du 19 mai 2006) et M-THE MOST POWERFUL LETTER (enregistrement LMC 664875, daté du 24 mai 2006), en liaison avec des automobiles et leurs pièces et des services : l’organisation de courses d’automobiles et d’événements de club automobile.
[10] En 2005 et 2006, BMW a déposé des demandes d’enregistrement supplémentaires pour les marques de commerce suivantes : M NIGHT (demande no 1,269,440, déposée le 22 août 2005 et modifiée le 6 février 2006) pour des services de vente de détail dans les domaines des automobiles, des motocyclettes et des pièces et accessoires connexes; pour des services de vente au détail dans les domaines des accessoires de mode, des articles « mode de vie », des articles et des vêtements de sport; organisation et tenue de fêtes et de manifestations thématiques portant sur les automobiles; M (demande no 1,271,794 déposée le 13 septembre 2005) en liaison avec des automobiles et pièces automobiles et des services de vente au détail d’automobiles; M ROADSTER et M COUPE (demandes no 1,273,588 et no 1,273,589, déposées le 27 septembre 2005) en liaison avec des automobiles et pièces d’automobiles; M SPORT PACKAGE, M EXECUTIVE PACKAGE et M PERFORMANCE EDITION (demandes no 1,274,093, no 1,274,092 et no 1,274,333 respectivement, déposées le 30 septembre 2005) en liaison avec des automobiles et pièces d’automobiles; et M6 (demande no 1,244,305 déposée le 6 avril 2006 et modifiée le 2 mai 2006) en liaison avec des automobiles et pièces d’automobiles. Toutes les demandes d’enregistrement mentionnées au présent paragraphe, y compris les demandes concernant M6 et la lettre M employée seule qui font l’objet de la présente affaire, ont été déposées par BMW après le début de la présente instance.
[11] BMW emploie également la lettre M en liaison avec des pièces et accessoires d’automobiles, y compris 16 différentes « pièces M », p. ex. suspension M, sièges sport M, volant M, roues M, et des ensembles spéciaux connus sous le nom d’Ensemble Sport M, M Performance Edition et le Groupe exécutif M. Chaque ensemble comporte des pièces et des accessoires M destinés à « styliser » des voitures BMW pour qu’elles ressemblent à des voitures M ou pour qu’elles soient aussi performantes que ce type de voitures. L’emploi de la lettre M dans les marques de commerce, ainsi que pour désigner ces produits et ces ensembles, est considéré par BMW comme un symbole de la force et de la réputation de sa marque de commerce M.
[12] Les diverses marques M employées par BMW AG sont connues, au sein de BMW, sous le nom de « famille des marques de commerce M ». La marque de commerce M6 et la marque constituée par un M accompagné d’un dessin sont employées au Canada depuis 1986, du moins dans la publicité, et les marques de commerce M3, M5 et M auraient été employées au Canada dès 1987.
[13] La première voiture M ayant été fabriquée et vendue est le modèle M1, en 1978. Au Canada, la première voiture M dont on a fait la publicité et la vente est le modèle M6, en 1987, suivi par les modèles M3 et M5. Dans les années 1990, la société M a commencé à fabriquer des voitures M exclusives, conformément aux commandes personnalisées faites par les clients et avec les matériaux et les pièces de leur choix. Au cours des dernières années, BMW a fait connaître et a vendu toute une gamme de modèles M, mais toutes les séries n’étaient pas en vente au cours de la même année. Parmi les modèles M vendus au Canada en 2006, on trouve les modèles Coupé M3, Convertible M3, Cabriolet M3, M5, M6, Convertible M6, Roadster M et Coupé M.
[14] Les voitures BMW M portent la marque M accompagnée d’un dessin (trois barres obliques de couleur suivies d’une lettre M inclinée vers l’avant (voir le dessin de la marque LMC 336985 reproduit plus haut; parfois, la marque comprend un symbole graphique de la lettre M, mais parfois ladite marque est écrite sous forme de texte « ///M ».)) La marque se trouve sur le pommeau du levier de vitesse, la partie inférieure du volant, ainsi que sur les roues, le couvercle du coffre arrière, le tableau de bord et le garde‑pieds. Les voitures M portent également le logo de BMW (un cercle contenant quatre quartiers de cercle dont les couleurs blanc et bleu s’alternent, entouré par un cercle supplémentaire contenant les lettres BMW) qui se trouve au centre de la partie frontale de la voiture, au centre de sa partie arrière et au centre du volant. Les voitures ne portent pas de marque formée par une lettre M toute seule et, bien sûr, ne portent aucune marque déposée ou revendiquée par Infiniti.
[15] BMW estime qu’à la suite de ses ventes et activités de promotion, ces véhicules sont maintenant généralement connus sous le nom de « voitures M », non seulement au sein de BMW, mais aussi sur les marchés de l’automobile et, plus particulièrement, auprès des journalistes automobiles et des amateurs de voitures. Les représentants de BMW croient également, sans pourtant disposer de documents étayant leur conviction, que le succès obtenu dans la publicité, la vente et la performance des voitures et des pièces M fait augmenter les ventes des modèles courants de BMW et renforce leur réputation. Ils sont d’avis que la publicité et la vente de voitures M produisent un effet de halo ou de rayonnement qui facilite la commercialisation des modèles courants de BMW.
Nissan ‑ Ses voitures Infiniti et ses marques de commerce
[16] La défenderesse Nissan Canada Inc., est constituée en société sous le régime des lois de l’Ontario. Elle se consacre également à la vente, à la distribution et à la promotion d’automobiles et d’accessoires d’automobiles au Canada. Infiniti est une division de luxe au sein de Nissan par l’intermédiaire de laquelle la défenderesse vend des voitures Infiniti, y compris les modèles M35 et M45 qui sont présentés comme étant des voitures de haute performance à prix raisonnable.
[17] La défenderesse, Nissan Canada Inc. est titulaire de la licence de plusieurs marques de commerce déposées au Canada, y compris l’enregistrement no 612,708 pour M45 (déposé le 15 juin 2004) et l’enregistrement no 640,144 pour M35 (déposé le 19 mai 2005). Ces deux marques ont été déposées pour être employées en liaison avec des véhicules automobiles, nommément des automobiles, des camions, des fourgonnettes, des véhicules de sport utilitaires et des pièces de structure. Ces deux marques sont employées en liaison avec deux séries de véhicules Infiniti, M35 et M45, lesquels ont une carrosserie semblable mais sont dotés de moteurs différents. Ces deux marques sont déposées sous le nom de la société mère de Nissan Canada Inc., à savoir Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha du Japon. Au sein de Nissan Canada Inc., les voitures qui portent ces marques de commerce sont connues sous le nom de voitures Infiniti M et certains journalistes automobiles parlent de voitures M ou de voitures M Infiniti.
[18] Après que la présente action eut été intentée en 2006, Nissan, la société mère, a également déposé des demandes d’enregistrement des marques de commerce M20, M37, M40, M48, M50, M55 et M56, devant être employées en liaison avec des véhicules automobiles, nommément, des automobiles, des camions, des fourgonnettes, des véhicules de sport utilitaires et des pièces de structure. Si leur enregistrement était obtenu, ces marques seraient employées avec des moteurs de tailles différentes qui seraient installés dans les futurs véhicules M d’Infiniti.
[19] Depuis janvier 2005, Infiniti offre trois modèles de véhicules M au Canada : le M35, le M35X (un véhicule à traction intégrale) et le M45. Outre l’emblème correspondant à la marque de commerce, chaque véhicule M d’Infiniti porte le logo d’Infiniti au centre de la grille frontale et le nom Infiniti à l’arrière de la voiture. Les véhicules M d’Infiniti ne portent aucune marque où la lettre M est employée seule, ni aucune autre marque de commerce revendiquée par BMW.
[20] En 2005 et 2006, Nissan Canada a utilisé la lettre M toute seule dans les campagnes de publicité qu’elle a effectuées sur des panneaux-réclames, dans des journaux et à la télévision pour annoncer les véhicules M d’Infiniti; parfois, on y voyait le contour d’une voiture sur une partie d’une lettre M stylisée, c’est-à-dire la partie supérieure de la lettre M, mais ce symbole n’a pas été décrit comme étant la lettre M, au cours de l’audience, mais comme étant un grand M ondoyant au‑dessous de la publicité. Dans certaines de ces publicités, on a enlevé la lettre « M » de certains mots comme « outperfor_ » (performance supérieure) et « do­_inate » (dominer). Certaines de ces publicités déclaraient « the M is coming » ( [traduction] « le M s’en vient »); des annonces ultérieures indiquaient « the M is here » ([traduction] « le M est ici »), puis « The 2006 M » et « The 2007 M » ([traduction] « la M de 2006 » et « la M de 2007 »). Toutes ces annonces‑amorces portaient le logo d’Infiniti et, en caractères plus petits, le nom Infiniti. Le symbole de la lettre M qu’Infiniti emploie toute seule dans sa publicité figure également sur les banderoles qui désignent Infiniti dans les salons de l’auto.
[21] La forme de ce symbole, la lettre M, est comparable au symbole de la lettre M employée seule par BMW au cours des dernières années dans des publicités et des brochures promotionnelles, ainsi que sur des banderoles, des billets et des annonces de la « Nuit M », un évènement annuel qui a eu lieu à Montréal de 2001 à 2005 en même temps que le Grand Prix de Formule un, pour promouvoir les voitures M de BMW. Les deux constructeurs ont utilisé un M majuscule dont les jambages sont verticaux. Comme nous l’avons vu plus haut, BMW emploie également en tant qu’élément constitutif de certaines marques la lettre M accompagnée de chiffres ou de mots ou un M accompagné d’un dessin. Toutefois, dans ce dernier cas, plutôt que d’avoir un cadrage vertical, la lettre est inclinée vers l’avant ou calligraphiée.
[22] Infiniti emploie également « M6 » pour désigner l’option Ensemble Sport offerte aux acheteurs de la G35 d’Infiniti, leur permettant ainsi d’améliorer le modèle courant d’Infiniti. L’ensemble M6 a été lancé quelques années après la mise en vente au Canada du modèle M6 de BMW, à un moment où les seules voitures M6 disponibles dans ce pays étaient des voitures usagées ou d’occasion. Ni M6, ni la lettre M employée seule ne font l’objet d’une demande d’enregistrement en tant que marque de commerce déposée de Nissan au Canada.
[23] Les véhicules Infiniti de Nissan sont classés par ce fabricant en trois catégories : les véhicules de la catégorie G, les modèles M qui correspondent à une catégorie et à un prix moyens et les modèles de la catégorie la plus dispendieuse, soit ceux de la catégorie Q. De manière générale, les véhicules M35 et M45 ne sont pas considérés, même au sein de Nissan, comme étant aussi concurrentiels que les voitures M de BMW en ce qui a trait à la haute performance et au prix. Ils sont considérés comme des véhicules de luxe et, généralement, on les compare aux modèles courants de la Série 5 de BMW.
Mesures de redressement sollicitées par la demanderesse
[24] La cause principale des inquiétudes de la demanderesse est l’emploi par Infiniti de la lettre M seule dans des brochures, banderoles et publicités, en liaison avec des automobiles. Les diverses mesures de redressement que BMW sollicite dans le cadre de la présente action excluent toutes les demandes à l’encontre de Nissan concernant l’emploi de ses marques de commerce M35 et M45 déposées au Canada. Cependant, ces mesures visent tout autre emploi de la lettre M par Nissan Canada Inc. BMW s’oppose, particulièrement, à ce que Nissan utilise la lettre M toute seule dans ses publicités, à l’emploi de M6 pour désigner l’ensemble sport créé pour la G35 d’Infiniti, ainsi qu’à tout autre emploi de la lettre M. BMW sollicite notamment un jugement déclaratoire portant que la défenderesse :
(a) est réputée avoir violé les droits de BMW relativement aux marques de commerce déposées M3, M5 et M accompagné d’un dessin, en contravention de l’article 20 de la Loi;
(b) a diminué la valeur de l’achalandage attaché auxdites marques de commerce déposées, en contravention de l’article 22 de la Loi;
(c) en employant la marque de commerce M et la marque de commerce M6, porte atteinte aux droits de propriété des demanderesses sur les marques de commerce M, M3, M5, M6 et M accompagné d’un dessin, en contravention de l’alinéa 7b) de la Loi.
[25] Les demanderesses sollicitent également une injonction interdisant à la défenderesse d’utiliser des marques de commerce qui pourraient avoir un effet négatif sur leurs droits en matière de marques de commerce, ainsi qu’une ordonnance lui enjoignant de remettre ou de détruire tout le matériel qui pourrait être contraire aux modalités de toute injonction accordée. Elles réclament également, à titre de dommages‑intérêts, tous les profits réalisés par la défenderesse à la suite de la contrefaçon des marques de commerce ou de la diminution de la valeur desdites marques déposées, ainsi que l’intérêt antérieur et postérieur au jugement à un taux supérieur au taux préférentiel en vigueur, le tout devant être déterminé conformément à une ordonnance de disjonction rendue avant l’instruction séparant la question des dommages‑intérêts et celle de la reddition de comptes des profits, si cela s’avère nécessaire. Finalement, les demanderesses sollicitent les dépens sur la base avocat‑client.
L’importance de la marque M pour BMW
[26] Comme nous l’avons vu plus haut, la lettre M est un élément constitutif de nombreuses marques de commerce déposées ou demandées au Canada par BMW. Il s’agit d’un symbole très important pour BMW et la lettre M, employée seule, figure dans des brochures publicitaires des demanderesses, dans des films, dans des documents de l’entreprise, y compris des ouvrages qui portent sur les voitures et produits M de BMW et dans des guides des produits destinés aux concessionnaires et utilisés pour les commandes internes. La lettre M figure également sur les banderoles hissées lors de la célébration de la « Nuit M » à Montréal, comme nous l’avons mentionné plus haut, et des « Tours M » qui ont lieu dans plusieurs grandes villes canadiennes et au cours desquels les voitures M et leurs propriétaires figurent parmi les principales attractions. Par conséquent, dans la publicité de leurs voitures M, les demanderesses emploient la lettre M au Canada depuis plusieurs années. La politique de BMW prévoit que, dans le cadre des activités susmentionnées ainsi que de toute activité de publicité et de promotion, la marque de commerce générale accompagnée de son logo, c’est-à-dire le cercle de BMW, ou toute autre marque de commerce déposée, doit accompagner la lettre M et qu’une ou plusieurs autres marques doivent généralement accompagner la lettre M employée seule sur un produit ou un article BMW.
[27] La lettre M n’a pas été utilisée toute seule, à titre de marque de commerce, sur aucune voiture M de BMW, mais était toujours accompagnée de marques déposées. Les M3 ou les M5, notamment, portent la marque constituée par un M accompagné d’un dessin qu’on a parfois appelé, au cours du procès, l’« emblème M ».
[28] Il convient de rappeler que la lettre M employée seule n’est pas une marque de commerce déposée de BMW même si, comme je l’ai mentionné plus haut, une demande d’enregistrement a été déposée en septembre 2005. Le M et la marque de commerce M accompagnée d’un dessin, qui ont été parfois appelés, au cours du procès, « la marque de commerce M » ou la « marque M », comme nous le verrons ultérieurement, constituent le fondement des réclamations de BMW contre la défenderesse. Il est allégué que la lettre M constitue l’élément central de BMW. M. Ulrich Bruhnke, président de BMW M GmbH et responsable des voitures M dans le monde entier a dit :
[traduction] M est l’ADN de BMW. Si vous le réduisez à son élément essentiel, il reste le M qui fait référence à « Motor », moteur en allemand, et à « Man », à l’homme, à ses émotions et aux sports automobiles, et c’est le nom de notre marque. Nous ne permettrons pas que d’autres utilisent notre marque et profitent de l’énergie que nous avons mise dans cette marque et de notre succès.
Si vous souhaitez réussir, vous devez trouver votre propre voie et non pas copier celle des autres. Voilà pourquoi je suis ici. (Transcription, p. 539)
Joseph Lawrence, directeur du marketing pour BMW Canada Inc., a décrit la « marque M » de la manière suivante :
[traduction] La marque M est la meilleure de BMW […] elle représente les véhicules les plus performants de BMW et les plus prestigieux que nous avons sur le marché.
Le plus intéressant au sujet de la marque M est qu’il ne s’agit pas d’un simple nom choisi au hasard; il s’agit plutôt du patrimoine de BMW Motorsport, voilà d’où provient la marque M, de Motorsport.
Ces véhicules ont hérité d’une aptitude pour la course. Ils ont été mis au point pendant plus de trente ans et c’est à force d’un travail acharné que nous avons forgé notre réputation parmi les amateurs de voitures, ainsi que dans les milieux de l’automobile en général, et, je dirais même auprès de ceux qui ne sont pas amateurs de voitures, grâce à nos véhicules exceptionnels de haute performance. (Transcription, p. 878)
[29] L’importance qu’on accorde chez BMW à la marque M se reflète dans le perfectionnement, la commercialisation et la promotion des voitures M et de ses pièces, ensembles et séries, ainsi que de ses accessoires et vêtements de sport, et cette importance semble largement reconnue par les journalistes automobiles et, du moins, par certains amateurs de voitures de luxe, y compris les clients ayant acheté une BMW qu’on appelle parfois les « Beemers » au Canada.
[30] Jim Kenzie, un journaliste automobile de grande expérience, qu’on peut souvent lire dans les journaux et les revues et entendre à la radio et à la télévision et qui détient également un permis de coureur automobile, a présenté un rapport et a été entendu comme témoin en sa qualité de commentateur expert au sujet de l’industrie automobile au Canada et de la réputation des voitures M de BMW. Son opinion au sujet de l’excellente réputation de BMW et de ses voitures M en ce qui concerne la qualité de leur performance et la facilité de leur conduite est étayée par les commentaires d’autres journalistes automobiles canadiens dont certains articles sont annexés à son rapport. Son opinion est également confirmée par les dépositions d’autres témoins qui ont principalement parlé de leurs réactions lorsqu’ils ont vu les publicités d’Infiniti qui mettent en évidence la lettre M. Et ce point de vue n’a pas non plus été remis sérieusement en question par le témoignage de Jacques Duval, un autre journaliste automobile connu provenant du Québec et ayant témoigné en faveur de la défenderesse Nissan. M. Duval a convenu que les voitures M de BMW sont reconnues en tant que voitures de qualité de haute performance, ce qui leur a valu plusieurs prix dans l’industrie automobile, ce qui est également le cas de voitures d’autres fabricants.
[31] En ce qui concerne ses opinions en général, je ne suis pas d’accord avec M. Kenzie lorsqu’il affirme, sans s’appuyer sur quelque preuve que ce soit, que [traduction] « le public canadien associe la marque de commerce M et l’emblème M [c’est-à-dire le M accompagné d’un dessin] à des voitures fabriquées par BMW ». Sans preuves à l’appui, il ne possède pas l’expertise nécessaire, en sa qualité de journaliste, pour agir comme s’il était un porte‑parole du « public canadien ». Je souligne que M. Duval est d’avis que, même si les journalistes automobiles et les amateurs de voitures associent le symbole M à BMW, cela n’est probablement pas le cas du grand public; en effet, on n’a vendu que très peu de voitures M de BMW au Canada comparativement à d’autres voitures de haute performance et, à son avis, BMW n’a pas annoncé ses voitures M et leurs pièces dans des journaux ou des médias s’adressant au grand public. Cette publicité a été plutôt faite dans des revues automobiles s’adressant à des amateurs d’automobiles et dans les brochures publicitaires de BMW qui sont destinées à des amateurs de voitures de luxe.
[32] Le rapport de M. Kenzie porte sur deux autres questions qu’il convient de souligner. La première est que, jusqu’à ce que Nissan commence à annoncer ses voitures M35 et M45 en 2005, il n’y avait, à sa connaissance, aucun autre constructeur d’automobiles que BMW qui utilisait la lettre M toute seule dans ses publicités et brochures ou dans la promotion de ses véhicules. M. Duval a toutefois produit des éléments de preuve démontrant que de nombreux autres constructeurs d’automobiles utilisent la lettre M dans leurs logos (Mazda, Mercury et Maybach utilisent tous des lettres M stylisées dans le logo de leurs marques déposées). D’autres constructeurs utilisent la lettre M conjointement avec des lettres ou des chiffres pour faire référence à des catégories ou à des modèles particuliers de véhicules (par exemple Chrysler, Ferrari, Acura, Mazda et Mercedes-Benz). La lettre M est également employée avec des chiffres ou des lettres dans les accessoires de plusieurs voitures et, dans certaines de ces combinaisons, elle est un symbole indiquant que le véhicule ainsi marqué est doté d’une boîte de transmission manuelle. En bref, la lettre M est employée par de nombreux constructeurs d’automobiles pour désigner des modèles ou des véhicules équipés d’une manière particulière.
[33] Je souligne également, pour compléter les divers usages décrits, que M. Pham, un témoin expert de BMW qui a déposé sur l’importance des marques dans les opérations de commercialisation, a dit que les demanderesses utilisent la « marque M » en tant que marque authentique d’un type de série, pour décrire toute la gamme de voitures M de BMW qui sont reconnues pour leur haute performance et la qualité de leur finition.
[34] La deuxième question soulignée par M. Kenzie est que, après les campagnes de publicité organisées par Nissan, à partir de 2005, pour ses véhicules M35 et M45, plusieurs journalistes automobiles, dont lui‑même, ont commencé à désigner les deux véhicules d’Infiniti en utilisant l’appellation « voitures M », comme ils l’avaient fait pendant un certain temps pour les voitures M de BMW. J’estime que l’appellation qu’utilisent les journalistes pour désigner ces voitures n’est pas importante sur le plan juridique en ce qui concerne les revendications des parties en matière de marques de commerce en l’espèce.
[35] J’ai examiné les dépositions de certains témoins pouvant être qualifiés comme étant des amateurs de BMW et de voitures de luxe pour analyser la confusion alléguée par BMW. Il suffit de souligner que ces témoins, MM. Tennyson, Tam, Lee, Degobbi et Sawhney, sont tous de grands admirateurs des voitures M de BMW, que quatre d’entre eux sont propriétaires de ce genre de voitures et qu’ils ont déclaré associer la lettre M aux automobiles produites par un seul constructeur : BMW.
[36] Avant d’analyser ces témoignages et ceux de deux témoins experts cités par BMW, il convient d’examiner la manière dont BMW emploie les marques de commerce faisant l’objet du litige. Les marques de commerce déposées au Canada M3, M5 et M accompagné d’un dessin sont employées pour la catégorie des véhicules M3 et M5, et le M accompagné d’un dessin est également employé sur tous les autres véhicules M et, vraisemblablement, sur des pièces, des accessoires et des vêtements M. On les emploie également, au besoin, dans la publicité et la promotion des voitures, pièces et accessoires M. La marque de commerce dans laquelle la lettre M est employée seule ne figure au Canada que dans un nombre limité de publicités de voitures M de BMW, de revues, de brochures, de banderoles publicitaires et à la télévision, puis, parfois, dans des ouvrages, sur des billets ou autres articles et elle est généralement accompagnée par une autre marque de commerce de BMW, c’est-à-dire le cercle BMW ou une autre de ses marques de commerce.
[37] La lettre M est certainement employée dans un grand nombre de marques de commerce de BMW, déposées ou faisant l’objet d’une demande d’enregistrement, accompagnée de chiffres, de lettres ou de mots. Cependant, l’emploi répandu de cette lettre n’équivaut pas, à mon avis, à l’emploi de la lettre M toute seule à titre de marque de commerce, même si, à cause de l’emploi répandu de la lettre M, les cadres de BMW n’hésitent pas à parler de la famille de marques M de l’entreprise ou de sa « marque M ». La marque ainsi décrite ne constitue pas, dans ce cas, une marque de commerce. À moins qu’on ne réussisse à me convaincre du contraire, l’emploi de la lettre M dans d’autres marques de commerce, qu’elles soient déposées, comme M3 et M5, ou non, comme M6, M‑the Most Powerful Letter, n’équivaut pas à l’emploi de la lettre M seule à titre de marque de commerce. Après avoir examiné les dépositions des témoins experts, j’analyserai séparément la question de savoir si on peut considérer que l’inclusion de la lettre M en tant qu’élément constitutif de la marque M accompagné d’un dessin, laquelle est une marque déposée très connue, équivaut à l’emploi de la lettre M seule, ainsi que l’allègue BMW.
Les témoins experts
[38] Les demanderesses ont fait comparaître M. George Mantis, directeur de Mantis Group, une entreprise de consultants et de recherche en marketing de Chicago, pour témoigner au sujet d’un sondage qu’il avait effectué et pour lequel il avait préparé un rapport écrit. Cette étude, intitulée « Assessing Whether the « M and Design Mark » in Association with Automobiles has Achieved a Reputation in Canada », a été versée au dossier de la Cour et rend compte des résultats d’un sondage effectué à la demande des avocats de BMW.
[39] Le groupe des répondants au sondage était formé de 29 personnes choisies après une sélection préliminaire dans trois centres commerciaux et de 92 personnes choisies après un processus de sélection préliminaire au téléphone et dont le nom figurait dans une banque de données de répondants éventuels partout au Canada, mise sur pied et tenue à jour par une entreprise de sondages établie au Canada. Les personnes interrogées résidaient dans quatre grands centres urbains : Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver. Voici quelques‑unes des principales caractéristiques de ce segment de la population choisi à la suite d’un processus de sélection préliminaire : les répondants étaient âgés de 40 ans ou plus; au cours des 24 derniers mois, ils avaient acheté ou loué (ou quelqu’un habitant dans la même maison familiale avait acheté ou loué) une voiture dont le prix s’élevait à 65 000 $ ou plus, et/ou ils (ou quelqu’un habitant dans la même maison familiale) comptaient le faire au cours des 12 prochains mois; ils avaient participé ou participeraient au choix de la marque de la voiture ayant déjà été achetée ou louée ou qui serait achetée ou louée. Les répondants ont été interrogés sur les impressions et les souvenirs qu’évoquaient le M accompagné d’un dessin de BMW, puis un dessin‑marque fictif appelé Y.
[40] M. Mantis a dit du sondage qu’il s’agissait d’une étude qui n’était pas fondée sur des probabilités, mais était conçue pour représenter la population pertinente, c’est‑à‑dire le segment des personnes intéressées à acheter une voiture de luxe, y compris une voiture M de BMW. La population a été définie, aux fins de l’étude, à l’aide de questionnaires de dépistage concernant les caractéristiques des répondants éventuels. M. Mantis, en consultation avec les avocats de BMW, s’est appuyé sur la grande expérience qu’il a acquise en matière de sondages depuis presque 40 ans de métier pour établir ces caractéristiques. M. Mantis a notamment effectué des sondages pour des procédures judiciaires. La décision de recruter des répondants à l’aide de deux méthodes, c’est‑à‑dire la sélection préliminaire de clients de centres commerciaux choisis au hasard et la sélection téléphonique de personnes dont le nom figurait dans une base de données d’enquête, a été prise avant le début du sondage parce que l’on craignait, comme cela s’était produit dans le passé, qu’une sélection au hasard de clients dans des centres commerciaux ne fournisse qu’un nombre trop limité de répondants.
[41] M. Kenneth Deal, directeur du département de stratégies du marché et d’administration des services de santé (Strategic Market Leadership and Health Services Management) de la De Groote School of Business de l’université McMaster et président de Market POWER Research Inc. a comparu en qualité de témoin expert pour la défenderesse Nissan. Son rapport, dans lequel il exprime son avis sur les revendications de BMW, était accompagné d’un affidavit et de son témoignage où il exposait son opinion sur le sondage effectué par M. Mantis. Il a constaté de nombreuses erreurs de méthodologie, y compris la définition et la justification de la classe universelle des répondants sélectionnés, ainsi que la combinaison de données obtenues grâce à deux méthodes d’échantillonnage différentes, le nombre limité de participants et les processus de validation appliqués dans le cadre de ce sondage. Il a estimé que les conclusions dudit sondage n’étaient pas fondées. À mon avis, une partie des critiques de M. Deal ne sont pas très convaincantes parce qu’elles ne tiennent pas compte de tous les aspects de la méthodologie employée, puisqu’il n’était pas présent lors de la déposition de M. Mantis, ni lors de son contre‑interrogatoire, au cours desquels ce dernier a traité de certaines questions soulevées par M. Deal.
[42] J’estime qu’il n’est pas nécessaire en l’espèce de déterminer s’il faut faire entièrement abstraction des opinions de M. Mantis, comme l’a demandé M. Deal. Il est vrai que le nombre de répondants était limité et n’était pas représentatif de l’ensemble de la population canadienne, ni même de la population des grandes villes où le sondage a été effectué. Cependant, l’objectif du sondage de Mantis (pièce p. 1) était :
[traduction] [...] de déterminer si la marque constituée d’un « M accompagné d’un dessin » employée en liaison avec des automobiles a acquis une certaine réputation au Canada et si elle a pour effet de désigner la source du produit. Plus particulièrement, cette étude a été conçue pour évaluer si, et jusqu’à quel point, les consommateurs visés associent la marque constituée d’un « M accompagné d’un dessin » aux automobiles fabriquées ou mises en vente par une seule compagnie, BMW en l’occurrence.
[43] M. Mantis a notamment conclu que 62 personnes, soit 51,2 p. cent des 121 participants au sondage, ont associé la marque constituée d’un M accompagné d’un dessin aux automobiles fabriquées ou mises en vente par un constructeur et que, parmi ces 62 personnes, 42 personnes, soit 67,7 p. cent d’entre elles (ou 34,7 p. cent du nombre total de 121 répondants), ont associé cette marque à une seule source de produits, à savoir BMW.
[44] S’appuyant sur ces conclusions, son expérience et sa formation, le premier avis de M. Mantis est le suivant :
[traduction] La marque constituée d’un « M accompagné d’un dessin » a acquis une certaine réputation au Canada et elle représente la source du produit. Un nombre appréciable de consommateurs visés associent cette marque aux automobiles fabriquées par une seule compagnie, BMW en l’occurrence.
Les critiques les plus sérieuses concernant les caractéristiques des répondants au sondage effectué par M. Mantis se limitaient principalement à l’omission de ce dernier d’expliquer dans son rapport les bases sur lesquelles il s’était fondé pour choisir leurs caractéristiques et à l’exclusion effective des acheteurs éventuels de la M35 d’Infiniti du groupe de répondants en raison du prix minimal de 65 000 $ des voitures qu’ils pouvaient choisir. Je reconnais que les caractéristiques permettaient raisonnablement d’identifier les acheteurs nouveaux ou éventuels de voitures de luxe dispendieuses au prix de base des voitures M de BMW. Je reconnais que le sondage démontre effectivement que, dans le groupe sélectionné, un nombre élevé, c’est‑à‑dire un tiers des répondants, a associé la marque constituée d’un M accompagné d’un dessin aux automobiles fabriquées par BMW. Ce nombre était considérablement plus élevé que pour toutes les autres sources nommées.
[45] Je n’admets pas, cependant, le deuxième avis que M. Mantis a formulé dans la conclusion de son rapport et développé au cours de son témoignage (transcription, p. 785), à savoir que, lorsqu’il faisait référence à la « marque M », il voulait dire la lettre M employée seule. Son deuxième avis est le suivant :
[traduction] D’après mon analyse des réponses textuelles, j’estime également que la marque M représente la source du produit. Un nombre élevé de consommateurs visés ont indiqué explicitement que la lettre M ou la série M était la raison pour laquelle ils associaient la marque composée d’un « M accompagné d’un dessin » à BMW.
[46] Ce dernier avis ne correspond pas aux objectifs de l’étude de M. Mantis. Dans son sondage, aucune question n’a été posée aux répondants au sujet d’une « marque M ». Le nombre de répondants qui ont mentionné que le « M » ou la « série M » était la raison pour laquelle ils avaient associé la marque constituée d’un M accompagné d’un dessin à BMW, soit 28 répondants sur 121, ne constitue pas à mon avis un nombre élevé. Il s’agit de moins du quart des réponda