Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.

Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.
Collection
Jugements de la Cour suprême
Date
2005-11-17
Référence neutre
2005 CSC 65
Recueil
[2005] 3 RCS 302
Numéro de dossier
29956
Juges
McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise
En appel de
Cour d'appel fédérale
Sujets
Droit constitutionnel
Propriété intellectuelle
Responsabilité civile
Notes
Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29956
Contenu de la décision
COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc., [2005] 3 R.C.S. 302, 2005 CSC 65
Date : 20051117
Dossier : 29956
Entre:
Kirkbi AG et Lego Canada Inc.
Appelantes
et
Gestions Ritvik Inc./Ritvik Holdings Inc. (maintenant exploitée
sous le nom de Mega Bloks Inc.)
Intimée
‑ et ‑
Procureur général du Canada et procureur général du Québec
Intervenants
Traduction française officielle
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron
Motifs de jugement :
(par. 1 à 70)
Le juge LeBel (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Major, Bastarache, Binnie, Deschamps, Fish, Abella et Charron)
______________________________
Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc., [2005] 3 R.C.S. 302, 2005 CSC 65
Kirkbi AG et Lego Canada Inc. Appelantes
c.
Gestions Ritvik Inc./Ritvik Holdings Inc. (maintenant exploitée
sous le nom de Mega Bloks Inc.) Intimée
et
Procureur général du Canada et procureur général du Québec Intervenants
Répertorié : Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc.
Référence neutre : 2005 CSC 65.
No du greffe : 29956.
2005 : 16 mars; 2005 : 17 novembre.
Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron.
en appel de la cour d’appel fédérale
Droit constitutionnel — Partage des compétences législatives — Échanges et commerce — Marques de commerce — La disposition codifiant l’action pour commercialisation trompeuse dans la loi fédérale sur les marques de commerce excède‑t‑elle la compétence du Parlement? — La loi fédérale sur les marques de commerce représente‑t‑elle un exercice valide de la compétence du Parlement relative aux échanges et au commerce en général? — Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(2) — Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13, art. 7b) .
Marques de commerce — Concurrence déloyale — Action pour commercialisation trompeuse — Marques de commerce non déposées — Principe de la fonctionnalité — Fabricant de jouets invoquant, à l’égard des briques LEGO, une marque de commerce non déposée constituée d’une configuration orthogonale distinctive de tenons sur le dessus de chaque brique — Une marque fonctionnelle non déposée peut‑elle servir de fondement à une action pour commercialisation trompeuse en vertu de l’art. 7b) de la Loi sur les marques de commerce ? — Le principe de la fonctionnalité s’applique‑t‑il uniquement aux marques de commerce déposées? — Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13, art. 7b) .
Responsabilité délictuelle — Commercialisation trompeuse — Conditions requises pour qu’il y ait responsabilité.
K était titulaire des brevets des jeux de construction LEGO. Lorsque les brevets ont expiré au Canada, R, un fabricant de jouets canadien, a commencé à fabriquer et à vendre des briques pouvant être utilisées indistinctement avec les briques LEGO. K a tenté d’invoquer l’existence d’une marque de commerce à l’égard de la « marque figurative LEGO », laquelle reproduit la face supérieure de la brique, qui présente une configuration géométrique régulière de huit tenons. Lorsque le registraire des marques de commerce a refusé l’enregistrement, K a revendiqué la marque figurative LEGO à titre de marque non déposée et s’est fondée sur l’al. 7b) de la Loi sur les marques de commerce et la doctrine de common law de la commercialisation trompeuse pour solliciter un jugement déclarant que R avait violé les droits liés à cette marque. Elle a également sollicité une injonction permanente interdisant à R de commercialiser des produits contrefaits, en plus de réclamer des dommages‑intérêts. Le juge de première instance a conclu que des caractéristiques purement fonctionnelles comme la marque figurative LEGO ne peuvent servir de fondement à une marque de commerce déposée ou non déposée. La Cour d’appel à la majorité a confirmé cette décision. Devant notre Cour, R a plaidé l’inconstitutionnalité de l’al. 7b) en faisant valoir que cette disposition excède la compétence législative que le Parlement possède en vertu du par. 91(2) de la Loi constitutionnelle de 1867 .
Arrêt : Le pourvoi est rejeté.
L’alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce , qui crée un droit d’action de nature civile et codifie, pour l’essentiel, le délit de commercialisation trompeuse en common law, se situe à l’intérieur de la compétence du Parlement. Premièrement, bien que la création de droits d’action de nature civile soit généralement une question de propriété et de droits civils dans la province, l’empiètement de l’al. 7b) sur la compétence provinciale est minime. Cet alinéa est une disposition réparatrice dont l’application est restreinte par les dispositions de la Loi. Il n’élargit pas la compétence fédérale à l’égard des marques de commerce et des noms commerciaux, mais ne fait que compléter un régime de protection des marques de commerce qui demeurerait par ailleurs incomplet. Deuxièmement, la Loi sur les marques de commerce est un exercice valide de la compétence relative aux échanges et au commerce en général que le Parlement possède en vertu du par. 91(2) de la Loi constitutionnelle de 1867 . Elle établit un régime de réglementation tant des marques de commerce déposées que des marques de commerce non déposées et vise, de toute évidence, l’ensemble des échanges dans tous les secteurs d’activité des différentes provinces. Étant donné qu’il ne fait aucun doute que la protection des marques de commerce s’applique à tous les secteurs d’activité des différentes provinces, une compétence fédérale‑provinciale partagée pourrait donner lieu à une protection inégale. L’absence de recours civil intégré au régime de la Loi et applicable à toutes les marques, déposées ou non déposées, inciterait également au dédoublement des voies de recours et des procédures d’application et même à la mise en place de régimes contradictoires, ce qui compromettrait l’efficacité de la protection des marques de commerce. Troisièmement, l’al. 7b) est suffisamment intégré à la Loi sur les marques de commerce . Vu que l’empiètement sur la compétence provinciale est minime, un « rapport fonctionnel », comme celui qui existe en l’espèce, suffit pour que la disposition soit constitutionnelle. L’action pour commercialisation trompeuse joue un rôle évident dans le régime de réglementation fédéral. De par son caractère véritable, l’al. 7b) est directement lié à la protection des marques de commerce et des noms commerciaux au Canada, et le recours civil qu’il prévoit protège l’achalandage rattaché aux marques de commerce et a pour objet d’empêcher que l’emploi de marques de commerce sème la confusion chez les consommateurs. Sans cette disposition, la protection légale des marques de commerce demeurerait incomplète. [20‑36]
L’action pour commercialisation trompeuse de K, fondée sur l’al. 7b) de la Loi sur les marques de commerce , doit être rejetée. Cette action, qui repose sur l’existence d’une marque de commerce, ne peut pas être intentée en raison du principe de la fonctionnalité, selon lequel une marque qui ne se borne pas à distinguer les marchandises de son titulaire, mais se rapporte à la structure fonctionnelle des marchandises mêmes, outrepasse les limites légitimes d’une marque de commerce. Ce principe reflète l’objet d’une marque de commerce, soit la protection du caractère distinctif du produit, et il s’applique aux marques déposées comme aux marques non déposées. L’enregistrement d’une marque n’en change pas la nature; il ne fait que conférer des droits plus efficaces contre les tiers. Qu’elles soient déposées ou non, les marques conservent toutefois certains attributs juridiques communs et accordent le droit exclusif d’utiliser un nom ou un signe distinctif. En l’espèce, K a revendiqué une marque de commerce non déposée formée uniquement des caractéristiques techniques ou fonctionnelles des briques LEGO, qui étaient auparavant protégées par les brevets de K. Un dessin purement fonctionnel ne peut servir de fondement à une marque de commerce et le droit des marques de commerce ne doit pas servir à perpétuer un monopole lié à des brevets maintenant expirés. [40‑61]
De toute façon, selon le droit moderne en matière de commercialisation trompeuse, il faut établir l’existence de trois éléments pour obtenir gain de cause dans une action pour commercialisation trompeuse fondée sur le droit d’origine législative ou sur la common law : l’existence d’un achalandage, le fait que le public a été induit en erreur par une fausse déclaration et le préjudice réel ou possible pour le demandeur. En l’espèce, l’action de K était vouée à l’échec car cette dernière n’aurait pas été en mesure de remplir la première condition. Le prétendu caractère distinctif tenait précisément au procédé et aux techniques maintenant répandus dans l’industrie. [62-69]
Jurisprudence
Arrêts appliqués : General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing, [1989] 1 R.C.S. 641; Bande Kitkatla c. Colombie‑Britannique (Ministre des Petites et moyennes entreprises, du Tourisme et de la Culture), [2002] 2 R.C.S. 146, 2002 CSC 31; arrêts mentionnés : Citizens Insurance Co. of Canada c. Parsons (1881), 7 App. Cas. 96; Procureur général du Canada c. Transports Nationaux du Canada, Ltée, [1983] 2 R.C.S. 206; MacDonald c. Vapor Canada Ltd., [1977] 2 R.C.S. 134; Attorney-General for Ontario c. Attorney-General for Canada, [1937] A.C. 405; Good Humor Corp. of America c. Good Humor Food Products Ltd., [1937] R.C. de l’É. 61; Royal Doulton Tableware Ltd. c. Cassidy’s Ltée, [1986] 1 C.F. 357; Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd. (1986), 8 C.I.P.R. 232, inf. en partie par [1987] 3 C.F. 544; Harvard College c. Canada (Commissaire aux brevets), [2002] 4 R.C.S. 45, 2002 CSC 76; Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser, [2004] 1 R.C.S. 902, 2004 CSC 34; Free World Trust c. Électro Santé Inc., [2000] 2 R.C.S. 1024, 2000 CSC 66; Whirlpool Corp. c. Camco Inc., [2000] 2 R.C.S. 1067, 2000 CSC 67; Parke, Davis & Co. c. Empire Laboratories Ltd., [1964] R.C.S. 351; Remington Rand Corp. c. Philips Electronics N.V., [1995] A.C.F. no 1660 (QL); Pizza Pizza Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce), [1989] 3 C.F. 379; Thomas & Betts, Ltd. c. Panduit Corp., [2000] 3 C.F. 3; Imperial Tobacco Co. of Canada c. Registrar of Trade Marks, [1939] R.C. de l’É. 141; Elgin Handles Ltd. c. Welland Vale Manufacturing Co. (1964), 43 C.P.R. 20; TrafFix Devices, Inc. c. Marketing Displays, Inc., 532 U.S. 23 (2001); Wal‑Mart Stores, Inc. c. Samara Bros., Inc., 529 U.S. 205 (2000); Koninklijke Philips Electronics NV c. Remington Consumer Products Ltd., C‑99/99, [2002] Rec. I‑5475; Division d’annulation de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (Marques, Dessins et Modèles), 63 C 107029/1 « LEGO brick » (3D), 30 juillet 2004; INTERLEGO AG’s Trade Mark Applications, [1998] R.P.C. 69; Paris, 18 octobre 2000, D. 2001.Jur.850; Ciba‑Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc., [1992] 3 R.C.S. 120; Singer Manufacturing Co. c. Loog (1882), 8 App. Cas. 15, conf. (1880), 18 Ch. D. 395; Erven Warnink B.V. c. J. Townend & Sons (Hull) Ltd., [1979] A.C. 731; Reckitt & Colman Products Ltd. c. Borden Inc., [1990] 1 All E.R. 873; Oxford Pendaflex Canada Ltd. c. Korr Marketing Ltd., [1982] 1 R.C.S. 494; Consumers Distributing Co. c. Seiko Time Canada Ltd., [1984] 1 R.C.S. 583.
Lois et règlements cités
Lanham Trade‑Mark Act, 15 U.S.C.A. § 1052(e)(5).
Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(2) , (22) , (23) , 92(13) .
Loi sur la concurrence déloyale, 1932, S.C. 1932, ch. 38, art. 2d).
Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13, art. 2 « signe distinctif », « marque de commerce », 6, 7, 13(2), 19, 20.
Doctrine citée
Bently, Lionel, and Brad Sherman. Intellectual Property Law, 2nd ed. Oxford : Oxford University Press, 2004.
Cornish, William Rodolph. Intellectual Property : Omnipresent, Distracting, Irrelevant? Oxford : Oxford University Press, 2004.
Cornish, William Rodolph, and David Llewelyn. Intellectual Property : Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights, 5th ed. London : Sweet & Maxwell, 2003.
Gill, A. Kelly, and R. Scott Jolliffe. Fox on Canadian Law of Trade‑marks and Unfair Competition, 4th ed. Toronto : Carswell, 2002 (loose-leaf).
Jolliffe, R. Scott. « The Common Law Doctrine of Passing Off », in Gordon F. Henderson, ed., Trade‑Marks Law of Canada. Scarborough, Ont. : Carswell, 1993, 197.
Vaver, David. Intellectual Property Law : Copyright, Patents, Trade‑marks. Concord, Ont. : Irwin Law, 1997.
Vivant, Michel. « La fantastique explosion de la propriété intellectuelle : Une rationalité sous le big bang? », dans Mélanges Victor Nabhan. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 2004, 393.
Documents internationaux
Communautés européennes. Première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, [1989] J.O. L. 40/1, art. 3(1)e).
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (les juges Rothstein, Sexton et Pelletier), [2004] 2 R.C.F. 241, 228 D.L.R. (4th) 297, 26 C.P.R. (4th) 1, 308 N.R. 1, [2003] A.C.F. no 1112 (QL), 2003 CAF 297, confirmant une décision du juge Gibson (2002), 220 F.T.R. 161, 20 C.P.R. (4th) 224, [2002] A.C.F. no 793 (QL), 2002 CFPI 585. Pourvoi rejeté.
Robert H. C. MacFarlane, Michael E. Charles, Peter W. Hogg, c.r., Christine Pallotta et Catherine Beagan Flood, pour les appelantes.
Ronald E. Dimock, Bruce Ryder, Bruce W. Stratton et Henry Lue, pour l’intimée.
Peter Southey, pour l’intervenant le procureur général du Canada.
Alain Gingras, pour l’intervenant le procureur général du Québec.
Version française du jugement de la Cour rendu par
Le juge LeBel —
I. Introduction
1 Kirkbi AG (« Kirkbi ») exploite depuis de nombreuses années une entreprise prospère et bien connue de fabrication de jeux de construction destinés aux enfants et, parfois, à leurs parents aussi. Ces jeux sont constitués de petites briques de plastique uniformes qui s’emboîtent grâce à un système de tenons et de cylindres creux. Les brevets qui protégeaient ce système d’emboîtement au Canada et dans plusieurs autres pays sont maintenant expirés. Kirkbi tente désormais de protéger contre la concurrence sa part du marché et son achalandage en invoquant d’autres formes de droits de propriété intellectuelle. Un différend l’oppose notamment depuis longtemps à l’intimée Mega Bloks Inc., auparavant Gestions Ritvik Inc./Ritvik Holdings Inc. (« Ritvik »), un fabricant de jouets canadien. Après l’expiration des derniers brevets de LEGO au Canada, l’intimée a commencé à fabriquer et à vendre des briques semblables qui font appel au même système d’emboîtement.
2 Kirkbi invoque maintenant une marque de commerce non déposée, à savoir la « marque figurative LEGO » constituée du célèbre dessin géométrique représentant les tenons de la face supérieure des briques, pour intenter une action pour commercialisation trompeuse fondée sur l’al. 7b) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 . Elle cherche à empêcher Ritvik de commercialiser ses produits concurrents sans les accompagner d’un avertissement en bonne et due forme que ses briques pour jeux de construction ne sont pas des briques LEGO et ne sont pas fournies par Kirkbi. Selon l’appelante, l’absence d’une telle mise en garde destinée aux consommateurs engendre de la confusion et donne ouverture à une action pour commercialisation trompeuse fondée sur l’al. 7b) . Devant notre Cour, Ritvik a plaidé, pour la première fois, l’inconstitutionnalité de l’al. 7b) pour le motif que cette disposition excéderait la compétence législative du Parlement du Canada.
3 Tout en estimant que l’al. 7b) représente un exercice valide de la compétence fédérale en matière d’échanges et de commerce, je conviens qu’il y a lieu de rejeter l’action et de confirmer l’arrêt majoritaire de la Cour d’appel fédérale. Un dessin purement fonctionnel ne peut servir de fondement à une marque de commerce déposée ou non déposée. L’existence d’un délit de commercialisation trompeuse n’est pas établie. Le droit applicable en matière de commercialisation trompeuse et de marques de commerce ne peut servir à perpétuer un monopole lié à des brevets maintenant expirés. Le marché des produits en cause se trouve désormais ouvert à la pleine concurrence.
II. Les faits
4 L’entreprise de jouets LEGO est créée en 1932. En 1949, Kirkbi fabrique ses premières briques pour jeux de construction inspirées du jeu britannique de briques emboîtables Kiddicraft. Quelques années plus tard, Kirkbi achète les brevets protégeant le système d’emboîtement Kiddicraft et perfectionne alors sensiblement les briques en ajoutant à leur face inférieure des cylindres creux destinés à recevoir les tenons de la face supérieure. Cet ingénieux système d’emboîtement augmente le frottement entre les briques, en accroissant son « effet de fixation », sans toutefois empêcher les enfants de les désassembler facilement. C’est ainsi que la génération actuelle de briques LEGO a été conçue et commercialisée il y a une cinquantaine d’année. Le même système de cylindres creux sous la brique et de tenons sur le dessus reste utilisé de nos jours. Le seul changement provient de l’ajout de la marque « LEGO », en caractères minuscules, sur le dessus de chaque tenon. Kirkbi parvient à maintenir, pendant de nombreuses années, la protection par brevet de sa technique. Toutefois, cette protection prend fin au Canada comme ailleurs. Au Canada, le dernier brevet expire en 1988. À cette époque, les briques LEGO jouissent d’une réputation bien méritée auprès des enfants et des parents, en raison de leur qualité et de leur originalité. Les jouets LEGO se sont gagné des générations de clients et d’utilisateurs fidèles au Canada comme dans beaucoup d’autres pays.
5 Les nuages commencent à poindre à l’horizon après l’expiration des brevets de Kirkbi. De nouveaux concurrents se manifestent et tentent de commercialiser des produits similaires, voire identiques. L’intimée, un fabricant de jouets de Montréal maintenant connu sous le nom de Ritvik, s’avère le concurrent le plus agressif. Ritvik commence à fabriquer des jouets pendant les années 60. Plus tard, au cours des années 80, elle conçoit et commercialise une gamme de grosses briques pour jeux de construction. Enfin, après l’expiration des derniers brevets de LEGO au Canada, elle décide d’utiliser la technique classique de LEGO et met en marché une gamme de petites briques. Ces dernières ont les mêmes dimensions que les briques LEGO et présentent la même configuration géométrique de tenons sur la face supérieure et de cylindres creux sur la face inférieure. Ces briques sont distribuées sous le nom de « MICRO MEGA BLOKS ». Ritvik vend sa nouvelle gamme de briques au Canada et l’exporte dans plusieurs pays. Elle est ainsi devenue, au cours des 10 dernières années, un concurrent sérieux de Kirkbi dans le monde.
6 Confrontée à de nouveaux concurrents et désormais privée de la protection que lui conféraient ses brevets, Kirkbi tente de maintenir sa position sur le marché au moyen d’une utilisation très astucieuse et audacieuse du droit en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale qui existe dans divers systèmes juridiques, un peu partout dans le monde. Ces efforts soutenus donnent lieu à de nombreuses poursuites judiciaires dans plusieurs pays. Kirkbi a notamment essayé de faire enregistrer sa configuration de tenons comme marque de commerce ou dessin de fabrique. Ces tentatives ont généralement échoué. Au Canada, après que le registraire des marques de commerce eut rejeté une demande d’enregistrement de la configuration comme marque de commerce, l’appelante a opté pour un usage plus subtil et astucieux des ressources du droit de la propriété intellectuelle. Cette démarche est directement à l’origine du présent litige.
7 Kirkbi invoque des droits liés à une marque de commerce non déposée relativement à son usage de la « marque figurative LEGO ». Cette marque est constituée de sa configuration orthogonale distinctive de tenons sur le dessus de chaque brique pour jeux de construction. La marque figurative LEGO reproduit donc la face supérieure de la brique, qui présente une configuration géométrique régulière de huit tenons (voir les motifs du juge Sexton, [2004] 2 R.C.F. 241, 2003 CAF 297, par. 11). Kirkbi allègue alors que la commercialisation par Ritvik de ses gammes MICRO et MINI de petites briques, qui font appel à la même configuration, crée de la confusion avec sa marque de commerce non déposée. Elle demande donc réparation en vertu de l’al. 7b) de la Loi sur les marques de commerce et de la doctrine de common law de la commercialisation trompeuse. Dans une déclaration déposée devant la Section de première instance de la Cour fédérale, elle revendique la propriété de cette marque non déposée et sollicite un jugement déclarant que les droits liés à cette marque ont été violés. Elle sollicite également une injonction permanente interdisant la commercialisation des gammes MICRO et MINI de MEGA BLOKS, en plus de réclamer des dommages‑intérêts.
8 Ritvik se défend énergiquement. Elle soutient que l’al. 7b) de la Loi sur les marques de commerce n’a pas été enfreint et que l’existence d’un délit de commercialisation trompeuse n’a pas été établie. Dans une demande reconventionnelle, elle sollicite un jugement déclarant qu’elle a le droit de continuer à vendre ses gammes de briques MICRO et MINI. À ce stade, elle ne soulève pas la question de la constitutionnalité de l’al. 7b) de la Loi sur les marques de commerce .
III. Historique des procédures judiciaires
A. Cour fédérale, Section de première instance, [2002] A.C.F. no 793 (QL), 2002 CFPI 585
9 Le juge Gibson rejette l’action de Kirkbi. Il retient le principal argument de Ritvik, selon lequel des caractéristiques purement fonctionnelles comme la marque figurative LEGO ne peuvent servir de fondement à une marque de commerce, et confirme que ce principe fait encore partie du droit canadien des marques de commerce. Le principe de la fonctionnalité s’applique aux marques déposées comme aux marques non déposées. Tout en soulignant le caractère déterminant de cette conclusion, il examine ensuite la question de la commercialisation trompeuse. Il note que l’objet en cause a été revendiqué et divulgué dans des brevets expirés. Il estime que Kirkbi tente indirectement de prolonger la protection que lui conférait les brevets, contrairement aux principes du système des brevets. Le juge de première instance passe alors en revue les éléments du délit de commercialisation trompeuse en common law. Il reconnaît que l’historique de la commercialisation du produit de Kirkbi révèle que cette dernière a acquis un achalandage lié à la configuration particulière de ses briques, mais il conclut qu’il faut démontrer que cet achalandage est compromis par l’existence d’une confusion équivalente au fait d’induire le public en erreur par une fausse déclaration. Il est persuadé que Kirkbi a établi que, compte tenu de la marque figurative LEGO, il existe un risque de confusion ou même une confusion véritable entre les briques LEGO et les briques Ritvik. Toutefois, selon le juge Gibson, la demanderesse doit prouver que la confusion découle d’une fausse déclaration intentionnelle de Ritvik, et il conclut que Kirkbi n’a pas fait cette preuve en l’espèce. Pour ce motif, il rejette l’action pour commercialisation trompeuse, tout en reconnaissant que l’arrivée de Ritvik sur le marché a causé un préjudice à l’appelante. Kirkbi porte ce jugement en appel devant la Cour d’appel fédérale.
B. Cour d’appel fédérale, [2004] 2 R.C.F. 241, 2003 CAF 297
10 S’exprimant au nom des juges majoritaires, le juge Sexton rejette l’appel. Selon lui, le principe de la fonctionnalité s’applique à toutes les marques de commerce, déposées ou non déposées, et demeure un principe fondamental du droit des marques de commerce. Le signe distinctif constitué uniquement de ladite « marque figurative LEGO » est purement fonctionnel. Cette caractéristique le rend invalide et l’empêche de servir de fondement à une action pour violation d’une marque en vertu de l’al. 7b) de la Loi sur les marques de commerce . Kirkbi tente de prolonger la durée et l’application de ses brevets expirés au moyen d’une utilisation abusive du droit des marques de commerce. Vu sa conclusion sur la question de la fonctionnalité et de la validité de la marque, le juge Sexton ne commente ni les questions de confusion ni les éléments du délit de commercialisation trompeuse.
11 Le juge Pelletier ne partage pas cet avis et accueillerait l’appel ainsi que l’action. Dans ses motifs dissidents, il conclut que, bien qu’elle soit principalement fonctionnelle, la marque LEGO peut donner ouverture à une action pour commercialisation trompeuse fondée sur l’al. 7b) . Une marque de commerce non déposée ne confère pas l’exclusivité, mais son propriétaire a le droit d’empêcher des concurrents de créer de la confusion en commercialisant des produits concurrents. LEGO a droit à la protection contre tout emploi de sa marque non déposée qui crée de la confusion. Le juge Pelletier ajoute que, en raison des changements apportés par l’adoption de la Loi sur les marques de commerce actuelle, le principe de la fonctionnalité ne fait plus partie du droit canadien des marques de commerce en ce qui concerne les marques non déposées. Il conclut également que l’existence des éléments de la commercialisation trompeuse est établie. En particulier, même si l’existence d’une stratégie destinée à induire en erreur n’est pas établie, il est prouvé qu’il règne sur le marché une confusion entre les produits de Kirkbi et ceux de Ritvik.
IV. Analyse
A. Les questions en litige
12 La portée des questions en litige a sensiblement changé après que notre Cour eut autorisé le pourvoi. L’intimée a alors soulevé la question de la constitutionnalité de l’al. 7b) de la Loi sur les marques de commerce . Ritvik a fait valoir que cette disposition excédait la compétence législative du Parlement du Canada. La Juge en chef a formulé la question suivante :
1. L’alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 , et ses modifications, relève‑t‑il, en tout ou en partie, de la compétence législative du Parlement du Canada en vertu du par. 91(2) de la Loi constitutionnelle de 1867 ?
13 J’examinerai d’abord la question de la constitutionnalité et ensuite les points soulevés par l’action pour violation fondée sur l’al. 7b) , notamment l’application du principe de la fonctionnalité. Ce principe s’applique‑t‑il aux marques de commerce non déposées ou uniquement aux marques de commerce déposées? Une marque fonctionnelle non déposée peut‑elle donner ouverture à une action pour commercialisation trompeuse fondée sur l’al. 7b) de la Loi sur les marques de commerce ? Enfin, en raison de l’incertitude qui ressort des décisions des tribunaux d’instance inférieure, je vais examiner et analyser certains aspects du délit de commercialisation trompeuse en common law.
B. La constitutionnalité de l’al. 7b) de la Loi sur les marques de commerce
14 En l’espèce, la question de la constitutionnalité de l’al. 7b) de la Loi sur les marques de commerce se pose dans le contexte particulier d’une marque de commerce non déposée. L’intimée plaide l’inconstitutionnalité de cette disposition en faisant valoir qu’elle excède la compétence législative du Parlement du Canada du fait qu’elle n’a aucun lien ou rapport avec le régime d’enregistrement des marques de commerce établi par la Loi.
(1) Les échanges et le commerce
15 Les marques de commerce ne font pas partie de la liste des chefs de compétence législative attribués au Parlement du Canada par l’art. 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 , contrairement aux brevets et aux droits d’auteur qui figurent respectivement aux par. 91(22) et (23) de cette loi. Suivant le par. 91(2) , le gouvernement fédéral a compétence exclusive en matière d’échanges et de commerce. Dans l’arrêt Citizens Insurance Co. of Canada c. Parsons (1881), 7 App. Cas. 96, le Comité judiciaire du Conseil privé a délimité deux aspects de la compétence fédérale conférée par le par. 91(2) : (1) la compétence en matière d’échanges et de commerce internationaux et interprovinciaux, et (2) la compétence en matière d’échanges et de commerce en général qui touchent le Canada dans son ensemble (« les échanges et le commerce en général »). Cette interprétation du par. 91(2) , qui limite à ces deux aspects la portée de la compétence fédérale en matière d’échanges et de commerce, vise à établir un juste équilibre constitutionnel entre la compétence fédérale en cette matière et la compétence provinciale relative à la propriété et aux droits civils dans la province (par. 92(13) ) qui, autrement, se recouperaient : voir A. K. Gill et R. S. Jolliffe, Fox on Canadian Law of Trade‑marks and Unfair Competition (4e éd. (feuilles mobiles)), p. 2‑4.
16 La catégorie « des échanges et du commerce en général » oblige à évaluer l’importance relative d’une activité pour l’économie nationale et à se demander si une activité doit être réglementée par le Parlement plutôt que par les provinces. La Cour a établi cinq critères pour déterminer si une question doit faire l’objet d’une réglementation nationale plutôt que locale. Ces critères s’appliquent pour déterminer si une mesure législative fédérale relève du pouvoir que le Parlement possède en matière d’échanges et de commerce en général. Ils reflètent des principes utiles pour distinguer la compétence fédérale en matière d’échanges et de commerce de la compétence provinciale en matière de propriété et de droits civils. Dans deux décisions exhaustives portant sur le deuxième volet du par. 91(2) (Procureur général du Canada c. Transports Nationaux du Canada, Ltée, [1983] 2 R.C.S. 206, et General Motors of Canada Ltd. c. City National Leasing, [1989] 1 R.C.S. 641), le juge en chef Dickson a adopté et élargi les trois critères de compétence que le juge en chef Laskin avait initialement décrits dans l’arrêt MacDonald c. Vapor Canada Ltd., [1977] 2 R.C.S. 134. Ces exigences « servent à assurer que la mesure législative fédérale ne compromet pas l’équilibre du pouvoir entre les gouvernements fédéral et provinciaux » (City National Leasing, p. 662).
17 La jurisprudence de notre Cour reconnaît désormais que les facteurs suivants sont des indices d’un exercice valide de la compétence fédérale relative aux échanges et au commerce en général : (i) la mesure législative contestée doit s’inscrire dans un système général de réglementation; (ii) le système doit faire l’objet d’une surveillance constante par un organisme de réglementation; (iii) la mesure législative doit porter sur le commerce dans son ensemble plutôt que sur un secteur en particulier; (iv) la loi devrait être d’une nature telle que la Constitution n’habiliterait pas les provinces, conjointement ou séparément, à l’adopter; et (v) l’omission d’inclure une seule ou plusieurs provinces ou localités dans le système législatif compromettrait l’application de ce système dans d’autres parties du pays (City National Leasing, p. 662‑663). Cette liste n’est pas exhaustive et, pour être valide, une mesure législative fédérale ne doit pas nécessairement satisfaire à chacun des cinq critères :
Au total, les cinq facteurs constituent une liste préliminaire de contrôle de caractéristiques dont l’existence dans la mesure législative est un indice de sa validité en vertu de la compétence en matière d’échanges et de commerce. Ces indices ne constituent pas cependant une liste exhaustive de caractéristiques qui tendent à caractériser une loi générale en matière d’échanges et de commerce. La présence ou l’absence de l’un de ces cinq critères n’est pas non plus nécessairement concluante. Comme on le souligne dans l’arrêt Transports Nationaux du Canada, précité, à la p. 268 :
Ce qui précède ne se veut pas une énumération exhaustive; de plus, la présence de l’un ou l’autre ou de la totalité de ces indices n’est pas nécessairement concluante. La bonne façon d’aborder la caractérisation est encore celle proposée dans l’arrêt Parsons, c’est‑à‑dire qu’on doit procéder à une appréciation méticuleuse de chaque cas qui se présente. Néanmoins, la présence de tels facteurs rend tout au moins beaucoup plus probable que ce que vise la loi fédérale en cause est vraiment une question économique d’intérêt national plutôt que simplement une série de questions d’intérêt local.
Chaque fois que la compétence générale en matière d’échanges et de commerce est invoquée comme fondement de constitutionnalité, un examen méticuleux de chaque cas demeure approprié. Les cinq facteurs formulés dans l’arrêt Transports Nationaux du Canada constituent simplement une façon ordonnée d’aborder la tâche difficile qui consiste à distinguer les matières qui relèvent des échanges et du commerce et celles d’une nature plus locale.
(City National Leasing, p. 662‑663)
18 Le pouvoir fédéral de légiférer en matière de marques de commerce n’a jamais fait l’objet d’une contestation constitutionnelle directe. La question a toutefois été soulevée devant le Conseil privé dans une décision de 1937 portant sur la constitutionnalité d’une mesure législative fédérale sur les marques de commerce. Dans cette décision, le Conseil privé se fonde, quoique implicitement, sur le second aspect de la compétence relative aux échanges et au commerce conférée par le par. 91(2) pour confirmer la compétence législative du Parlement en ce qui concerne les marques de commerce : Attorney‑General for Ontario c. Attorney‑General for Canada, [1937] A.C. 405. Lord Atkin, du Conseil privé, a fait le commentaire suivant (p. 417) :
[traduction] Personne n’a contesté la compétence du Dominion à cet égard. En cas de contestation, on invoquerait sans doute, à l’appui de la compétence du Parlement, la catégorie de sujets énumérée au par. 91(2) et mentionnée par le Juge en chef, savoir la réglementation du trafic et du commerce. Il pourrait difficilement y avoir une forme plus appropriée d’exercice de cette compétence que la création et l’application d’une loi uniforme sur les marques de commerce.
Voir aussi Good Humor Corp. of America c. Good Humor Food Products Ltd., [1937] R.C. de l’É. 61, p. 75‑76. Plus récemment, dans la décision Royal Doulton Tableware Ltd. c. Cassidy’s Ltée, [1986] 1 C.F. 357, la Section de première instance de la Cour fédérale a affirmé, dans une remarque incidente, que « [l]a compétence du Parlement relativement aux marques de commerce est depuis longtemps reconnue [. . .] [I]l se peut fort bien que la compétence du Parlement sur les marques de commerce, qui découle du pouvoir du fédéral sur “la réglementation des échanges et du commerce” (voir Attorney‑General for Ontario v. Attorney‑General for Canada, précitée) soit en elle‑même plus vaste que la compétence du Parlement sur les “brevets d’invention et de découverte” » (p. 374‑375).
19 La constitutionnalité de certaines dispositions de la Loi sur les marques de commerce a été contestée, mais la validité de la Loi dans son ensemble n’a jamais fait l’objet d’une décision définitive. Cependant, les tribunaux ont reconnu implicitement la validité de cette mesure législative fédérale dans maintes décisions : voir, par exemple, Vapor Canada, City National Leasing et Asbjorn Horgard A/S c. Gibbs/Nortac Industries Ltd. (1986), 8 C.I.P.R. 232 (C.F. 1re inst.), inf. en partie par [1987] 3 C.F. 544 (C.A.). La constitutionnalité de la Loi sur les marques de commerce dans son ensemble n’est pas contestée en l’espèce. Plus loin, je reviendrai à la question du fondement constitutionnel de la mesure législative fédérale sur les marques de commerce et j’examinerai les cinq critères exposés par le juge en chef Dickson.
(2) Le critère applicable pour déterminer la constitutionnalité de l’al. 7b)
20 Dans l’arrêt City National Leasing, le juge en chef Dickson a établi le cadre analytique applicable à la qualification constitutionnelle d’une disposition contestée. Il a souligné qu’une disposition n’excède pas nécessairement la compétence du gouvernement fédéral du seul fait qu’elle codifie un droit d’action de nature civile. Bien que la création de droits d’action de nature civile soit généralement une question de propriété et de droits civils dans la province, la conclusion que, en raison de son caractère véritable, une disposition prise isolément empiète sur des pouvoirs provinciaux n’est pas déterminante quant à sa constitutionnalité fondamentale. En même temps, une disposition ne sera pas valide simplement parce que les principales dispositions d’une loi sont valides. Il faut examiner tant la disposition contestée que la loi dans son ensemble lorsqu’on procède à une analyse constitutionnelle. La nature du rapport entre une disposition et la loi en détermine le degré d’intégration à une mesure législative par ailleurs valide. La validité d’une disposition peut être confirmée si cette disposition est suffisamment intégrée au régime établi par une mesure législative valide : sa constitutionnalité est susceptible de découler du contexte où elle a le caractère de disposition additionnelle servant à renforcer d’autres dispositions d’une validité incontestable (Vapor Canada, p. 158‑159, le juge en chef Laskin).
21 Dans l’arrêt Bande Kitkatla c. Colombie‑Britannique (Ministre des Petites et moyennes entreprises, du Tourisme et de la Culture), [2002] 2 R.C.S. 146, 2002 CSC 31, par. 58, notre Cour a reformulé le critère à trois volets servant à déterminer si une disposition relève de la compétence constitutionnelle du législateur qui l’a adoptée. Je paraphrase ainsi ce paragraphe pour refléter les faits de la présente affaire :
1. La disposition contestée empiète-t‑elle sur une compétence provinciale et dans quelle mesure?
2. Si la disposition contestée empiète sur une compétence provinciale, fait‑elle néanmoins partie d’un régime législatif fédéral valide?
3. Si la disposition contestée fait partie d’un régime législatif fédéral valide, y est‑elle suffisamment intégrée?
(3) Application aux faits de la présente affaire
22 Pour en faciliter la consultation, je reproduis ici le texte de l’art. 7 de la Loi sur les marques de commerce :
7. Nul ne peut :
a) faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l’entreprise, les marchandises ou les services d’un concurrent;
b) appeler l’attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu’il a commencé à y appeler ainsi l’attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d’un autre;
c) faire passer d’autres marchandises ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés;
d) utiliser, en liaison avec des marchandises ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde :
(i) soit leurs caractéristiques, leur qualité, quantité ou composition,
(ii) soit leur origine géographique,
(iii) soit leur mode de fabrication, de production ou d’exécution;
e) faire un autre acte ou adopter une autre méthode d’affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada.
Dans cette partie de mes motifs, je vais appliquer le cadre analytique décrit plus haut pour déterminer la constitutionnalité de l’al. 7b) .
a) Qualification de la disposition contestée : l’al. 7b) em