Ottawa Athletic Club inc. (Ottawa Athletic Club) c. Athletic Club Group inc.

Ottawa Athletic Club inc. (Ottawa Athletic Club) c. Athletic Club Group inc.
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2014-07-09
Référence neutre
2014 CF 672
Numéro de dossier
T-1396-11
Contenu de la décision
Date : 20140709
Dossier : T‑1396‑11
Référence : 2014 CF 672
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 9 juillet 2014
En présence de monsieur le juge Russell
ENTRE :
OTTAWA ATHLETIC CLUB INC,
FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE
THE OTTAWA ATHLETIC CLUB
demanderesse
et
THE ATHLETIC CLUB GROUP INC. ET
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
défendeurs
JUGEMENT ET MOTIFS
INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande fondée sur l’article 57 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch. T‑13 [Loi], en vue de radier une marque de commerce du registre tenu conformément à l’article 26 de la Loi [registre] ou, subsidiairement, de modifier le registre afin de restreindre la portée de l’enregistrement. La demanderesse sollicite également une ordonnance interdisant l’utilisation ultérieure de la marque de commerce dont elle allègue l’invalidité ou de la marque équivalente reconnue par la common law, au motif que ladite marque de commerce contrevient aux articles 10 et 11 de la Loi. La marque de commerce en question porte le numéro d’enregistrement LMC633,422 et a été enregistrée le 22 février 2005 [enregistrement]. La défenderesse, The Athletic Club Group Inc. [Athletic Club ou défenderesse], est le propriétaire inscrit.
LES FAITS À L’ORIGINE DU LITIGE [2] La demanderesse, Ottawa Athletic Club Inc. [OAC ou la demanderesse], exploite un centre de conditionnement physique à Ottawa depuis au moins 1976 et y offre différents services de conditionnement physique. Elle soutient avoir employé le nom commercial et la marque de commerce « Ottawa Athletic Club » de façon continue depuis ce temps.
[3] La défenderesse, The Athletic Club Group Inc. (ou ses prédécesseurs en titre), a ouvert son premier centre de conditionnement physique à London (Ontario) en 1997 et a ouvert depuis des établissements à Amherstburg (1999), Brantford (2001), Guelph (2006), Kingsville (2001), Thunder Bay (2004), Waterloo (2011) et Ottawa, ainsi qu’un second établissement à London (2000). Elle a ouvert son centre d’« Ottawa‑Orleans » en novembre 2010 et celui d’« Ottawa‑Trainyards » en février 2011.
[4] En juillet 2003, un des administrateurs et actionnaires actuels de la défenderesse, Alan Quesnel, a présenté une demande visant à enregistrer la marque de commerce en question, THE ATHLETIC CLUB & DESSIN [marque de commerce Athletic Club, également marque de commerce], reproduite ci‑dessous :
[5] L’enregistrement a été effectué le 22 février 2005; M. Quesnel était le déposant initial. La propriété de la marque de commerce a plus tard été transférée à une société de personnes formée entre M. Quesnel et M. David Wu, un autre administrateur et actionnaire actuel de la défenderesse, et a finalement été transféré à la société défenderesse, The Athletic Club Group Inc., le 21 septembre 2009, après avoir été détenu pendant un court laps de temps par des sociétés à dénomination numérique liées.
[6] La défenderesse soutient qu’elle‑même (ainsi que ses prédécesseurs en titre) a employé la marque de commerce en liaison avec ses services de façon continue depuis 1997. La marque de commerce a été enregistrée en liaison avec les services suivants :
Services de restauration; services de casse‑croûte; exploitation d’un établissement pour conditionnement physique et/ou entraînement aux poids et haltères; exploitation d'un établissement de gymnastique aérobique; services d'entraînement personnel; tenue de cours de danse; exploitation d'un magasin de détail spécialisé dans la vente d'articles de sport, de vêtements pour hommes et femmes, d'aliments naturels et de suppléments pour la santé; services d’évaluation de la condition physique; tenue de cours de gymnastique, de conditionnement physique et de gymnastique aérobique; exploitation d'un salon de bronzage.
[7] L’enregistrement comporte l’avis de désistement suivant : « Le droit à l’usage exclusif des mots ATHLETIC CLUB en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé ».
[8] La demanderesse demande la radiation de la marque de commerce pour différentes raisons, notamment parce qu’elle crée de la confusion avec son propre nom commercial et sa propre marque de commerce, qui étaient déjà employés depuis 21 ans lorsque la défenderesse a commencé à utiliser la marque de commerce Athletic Club.
[9] La demanderesse a déposé sa propre demande à l’égard de la marque de commerce « OAC & dessin » [marque de commerce OAC], que la défenderesse conteste. Il s’agit de la demande n° 1,421,086 et la marque de commerce OAC y figure comme suit :
[10] La demanderesse soutient que la marque de commerce OAC est employée en liaison avec ce qui suit :
Exploitation d’un club de conditionnement physique; cours de conditionnement physique; exploitation d’un club de sports de raquette, nommément tennis, squash et racquetball; exploitation d’installations aquatiques, depuis au moins aussi tôt que 1983; Services d’entraînement personnel, depuis au moins aussi tôt que 1989; Exploitation d’installations de golf intérieures, depuis au moins aussi tôt que 1995; Exploitation de camps d’été sportifs, depuis au moins aussi tôt que 1993.
[11] En vertu de l’article 57 de la Loi, la Cour fédérale a une compétence initiale exclusive pour examiner les demandes visant à radier ou à modifier les inscriptions figurant dans le registre. Seule « une personne intéressée » peut présenter une demande de cette nature, mais il s’agit d’une catégorie large qui englobe quiconque est atteint ou a des motifs valables d’appréhender qu’il sera atteint par une inscription dans le registre et qui satisfait à la condition minimale applicable (voir Omega Engineering, Inc c Omega SA, 2006 CF 1472, au paragraphe 11 [Omega Engineering]). Il n’est pas contesté en l’espèce que la demanderesse est une « personne intéressée » au sens de la définition énoncée dans la Loi.
[12] La demanderesse sollicite une déclaration portant que la marque de commerce Athletic Club est invalide, une ordonnance fondée sur le paragraphe 57(1) de la Loi afin de radier (ou, subsidiairement, de modifier) l’enregistrement de la marque de commerce Athletic Club parce qu’elle n’exprime ou ne définit pas exactement les droits existants du propriétaire inscrit, ainsi qu’une ordonnance fondée sur les articles 53.2, 10 et 11 de la Loi interdisant en permanence à la défenderesse d’employer, directement ou au moyen d’une licence, la marque de commerce Athletic Club et la marque équivalente reconnue par la common law.
[13] Bien que présentée sous forme de demande, l’action en radiation fondée sur l’article 57 de la Loi n’est ni une demande de contrôle judiciaire ni un appel; il s’agit plutôt de l’exercice par la Cour fédérale de sa compétence initiale. En conséquence, elle n’est assujettie à aucune norme de contrôle. La Cour doit examiner les questions en litige avec un œil nouveau : voir Roger T. Hughes, Toni Polson Ashton et Neal Armstrong, Hughes on Trade Marks, 2e édition (édition en feuilles mobiles, rel 35‑8/2013) (Markham, LexisNexis Canada, 2005), aux pages 817 et 818 [Hughes on Trade Marks]; CIBC World Markets Inc c Stenner Financial Services Ltd, 2010 CF 397, au paragraphe 18; General Motors du Canada c Décarie Motors Inc, [2001] 1 CF 665 (CA), au paragraphe 31; Emall.ca Inc (faisant affaire sous la raison sociale de Cheaptickets.ca) c Cheap Tickets and Travel Inc, 2007 CF 243, au paragraphe 11, décision confirmée par 2008 CAF 50 [Cheaptickets].
QUESTIONS EN LITIGE [14] La demanderesse soulève les questions suivantes :
a) La marque de commerce Athletic Club est‑elle invalide en raison de l’alinéa 18(1)a) de la Loi au motif que :
(i) À la date de l’enregistrement (22 février 2005), elle donnait une description claire ou donnait une description fausse et trompeuse, en langue anglaise, de la nature ou de la qualité des services en liaison avec lesquels elle était employée, contrairement à l’alinéa 12(1)b) de la Loi;
(ii) À la date de l’enregistrement, elle n’était pas distinctive au sens de l’article 2 de la Loi;
(iii) À la date de l’enregistrement, elle était constituée du nom, dans une langue, de l’un des services à l’égard desquels elle était employée, contrairement à l’alinéa 12(1)c) de la Loi;
(iv) À la date alléguée de premier emploi et de première adoption (31 décembre 1997), elle désignait le type de services qui y était associé, contrairement à l’alinéa 12(1)e) ainsi qu’aux articles 10 et 11 de la Loi?
b) La marque de commerce Athletic Club est‑elle invalide en raison de l’alinéa 18(1)b) de la Loi au motif que :
(i) À la date de l’avis de demande déposé en l’espèce (29 août 2011), elle n’était pas distinctive au sens de l’article 2 de la Loi?
c) La marque de commerce Athletic Club est‑elle invalide en raison du paragraphe 18(1) de la Loi au motif que :
(i) À la date de premier emploi alléguée (31 décembre 1997), elle créait de la confusion avec un nom commercial/une marque de commerce antérieurement employé(e) (soit Ottawa Athletic Club), contrairement aux alinéas 16(1)a) et 16(1)c) de la Loi?
d) Subsidiairement, y a‑t‑il lieu de modifier l’enregistrement de la marque de commerce Athletic Club en radiant certains des services énumérés?
e) Y a‑t‑il lieu d’interdire en permanence à la défenderesse d’employer, directement ou au moyen d’une licence, la marque de commerce Athletic Club et la marque équivalente reconnue par la common law, en application des articles 53.2, 10 et 11 de la Loi?
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [15] Voici les dispositions de la Loi qui s’appliquent en l’espèce :
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
[…]
Definitions
2. In this Act,
[…]
« créant de la confusion »
« créant de la confusion » Relativement à une marque de commerce ou un nom commercial, s’entend au sens de l’article 6.
[…]
“confusing”
“confusing”, when applied as an adjective to a trade‑mark or trade‑name, means a trade‑mark or trade‑name the use of which would cause confusion in the manner and circumstances described in section 6;
[…]
« distinctive »
« distinctive » Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d’autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.
[…]
“distinctive”
“distinctive”, in relation to a trade‑mark, means a trade‑mark that actually distinguishes the wares or services in association with which it is used by its owner from the wares or services of others or is adapted so to distinguish them;
[…]
« personne intéressée »
« personne intéressée » Sont assimilés à une personne intéressée le procureur général du Canada et quiconque est atteint ou a des motifs valables d’appréhender qu’il sera atteint par une inscription dans le registre, ou par tout acte ou omission, ou tout acte ou omission projeté, sous le régime ou à l’encontre de la présente loi.
[…]
“person interested”
“person interested” includes any person who is affected or reasonably apprehends that he may be affected by any entry in the register, or by any act or omission or contemplated act or omission under or contrary to this Act, and includes the Attorney General of Canada;
[…]
« marque de commerce »
Selon le cas :
a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d’autres;
b) marque de certification;
c) signe distinctif;
d) marque de commerce projetée.
[…]
“trade‑mark”
“trade‑mark” means
(a) a mark that is used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others,
(b) a certification mark,
(c) a distinguishing guise, or
(d) a proposed trade‑mark;
[…]
« nom commercial »
« nom commercial » Nom sous lequel une entreprise est exercée, qu’il s’agisse ou non d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’un particulier.
[…]
“trade‑name”
“trade‑name” means the name under which any business is carried on, whether or not it is the name of a corporation, a partnership or an individual;
[…]
Quand une marque de commerce est réputée adoptée
3. Une marque de commerce est réputée avoir été adoptée par une personne, lorsque cette personne ou son prédécesseur en titre a commencé à l’employer au Canada ou à l’y faire connaître, ou, si la personne ou le prédécesseur en question ne l’avait pas antérieurement ainsi employée ou fait connaître, lorsque l’un d’eux a produit une demande d’enregistrement de cette marque au Canada.
[…]
When deemed to be adopted
3. A trade‑mark is deemed to have been adopted by a person when that person or his predecessor in title commenced to use it in Canada or to make it known in Canada or, if that person or his predecessor had not previously so used it or made it known, when that person or his predecessor filed an application for its registration in Canada.
[…]
Quand une marque ou un nom crée de la confusion
6. (1) Pour l’application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l’emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.
When mark or name confusing
6. (1) For the purposes of this Act, a trade‑mark or trade‑name is confusing with another trade‑mark or trade‑name if the use of the first mentioned trade‑mark or trade‑name would cause confusion with the last mentioned trade‑mark or trade‑name in the manner and circumstances described in this section.
Idem
Idem
(2) L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.
(2) The use of a trade‑mark causes confusion with another trade‑mark if the use of both trade‑marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with those trade‑marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.
Idem
Idem
(3) L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l’emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à cette marque et les marchandises liées à l’entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.
(3) The use of a trade‑mark causes confusion with a trade‑name if the use of both the trade‑mark and trade‑name in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with the trade‑mark and those associated with the business carried on under the trade‑name are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.
Idem
Idem
(4) L’emploi d’un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce, lorsque l’emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à l’entreprise poursuivie sous ce nom et les marchandises liées à cette marque sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.
(4) The use of a trade‑name causes confusion with a trade‑mark if the use of both the trade‑name and trade‑mark in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with the business carried on under the trade‑name and those associated with the trade‑mark are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.
Éléments d’appréciation
(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris :
a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
c) le genre de marchandises, services ou entreprises;
d) la nature du commerce;
e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent.
[…]
What to be considered
(5) In determining whether trade‑marks or trade‑names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including
(a) the inherent distinctiveness of the trade‑marks or trade‑names and the extent to which they have become known;
(b) the length of time the trade‑marks or trade‑names have been in use;
(c) the nature of the wares, services or business;
(d) the nature of the trade; and
(e) the degree of resemblance between the trade‑marks or trade‑names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.
[…]
Autres interdictions
10. Si une marque, en raison d’une pratique commerciale ordinaire et authentique, devient reconnue au Canada comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d’origine ou la date de production de marchandises ou services, nul ne peut l’adopter comme marque de commerce en liaison avec ces marchandises ou services ou autres de la même catégorie générale, ou l’employer d’une manière susceptible d’induire en erreur, et nul ne peut ainsi adopter ou employer une marque dont la ressemblance avec la marque en question est telle qu’on pourrait vraisemblablement les confondre.
[…]
Further prohibitions
10. Where any mark has by ordinary and bona fide commercial usage become recognized in Canada as designating the kind, quality, quantity, destination, value, place of origin or date of production of any wares or services, no person shall adopt it as a trade‑mark in association with such wares or services or others of the same general class or use it in a way likely to mislead, nor shall any person so adopt or so use any mark so nearly resembling that mark as to be likely to be mistaken therefor.
[…]
Autres interdictions
11. Nul ne peut employer relativement à une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque adoptée contrairement à l’article 9 ou 10 de la présente loi ou contrairement à l’article 13 ou 14 de la Loi sur la concurrence déloyale, chapitre 274 des Statuts révisés du Canada de 1952.
[…]
Further prohibitions
11. No person shall use in connection with a business, as a trade‑mark or otherwise, any mark adopted contrary to section 9 or 10 of this Act or section 13 or 14 of the Unfair Competition Act, chapter 274 of the Revised Statutes of Canada, 1952.
[…]
Marque de commerce enregistrable
12. (1) Sous réserve de l’article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
[…]
b) qu’elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l’égard desquels on projette de l’employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d’origine de ces marchandises ou services;
c) elle est constituée du nom, dans une langue, de l’une des marchandises ou de l’un des services à l’égard desquels elle est employée, ou à l’égard desquels on projette de l’employer;
[…]
e) elle est une marque dont l’article 9 ou 10 interdit l’adoption;
[…]
When trade‑mark registrable
12. (1) Subject to section 13, a trade‑mark is registrable if it is not
[…]
(b) whether depicted, written or sounded, either clearly descriptive or deceptively misdescriptive in the English or French language of the character or quality of the wares or services in association with which it is used or proposed to be used or of the conditions of or the persons employed in their production or of their place of origin;
(c) the name in any language of any of the wares or services in connection with which it is used or proposed to be used;
[…]
(e) a mark of which the adoption is prohibited by section 9 or 10;
[…]
Idem
Idem
(2) Une marque de commerce qui n’est pas enregistrable en raison de l’alinéa (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle a été employée au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenue distinctive à la date de la production d’une demande d’enregistrement la concernant.
[…]
(2) A trade‑mark that is not registrable by reason of paragraph (1)(a) or (b) is registrable if it has been so used in Canada by the applicant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of filing an application for its registration.
[…]
Enregistrement des marques employées ou révélées au Canada
16. (1) Tout requérant qui a produit une demande selon l’article 30 en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a employée ou fait connaître au Canada en liaison avec des marchandises ou services, a droit, sous réserve de l’article 38, d’en obtenir l’enregistrement à l’égard de ces marchandises ou services, à moins que, à la date où le requérant ou son prédécesseur en titre l’a en premier lieu ainsi employée ou révélée, elle n’ait créé de la confusion :
a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;
b) soit avec une marque de commerce à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement avait été antérieurement produite au Canada par une autre personne;
c) soit avec un nom commercial qui avait été antérieurement employé au Canada par une autre personne.
[…]
Registration of marks used or made known in Canada
16. (1) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a trade‑mark that is registrable and that he or his predecessor in title has used in Canada or made known in Canada in association with wares or services is entitled, subject to section 38, to secure its registration in respect of those wares or services, unless at the date on which he or his predecessor in title first so used it or made it known it was confusing with
(a) a trade‑mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;
(b) a trade‑mark in respect of which an application for registration had been previously filed in Canada by any other person; or
(c) a trade‑name that had been previously used in Canada by any other person.
[…]
Effet de l’enregistrement relativement à l’emploi antérieur, etc.
17. (1) Aucune demande d’enregistrement d’une marque de commerce qui a été annoncée selon l’article 37 ne peut être refusée, et aucun enregistrement d’une marque de commerce ne peut être radié, modifié ou tenu pour invalide, du fait qu’une personne autre que l’auteur de la demande d’enregistrement ou son prédécesseur en titre a antérieurement employé ou révélé une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion, sauf à la demande de cette autre personne ou de son successeur en titre, et il incombe à cette autre personne ou à son successeur d’établir qu’il n’avait pas abandonné cette marque de commerce ou ce nom commercial créant de la confusion, à la date de l’annonce de la demande du requérant.
Effect of registration in relation to previous use, etc.
17. (1) No application for registration of a trade‑mark that has been advertised in accordance with section 37 shall be refused and no registration of a trade‑mark shall be expunged or amended or held invalid on the ground of any previous use or making known of a confusing trade‑mark or trade‑name by a person other than the applicant for that registration or his predecessor in title, except at the instance of that other person or his successor in title, and the burden lies on that other person or his successor to establish that he had not abandoned the confusing trade‑mark or trade‑name at the date of advertisement of the applicant’s application.
Quand l’enregistrement est incontestable
(2) Dans des procédures ouvertes après l’expiration de cinq ans à compter de la date d’enregistrement d’une marque de commerce ou à compter du 1er juillet 1954, en prenant la date qui est postérieure à l’autre, aucun enregistrement ne peut être radié, modifié ou jugé invalide du fait de l’utilisation ou révélation antérieure mentionnée au paragraphe (1), à moins qu’il ne soit établi que la personne qui a adopté au Canada la marque de commerce déposée l’a fait alors qu’elle était au courant de cette utilisation ou révélation antérieure.
When registration incontestable
(2) In proceedings commenced after the expiration of five years from the date of registration of a trade‑mark or from July 1, 1954, whichever is the later, no registration shall be expunged or amended or held invalid on the ground of the previous use or making known referred to in subsection (1), unless it is established that the person who adopted the registered trade‑mark in Canada did so with knowledge of that previous use or making known.
Quand l’enregistrement est invalide
18. (1) L’enregistrement d’une marque de commerce est invalide dans les cas suivants :
a) la marque de commerce n’était pas enregistrable à la date de l’enregistrement;
b) la marque de commerce n’est pas distinctive à l’époque où sont entamées les procédures contestant la validité de l’enregistrement;
c) la marque de commerce a été abandonnée.
Sous réserve de l’article 17, l’enregistrement est invalide si l’auteur de la demande n’était pas la personne ayant droit de l’obtenir.
When registration invalid
18. (1) The registration of a trade‑mark is invalid if
(a) the trade‑mark was not registrable at the date of registration,
(b) the trade‑mark is not distinctive at the time proceedings bringing the validity of the registration into question are commenced, or
(c) the trade‑mark has been abandoned,
and subject to section 17, it is invalid if the applicant for registration was not the person entitled to secure the registration.
Exception
(2) Nul enregistrement d’une marque de commerce qui était employée au Canada par l’inscrivant ou son prédécesseur en titre, au point d’être devenue distinctive à la date d’enregistrement, ne peut être considéré comme invalide pour la seule raison que la preuve de ce caractère distinctif n’a pas été soumise à l’autorité ou au tribunal compétent avant l’octroi de cet enregistrement.
[…]
Exception
(2) No registration of a trade‑mark that had been so used in Canada by the registrant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of registration shall be held invalid merely on the ground that evidence of the distinctiveness was not submitted to the competent authority or tribunal before the grant of the registration.
[…]
Désistement
35. Le registraire peut requérir celui qui demande l’enregistrement d’une marque de commerce de se désister du droit à l’usage exclusif, en dehors de la marque de commerce, de telle partie de la marque qui n’est pas indépendamment enregistrable. Ce désistement ne porte pas préjudice ou atteinte aux droits du requérant, existant alors ou prenant naissance par la suite, dans la matière qui fait l’objet du désistement, ni ne porte préjudice ou atteinte au droit que possède le requérant à l’enregistrement lors d’une demande subséquente si la matière faisant l’objet du désistement est alors devenue distinctive des marchandises ou services du requérant.
[…]
Disclaimer
35. The Registrar may require an applicant for registration of a trade‑mark to disclaim the right to the exclusive use apart from the trade‑mark of such portion of the trade‑mark as is not independently registrable, but the disclaimer does not prejudice or affect the applicant’s rights then existing or thereafter arising in the disclaimed matter, nor does the disclaimer prejudice or affect the applicant’s right to registration on a subsequent application if the disclaimed matter has then become distinctive of the applicant’s wares or services.
[…]
Pouvoir du tribunal d’accorder une réparation
53.2 Lorsqu’il est convaincu, sur demande de toute personne intéressée, qu’un acte a été accompli contrairement à la présente loi, le tribunal peut rendre les ordonnances qu’il juge indiquées, notamment pour réparation par voie d’injonction ou par recouvrement de dommages‑intérêts ou de profits, pour l’imposition de dommages punitifs, ou encore pour la disposition par destruction, exportation ou autrement des marchandises, colis, étiquettes et matériel publicitaire contrevenant à la présente loi et de toutes matrices employées à leur égard.
[…]
Power of court to grant relief
53.2 Where a court is satisfied, on application of any interested person, that any act has been done contrary to this Act, the court may make any order that it considers appropriate in the circumstances, including an order providing for relief by way of injunction and the recovery of damages or profits and for the destruction, exportation or other disposition of any offending wares, packages, labels and advertising material and of any dies used in connection therewith.
[…]
Juridiction de la Cour fédérale
55. La Cour fédérale peut connaître de toute action ou procédure en vue de l’application de la présente loi ou d’un droit ou recours conféré ou défini par celle‑ci.
[…]
Jurisdiction of Federal Court
55. The Federal Court has jurisdiction to entertain any action or proceeding for the enforcement of any of the provisions of this Act or of any right or remedy conferred or defined thereby.
[…]
Juridiction exclusive de la Cour fédérale
57. (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu’une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l’inscription figurant au registre n’exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque.
[…]
Exclusive jurisdiction of Federal Court
57. (1) The Federal Court has exclusive original jurisdiction, on the application of the Registrar or of any person interested, to order that any entry in the register be struck out or amended on the ground that at the date of the application the entry as it appears on the register does not accurately express or define the existing rights of the person appearing to be the registered owner of the mark.
[…]
ARGUMENTS La demanderesse [16] La demanderesse soutient que la marque de commerce Athletic Club est invalide essentiellement pour trois raisons : elle n’était pas enregistrable à la date de l’enregistrement, compte tenu de plusieurs motifs allégués (alinéa 18(1)a)); elle n’était pas distinctive à l’époque où la présente instance a été engagée (alinéa 18(1)b)) et, à la date à laquelle elle a été employée pour la première fois, elle créait de la confusion avec une marque de commerce ou un nom commercial antérieurement employé(e), de sorte que la défenderesse n’était pas la personne ayant le droit d’en obtenir l’enregistrement (article 6 et paragraphes 16(1) et 18(1)).
La marque de commerce crée de la confusion avec une marque de commerce ou un nom commercial antérieurement employé(e) [17] La demanderesse soutient que la marque de commerce Athletic Club crée, et créait à la date de son premier emploi, de la confusion avec le nom commercial et la marque de commerce établis depuis longtemps d’OAC, de sorte qu’elle est invalide au sens du paragraphe 18(1) de la Loi.
[18] Le paragraphe 18(1) énonce que l’enregistrement d’une marque de commerce est invalide « si l’auteur de la demande n’était pas la personne ayant droit de l’obtenir ». Selon la demanderesse, l’auteur d’une demande de marque de commerce n’a pas le droit d’enregistrer une marque de commerce (ou d’en conserver l’enregistrement en cas de contestation subséquente) si, à la date à laquelle il l’a employée pour la première fois, la marque de commerce créait de la confusion avec une autre marque de commerce (alinéa 16(1)a)) ou un nom commercial (alinéa 16(1)c)) antérieurement employé(e) au Canada par une autre personne.
[19] La demanderesse affirme qu’OAC a employé le nom commercial / la marque de commerce « Ottawa Athletic Club » de manière continue et sur une grande échelle afin d’annoncer ses services depuis 1976, notamment au moyen d’affiches, de commandites communautaires, de guides de programme, d’articles de promotion, d’annonces à la radio et dans les pages jaunes, des salons professionnels et des sites Web. Cet emploi précède de 21 ans l’utilisation de la marque de commerce Athletic Club par la défenderesse. OAC est un chef de file dans le domaine des sports et du conditionnement physique et elle jouit d’une excellente réputation.
[20] La demanderesse affirme qu’il existe une preuve abondante établissant que la marque de commerce Athletic Club crée de la confusion avec le nom commercial et la marque de commerce d’OAC et elle fait valoir ce qui suit en ce qui concerne le critère servant à déterminer s’il y a confusion énoncé au paragraphe 6(5) de la Loi :
a) Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus : la marque de commerce Athletic Club donne une description claire et n’est donc pas distinctive, alors qu’OAC a quant à elle exercé ses activités et employé sa marque de commerce / son nom commercial pendant 21 ans avant que la défenderesse commence à employer sa marque de commerce;
b) La période pendant laquelle les marques de commerces ou noms commerciaux ont été en usage : voir plus haut;
c) Le genre de marchandises, services ou entreprises : les marques de commerce respectives sont employées en liaison avec les mêmes services;
d) la nature du commerce : les marques de commerce sont employées dans le même domaine;
e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent : les mots employés dans les marques de commerce des parties sont presque identiques en ce qu’ils présentent un son similaire et les idées qu’ils suggèrent sont les mêmes.
[21] La demanderesse cite plusieurs exemples de confusion réelle, y compris les suivants :
• Des membres du public téléphonent à OAC et croient que celle‑ci et la défenderesse sont une seule et même entreprise ou se disent surpris d’apprendre qu’il s’agit de deux entreprises différentes;
• Des membres du public téléphonent à OAC ou diffusent dans leurs comptes Twitter des gazouillis concernant les promotions ou activités de la défenderesse;
• Des membres du public envoient par erreur des demandes d’emploi à OAC à l’égard de postes annoncés par la défenderesse;
• De l’équipement de conditionnement physique destiné à la défenderesse est livré par erreur à OAC;
• Un professeur de collège a téléphoné à OAC pour se plaindre du traitement reçu par deux de ses élèves au cours d’entrevues, alors que les entrevues en question avaient été menées par la défenderesse;
• Un technicien s’est présenté à un établissement d’OAC pour réparer un appareil de conditionnement physique qui se trouvait en réalité à l’établissement de l’Athletic Club;
• Centraide a envoyé à OAC une proposition de marketing qui était destinée à la défenderesse et dont la page d’envoi comportait la marque de commerce de celle‑ci;
• Le deuxième résultat organique obtenu en cherchant sur Google l’expression « Ottawa Athletic Club » concerne The Athletic Club.
[22] La demanderesse ajoute que la défenderesse a fait la promotion de ses services en utilisant un babillard comportant la même image de photothèque que celle qui figure dans le site Web d’OAC depuis environ deux ans, et lancé une page Facebook intitulée « The Athletic Club in Ottawa » un an après le lancement par OAC de sa propre page intitulée « Ottawa Athletic Club ». La demanderesse affirme qu’OAC n’a pas reçu de demandes de renseignements de personnes qui tentaient de joindre d’autres clubs d’athlétisme ou de présenter une demande d’emploi à d’autres clubs d’athlétisme avant que la défenderesse annonce ses activités à Ottawa.
[23] La demanderesse reconnaît que, selon le paragraphe 17(2) de la Loi, elle ne peut chercher à faire invalider l’enregistrement de la marque de commerce de la défenderesse au motif que celle‑ci crée de la confusion avec sa propre marque de commerce ou son propre nom commercial que si la défenderesse était au courant de l’utilisation antérieure de la marque de commerce ou du nom commercial en question par la demanderesse avant d’adopter elle‑même la marque de commerce. Il en est ainsi parce que la demanderesse a engagé la présente procédure visant à radier la marque de commerce de la défenderesse du registre plus de cinq ans après l’enregistrement de celle‑ci. Cependant, la demanderesse affirme que la connaissance réelle est établie par ce qui suit : 1) la présence, dans les documents constitutifs de la société que la défenderesse a remplacée (et qui est maintenant une filiale de celle‑ci), d’un rapport de recherche de dénominations sociales NUANS qui est signé par Alan Quesnel et David Wu et daté du 25 juin 1997 et dans lequel la dénomination Ottawa Athletic Club figure; 2) le fait que l’auteur d’un affidavit déposé par la défenderesse, M. Chuck Kelly, n’ait pas fourni de réponses satisfaisantes à la question de savoir si M. Quesnel et M. Wu étaient au courant de cette recherche à la date à laquelle ils ont signé les documents constitutifs en question.
[24] La demanderesse fait remarquer que la Cour fédérale a rendu une ordonnance interlocutoire dans laquelle elle a confirmé qu’il y avait eu renonciation au privilège du secret professionnel de l’avocat en ce qui concerne la communication de la recherche NUANS à The Athletic Club ou aux mandants ou actionnaires de celle‑ci par l’avocat qui s’est occupé de la constitution de la société. Cependant, la demanderesse fait valoir que, malgré les questions qui lui ont été posées et les engagements qu’il a formulés au cours de son contre‑interrogatoire supplémentaire, M. Kelly a refusé de fournir des dossiers ou des lettres de compte rendu de l’avocat qui permettraient d’éclaircir la question; il a également refusé de s’enquérir en bonne et due forme auprès de M. Quesnel, de M. Wu ou de l’avocat qui s’est occupé de constituer la société, ou encore d’effectuer des recherches appropriées dans les registres de la société. De plus, la défenderesse a refusé de s’assurer que M. Quesnel ou M. Wu puissent être contre‑interrogés, malgré le fait qu