Diageo Canada Inc. c. Heaven Hill Distilleries, Inc.

Diageo Canada Inc. c. Heaven Hill Distilleries, Inc.
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2017-06-12
Référence neutre
2017 CF 571
Numéro de dossier
T-740-14
Notes
Fiche analytique
Contenu de la décision
Date : 20170612
Dossier : T-740-14
Référence : 2017 CF 571
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 12 juin 2017
En présence de monsieur le juge Boswell
ENTRE :
DIAGEO CANADA INC.
demanderesse/
défenderesse reconventionnelle
et
HEAVEN HILL DISTILLERIES, INC. ET DIAMOND ESTATES WINES & SPIRITS LTD. FAISANT AFFAIRE SOUS LE NOM DE KRISCOTT DISTRIBUTORS
défenderesses/
demanderesses reconventionnelles
JUGEMENT ET MOTIFS
TABLE DES MATIÈRES
SECTIONS :
NO DE PARAGRAPHE
I. Contexte
[4]
A. Diageo
[4] - [8]
B. Heaven Hill et Diamond Estates
[9] - [14]
C. Emballage révisé ADMIRAL NELSON’S
[15] - [20]
II. Questions en litige
[21]
III. Analyse
[22]
A. L’action de Diageo constitue-t-elle un abus de procédure?
[22] - [25]
B. Est-ce que Diageo est empêchée par préclusion de faire valoir ses droits sur ses marques de commerce et ses produits de rhum à l’égard de Heaven Hill, pour des raisons d’acquiescement, de manque de diligence et de retard?
[26] - [34]
C. Est-ce que l’une ou l’autre des demandes de Diageo à l’égard de Heaven Hill est prescrite?
[35] - [37]
D. L’un ou l’autre des enregistrements de marque de commerce de Diageo est-il invalide pour des motifs d’absence de caractère distinctif, d’absence de droit à l’enregistrement ou d’abandon, et dans l’affirmative devrait-il être radié?
[38] - [45]
E. Est-ce que Heaven Hill a vendu, distribué ou annoncé l’un ou l’autre de ses produits de rhum ADMIRAL NELSON’S au Canada?
[46] - [56]
F. Est-ce que Heaven Hill a fait passer ses produits de rhum ADMIRAL NELSON’S pour les produits de Diageo, en violation des alinéas 7b) et 7c) de la Loi?
[57]
(1) Arguments des parties
[57] - [63]
(2) Commercialisation trompeuse
[64] - [76]
(3) Diageo a-t-elle établi le bien-fondé de son allégation de commercialisation trompeuse?
[77]
a) Est-ce que l’emballage ou la présentation associé aux bouteilles de rhum, aux étiquettes et au personnage du CAPTAIN MORGAN de Diageo constitue une marque de commerce valide et opposable?
[77] - [80]
b) Achalandage
[81] - [83]
c) Fausses déclarations
[84] - [100]
d) Dommages-intérêts
[101] - [106]
G. Est-ce que l’utilisation par Heaven Hill de ses marques de commerce (personnage ou étiquette) en liaison avec ses produits de rhum ADMIRAL NELSON’S contrevient au droit exclusif de Diageo d’utiliser ses marques de commerce déposées, en violation de l’article 20 de la Loi?
[107]
(1) Lois pertinentes
[107] - [115]
(2) Caractère distinctif inhérent et notoriété
[116] - [117]
(3) Période pendant laquelle les marques ont été en usage
[118] - [119]
(4) Nature des produits et du commerce
[120] - [121]
(5) Degré de ressemblance
[122] - [125]
(6) Probabilité de confusion
[126] - [135]
H. Est-ce que l’utilisation par Heaven Hill de ses marques de commerce (personnage ou étiquette) en liaison avec ses produits de rhum ADMIRAL NELSON’S est susceptible de déprécier la valeur de l’achalandage attaché aux marques de commerce déposées de Diageo, en violation du paragraphe 22(1) de la Loi?
[136] - [140]
I. Est-ce que Heaven Hill a droit à l’une ou l’autre des mesures de réparation demandées dans sa défense et demande reconventionnelle modifiée?
[141] - [148]
J. Est-ce que Diageo a droit à l’une ou l’autre des mesures de réparation demandées dans sa déclaration modifiée?
[149] - [151]
IV. Conclusion
[152]
[1] Diageo Canada Inc., la demanderesse/défenderesse reconventionnelle (Diageo), a introduit la présente action contre Heaven Hill Distilleries, Inc. (Heaven Hill) et Diamond Estates Wines & Spirits Ltd. faisant affaire sous le nom de Kriscott Distributors (Diamond Estates), les défenderesses/demanderesses reconventionnelles, alléguant qu’elles ont contrefait les marques de commerce de Diageo associées à ses produits de rhum CAPTAIN MORGAN et qu’elles ont fait passer leurs produits de rhum ADMIRAL NELSON’S pour ceux de Diageo. Diageo sollicite, entre autres choses, des dommages-intérêts et une injonction en raison des activités de Heaven Hill et de Diamond Estates. Heaven Hill et Diamond Estates ont rejeté les allégations de Diageo et ont présenté une demande reconventionnelle à l’égard de Diageo, sollicitant un jugement déclaratoire et d’autres mesures de réparation, notamment des dommages-intérêts.
[2] Les principaux produits de rhum en litige ont l’apparence suivante :
[3] Une ordonnance de disjonction des aspects responsabilité et dommages-intérêts (l’ordonnance de disjonction) de la présente action, datée du 16 juillet 2015, a été rendue avant le début du procès; par conséquent, les présents motifs ne traitent que des questions touchant la responsabilité et indiquées dans l’ordonnance de disjonction.
I. Contexte A. Diageo [4] Diageo est une société constituée sous le régime du droit canadien ayant son siège social à Toronto, en Ontario. Elle est une filiale de Diageo plc, une société cotée en bourse basée à Londres, en Angleterre. Diageo plc est l’un des plus importants producteurs mondiaux de spiritueux et vend, par l’intermédiaire de ses entreprises affiliées et de ses filiales, diverses marques de boissons alcoolisées, y compris la vodka SMIRNOFF, le gin TANQUERAY, le whisky écossais JOHNNIE WALKER, le whisky canadien CROWN ROYAL, la crème irlandaise BAILEYS et la bière GUINNESS.
[5] Diageo est inscrite dans le registre des marques de commerce comme la propriétaire des marques de commerce canadiennes enregistrées sous les numéros LMC298005, LMC409540, LMC445025, LMC676015, LMC676119, LMC846828, LMC846829, LMC848087, LMC863667 et LMC864267. Ces marques de commerce sont résumées dans le tableau qui suit.
Numéro d’enregistrement
Date d’enregistrement
Marque de commerce
Bien
Date de premier emploi/de dépôt de la déclaration d’emploi
LMC298005
7 décembre 1984
Boissons alcoolisées distillées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1961 sur les marchandises.
LMC409540
12 mars 1993
Rhum.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 2 novembre 1984 sur les marchandises.
LMC445025
7 juillet 1995
(1) Rhum.
(2) Vêtements, notamment des chapeaux, des chemises, des hauts et des pantalons en molleton, des t-shirts, des chandails et des vestons.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1993 sur les marchandises (1). ((1) Rhum)
LMC676015
1er novembre 2006
Revendication de couleur : la couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce. La partie du chapeau du pirate qui couvre son front est en blanc, la partie directement au-dessus est en rouge, suivie d’une bande en blanc et d’une bande en or; le visage et les mains du pirate sont de couleur chair, ses yeux, ses cheveux, sa barbe, ses sourcils et sa moustache sont en noir; ses boucles d’oreille sont en or; son ascot et ses manchettes sont en blanc; le col de sa cape est en noir; sa cape est en bleu, avec une bordure en blanc et or; sa veste est en rouge avec une bordure en or, une ceinture en or et des boutons en or; son pantalon est en bleu; ses bottes sont en brun avec une bordure et des boucles en or; son arme et son épée sont en argent; et le baril est brun avec un fond en or et des bandes en or entourant la circonférence.
Boissons alcoolisées, notamment rhum, boissons à base de rhum, boissons aromatisées au rhum et cocktails.
Déclaration d’emploi déposée le 16 octobre 2006 sur les marchandises.
LMC676119
2 novembre 2006
Boissons alcoolisées, notamment rhum, boissons à base de rhum, boissons aromatisées au rhum et cocktails.
Déclaration d’emploi déposée le 16 octobre 2006 sur les marchandises.
LMC846828
21 mars 2013
Boissons alcoolisées, notamment rhum.
Déclaration d’emploi déposée le 21 mars 2013 sur les marchandises.
LMC846829
21 mars 2013
Boissons alcoolisées, notamment rhum.
Déclaration d’emploi déposée le 21 mars 2013 sur les marchandises.
LMC848087
9 avril 2013
Boissons alcoolisées, notamment rhum et boissons à base de rhum.
Déclaration d’emploi déposée le 9 avril 2013 sur les marchandises.
LMC863667
25 octobre 2013
Boissons alcoolisées, notamment rhum, boissons aromatisées au rhum et boissons à base de rhum.
Déclaration d’emploi déposée le 25 octobre 2013 sur les marchandises.
LMC864267
4 novembre 2013
Boissons alcoolisées, notamment rhum et boissons à base de rhum.
Déclaration d’emploi déposée le 4 novembre 2013 sur les marchandises.
[6] Diageo a reconnu dans l’exposé conjoint des faits convenu entre Diageo et Heaven Hill qu’elle n’a actuellement pas l’intention de relancer au Canada des produits de rhum portant les représentations de personnage illustrées ci-dessous; ces représentations sont apparues pour la dernière fois sur des produits de rhum CAPTAIN MORGAN durant l’année ou autour des années indiquées dans le tableau qui suit.
LMC298005
1985-1986
LMC409540
1994-1995
LMC445025
1999
[7] Diageo vend plusieurs variétés de rhum CAPTAIN MORGAN, y compris le rhum épicé Original, le rhum épicé 100 Proof, le rhum épicé Silver, le rhum ambré, le rhum foncé et le rhum blanc. Chaque variété de rhum CAPTAIN MORGAN porte une étiquette contenant une illustration fantaisiste de Sir Henry Morgan, un corsaire du XVIIe siècle; les différentes variétés se présentent ainsi :
[8] Les ventes annuelles de rhum épicé Original CAPTAIN MORGAN au Canada pour 2004 se sont élevées approximativement à 135 930 caisses de neuf litres (soit plus de 1,6 million de bouteilles de 750 ml); pour toutes les variétés de rhum CAPTAIN MORGAN, les ventes annuelles se sont élevées à environ 556 290 caisses de neuf litres (soit plus de 6,68 millions de bouteilles de 750 ml). Les ventes annuelles de rhum épicé Original CAPTAIN MORGAN au Canada pour 2015 se sont élevées approximativement à 632 140 caisses de neuf litres (soit plus de 7,5 millions de bouteilles de 750 ml); pour toutes les variétés de rhum CAPTAIN MORGAN, les ventes annuelles se sont élevées à environ 1,1 million de caisses de neuf litres (soit plus de 12 millions de bouteilles de 750 ml).
B. Heaven Hill et Diamond Estates [9] Heaven Hill est une société constituée en personne morale sous le régime des lois de l’État du Kentucky, ayant une adresse légale à Bardstown, Kentucky, aux États-Unis. Il s’agit d’une distillerie privée qui produit et commercialise des spiritueux distillés. Heaven Hill est le septième plus important fournisseur d’alcools aux États-Unis, le deuxième plus important titulaire de whisky bourbon au monde, et la plus importante entreprise familiale de production et de commercialisation de spiritueux distillés aux États-Unis. Depuis environ 20 ans, Heaven Hill expédie et vend diverses marques de boissons alcoolisées à des régies des alcools et organisations provinciales au Canada pour la revente au détail. En plus de la marque ADMIRAL NELSON’S, Heaven Hill possède également d’autres marques de boissons alcoolisées vendues au Canada, y compris la liqueur HPNOTIQ, les whiskys bourbons EVAN WILLIAMS et ELIJAH CRAIG et la téquila TWO FINGERS.
[10] Diamond Estates agit à titre de représentante de Heaven Hill au Canada pour les produits de rhum ADMIRAL NELSON’S depuis 2011, et est la représentante exclusive de ces produits depuis 2012. Ailleurs qu’au Québec, Diamond Estates agit à titre de représentante de Heaven Hill au Canada depuis une décennie ou à peu près pour d’autres produits alcoolisés. À titre de représentante de Heaven Hill, Diamond Estates assiste Heaven Hill pour la commercialisation et la distribution des boissons alcoolisées Heaven Hill au Canada. Dans une ordonnance datée du 25 septembre 2015, rendue par le juge chargé de la gestion de l’instance dans la présente affaire, l’action intentée par Diageo à l’égard de Diamond Estates a été suspendue jusqu’à ce qu’une décision soit rendue relativement à la demande et à la demande reconventionnelle opposant Diageo et Heaven Hill. Cette ordonnance prévoit que si la Cour interdit la vente des produits de Heaven Hill et ordonne la remise ou la destruction des produits de rhum ADMIRAL NELSON’S au Canada, Diamond Estates consentira au jugement selon les mêmes modalités; si la Cour rejette l’action intentée à l’égard de Heaven Hill, l’action intentée à l’égard de Diamond Estates sera elle aussi rejetée. Diamond Estates n’a pas participé à l’instruction de la présente action, bien que son fondateur ait témoigné durant l’instruction de l’action.
[11] Heaven Hill a acquis l’actif et les activités liés à la marque de rhum ADMIRAL NELSON’S de Luxco, Inc., le ou vers le 1er juillet 2011. Elle est la propriétaire inscrite de la marque de commerce canadienne enregistrée sous le no LMC663725 le 5 mars 2006, pour la marque nominale « ADMIRAL NELSON’S » relativement aux biens suivants : (1) boissons alcoolisées, notamment rhum; (2) rhum. Elle est également la propriétaire inscrite de la marque de commerce américaine enregistrée sous le no 2436494 pour le dessin de marque illustré ci-dessous, pour lequel la demande d’enregistrement a été déposée le 13 août 1999 et enregistrée le 20 mars 2001 :
[12] Les produits de rhum ADMIRAL NELSON’S ont été distribués et vendus aux États-Unis et au Canada avant que Heaven Hill ne fasse l’acquisition de la marque ADMIRAL NELSON’S en 2011. Les produits de rhum ADMIRAL NELSON’S et les produits de rhum CAPTAIN MORGAN sont tous deux vendus aux États-Unis depuis 1998.
[13] Chaque variété de rhum ADMIRAL NELSON’S porte une étiquette où figure une illustration fantaisiste du vice-amiral Horatio Lord Nelson, officier de la marine britannique à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Les ventes au détail des produits de rhum ADMIRAL NELSON’S en Alberta ont commencé autour de 2003. Des ventes intermittentes des produits de rhum ADMIRAL NELSON’S ont été enregistrées de 2005 à 2009 en Colombie‑Britannique et de 2004 à 2006 en Saskatchewan. Les ventes annuelles au détail des produits de rhum ADMIRAL NELSON’S au Canada se sont élevées approximativement à 178,3 caisses de neuf litres (2 140 bouteilles) en 2003 et à 406 caisses de neuf litres (4 872 bouteilles) en 2012. Les ventes annuelles au détail des produits de rhum ADMIRAL NELSON’S au Canada se sont élevées approximativement à 890 caisses de neuf litres (10 680 bouteilles) en 2014 et à 657 caisses de neuf litres (7 884 bouteilles) en 2015, jusqu’en mai 2015.
[14] Les variétés de rhum épicé Premium ADMIRAL NELSON’S et de rhum à la noix de coco ADMIRAL NELSON’S, qui ont été distribuées pour la vente au détail et vendues au Canada avant et immédiatement après l’acquisition par Heaven Hill de la marque ADMIRAL NELSON’S en 2011, sont reproduites ci-dessous :
C. Emballage révisé ADMIRAL NELSON’S [15] À partir de 2011, de même qu’en 2012 et en 2013, Heaven Hill a révisé l’emballage des produits de rhum ADMIRAL NELSON’S. L’étiquette finale pour le rhum épicé Premium après révision de l’emballage est illustrée ci-dessous, à droite; l’étiquette de devant au moment de l’acquisition par Heaven Hill de la marque ADMIRAL NELSON’S en 2011 est illustrée ci‑dessous, à gauche :
[16] Les produits de rhum ADMIRAL NELSON’S révisés avec les emballages révisés sont reproduits ci-dessous :
[17] En novembre 2013, Heaven Hill a commencé à expédier et à vendre à des détaillants canadiens cinq variétés de rhum ADMIRAL NELSON’S, soit les rhums Premium Dark, Premium Silver, Premium Gold, Premium Spiced, et Premium Coconut. Chacune des cinq variétés de rhum ADMIRAL NELSON’S avec l’emballage révisé porte une illustration fantaisiste du vice-amiral Horatio Lord Nelson.
[18] Vers novembre 2013, Heaven Hill a commencé à expédier des produits de rhum ADMIRAL NELSON’S avec l’emballage révisé à des détaillants de l’Alberta, à la Société des alcools du Nouveau-Brunswick et à la Société des alcools de la Nouvelle-Écosse. Les ventes au détail des produits de rhum ADMIRAL NELSON’S avec l’emballage révisé ont commencé autour de novembre ou de décembre 2013 en Alberta, autour de décembre 2013 au Nouveau‑Brunswick et en 2014 en Nouvelle-Écosse. La preuve déposée au procès montrait que ces trois provinces sont les seules au Canada où des produits de rhum ADMIRAL NELSON’S sont actuellement vendus aux consommateurs.
[19] Selon les lois et règlements des provinces, les boissons alcoolisées sont vendues dans des magasins d’alcools et des épiceries. Dans la plupart des provinces canadiennes, les magasins d’alcools au détail sont réglementés et régis par le gouvernement. Certaines provinces, y compris l’Ontario et le Nouveau-Brunswick, comptent des magasins agences qui sont des détaillants locaux indépendants autorisés par la régie ou la société provinciale des alcools à vendre des boissons alcoolisées. L’Alberta est considérée comme un marché libre, déréglementé. Il n’existe pas de magasins des alcools appartenant au gouvernement en Alberta. En Colombie-Britannique et au Québec, les spiritueux sont vendus au détail dans des magasins des alcools gouvernementaux et privés. La vente au détail de spiritueux est possible en ligne en Nouvelle‑Écosse, au Québec, en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique. Les variétés d’alcools sont souvent groupées ensemble dans la même section des magasins physiques vendant l’alcool au détail. Les rhums sont souvent groupés ensemble sur les étagères des magasins des alcools, dans la même section.
[20] Après que Diageo avait pris connaissance de la vente des produits de rhum ADMIRAL NELSON’S au Canada, Heaven Hill a reçu une mise en demeure envoyée par les avocats de Diageo et datée du 17 mars 2014, l’avisant, ainsi que Diamond Estates, de la violation des droits de Diageo et de leur concurrence déloyale. Heaven Hill a continué à commercialiser ses produits ADMIRAL NELSON’S après la réception de la mise en demeure. Par la suite, Diageo a publié un communiqué daté du 26 mars 2014, qui contenait les déclarations suivantes :
[traduction]
L’utilisation par Heaven Hill d’un emballage créant manifestement de la confusion, y compris un personnage historique portant manifestement à confusion, en liaison avec la vente de rhum de marque ADMIRAL NELSON a clairement pour but d’imiter la marque CAPTAIN MORGAN, afin de profiter de l’achalandage de la marque et de créer de la confusion chez le consommateur.
« Diageo apprécie la concurrence saine, puisque l’innovation constante maintient l’excitation du consommateur et profite à toute l’industrie », a affirmé Iain Chalmers, vice-président du marketing de Diageo Canada. « Toutefois, nous nous opposons fortement au fait que des concurrents copient le dessin d’étiquette et le personnage distinctif de marques établies comme CAPTAIN MORGAN. Nous nous battrons contre ces contrefaçons chaque fois que possible. »
II. Questions en litige [21] Les efforts consentis par les parties pour convenir d’un énoncé des questions en litige avant l’instruction de la présente affaire n’ont pas permis d’en venir à un énoncé conjoint des questions. Toutefois, les parties ont soumis leur propre énoncé respectif des questions en litige, et après avoir examiné ces énoncés et tenu compte de la preuve et des observations déposées, je retiens les questions suivantes :
1. L’action de Diageo constitue-t-elle un abus de procédure?
2. Est-ce que Diageo est empêchée par préclusion de faire valoir ses droits sur ses marques de commerce et ses produits de rhum à l’égard de Heaven Hill, pour des raisons d’acquiescement, de manque de diligence et de retard?
3. Est-ce que l’une ou l’autre des demandes de Diageo à l’égard de Heaven Hill est prescrite?
4. L’un ou l’autre des enregistrements de marque de commerce de Diageo est-il invalide pour des motifs d’absence de caractère distinctif, d’absence de droit à l’enregistrement ou d’abandon, et dans l’affirmative devrait-il être radié?
5. Est-ce que Heaven Hill a vendu, distribué ou annoncé l’un ou l’autre de ses produits de rhum ADMIRAL NELSON’S au Canada?
6. Est-ce que Heaven Hill a fait passer ses produits de rhum ADMIRAL NELSON’S comme étant les produits de Diageo en contravention des alinéas 7b) et 7 c) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi)?
7. Est-ce que l’utilisation par Heaven Hill de ses marques de commerce (personnage ou étiquette) en liaison avec ses produits de rhum ADMIRAL NELSON’S contrevient au droit exclusif de Diageo d’utiliser ses marques de commerce déposées, en violation de l’article 20 de la Loi?
8. Est-ce que l’utilisation par Heaven Hill de ses marques de commerce (personnage ou étiquette) en liaison avec ses produits de rhum ADMIRAL NELSON’S est susceptible de déprécier la valeur de l’achalandage associée aux marques de commerce déposées de Diageo, en contravention du paragraphe 22(1) de la Loi?
9. Est-ce que Heaven Hill a droit à l’une ou l’autre des mesures de réparation demandées dans sa défense et demande reconventionnelle modifiée?
10. Est-ce que Diageo a droit à l’une ou l’autre des mesures de réparation demandées dans sa déclaration modifiée?
III. Analyse A. L’action de Diageo constitue-t-elle un abus de procédure? [22] Heaven Hill soutient que Diageo a intenté cette action dans une tentative en vue de limiter et d’étouffer la concurrence touchant les produits de rhum Captain Morgan dans le marché canadien. Heaven Hill affirme que cette action constitue un abus de procédure, est abusive, frivole et vexatoire, et a uniquement pour but de harceler et d’intimider Heaven Hill. Selon Heaven Hill, l’action intentée par Diageo entrave indûment les activités légitimes de Heaven Hill en ce qui concerne ses produits de rhum ADMIRAL NELSON’S. Heaven Hill allègue que Diageo a intenté cette action en sachant très bien qu’elle est sans fondement et qu’elle a pour but d’étouffer une concurrence légitime à des fins indirectes et inavouées.
[23] Le seul élément de preuve qu’a présenté Heaven Hill au procès pour étayer son affirmation selon laquelle l’action intentée par Diageo constitue un abus de procédure consiste en un échange par courriel avec Alistair Kidd, alors gestionnaire de marque chez Diageo pour CAPTAIN MORGAN, daté du 12 décembre 2013, dans lequel il a affirmé ce qui suit :
[traduction]
J’ai parlé avec notre équipe de PI [...]. Apparemment, les produits Admiral Nelson sont disponibles aux États-Unis depuis un certain temps et créent des problèmes pour les produits Captain Morgan. L’équipe aux États-Unis n’a pas réagi, et la marque a été autorisée à s’établir, réduisant le volume des ventes du rhum épicé Original Captain Morgan.
L’équipe de PI ne souhaite pas que l’histoire se répète au Canada, et je les appellerai la semaine prochaine pour voir quelles sont les prochaines démarches.
[24] Il est vrai, comme le souligne Heaven Hill, que l’abus de procédure peut être invoqué comme moyen de défense procédural dans une action en contrefaçon de marque de commerce. Toutefois, un défendeur alléguant un abus de procédure comme défense affirmative doit prouver que l’auteur de l’abus a exercé le recours dans un but autre que celui pour lequel il était conçu, en d’autres termes dans un but indirect, étranger, secret, irrégulier ou illicite (voir : Levi Strauss & Co. c. Roadrunner Apparel Inc., [1997] ACF no 1432, au paragraphe 13, 221 NR 93 (CA) [Levi Strauss]). « L’élément essentiel de ce délit est le recours abusif ou pervers à la procédure du tribunal, et il n’y a pas d’abus lorsqu’un plaideur suit une procédure régulière du tribunal jusqu’à son aboutissement normal, même lorsqu’il est animé de mauvaises intentions » (Levi Strauss, au paragraphe 11). La Cour d’appel dans Levi Strauss a également souligné « qu’on ne saurait sous-estimer les difficultés auxquelles est confronté le défendeur qui essaie de faire la preuve d’un abus ou d’un détournement de procédure de la part du demandeur qui tente de faire respecter sa marque de commerce en utilisant des voies de droit » (au paragraphe 15).
[25] À mon avis, les arguments de Heaven Hill à cet égard sont sans fondement, non seulement parce que l’élément de preuve sur lequel s’appuie Heaven Hill pour établir un abus de procédure de la part de Diageo ne montre pas de but indirect, étranger, secret, irrégulier ou illicite, mais également parce que la Cour ne dispose d’aucun autre élément de preuve montrant que l’action intentée par Diageo n’est rien d’autre qu’une action en vue de faire appliquer ce qu’elle considère comme ses droits de propriété industrielle et commerciale au Canada à l’égard de Heaven Hill.
B. Est-ce que Diageo est empêchée par préclusion de faire valoir ses droits sur ses marques de commerce et ses produits de rhum à l’égard de Heaven Hill, pour des raisons d’acquiescement, de manque de diligence et de retard? [26] Heaven Hill affirme que la théorie en equity de l’acquiescement, du manque de diligence et du retard s’applique en l’espèce, de telle façon que Diageo est empêchée par préclusion de solliciter le recours qu’elle demande. Selon Heaven Hill, il existe une preuve directe montrant que Diageo plc a eu connaissance de l’existence de la marque Admiral Nelson’s aussi tôt qu’en 2009, et Diageo Canada savait ou aurait dû savoir que les produits Admiral Nelson’s étaient vendus et commercialisés au Canada depuis aussi tôt qu’en 2003. Heaven Hill affirme que malgré cette connaissance, Diageo n’a pas bougé et l’a regardé pendant plus d’une décennie continuer à vendre ses produits de rhum ADMIRAL NELSON’S au Canada, puis n’a pris aucune mesure pour faire valoir les droits qu’elle revendique dans la présente action; ce faisant, Diageo a acquiescé et a implicitement renoncé à ses droits.
[27] Heaven Hill soutient en outre qu’en retardant son action, Diageo a permis à la marque Admiral Nelson’s de s’établir elle-même dans le marché et qu’il serait injuste de troubler sa progression dans sa tentative d’être concurrentielle face à d’autres produits de rhum au Canada, y compris les produits Captain Morgan. Heaven Hill s’est fiée au fait que Diageo n’a pris aucune mesure pour faire valoir les droits qu’elle revendique dans la présente action, et Heaven Hill a ainsi développé une confiance raisonnable à l’égard de l’acceptation par Diageo du statu quo. Heaven Hill affirme que même si la Cour conclut que les produits Admiral Nelson’s contrefont les marques de commerce Captain Morgan, l’injonction demandée par Diageo n’est pas le recours approprié. Selon Heaven Hill, la Cour doit tenir compte des principes d’equity au moment de l’instruction de l’instance pour décider si la théorie du manque de diligence devrait s’appliquer pour refuser à Diageo toute mesure injonctive. De l’avis de Heaven Hill, le retard injustifié et l’acquiescement de Diageo ont eu pour résultat l’établissement de la marque ADMIRAL NELSON’S dans le marché, et comme Diageo a attendu plus d’une décennie avant de prendre des mesures pour faire valoir ses droits allégués à l’égard de Heaven Hill, la demande de mesure injonctive de Diageo devrait être refusée.
[28] Diageo rappelle à la Cour que Heaven Hill a la charge de prouver sa défense de manque de diligence. Selon Diageo, les allégations de Heaven Hill selon lesquelles Diageo devait savoir ou aurait dû savoir que les produits de rhum Admiral Nelson’s étaient vendus au Canada depuis 2003 sont absolument non fondées et ne peuvent être retenues. Diageo maintient qu’elle ne connaissait pas le rhum ADMIRAL NELSON’S avant qu’il ne soit vu au Nouveau-Brunswick à la mi-décembre 2013; par la suite, elle a rapidement envoyé une lettre de mise en demeure le 17 mars 2014, et a entrepris la présente action le 26 mars 2014.
[29] Diageo réfute l’argument de Heaven Hill selon lequel la connaissance qu’avaient d’autres entités au sein de l’organisation Diageo plc des produits ADMIRAL NELSON’S vendus aux États-Unis devrait empêcher Diageo d’obtenir toute mesure de réparation équitable. Selon Diageo : elle n’a jamais eu connaissance avant décembre 2013 que le produit ADMIRAL NELSON’S était vendu au Canada; aucune entité de Diageo n’était au courant avant 2009 que le rhum ADMIRAL NELSON’S était vendu ailleurs dans le monde; Diageo n’a jamais été informée de l’existence du rhum ADMIRAL NELSON’S dans d’autres pays; Diageo n’a jamais discuté de ses concurrents avec Diageo US, sauf pour ses concurrents les plus importants; de nombreuses marques de boissons alcoolisées vendues aux États-Unis ne sont jamais vendues au Canada, y compris un bon nombre des propres marques de Heaven Hill.
[30] Diageo affirme que Heaven Hill n’a pas établi qu’elle a subi un préjudice en raison du retard allégué de Diageo à faire valoir ses droits, parce que : Heaven Hill n’a pas investi dans les produits ADMIRAL NELSON’S au Canada, de quelque façon que ce soit, depuis qu’elle a fait l’acquisition de la marque en 2011; il n’existe aucun plan à court terme visant la marque au Canada, et Heaven Hill n’a pas fait non plus de projections de ventes pour le Canada; il n’existe pas de budget de commercialisation; Max Shapira, le président de Heaven Hill, a reconnu l’absence de préjudice durant son témoignage à l’interrogatoire préalable (lequel a été lu au procès) :
[traduction]
Q. Est-ce que Heaven Hill n’a jamais fait quelque chose différemment ou changé sa position relativement à la vente des produits Admiral Nelson’s en raison du retard allégué de Diageo à intenter une action?
R. Non, pas du tout.
[31] La jurisprudence relative au manque de diligence et à l’acquiescement est bien établie et a été résumée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Manitoba Metis Federation Inc. c. Canada (Procureur général), 2013 CSC 14, [2013] 1 RCS 623 :
[145] La doctrine des laches reconnue en equity exige qu’une procédure judiciaire fondée sur l’equity soit engagée sans retard injustifié. Elle ne fixe aucune limite précise, mais prend en compte les circonstances de chaque affaire. Pour déterminer si un retard peut être considéré comme donnant application à la doctrine des laches, il faut principalement considérer s’il y a eu : (1) acquiescement de la part du demandeur; et (2) changement de position de la part du défendeur parce qu’il croyait raisonnablement que le demandeur acceptait le statu quo : M. (K.) c. M. (H.), [1992] 3 R.C.S. 6, p. 76-80.
[146] Comme l’a dit le juge La Forest dans l’arrêt M. (K.), p. 76 et 77, citant l’arrêt Lindsay Petroleum Co. c. Hurd (1874), L.R. 5 P.C. 221, p. 239-240 :
Deux circonstances, toujours importantes en pareils cas, sont la longueur du retard et la nature des actes accomplis dans l’intervalle, éléments qui peuvent avoir des conséquences pour l’une ou l’autre partie et faire pencher la balance du côté de la justice ou de l’injustice selon qu’on adopte une solution ou l’autre, ce qui a trait au redressement.
Le juge La Forest a ainsi conclu :
Il ressort immédiatement de l’ensemble de la jurisprudence que le simple retard ne suffit pas à déclencher l’application de l’un ou l’autre des éléments de la règle du manque de diligence. Il s’agit plutôt de déterminer si le retard du demandeur constitue un acquiescement ou crée des circonstances qui rendent déraisonnables les poursuites. En fin de compte, le manque de diligence doit être réglé comme une question de justice entre les parties, comme c’est le cas de toute règle d’equity. [Nous soulignons; p. 77‑78.]
[32] La preuve présentée à l’audience ne prouve pas, à mon avis, ce qu’allègue Heaven Hill, soit que Diageo savait ou aurait dû savoir que les produits de rhum ADMIRAL NELSON’S étaient vendus et commercialisés au Canada depuis aussi tôt que 2003. Bien que la preuve laisse croire que des entités au sein de l’organisation de Diageo plc aient pu être au courant de l’existence de la marque ADMIRAL NELSON’S aussi tôt qu’en 2009, et bien qu’un des témoins de Heaven Hill ait témoigné qu’il était au courant de l’existence de la marque ADMIRAL NELSON’S depuis deux décennies et affirmé qu’il s’agit d’une marque de longue date au Canada, aucun élément de preuve ne contredit directement la preuve selon laquelle Diageo a uniquement appris à la mi-décembre 2013 que des produits de rhum ADMIRAL NELSON’S étaient vendus au Canada, et plus précisément au Nouveau-Brunswick, ou n’en atténue l’importance. Peter Kourtis, directeur général de Diageo, a témoigné que Diageo a appris pour la première fois l’existence des produits de rhum ADMIRAL NELSON’S au Canada quand le rhum ADMIRAL NELSON’S a été lancé au Nouveau-Brunswick. Le témoignage de M. Kourtis n’a pas été discrédité en contre-interrogatoire et a été corroboré par Darcy Traer, un gestionnaire de compte clé pour Diageo dans le Canada atlantique en 2013, qui a témoigné d’une correspondance par courriel entre lui et d’autres employés de Diageo le ou vers le 11 décembre 2013, concernant le rhum ADMIRAL NELSON’S offert en vente au Nouveau‑Brunswick. Les témoins de Diageo ont tous maintenu que c’est à cette date que Diageo a appris pour la première fois que des produits de rhum ADMIRAL NELSON’S étaient vendus au Canada.
[33] Par conséquent, eu égard à la preuve, et selon la prépondérance des probabilités, j’estime qu’il est plus probable que le contraire, que Diageo n’était pas au courant que des produits de rhum ADMIRAL NELSON’S étaient vendus au Canada avant le 11 décembre 2013 ou autour de cette date. Cela dit, on ne saurait dire qu’il y a eu un retard injustifié concernant l’action intentée par Diageo, surtout eu égard au fait que la déclaration de Diageo a été déposée le 26 mars 2014, soit seulement quelque 14 semaines après que M. Traer avait envoyé une photographie d’une bouteille de rhum ADMIRAL NELSON’S en vente dans un magasin de la Société des alcools du Nouveau-Brunswick à Alistair Kidd, gestionnaire de marque de Diageo pour le Canada. On ne saurait également dire que Diageo a acquiescé à la vente des produits de rhum ADMIRAL NELSON’S au Canada parce que la présente action, en fait, prouve non seulement une absence de retard injustifié, mais également une absence d’acquiescement de la part de Diageo.
[34] Qui plus est, Heaven Hill n’a pas montré de quelle façon le retard allégué de Diageo à faire valoir les droits revendiqués dans la présente action avait été préjudiciable. Heaven Hill n’a également pas montré de quelle manière elle avait changé ou modifié sa position parce qu’elle s’est fiée à l’acceptation alléguée de Diageo du statu quo. Au contraire, le fait que M. Shapira ait admis que Heaven Hill n’avait rien fait différemment ou n’avait pas changé sa position relativement à la vente des produits de rhum Admiral Nelson’s vient miner et mettre en échec la prétention de Heaven Hill selon laquelle Diageo devrait être empêchée par préclusion de faire valoir ses droits sur ses marques de commerce et ses produits de rhum CAPTAIN MORGAN à l’égard de Heaven Hill, pour des raisons d’acquiescement, de manque de diligence et de retard. Par conséquent, j’estime que dans la présente action intentée contre Heaven Hill, Diageo n’est pas empêchée par préclusion, pour des raisons d’acquiescement, de manque de diligence ou de retard.
C. Est-ce que l’une ou l’autre des demandes de Diageo à l’égard de Heaven Hill est prescrite? [35] Heaven Hill affirme que l’action intentée par Diageo est prescrite en ce qui concerne la mesure de réparation demandée. En vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), ch. F-7, et eu égard à la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Apotex Inc v. AstraZeneca Canada Inc, 2017 FCA 9, au paragraphe 114, [2017] ACF no 22, Heaven Hill affirme que le délai de prescription applicable en l’espèce est de deux ans, en application du paragraphe 3(1) de la Limitations Act de l’Alberta, RSA 2000, ch. L-12, puisque les produits de rhum Admiral Nelson’s ont été vendus en Alberta depuis aussi tôt que 2003. Heaven Hill souligne que le délai de prescription prévu au paragraphe 3(1) a commencé à courir une fois que Diageo a appris ou aurait dû apprendre la contrefaçon alléguée. Dans l’arrêt Yugraneft Corp. c. Rexx Management Corp., 2010 CSC 19, au paragraphe 60, [2010] 1 RCS 649, la Cour suprême du Canada a affirmé que le paragraphe 3(1) « soumet les éléments de connaissance à un test objectif : le demandeur doit apprendre ou [traduction] “aurait dû apprendre” l’existence des éléments qui déclenchent le délai de prescription. Par conséquent, la connaissance présumée, en plus de la connaissance réelle, déclenchera le délai de prescription ». Selon Heaven Hill, Diageo savait ou aurait raisonnablement dû savoir que les produits de rhum ADMIRAL NELSON’S étaient vendus au Canada depuis au moins 2003 et, par conséquent, l’action intentée par Diageo est prescrite, parce que le délai de prescription applicable de deux ans est échu.
[36] Selon ma conclusion qui précède, selon laquelle Diageo a appris pour la première fois le 11 décembre 2013 que les produits de rhum ADMIRAL NELSON’S étaient vendus au Canada, Heaven Hill n’a pas, à mon avis, établi que Diageo « aurait dû savoir » que les produits de rhum ADMIRAL NELSON’S étaient vendus au Canada avant le 11 décembre 2013. La preuve montre que les produits de rhum ADMIRAL NELSON’S étaient vendus principalement dans le marché déréglementé de l’Alberta avant le 11 décembre 2013, avec des ventes annuelles en Alberta allant de 108,3 caisses de neuf litres en 2003 à 333 caisses de neuf litres en 2012. Selon le témoignage de M. Kourtis, il y avait environ 2 000 à 3 000 détaillants d’alcools et entre 6 000 à 7 000 établissements autorisés de plus en Alberta, alors qu’une province comme l’Ontario qui a une population plus nombreuse ne compte environ que 650 magasins appartenant au gouvernement. M. Kourtis a témoigné que son équipe des ventes visait à visiter 80 % des magasins d’alcools du pays, sauf en Alberta, parce que : [traduction] « dans un secteur privé comme celui de l’Alberta, les ventes sont plus petites, en raison de l’énorme quantité de magasins. Il est difficile de visiter chaque secteur géographique ». M. Kourtis a également témoigné de l’importance des ventes au détail des produits ADMIRAL NELSON’S, affirmant que 267 caisses de neuf litres représentent « une très petite quantité. Cela équivaudrait à la taille des ventes d’un bar fréquenté du centre-ville de Toronto qui écoulerait environ 260 caisses de rhum par an ». En fonction de la preuve déposée par Diageo, et vu le volume relativement faible de produits ADMIRAL NELSON’S dans le grand marché déréglementé de l’Alberta, Heaven Hill n’a pas établi que Diageo « aurait dû savoir » que les produits de rhum ADMIRAL NELSON’S étaient vendus avant le 11 décembre 2013. Dans ces circonstances, chercher une bouteille de rhum Admiral Nelson’s dans un magasin d’alcools ou sur une étagère dans un bar de l’Alberta serait comme chercher la proverbiale aiguille dans une botte de foin.
[37] L’argument invoqué par Heaven Hill selon lequel l’action de Diageo est prescrite est mal fondé, puisque Diageo a introduit son action dans les deux ans suivant la date à laquelle elle a appris ou aurait dû apprendre l’existence des éléments qui ont déclenché le délai de prescription. Diageo a intenté son action le 26 mars 2014, bien avant l’expiration de tout délai de prescription de deux ans applicable le 11 décembre 2015.
D. L’un ou l’autre des enregistrements de marque de commerce de Diageo est-il invalide pour des motifs d’absence de caractère non distinctif, d’absence de droit à l’enregistrement ou d’abandon, et dans l’affirmative devrait-il être radié? [38] Heaven Hill soutient que les numéros d’enregistrement de marque de commerce de Diageo LMC298005, LMC409540 et LMC445025 sont invalides parce qu’ils ont été abandonnés et devraient être radiés du registre des marques de commerce. Ces trois marques de commerce sont illustrées ci-dessous :
LMC298005
1985-1986
LMC409540
1994-1995
LMC445025
1999
[39] Heaven Hill souligne que Diageo n’a jamais utilisé ces trois marques de commerce en liaison avec ses produits de rhum et n’a pas actuellement l’intention de relancer au Canada les produits de rhum portant les représentations des personnages de ces marques de commerce. De l’avis de Heaven